中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2020）最高法知行终217号 上诉人（原审原告）：李永安，男，1948年2月20日出生，汉族，住湖北省武汉市江夏区。 被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城**。 法定代表人：申长雨，该局局长。 委托诉讼代理人：张立泉，该局审查员。 委托诉讼代理人：隋璐，该局审查员。 上诉人李永安因与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年10月23日作出的（2019）京73行初6729号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月28日立案后，依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。 李永安上诉请求：撤销北京知识产权法院作出的（2019）京73行初6729号行政判决（以下简称原审判决），撤销国家知识产权局的驳回决定和维持驳回决定的第125161号复审请求审查决定（以下简称被诉决定）。事实和理由：1.原审判决以及被诉决定认定事实错误。本申请所作修改中以龟的鲜蛋、孵化蛋、龟的成体材料这三种并列技术特征的材料组合为虫草培养基的技术方案，是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容，直接、毫无疑义确定的内容，没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。2.原审判决和被诉决定适用法律错误。本申请所作的修改虽然是“将原申请文件中的几个分离的特征改变成一种新组合”，但是原权利要求书和说明书均明确记载这些分离的特征都可“为培养基，接上虫草菌种，进行培养管理，使其长出虫草菌丝体或虫草子实体。”因此，相关修改符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条的规定。3.即使本申请的修改不符合规定，国家知识产权局也只能“不予接受”，而不是以此为由维持驳回决定。 国家知识产权局辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 李永安向原审法院提起诉讼，原审法院于2017年9月6日立案受理，李永安起诉请求判令撤销国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出的被诉决定。 原审法院认定事实： 一、本申请 （一）申请人：李永安。 （二）发明创造名称：蛋苗虫草。 （三）申请号：20121011xxxx.6。 （四）最早优先权日：2011年4月14日。 （五）申请日：2012年4月7日。 （六）公开日：2012年10月17日。 （七）本申请修改后的权利要求 “1.一种蛋苗虫草，通过准备培养基、消毒灭菌，接上虫草菌种，进行发菌、转色、出草管理，获得各种虫草菌丝体或虫草子实体，其特征是：以卵生动物中原料易得的龟、鳖、蛇的鲜蛋、龟、鳖、蛇、鸡、鸭等品种的孵化蛋及其已出壳的稚苗、幼苗、成体，鱼、鳝等的成体为培养基，接上虫草菌种，进行培养管理，使其长出虫草菌丝体或虫草子实体，即得各种蛋、苗及其成体虫草，简称蛋苗虫草。” 二、其他相关事实 驳回决定所针对的权利要求书如下： “1.一种蛋苗虫草，通过准备培养基、消毒灭菌，接上虫草菌种，进行发菌、转色、出草管理，获得各种虫草菌丝体或虫草子实体，其特征是：以卵生动物中原料易得的龟、鳖、蛇的鲜蛋、龟、鳖、蛇、鸡、鸭等品种的孵化蛋及其已出壳的稚苗、幼苗、成体，鱼、鳝等的成体为培养基，接上虫草菌种，或者在上述培养基中加配其它营养物质，如富硒大米、小麦、玉米、葡萄糖、蚕蛹粉、中药材和维生素及磷、钾、钙、镁等矿质元素等等，组成混合培养基，接上虫草菌种，进行培养管理，使其长出虫草菌丝体或虫草子实体，即得各种蛋、苗及其成体虫草，简称蛋苗虫草。” 2016年5月17日，李永安向专利复审委员会申请复审，并提交了经修改的权利要求书和说明书。 2016年8月4日，专利复审委员会向李永安发出复审通知书，指出：1.权利要求1中关于培养基的限定，本领域技术人员难以从说明书的相关记载中知晓，也难以预料其能否解决本申请所要解决的技术问题，因此权利要求1得不到说明书的支持，没有以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定；2.若将权利要求1关于培养基的特征修改为使用蛋、苗、成体中的一种作为培养基，则其中使用蛋培养基制造蛋虫草的技术方案相对于对比文件1和常规技术手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 2016年8月19日，李永安提交了意见陈述书及经修改的说明书第1-2页。 2016年12月12日，专利复审委员会再次向李永安发出复审通知书，指出：1.李永安在2016年8月19日提交的修改文本中，对说明书第11段的实施例1进行了修改，修改后的内容既没有明确记载在原说明书和权利要求书中，本领域技术人员也无法从原说明书和权利要求书所记载的内容中直接地、毫无疑义地确定，上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定；2.权利要求1得不到说明书的支持，没有以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定；3.若将权利要求1中关于培养基的特征修改为使用蛋、苗、成体中的一种作为培养基，则其中使用蛋培养基制造蛋虫草的技术方案相对于对比文件1和常规技术手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 2017年1月3日，李永安提交了意见陈述书，没有修改申请文件。 2017年6月12日，专利复审委员会作出被诉决定认定：申请人提交的修改文本超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定，据此，决定维持国家知识产权局于2016年2月15日对本申请作出的驳回决定。 上述事实，有被诉决定、本申请公开文本、原申请文本、复审通知书以及当事人陈述等证据在案佐证。 原审法院认为： 本申请所作修改属于重新撰写式的修改，修改后的内容既没有记载在原申请文件中，也无法从原申请文件中所记载的内容直接地、毫无疑义地确定，被诉决定认定上述修改不符合专利法第三十三条，并无不当。李永安关于原专利复审委员会在修改不符合专利法第三十三条的情况下应按照原申请文本进行审查的主张，缺乏事实和法律依据，原审法院不予支持。 原审法院判决：驳回李永安的诉讼请求。 一审案件受理费100元，由李永安负担。 原审法院审理查明的事实基本属实，本院予以确认。 本院另查明，李永安在复审中将说明书实施例一由“将在30度左右温度下孵化了约50天尚未出苗的正常受精乌龟蛋，放入玻璃瓶中，采用现有人工培养虫草技术，接上虫草菌种，培养管理，待长出成熟的虫草子实体后，进行采收，所得即龟蛋虫草，既有龟蛋的原型，又有从其中长出的虫草子实体原型，破壳后还可以看到龟苗的原型”修改为“将剖开龟体后发现的体内已成熟的新鲜龟蛋与孵化几天后挑选出来的无精龟蛋，带壳拌碎，拌入龟肉片、龟甲片制成虫草培养基，用现有培养虫草技术培养出龟虫草”。 以上事实由李永安一审中提交的说明书等证据佐证。 本院认为，本案的争议焦点问题是：本申请在复审过程中所作的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，如果不符合，国家知识产权局是否应当在原申请文本基础上进行审查。 专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”第三十八条规定：“发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门认为不符合本法规定的，应当予以驳回。”《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第五十三条第三项规定：“依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：（三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。”第六十一条第一款规定：“请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。”因此，在提出复审请求时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是所作修改应当符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十一条第一款的规定。至于修改不符合规定所产生的后果，应当区分申请人所作修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围。如果修改后的文件超出原说明书和权利要求书记载的范围，根据专利法实施细则第五十三条第三项规定，国家知识产权局可以据此驳回专利申请。如果修改后的文件未超出原说明书和权利要求书记载的范围，只是不符合专利法第六十一条第一款的规定，国家知识产权局可以对该修改不予接受，同时对之前可接受的文本进行审查。 首先，本申请对说明书的修改超出了原说明书和权利要求书的范围。在复审过程中，李永安修改后的说明书实施例一“将剖开龟体后发现的体内已成熟的新鲜龟蛋与孵化几天后挑选出来的无精龟蛋，带壳拌碎，拌入龟肉片、龟甲片制成虫草培养基，用现有培养虫草技术培养出龟虫草”并未明确记载在原说明书和权利要求书中，也无法从原说明书和权利要求书所记载的内容中直接地、毫无疑义确定，不符合专利法第三十三条的规定。专利复审委员会据此作出驳回决定，并无不当。关于李永安认为上述修改是以龟的“鲜蛋”“孵化蛋”“成体材料”三种并列技术特征组合的上诉意见，本院认为，这种组合并非原说明书直接、毫无疑义能够确定的内容，对于李永安的相关上诉意见，本院不予采信。 其次，即使如李永安所述应当根据原文本进行审查，本院认为，被诉决定作出前，专利复审委员会就修改之前的文本亦不符合授权条件的情况，通过复审通知书的形式两次向李永安进行了通知，李永安亦陈述了相关的意见。故本申请即使根据修改之前的文本进行审查亦不符合专利授权的条件，对于李永安的相关上诉意见，本院不予采信。 综上所述，李永安的上诉请求不能成立，本院依法予以驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由李永安负担。 本判决为终审判决。 审判长  刘晓军 审判员  凌宗亮 审判员  唐小妹 二〇二〇年九月一日 法官助理张琪 书记员  王 怡 裁判要点                            案  号                       （2020）最高法知行终217号                               案  由                       发明专利申请驳回复审行政纠纷                               合议庭                       审判长：刘晓军             审判员：唐小妹、凌宗亮                                                     法官助理：张琪                       书记员：王怡                                                     裁判日期                       2020年9月1日                               涉案专利                       申请号为20121011xxxx.6、名称为“一种蛋苗虫草”的发明专利申请                               关键词                       专利驳回；修改超范围                               当事人                       上诉人（原审原告）：李永安；             被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。                               裁判结果                       驳回上诉，维持原判。             原判决主文：驳回原告李永安的诉讼请求。                               相关法条                       《中华人民共和国专利法》第三十三条、第三十八条、第六十一条第一款                               法律问题                       修改超范围的判断                               裁判观点                       在提出复审请求时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是所作修改应当符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十一条第一款的规定。至于修改不符合规定所产生的后果，应当区分申请人所作修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围。如果修改后的文件超出原说明书和权利要求书记载的范围，根据专利法实施细则第五十三条第三项规定，国家知识产权局可以据此驳回专利申请。如果修改后的文件未超出原说明书和权利要求书记载的范围，只是不符合专利法第六十一条第一款的规定，国家知识产权局可以对该修改不予接受，同时对之前可接受的文本进行审查。                                           注：本摘要并非裁判文书之组成部分，不具有法律效力。