中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初2850号原告：洛肯水处理有限公司，住所地德意志联邦共和国汉堡21107西格肯可街**。法定代表人：马库斯·贝克曼，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：王宇明，北京市万慧达律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：王丹靓，北京市万慧达律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：侯广超，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人：洛肯集团股份有限公司(RochemGroupAG)，住所地瑞士联邦楚格州6300，邮政大街**。法定代表人：伊莱娜·C.埃克曼，董事。（未到庭）委托诉讼代理人：奚征宇，上海润一律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：张雪勇，上海四维乐马律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2019]第217847号关于国际注册第1151545号“ROCHEM”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定本院受理时间：2020年3月17日开庭审理时间：2020年8月25日被诉裁定认定：诉争商标的申请注册已构成2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十五条第二款所指情形，未构成商标法第三十二条关于在先商号权和在先著作权、第三十二条后半段、第十条第一款第七项、第十条第一款第八项、第四十四条第一款所指情形，诉争商标予以无效宣告。原告诉称：诉争商标侵犯了原告的在先商号权，且是对原告ROCHEM商标的恶意抢注，违反了商标法第三十二条的规定。同时违反了诚实信用原则，构成商标法第十条第一款第七项、第十条第一款第八项、第四十四条第一款所指情形。综上，请求法院撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告经本院依法传唤未到庭参加诉讼，向本院提交书面意见辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被诉裁定，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：G11515453.申请日期：2013年3月23日4.标识：5.核定使用商品（第40类）：借助分离和过滤装置、分离和过滤设备消除受污染的水、污水及其他液体或气体物质、借助带分离和/或过滤构件的装置对液体和气体物质进行整理和处理二、其他事实行政阶段原告提交了以下主要证据(光盘)：1.原告商标在诉争商标申请注册日之前于中国的使用材料；2.原告德国商标的信息打印件及简要翻译；3.原告公司注册资料及译文公证件；4.原告德国商标及欧盟商标信息档案及译文公证件；5.原告向江苏坤奕环境工程有限公司授权的独家代理授权书复印件；6.原告关联公司在英国公司注册处官网上的官方登记信息及翻译的公证书复印件；7.关于原告登记名称历史沿革的商业登记文件及翻译件；8.原告瑞士母公司商业登记文件及翻译复印件；9.原告瑞士母公司官方网站公证书及译文复印件；10.美国APTWATER公司《股份收购协议》及翻译件复印件；11.原告商标在诉争商标申请注册日之前于中国的使用材料；12.第三人基础注册商标无效宣告决定复印件及翻译；13.第三人子公司工商登记信息翻译件。行政阶段第三人提交了以下主要证据：1.第三人公司证明复印件及翻译；2.原告公司信息复印件及翻译；3.欧盟相关裁定复印件及中文翻译。诉讼阶段原告提交了（编号续前）：14.（2020）苏02民终886号民事判决书，显示自2010年起，原告通过其经销商厦门嘉戎公司向中国市场销售Rochem品牌产品；15.原告的销售商FSS公司与上海浦东机械设备公司、上海三颐环保公司之间的合同；16.厦门嘉戎公司给RochemChinaLtd公司的订单；17.FSS公司出具给厦门嘉戎公司的发票；18.FSS6148号订单形式发票及付款记录；19.公证书及独家代理授权书及其译文等;20.德国416HKQ51/17号二审判决书。诉讼阶段第三人提交了（编号续前）：4.第三人工商登记资料及其翻译件，显示第三人成立时第一任董事为HansJ.Rohrer；5.Rochem公司介绍；6.第三人公司标识手册；7.原告公司工商登记资料及其翻译件，显示原告成立时的大股东为第三人。2001年10月18日，第三人将股份转让给RochemAG公司；8.原告1995年签字确认签收的第三人公司标识手册；9.RochemAG公司工商登记资料及其翻译件、股权转让协议。10.HansJ.Rohrer声明公证及其翻译件及中国公证书；11.RochemChina商业登记资料；12.德国416HKQ51/17号判决书及其翻译件；13.RochemGroupAG给厦门嘉戎的商标授权委托书；14.RTSRochemTechnicalServiceGmbH的公司商业登记资料及简介；15.RochemTripleSTS&PFModule中文产品手册；16.厦门嘉戎技术股份有限公司简介；17.RochemRO公司给北京PolySources公司出具的发票；18.RochemRO公司公司与上海三颐环保公司之间的往来邮件；19.嘉戎公司给RochemChina公司的订单；20.FSS公司给上海浦东机械设备公司的账单；21.FSS公司与上海浦东机械设备公司、上海三颐环保公司之间的合同；22.嘉戎公司给FSS公司的订单；23.FSS公司银行收款证明；24.RochemRo公司给北京PolySources公司出具的发票；25.嘉戎公司给RochemChina公司的订单；26.FSS公司给嘉戎公司出具的发票；27.RochemChina公司给杭州深瑞公司出具的商业发票；28.RochemChina公司与杭州深瑞-中大技术进出口公司之间的合同；29.西昌发电厂项目STRO膜成套反渗透系统设计、供货、安装、调试合同；30.给RochemAmericas公司的订单及其翻译件；31.RTSRochem发票及其翻译件；32.厦门嘉戎公司自德国进口管式过滤膜芯报关单；33.鲍贺的声明、1995年3月24日鲍贺给Wilhem的函件，显示鲍贺时任第三人国际销售经理；34.《净水技术》《石油化工》杂志对ROCHEM产品的介绍；35.第三人给RochemAsianOperation和FSS公司的授权声明；36.RochemGroup给RochemChina的授权声明、给RochemRO的授权声明；37.RochemAsianOPERATIONLimited的公司资料状况证明、RochemChinaLimited的公司资料状况证明；38.RochemRO商业登记资料；39.RochemInternationalLtd商业登记资料；40.股权转让协议第一补充协议，显示“目标公司（RochemAG）及其子公司可以在超滤和膜分离业务中继续使用Rochem品牌”。41.Ashely声明；42.FluidSeparationSystemSA公司商业登记及其中文翻译；43.2011年第FSS6529//APT0062号订单相关履行及付款情况及翻译件;44.（2020）沪徐证字第5600、5601号、5602号公证书；45.（2020）苏02民终886号民事判决书，该判决查明:ROCHEM水处理公司最早于1994年2月17日在德国汉堡成立，当时的公司名称为RochemLeachateMembransystemGesellschaftfürAbwasserreinigungmbH,1994年11月17日股东为瑞士RochemGroupAG和WilhelmHeine；1997年12月2日更名为RochemUltrafiltrationsSystemeGesellschaftfürAbwasserreinigungmbH，2001年10月18日股东变更为瑞士RochemAG和WilhelmHeine，2011年10月12日股东变更为RochemAG；2013年9月19日更名为ROCHEMUF-SystemeGmbH；2014年2月19日更名为UlturaGmbH；2017年2月9日更名为ROCHEMGmbH；2017年7月21日更名为ROCHEM水处理公司。自2015年9月9日起，ROCHEM水处理有限公司在德国享有第974172号“ROCHEM”商标（该商标由ROCHEMINTERNATIONALLimited于1974年8月31日在德国申请）。根据原告成立时的工商登记资料记载，其股东分别为第三人和WilhelmHeine,出资额分别为499000马克和1000马克。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、诉争商标申请注册是否违反商标法第三十二条的规定该条规定的在先权利包括商号权，但认定诉争商标的注册损害他人在先商号权，应以他人确实享有在先商号权且在相关商品或服务领域具有一定知名度，从而诉争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使该商号权人的利益可能受到损害为前提要件。该条规定的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形亦应以他人在诉争商标注册申请前已经在相关商品或服务上使用该商标并且具有一定影响为前提。判定诉争商标的申请注册侵害他人现有的在先商号权，应当适用以下要件：一是商号的登记、使用日期应当早于诉争商标的申请日；二是该商号使用在与诉争商标相同或类似商品/服务上，并在相关公众中具有一定的知名度；三是该商号与诉争商标相同或近似，诉争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受损。商标作为区分商品提供来源的商业标识，可以在相关公众中建立认知，将商标与商品提供者联系起来，发挥识别商品来源的作用。因此，判断某一未注册商标的权益的归属取决于相关公众将该未注册商标与哪个商品来源相联系。原告在行政阶段和诉讼阶段的证据显示，在诉争商标申请日之前，原告即通过经销商FSS公司、经销商RochemChinaLtd公司向中国市场销售ROCHEM品牌产品，原告提交的2010年7月12日FFS公司与上海浦东机械设备成套公司签订的合同、2010年8月23日的订单、2010年9月28日的订单、2011年7月19日订单等涉及的交易总金额为数十万欧元，产品为污水处理设备组件，并在显著位置标明了生产商为原告。根据上述使用情况，产品的提供者为原告，相关公众亦会将诉争商标与原告相联系，故诉争商标应当属于原告的未注册商标。值得注意的是，具有独立民事权利能力的主体在在先商号权益和在先使用所产生商标权益的享有和归属上亦具有独立性，母公司并不必然享有子公司或其它关联公司所享有的权利和权益。除非双方有其他约定，子公司因生产经营等方式形成的知识产权由子公司享有，并非控股方享有。关联公司内部关于生产、销售、广告、宣传的分工，并不直接否定商品商誉的持有者为商品提供者。虽然第三人的各子公司和关联公司之间存在分工配合，但是在知识产权的归属并无明确划分的情况下，未注册商标利益应属于商品提供者。第三人主张其通过子公司及关联公司生产、销售带有涉案标识的水处理设备等产品，但第三人仅能证明其曾对ROCHEMRO公司及原告存在持股关系，并未证明对其主张的其他关联公司存在股权控制关系，其他主体使用涉案标识的行为不应作为第三人在先使用的证据。此外，第三人认可HansJ.Rohrer既可以代表第三人，亦可以代表RochemAG公司，而RochemAG公司系原告股东，在HansJ.Rohrer于2011年8月23日与美国APTwater,INC.公司签订的股权转让协议中明确载明，“RochemAG公司及其子公司拥有Rochem名称的所有权利”，即HansJ.Rohrer代表第三人，已于2011年8月23日已将本案所涉的Rochem名称的所有权利处置给RochemAG公司，确认了第三人不享有上述权益。尽管第三人在庭审中主张上述股权协议的补充协议约定了关于知识产权条款中Rochem品牌权利有所变更，但未能提供该股权协议及其补充协议的原件，原告对其真实性亦不予认可，故本院就第三人的该项主张不予采信。第三人主张在1984年出版的《净水技术》《石油化工》等杂志中提到ROCHEM反渗透装置由瑞士ROCHEM集团公司生产,而当时原告公司尚未成立,因此原告不享有在先权利，对此本院认为，商标法第三十二条意义上的在先商号权基于使用而产生，原告在行政阶段提交的1985年出版的《水处理杂志》中“Rochem公司鲍贺副经理赠送给杭州国家海洋局二所一个小型试验组建”的记载、1998年发表的《含铵、钠和铁盐废水处理的方法》中提及“德国ROCHEM公司设计的……”的表述，以及原告诉讼阶段证据中的2008年北京高等教育教材《膜分离技术基础》提及“1988年在德国政府的支持下，由ROCHEM研制成功……”可知，上述杂志中ROCHEM商号所指向的生产主体并非全部指向原告，但第三人在庭审中明确表示1984年出版的《净水技术》《石油化工》等杂志中提到的ROCHEM产品系通过第三人公司的下属子公司进行运营，而并非第三人本身。此外，第三人认可在原告成立以后，原告系ROCHEM产品的生产商,结合原告在诉争商标申请日之前在中国的生产、销售等使用证据,可以证明在上世纪九十年代成立之后，作为ROCHEM产品生产者的原告承继了第三人集团公司中的生产职能，经过长期使用，相关公众能够将诉争商标、Rochem商号与原告相联系，且如前所述，2011年8月23日签署的股权转让协议再次确认了母公司与子公司之间的ROCHEM标识权益归属。据此，对于第三人的相关抗辩意见，本院不予采纳。总而言之，子公司在先使用产生的未注册商标权益归在先使用人所有，母公司并不因绝对持股而当然享有上述权益。根据现有证据，能够认定在诉争商标申请日之前原告已经在与诉争商标核定使用的服务类似或存在紧密关联的商品上使用Rochem商号，该商号与诉争商标完全相同，故诉争商标的申请注册损害了原告的在先商号权，亦构成抢注他人已经使用并有一定影响的商标。被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。二、诉争商标的注册是否违反商标法第四十四条第一款的规定商标法第四十四条第一款规定，已经注册的商标，若是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。本案中，原告在本案中提交的证据不足以证明诉争商标系第三人采用欺骗手段或者其他不正当手段取得注册，且本案涉及特定主体的相对权益，在案证据亦不足以证明诉争商标的注册存在扰乱商标注册秩序、损害公共利益等情形，故诉争商标的注册并不构成商标法第四十四条第一款规定之情形。三、诉争商标的申请注册是否违反商标法第十条第一款第七项、第八项的规定商标法第十条第一款第七项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。本院认为，尚无证据证明诉争商标本身具有欺骗性，故诉争商标的注册未违反商标法第十条第一款第七项的规定。商标法第十条第一款第八项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。本案中，原告主张诉争商标为恶意注册，扰乱了正常的商标注册管理秩序，造成了不良的社会影响。对此，本院认为，鉴于商标法第十条第一款第八项的规定系基于对公共利益及公共秩序的维护，而非对私权的保护，故作为兜底条款的第八项亦只有在涉及到损害公共利益及公共秩序的情形时才予以适用。本案中，诉争商标的申请注册并不存在损害公共利益及公共秩序的情形，因此其并未违反商标法第十条第一款第八项之规定。综上所述，原告关于商标法第三十二条在先商号权、“抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的诉讼主张成立，但鉴于被诉裁定结论并无不当，本院在纠正相关认定的基础上，对被诉裁定的结论予以维持。本院做出裁判时考虑了原告诉讼阶段提交的新证据，故案件受理费应由原告负担。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告洛肯水处理有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告洛肯水处理有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告洛肯水处理有限公司、第三人洛肯集团股份有限公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  张 宁人民陪审员  刘敬文人民陪审员  刘 芳二〇二〇年九月二十日法官 助理  杨 阳书 记 员  陈 璐