北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初6910号原告：湖北嘉跃涂料有限公司，住所地嘉鱼县潘湾镇畈湖化工工业园。法定代表人：龚磊，执行董事。（未到庭）委托代理人：杨贞泼，北京市中银律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，国家知识产权局局长。（未到庭）委托代理人：徐杭，国家知识产权局局审查员。（未到庭）第三人：武汉双虎涂料有限公司，住所地武汉化学工业区化工二路**。法定代表人：蒋红升，董事长。（未到庭）委托代理人：周超，山东博睿（上海）律师事务所律师。（到庭）委托代理人：易瑛，武汉双虎涂料有限公司员工。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2020]第20753号关于第7970575号“光华两虎及图”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定被诉裁定作出时间：2020年2月11日本院受理时间：2020年6月8日开庭审理时间：2020年9月23日被诉裁定认定:本案中，诉争商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2001年起施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法），相关程序问题适用2019年11月1日起施行的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）。本案可归纳的焦点问题：1．依据2001年商标法第四十一条第二款规定，“已经注册的商标，违反本法第十三条……，自商标注册之日起五年内，商标所有人或利害可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。诉争商标于2011年1月28日获准注册，至2018年11月29日本案第三人提出无效宣告申请时，已超过五年，故第三人依据2001年商标法第三十一条有关商号权等在先权利提出的宣告无效申请，已超过法定时限，依法不予支持。2．诉争商标的注册使用是否违反2001年商标法第十三条第二款规定。第三人提交的在案证据及本案查明的事实3可知，在诉争商标申请日前，第133496号图形商标（简称引证商标一）经过长期宣传使用在各种油漆等相关商品上已在中国为相关公众所熟知。且依据第三人提交证据2、3、5可知，在诉争商标申请注册前，申请人亦持续宣传、使用引证商标一。本案，诉争商标由文字“光华两虎”与两只侧卧的老虎图形组合构成，与引证商标一上的两只老虎图形事物形态特征、整体视觉效果等方面相近，诉争商标与引证商标一指定使用的各种油漆商品均广泛应用于涂料兴业之中，在销售渠道、消费群体等方面基本相同或存在密切关联。原告与第三人同处湖北省地域，且均为从事油漆涂料生产企业，其对第三人长期广泛地宣传使用在各种油漆等相关商品上的引证商标一的知名度和影响力理应知晓的情况下，在油漆等商品上将与第三人引证商标一高度近似的诉争商标申请注册，存在明显的主观恶意，诉争商标的注册使用易使相关公众对商品来源产生混淆、误认，并致使第三人的利益可能受到损害。因此，诉争商标的注册违反了2001年商标法第十三条第二款规定综上，裁定：诉争商标予以无效宣告。原告不服被诉裁定，诉称：一、诉争商标获准注册时间为2011年1月28日早于第三人引证商标一在2011年5月27日被原商标局认定驰名的时间。二、诉争商标整个商标呈长方形为彩色商标，两只老虎比较逼真，眼睛正视前方，嘴巴微闭，老虎身前有一排错落别致的绿色植物，在最近处有“光华两虎”四个红色汉字。引证商标一整个商标呈圆形，商标外侧是一个圆圈，内部是两只比较抽象的黑白老虎构成，整个图形呈黑白色，且一只老虎呈站姿、回头、张口，一只老虎呈卧姿向左转头、张口，无文字、植物等其他要素，两者存在巨大的明显差异，另外，两者的呼叫也不相同，其不构成对引证商标一的复制、摹仿。三、诉争商标与引证商标一核定使用的商品相同，并非是不相同商品，因此，被诉裁定适用2001年商标法第十三条第二款规定属于适用法律错误。四、原告与第三人之间因商标侵权和认定诉争商标不构成对引证商标一的复制、摹仿。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，法院应依法驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被诉裁定，法院应依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明:诉争商标1．注册人：原告2．注册号：79705753．申请日期：2010年1月5日4．专用权期限至：2021年1月27日5．标志：6．核定使用商品（第2类）：油灰；石灰水；防火漆；漆；防水粉（涂料）；木材防腐剂；膜材防腐油；松香；油漆引证商标引证商标（一）1．注册人：第三人2．注册号：1334963．申请日期：4．专用权期限至：2023年2月28日5．标志：6．核定使用商品（第2类）：各种油漆引证商标（二）1．注册人：第三人2．注册号：9081643．申请日期：1994年12月27日4．专用权期限至：2026年12月6日5．标志：6．核定使用商品（第2类）：防锈剂；木材防腐剂；未加工天然树脂引证商标（三）1．注册人：第三人2．注册号：70561613．申请日期：2008年11月14日4．专用权期限至：2023年8月6日5．标志：6．核定使用商品（第2类）：油漆；木材涂料（油漆）；陶瓷涂料；车辆底盘涂层；油漆稀释剂；防火油漆；防臭涂料；防腐剂；防水粉（涂料）；磁漆引证商标（四）1．注册人：第三人2．注册号：3818523．申请日期：4．专用权期限至：2023年2月28日5．标志：6．核定使用商品（第2类）：油漆2018年11月29日，第三人请求被告宣告诉争商标无效，并向被告提交了以下主要证据（复印件）:1．引证商标档案；2．2008年驰名商标申报材料；3．有关引证商标一的决定书，2011年5月27日引证商标一被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标等；4．第三人商标所获荣誉、媒体报道，2005年12月“双虎”商标被湖北省工商行政管理局认定为湖北省著名商标，2009年“双虎”牌涂料被湖北省实施质量兴省战略工作领导小组办公室、湖北省质量协会认定为2009年湖北名牌产品等；5．广告宣传证据，2005年电视广告片制作合同，2006年户外广告合同等；6．原告企业及商标使用的相关证据；7．（2018）鄂民终912号民事判决书等。原告向被告辩称：司法程序中早已认定诉争商标与引证商标不构成近似商标，诉争商标未构成对引证商标一的复制摹仿。第三人提出无效宣告请求已超出五年的法定期限，原告对第三人及其商标知名度的举证不认可。因此，诉争商标应予维持。在评审阶段原告提交了以下主要证据：（均为复印件）原告主体资格证明；2．（2018）鄂民终912号民事判决书、（2016）鄂12民初30号民事判决书；3．诉争商标与引证商标实际使用商标的相关证据；4．关于引证商标一的再审申请等。以上事实，有诉争商标档案、各方当事人在评审程序中提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：诉争商标申请注册是否构成2001年商标法第十三条第二款规定的情形。2001年商标法第十三条第二款规定，“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”第四十一条第二款规定，“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”2014年商标法第四十五条第一款亦有同样规定，即对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。从上述法律规定中可以看出，本案引证商标需符合以下条件诉争商标予以宣告无效。一、诉争商标与引证商标商品相同或类似可以适用2001年商标法第十三条第二款。二、引证商标一在诉争商标申请注册前为驰名商标。三、诉争商标构成对引证商标一的复制摹仿。四、诉争商标申请注册时为恶意。一、本案中，诉争商标与引证商标一核定使用油漆为相同商品，2001年商标法第十三条第二款是对已注册驰名商标在不相同或者不相类似商品上的保护，但对于在相同或类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已注册驰名商标，且无其他适当条款可供救济的，举重以明轻，亦可参照适用该条款，故诉争商标与引证商标一核定使用商品相同也可适用该条款。二、2001年商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，第三人提交的在案证据，可以证明在诉争商标申请注册前第三人已对引证商标一各种油漆等相关产品持续宣传使用，且在2010年5月27日被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，在2009年以及之前“双虎”牌涂料被湖北省相关部门认定为湖北省著名商标，其在中国已为相关公众所熟知。综上，在案证据可以证明在诉争商标申请日前，引证商标一在各种油漆商品上经过广泛宣传使用，已经达到被相关公众广泛知晓的程度，构成驰名商标。需要说明的是，商标的驰名是一种持续的状态，本案引证商标一在诉争商标申请注册前、后的期间处于驰名状态。三、诉争商标为图文组合商标，由中文“光华两虎”与两只侧卧的老虎图形组合构成。引证商标一为图形商标，由两只老虎组成。诉争商标的文字、图形均指相同事物“两只老虎”，且两者在整体视觉效果等方面相近。另外，诉争商标核准注册时，第三人的引证商标一处于驰名状态，应加强对引证商标一的保护，故诉争商标已构成对引证商标一的复制摹仿。四、原告与第三人同处湖北省地域，且均为从事油漆涂料生产企业，在销售渠道、消费群体等方面基本相同或存在密切关联。其对第三人长期广泛地宣传使用在各种油漆等相关商品上的引证商标一的知名度和影响力理应知晓的情况下，在油漆等商品上将与第三人引证商标一高度近似的诉争商标申请注册，存在明显的主观恶意，诉争商标的注册使用易使相关公众对商品来源产生混淆、误认，并致使第三人的利益可能受到损害。证明原告明显存在摹仿第三人知名商标、意图搭便车之主观恶意。因此，诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定。被诉裁定对此认定正确，本院予以确认。综上所述，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，原告的诉讼请求缺乏事实或法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告湖北嘉跃涂料有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告湖北嘉跃涂料有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  张 恒人民陪审员  郭振强人民陪审员  刘媛媛二〇二〇年九月二十九日法官 助理  张 灿书 记 员  梁 雪