中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初894号原告：广州捷冠服装实业有限公司，住所地中华人民共和国广东省广州市番禺区石壁街屏山二村钟盛路****101。法定代表人：郑曙光，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：孙晓青，北京市国府闻佳律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**/div>法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：贾玉竹，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人：黛尔吉奥品牌有限公司，住，住所地尼德兰王国阿姆斯特丹1014BG摩兰沃夫**/div>法定代表人：马加雷塔·卡塔丽娜·泰奥多拉·玛利亚·赫里赫豪森，董事总经理。（未到庭）法定代表人：蒂姆·汉斯·伯纳德·伊泽里夫，代理人。（未到庭）委托诉讼代理人：孙丽平，上海鸿孚律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：苏剑飞，上海鸿孚律师事务所律师。（未到庭）案由：商标不予注册复审行政纠纷被诉决定：商评字[2019]第215366号关于第17905482号图形商标（简称诉争商标）不予注册复审决定本院受理时间：2020年1月16日开庭审理时间：2020年9月11日被诉决定认定：诉争商标的注册申请违反了《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第四十四条第一款的规定，依法不予核准注册。原告诉称：原告申请商标均从实际使用需要出发，包含基于实际使用的申请注册和对自有知识产权的保护和延伸，从无抢注他人商标或转让以牟利的行为，诉争商标的注册未违反商标法第四十四条第一款的规定。综上，请求法院依法撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。被告辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应驳回原告的诉讼请求。第三人述称：被诉认定诉争商标的申请违反了商标法第四十四条第一款的规定是正确的，应当予以维持。此外，根据在先判决的认定，诉争商标的注册违反了商标法第三十二条关于在先著作权的规定，请求法院对此予以确认。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：广州捷冠服装实业有限公司2.注册号：179054823.申请日期：2015年9月15日4.标识：5.指定使用商品（第28类）：游戏器具；玩具；运动用球等二、其他事实原告在行政程序中提交了以下主要证据：1.原告营业执照副本；2.相关判决书。第三人在行政程序中提交了以下主要证据：1.第三人主体资格资料；2.第三人申请的黑白狗图形系列商标注册信息，显示黛尔吉奥品牌有限公司最早于2003年申请注册黑白狗商标；3.两只相互依偎的“黑白狗”图形和两只并排站立的“黑白狗”图形，作品登记证书登记日期分别为2015年11月11日和2015年11月18日；4.《出入境检验检疫卫生证书》；5.销售发票；6.海关进口增值税专用缴款书，缴款方为帝亚吉欧（上海）洋酒有限公司，货物名称中显示“黑白狗威士忌”；7.一号店、京东、淘宝等电商平台上销售“黑白狗威士忌”的网页打印件；8.产品网络介绍；9.获奖资料；10.第三人在国内外的商标注册资料；11.相关美术作品在境外发表的资料；12.他人知名品牌的网络介绍资料；13.原告在各大网站上的转让商标信息资料；14.相关不予注册决定书；15.案件受理通知书；16.原告旗下产品及吊牌图片、店铺图片；17.第三人品牌服饰图片、相关行政决定书。原告在诉讼程序中提交了以下主要证据：1.第三人申请注册的商标列表；2.好标网和新商网网页查询截图；3.商标共存协议；4.在先判决和裁定。第三人在诉讼程序中提交了以下主要证据：1.经公证认证的JAMESBUCHANAN&COMPANYLIMITED（简称詹姆斯布坎南公司）的董事出具的《宣誓书》以及黛尔吉奥品牌有限公司董事出具的《宣誓书》，上述宣誓书均表示黑白狗品牌是詹姆斯布坎南公司生产的威士忌品牌。该品牌的原创设计师是梅布尔??塞姆斯，梅布尔??塞姆斯于1982年7月8日将相关权利转让于詹姆斯布坎南公司。詹姆斯布坎南公司根据上述黑白狗图案创造了涉案作品。2000年8月1日，詹姆斯布坎南公司将涉案作品的全部权利转让至黛尔吉奥品牌有限公司。由黛尔吉奥品牌有限公司管理黑白狗品牌威士忌的经销和广告事宜。其中，詹姆斯布坎南公司的《宣誓书》将梅布尔??塞姆斯出具的声明及其签订的《转让书》、1990年完成的黑白狗标签形态、1991年使用的酒瓶贴标签样本、90年代发布的广告海报作为附件；2.被告作出的相关裁定；3.原告微信公众号宣传内容截图和原告其他宣传使用诉争商标的材料；4.在先判决，其中中华人民共和国北京市高级人民法院作出的(2018)京行终2735号行政判决（简称第2735号判决）认定，黛尔吉奥品牌有限公司主张的涉案作品的著作权构成在先权利。经公证认证的声明中关于詹姆斯布坎南公司首创“黑白狗”图案并使用在威士忌酒瓶上，后将该品牌转让至黛尔吉奥品牌有限公司的事实能够与著作权登记证书、商标注册证以及国家图书馆科技查新中心出具的《文献证明》等证据相互印证，上述证据至少能够证明黛尔吉奥品牌有限公司是涉案作品的利害关系人。中华人民共和国最高人民法院作出的（2019）最高法行再177号行政判决（简称第177号判决）对第2735号判决关于黛尔吉奥品牌有限公司作为涉案作品的利害关系人的认定予以确认，并在此基础上认定广州市港派制衣有限公司申请注册的第7151605号图形商标损害了黛尔吉奥品牌有限公司作品的在先著作权；5.诉争商标异议申请材料，显示第三人在异议申请和异议复审程序中主张诉争商标的注册侵犯了第三人的在先著作权，违反了商标法第三十二条的规定。针对诉争商标的申请是否违反商标法第三十二条的问题，庭审询问中第三人表示，第177号判决已经认定了原告申请注册的第7151605号图形商标损害了第三人作品的在先著作权，本案中的诉争商标与第7151605号图形商标标识相同，因此亦应认定诉争商标的注册违反了商标法第三十二条的规定。原告认可诉争商标与第7151605号图形商标标识相同，但不认可诉争商标的注册侵犯了原告的在先著作权。经查，广州市港派制衣有限公司于2015年9月15日申请注册诉争商标。广州市港派制衣有限公司申请注册了第9201448号图形商标、第9201599号“保罗·西蒙POLOSIMON”商标、第17590638号“THOMASSTEARNS”商标等200余件商标，其中仅在第25类就申请注册了103件商标，在第18类申请注册了71件商标，且30余件商标被他人提出无效宣告和异议复审申请，同时，广州市港派制衣有限公司还将其部分商标在网络上进行售卖。另查，在本案诉讼过程中，诉争商标于2020年4月27日转让至广州捷冠服装实业有限公司名下。广州捷冠服装实业有限公司申请作为本案原告参加诉讼，并对广州市港派制衣有限公司的诉讼行为表示认可，广州市港派制衣有限公司明确表示不再参加本案诉讼。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述在卷佐证。本院认为：鉴于第三人在行政程序和诉讼程序中明确主张诉争商标的注册违反了商标法第三十二条关于在先著作权的规定，且各方当事人对此进行了意见陈述，本案的争议焦点可归纳为诉争商标的注册是否违反了商标法第四十四条第一款和第三十二条关于在先著作权的规定。第一，关于诉争商标的注册是否违反了商标法第四十四条第一款规定的问题。根据商标法第四十四条第一款的规定，已经注册的商标，如果是以欺骗或者其他不正当手段取得注册的，应当予以无效。该项规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。根据该项规定的文义，其只能适用于已注册商标的无效程序，而不适用于商标申请审查及核准程序。但是，对于在商标申请审查及核准程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为，若不予制止，等到商标注册程序完成后再启动撤销程序予以规制，显然不利于及时制止前述不正当注册行为。因此，前述立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及无效程序的始终。在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。本案中，广州市港派制衣有限公司申请注册了第9201448号图形商标、第9201599号“保罗·西蒙POLOSIMON”商标、第17590638号“THOMASSTEARNS”商标等200余件商标，其中仅在第25类就申请注册了103件商标，在第18类申请注册了71件商标。其中，30余件商标被他人提出无效宣告和异议复审申请，广州市港派制衣有限公司还将其部分商标在网络上进行售卖，广州市港派制衣有限公司未就上述商标的设计灵感和使用意图作出合理的解释。前述行为具有复制、抄袭及摹仿他人商标的恶意，且超出了正常的生产经营需要，如不予制止，可能会扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源。我国商标法遵循申请在先的注册原则，考察商标的注册行为是否有效应以申请行为实施时的状态为准。因此，原告关于其作为诉争商标被转让人不具有恶意的主张，不能成为阻却诉争商标申请注册违法的正当理由参照商标法第四十四条第一款的立法精神，本案被异议商标的申请注册不应予以核准。被诉裁定对此认定无误，本院予以确认。第二，关于诉争商标的注册是否违反商标法第三十二条在先著作权规定的问题。根据商标法第三十二条前半段规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。其中，“在先权利”是指除商标权之外的其他在先合法权利。本案中，原告主张的在先权利为在先著作权。根据《中华人民共和国著作权法》的相关规定，作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。黛尔吉奥品牌有限公司主张的涉案作品由依偎站立的一只黑色苏格兰梗犬和一只白色西高地梗犬构成，具有一定创作高度，构成著作权法意义上的作品。根据作品登记证书、在先申请注册的注册商标证书、詹姆斯布坎南公司出具的声明、酒瓶贴标签样本等证据和第177号判决的相关认定，可以证明在诉争商标申请注册之前涉案作品已经公开发表，构成在先权利，且黛尔吉奥品牌有限公司是涉案作品的利害关系人。第三人主张的涉案作品构图为依偎站立的一只黑色苏格兰梗犬和一只白色西高地梗犬，采用了写实的绘画手法。诉争商标构图为依偎站立的一只黑色猫咪和一只白色猫咪，也采用了写实的绘画手法。两图形相比较，两者的色彩、动物体态及整体轮廓、甚至毛发状态都非常近似，仅有细微差别，两者构成实质性相似。因此，诉争商标的注册申请侵犯了第三人的涉案作品的著作权，违反了商标法第三十二条前半段的规定。被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。综上，被诉裁定最终结论正确，原告的诉讼请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告广州捷冠服装实业有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告广州捷冠服装实业有限公司负担。（已交纳）如不服本判决，原告广州捷冠服装实业有限公司、被告中华人民共和国国家知识产权局可在本判决书送达之日起十五日内，第三人黛尔吉奥品牌有限公司可在本判决书送达之日起三十日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  范米多人民陪审员  芮玉奎人民陪审员  熊文秀二〇二〇年九月二十五日法官 助理  杜文婷书 记 员  李 妍