北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初3088号原告：嘉兴杰创智能电器有限公司，住所地浙江省嘉兴市秀洲区洪高路**（嘉兴泰豪旅游用品有限公司内新厂房**）。法定代表人：蒋涛，总经理。委托诉讼代理人：董建国，浙江南湖律师事务所律师。委托诉讼代理人：林燕辉，浙江南湖律师事务所实习律师。被告：国家知识产权局，住所，住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城路**div>法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：李然，国家知识产权局干部。委托诉讼代理人：赵翀，国家知识产权局干部。原告嘉兴杰创智能电器有限公司（简称杰创公司）因专利行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局于2020年1月19日作出的国知复专[2019]0044号行政复议决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2020年3月27日受理后依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭进行了审理。原告杰创公司的委托诉讼代理人董建国、林燕辉，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人李然、赵翀到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系被告针对原告不服被告于2019年10月14日作出的《分案申请视为未提出通知书》，提出复议申请而作出的，该决定认为：1、国家知识产权局2019年10月14日发出的分案申请视为未提出通知书符合法律规定。根据《专利审查指南》第二部分第六章第3.1节和《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第四十二条第一款的规定，提出分案请求的前提条件是专利申请包括两项以上发明或实用新型，申请人通过提出分案请求，从而使申请符合单一性的要求。经审查，原申请符合单一性的要求，且杰创公司提出分案申请时，该分案申请的权利要求与原申请的原始权利要求属于同一发明构思，不属于可以分案的情况。因此，依据专利法实施细则第四十二条第一款的规定，国家知识产权局在2019年10月14日发出的分案申请视为未提出通知书正确。2、杰创公司的复议理由于法无据。杰创公司的分案申请违反诚实信用原则。本案中，原申请被授予专利权，其限定的保护范围确定，且符合单一性的要求。后杰创公司将原申请的原始权利要求简单修改后，作为新的分案申请，这违反了诚实信用原则，也导致行政审查资源的浪费。国家知识产权局作出分案申请视为未提出通知书的法律依据正确。根据《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十一条第一款的规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，同时规定例外情况即：属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型可以作为一件申请提出。对于不符合前述规定的情形，专利法实施细则第四十二条第一款提供了相应的救济手段，允许专利申请人将其在申请日提交的母案申请文件中已经批露、但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造另行提出专利申请，同时保留原申请日，该法条赋予专利申请人提出分案申请的权利，但是并不表示申请人可随意将原申请权利要求的技术特征简单修改或组合后，另行作为分案申请提出。本案中，杰创公司将原申请的原始权利要求进行简单修改，修改后的权利要求与原申请的权利要求属于同一个总的发明构思，对现有技术的贡献与原申请相同。在国家知识产权局已对原申请进行授权的情况下，杰创公司提出的分案申请不符合专利法实施细则第四十二条第一款的规定，国家知识产权局依据前述法条作出分案申请视为未提出通知书正确。综上，杰创公司的复议理由于法无据，国家知识产权局于2019年10月14日针对2018218762427号申请作出的分案申请视为未提出通知书并无不妥，应当维持，遂决定维持国家知识产权局于2019年10月14日针对2018218762427号申请作出的分案申请视为未提出通知书。原告杰创公司不服该决定，在法定期限内向本院提起诉讼，其诉称：第一，本分案申请是在法律规定的期限内提出的分案申请；第二，本分案申请与母权利要求的保护范围不同，是两项不同的申请，符合专利法实施细则第四十二条第一款的规定；第三，本分案申请合法，被告发出分案申请视为未提出通知书不合法；第四，被告直接作出了不利于原告的行政决定，没有给予原告申辩的机会，违反了专利审查指南规定的听证原则。综上，请求撤销被告作出的分案申请视为未提出的行政决定和被诉决定。被告国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，原告的诉讼请求不能成立，请求驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：2017年10月31日，原告向被告提交了专利申请号为201721431962.8、名称为“一种省力操作的旋转拖把”的实用新型专利申请（简称原申请）。2018年11月14日，原告以原申请为基础，向国家知识产权局提交了专利申请号为201821876242.7、名称为“一种省力操作的旋转拖把”的分案申请（简称“分案申请”）。2018年12月14日，被告针对原申请发出授予实用新型专利权通知书。2019年10月14日，被告以原申请不包括两项以上的实用新型，不符合专利法实施细则第四十二条第一款的规定为由，针对上述分案申请发出分案申请视为未提出通知书。2019年10月31日，原告对前述分案申请视为未提出通知书不服，向被告提出行政复议申请，其主要理由为：分案申请是在法律规定的期限内提出的分案申请；本分案申请与母权利要求的保护范围不同，是两项不同的申请，符合专利法实施细则第四十二条第一款的规定；本分案申请合法，被告发出分案申请视为未提出通知书不合法。原告一并向被告提交了分案申请视为未提出通知书以及母案、分案权利要求书。被告在上述程序基础上，于2020年1月19日作出被诉决定。上述事实，有被诉决定、分案申请视为未提出通知书、原申请、分案申请、行政复议申请等证据以及当事人的陈述等在案佐证。本院认为：专利法实施细则第四十二条第一款规定：一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。专利审查指南第二部分第六章第3.1节规定，一件申请有下列不符合单一性情况的，审查员应当要求申请人对申请文件进行修改（包括分案处理），使其符合单一性要求……上述情况的分案，可以是申请人主动要求分案，也可以是申请人按照审查员要求而分案。根据上述规定可知，当专利申请不符合单一性要求时，申请人可以提出分案申请，即提出分案请求的前提条件是专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计。如果经审查后发现原申请符合单一性的要求，且分案申请的权利要求与原申请的原始权利要求属于同一发明构思时，不属于可以分案的情况。该规定初衷在于保障发明人的合法权益，方便专利权人行使权利、承担义务，同时防止申请人将多项发明创造的内容囊括在一份专利申请中，以便专利审批过程中的分类、检索，也便于公众更有效地利用。基于此，专利法实施细则中的“两项以上发明、实用新型或者外观设计”指的是两项或两项以上彼此独立、不同的发明创造，并不表示申请人可随意将原申请权利要求的技术特征简单修改或组合后，另行作为分案申请提出。本案中，原申请与分案申请的说明书均相同，根据说明书第二段背景技术的记载，原申请与分案申请的发明点均在于省力操作的旋转拖把的锁紧机构。原申请与分案申请的实用新型内容、实施例、说明书附图，均公开了一项实用新型，即一种具有特定锁紧结构的旋转拖把。原申请权利要求与分案申请权利要求存在的差异主要为前述特定锁紧结构的不同表述，该差异较小，不足以构成两项或两项以上彼此独立、不同的发明创造，即原申请并未包括两项以上实用新型，因此不符合分案条件，被告据此作出分案申请视为未提出通知及被诉决定于法有据。针对原告关于被告作出分案申请视为未提出通知违反听证原则的主张，本院认为，专利审查指南第一部分第二章第2节第（3）项系关于听证原则的规定，该规定记载“审查员在作出驳回决定前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会”，该部分内容规定于实用新型专利申请的初步审查中，适用于因不符合授权条件而被驳回申请的驳回决定，而本案被告做出的分案申请视为未提出通知不属于上述类型的驳回决定，因此不适用专利审查指南关于听证原则的规定。同时，由于分案申请存在的缺陷不可能通过补正克服，为提高审查效率，缩短审查过程，被告依据程序节约原则作出分案申请视为未提出通知，程序并无不当，原告的该项主张缺乏相应的依据，本院不予支持。综上，原告起诉的事实与理由不成立，本院对其诉讼请求不予支持。被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：驳回嘉兴杰创智能电器有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由嘉兴杰创智能电器有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可于本判决送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长 何 暄人民陪审员 郭 宁人民陪审员 汤才捷二〇二〇年九月十六日法官 助理 张凌博书 记 员 邢 芮书 记 员 刘海璇