北京知识产权法院民 事 判 决 书（2017）京73民初1939号原告：东道品牌创意集团有限公司，住所地：北京市朝阳区和平里西街****楼****。法定代表人：解建军，董事长。委托诉讼代理人：陈玉韩，北京天驰君泰律师事务所律师。被告：北京东道品牌联盟管理有限责任公司，住所，住所地：北京市北京经济技术开发区景园北街****楼201div>法定代表人：魏利娟，执行董事。被告：魏老香餐饮管理（北京）有限公司，住所，住所地：北京市北京经济技术开发区div>委托诉讼代理人：魏国召，执行董事。上述二被告之共同委托诉讼代理人：邓巍，北京植德律师事务所律师。上述二被告之共同委托诉讼代理人：赵沁兰，北京植德律师事务所律师。原告东道品牌创意集团有限公司（以下简称东道集团）诉被告北京东道品牌联盟管理有限责任公司（以下简称东道品牌联盟公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院于2017年11月28日受理后依法组成合议庭。在审理过程中，根据东道集团申请，本院依法追加魏老香餐饮管理（北京）有限公司（以下简称魏老香公司）为本案共同被告。本院于2020年1月8日公开开庭进行了审理。原告东道集团的委托诉讼代理人陈玉韩，被告东道品牌联盟公司和被告魏老香公司的共同委托诉讼代理人邓巍、赵沁兰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告东道集团提出的诉讼请求是：1、依法判令两被告立即停止侵犯原告第3530231号“东道dongdao”注册商标专用权的行为；2、依法判令东道品牌联盟公司立即停止使用其企业名称的不正当竞争行为，并在判决生效后十五日内向企业名称登记主管机关申请办理变更登记，变更后的企业名称中不得含有与“东道”相同或近似的文字；3、依法判令魏老香公司立即停止使用“北京东道联盟品牌管理有限责任公司”的名义进行宣传的不正当竞争行为；4、依法判令东道品牌联盟公司立即停止使用dongdaounion．com域名并注销；5、依法判令魏老香公司立即停止使用dongdaolianmeng．com域名并注销；6、判令两被告共同在《中华工商时报》除中缝以外的版面上刊登声明、消除不良影响；7、判令两被告共同赔偿原告经济损失80万元，以及诉讼合理支出20万元。事实和理由：东道集团成立于1997年9月，是一家驰誉全国、以“东道”商号和商标为品牌、年营业额逾亿元、主要提供品牌创意设计服务的知名企业，并在上海、广州、深圳、青岛、昆明、长沙、杭州等地设立了分支机构。东道集团先后被评为中国设计行业用户（客户）最满意品牌，被文化部授予“国家文化产业示范基地”，被国家工商总局评选为“中国商标金奖”等，还获得数项国际顶尖设计大奖，包括德国“红点设计传达大奖”、瑞士商业设计至尊奖、德国IF奖、美国IDA国际设计奖、亚洲最具影响力设计大奖等。东道集团在第42类“设计服务”等类别上被核定使用“东道+dongdao”注册商标。其中，在第42类上注册的第3530231号“东道+dongdao”商标经持续使用，已经为相关公众所熟知，应当被认定为驰名商标。原告调查发现，东道品牌联盟公司成立于2016年7月1日，经营“www．dongdaounion．com”网站，该网站上使用了“东道”、“东道联盟”、“北京东道联盟品牌管理有限责任公司”等字样。魏老香公司经营“www．dongdaolianmeng．com”网站，该网站使用了“东道”、“东道联盟”、“北京东道联盟品牌管理有限责任公司”等字样。原告认为，两被告在品牌管理、餐饮经营等服务上使用“东道”、“东道联盟”等商标，损害了原告“东道”驰名商标的合法权益，构成商标侵权。“东道”既是原告的驰名商标，又是原告在先使用具有极高知名度的企业字号，东道品牌联盟公司将原告的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，损害了原告享有的在先企业名称权，构成不正当竞争。东道品牌联盟公司经营的网站域名dongdaounion．com与魏老香公司经营的网站域名www．dongdaolianmeng．com的主要部分是对原告驰名商标的摹仿和音译，且对其域名不享有合法权益，足以造成相关公众的误认，构成商标侵权，同时损害了原告对dongdao．net网站享有的在先域名权，构成不正当竞争。魏老香公司使用“北京东道联盟品牌管理有限责任公司”的名义进行品牌管理、餐饮服务经营，违背诚实信用，构成不正当竞争。两被告属于关联企业，具有真实意思联络，构成共同侵权。被告东道品牌联盟公司和被告魏老香公司共同辩称：第一，被告未侵犯原告的商标权。被告未将“东道”、“东道联盟”、“dongdaounion．com”、“dongdaolianmeng．com”作为商标使用，仅将“东道”、“东道联盟”作为企业名称使用，且未通过域名“dongdaounion．com”、“dongdaolianmeng．com”进行电子商务交易，不是商标性使用行为。被告的经营领域与原告商标的核定使用领域不相同、不近似、不关联，不会导致相关公众的混淆。原告的涉案商标不构成驰名商标，不应在餐饮领域获得跨类保护。涉案商标在被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时不属于驰名商标。该商标未经广泛宣传和使用，相关公众不能将其与原告建立稳定的一一对应指代关系，且使用及宣传范围十分局限，未达到被全国范围内相关公众知晓的程度。涉案商标的显著识别部分为“东道”，是中文固有词汇，意为宴请宾客的人，“东道”一词的固有显著性并不强，也没有被司法机关或行政机关认定为驰名商标的记录。第二，被告未实施不正当竞争行为。被告的经营领域与原告的经营领域不相同且不近似，不存在竞争关系。被告的企业名称“东道联盟”与“东道”不构成近似。“东道”是中文固有、常用词汇，即便原告将“东道”注册为商标，在不构成近似的情况下，其亦无权禁止他人在字号或商标中使用“东道”一词。原告的注册商标及企业名称不是驰名商标、知名字号，相关消费者不会将被告的商品及服务与原告服务相混淆。被告网站的域名“dongdaounion．com”、“dongdaolianmeng．com”是第一被告“北京东道联盟品牌管理有限责任公司”字号“东道联盟”的拼音全拼或英文翻译，因此，使用该域名合情合理。相关公众知晓原告域名“dongdao．net”的程度极低，该域名不具有一定的影响，不构成不正当竞争。东道联盟公司与魏老香公司具有关联关系，魏老香公司在其网站上对东道联盟公司进行介绍，不会造成相关消费者的混淆误认，不构成不正当竞争。综上，请求驳回原告的全部诉讼请求。本院经审理查明：东道集团成立于1997年9月16日，原名称为北京东道形象设计制作有限责任公司（以下简称东道设计制作公司），经营范围包括企业形象设计策划、产品形象设计、展览展示设计制作、电脑图文设计制作等。2005年5月6日，东道设计制作公司在第42类服务上申请的第3530231号“”商标被核准注册，核定使用服务为“计算机软件设计；城市规划；室内装饰设计；工业品外观设计；包装设计；服装设计；研究与开发（替他人）；电脑图文设计与制作；法律服务；无形资产评估”，注册有效期限至2025年5月6日。东道设计制作公司在2003年4月29日还注册了“dongdao．net”域名。东道设计制作公司自成立后，主要开展品牌创意设计服务，业务覆盖全国30多个省份、100多个城市，并在相关地区设立了分公司和关联公司。东道设计制作公司参与了“2014APEC峰会”、“2019北京世界园艺博览会会”、“一带一路峰会”、“杭州G20峰会”等活动的图文设计制作。东道设计制作公司在报纸、电视、网络等媒体上对其企业和“”商标进行了广泛的宣传报道，并与多家广告公司签订了《广告发布合同》。东道设计制作公司被授予的荣誉奖项包括：原国家工商行政管理总局授予的“2017中国商标金奖”、中华商标协会授予的“2016年度商标品牌建设卓越奖”、中国设计红星奖委员会授予的“红星奖”，以及被国外授予的“红点设计传达大奖”、“德国IF奖”、“瑞士商业设计至尊奖”等。2017年5月15日，东道设计制作公司更名为东道集团。东道品牌联盟公司成立于2016年7月1日，经营范围包括企业管理；餐饮管理；市场调查；企业形象策划等。该公司于2016年10月11日开办“北京东道品牌联盟管理有限责任公司”网站，并注册“dongdaounion．com”域名。魏老香公司成立于2009年9月7日，经营范围包括餐饮管理；餐饮服务；市场调查；企业形象策划等。该公司于2018年8月2日开办“魏老香餐饮管理（北京）有限公司”网站，并注册“dongdaolianmeng．com”域名。2017年2月17日、2017年7月31日、2017年8月4日、2019年4月15日，东道集团的委托代理人在北京市东方公证处内，先后登陆“搜狐网”、“散文网”、“环北京资讯网”、“快马加盟网”、“数字英才网”，以及东道品牌联盟公司开办的网站（网址www．dongdaounion．com）、魏老香公司开办的网站（网址www．dongdaolianmeng．com），进行浏览，并对相关网页截屏保存。北京市东方公证处对该代理人的上述行为进行了公证，并分别出具了（2017）京东方内民证字第04154号、第12657号、13375号、15155号，以及（2019）京东方内民证字第05190号、第05191号公证书。在（2017）京东方内民证字第04154号公证书中记载的内容包括：在“搜狐网”、“散文网”、“环北京资讯网”平台中，发布了一篇“东道联盟利剑出鞘，能否缔造餐饮江湖下一个神话？”的报道，报道内容是东道品牌联盟公司召开发布会，向公众宣传推广“鱼你在一起（酸菜鱼）”、“九哥牛仔（牛排）”两个餐饮品牌，同时还宣传了东道品牌联盟公司董事长魏利娟的个人形象。在该篇报道中，还将该企业简称为“东道联盟”。在（2017）京东方内民证字第12657号公证书中记载的内容包括：（1）在“快马加盟网”平台上，东道品牌联盟公司进行“鱼你在一起”餐饮品牌的加盟招商，并称东道品牌联盟公司前身是魏老香公司；介绍加盟的优势包括东道专业团队及其组成；加盟的条件；在网页上使用了“东道联盟”标志。（2）在“数字英才网”上，对东道品牌联盟公司进行了详细介绍，称“东道联盟集团始创于2004年，前身为魏老香公司”，旗下拥有“魏老香”、“鱼你在一起”、“九哥牛仔”等品牌；该公司已成功转型为餐饮品牌孵化平台；发布的餐饮人员招聘条件等，还包括对魏老香公司法定代表人的简介。在（2017）京东方内民证字第13375号公证书中记载了东道品牌联盟公司的网站（网址www．dongdaounion．com）的相关内容：页面上使用了“东道联盟DongdaoUnion”标志；对外开展招商加盟的餐饮品牌包括“魏老香”、“辣小碗”“鱼你在一起”、“九哥牛仔”；在（2017）京东方内民证字第15155号公证书中记载的内容包括：在东道品牌联盟公司位于北京市大兴区亦庄经济开发区景园北街2号5栋办公场所的门头和外墙上，使用了“东道联盟DongdaoUnion”标志。在（2019）京东方内民证字第05190号公证书中记载了东道品牌联盟公司的网站（网址www．dongdaounion．com）的相关内容：在对外开展餐饮品牌的招商加盟时，使用了“北京东道品牌联盟管理有限责任公司”企业名称。在（2019）京东方内民证字第05191号公证书中记载了东道品牌联盟公司的网站（网址www．dongdaounion．com）的相关内容：在对外开展“鱼你在一起”等餐饮品牌的招商加盟时，使用了“东道联盟DongdaoUnion”、“东道联盟”、“东道视频”、“走进东道”、“东道愿景”、“东道使命”、“东道价值观”、“东道人才观”标志，以及“让东道成就更多奋斗者”、“让更多人因东道而自豪”宣传用语。东道集团主张为本案诉讼支出公证费、调查费、律师费共20万元。本案事实，有企业变更证明，商标注册证书、营业执照、相关媒体报道、审计报告、荣誉证书、相关公证书以及当事人陈述等在案佐证。本院认为：2013年修正的《商标法》已于2014年5月1日起施行，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条规定，“除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。”原告东道集团主张被告沈阳东道公司自2013年成立后即开始实施的涉案侵权行为持续至本案起诉之时，故应当适用2014年5月1日起实施的《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年商标法）。2014年商标法第十四条规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一项规定，以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼，当事人以商标驰名作为事实依据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。原告东道集团请求保护的第3530231号“东道dongdao”商标核定使用在第42类电脑图文设计与制作等服务上，与其指控的被控侵权商标使用的餐饮品牌加盟管理不属于类似服务。现东道集团以东道品牌联盟公司、魏老香公司在从事餐饮品牌加盟管理服务时，在相关网站、办公场所的门头和外墙等处，使用“东道联盟”、“东道视频”、“走进东道”等标志的行为，违反商标法第十三条的规定为由提起诉讼，请求给予驰名商标跨类保护，故本院应对其主张权利的商标是否驰名作出认定。驰名商标，是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。2014年商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项规定，对于复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，属于商标法第五十七条规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。第十条规定，原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判：（一）该驰名商标的显著程度；（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；（四）其他相关因素。另外，商标法第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。东道集团提供的设计合同、相关媒体报道、审计报告、荣誉证书等证据能够证明，其第3530231号“东道dongdao”商标在东道品牌联盟公司、魏老香公司成立之前，以及涉案被控侵权行为发生之前，在电脑图文设计与制作等服务上已具有较高知名度，但尚未达到上述法律规定所要求的驰名程度，不仅如此，本院还考虑到，该权利商标核定使用的服务与被控侵权商标使用的服务在功能用途、服务对象、消费群体等方面关联程度差距较大，不致误导公众。关于是否会减弱该权利商标显著性的问题，首先还是应当考虑商标的显著性和知名度，只有显著性和知名度越强，被减弱的可能性越大。但就涉案权利商标而言，鉴于未达到驰名的程度，故不致发生法律规定的显著性被减弱的后果。因此，东道品牌联盟公司、魏老香公司在从事餐饮品牌加盟管理服务时，以“东道联盟”、“东道视频”、“走进东道”等方式单独或突出使用“东道”标志的行为，不构成对东道集团涉案注册商标专用权的侵犯。对于东道集团指控东道品牌联盟公司、魏老香公司在从事餐饮品牌加盟管理服务时，使用“东道联盟”、“东道视频”、“走进东道”等标志同时还损害其在先企业名称权，构成不正当竞争的理由，我国反不正当竞争法第六条中规定，经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系，包括擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）。同理，虽然上述被控侵权标志与东道集团在电脑图文设计与制作等服务上有一定影响的在先字号近似，但鉴于二者从事的服务在功能用途、服务对象、消费群体等方面关联程度差距较大，不致产生市场混淆，以及引人误认为是他人商品或者与他人存在特定的联系，因此，东道集团提出的该项指控不成立。关于东道集团指控东道品牌联盟公司、魏老香公司在从事餐饮品牌加盟管理服务，以及魏老香公司进行相关宣传时，使用“北京东道品牌联盟管理有限责任公司”企业全称，易造成公众混淆，构成不正当竞争行为，并据此要求东道品牌联盟公司变更企业名称的请求，根据商标法第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照反不正当竞争法处理。反不正当竞争法第六条规定，经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系，其中包括擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识。适用上述法律规定，应具体考量权利商标的核准注册时间是否早于企业名称登记的时间、字号与权利商标的近似关系、权利商标的市场知名度、双方经营的商品或服务的关联程度、相关公众的注意程度、主观恶意等因素。虽然东道品牌联盟公司登记的企业名称的字号为东道集团涉案权利商标的中文部分，且该权利商标在东道品牌联盟公司进行企业名称登记之前，在电脑图文设计与制作等服务上已具有较高知名度，但考虑到该服务与东道品牌联盟公司从事的餐饮品牌加盟管理服务在功能用途、服务对象、消费群体等方面的关联程度差距较大，且现有证据未证明被控侵权行为人在实际经营中具有一定的主观恶意，故不致产生市场混淆行为，以及引人误认为是他人商品或者与他人存在特定的联系，因此，东道集团提出的该项指控不成立。对于东道集团指控东道品牌联盟公司、魏老香公司在从事餐饮品牌加盟管理服务时，注册、使用dongdaounion．com和dongdaolianmeng．com域名构成对东道集团涉案权利商标的摹仿、音译的商标侵权行为，以及构成对东道集团在先注册的dongdao．net域名不正当竞争行为的指控，根据《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释［2001］24号）第四条规定，人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：（一）原告请求保护的民事权益合法有效；（二）被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；（三）被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。第五条规定，被告的行为被证明具有下列情形之一的，人民法院应当认定其具有恶意；（一）为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；（二）为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的；（三）曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的；（四）注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的；（五）具有其他恶意情形的。被告举证证明在纠纷发生前其所持有的域名已经获得一定的知名度，且能与原告的注册商标、域名等相区别，或者具有其他情形足以证明其不具有恶意的，人民法院可以不认定被告具有恶意。另外，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔２００２〕３２号）第一条第三项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。东道集团的涉案权利商标由中文“东道”及汉语拼音“dongdao”组合而成，“东道”是显著识别部分，其商标和域名“dongdao”均为合法在先民事权益。东道品牌联盟公司、魏老香公司注册、使用的域名“dongdaounion”和“dongdaolianmeng”与东道集团涉案权利商标的汉语拼音部分以及域名近似，但鉴于东道品牌联盟公司、魏老香公司注册、使用上述域名从事的餐饮品牌加盟管理服务与东道集团涉案权利商标核定使用的服务，以及使用该权利域名从事的服务在功能用途、服务对象、消费群体等方面的关联程度差距较大，以及双方在商标、域名构成要素上的区别程度，不足以造成相关公众的误认，且现有证据未证明被控侵权行为人具有上述司法解释中规定的恶意情形，故东道集团的该项指控不成立。综上，东道集团在本案中对东道品牌联盟公司、魏老香公司提出的各项指控均不成立，本院对其诉讼请求不予支持。依照2014年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第十四条、第四十八条、第五十七条第七项、第五十八条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二、三项、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一项、第九条第二款、第十条，《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：驳回东道品牌创意集团有限公司的诉讼请求。案件受理费一万三千八百元，由东道品牌创意集团有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  何 暄人民陪审员  陈绪飞人民陪审员  李 丽二〇二〇年九月十七日法官 助理  张凌博书 记 员  邢 芮