北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初3091号原告：天津鸿滨禾盛农业技术开发有限公司，住所地天津市北辰区大张庄镇喜逢台农业园。法定代表人：陈启永，执行董事兼经理。委托诉讼代理人：王志杰，北京恒都律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵长青，女，1982年9月17日出生，汉族，北京恒都律师事务所实习律师，住北京市海淀区。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：吴文英，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：刘洪尊，国家知识产权局审查员。第三人：上海丰科生物科技股份有限公司，住所地上海市奉贤现代农业园区高丰路**。法定代表人：吴惠敏，董事长。委托诉讼代理人：汪妍瑜，上海市锦天城（北京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：乔毅，上海市锦天城（北京）律师事务所律师。原告天津鸿滨禾盛农业技术开发有限公司（简称鸿滨禾盛公司）因发明专利权无效行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第34534号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年4月8日受理本案后，依法组成合议庭，并依法通知被诉决定的利害关系人上海丰科生物科技股份有限公司（简称丰科公司）作为第三人参加诉讼。2020年8月20日，本院公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人王志杰、赵长青，被告的委托诉讼代理人吴文英、刘洪尊，第三人的委托诉讼代理人汪妍瑜、乔毅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定认为：专利号为201310030553.7、名称为“纯白色真姬菇Finc-W-247的分子标记及其获得方法与应用”的发明专利（简称本专利）符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十六条第三款、第二十六条第四款、第二十二条第三款。据此，维持本专利权有效。原告诉称：一、被诉决定以同一申请日的另一项专利申请的公开内容为依据做出的本专利说明书公开充分的认定明显违反专利法及其实施细则和专利审查指南的规定。二、被诉决定存在多处事实认定错误。1、被诉决定对“分子标记”概念理解有误。2、被诉决定将“Finc-W-247分子标记序列”认定为DNA分子标记存在错误。3、被诉决定对本专利中的“Finc-W-247分子标记序列”具备特异性的认定有误。4、被诉决定对本专利中的“Finc-W-247分子标记序列”可以实现鉴定目的的认定有误。综上，在证据1的基础上，本专利仅仅采用同样的方法对Finc-W-247菌株进行分子标记研究，但获得的“Finc-W-247分子标记序列”不满足分子标记要求，不具备特异性和鉴定功能，没有技术效果，本专利不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。综上，被诉决定认定事实不清，适用法律错误，故请求法院依法撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。被告辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人述称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审查程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本专利系专利号为201310030553.7、名称为“纯白色真姬菇Finc-W-247的分子标记及其获得方法与应用”的发明专利，申请日为2013年1月25日，授权公告日为2015年4月8日，专利权人为丰科公司。本专利授权公告时的权利要求书内容如下：“1.一种纯白色真姬菇Finc-W-247的分子标记，其特征在于：特异性PCR扩增引物对序列为5'-GACGACGTTTGTGGGGTGA-3'和5'-AGGGAGATCGACGTCCATATTG-3'，DNA片段大小为975bp；其中，所述Finc-W-247的分子标记的具体序列为：5'-gacgacgtttgtggggtgaacgatcccgaattgcaggatcccctcctccaatcacaatatgaaggcttgccatttctgccgtgagtcgacctgtttgggaaaaatcagaaagcgccactcatcttcatcgttcacctttcttttatagcggcaaatgttccatctacgggtggagcaccaagcagagcatcgtacctgggtggacgatgttctctaagtgggggaagcaaaacccaaatttgaatgtggggtatgtcgctgaggctattaatgtaaagcaatcctgacgctttccaggctcgcggttcagagcttgaaattcgttcgatcggggcgttatgtcaatcccagccgaattgcaccccttcatctctcaactcgagttgtttacggtagcgccgacaccaggcgccttcataccagtggaggctctgccatatgcgtctctaccatcttctccgcagagtctcttctcgtcaacggcagagagcagggtatggcgcaaaaacttctctccggcatatttcacagtcaagagtggcagcgcttcgaagctatgatgtgcttggcttttactcaccgccgattgaaagcgcagtacaacaatcatgctttggacttttgcacaaggcccagaccccaaggaaagtctcccgccctttgctatacgcttttttctttccgcggttgttcaaaagcagtggcttaacctgttctttccatagatgccaccagctcctccgtcggttccaagttcagcgctgccgacggaatgttcggggcggcgcccgccaaaggaaaagcggagtccagtcacgggcactcccctgttacaaacaagcctgtcctggattttgacgatgaaggtcacttcccctttcatgatctgcgtagaatcatactcatccatgttcgtttccagtacctgtctttgatgggcgtaacaccaccatcaatatggacgtcgatctccct-3'。2.一种纯白色真姬菇Finc-W-247的分子标记的获得方法，其特征在于包括如下步骤：1)获得“Finc-W-247”、“H-W”、“G-W”、“GC-W”菌株的菌丝或者子实体；2)基因组DNA提取；3)RAPD法分析并获得特异DNA片段：采用RAPD法分析，获得纯白色真姬菇Finc-W-247的特异DNA片段，获得该片段对应的随机引物序列为：GTCCCGACGA；4)特异引物设计：以上述获得的特异DNA片段序列为基础，设计特异PCR扩增引物，引物对序列是5'-GACGACGTTTGTGGGGTGA-3'和5'-AGGGAGATCGACGTCCATATTG-3'；5)SCAR分子标记的PCR扩增：用特异PCR扩增引物对纯白色真姬菇Finc-W-247的基因组进行SCAR-PCR扩增，得到975bp的特异分子标记。6)电泳检测；其中，所述Finc-W-247的分子标记的具体序列为：5'-gacgacgtttgtggggtgaacgatcccgaattgcaggatcccctcctccaatcacaatatgaaggcttgccatttctgccgtgagtcgacctgtttgggaaaaatcagaaagcgccactcatcttcatcgttcacctttcttttatagcggcaaatgttccatctacgggtggagcaccaagcagagcatcgtacctgggtggacgatgttctctaagtgggggaagcaaaacccaaatttgaatgtggggtatgtcgctgaggctattaatgtaaagcaatcctgacgctttccaggctcgcggttcagagcttgaaattcgttcgatcggggcgttatgtcaatcccagccgaattgcaccccttcatctctcaactcgagttgtttacggtagcgccgacaccaggcgccttcataccagtggaggctctgccatatgcgtctctaccatcttctccgcagagtctcttctcgtcaacggcagagagcagggtatggcgcaaaaacttctctccggcatatttcacagtcaagagtggcagcgcttcgaagctatgatgtgcttggcttttactcaccgccgattgaaagcgcagtacaacaatcatgctttggacttttgcacaaggcccagaccccaaggaaagtctcccgccctttgctatacgcttttttctttccgcggttgttcaaaagcagtggcttaacctgttctttccatagatgccaccagctcctccgtcggttccaagttcagcgctgccgacggaatgttcggggcggcgcccgccaaaggaaaagcggagtccagtcacgggcactcccctgttacaaacaagcctgtcctggattttgacgatgaaggtcacttcccctttcatgatctgcgtagaatcatactcatccatgttcgtttccagtacctgtctttgatgggcgtaacaccaccatcaatatggacgtcgatctccct-3'。3.根据权利要求2所述的一种纯白色真姬菇Finc-W-247的分子标记的获得方法，其特征在于：所述步骤3)RAPD法的PCR扩增反应体系为：总体积25μL：基因组模板20-30ng/μL1.0μL，随机引物0.5pmol/μL1.0μL，10mMdNTPmix0.5μL，10×Taq缓冲液2.5μL，25mMMgCl22.0μL，Taq酶5U/μL0.25μL，加水至25μL；PCR反应条件：预变性95℃3min；94℃45s，36℃60s，72℃2min，35个循环；72℃延伸10min；纯白色真姬菇Finc-W-247菌株或其子实体特异DNA片段大小为989bp。4.根据权利要求2或3所述的一种纯白色真姬菇Finc-W-247的分子标记的获得方法，其特征在于：所述步骤5)中SCAR分子标记的PCR扩增，其体系为：总体积25μL，模板20～30ng/μL1μL，Finc-W-247特异引物对0.5pmol/μL各0.5μL，10mMdNTPmix0.5μL，10×TaqBuffer2.5μL，25mMMgCl22.0μL，Taq酶5U/μL0.25μL，加水至25μL；PCR反应条件：预变性95℃3min；94℃30s，62℃30s，72℃1min，35个循环；72℃延伸5min。5.根据权利要求1所述的一种纯白色真姬菇Finc-W-247菌株的分子标记应用于纯白色真姬菇Finc-W-247菌株的快速鉴定和检测。”鸿滨禾盛公司于2016年8月19日向专利复审委员会提出无效宣告请求。2017年4月7日，专利复审委员会发出第31871号无效宣告请求审查决定，维持本专利有效。鸿滨禾盛公司于2017年8月30日再次向专利复审委员会提出无效宣告请求，于2017年9月30日提交了补充意见和如下证据：证据1：吴**等，SCAR分子标记技术在香菇菌株鉴定上的应用研究，菌物学报，2005年,第24卷2期，第259-266页，复印件8页。证据2：专利复审委员会于2017年4月7日作出的第31871号无效宣告请求审查决定书。证据3：真姬菇品系NN12的全基因组序列，GenBank，在线公开2016年5月11日，及其中文译文，复印件共11页。经形式审查合格，专利复审委员会于2017年9月12日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及附页转给了丰科公司，同时成立合议组对本案进行审查。丰科公司针对上述无效宣告请求分别于2017年10月26日和2017年11月28日提交了意见陈述书和反证1（李长喜等编著，《真姬菇高产栽培问答》，中原农民出版社，封面、版权页、第8-9页，2003年2月）。2018年1月3日，专利复审委员会举行口头审理。2018年1月8日，专利复审委员会作出被诉决定。诉讼中，鸿滨禾盛公司提交了福建农林大学硕士学位论文《分子标记对斑玉蕈种质资源鉴定及其杂交育种研究》，用以证明真姬菇杂交菌株的鉴定要与双亲进行比较，扩增的DNA条带来自亲本。福建农林大学硕士学位论文《金针菇SCAR标记遗传连锁图的构建》，用以证明SCAR标记来自于双亲。书籍《中国食用菌菌种学》，用以证明食用菌遗传变异、分子标记相关基础知识。庭审中，原告认可被诉决定归纳的本专利权利要求1、2与证据1之间的区别技术特征，但认为该区别技术特征是本领域技术人员可以通过常规手段进行实验而获得，不具备创造性。另查，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局行使。上述事实，有被诉决定所依据的审查文本、各方当事人在行政阶段和诉讼阶段提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、本专利是否符合专利法第二十六条第三款、第二十六条第四款的规定专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。专利法第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。（一）关于纯白色真姬菇Finc-W-247菌株的保藏。专利制度的本质是以公开换保护，这就涉及专利权人对某一技术方案的垄断与社会公共利益的平衡。专利权人在获得一定期限的排他权利的同时，也负有义务充分公开该发明的技术方案，使得本领域技术人员能够实现，进而使该发明切实推动科技进步，并使社会公众从中获益。这也要求授予专利权的权利要求保护范围应当清楚，且与其对现有技术做出的贡献相匹配，能够得到说明书的支持。专利审查指南第二部分第十章第9.2节针对说明书的充分公开对生物材料的保藏作出规定。本案中，涉及纯白色真姬菇菌株Finc-W-247的CN201310030601.2号专利与本专利是相同专利权人的同日申请。在该菌株专利的授权程序中，第三人提交了该菌株已于2012年9月24日在中国武汉的中国典型培养物保藏中心进行保藏的菌种保藏和存活证明，明确记载了该菌株的保藏信息。遗传资源来源披露登记表明确记载了纯白色真姬菇菌株Finc-W-247来源于第三人自身。上述CN201310030601.2号菌株专利中描述的菌株编号、序列信息等涉及菌株性质的详细信息和本专利中相应菌株的对应信息完全一致，可以确定两个专利中的菌株是相同菌株。在与本案紧密关联案件能够确认所述菌株的保藏证明和存活证明已经在申请日前提交的情况下，被诉决定认定本案存在第三人没有提交前述保藏和存活证明等相关文件的瑕疵，但该瑕疵没有改变所述菌株Finc-W-247在本专利的申请日前已按照专利程序进行过保藏且保藏证明和存活证明已经向专利局提交的事实，并无不妥。CN201310030601.2号专利与本专利是同一申请人同日申请的技术上紧密关联的专利，不属于专利审查指南中提及的在说明书背景技术部分引证文件的情形，因此专利审查指南中关于引证文献公开日期的规定不适用于本专利的前述情形。（二）关于本专利中的Finc-W-247分子标记能否实现鉴定功能。鉴别菌种种类通常需要检测多个性状而不是只依靠分子标记。在实际的分类鉴定中，需要将分子标记与传统的菌种形态特征、遗传特性结合加以判断。证据2中所述的利用颜色和分子标记进行区分是在待鉴定的菌株为白色的白玉菇和棕褐色的蟹味菇的前提下进行的分析，而不应将其扩展至任意的菌种分类。虽然真姬菇的菌丝为白色，在菌丝阶段难以通过颜色进行区分，但本领域技术人员在对Finc-W-247菌株进行鉴定时，根据被鉴定材料的情况，除采用本专利所述分子标记外，有能力结合已知的其他分类指标作出判断，本专利的技术方案能够实现区分Finc-W-247菌株的目的。本专利说明书明确记载了所述Finc-W-247分子标记序列将Finc-W-247菌株与H-W、G-W、GC-W等三个现有的真姬菇菌株进行比较时显示出特异性，表明该分子标记序列可以将Finc-W-247菌株与常见的真姬菇菌株进行区分。此外，原告认为本专利获得所述Finc-W-247分子标记序列有可能来自另一亲本，难以说明其具备专一性，但缺乏充分的在案证据予以证明。综上，原告关于本专利不符合专利法第二十六条第三款、第二十六条第四款的理由缺乏依据，本院不予支持。二、本专利是否符合专利法第二十二条第三款的规定专利法第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。本案中，权利要求1要求保护一种纯白色真姬菇Finc-W-247的分子标记。权利要求2要求保护获得分子标记的制备方法。证据1公开了SCAR分子标记技术在香菇菌株鉴定上的应用研究：包括提取香菇基因组DNA，进行RAPD多态性分析，RAPD特异片段回收、克隆和测序，从香菇菌株162和申香10号获得特异片段，设计特异引物将其转化为稳定的SCAR标记，从而获得特异的DNA指纹用于香菇菌株162和申香10号的准确鉴定。鉴于被诉决定有关二者区别技术特征的归纳正确，原告对此亦不持异议，本院予以确认。即本专利权利要求1、2与证据1之间的区别技术特征均为：被鉴定的菌种不同、引物不同，所述作为分子标记的特异DNA片段不同。即证据1没有公开权利要求1、2所限定菌株、引物、分子标记序列的任何特征。对于上述区别技术特征，仅在证据1公开的本领域通常使用RAPD和SCAR技术鉴定香菇的基础上，没有其他现有技术提及纯白色真姬菇菌株Finc-W-247，以及有关该菌株的特异核酸序列信息，也没有证据表明真姬菇菌株的这些生物信息属于本领域公知常识，本领域技术人员不会想到要对纯白色真姬菇菌株Finc-W-247进行RAPD和SCAR技术分析，也不会预期到分析中必定存在可用于将该菌株与其他纯白色真姬菇相区别的特异性分子标记。而对于实现鉴定目的的分子标记来说，并不要求该序列必须与特定功能相关，只需要其具备特异性即可。本领域技术人员没有动机从纯白色真姬菇Finc-W-247菌株中获取分子标记序列，且上述区别特征也并非本领域的公知常识。综上所述，在证据1的基础上，结合本领域公知常识得到本专利权利要求1、2的技术方案是非显而易见的。故本专利权利要求1、2相对于证据1和本领域公知常识的结合具有突出的实质性特点和显著的进步，具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。被诉决定对此认定正确，本院予以确认。权利要求3、4是权利要求2的从属权利要求，权利要求5是权利要求1的从属权利要求。在权利要求1、2具备创造性的基础上，权利要求3-5也具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。综上所述，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法。原告的诉讼理由不能成立，对其诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告天津鸿滨禾盛农业技术开发有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告天津鸿滨禾盛农业技术开发有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  刘仁婧人民陪审员  郭振强人民陪审员  仝连飞二〇二〇年九月二日法官 助理  杨恩义书 记 员  国 佳