广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤民终1473号上诉人（一审原告）：广州市中昊装饰材料有限公司，住所地广东省广州市白云区太和镇谢家庄一队永利西街自编**。法定代表人：兰兆林，该公司总经理。委托诉讼代理人：宁方方，广东诺品律师事务所律师。委托诉讼代理人：李小沫，广东诺品律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：中山市光弘光电科技有限公司，住所地广东省中山市古镇镇冈东第三工业区新丰街**第**之2。法定代表人：周良奎，该公司经理。委托诉讼代理人：柏伟，广东岐江律师事务所律师。委托诉讼代理人：欧丽敏，广东岐江律师事务所律师。上诉人广州市中昊装饰材料有限公司（以下简称中昊公司）因与被上诉人中山市光弘光电科技有限公司（以下简称光弘公司）侵害外观设计专利权（专利号为ＺＬ20153028××××.9，以下简称涉案专利）纠纷一案，不服广州知识产权法院（2019）粤73民初481号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月22日受理后，依法组成合议庭对本案进行审理。中昊公司的委托诉讼代理人李小沫、光弘公司的法定代表人周良奎和委托诉讼代理人柏伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中昊公司上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判支持中昊公司全部诉讼请求。2.本案一、二审诉讼费由光弘公司负担。主要事实和理由：1.涉案专利权人何培忠将涉案专利许可给中昊公司使用，许可方式为独占实施许可，中昊公司有权对侵犯涉案专利的制造、销售、许诺销售行为进行起诉。一审法院认定中昊公司仅有权对侵害涉案专利的制造行为提起诉讼，属于事实认定错误。2.光弘公司实施了销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，需就上述行为承担赔偿责任。一审法院对于光弘公司是否实施销售、许诺销售被诉侵权产品的行为不予审查，属于遗漏重要事实。光弘公司答辩称：1.涉案专利的专利权人何培忠将涉案专利许可给中昊公司使用，许可合同中并无约定第三方侵犯涉案专利时，中昊公司有权提起诉讼，故中昊公司无权就被诉侵权产品的销售、许诺销售行为提起诉讼。2.被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，光弘公司不应向中昊公司承担侵权赔偿责任。光弘公司只是为避免诉累才未上诉。综上，请求驳回中昊公司上诉请求，维持原判。中昊公司向一审法院提起诉讼，请求判令：1.光弘公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害专利号为ＺＬ20153028××××.9外观设计专利权产品的行为，并销毁库存侵权产品及模具；2.光弘公司赔偿中昊公司损失和合理费用共10万元；3.光弘公司承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：案外人何培忠于2015年8月4日向国家知识产权局申请名为“ＬＥＤ灯珠拼板”的外观设计专利，2016年1月6日获得授权，专利号为ＺＬ20153028××××.9。该专利第6年年费已于2020年1月15日缴纳。2017年2月7日，国家知识产权局出具《外观设计专利权评价报告》，初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。报告记载，通过检索到的现有设计情况看，LED灯珠拼板类产品多由镶嵌了灯珠的细条多层嵌套构成薄板状，但在具体的平面构成图案上有较大设计空间,因而涉案专利和对比设计1设计2之间具有显著差异，其他对比设计与涉案专利的差异更显著。2016年1月6日，何培忠与中昊公司签订《专利使用许可合同》，何培忠以独占实施许可的方式无偿许可中昊公司在中国境内制造涉案专利产品，期限为合同签字之日起至2025年8月3日止。一审法院依中昊公司申请，向中国中山（灯饰）知识产权快速维权中心调取（2018）中维调字第175号的勘验检查登记清单、抽样取证清单、勘验笔录、现场勘验图片、被抽样取证实物。勘验笔录记载，光弘公司确认被诉侵权产品库存量约100，无生产模具。一审庭审时，当庭拆封（2018）中维调字第175号被抽样取证封存实物，内有一个LED灯珠拼板。中昊公司主张该产品为本案被诉侵权产品，称光弘公司制造、销售、许诺销售被诉侵权产品。光弘公司确认销售被诉侵权产品，但主张其只生产灯板上的灯珠，灯板系从第三人处购买，并非其生产。将被诉侵权设计与涉案专利进行比对，中昊公司认为两者构成近似，被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。光弘公司认为两者不相同也不近似，区别如下：1.涉案专利圈数24圈，被诉侵权产品11圈；2.涉案专利的线路板细窄，被诉侵权产品粗壮；3.涉案专利能贴的灯珠比被诉侵权产品细小；4.被诉侵权产品中心有4个方形插座，涉案专利没有；5.被诉侵权产品每个柱缝均有凹凸散热槽，涉案专利没有；6.被诉侵权产品有椭圆形的固定孔，涉案专利没有。光弘公司主张被诉侵权产品已取得外观设计专利，并提交《外观设计专利证书》佐证，专利证书记载周良奎是名称为“光源（方形贴片）”、专利号为ＺＬ20173020××××.2的外观设计专利的专利权人，该专利申请日为2017年5月26日，授权公告日为2017年12月12日。一审庭审中，中昊公司请求由法院酌定本案的赔偿数额。光弘公司是有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2016年5月5日，注册资本为20万元，经营范围为研发、生产、加工、销售LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具、电光源。一审法院认为，案外人何培忠是名为“ＬＥＤ灯珠拼板”、专利号为ＺＬ20153028××××.9外观设计专利的专利权人，该专利至今合法有效，应受法律保护，他人未经许可，不得实施该专利。何培忠许可中昊公司以独占许可的方式制造涉案专利产品，故中昊公司有权提起本案诉讼。（一）关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围的问题。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。在与外观设计专利产品相同或者近似种类产品上，采用与授权外观设计相同或近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。人民法院认定外观设计是否相同或近似时，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权专利设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中，被诉侵权产品与涉案专利均为LED灯珠拼板，属同类产品。将被诉侵权产品与涉案专利进行比对，两者整体均呈正方形，由镶嵌了LED灯珠的细条多层回旋构成的平板，细条上有若干小孔，层与层之间有若干连接细条。虽然两者的细条圈数及粗细、孔的大小等略有不同，但根据《外观设计专利权评价报告》可知，此类产品在具体的平面构成图案上有较大设计空间,两者的整体形状、线条设计等方面基本一致，将整体形状、主要的细节设计相结合进行综合判断，从一般消费者的认知能力和知识水平出发，上述区别属于细微差别，对产品的整体视觉效果不产生实质性影响，两者构成近似。故一审法院认定被诉侵权设计落入涉案外观设计专利权的保护范围。（二）关于光弘公司是否实施被诉侵权行为的问题。中昊公司主张光弘公司制造、销售、许诺销售被诉侵权产品。本案中，根据中昊公司与案外人签订的《专利使用许可合同》，中昊公司有权对涉嫌侵害涉案专利的制造行为提起诉讼，即中昊公司无权对涉嫌侵害涉案专利的销售、许诺销售行为提起诉讼，故对于光弘公司是否实施销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，一审法院不再审查。光弘公司的经营范围包括研发、生产、加工、销售ＬＥＤ产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具、电光源，具备制造被诉侵权产品的资质；被诉侵权产品上没有任何生产厂家信息；光弘公司虽主张被诉侵权产品中的底板来源于案外人，但未提交证据予以佐证。综上，一审法院认定被诉侵权产品由光弘公司制造。此外，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十三条规定，被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。名称为“光源（方形贴片）”、专利号为ＺＬ20173020××××.2的外观设计专利，申请日晚于涉案专利申请日，故光弘公司称被诉侵权产品使用的是该专利设计不构成侵权的主张依据不足，一审法院不予支持。（三）关于侵权责任如何承担的问题。光弘公司未经许可，制造侵犯涉案专利的产品，其行为已构成对涉案专利权的侵犯，应承担停止侵权和赔偿损失等民事责任。中昊公司要求光弘公司停止制造侵权产品的诉讼请求，依据充分，一审法院予以支持。光弘公司确认侵权产品有库存，故中昊公司要求销毁库存侵权产品的主张，一审法院予以支持。因现有证据不足以证明光弘公司有制造侵权产品的专用模具，故中昊公司要求光弘公司销毁制造侵权产品的专用模具的主张依据不足，一审法院不予支持。关于赔偿经济损失的问题。《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，因双方均无证据证明中昊公司因光弘公司的侵权行为所遭受的损失以及光弘公司因侵权所获得的利润，一审法院参考涉案专利类型，光弘公司的经营规模、侵权行为的性质和情节以及中昊公司因本案纠纷支出的合理维权费用等因素，酌定光弘公司赔偿中昊公司经济损失及维权合理费用共25000元。中昊公司超出25000部分的诉请，一审法院不予支持。一审法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款第一项、第八项、第三款，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决：一、光弘公司于判决发生法律效力之日起停止制造侵害何培忠名为“ＬＥＤ灯珠拼板”、专利号为ＺＬ20153028××××.9的外观设计专利权产品的行为，并销毁库存侵权产品；二、光弘公司于判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿中昊公司经济损失及合理维权费用共25000元；三、驳回中昊公司的其他诉讼请求。二审中，中昊公司向本院提交一份由涉案专利权人何培忠于2020年7月17日出具的《情况说明》并申请何培忠出庭作证。何培忠出庭确认《情况说明》内容的真实性。《情况说明》主要内容为确认何培忠以独占许可的方式将涉案专利许可中昊公司制造、销售、许诺销售专利产品，并许可中昊公司单独对侵犯涉案专利的侵权行为进行维权。光弘公司质证认为，上述《情况说明》与涉案独占许可协议的内容不符，系专门为赢得本案诉讼而制作；针对《情况说明》出具之前发生的行为，应以独占许可协议的内容为准。本院对中昊公司的上述举证将结合全案情况在下文中予以综合分析认定。本院经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。另查明以下事实：1.一审法院向中山市知识产权局、中国中山（灯饰）知识产权快速维权中心调取的勘验笔录显示，调查人员来到光弘公司的工商登记经营地址进行现场勘验，被调查人为光弘公司法定代表人周良奎；调查人员询问周良奎该款被投诉涉嫌侵犯ＺＬ20153028××××.9号专利（即涉案专利）权的产品生产、销售、库存各有多少，周良奎回答不清楚生产量和销售量，现库存约有100块。一审庭审笔录记载，审判人员询问光弘公司除了卖ＬＥＤ光源外是否还销售其他产品，光弘公司称只卖ＬＥＤ光源（即被诉侵权产品）。2.涉案专利权人何培忠与中昊公司于2016年1月6日签订《专利使用许可合同》。该合同第一条第2点约定“本专利权的保护范围：LED灯珠拼板专利制造、生产”；第5点约定何培忠许可中昊公司使用专利的形式为独占实施许可。何培忠在二审中出具《情况说明》并出庭作证，其对中昊公司单独行使本案诉权起诉光弘公司制造、销售、许诺销售侵权行为并无异议，且对涉案《专利使用许可合同》中约定的中昊公司的权利予以明确，即确认以独占许可的方式将涉案专利许可中昊公司制造、销售、许诺销售专利产品。本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条规定，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。根据中昊公司的上诉理由和光弘公司的答辩意见，本院归纳二审争议焦点为：1.中昊公司是否有权在本案中起诉光弘公司涉嫌侵害涉案专利权的销售和许诺销售行为；2.光弘公司是否实施了销售和许诺销售被诉侵权产品的行为；3.一审法院判赔数额是否合理。（一）关于中昊公司是否有权在本案中起诉光弘公司涉嫌侵害涉案专利权的销售和许诺销售行为的问题。中昊公司上诉主张其有权在本案中起诉光弘公司涉嫌侵害涉案专利权的销售和许诺销售行为，并不仅限于制造行为，一审法院对此认定错误。经查，根据涉案专利权人何培忠与中昊公司签订的《专利使用许可合同》第一条第5点的约定，中昊公司系涉案专利的独占实施许可的被许可人。作为专利的独占实施被许可人，中昊公司有权使用涉案专利并在涉案专利权被侵害时单独向人民法院提起诉讼。根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款关于“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”的规定，侵害外观设计专利权的行为包括了制造、许诺销售、销售和进口专利产品四种行为类型。故专利独占实施许可的被许可人有权针对上述四种侵害行为进行维权是其享有被许可权利的应有之义。故中昊公司有权在本案中起诉光弘公司涉嫌侵害涉案专利权的销售和许诺销售行为。至于涉案《专利使用许可合同》第一条第2点关于“本专利权的保护范围：LED灯珠拼板专利制造、生产”的条款如何理解的问题，首先，从《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款关于“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”的规定可知，上述条款的表述与法律规定不符，并非专业法律用语；其次，上述条款的表述没有任何限制中昊公司行使诉权的意思表示。再次，该条明确授权中昊公司对制造专利产品的独占性，结合合同目的在于生产经营而非科研欣赏，制造的目的在于销售，销售、许诺销售难以释为已排除在外。最后，何培忠针对上述约定条款所存在的约定不清晰之处于二审中向本院提交《情况说明》并出庭作证，对中昊公司在本案针对光弘公司涉嫌侵害涉案专利权的制造、销售、许诺销售行为行使诉权表示确认。故一审法院仅以上述条款为依据认定中昊公司无权对涉嫌侵害涉案专利权的销售、许诺销售行为提起诉讼并对光弘公司是否实施销售和许诺销售侵权行为不作审查，该处理有误，本院予以纠正。中昊公司上述主张有理，本院予以支持。（二）关于光弘公司是否实施了销售和许诺销售被诉侵权产品行为的问题。中昊公司上诉主张光弘公司不仅实施了制造行为，而且实施了销售、许诺销售行为，相关证据为一审法院调取的勘验笔录。对于制造行为，一审判决已作认定，光弘公司亦未提起上诉。根据一审法院调取的勘验笔录和一审庭审笔录的记载，光弘公司对于其销售被诉侵权产品的事实予以确认。故本院认定光弘公司实施了销售被诉侵权产品的行为。关于许诺销售的问题。许诺销售，是以做广告、在商店橱窗中陈列、在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示，是一种有证据证明的客观行为。虽然勘验笔录记载勘验现场有约100个被诉侵权产品，但没有证据证明其处于前述状态，不能据此推定光弘公司许诺销售了被诉侵权产品。故中昊公司主张光弘公司实施了许诺销售被诉侵权产品的行为，理据不足，本院不予支持。（三）关于一审法院判赔数额是否合理的问题。本案事实表明，光弘公司未经许可，制造、销售被诉侵权产品，构成侵害涉案专利权，理应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。中昊公司诉请判令光弘公司停止制造、销售侵害涉案专利权产品的行为有理，本院予以支持。《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”中昊公司上诉主张涉案专利具有较高商业价值，光弘公司侵权情节严重，一审法院判赔数额过低。但其并未提交证据证明涉案专利的商业价值。因双方当事人均未提交充分证据证明中昊公司因侵权所遭受的实际损失或者光弘公司因侵权所获得的利益，亦无专利许可使用费标准予以参考，综合考虑涉案专利系外观设计专利、被诉侵权行为包括制造和销售、光弘公司的经营规模、中昊公司为维权委托律师参与诉讼等因素，本院将光弘公司赔偿中昊公司经济损失及合理维权费用调整为40000元。中昊公司超出上述部分的诉请，本院不予支持。综上所述，中昊公司上诉请求部分有理，对其有理部分，应予支持；一审判决认定事实部分不清，适用法律部分错误，应予纠正。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销广州知识产权法院（2019）粤73民初481号民事判决；二、中山市光弘光电科技有限公司于本判决发生法律效力之日起停止制造、销售侵害何培忠名为“ＬＥＤ灯珠拼板”、专利号为ＺＬ20153028××××.9的外观设计专利权产品的行为，并销毁库存侵权产品；三、中山市光弘光电科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿广州市中昊装饰材料有限公司经济损失及合理维权费用合计40000元；四、驳回广州市中昊装饰材料有限公司的其他诉讼请求。若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2300元，由广州市中昊装饰材料有限公司负担1380元，中山市光弘光电科技有限公司负担920元。二审案件受理费1675元，由广州市中昊装饰材料有限公司负担1005元，中山市光弘光电科技有限公司负担670元。广州市中昊装饰材料有限公司已预交一审案件受理费2300元、二审案件受理费1675元。根据双方同意，其多交纳的一审案件受理费920元和二审案件受理费670元，由中山市光弘光电科技有限公司履行本判决时向广州市中昊装饰材料有限公司迳付，一、二审法院不另作清退。本判决为终审判决。审判长  欧丽华审判员  肖少杨审判员  叶 丹二〇二〇年九月十五日法官助理伍旖凡书记员田青