中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终9161号上诉人（原审原告）：安徽省三洲国际贸易有限公司，住所地中华人民共和国安徽省亳州市。法定代表人：廖玉生，董事长。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：刘中博，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：芬瑞特有限公司，住所地捷克共和国夫里德兰特那德奥斯特拉维莱哈尔佐夫斯卡街**。法定代表人：彼得·科瓦什，董事长。委托诉讼代理人：杨善军，北京市汉威律师事务所律师。上诉人安徽省三洲国际贸易有限公司（简称三洲国际公司）因商标不予注册复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2017）京73行初4104号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月1日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院审理查明：一、诉争商标1．注册人：三洲国际公司。2．申请号：14301414。3．申请日期：2014年4月2日。4．标志：Ferrit及图。5．指定使用的商品第7类（类似群0730、0733-0734、0738）：截煤机；采掘机；拖运设备（矿井用）；矿井作业机械；地质；地质勘探选矿用机器设备；铁路建筑机器；天车；带升降设备的立体车库；内燃机燃料转换装置；柴油机（陆地车辆用的除外）。二、被诉决定：商评字[2017]第53129号《关于第14301414号“Ferrit及图”商标不予注册复审决定书》。被诉决定作出时间：2017年5月12日。被诉决定认定：1．诉争商标与芬瑞特有限公司（简称芬瑞特公司）商号中的“Ferrit”文字相同，且诉争商标指定使用的矿井作业机械等商品与芬瑞特公司向消费者提供单轨吊机车设备等商品均系矿山用商品，诉争商标的注册易导致相关公众误认为其商品来源于芬瑞特公司，从而产生混淆、误认，因此，诉争商标的申请注册构成了2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十二条规定的损害他人现有的在先权利之情形；2．芬瑞特公司提交的在案证据足以证明通过宣传、使用“Ferrit及图”在中国相关公众中已具有一定影响，因此，诉争商标的申请注册违反了2013年商标法第三十二条关于不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之规定，决定：诉争商标不予核准注册。三、其他事实在行政阶段，三洲国际公司提交了以下证据：1．三洲国际公司营业执照、外商投资企业批准证书、税务登记证、组织机构代码证，证明三洲国际公司主体资格；2．芬瑞特（中国）矿山设备制造有限公司（简称芬瑞特矿山公司）营业执照、外商投资企业批准证书、组织机构代码证、税务登记证，证明：（1）芬瑞特矿山公司主体资格；（2）芬瑞特矿山公司曾是芬瑞特公司与三洲国际公司合资设立的公司；（3）因芬瑞特公司的原因芬瑞特矿山公司于2013年5月后与芬瑞特公司没有任何关系，但三洲国际公司仍是芬瑞特矿山公司的股东；（4）三洲国际公司享有注册芬瑞特商标的主体资格；3．西布朗（安徽）建设工程有限公司（简称西布朗公司）营业执照、外商投资企业批准证书、机构代码证、税务登记证，证明西布朗公司的主体资格，该公司系三洲国际公司法定代表人廖玉生的独资公司；4．芬瑞特公司曾于2010年授予廖玉生接受中国境内法律文件送达的法律授权委托书，芬瑞特矿山公司企业名称预先核准通知书[2010]第247号、[2011]第314号（两份通知书中投资人先后为西布朗公司与芬瑞特公司，以及三洲国际公司与芬瑞特公司）、中国对外翻译出版有限公司出具文件确认“Ferrit”可音译为“芬瑞特”，证明2010年芬瑞特公司曾与西布朗公司合意设立芬瑞特矿山公司，后因芬瑞特公司的原因，公司注册顺延，由三洲国际公司取代西布朗公司作为股东与芬瑞特公司设立了芬瑞特矿山公司，芬瑞特矿山公司在中国地区享有在先商号权益；“芬瑞特”的中文名称最早于2010年8月因设立芬瑞特矿山公司而翻译产生，商号权益应为芬瑞特矿山公司所独享，与芬瑞特公司无关；5．芬瑞特矿山公司宣传画册、公司宣言、荣誉证书，《中华儿女》杂志报道三洲国际公司法定代表人的文章，廖玉生个人荣誉证书，宣传爱国先进典型通知，芬瑞特矿山公司的招投标文件，长期合作意向书，长期合作协议书，网页信息，安徽省、亳州市相关部门文件，2012年芬瑞特矿山公司的房地产估价报告，2014年芬瑞特矿山公司的建设项目环境影响报告表、固定资产投资项目节能评估报告表，涡阳县商务局文件，芬瑞特矿山公司产品宣传材料，联合国紧急救援中国中心材料等，证明三洲国际公司作为股东之一而设立的芬瑞特矿山公司是知名企业，该公司依法设立并经过各方面各项指标认证，与国家其他大型企业的合作，享有雄厚的经济与实体能力，能独立完成法定职责；6．原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）作出的不予注册复审决定3份，商标评审委员会对芬瑞特矿山公司申请注册在第35、37、42类商品上的“芬瑞特FERRIT”商标予以核准注册，“芬瑞特FERRIT”商标系芬瑞特矿山公司合法享有；7．芬瑞特公司营业执照、合伙企业合同，证明芬瑞特公司不具有独立的生产制造能力，只是简单的商品交易、机械维修、动产出租与出借，不能享有商标权利，不具备商号权所必备的特征；芬瑞特公司企业设立时间为2006年9月21日之后，非1993年；芬瑞特公司存在欺诈行为，与其关联的其他证据均系伪造；芬瑞特公司经营范围与三洲国际公司申请注册商标的指定使用商品不相同，诉争商标未侵害其在先权利；芬瑞特公司不享有知名品牌；8．法院裁判文书，证明：（1）芬瑞特矿山公司曾系三洲国际公司与芬瑞特公司共同设立的外商投资企业；（2）芬瑞特矿山公司于2013年后与芬瑞特公司没有任何关系；（3）三洲国际公司注册芬瑞特系列商标，是基于芬瑞特矿山公司的商号权而进行的合法行为，与芬瑞特公司没有关系；（4）芬瑞特公司起诉并欲撤销芬瑞特矿山公司的意图，是因芬瑞特矿山公司的商号已经在中国乃至捷克享有盛名权,故引起芬瑞特公司的关注；9．芬瑞特公司起诉安徽省涡阳县商务局、安徽省工商行政管理局的行政起诉状，证明芬瑞特公司名称为Ferrit，而非“芬瑞特FERRIT”；其无论公司名称或者商号均与三洲国际公司商标无关；10．亳州市工商行政管理局文件（工商函[2013]1号），向芬瑞特矿山公司催缴实收资本、安徽省亳州市外事办文件，三洲国际公司认为这些文件可体现芬瑞特公司非诚信企业，涉嫌违规。芬瑞特公司提交了下列证据：芬瑞特公司及其关联企业简介和资格证明材料，芬瑞特公司与他人签署的产品买卖合同，芬瑞特公司泰安子公司的杂志认刊合同，杂志发布的部分广告资料，芬瑞特公司各类产品2001年至2011年在全球市场的销售情况统计表，芬瑞特公司的宣传和使用情况资料，芬瑞特公司及其各分公司、子公司的购销合同、发票等单据，芬瑞特公司与三洲国际公司之间的合作意向书等。原审诉讼中，三洲国际公司提交了以下证据：1．第12555997号商标注册证及该商标无效宣告请求裁定书，对芬瑞特矿山公司申请注册在第35类广告等服务上的商标裁定予以维持，驳回了芬瑞特公司的请求；2．第12556051号商标注册证及该商标无效宣告请求裁定书、不予注册复审决定书，对芬瑞特矿山公司申请的该商标裁定在采矿服务上予以无效宣告，其余服务上予以维持；3．第12556063号商标注册证及该商标无效宣告请求裁定书，不予注册复审决定书，对芬瑞特矿山公司申请在第42类包装设计等服务上的商标裁定予以维持；4．三洲国际公司委托涡阳县剑志装潢部设计“Ferrit及图”的材料及收据；5．（2016）皖行终127号判决，安徽省高院对芬瑞特公司要求涡阳县商务局撤销芬瑞特矿山公司的请求已被驳回。原审另查，本院对第10089124、10244126号“Ferrit”“Ferrit及图”商标作出的（2017）京行终894、895号商标异议复审行政判决认定，芬瑞特公司主张其在享有在先商号权益，并提交了证据表明其通过在中国设立代表处以及独资或者合资公司，早在2008年就开始在中国使用“FERRIT”商号，而且芬瑞特公司和其北京代表处以及关联公司均从事矿山设备生产和销售。在该案诉争商标（指定使用商品与本案诉争商标指定使用商品基本相同）申请日之前，上述公司在中国进行了一定范围的销售、宣传活动，可以认定在该案诉争商标申请日（2011年10月）前，芬瑞特公司享有在先的商号权益。三洲国际公司主张其与芬瑞特公司的法定代表人彼得??科瓦什共同投资设立了芬瑞特矿山公司，因此，“FERRIT”并非芬瑞特公司独创，但根据三洲国际公司提交的证据，西布朗公司与芬瑞特公司于2010年8月6日获得企业登记机关颁发的《企业名称预先核准通知书》，预先核准芬瑞特矿山公司，2011年9月16日，获得了外商投资企业批准证书，批准三洲国际公司与捷克共和国海外国际贸易有限公司设立芬瑞特矿山公司，但2012年11月16日，芬瑞特公司以及彼得??科瓦什致函三洲国际公司及其法定代表人、西布朗公司告知其芬瑞特矿山公司项目不再进行。因此，三洲国际公司与芬瑞特公司投资设立的芬瑞特矿山公司并未成功设立亦未开始生产经营。而芬瑞特公司在合作设立芬瑞特矿山公司之前已经开始在中国使用“FERRIT”商号。而且尽管三洲国际公司与芬瑞特公司曾经进行过合作，但其并未提供证据表明芬瑞特公司授权三洲国际公司使用其“FERRIT”商号或者将“FERRIT”作为商标注册。前述两份判决同时确认芬瑞特公司及其在中国设立的办事处或关联公司在诉争商标申请日前已经将“FERRRIT”作为商标使用在矿山设备商品上，并具有了一定影响力。三洲国际公司知晓芬瑞特公司对“FERRIT”商标享有在先权益，在此情况下，三洲国际公司申请注册该案诉争商标构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标。三洲国际公司不服被诉决定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院认为，本案诉争商标与第10089124、10244126号“Ferrit”“Ferrit及图”商标在标志及指定使用商品上基本相同。本院作出的在先生效判决已经确认芬瑞特公司于2011年10月前享有“FERRIT”商号权益，同时也对“FERRIT”商标享有在先权益。诉争商标于2014年4月2日提出申请，在无相反证据推翻生效判决确认事实的情况下，诉争商标申请日前，芬瑞特公司亦享有“FERRIT”商号权益，同时也对“FERRIT”商标享有在先权益。三洲国际公司未提供证据证明芬瑞特公司授权其使用“FERRIT”商号或作为商标注册，诉争商标指定使用的截煤机等商品与芬瑞特公司生产销售的矿山设备属于类似商品，诉争商标的申请注册容易使得相关公众对其指示的商品来源与芬瑞特公司产生混淆误认，从而损害芬瑞特公司的在先商号权益，亦构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回三洲国际公司的诉讼请求。三洲国际公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉决定，并判令中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）重新作出决定，其主要上诉理由为：一、诉争商标属于三洲国际公司在先申请注册，芬瑞特公司未在我国申请注册“Ferrit及图”商标，因此不享有商标专用权；二、诉争商标已通过初审公告，诉争商标使用的国家和地区与芬瑞特公司的商标使用的国家和地区不同，不会造成相关公众的混淆、误认；三、诉争商标是因三洲国际公司与芬瑞特公司于2010年7月合资设立芬瑞特矿山公司而经过中国对外翻译出版有限公司翻译认证的，并于2010年10月11日由安徽省涡阳县剑志装潢部独立设计的，诉争商标并非芬瑞特公司的商号，未损害芬瑞特公司商号权。因此，诉争商标应当予以核准注册。国家知识产权局及芬瑞特公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有诉争商标档案、被诉决定及当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。另查，根据中央机构改革部署，商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局行使。本院认为，2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该规定的在先权利包括在先商号权益。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定，商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。第二十一条规定，当事人主张的字号具有一定的市场知名度，他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。当事人以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为依据提出主张的，适用前款规定。判断诉争商标是否侵害了他人的在先商号权益，通常应考虑以下构成要件：1．商号的登记日、使用日应早于诉争商标申请注册日；2．诉争商标与在先商号相同或近似；3．该在先商号在诉争商标申请日之前，在与诉争商标核定使用的相同或类似商品或服务上已在中国境内使用并具有一定知名度；4．诉争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权益人的利益可能受到损害。本院作出的在先判决认定，芬瑞特公司主张其享有在先商号权益，并提交了证据表明其通过在中国设立代表处以及独资或者合资公司，早在2008年就开始在中国使用“FERRIT”商号，而且芬瑞特公司和其北京代表处以及关联公司均从事矿山设备生产和销售。在该案诉争商标申请日之前，上述公司在中国进行了一定范围的销售、宣传活动，可以认定在该案诉争商标申请日前，芬瑞特公司享有在先的商号权益。故在案证据可以证明芬瑞特公司在矿山设备等商品上在先使用“FERRIT”商号并具有一定知名度，三洲国际公司主张芬瑞特公司不享有在先商号权益的上诉理由不能成立。诉争商标为“Ferrit及图”，与芬瑞特公司的在先商号相同，诉争商标指定使用的截煤机等商品与芬瑞特公司生产销售的矿山设备属于类似商品，诉争商标的申请注册容易使得相关公众对其指示的商品来源与芬瑞特公司产生混淆、误认，从而损害芬瑞特公司的在先商号权益。因此，诉争商标的申请注册违反了2013年商标法第三十二条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定，三洲国际公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第一款、第二款规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。适用2013年商标法第三十二条后半段时通常需要具备四个构成要件：1．他人未注册商标在诉争商标申请日之前已经使用并具有一定影响；2．诉争商标与在先商标相同或近似；3．诉争商标所使用的商品与在先商标使用的商品为同一种或者类似商品；4．诉争商标申请人具有恶意。本院作出的在先判决认定，芬瑞特公司及其在中国设立的办事处或关联公司在诉争商标申请日前已经将“FERRIT”作为商标使用在矿山设备商品上，并且具有了一定影响力。同时，三洲国际公司的法定代表人曾与芬瑞特公司的法定代表人共同申请设立芬瑞特中国公司，故三洲国际公司知晓芬瑞特公司对“FERRIT”商标享有在先权益。因此，诉争商标的申请注册违反了2013年商标法第三十二条申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的规定，三洲国际公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，应予维持。三洲国际公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由安徽省三洲国际贸易有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审判长 樊 雪审判员 王晓颖审判员 宋 川二〇二〇年九月二十五日书记员 宋 爽