北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终3486号上诉人（原审第三人）：开平市东鹏卫浴实业有限公司，住所地广东省江门市。法定代表人：谭欣源，总经理。委托诉讼代理人：刘延喜，北京市立方（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：杜少辉，北京市立方（广州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：广东东鹏控股股份有限公司，住所地广东省清远市高新技术开发区。法定代表人：何新明，董事长。委托诉讼代理人：董咏宜，广东三环汇华律师事务所律师。委托诉讼代理人：邓猛烈，男，1978年12月2日出生，汉族，广东三环汇华律师事务所实习律师，住广州市天河区。被上诉人（原审原告）：广东东鹏文化创意股份有限公司，住所地广东省佛山市禅城区。法定代表人：何新明，董事长。委托诉讼代理人：董咏宜，广东三环汇华律师事务所律师。委托诉讼代理人：张满兴，广东三环汇华律师事务所律师。原审被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：刘银龙，国家知识产权局审查员。上诉人开平市东鹏卫浴实业有限公司（简称开平东鹏公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院作出的（2019）京73行初1342号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月30日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.注册人：开平东鹏公司。2.注册号：4543060。3.申请日期：2005年3月16日。4.专用权期限至：2028年4月27日。5.标志：6.核定使用商品（第11类）：抽水马桶；小便池（卫生设施）；坐便器；卫生器械和设备；冷冻设备和装置；空气消毒器；供水设备；卫生间消毒散布器；小型取暖器。二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：广东东鹏控股股份有限公司（简称广东东鹏公司）。2.注册号：1212844。3.申请日期：1997年8月13日。4.专用权期限至：2028年10月6日。5.标志：6.核定使用商品（第19类）：建筑砖瓦。（二）引证商标二1.注册人：广东东鹏公司。2.注册号：4246716。3.申请日期：2004年8月31日。4.专用权期限至：2029年4月6日。5.标志：6.核定使用商品（第19类）：建筑用木材；大理石；人造石；水泥；石膏板；非金属砖瓦；耐火砖瓦；非金属建筑材料；石料粘合剂。（三）引证商标三1.注册人：广东东鹏公司。2.注册号：1927652。3.申请日期：2001年6月11日。4.专用权期限至：2022年8月27日。5.标志：6.核定使用商品（第19类）：砖；建筑用嵌砖；波形瓦；非金属砖瓦；建筑用非金属砖瓦；建筑用非金属墙砖；非金属地板砖；玻璃马赛克；水磨石；瓷砖。三、被诉裁定：商评字[2018]第237542号《关于第4543060号“DOPEN”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2018年12月17日。原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）认为：一、广东东鹏公司、东鹏文化公司依据2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第二十八条、第三十一条在先商号权提起无效宣告的时间距诉争商标注册日已超过五年的期限，对此不予支持。二、已经注册的商标违反2001年商标法第十三条规定且具有恶意注册情形的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。在案证据可以看出，诉争商标与三引证商标构成近似商标，开平东鹏公司申请注册与广东东鹏公司近似的商标具有恶意。但诉争商标核定使用的“抽水马桶”等商品与广东东鹏公司、东鹏文化公司认为驰名的“建筑砖瓦”商品存在较大差异，广东东鹏公司、东鹏文化公司依据2001年商标法第十三条提出的无效宣告理由亦不能成立。综上，商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。四、其他事实广东东鹏公司、东鹏文化公司在评审阶段提交了以下主要证据：1.广东东鹏公司、东鹏文化公司所获得的相关荣誉证书复印件；2.2006年至2010年广东东鹏公司、东鹏文化公司与广东及其他地区的经销商签订的经销协议；3.2006年至2010年广东东鹏公司、东鹏文化公司与广告公司签订的广告合同及实际宣传图片；4.商标驰字（2005）第121号《关于认定“东鹏DONGPENG及图”商标为驰名商标的批复》等著名商标证明；5.（2013）高行终字第2385号行政判决书等。开平东鹏公司在评审阶段提交了以下主要证据：1.广东东鹏公司的工商登记信息；2.商标注册信息查询页；3.其他商标情况及在先案例；4.荣誉证书以及资质；5.广告宣传资料；6.货单及销售发票；7.开平东鹏公司生产的坐便器及外包装；8.开平东鹏公司国内部分经销网点照片等。广东东鹏公司、东鹏文化公司在原审诉讼阶段提交以下主要新证据：1.2002年1月“东鹏DONGPENG及图”商标在建筑砖瓦上被广东省工商行政管理局认定为广东省著名商标；2.2002年3月广东东鹏陶瓷股份有限公司荣获佛山市石湾区人民政府颁发的“佛山市石湾区2000年度纳税大户”三等奖；3.2003年12月中国共产党佛山市禅城区委员会和佛山市禅城区人民政府文件禅发（2003）76号文件表彰辖区内企业有广东东鹏陶瓷股份有限公司建筑陶瓷获得“中国名牌产品”称号企业；4.2003年1月广东东鹏陶瓷股份有限公司“东鹏牌陶瓷墙地砖”经国家质量监督检验检疫总局批准，获得产品质量免检，免检有效期：2003年1月至2006年1月，证书编号：（2003）国免字（44027080）号；5.2003年9月国家质量监督检验检疫总局授予广东东鹏陶瓷股份有限公司生产的东鹏牌建筑陶瓷为中国名牌产品，有效期：2003年9月至2006年9月；6.2004年7月广东省人民政府粤府证（2004）1370号特发-广东东鹏陶瓷股份有限公司荣获2003年度广东省百强民营企业称号；7.2005年3月，证书号：2005Y02051，广东东鹏陶瓷股份有限公司的商标注册证第1212844号“东鹏DONGPENG及图”商标延续为广东省著名商标，有效期三年；8.2006年12月广东东鹏陶瓷股份有限公司“东鹏牌陶瓷墙地砖”符合《产品免于质量监督检查管理办法》规定，经国家质量监督检验检疫总局批准，获得产品质量免检，免检有效期：2006年12月至2009年12月，证书编号：（2006）国免字（440270779）号；9.2006年5月广东省人民政府粤府证（2006）416号特发广东东鹏陶瓷股份有限公司荣获2004年-2005年度广东省百强民营企业称号，上述证据证明在诉争商标申请日前广东东鹏公司、东鹏文化公司的引证商标具有高度的知名度；10.2004年-2005年广东东鹏公司、东鹏文化公司与广东及其他地区的经销商签订的经销合同及发票等证据，证明销售区域覆盖全国；11.广东省佛山市工商行政管理局个体户、企业档案登记资料证明开平东鹏公司的法定代表人谭欣源以前经营的个体工商户与广东东鹏陶瓷股份有限公司经营地点位于同一地区广东省佛山市石湾区等证据。另查，2017年7月11日，广东东鹏陶瓷股份有限公司经广东省佛山市工商行政管理局核准变更登记为广东东鹏文化创意股份有限公司，即东鹏文化公司。2013年3月1日，广东东鹏公司是第19类“DP”“东鹏”“DONGPENG”“图形”的商标权人（含引证商标一至三），上述商标从广东东鹏陶瓷股份有限公司处受让，广东东鹏公司声明广东东鹏陶瓷股份有限公司仍可以普通许可方式进行自行、无偿使用以上商标，许可期限至商标注册有效期满之日止。根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。北京知识产权法院认为：本案实体问题适用2001年商标法审理，程序问题适用2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）商标法审理。诉争商标于2008年4月28日核准注册，广东东鹏公司、东鹏文化公司提起无效宣告的时间为2017年11月6日，其提起无效宣告请求的时间超出五年的期限，因此，认定广东东鹏公司、东鹏文化公司是否可以请求宣告诉争商标无效，需要依据2001年商标法判断引证商标一是否构成驰名商标以及开平东鹏公司注册诉争商标是否具有恶意。根据广东东鹏公司、东鹏文化公司提交的证据可知，引证商标一早在1998年就已开始使用。2003年至2005年间的销售发票以及纳税证明可以证明引证商标一在诉争商标申请日前已在全国多个省市范围内进行了相当规模的销售，能够在一定程度上反映出引证商标一在诉争商标申请日前具有一定知名度，虽然商标局作出驰名商标批复的时间晚于诉争商标注册日几个月，但驰名商标的认定是动态的，因此，该批复能够反映了一定时期内引证商标一的知名度情况。在原审诉讼阶段，广东东鹏公司、东鹏文化公司提供了引证商标一在诉争商标申请日前的2002年1月和2005年3月被评为广东省著名商标、2002年3月广东东鹏陶瓷股份有限公司荣获佛山市石湾区人民政府颁发的“佛山市石湾区2000年度纳税大户”三等奖、广东东鹏陶瓷股份有限公司荣获2004年至2005年度广东省百强民营企业称号以及广东东鹏陶瓷股份有限公司的产品经国家质量监督检验检疫总局批准获得产品质量免检等证据。综合考虑上述证据，能够认定引证商标一在诉争商标申请日前已经为相关公众知晓，构成驰名商标。引证商标一由中文“东鹏”及对应拼音与抽象的大鹏图形构成，诉争商标由“DONPEN”字母组合呼叫、发音接近引证商标“东鹏”。诉争商标与引证商标一构成近似商标。引证商标一自1998年起就已经在瓷砖商品上开始使用，并在诉争商标申请日前获得极高知名度，而开平东鹏公司与引证商标一当时的注册人广东东鹏陶瓷股份有限公司同处佛山市石湾区，开平东鹏公司理应知晓也实际知晓广东东鹏陶瓷股份有限公司在建筑砖瓦商品上使用引证商标一。虽然开平东鹏公司于2001年起开始使用“东鹏”字号，并在水龙头、淋浴、花洒等商品上申请注册“东鹏”商标，但均晚于引证商标一的核准注册日。因此，开平东鹏公司在后续申请注册东鹏商标时，应进行合理避让，防止相关公众产生误导。诉争商标核定使用的抽水马桶、小便池（卫生设施）商品与广东东鹏陶瓷股份有限公司生产销售的瓷砖商品均为常见的卫浴材料，在销售渠道和消费对象等方面具有一定的关联，相关公众也有较大程度的重合。将与引证商标一近似程度较高的诉争商标使用在抽水马桶、小便池（卫生设施）等商品上，容易使相关公众认为其提供者与广东东鹏公司、东鹏文化公司具有一定关联，从而误导公众。开平东鹏公司在明知广东东鹏陶瓷股份有限公司在先在建筑砖瓦商品上使用引证商标一，并已具有极高知名度的情况下，仍在抽水马桶、小便池（卫生设施）商品上申请注册诉争商标，难谓没有攀附他人商誉的意图。广东东鹏公司、东鹏文化公司提出的无效宣告请求符合法律规定。因此，开平东鹏公司申请注册诉争商标构成对引证商标一的复制、摹仿，并可能减弱引证商标一的显著性，产生误导公众的后果，从而损害广东东鹏公司、东鹏文化公司的利益。诉争商标的注册违反2001年商标法第十三条第二款的规定。综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项的规定，判决：撤销被诉裁定，撤销原审判决，国家知识产权局重新作出裁定。开平东鹏公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要理由为：诉争商标的注册未违反2001年商标法第十三条第二款的规定。一是诉争商标与三枚引证商标既不相同，也不近似；二是诉争商标核定使用的商品与三枚引证商标分别核定使用的商品在原材料、消费对象、销售渠道方面关联性小，不构成类似商品；三是引证商标一核定使用的“建筑砖瓦”商品只是抽象的类似群名，并不等同于“瓷砖”。诉争商标的注册不具有任何恶意，不属于对引证商标一的复制和摹仿。国家知识产权局、广东东鹏公司及东鹏文化公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标和各引证商标的商标档案、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。本院认为，《最高人民法院关于商标法修改决定实施后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条规定：“对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。”鉴于诉争商标系2013年商标法修改决定施行前已经获准注册的商标，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题的审理应适用2001年商标法。根据各方当事人的主张，本案二审争议焦点为诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第十三条第二款的规定。鉴于各方当事人对于原审判决及被诉裁定的其他认定不持异议，本院经审查予以确认。2001年商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。2001年商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标被保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，广东东鹏公司、东鹏文化公司提交的引证商标一于2002年1月、2005年3月荣获广东省著名商标的荣誉证书，“东鹏牌”陶瓷墙地砖荣获2003年1月至2006年1月的免检证书、2003年9月荣获“中国名牌产品”等荣誉，能够证明相关公众在诉争商标申请日前对引证商标一的知晓程度较高；广东东鹏公司、东鹏文化公司提交的2004年至2005年经销合同及发票等证据，能够证明在诉争商标申请日前引证商标一的持续使用时间较长，使用范围广泛；广东东鹏公司、东鹏文化公司提交的荣誉证书等证据，能够证明引证商标一在诉争商标申请日前经过广告宣传具有一定知名度；广东东鹏公司、东鹏文化公司提交的认定引证商标一在2005年3月16日前构成“建筑砖瓦”上的驰名商标的生效判决，引证商标一于2002年1月、2005年3月荣获广东省著名商标的荣誉证书等证据，综合考虑商标局作出的商标驰字（2005）第121号《关于认定“东鹏DONGPENG及图”商标为驰名商标的批复》，能够体现引证商标一在诉争商标前作为驰名商标被保护的记录。综合在案证据，在诉争商标申请日前，引证商标一在核定使用的“建筑砖瓦”商品上构成驰名商标。引证商标一为汉字“东鹏”、字母“DONGPENG”及图形组成，诉争商标为字母“DoPen”，完全为引证商标一的字母部分所包含，且在读音、字形上接近，已构成对引证商标一的复制、摹仿。诉争商标核定使用的“抽水马桶、坐便器、供水设备”等商品与引证商标一核定使用的“建筑砖瓦”商品均属于建筑装修类商品或器材，二者在销售渠道、消费群体等方面存在一定重合，具有一定的关联性。开平东鹏公司与广东东鹏公司、东鹏文化公司均位于广东省，且属于同行业竞争者，开平东鹏公司对引证商标一的使用及知名情况理应知晓，在引证商标一已构成在先驰名商标的情况下，诉争商标使用在其核定注册的“抽水马桶、坐便器”等商品上，会减弱引证商标一与广东东鹏公司、东鹏文化公司的联系，从而可能损害广东东鹏公司、东鹏文化公司的利益。因此，诉争商标的申请注册已构成2001年商标法第十三条第二款所规定的情形，原审判决的相关认定具有事实及法律依据，本院予以确认。开平东鹏公司的上诉理由缺乏事实及法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各一百元，均由开平市东鹏卫浴实业有限公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  潘 伟审 判 员  苏志甫审 判 员  俞惠斌二〇二〇年九月二十九日法官助理  孟 津书 记 员  金萌萌