中华人民共和国最高人民法院行 政 裁 定 书（2012)知行字第84号申请再审人(一审原告、二审上诉人）：中山日盈礼品制造有限公司。法定代表人：冯铨祥，董事长。委托代理人：王向东，广东中亿律师事务所律师。委托代理人：张湘艳，广东中亿律师事务所实习律师。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会。法定代表人：张茂于，副主任。委托代理人：官墨蓝，该委员会审查员。委托代理人：王伟艳，该委员会审查员。原审第三人：银图国际有限公司。法定代表人：何伯前，该公司董事。委托代理人：陈勇，广东大洲律师事务所律师。申请再审人中山日盈礼品制造有限公司（以下简称日盈公司）因与被申请人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）、原审第三人银图国际有限公司（以下简称银图公司）实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院于2012年2月2日作出的（2011）高行终字第1578号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。？日盈公司申请再审称：1.评价专利的新颖性时，应当以每项权利要求作为基本单位与现有技术进行对比，而不应当以权利要求中的每个技术方案作为基本单位。当一个权利要求中包含两个或以上并列选择的技术方案时，只要其中的一个技术方案被现有技术公开，则该权利要求没有新颖性。第15211号无效宣告请求审查决定（以下简称第15211号无效决定）评价涉案专利权利要求4、5、6、7、8的新颖性时，均涉及同一权利要求包含两项并列选择的技术方案。第15211号无效决定在评价权利要求8时，对比文件公开了其中一种方案，第15211号无效决定认为该项权利要求没有新颖性。但在评价权利要求4、5、7时，对比文件公开了这些权利要求中的一项技术方案，第15211号无效决定却将权利要求中未被现有技术公开的技术方案维持有效。第15211号无效决定对涉案专利是否具有新颖性的评价存在错误。一、二审判决对这种错误的评价方式予以了认可，没有要求专利复审委员会提交第15211号无效决定所采用评价方式的法律依据，适用法律错误。2.授予专利权后，如果一项权利要求中的多个并列选择的技术方案中有一个技术方案被现有技术公开，维持未被公开的技术方案有效的唯一方法就是在无效请求答复期内主动删除被现有技术公开的技术方案，对权利要求进行修改。如果不做这样的修改，则专利权应当被宣告全部无效。否则《审查指南》关于无效期间权利要求修改的规定会形同虚设。专利复审委员会不接受银图公司对涉案专利权利要求的修改，第15211号无效决定认定涉案专利部分无效，于法无据。综上，请求本院撤销一、二审判决，撤销第15211号无效决定，判令专利复审委员会重新作出无效决定。专利复审委员会提交意见认为：1.权利要求4-7中包括两个或多个并列技术方案，其中仅部分技术方案因被无效请求人提供的证据公开而被宣告无效，另一些技术方案因无效请求人未提供充分的理由和证据而维持有效，本案属于无效宣告请求中被宣告部分无效的常见情形。涉案专利权利要求8中包含的多个技术方案分别被对比文件1公开或者属于本领域惯用手段的直接置换，故权利要求8的所有技术方案均不具有新颖性。2.在专利审查过程中，对于新颖性或创造性的评价都应基于一个完整的技术方案，包含多个并列技术方案的单个权利要求则体现了权利要求应当简要的规定，其实质还是多个保护范围独立且明确的技术方案，在无效宣告程序中宣告部分技术方案无效符合相应规定。3.无效程序中，对权利要求的修改属于专利权人主动选择的事项，本案中专利权人放弃对技术方案删除的修改方式，并不意味着《审查指南》对权利要求修改方式的规定形同虚设。银图公司提交意见认为：二审判决和无效决定认定事实清楚，证据确实充分，适用法律、法规正确，审查程序合法。本院认为，本案的争议焦点在于第15211号无效决定对于涉案专利作出的新颖性评价是否存在错误。发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，权利要求应当记载发明或者实用新型的技术特征。权利要求按照撰写方式的不同，可以分为独立权利要求和从属权利要求两种类型。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。从属权利要求中的附加技术特征，可以是对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征，也可以是增加的技术特征。从属权利要求中记载的技术特征应当是有别于被引用权利要求的进一步增加的附加特征。采用从属权利要求撰写方式的好处在于其包含了被引用项权利要求的全部技术特征，但是不需要将其一一写出。将相互独立的数个技术特征以并列选择的方式撰写在一个从属权利要求中，在权利要求得到说明书的支持，权利要求书清楚、简要地表述了所要求保护的范围的情况下，该项从属权利要求应当理解为包括了数个保护范围不同的并列技术方案。涉案专利系专利号为200620066551.9，名称为“一种手袋钩扣”的实用新型专利，涉案专利权利要求4-8均是包含两个或多个并列的技术方案的从属权利要求。其授权公告的权利要求4为：根据权利要求1所述的一种手袋钩扣，其特征是铰链装置是在饰物盒内底面上固定有固定座，有一条轴，轴可旋转的固定在固定座内，轴的一端伸出饰物盒，伸出的一端的端头上有用于铰链的孔，铰链装置或者是在饰物盒侧壁上固定一个可旋转的轴，其用作铰链部分设置在盒体外，轴端头上有孔。从属权利要求4在权利要求1限定的手袋钩扣的基础上进一步限定了有两个并列的技术方案，即技术方案①，铰链装置是在饰物盒内底面上固定有固定座，有一条轴，轴可旋转的固定在固定座内，轴的一端伸出饰物盒，伸出的一端的端头上有用于铰链的孔；技术方案②，铰链装置是在饰物盒侧壁上固定一个可旋转的轴，其用作铰链部分设置在盒体外，轴端头上有孔。同样，涉案专利授权公告的权利要求5为：根据权利要求1所述的一种手袋钩扣，其特征是锁定装置是在饰物盒内设置有弹簧盒，弹簧盒内有弹簧顶压着一个锁头，锁头的一部分伸出饰物盒，锁定装置或者是固定在饰物盒内的磁铁。从属权利要求5也是在权利要求1限定的手袋钩扣的基础上进一步限定了两个技术方案，即技术方案①，锁定装置是在饰物盒内设置有弹簧盒，弹簧盒内有弹簧顶压着一个锁头，锁头的一部分伸出饰物盒；技术方案②，锁定装置是固定在饰物盒内的磁铁。涉案专利授权公告的权利要求7为：根据权利要求1或5所述的一种手袋钩扣，其特征是钩扣的钩头内侧面有与锁定装置的锁头形状及大小相适应的凹坑，或者是钩扣的钩头内表面为平面。从属权利要求7在权利要求1或者权利要求5限定的手袋钩扣的基础上进一步限定了两个技术方案，即技术方案①，钩扣的钩头内侧面有与锁定装置的锁头形状及大小相适应的凹坑；技术方案②，钩扣的钩头内表面为平面。涉案专利授权公告的权利要求8为：根据权利要求1所述的一种手袋钩扣，其特征是饰物盒是圆形，四边形，三角形或者是多角星形。从属权利要求8在权利要求1限定的手袋钩扣的基础上进一步限定了四种技术方案，即饰物盒为圆形、饰物盒为四边形、饰物盒为三角形、饰物盒为多角星形。新颖性的判断是将发明或者实用新型专利申请或者专利的权利要求所要求保护的技术方案与现有技术中公开的技术方案单独进行比较。对于仅包含单个技术方案的一项权利要求，只有当该权利要求中记载的所有技术特征都被现有技术中单独一项技术方案公开，才能得出该权利要求不具备新颖性的结论。对于包含多个并列技术方案的一项权利要求，在进行新颖性判断时，应当将该项权利要求中限定的多个并列技术方案以各自的技术方案为单元，分别与现有技术中披露的技术方案进行单独比对。如果其中的某个技术方案被现有技术公开，则该技术方案没有新颖性，但不影响其他没有被现有技术公开的技术方案的新颖性判断。第15211号无效决定在评价涉案专利权利要求4、5、6、7、8的新颖性时，按照权利要求中的各个技术方案分别与对比文件中的技术方案单独对比的方式，对该权利要求所包含的两个或多个并列的技术方案分别进行了评价，其评价方式和结论均无不当。一、二审判决对此评价方式予以支持，适用法律正确。日盈公司提出第15211号无效决定对于权利要求8与权利要求4、5、7评价标准不同，该主张与事实不符。日盈公司申请再审主张评价专利的新颖性不应当以权利要求中的每个技术方案作为基本单位，于法无据，本院不予支持。在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。修改的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。对于一项权利要求包含数个并列技术方案的，专利权人可以选择主动删除某个并列的技术方案。该修改被专利复审委员会接受后，就免去了请求人宣告该技术方案无效的举证责任。但是，专利权人也可以选择被动地等待专利复审委员会以请求人提交的证据作为对比文件，判断请求人对该技术方案无效的主张是否成立后，将该技术方案宣告无效。本案中，专利权人银图公司虽然在涉案专利无效宣告请求审查程序中对权利要求进行了修改，但是，在专利复审委员会进行口头审查过程中，银图公司明确表示放弃修改的权利要求，第15211号无效决定以授权公告的权利要求为准进行无效宣告审查并未违反法律规定。而且，日盈公司在专利复审委员会口头审理过程中宣布以涉案专利授权公告的权利要求为审查文本后，并未对此提出异议。日盈公司关于银图公司只能通过删除技术方案才能使其他并列的技术方案维持有效的主张缺乏法律依据，本院不予支持。综上，日盈公司的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十二条规定的再审条件。依据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十四条之规定，裁定如下：驳回中山日盈礼品制造有限公司的再审申请。审 判 长 周 翔代理审判员 罗 霞代理审判员 杜微科二〇一二年十二月三日书 记 员 张 博