江西省高级人民法院行 政 判 决 书（2011）赣行终字第00019号上诉人（原审被告）新余市知识产权局。住所地：新余市北湖西路66号。法定代表人敖小菊，该局局长。委托代理人张剑，该局工作人员。委托代理人张瑜生，该局工作人员。被上诉人（原审原告）中铁二十四局集团新余工程有限公司。住所地：新余市铁兴路216号。法定代表人吴义良，该公司总经理。委托代理人赵群亮，江西弘道律师事务所律师。第三人（原审第三人）胡麓山，男，1951年6月12日生，汉族，住广州市东山区。委托代理人曾裔南，江西东鸿律师事务所律师。委托代理人邱德全，江西东鸿律师事务所律师。上诉人新余市知识产权局（以下简称市知产局）因中铁二十四局集团新余工程有限公司（以下简称新余公司）诉其专利行政处理一案，不服江西省南昌市中级人民法院（2011）洪行初字第6号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，对本案进行了审理，现已审理终结。经审理查明，胡麓山享有箱型桥梁桥式盾构施工方法发明专利权，专利号为ＺＬ20051010××××.4，该专利2005年10月31日申请，2009年9月2日授权，并缴纳了2010年度专利年费。2010年10月22日，胡麓山以新余公司在新余市工程施工时侵犯其发明专利权，向市知产局提出申请，请求作出处理。在请求处理的同时，胡麓山向市知产局提交了如下材料及证据：1、“箱型桥梁的桥式盾构施工方法”专利证书复印件；2、请求人居民身份证复印件；3、新余公司内部网站《乌鲁木齐铁路局赴新余公司取经学习率团观摩桥式盾构施工新工艺》的报导；4、新余公司内部网站《春龙大道下穿沪昆铁路工程项目》的施工报导；5、新余市城乡建设投资集团有限公司《沪昆铁路下穿地道顶进段主通道顺利贯通》的媒体报导；6-8、春龙大道下穿沪昆铁路工程施工现场照《桥式盾构特征之一、之二、之三》；9、桥式盾构对比用照片《桥式盾构特征之四》。2010年10月29日，上诉人市知产局立案受理，并于11月3日向被上诉人新余公司送达了专利侵权纠纷处理请求书和有关证据材料。2010年11月24日，新余公司提出答辩主张自身使用的施工方法和工艺与涉案专利有相同之处，也有不同之处，且涉案专利属于公知技术，但未向上诉人市知产局提交任何证据材料。2011年4月25日，上诉人市知产局作出余知执字［2011］01号处理决定书，其中载明被上诉人新余公司对胡麓山提交的九份证据均无异议，予以采信后认定以下两项事实：1、胡麓山确系专利号为ＺＬ20051010××××.4名为“箱型桥梁的桥式盾构施工方法”发明专利权人，且该专利至今合法有效。2、新余公司自2009年9月1日-2010年5月9日期间在新余市工程采用了“桥式盾构”方法进行施工。据此，上诉人市知产局余知执字［2011］01号处理决定书认为，ＺＬ20051010××××.4发明专利现为有效专利，且确系胡麓山所有，应依法予以保护。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款之规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。被控侵权施工方法应与涉案专利的权利要求进行对照比较。本案涉案专利的独立权利要求中的必要技术特征为：1、根据箱型桥梁的设计高度，在需要建设箱型桥梁的路段侧进行基坑开挖；2、根据桥梁的长度制作滑板；3、根据设计要求进行箱型桥梁预制；4、根据箱型桥梁高度、宽度制作盾构并进行盾构安装；5、根据需要对线路进行加固处理；6、按子盾构掘进、中心土挖运、轴线测量、箱型桥梁顶进、顶进纠偏、线路养护的顺序进行循环箱型桥梁顶进操作；7、箱型桥梁顶进就位后回复线路正常运行并拆除盾构。新余公司的施工方法含有上述“箱型桥梁的桥式盾构施工方法”专利独立专利权利要求中的全部必要技术特征，落入请求人专利的保护范围。新余公司没有就胡麓山认为其采用涉案专利方法施工提出异议，且没有提供其施工方法不同于涉案专利方法的申述及证明，也没有提供证据证明其实施的涉案技术属于现有技术。新余公司在春龙大道下穿沪昆铁路工程中采用的施工方法已构成对涉案专利权的侵犯。胡麓山要求赔偿经济损失的请求不属其处理事项，不予支持。遂根据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十条之规定，作出处理决定如下：责令新余公司停止侵权行为。该处理决定书于2011年4月26日送达至被上诉人新余公司。2011年5月9日，新余公司向南昌市中级人民法院递交了《行政起诉状》，请求法院撤销上诉人市知产局余知执字［2011］01号处理决定书。原审判决认为：市知产局作出的处理决定应当依据《中华人民共和国专利法》有关规定认定发明专利的保护范围为准，但市知产局作出处理决定依据的是《中华人民共和国专利法》第十一条第一款和第六十条的规定。上述条款规定的是专利被授予后，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，没有规定专利保护的范围具体以什么内容为准才能认定是侵权的情况。市知产局作出处理决定时是以胡麓山提供的证据认定了新余公司在工程中使用的施工方法含有专利权利要求中的必要技术特征，侵犯了胡麓山的专利权，但该处理决定程序违法，证据不足，适用法律法规错误。新余公司起诉理由成立，予以支持。为此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、2、3目之规定，判决如下：撤销市知产局2011年4月25日作出的余知执字［2011］01号处理决定书。上诉人市知产局不服原审判决，提出上诉称：1、根据《中华人民共和国专利法》第六十条的规定，当事人不服管理专利工作的部门处理时，可以自收到处理决定之日起十五日内向法院提起行政诉讼。本案中处理决定是2011年4月26日送达被上诉人的，但却于2011年5月19日或5月25日才提起诉讼，超过了起诉期限。2、原审判决认定上诉人处理决定程序违法错误。根据《专利行政执法办法》第十四条的规定，管理专利工作的部门处理侵权纠纷，可以根据案情需要决定是否口头审理。是否进行口头审理由上诉人决定，这是法律法规赋予上诉人的自由裁量权，上诉人决定不进行口头审理，当然也就不需要履行口头审理3日前将时间、地点通知当事人这一告知义务了。3、被上诉人新余公司侵犯了胡麓山的发明专利权。胡麓山提供的有关证据照片是上诉人认定新余公司侵犯胡麓山专利权的直接证据。照片拍摄于新余公司春龙大道下穿沪昆铁路工程施工现场，显示其适用了桥式盾构、子盾构和液压反拉装置。只要施工现场有这些构造和装置，其使用的施工方法落入第三人发明专利权要求书的保护范围的可能性就非常大。在方法发明专利侵权判定中，根据《与贸易有关的知识产权协定》第二部分第三十四条规定，如果该相同产品很可能是由该方法生产的，而专利所有人经过合理的努力仍未能确定事实上所使用的方法时，举证责任可由被控侵权人承担。因此，上诉人认为新余公司对其施工过程中所使用的施工方法应负有一定的举证责任，但其未提供证据证明其施工方法与第三人专利方法不同，上诉人认定其侵权成立没有违反法律规定，也不存在事实不清、证据不足的情形。4、上诉人适用《专利法》第十一条第一款、第六十条的规定没有错误，原审判决认定上诉人处理决定适用法律错误不当。综上，请求撤销原审判决，驳回被上诉人新余公司一审诉讼请求，判决新余公司承担本案一二审全部诉讼费用。被上诉人新余公司辩称：1、答辩人于2011年5月9日向南昌市中级法院递交了《行政起诉状》，在法定期间内行使了请求权，没有超过起诉期限。2、上诉人市知产局作出处理决定认定答辩人侵权事实不清、证据不足，程序违法。在答辩人起诉至一审法院之前，胡麓山并未向上诉人提供专利年费缴纳凭证，违反了《专利行政执法办法》第九条的有关规定；上诉人对胡麓山提供的证据未经调查就予以肯定，并仅依据其证据就认定答辩人侵权，不符合法律规定；上诉人并未进行过口头审理，胡麓山向上诉人提供的证据更未得到答辩人的认可，上诉人却认定答辩人全无异议并予以采信，与事实不符。3、答辩人已于2011年8月23日向专利复审委员会递交了本案所涉专利无效宣告的请求书，专利复审委员会已经受理。请求二审法院驳回上诉，维持原审判决。第三人胡麓山述称：专利行政管理部门处理专利侵权纠纷是行政裁决行为，不是行政处罚行为，应适用《专利行政执法办法》第二章的有关处理程序，上诉人市知产局在处理被上诉人新余公司与第三人之间专利侵权纠纷时，程序是合法的，原审判决认定上诉人市知产局行政程序违法错误。请求二审法院保护第三人的合法权益不受非法侵害。以上事实有上诉人市知产局上诉状、被上诉人新余公司答辩状、第三人胡麓山陈述意见，胡麓山《专利侵权纠纷处理请求书》及所附证据，市知产局余知执字[2011]01号案件受理通知书，执法文书送达回证及处理决定书，新余公司2010年11月24日答辩状，南昌中院立案庭法官有关行政起诉状签收日期的书面材料，一审庭审笔录等证据在案佐证，足以认定。本院认为，《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《专利行政执法办法》第十六条规定：“专利法第五十九条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准’，是指专利权的保护范围应当以其权利要求记载的技术特征所确定的范围为准，也包括与记载的技术特征相等同的特征所确定的范围。……”上诉人市知产局应当按照上述法律规定审查被控侵权方法是否与第三人胡麓山专利方法权利要求书中记载的必要技术特征一一对应或等同，但上诉人市知产局仅依据第三人胡麓山提交的证据认定被上诉人新余公司采用了“桥式盾构”方法进行施工，而未对被控侵权方法的具体技术特征进行认定，也未将两种施工方法必要技术特征的异同进行比对，就直接判定侵权成立，主要证据不充分，依法应予撤销。上诉人市知产局称被上诉人新余公司提起行政诉讼超过起诉期限，因有证据证明被上诉人新余公司在收到行政处理决定书十五日内向法院递交行政起诉状，该上诉理由没有事实根据，本院不予支持。上诉人市知产局还称原审判决认定其处理决定程序违法、适用法律错误不能成立，上诉人市知产局在行政处理程序和适用法律方面虽有瑕疵，但尚未达到违法程度，该上诉理由本院予以支持。上诉人市知产局上述主张尽管能够成立，但其处理决定存在认定事实不清违法情形，原审法院判决撤销被诉具体行政行为是正确的。《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十九条第（一）项规定：“根据行政诉讼法第五十四条第（二）项规定判决撤销违法的被诉具体行政行为，将会给国家利益、公共利益或者他人合法权益造成损失的，人民法院在判决撤销的同时，可以分别采取以下方式处理：（一）判决被告重新作出具体行政行为；……”。由于第三人胡麓山在行政程序中主张被上诉人新余公司构成专利侵权具有一定的事实根据，而原审判决在作出撤销判决的同时，没有考虑到对第三人胡麓山合法权益保护的情况。因此，本院应加判责令上诉人市知产局依法重新作出具体行政行为。原审判决认定事实清楚，审判程序合法，但适用法律错误。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（二）项及《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十九条第（一）项之规定，判决如下：一、维持南昌市中级人民法院（2011）洪行初字第6号行政判决；二、责令新余市知识产权局重新作出专利侵权处理决定。二审案件受理费100元，由上诉人新余市知识产权局负担。本判决为终审判决。审 判 长  葛 伟代理审判员  陈雯雯代理审判员  郑红葛二〇一二年一月十八日书 记 员  万进福