上海知识产权法院民 事 判 决 书（2018）沪73民终266号上诉人(原审被告)：璧丽宝实业(上海)有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：裴伟，执行董事。委托诉讼代理人：贺言，北京恒都律师事务所律师。委托诉讼代理人：文萁，北京恒都(深圳)律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：上海顶易建筑装饰材料有限公司，住所地上海市静安区。法定代表人：李莎，董事长。委托诉讼代理人：汤兰香，上海瀚元律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘维，上海瀚元律师事务所律师。原审被告：张浩，男，1968年9月7日出生，汉族，住天津市。委托诉讼代理人：贺言，北京恒都律师事务所律师。委托诉讼代理人：文萁，北京恒都(深圳)律师事务所律师。上诉人璧丽宝实业(上海)有限公司(以下简称壁丽宝公司)因与被上诉人上海顶易建筑装饰材料有限公司(以下简称顶易公司)、原审被告张浩侵害商标权纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院(2017)沪0112民初18403号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年7月3日立案后，依法组成合议庭，于2018年8月15日公开开庭进行了审理。上诉人璧丽宝公司、原审被告张浩的共同委托诉讼代理人贺言、文萁，被上诉人顶易公司的委托诉讼代理人汤兰香到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。上诉人璧丽宝公司上诉请求：撤销一审判决，依法裁判驳回顶易公司一审诉讼请求。事实和理由：第一，在先判决书、商标局的复函等均明确滑石粉、腻子粉、石膏粉、陶瓷砖粘贴剂、混凝土界面粘合剂产品与涉案第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号及第XXXXXXXX号商标核定使用的商品不构成相同或者类似商品。第二，第XXXXXXX号及第XXXXXXXX号商标的权利状态不稳定，不应作为判断被控侵权行为是否成立的权利基础。第XXXXXXX号商标已经于2016年4月28日被撤销；第XXXXXXXX号商标于2016年6月27日被提出无效宣告，商标评审委员会虽然作出予以维持的裁定，但璧丽宝公司已经提起行政诉讼。第三，第XXXXXXXX号商标于2016年12月7日才获准注册，但顶易公司于2016年8月22日、11月3日即已经申请证据保全，故其申请证据保全时不具备商标专用权。第四，一审判决在确定经济损失赔偿数额时，所考虑的酌定因素缺乏事实依据，认定的赔偿金额有误。被上诉人顶易公司辩称，不同意璧丽宝公司的上诉请求，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求法院维持原判。理由：璧丽宝公司在商品包装袋上使用的标志与涉案商标构成近似，被控侵权商品与涉案商标核定使用的商品构成相同或类似商品。璧丽宝公司使用的被控侵权标识超出了其享有注册商标的范围，主观上存在侵权恶意，一审法院的判决数额合理。原审被告张浩表示同意上诉人的上诉请求。顶易公司向一审法院提出如下诉请：1.判决璧丽宝公司、张浩立即停止侵犯顶易公司第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号及第XXXXXXXX号注册商标专用权的行为；2.判决璧丽宝公司、张浩立即停止不正当竞争行为，即立即停止将“璧丽宝”作为商号使用；3.判决璧丽宝公司、张浩连带赔偿顶易公司经济损失人民币1,000,000元(以下币种均为人民币)；4.判决璧丽宝公司、张浩连带赔偿顶易公司合理费用110,250元(含律师费95,000元、公证费10,250元、差旅费5,000元)；5.判决璧丽宝公司、张浩就其商标侵权及不正当竞争行为消除影响。一审诉讼中，顶易公司明确表示对于不正当竞争部分不再主张，撤回第二项诉讼请求，并调整第三项诉讼请求中的金额为800,000元、第四项诉讼请求中的金额为88,200元(含律师费76,000元、公证费8,200元、差旅费4,000元)。一审法院认定事实：一、顶易公司及其商标注册情况顶易公司成立于2014年4月1日，注册资本100万元，经营范围为建筑装饰材料、五金交电的销售。2015年12月14日，顶易公司经申请注册了第XXXXXXXX号“璧丽宝”文字商标，核定使用商品为第2类：油胶泥(腻子)；油漆；粉刷用石灰水；刷墙粉；白色(染料或涂料)；树脂胶泥；粉刷用白垩灰浆；粉刷用石灰浆；聚乙烯胶泥；防水粉(涂料)(截止),有效期至2025年12月13日。案外人上海异格环保节能科技有限公司(以下简称异格公司)于2016年6月27日就该商标提出无效宣告请求，国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称国家商评委)于2017年4月13日作出裁定，该商标予以维持。2016年12月7日，顶易公司经申请注册了第XXXXXXXX号商标，有效期至2026年12月6日，核定使用商品为第1类：混凝土用凝结剂；滑石(镁铝合金硅酸盐)；除油漆外的水泥防水化学品；除油漆外的砖石建筑防潮化学品；非文具、非家用胶水；墙砖粘合剂；墙纸用粘合剂；氯丁胶；聚氨酯；工业用粘合剂(截止)。2007年9月14日，案外人上海泰丽雅建筑装饰材料有限公司(以下简称泰丽雅公司)经核准注册了第XXXXXXX号“璧丽宝”文字商标，核定使用范围为第2类：漆；涂料；刷墙用白浆；油漆稀释剂；油胶泥(腻子)；防火油漆；松节油(涂料稀释剂)；油漆粘合剂；立德粉(锌钡白)；防水冷胶料(截止)，有效期至2017年9月13日。顶易公司后经受让成为该商标的权利人。国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)于2016年4月28日作出决定，撤销该商标注册。国家商评委于2017年2月23日作出复审裁定，该商标予以撤销。后顶易公司就国家商评委作出的上述裁定提起行政诉讼，该案尚在审理中。2017年5月，国家商标局受理了该商标的续展申请。2017年6月29日、7月24日，国家商标局分别就顶易公司针对第XXXXXXX号、第XXXXXXXX号及第XXXXXXXX号商标报送的商标许可备案出具了受理通知书，被许可人为案外人上海雅来实业有限公司(以下简称雅来公司)。雅来公司生产的腻子粉、滑石粉、石膏粉、陶瓷砖粘结剂、粉刷石膏等产品包装袋上标注有及“璧丽宝”商标。二、被控侵权行为的相关事实璧丽宝公司成立于2015年11月20日，注册资本200万元，经营范围包括家用电器、五金交电、水处理设备、建筑材料、装潢材料等的批发、零售，从事环保科技、保温材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让等。顶易公司为保全证据，于2016年8月22日、11月3日向上海市徐汇公证处申请证据保全，该公证处分别出具了(2016)沪徐证经字第7888、7890、10127号公证书，所涉内容如下：1.2016年8月22日，顶易公司代理人与公证处工作人员一同来到位于上海市古宜路XXX号“宜政贵建材市场”内“A18”号名称显示为“永发五金批发部”的店铺、上海“九星市场”内名称显示为“上海华展建材商行”的店铺，由顶易公司代理人对店铺外观及堆存于店铺内的相关产品进行了拍照，所涉照片显示上述店铺出售有标注生产商为璧丽宝公司、产品包装袋标有“璧丽宝建材”的超白超细滑石粉、精品超白滑石粉等产品。2.2016年11月3日，顶易公司代理人与公证处工作人员一同来到位于上海市西胜路附近的场地(场地附近的电线杆标有编号“10kv蒋22西胜线5-7号”)，进行收货并取得送货单一张，公证员对收货现场及货物进行了拍照。送货单商品名称一栏载明货物包括“璧丽宝内墙腻子粉”“壁丽宝680目滑石粉”“璧丽宝装饰石膏粉”，货物照片显示所收货物包括标注生产商为璧丽宝公司、产品包装袋标有“璧丽宝建材”及标识的装饰石膏粉、精品超白滑石粉、内墙精品腻子粉等产品。2016年12月8日，浙江省温州市平阳县市场监督管理局对案外人温州骏硕塑业有限公司生产经营场所进行了检查，现场发现生产商为璧丽宝公司、标注有“璧丽宝建材”及标识的“精品超白滑石粉”包装袋20,200条、标有“璧丽宝”的“精细滑石粉”OPP膜一卷、标有“璧丽宝”的“粉刷石膏(墙尼)打底找平腻子”OPP膜六卷及“璧丽宝”牌制版4个。张浩系璧丽宝公司的股东，其曾在泰丽雅公司及案外人上海海易建筑装饰材料有限公司(以下简称海易公司)任职，代表该两公司从事签署合同、开具发票、注册商标、参加诉讼等事务。三、其他事实顶易公司为本案聘请律师出庭参加诉讼，上海翰元律师事务所于2017年4月10日及6月13日开具了金额分别为30,000元及60,000元的律师费发票各一张。上海市徐汇公证处于2016年9月9日、11月18日向顶易公司开具了金额为12,000元、3,000元、1,500元、4,000元的公证费发票各一张。顶易公司表示上述律师费及公证费系针对本案及(2017)沪0112民初18403号案件所涉公证书一并产生。诉讼中，一审法院就滑石粉等商品分类问题向国家商标局发函询问，该局出具了商标函字〔2018〕11号复函，载明“一、滑石粉(系批墙用找平材料)是滑石粉碎而成的粉末，是一种化学品，应属于第1类。陶瓷砖粘结剂与墙砖粘合剂类似，应属于第1类。二、腻子粉(系批墙用找平材料)是抹墙用的石膏、灰泥类产品，应属于第19类。石膏粉(系批墙用找平材料)用作建筑材料，应属于第19类。三、对于属于化学品的混凝土界面粘合处理剂，应属于第1类；对于属于水泥、砂浆类产品的混凝土界面粘合处理剂，应属于第19类”等内容。一审法院认为，注册商标专用权受法律保护，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，或者在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，构成对注册商标专用权的侵犯。顶易公司系涉案第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号及第XXXXXXXX号注册商标的权利人，且上述商标均在有效期内，故顶易公司有权提起本案诉讼。关于顶易公司主张的被控侵权标识：1.“璧丽宝建材”标识。该标识主要涉及滑石粉、石膏粉、腻子粉产品。滑石粉与第XXXXXXXX号商标核定使用商品中的滑石属相同商品。腻子粉、石膏粉与第XXXXXXXX号及第XXXXXXX号商标核定使用商品中的油胶泥(腻子)、刷墙粉等同属于建筑装饰材料，生产部门、销售渠道、消费对象等方面均具有一定的重合性，相关公众容易认为其存在特定联系，应属于类似商品。“璧丽宝建材”中的“璧丽宝”文字与第XXXXXXXX号及第XXXXXXX号商标文字相同，仅字体存有差异，构成相同商标，与第XXXXXXXX号商标中起到识别部分的文字相同，构成近似商标。2.标识。该标识标注于滑石粉、腻子粉、石膏粉等产品，上述产品类别与顶易公司主张权利的商标核定使用商品之间的关系如上文所述标识与第XXXXXXXX号商标相同。标识中的“璧丽宝”文字与第XXXXXXX号、第XXXXXXXX号商标文字相同，与上述商标构成近似。综上，被控侵权商品上使用的上述标识构成对第XXXXXXXX、第XXXXXXX号及第XXXXXXXX号注册商标专用权的侵犯。关于顶易公司主张的标注于送货单上的“璧丽宝”标识。因现有证据不足以证明该单据由璧丽宝公司出具，顶易公司以此主张璧丽宝公司构成商标侵权并无依据，一审法院对此不予支持。本案中，被控侵权商品均标注生产商为璧丽宝公司，其虽辩称并非由其生产，但未能提交反驳证据，一审法院对其主张不予采纳。因此，一审法院认定，璧丽宝公司未经顶易公司同意，在其生产的涉案产品上使用了上述被控侵权标识，构成对顶易公司涉案注册商标专用权的侵犯，理应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。关于张浩的行为是否构成对顶易公司商标权的侵犯以及是否应承担相应的民事责任。虽然张浩曾在泰丽雅公司、海易公司等处任职，后又与他人共同设立璧丽宝公司，但现有证据不足以证明其与璧丽宝公司共同实施了被控侵权行为，亦无证据证明张浩与璧丽宝公司存在人格混同等情形，故对于顶易公司关于张浩与璧丽宝公司构成共同侵权并据以要求其承担民事责任的主张，一审法院不予支持。关于顶易公司主张的经济损失。本案中，顶易公司主张按照其实际损失确定经济损失的赔偿数额，实际损失的计算方式为侵权产品数量×顶易公司产品净利润；另因璧丽宝公司、张浩具有侵权的恶意且情节严重，应基于上述赔偿数额的一倍以上三倍以下适用惩罚性赔偿。一审法院认为，根据在案证据不足以确定侵权商品的数量，顶易公司亦未提交确实充分的证据证明其产品利润率，故一审法院对顶易公司关于以其实际损失计算赔偿数额的主张不予采纳。鉴于顶易公司未提供证据证明其因侵权行为所受到的损失或璧丽宝公司因侵权行为所获得的利益，一审法院结合以下因素酌情确定经济损失的赔偿数额：第一，顶易公司就涉案商标的使用方式主要系许可他人使用，然未能提交涉案商标知名度及反映许可费金额的相关证据；第二，被控侵权产品涉及滑石粉、腻子粉、石膏粉等多款产品，且侵犯顶易公司多个涉案商标，损害后果较为严重；第三，被控侵权商品的销售范围包括多个建材市场，影响范围较大；第四，泰丽雅公司曾在第2类上注册第XXXXXXX号“璧丽宝”文字商标，张浩曾在该公司任职，应知晓该商标的注册情况，其与他人设立璧丽宝公司后，璧丽宝公司仍在其产品包装上使用与该商标相近似的商标，主观过错明显。为制止侵权行为产生的合理费用应以必要、合理为限。公证费、律师费确系顶易公司为本案诉讼所需，但顶易公司主张金额过高，一审法院根据本案诉讼标的、律师及公证人员工作量以及相关收费标准等酌情予以支持。对于顶易公司主张的差旅费，其未能提交相应证据证明其实际支出，亦未能就其合理性作出必要说明，一审法院对此不予支持。关于顶易公司要求消除影响的诉讼请求，因现有证据不足以证明被控侵权行为对顶易公司商誉或商品信誉造成了不良影响，一审法院对此不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第(一)项、第(六)项、第二款,《中华人民共和国商标法》第五十七条第(一)项、第(二)项、第六十三条第一款、第三款,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条第一款、第十六条第一款、第二款、第十七条之规定，一审法院判决：一、璧丽宝公司于一审判决生效之日起立即停止侵犯顶易公司第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号及第XXXXXXXX号注册商标专用权的行为；二、璧丽宝公司于一审判决生效之日起十日内赔偿顶易公司经济损失200,000元；三、璧丽宝公司于一审判决生效之日起十日内赔偿顶易公司合理费用20,000元;四、驳回顶易公司其余诉讼请求。一审案件受理费12,682元，由顶易公司负担4,770元，璧丽宝公司负担7,912元。本院二审期间，璧丽宝公司补充提交(2018)京行终1586号行政判决书、(2016)京行终3940号行政判决书以及《商标档案》，对于该三份证据，顶易公司认可真实性和合法性，但认为与本案无关，且不属于新证据。原审被告张浩表示认可。本院认为该三份证据与本案不具有关联性，本院不予采信。本院经审理查明，一审法院认定事实属实，本院予以确认。审理中，顶易公司因其于一审中主张的第XXXXXXX号商标权利处于待定状态，故于本案中撤回对该商标的权利主张。本院认为，首先，在本案审理中，顶易公司以考虑到其主张的涉案第XXXXXXX号注册商标的效力状态为由，请求撤回基于第XXXXXXX号注册商标的相关诉讼请求。本院认为，顶易公司依法处分其民事诉讼权利并无不当。故对顶易公司在本案中撤回与第XXXXXXX号注册商标相关的诉讼请求予以准许。其次，虽然第XXXXXXXX号注册商标目前处于商标确权行政诉讼阶段，但并无证据表明该商标的效力存在不稳定状态，故顶易公司有权基于第XXXXXXXX号注册商标提起本案诉讼。综上，本院认为，本案的争议焦点在于：一、被控侵权商品与涉案第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号注册商标核定使用的商品是否构成相同或类似商品；二、被控侵权行为如果成立，一审法院确定的赔偿数额是否合理。一、关于争议焦点一本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十一条的规定，商标近似是指被控侵权的商标与注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的商品。本案中，被控侵权商品主要涉及滑石粉、腻子粉、石膏粉，涉案第XXXXXXXX号核定使用的商品包括滑石、墙砖粘合剂、混凝土用凝结剂等；第XXXXXXXX号注册商标核定使用的商品包括刷墙粉、油胶泥(腻子)等。本院认为，滑石粉是滑石粉碎而成的粉末，二者在功能、用途等方面基本相同，仅仅是物理状态不同，可以认定为属于基本相同的商品；滑石粉、腻子粉、石膏粉与油胶泥(腻子)、刷墙粉等在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面基本相同，应认定为类似商品。一审法院的相关认定并无不当。关于璧丽宝公司认为行政授权确权程序中有证据表明滑石粉、腻子粉、石膏粉与涉案注册商标核定商品属于不同类别的意见，本院认为，行政授权确权行政程序中关于商品类别的划分与民事侵权诉讼中类似商品的认定属于不同的范畴，前者更多的是基于商标注册授权的需要，后者则更多的考虑相关公众是否会对不同商品发生混淆误认。民事侵权诉讼中对于类似商品的认定不仅仅考虑商品客观上的属性，而是从功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面进行综合判断。故对于璧丽宝公司的相关上诉意见，本院不予采信。鉴于被控侵权标识与涉案注册商标构成近似商标，璧丽宝公司在被控侵权商品上使用与涉案注册商标近似的标志，容易导致相关公众发生混淆误认，构成对涉案注册商标的侵害。一审法院的认定并无不当，本院予以维持。关于璧丽宝公司认为顶易公司在公证取证时，第XXXXXXXX号商标尚未注册的意见，本院认为，第XXXXXXXX号商标已经于2016年12月7日获准注册，在无相反证据表明2016年8月22日、11月3日公证取证的侵权行为已经于2016年12月7日停止的情况下，虽然公证取证发生在核准注册前，但考虑到璧丽宝公司一直存续，应当认定2016年8月22日、11月3日公证取证后，璧丽宝公司的侵权行为一直持续至今，故对于璧丽宝公司的相关上诉意见，本院不予支持。二、关于争议焦点二本院认为，在被控侵权行为给顶易公司造成的实际损失或者璧丽宝公司因侵权行为所获得的利益均无法查明的情况下，一审法院酌情考虑涉案注册商标的使用情况、侵权行为的情节、销售范围等因素，酌情确定赔偿数额并无不当。需要特别指出的是，璧丽宝公司的股东、本案原审被告张浩曾经在泰丽雅公司任职，璧丽宝公司应当知道涉案商标的存在，却仍然在相同或类似商品上使用与涉案商标近似的商标，明显有违基本的商业道德，不符合诚实守信经营者的正常做法，在确定损害赔偿数额时应当着重予以考虑。虽然顶易公司于二审期间撤回基于第XXXXXXX号注册商标的相关诉讼主张，但综合上述赔偿数额的考量因素，一审法院确定的赔偿数额仍属合理，本院予以维持。对于璧丽宝公司的相关上诉意见，本院不予采纳。综上所述，上诉人璧丽宝公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，判决结果正确，应予维持。但由于顶易公司于二审中请求撤回对第XXXXXXX号注册商标的侵权主张，故本院对一审判决主文第一项予以变更。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、维持(2017)沪0112民初18403号民事判决书主文第二项、第三项、第四项;二、变更(2017)沪0112民初18403号民事判决书主文第一项为上诉人璧丽宝实业(上海)有限公司于本判决生效之日起立即停止侵犯被上诉人上海顶易建筑装饰材料有限公司注册商标专用权的行为。二审案件受理费人民币4,600元，由上诉人璧丽宝实业(上海)有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  何 渊代理审判员  黄旻若审 判 员  凌宗亮二〇一八年九月三十日书 记 员  周 颖附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：……（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；……。