中华人民共和国最高人民法院 行 政 裁 定 书 （2016）最高法行申4696号 再审申请人（原审第三人）：南京润诺生物科技有限公司。住所地：中华人民共和国江苏省南京市高淳县古柏镇韩村集镇**。 法定代表人：吉望宁，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：戴锦良，广东胜伦律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈伟善，广东胜伦律师事务所律师。 被申请人（一审原告、二审上诉人）：百时美施贵宝公司。住所地：美利坚合众国新泽西州普林斯顿206路和省线路，NJ08453-4000。 法定代表人：BarryH.Jacobsen，该公司授权代表。 委托诉讼代理人：封新琴，北京坤瑞律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林柏楠，北京市中咨律师事务所律师。 原审被告：中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会。住所地：中华人民共和国北京市海淀区北四环西路**银谷大厦**。 法定代表人:葛树，该委员会副主任。 委托诉讼代理人：王晓东，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。 再审申请人南京润诺生物科技有限公司（简称润诺公司）因与被申请人百时美施贵宝公司（简称施贵宝公司）及一审被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）发明专利权无效宣告行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第62号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 润诺公司申请再审称， （一）二审判决认定无效请求人主张以证据1中的实施例66、99、1043作为最接近的现有技术进行创造性判断错误。事实上请求人主张的“最接近的现有技术”为“证据1”，包括证据1公开的通式化合物+该通式化合物的实施例66、99、1043。故二审判决上述认定是对请求人的主张的故意曲解和片面认定尤其是限缩。因为在本案行政程序中，润诺公司明确指出以证据1为最接近的现有技术。且该证据1披露的主要内容为：公开了通式化合物；公开了通式化合物的具体实施例，包括实施例66、99、1043等。同时，在无效宣告请求书中，请求人明确指出：“证据1(WO0039131A1)涉及一种为胰蛋白酶样丝氨酸蛋白酶尤其是凝血因子Xa的抑制剂的含氮杂双环、含有同样物质的药用组合物和使用同样物质作为抗凝血剂用于治疗和预防血栓栓塞疾病的方法，其公开的化合物与本专利接近，用途相同，为本专利最接近的现有技术”。“从证据1和证据2-6中可以证明，由于本专利权利要求1中的化合物与证据1和证据2-6中已有化合物极其相似，而且化合物的医药用途和作用靶点也是相同的，因此本专利的化合物和用途没有创造性”。“作为本领域技术人员，基于证据1公开的内容能否预见本专利保护的技术方案，这不仅要取决于证据1中公开的与本专利最密切相关的一个技术方案（例如实施例66、99或1043），而且还取决于证据1公开的其它信息，即：需要从证据1的整体去考虑，确定证据1整体上是否存在某种技术启示”。同时，本案在口审阶段，请求人同样坚持上述主张。需要特别强调的是，证据1中的“通式化合物”和“实施例66、99或1043”之间存在内在的、必然的逻辑联系，两者不可分割。 (二)二审判决作出“被诉决定是以通式化合物作为最接近的现有技术进行创造性判断”之认定，存在严重错误。事实是:专利复审委员会实际已经围绕请求人主张的“最接近的现有技术”即证据1，具体包括证据1公开的通式化合物+及其实施例99、1043进行创造性评价，而绝非仅仅以通式化合物作为最接近的现有技术进行判断。 首先，被诉决定在阐述本发明权利要求1的创造性问题上，在将权利要求1中的化合物与证据1中的通式化合物进行比对的同时，还与该通式化合物的实施例99、1043进行技术比对。被诉决定P19明确载明并指出：“因此，证据1实际给出了如下启示：在具备证据1所示含氮杂双环通式的结构下，经过上述对A、B、G、Z等基团在证据1范围内基团的取代，其得到的化合物依然具备Xa因子的抑制剂活性。证据1实施例99和1043的具体结构即是在上述通式范围内的、与本发明权利要求化合物结构非常类似的具体化合物，本领域技术人员在阅读上述通式结构中对B环基团的限定（包括氧代哌啶基或吡啶基等）后，有动机在证据1所述通式的选择范围内，将证据1实施例99、1043化合物的B环替换为=O取代的哌啶基或吡啶基，从而得到权利要求1具体结构的化合物，这对本领域技术人员来说是显而易见的”。 (三)专利权无效宣告程序中，审查创造性问题时，请求人提供证据予以证明的现有技术属于案件事实，专利复审委员会对此应当全面审查；而请求人主张的将现有技术中的某个部分作为“最接近的现有技术”，则属于请求人的理解和观点。在案件审查所依据的事实范围并没有改变的情况下，专利复审委员会不应仅仅局限于无效请求人自己理解并主张的“最接近的现有技术”，而应当根据在案法律事实依法认定“最接近的现有技术”，这不仅系其职权，同时也是其责任。此举不能被视为“专利复审委员会违法改变技术比对方式”。 具体到本案，无效请求人已经将证据1作为“现有技术”存在的证据；同时，主张将该证据1（主要内容包括但不限于：公开的通式化合物及其实施例66、99、1043）作为“最接近的现有技术”；且，进一步强调并提示：进行技术比对时“需要从证据1的整体去考虑，确定证据1整体上是否存在某种技术启示”。所以，专利复审委员会应当对证据1具体公开了哪些“现有技术”这一案件事实进行审查，但是，此举并不妨碍专利复审委员会（在请求人提供证据证明的“现有技术”的事实基础上和范围内）径行确定“最接近的现有技术”，而无需纠结或局限于请求人理解并主张的“现有技术中的XX部分是最接近的现有技术”之观点究竟是否正确。 综上，由于二审判决相关认定事实存在严重错误，同时对《专利审查指南》所规定的请求原则、听证原则和依职权审查原则的理解和适用失当，且二审程序存在案外因素的非法干涉和介入，最终导致二审判决彻底丧失公正。因此，特依法申请再审。 施贵宝公司答辩称，润诺公司未提供证据证明专利复审委员会在作出涉案无效决定时满足了听证原则、二审判决在事实认定和法律适用上存在错误、法官在作出判决时存在不当行为。专利复审委会作出无效决定所依赖的技术对比方式，即证据1通式与实施例99或假设结构1043的组合，并没有给予专利权人通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实答复或者陈述意见的机会。二审法院认定事实正确。润诺公司在无效宣告请求书中述及“作为本领域技术人员，基于证据1公开的内容能否预见本专利保护的技术方案，这不仅要取决于证据1中公开的与本专利最密切相关的一个技术方案（例如实施例66、99或1043），而且还取决于证据1公开的其它信息，即需要从证据1的整体去考虑，确定证据1整体上是否存在某种技术启示。润诺公司主张其已在无效宣告请求书中明确指出证据1和三个具体化合物，在无效宣告请求书第9页中，其仅仅概述了每个证据所公开的内容，不能被认为是指明了最接近的现有技术，仅仅提及证据1及证据1进行概述不能被看成证据1是最接近的现有技术。专利复审委员从证据1中选择了一些结构片断来对基团自行进行定义，不是客观地将证据1公开的内容作为一个整体。二审判决正确认定了专利复审委员会不能依据润诺公司未提出的，而自行进行基团定义的通式，依职权审查本专利的有效性。请求驳回润诺公司的再审请求。 本院认为，本案再审审查的争议焦点是：被诉决定是否违反了专利无效宣告程序的请求原则与听证原则。 专利审查指南第四部分第一章第５.３节请求原则要求，复审程序和无效宣告程序都应当基于当事人的请求启动。第５.５节听证原则要求，在作出审查决定前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所采用的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会。 本案中，对于证据１是评价本专利创造性的最接近技术对比文件，双方并无争议。争议在于，无效宣告请求人润诺公司主张的与本专利最接近的技术方案是否包括证据1权利要求1的通式，是否经过了听证，专利复审委员会是否改变了润诺公司主张的技术对比方式。 （一）无效宣告请求人主张的最接近现有技术是否包含证据1中的通式 首先，对请求人在无效宣告请求书中的主张应当作出符合中文语法的解释。根据无效宣告请求书的记载，润诺公司在无效宣告请求中明确指出：“证据1(WO0039131A1)涉及一种为胰蛋白酶样丝氨酸蛋白酶尤其是凝血因子Xa的抑制剂的含氮杂双环、含有同样物质的药用组合物和使用同样物质作为抗凝血剂用于治疗和预防血栓栓塞疾病的方法，其公开的化合物与本专利接近，用途相同，为本专利最接近的现有技术”。“本专利权利要求1保护的化合物与上述证据1公开的化合物（尤其是实施例66、99或1043）相比”。“作为本领域技术人员，基于证据1公开的内容能否预见本专利保护的技术方案，这不仅要取决于证据1中公开的与本专利最密切相关的一个技术方案（例如实施例66、99或1043），而且还取决于证据1公开的其它信息，即：需要从证据1的整体去考虑，确定证据1整体上是否存在某种技术启示”。从文字上看，润诺公司明确表示证据1为本专利最接近的现有技术。其中“尤其”、“不仅而且”、“例如”等词语表达了实施例66、99或1043与本专利密切相关，但同时亦强调了证据1作为整体技术方案启示的作用。上述文字表明，润诺公司并未仅仅主张以实施例作为本专利创造性对比的现有技术，也从未排除证据1整体作为对比技术方案。 其次，对请求人的无效宣告请求主张应当结合上下文作出符合当事人本义的解释。无效宣告请求书显示，润诺公司主张了两种技术对比方式。关于第一种技术对比方式，无效宣告请求书第11页第2段记载的内容系从实施例66、99以及推导出的1043对应的结构出发，然后在第12页提出，将本专利权利要求1与证据1公开的化合物相比，两者主结构相似，医药用途相同，其区别在于6-位取代基不同。接下来进一步称：“对于上述区别技术特征，证据1中权利要求1和2中已经披露了4，5，6，7四氢-1H-吡唑并〔3，4-c〕吡啶的6-位取代基为-A-B，其中权利要求1中定义A可以选自由0-2个R4取代的C3-10碳环残基（包含苯基），B环可以选处由0-2个R4a取代的含有1-4个选自N、O和S的杂原子的5-10元杂环系统，其中R4a选自H、=O、（CH2）rOR2、(CH2)r-F、(CH2)r-Br等”。上述内容中关于证据1权利要求1的内容即为证据1权利要求1中的通式1。从上述论述可以看出，润诺公司主张的是实施例+权利要求1包括通式1的技术对比方式。关于第二种技术对比方式，无效宣告请求书第13页称：“作为本领域技术人员，在证据1权利要求1和2的技术启示下，在一个宽的选择范围中，有目的地将证据1实施例66、99或1043的4，5，6，7四氢-1H-吡唑并〔3，4-c〕吡啶的6-位取代基进行基团替换从而得到本专利权利要求1保护的技术方案也是显而易见的。”这段论述中，润诺公司主张了另一种技术对比方式，即权利要求1包括通式1+实施例。至此，可以清晰地表明，请求人主张的对比技术方案不是单一的实施例，而是证据1权利要求1和2包括通式1与实施例的组合。 再次，对当事人的无效宣告请求主张应当作出符合技术逻辑和生活常理的解释。证据1系一份化学领域马库什权利要求专利文件。就马库什权利要求与实施例的关系而言，实施例系对权利要求技术特征的具体化，同时，各个实施例也与权利要求间具有紧密的不可分割的联系。在阅读实施例的过程中必然涉及到对权利要求所涉特征的读入。因此即使当事人单独主张实施例，亦不能当然完全地排除对通式结构的使用。更何况，就证据1的性质而言，证据1是一份完整的专利文献，专利文献的权利要求显然是其技术方案的基本内容，说明书用以说明和解释权利要求，同领域技术人员在阅读实施例时，不可避免地需要结合权利要求加以阅读。因此将实施例与权利要求完全割裂开来的认识不仅不符合技术实际，也不符合技术人员阅读专利文献的一般习惯。 综上可见，在本案中，请求人主张的最接近现有技术包括了证据1公开的通式结构1. （二）无效宣告请求人的主张是否经过了听证 本案在无效宣告程序的口审过程中，无效宣告请求人首先宣读了无效宣告请求书，口审笔录记录了其中的主要内容，在其后的具体质质证中，请求人选择性发明、主结构、取代基和B环等一系列说法，也证明了其对通式结构特别是通式1提出了主张。而施贵宝公司对润诺公司的主张包括选择性发明等提出了异议，同时亦对证据1整体上是否披露本专利化合物、证据1整体是否有启示以及是否包含B环等问题进行了实体质证。 （三）无效决定是否改变了润诺公司主张的技术对比方式 无效决定明确载明：证据1实际给出了如下启示：在具备证据1所示含氮杂双环通式的结构下，经过上述对A、B、G、Z等基团在证据1范围内基团的取代，其得到的化合物依然具备Xa因子的抑制剂活性。证据1实施例99和1043的具体结构即是在上述通式范围内的、与本发明权利要求化合物结构非常类似的具体化合物，本领域技术人员在阅读上述通式结构中对B环基团的限定（包括氧代哌啶基或吡啶基等）后，有动机在证据1所述通式的选择范围内，将证据1实施例99、1043化合物的B环替换为=O取代的哌啶基或吡啶基，从而得到权利要求1具体结构的化合物，这对本领域技术人员来说是显而易见的”。因此，无效决定系对证据1公开的通式1+实施例99、1043进行创造性评价，而绝非仅仅以通式结构作为最接近的现有技术进行判断。 综上，请求人明确主张将证据1作为“最接近的现有技术”；要求将证据1权利要求中的通式1及其实施例66、99、1043与发明进行技术比对；并特别指出“需要从证据1的整体去考虑，确定证据1整体上是否存在某种技术启示”。同时，专利复审委员会被诉决定也是按照请求人上述主张进行比对，专利复审委员会并未改变创造性的比对方式。二审判决关于改变了创造性判断的技术比对方式，违反法定程序的认定缺少事实和法律依据。 润诺公司的再审申请符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第一款和第一百一十八条之规定，裁定如下： 一、本案由北京市高级人民法院再审； 二、再审期间，中止原判决的执行。 审判长 骆 电 审判员 马秀荣 审判员 李 嵘 二〇一八年九月三十日 书记员 王 晨