中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书2015年京知行初字第05929号原告：鹤山三丽雅工艺制品有限公司，住所地中华人民共和国广东省江门市鹤山市沙坪镇凤亭路**。法定代表人：萧焯帆，总经理。委托诉讼代理人：张中辉，北京市鑫诺律师事务所律师。被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街**/div>法定代表人：赵刚，主任。委托诉讼代理人：暴红侠，女，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人：新秀丽知识产权控股责任有限公司，住，住所地美利坚合众国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市森特维尔路****/div>授权代表人：理查·安德鲁·兰姆，董事。委托诉讼代理人：刘平，北京市德君律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯斐斐，北京市德君律师事务所律师。原告鹤山三丽雅工艺制品有限公司（简称三丽雅公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年9月24日作出的商评字［2015］第65693号关于第5636522号“GREGORY及图”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年11月25日受理后，依法组成合议庭，并依法通知新秀丽知识产权控股责任有限公司（简称新秀丽公司）作为本案第三人参加诉讼，于2017年6月12日公开开庭进行了审理。原告三丽雅公司的委托诉讼代理人张中辉及第三人新秀丽公司的委托诉讼代理人冯斐斐到庭参加了诉讼。经本院合法传唤，被告商标评审委员会明确表示不到庭参加庭审，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。2015年9月24日，被告商标评审委员会就格里高利登山用品有限公司（简称格里高利公司）针对原告三丽雅公司获准注册的第5636522号“GREGORY及图”商标(简称诉争商标)所提无效宣告请求，作出被诉裁定认定：格里高利公司所述的“GREGORY山形图案”标识，设计独特，具有独创性，属于我国著作权法保护的美术作品。根据查明的事实可知，上述图形作品的著作权登记时间虽然晚于诉争商标申请注册日，但其上显示GregoryMountainProducts，Inc．1992年从原申请人处受让取得了该图形作品的著作权。2010年，其又继受了GregoryMountainProducts，Inc．的包括该图形作品著作权在内的相关知识产权。结合查明的事实可知，上述图形作品的创作完成时间早于诉争商标申请注册日。因此，格里高利公司对该图形作品享有在先著作权。考虑到“GREGORY山形图案”作品具有较强的独创性，两幅作品完全相同难谓巧合。故在未得到著作权人许可的情况下，三丽雅公司将格里高利公司在先享有著作权的作品作为诉争商标申请注册的行为，构成对格里高利公司享有的在先著作权之损害，违反了2001年修定的《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第三十一条关于申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定。格里高利公司所提其他无效请求理由不成立。综上，商标评审委员会依据2001年《商标法》第三十一条、《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第四十五条第一款、第二款的规定，裁定：诉争商标予以无效宣告。原告三丽雅公司诉称：首先，格里高利公司曾针对诉争商标向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出商标异议申请，但其异议理由被商标局裁定不成立后格里高利公司并未进行后续救济程序。格里高利公司针对诉争商标提起无效宣告程序的主要理由与前述商标异议理由相同，其新提交的证据除证明权利主体变更的证据外，仅是商标局裁定后向国家版权局申请取得的一份《著作权登记证书》，该证据并不属于法律意义上的新证据。因此，本案无效宣告程序违反了2001年《商标法》第四十二条规定的一事不再理原则。其次，第三人的证据不足以证明其享有在先著作权。综上，请求法院撤销被诉裁定，并责令被告重新作出裁定。被告商标评审委员会辩称：首先，虽然2001年《商标法》第四十二条规定为程序条款，但鉴于商标局针对诉争商标作出的异议裁定在2001年《商标法》施行期间，故基于新旧法的立法本意，本案应对格里高利公司提出异议申请理由、事实与无效申请理由、事实是否相同进行审查。根据我委查明事实可知，本案中无效宣告请求人为证明其主张证据是与案件焦点相关的新资料。因此，本案没有违反一事不再理原则。其次，关于本案实体问题，被告坚持被诉裁定的意见。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人新秀丽公司述称：首先，新秀丽公司已经从被诉裁定的申请人格里高利公司处受让取得了Gregory山形图案美国注册商标，作为该商标权利的承继者，至少应被视为该商标作品著作权的利害关系人，有权作为本案第三人参加诉讼。其次，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明:诉争商标由文字“GREGORY”及图形构成(详见附图)，由三丽雅公司于2006年9月28日向商标局提出申请，指定使用在第35类广告、饭店管理、人事管理咨询、会计、拍卖、推销（替他人）、商业场所搬迁、文秘、自动售货机出租、进出口代理服务上，商标专用权期限至2019年10月20日，现商标权人为三丽雅公司。2013年12月27日,格里高利公司以2001年《商标法》第九条、第十条第一款第（八）项、第三十一条、第四十一条及《中华人民共和国民法通则》等规定，向商标评审委员会请求宣告诉争商标无效。其主要理由为：一、诉争商标损害了格里高利公司对“GREGORY山形图案”美术作品享有的在先著作权。二、三丽雅公司抢先申请注册格里高利公司在先使用并具有较高声誉的商标，违反了诚实信用原则。三、诉争商标损害格里高利公司对“GREGORY”享有的在先商号权。格里高利公司向商标评审委员会提交了以下与本案有关的主要证据：1、格里高利登山用品有限公司出具的确认函及翻译；2、著作权登记证书、“GREGORY及图”商标在美国的注册情况及创作说明书；3、第1745681、5415852号商标异议复审裁定书；4、GREGORY背包所获荣誉相关资料及网页介绍；5、格里高利公司赞助的户外运动组织名称列表及格里高利公司许可中国销售商店名称列表；6、格里高利公司在中国的订单及发票等相关使用证据及中国公司出具的相关证明；7、媒体广告、官方说明函等相关宣传资料；8、三丽雅公司宣传图册及网站首页等。针对上述无效请求，三丽雅公司在商标评审阶段答辩称：一、格里高利公司主体资格不清晰，未提供与其“创作说明书”作者相应的其他关于权利转移的法律依据。二、格里高利公司对诉争商标已经提出过异议申请，不应再以相同的事实和理由再次提出申请。三、诉争商标并未侵犯格里高利公司的在先著作权、商号权以及抢注格里高利公司的在先商标。综上，请求维持诉争商标的注册。三丽雅公司向商标评审委员会提交了以下证据：泉州开元皮塑有限公司官网网页。针对三丽雅公司的答辩理由，格里高利公司发表如下质证意见：一、格里高利公司提出无效宣告请求的主体资格的事实问题，已在中华人民共和国北京市高级人民法院在(2011)高行终字第760号判决书中予以确认。二、格里高利公司对诉争商标是以新的理由和事实提出的无效申请，符合受理条件。三、格里高利公司所提交的证据均真实合法，与本案具有关联性，可形成完整的证据链。同时格里高利公司向被告商标评审委员会补充提交了以下主要证据（证据编号续前）:9、中华人民共和国北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3094号判决、中华人民共和国北京市高级人民法院（2011）高行终字第760号判决等；10、经公证认证的确认函、合并证明及翻译等相关资料；11、百度百科对“GREGORY”的介绍；12、三丽雅公司的信息；13、格里高利公司与新秀丽公司商标转让协议及“GREGORY山形图案”著作权转让协议等。商标评审委员会作出被诉裁定后，原告不服，向本院提起行政诉讼。在诉讼阶段，原告三丽雅公司向法院提交了以下主要证据：1、“龙皇组合图”《著作权登记证书》；2、中华人民共和国北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第774号行政判决。在诉讼阶段，第三人新秀丽公司向法院提交了以下与本案有关的主要证据：1、新秀丽公司名下“GREGORY及图”商标在美国的注册信息及翻译；2、经公证认证的创作人PamelaBeverly宣誓书及其附件创作说明书及三方协议书；3、格里高利公司在先公开使用涉案作品并署名的全球期刊及在先出版物及其翻译；4、证据3在先期刊及出版物公证认证件；5、边奇公司/格里高利公司官方网站于2000年至2014年就涉案作品持续公开使用并主张著作权的相关网页的翻译及公证书；6、维基百科关于互联网档案馆（WaybackMachine）缓存网页功能的介绍；7、边奇公司在先发行的使用涉案作品并主张著作权的产品标签的翻译；8、2007年5月出版的《格里高利详述》一书中对涉案作品演变历史的说明；9、经公证认证的申请人公司高管JohnSears宣誓词及其附件：（1）委托创作协议书及创作说明书；（2）格里高利登山用品有限责任公司变更为格里高利登山用品有限公司的记录；（3）格里高利登山用品有限公司与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并证明；（4）《Gregory山形图案》商标的商标注册及转让信息；（5）于2000年至2014年件缓存的相关网页页面；（6）Gregory发行物；（7）边奇国际股份有限公司产品标签；（8）Gregory报道列表机器相关页面；（9）Gregory报道中包含《Gregory山形图案》演变过程的具体页面；10、1978年格里高利公司前身格里高利股份公司的注册证明及其被边奇公司收购的记录；11、原格里高利登山用品有限公司公司注册记录；12、原格里高利登山用品有限公司与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并记录；13、美国加利福尼亚州公司法第2001及2010条关于合并后原主体仍具有一定签署合同行为能力的规定；14、三珐理兰公司与格里高利公司就涉案作品转让事宜签署的确认函；15、1983年格里高利公司注册的“GREGORY及图”商标记录；16、三丽雅公司在其他类别上就涉案作品抢注的其他商标；17、三丽雅公司恶意宣称格里高利公司“GREGORY”香港注册商标为其所有的证据；18、三丽雅公司恶意使用三丽欧公司注册商标及知名卡通形象的证据。另查：1992年11月16日，边奇国际股份有限公司（简称边奇公司）将该“GREGORY山形图案”作为商标图样向美国专利及商标局提出了注册申请，1994年5月17日获准注册，注册号为1836788。2008年3月边奇公司将其背包业务（包括但不限于涉案知识产权）分立至格里高利登山用品有限责任公司（简称原格里高利公司前身），后边奇公司合并至三珐理兰公司并停止存续。原格里高利前身于2008年8月更名为格里高利登山用品有限公司（简称原格里高利公司）。2009年10月27日，中华人民共和国国家版权局颁发登记号为2009-F-021614号《著作权登记证书》，其上显示：格里高利登山用品有限公司（GregoryMountainProducts,Inc．），即原格里高利公司于1992年从边奇国际股份有限公司处受让取得了“GREGORY山形图案”的著作权。2010年，原格里高利公司与珠穆朗玛联合II有限公司合并为格里高利登山用品有限公司(GregoryMountainProducts,LLC．)。格里高利公司继受了格里高利登山用品有限公司（GregoryMountainProducts,Inc．）的所有权利和义务，包括但不限于其所有的知识产权。尤其包括其背包业务以及背包业务相关的知识产权（包括“GREGORY山形图案”的著作权、商标权和相关权利）。后格里高利公司将其享有的“GREGORY山形图案”的著作权、商标权等权利转让至新秀丽公司名下，即本案第三人。2006年12月7日，广东省版权保护联合会颁发的登记号为19-2006-F-1487号《著作权登记证书》上显示：萧焯帆于2000年9月27日创作完成龙皇组合图（即诉争商标图样），著作权人为原告。庭审中原告和第三人均明确表示对于被诉裁定作出的程序不持异议。以上事实，有诉争商标档案、注册商标无效宣告申请书，各方当事人在本案诉讼过程中提交的证据，以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：关于本案的法律适用《商标评审规则》第五十七条第三款规定，对于已经注册的商标，当事人在2014年5月1日以前向商标评审委员会提出争议申请，商标评审委员会于2014年5月1日以后（含5月1日）审理的案件，相关程序问题适用修改后的商标法，实体问题适用修改前的商标法。本案中，无效宣告请求人向商标评审委员会申请诉争商标无效的时间为2013年12月27日，早于2014年5月1日；而被诉裁定的作出时间为2015年9月24日，晚于2014年5月1日，故本案程序问题适用修改后的商标法，实体问题适用修改前的商标法。二、关于被诉裁定是否违反2001年《商标法》第四十二条规定的一事不再理鉴于“一事不再理”属于程序问题，应当适用修改后的商标法的规定。2001年《商标法》第四十二条规定：“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。”现行商标法并未对“一事不再理”问题作出规定。《中华人民共和国商标法实施条例》第六十二条规定：“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。”2014年《商标法实施条例》第六十二条仅规定经商标评审委员会审理的诉争商标，除对经不予注册复审程序予以核准注册商标提起无效宣告请求以外，其他事由应遵守“一事不再理”原则。该条与2001年《商标法》第四十二条相比，“一事不再理”原则的规制范围有所限缩，未经商标评审委员会审理的诉争商标，申请人再次提出评审申请的，并不违反“一事不再理”原则。本案中，虽然格里高利公司曾就本案诉争商标提出异议，商标局就该异议进行了审理并作出了异议裁定，但商标评审委员会并未就该裁定进行复审并作出裁定。因此，格里高利公司针对诉争商标提出无效宣告请求并不违反《商标法实施条例》第六十二条的规定，商标评审委员会受理格里高利公司的无效宣告请求并作出被诉裁定并不违反“一事不再理”原则。三、关于诉争商标是否违反2001年《商标法》第三十一条的规定2001年《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。本案中，“GREGORY山形图案”商标最早由边奇公司于1992年在美国取得注册，后转让给原格里高利公司前身，原格里高利公司前身变更为原格里高利公司，并与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并成立格里高利公司，继而转让给本案第三人新秀丽公司。现“GREGORY山形图案”商标为第三人新秀丽公司名下在美国有效的注册商标。根据中华人民共和国最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条的规定，商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权利害关系人的初步证据，故第三人新秀丽公司可作为本案当事人参加诉讼，但是初步的证据仅仅代表其可以作为当事人参加诉讼。PamelaBeverly-Quigley的宣誓书，PamelaBeverly为其曾用名，且宣誓书、创作说明书、三方协议等证据均进行了公证认证。根据创作说明书的说明，“GREGORY山形图案”作品是PamelaBeverly-Quigley受边奇公司的委托于1992年创作完成，故该作品属于委托作品。根据《中华人民共和国著作权法》第十七条的规定，委托作品的著作权的归属有约定从其约定。虽然本案中第三人提交的宣誓书落款时间为2016年3月7日，创作说明书英文原版没有落款时间，中文翻译版落款2009年，但本身根据私法自治的原则法律并未限定委托作品的著作权的归属的约定时间不可以事后追认或者必须要求是书面，合理角度而言这种追认应当是将著作权的权利自始赋予给委托人的，或者退一步说认为这是一种“著作权的转让”，针对外在的侵权行为，著作权的起始时间也应当是自始，而非转让时开始起算。后边奇公司将其所有关于格里高利的知识产权转让给原格里高利前身，根据已经查明的事实“2008年3月边奇公司将其背包业务（包括但不限于涉案知识产权）分立至格里高利登山用品有限责任公司（简称原格里高利公司前身），后边奇公司合并至三珐理兰公司并停止存续。原格里高利前身于2008年8月更名为格里高利登山用品有限公司（简称原格里高利公司）”，则边奇公司的停止存续时间应当是在2008年3月至2008年8月之间，而关于著作权转让的三方协议的签订时间是2009年9月，但根据第三人在诉讼阶段提交的证据13可知，边奇公司所在地美利坚共和国加利福尼亚公司法的规定，根据该法规定，边奇公司解散后仍可以以其自身名义转让、处置名下财产及相关权利。故在无相反证据的情况下，经公证认证的边奇公司、PamelaBeverly和原格里高利公司关于著作权转让的三方协议具有真实性。第三人诉讼阶段提交的证据14亦可以佐证该事实。故格里高利公司承继了原格里高利公司的相关知识产权权利，进而转让给了本案第三人新秀丽公司。同时第三人在诉讼阶段提交的证据3、证据4、证据5，系经公证认证的边奇公司、格里高利公司前身、格里高利公司在其网站、产品上使用“GREGORY山形图案”的证据，上述证据证明“GREGORY山形图案”自1993年起在边奇公司格里高利公司前身、格里高利公司的产品、网站上进行了使用、宣传。综合在案证据，根据优势证据原则，可以证明“GREGORY山形图案”作品由边奇公司于1992年委托PamelaBeverly-Quigley（PamelaBeverly）创作，并转让给原格里高利公司，原告格里高利公司与珠穆朗玛联合Ⅱ公司合并成立格里高利公司，进而转让给了本案第三人新秀丽公司，故本案第三人新秀丽公司为“GREGORY山形图案”作品的权利人。第三人主张的“GREGORY山形图案”标识，设计独特，具有独创性，属于我国著作权法保护的美术作品。而在案证据可以证明，第三人新秀丽公司为“GREGORY山形图案”作品的权利人。因此，在原告未提交相反证据的情况下，依据本案现有证据可以认定第三人为涉案作品的作者，享有涉案作品的著作权。原告有关主张缺乏事实依据，本院对此不予支持。另，就图样而言，涉案作品与诉争商标在整体外观上几乎完全相同，构成实质性近似。涉案作品最早于1992年11月16日由边奇公司在美国申请注册为商标，并对标有“GREGORY山形图案”商标的产品进行了一定的使用、宣传。原告亦从事户外用品生产的经营者，具有接触该产品的可能性。涉案作品的创作完成时间早于诉争商标申请注册日。且原告提交的著作权登记证明中显示的作品创作完成日期晚于第三人“GREGORY山形图案”作品的完成日期。故在未得到著作权人许可的情况下，原告将第三人在先享有著作权的作品作为诉争商标申请注册的行为，构成对原告享有的在先著作权之损害，违反了2001年《商标法》第三十一条关于申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定。原告有关主张缺乏事实依据，本院对此不予支持。由于原告对涉案裁定中所涉及的其他内容不持异议，故本院对此不再予以评述。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。原告的诉讼请求没有事实与法律依据，本院对此不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下：驳回原告鹤山三丽雅工艺制品有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告鹤山三丽雅工艺制品有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告鹤山三丽雅工艺制品有限公司、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会可在本判决书送达之日起十五日内，第三人新秀丽知识产权控股责任有限公司可在本判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  司品华人民陪审员  燕 云人民陪审员  宋启才二〇一八年九月二十五日法官助理刘月庆书记员李益晨