江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏07民初198号原告：杭州新元化工技术开发有限公司，住所地浙江省杭州市萧山区经济技术开发区都市阳光广场4幢1单元1302室。法定代表人：郭爱梅，执行董事、总经理。委托诉讼代理人：曹立志，江苏苍梧律师事务所律师。委托诉讼代理人：金明，江苏苍梧律师事务所律师。被告：连云港金泰达橡胶材料有限公司，住所地江苏省连云港市连云港开发区久和国际新城12号楼一单元301室，现住所地江苏省连云港市大浦工业开发区云桥路18号。法定代表人：白爽，董事长。第三人：香港洋泰技术顾问有限公司，住所地香港德辅道中189号李宝椿大厦10楼1002室。法定代表人：刘大平，董事。委托诉讼代理人：徐洪伟，江苏尚扬律师事务所律师。第三人：香港连捷实业有限公司，住所地香港湾仔骆克道53-55号恒泽商业大厦5楼。法定代表人：茅丽芳，董事。委托诉讼代理人：徐洪伟，江苏尚扬律师事务所律师。原告杭州新元化工技术开发有限公司（以下简称杭州新元公司）与被告连云港金泰达橡胶材料有限公司（以下简称连云港金泰达公司）发明专利实施许可合同纠纷一案，本院于2016年12月13日立案后，依法适用普通程序进行了审理。审理期间连云港金泰达公司部分股东以连云港金泰达公司名义起诉杭州新元公司、白杰专利权权属纠纷由浙江省杭州市中级人民法院立案受理，本案必须以该专利权权属纠纷案件的审理结果为依据，本院于2017年4月18日依法裁定本案中止诉讼。因浙江省杭州市中级人民法院作出（2017）浙01民初227号《民事裁定书》，裁定准许原告金泰达公司撤回起诉，本案恢复审理。2017年12月4日，本院收到被告连云港金泰达公司的股东香港连捷实业有限公司（以下简称香港连捷公司）、香港洋泰技术顾问有限公司（以下简称香港洋泰公司）提出的《参加法庭审理申请书》，拟以第三人身份参加本案诉讼。本院根据香港连捷公司和香港洋泰公司的申请，依法通知香港连捷公司和香港洋泰公司作为第三人参加本案诉讼。本院于2018年1月3日公开开庭进行了审理。原告杭州新元公司委托诉讼代理人曹立志，被告连云港金泰达公司法定代表人白爽，第三人香港连捷公司和香港洋泰公司共同委托诉讼代理人徐洪伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杭州新元公司向本院提出诉讼请求：1、确认原告杭州新元公司与被告连云港金泰达公司于2013年2月7日签订的《专利实施许可合同》于2016年12月2日解除；2、判令被告立即停止使用原告的发明专利“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”的生产与实验行为；3、判令被告赔偿原告经济损失人民币100万元；4、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告杭州新元公司明确其第2项诉讼请求为：被告立即停止使用原告的发明专利“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”。事实和理由：原告杭州新元公司系“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”发明专利的专利权人，于2013年2月6日由国家知识产权局授权公告。2013年2月7日，原告与被告签订《专利实施许可合同》，同意被告无偿实施该专利，独占许可时间为2013年2月7日至2018年3月7日。合同第八条约定“被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维持本项专利的有效性”，但被告并未依约缴纳。由于被告违约，且被告的公司经营现状，不能达到原告的期望，无法实现该专利应有的社会与经济价值，致使原告决定收回专利实施权利，撤销无偿实施许可。因此，原告于2016年12月2日向被告送达《撤销无偿实施许可、解除专利实施许可合同通知书》（以下简称《解除合同通知书》），要求被告在收到本通知书后五日内，停止实施该专利，但被告至今仍在使用该专利进行生产与实验，侵犯原告的合法权益。被告连云港金泰达公司法定代表人白爽认可原告杭州新元公司的全部诉讼请求。第三人香港连捷公司和香港洋泰公司共同述称，被告连云港金泰达公司是由杭州汇金化工有限公司（以下简称杭州汇金公司）以及第三人香港连捷公司和香港洋泰公司，于2008年4月作为股东共同成立的中外合资企业。连云港金泰达公司主要依靠本案诉争的CSM生产技术作为公司生产、经营、发展的核心。白某时任连云港金泰达公司的董事长兼总经理，白爽、郭爱梅（原告公司法定代表人）是连云港金泰达公司的董事，郭爱梅是白某的妻子，白爽是两个人的女儿，白爽、郭爱梅又是原告杭州新元公司仅有的两名股东。白家一方利用特殊的身份将本应属于被告连云港金泰达公司所有的涉案专利申报在原告杭州新元公司名下，在白家一方与两名第三人以及第三人委派的董事徐某、茅丽芳、刘某因连云港金泰达公司控制权产生争议的情况下，为实现独占涉案专利权利或者让连云港金泰达公司倒闭进而由白家独占专利权的目的，恶意提起本案的诉讼。从本案诉争的核心证据也就是《专利实施许可合同》看，该许可合同是为了申报高新企业的需要而制作的虚假文件资料，事后随着时间的发展，相关证据已经能够证明杭州新元公司，以及白某、白爽在本案之前的举证及开庭过程中作了虚假的陈述。故第三人香港连捷公司和香港洋泰公司申请法庭结合相关事实追究原告及白家一方恶意诉讼的法律责任，在查明事实的基础上，驳回原告的诉讼请求，维护连云港金泰达公司占有60%股份的股东合法权益。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院认定事实如下：2008年5月14日，连云港经济技术开发区管委会以连开复字［2008］078号《关于同意设立连云港连杰橡胶材料有限公司的批复》，同意杭州汇金公司与在香港注册的香港洋泰公司及香港连捷公司在连云港开发区合资设立“连云港连杰橡胶材料有限公司”,原则同意依法签订的合资合同、企业章程，同意委派的董事会及监事会成员。原告连云港金泰达公司成立于2008年6月13日，原企业名称为连云港连杰橡胶材料有限公司，2009年10月28日变更为现企业名称，原法定代表人白某变更为现法定代表人白爽。由杭州汇金公司、香港洋泰公司、香港连捷公司共同出资成立，公司的注册资本为500万美元，公司经营范围包括氯化聚乙烯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶的生产，销售公司自产产品及技术进出口业务。公司的章程载明：合资公司的投资总额为1000万美元，其中杭州汇金公司（甲方）出资200万美元，占出资40％，香港洋泰公司（乙方）和香港连捷公司（丙方）各出资150万美元，各占出资额的30％；合资公司设董事会，董事会是合资公司最高权力机构；董事会决定合资公司的一切重大事宜，重大事宜需经出席董事会的全体董事一致同意方可作出决议，其职权主要有通过及修改公司的重要规章制度，决定聘用总经理和其他高级职员，合资公司合同、章程修改，其他应由董事会决定的重大事宜等。董事会由7名董事组成，其中甲方委派3名董事，乙方委派2名董事，丙方委派2名董事。设董事长一名，董事长由甲方委派，董事长、董事任期四年，期满后继续委派可以连任。董事长是合资公司的法定代表人。董事会例会每年召开一次，经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。董事会会议由董事长召集主持。董事长在董事会开会前十五天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。出席董事会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。2008年4月24日杭州汇金公司委派白某为被告董事长，郭爱梅、白爽为董事会董事，香港连捷公司委派徐某、茅丽芳为董事会董事，香港洋泰公司委派刘某、朱某为董事会董事。2013年2月6日，国家知识产权局授予了“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”发明专利。该专利的申请日为2011年1月13日，专利号为ＺＬ20111000××××.3，发明人为白某，专利权人为原告杭州新元公司。目前该专利为有效专利。2013年2月7日，原告杭州新元公司（许可方）与被告连云港金泰达公司（被许可方）签订《专利实施许可合同》，许可专利名称为一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法（专利号为ＺＬ20111000××××.3）。许可方式为独占许可，许可时间为5年以上，自2013年2月7日至2018年3月7日，使用费为0元。合同第七条：后续改进的提供与分享。在合同有效期内，任何一方对合同技术所作的改进应及时通知对方；有实质性的重大改进和发展，申请专利的权利由合同双方当事人约定，没有约定的，其申请专利的权利归改进方，对方有优先被许可的权利；属双方共同作出的重大改进，申请专利的权利归双方所有，另有约定的除外。第八条：专利有效性的维护。被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维护本项专利的有效性。如由于被许可方过错致使本项专利权终止的，被许可方应当支付许可违约金或赔偿损失。第九条：违约及索赔。对被许可方：被许可方拒付使用费的，许可方有权解除合同，要求返回全部技术资料，并要求赔偿其实际损失。被许可方违反合同的保密义务，致使许可方的技术秘密泄露，许可方有权要求被许可方立即停止违约行为，赔偿损失。2015年6月9日，该《专利实施许可合同备案证明》在国家知识产权局进行了备案登记，专利实施许可合同备案号为2015320000408。审理中，杭州新元公司、连云港金泰达公司对香港洋泰公司、香港连捷公司提出的“涉案《专利实施许可合同》为申报高新企业需要，签订时间是倒签”的说法均予以认可，并确认实际签订时间是2015年。2016年12月1日，原告杭州新元公司向被告连云港金泰达公司发送《解除合同通知书》，内容为：2013年2月7日，我公司同意你公司无偿实施该专利，并签订《专利实施许可合同》一份，独占许可时间为2013年2月7日至2018年3月7日。但是，以你公司的经营现状，不能实现该专利之应有社会与经济价值，且《专利实施许可合同》第八条约定“被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维持本项专利权的有效性”，但你公司未依约缴费。因此，我公司决定收回该专利使用权、撤销无偿实施许可、解除专利实施许可合同。请你公司于收到本通知书后五日内，停止实施该专利。否则，本公司将依法保护自己的合法权益。2016年12月11日，时任连云港金泰达公司总经理徐某签名的《关于的回复函》(以下简称《回复函》)内容为：杭州新元公司于2016年12月1日所发的《解除通知书》，我公司已收悉。但鉴于如下事实与理由，该通知对我公司尚不产生任何法律效力。一、双方《专利实施许可合同》，独占许可实施期间为2013年2月7日至2018年3月7日。鉴于此，合同期尚未届满，我公司依然可以继续独占使用该专利。二、关于杭州新元公司所称合同不能继续履行之原因系我公司造成，有悖事实真相。“公司的经营现状，不能实现该专利之应有社会与经济价值”，“公司未依约缴纳专利年费”等理由不能成立。1、我公司的经营现状与之前和杭州新元公司所签合同时的状况一样正常运转，并未出现不妥之处。2、杭州新元公司的法定代表人郭爱梅女士曾经是我公司的董事之一，股东白爽女士系我公司的法定代表人及董事长，专利发明人白某先生系我公司前任董事长、总经理，及现任董事。三位与我公司利益相关，理应熟知我公司自开业以来的经营状况和近几年来在生产工艺、生产设备、产品质量等方面大幅改进和提升的事实，并不存在你方所述的我公司经营现状。3、公司现任总经理徐某先生（于2014年正式上任）在缴纳专利年费一事方面，是依照前任总经理（白某）的工作轨迹、惯例行事，且在接任工作之时，前任总经理也未对此事宜作出交接，因而公司对专利年费缴纳之事并不明了……你我公司自签订合同以来，你方从未向我公司主张专利年费，或提交已缴纳的年费票据要求报销等，我公司不负有直接向专利部门缴费的义务。请杭州新元公司提供相关年份的已缴纳的专利年费票据，我公司将根据双方合同的约定相应支付给杭州新元公司，同时请贵公司在今后年份及时向我公司提交相应的年费票据。2016年12月13日连云港金泰达公司董事长白爽就上述《回复函》发送给白某、茅丽芳、刘某的邮件中称：今收到徐某《回复函》,因为此事非常重要，而这份函仅能代表徐某本人的意愿，并不是董事会的意见，徐某并未与董事会做任何沟通。所以，我方不同意在此函上盖章。另外，徐某仅为金泰达的总经理，没有权利代替法人代表做对外声明、函件。2016年12月25日，连云港金泰达公司董事茅丽芳、徐某、刘某就本案诉讼问题向公司董事长提出《关于提议召开董事会临时会议的通知》，要求按公司章程第16条的规定，提议商议本案诉讼代表人/代理人，并负责代表公司进行诉讼及提起相关程序。2016年12月27日，连云港金泰达公司董事长白爽向各位董事发送《关于召开连云港金泰达公司董事会的通知》，称：依据公司章程规定，通知各位董事于2017年1月11日上午九时三十分在连云港市公安局新东派出所召开。另，由于杭州新元公司诉本公司发明专利实施许可合同纠纷一案,鉴于本公司实施该专利用于生产经营属实，本公司使用该专利也并未向该公司支付任何费用，现该公司要求收回，本公司无权拒绝。因此，该案出庭由本公司法定代表人依职权出庭，当庭口头如实陈述案情，无需委托代理律师出庭答辩，造成本公司不必要的费用支出。后被告连云港金泰达公司未能召开董事会，未形成董事会决议。审理中，白爽以连云港金泰达公司法定代表人身份参加本案诉讼，并表示同意解除《专利实施许可合同》，确认解除的时间为2016年12月2日。原告杭州新元公司提交了2017年1月4日连云港金泰达公司董事长白爽签名的《情况说明》，该说明中称“本公司实施该专利用于生产经营属实，本公司使用该专利也未向该公司支付任何费用，现该公司要求收回，本公司无权拒绝……”。杭州新元公司以该说明证明连云港金泰达公司在收到其发出的《解除通知书》后，仍在继续使用其专利技术进行生产。另查明，被告连云港金泰达公司中方股东杭州汇金公司的法定代表人是白爽，本案原告杭州新元公司的法定代表人是郭爱梅，股东为郭爱梅、白爽，郭爱梅系白爽的母亲，白某系白爽的父亲，白某与郭爱梅系夫妻关系，白某曾是被告连云港金泰达公司的原法定代表人，现为被告公司董事。本院认为，本案的争议焦点为：一、杭州新元公司与连云港金泰达公司签订的《专利实施许可合同》的效力；二、被告连云港金泰达公司是否违反《专利实施许可合同》，构成违约；三、专利实施许可合同是否应当于2016年12月2日解除；四、原告要求被告停止使用涉案专利及赔偿原告经济损失100万元是否成立。一、关于杭州新元公司与连云港金泰达公司签订的《专利实施许可合同》的效力第三人香港洋泰公司、香港连捷公司陈述称，本案争议的《专利实施许可合同》的签订时间系为申报高新企业需要而倒签的时间，系虚假材料，故本案诉讼系虚假诉讼，要求驳回杭州新元公司的起诉。本院认为，本案《专利实施许可合同》的签订时间虽系倒签，但不足以证明其是无效合同，进而得出本案是虚假诉讼的结论。原、被告双方签订的《专利实施许可合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律法规的禁止性规定，应确认为合法有效。原、被告双方应在上述合同约定和法律规定的范围内享有权利、承担义务，任何一方不履行约定的义务或履行义务不符合要求，都要承担相应的合同责任。二、关于被告连云港金泰达公司是否违反《专利实施许可合同》构成违约原告杭州新元公司诉称被告连云港金泰达公司违反合同第八条的约定，即被告应当在合同有效期内缴纳专利年费，以维持专利的有效性。但被告连云港金泰达公司未按合同约定缴纳专利年费，每年的专利年费均是由杭州新元公司支付。被告连云港金泰达公司认可涉案专利的年费均是由原告杭州新元公司自行缴纳，连云港金泰达公司未缴纳过专利年费。第三人香港洋泰公司、香港连捷公司称是原告缴纳后再要求被告报销。原告杭州新元公司对第三人的述称不予确认，认为根本没有这说法。本院认为，依据合同法及相关法律规定，合同解除包含两种情形，即约定解除合同和法定解除合同。首先，本案双方所签合同约定了合同解除条件，即被许可方（连云港金泰达公司）拒付使用费的，许可方（杭州新元公司）有权解除合同。而本案双方合同中约定的使用费为0元，故不存在被许可方拒付使用费这一情形。合同第八条约定，被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维持本项专利权的有效性。如由于被许可方过错致使本项专利权终止的，被许可方应当支付许可方违约金或赔偿损失。根据查明的事实，涉案发明专利年费系原告杭州新元公司自行缴纳，被告连云港金泰达公司作为被许可方未按合同约定缴纳专利年费，故被告连云港金泰达公司构成违约，但该违约并不构成根本违约，且该违约亦不符合涉案合同约定的解除合同的条件。故原告杭州新元公司以违约为由解除涉案合同的主张不能成立，本院不予支持。其次，本案审理期间，被告法定代表人白爽明确表示同意解除《专利实施许可合同》，并确认合同于2016年12月2日解除。本院认为，根据连云港金泰达公司章程的规定，董事会是合资公司最高权力机构，合资公司合同、章程修改属于公司重大事宜，需经出席董事会的全体董事一致同意方可作出决议。本案《专利实施许可合同》的解除属于公司章程中规定的公司重大事宜，即是否同意解除合同应有董事会决议。原告杭州新元公司向被告发送《解除通知书》后，时任被告总经理徐某向原告出具的《回复函》中认为该通知书对连云港金泰达公司不产生任何法律效力，不同意解除合同。被告法定代表人白爽收到徐某《回复函》后，认为仅能代表徐某本人的意愿，并不是董事会的意见。因连云港金泰达公司收到《解除通知书》后，并未就是否同意解除《专利实施许可合同》形成董事会决议，故本案不符合双方当事人协商一致的情形。再次，根据杭州新元公司所举证据，不能证实被告连云港金泰达公司具有我国合同法第九十四条规定之法定解除情形。据此，在杭州新元公司对涉案合同无约定解除和法定解除情形下，对原告杭州新元公司要求确认原被告双方于2013年2月7日签订的《专利实施许可合同》于2016年12月2日解除等诉讼请求不应予以支持。综上，原告杭州新元公司的诉讼请求无事实和法律依据，应予以驳回。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：驳回原告杭州新元化工技术开发有限公司的诉讼请求。案件受理费13800元，由原告杭州新元化工技术开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于江苏省高级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费（开户银行：中国农业银行南京山西路支行，帐号03×××75，汇款后将汇款凭证复印件交本院随卷移送）。审 判 长  忻 越审 判 员  林 龙审 判 员  刘 宁二〇一八年一月三十一日法官助理  寇运龙书 记 员  刘明朗法律条文及上诉须知附录一、法律条文（一）《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。（二）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报江苏省高级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。