北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初8238号原告：北京大学，住所地北京市海淀区颐和园路**。法定代表人：林建华，校长。（未到庭）委托诉讼代理人：柯珂，男，1981年10月28日出生，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住北京市朝阳区。（到庭）委托诉讼代理人：权陆军，男，1977年1月22日出生，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住河北省石家庄市平山县。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：董桂灵，国家知识产权局审查员。（到庭）委托诉讼代理人：葛永奇，国家知识产权局审查员。（到庭）案由：发明专利申请驳回复审行政纠纷。被诉决定：第126384号复审请求审查决定。被诉决定作出时间：2017年7月7日。本院受理时间：2017年10月30日。开庭审理时间：2019年6月3日。被诉决定系原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称原专利复审委员会）针对原告就申请号为201180049214．2的发明专利申请（以下简称本申请）所提复审请求而作出。原专利复审委员会在该决定中认为：权利要求1-14相对于对比文件1和本领域常用技术手段，不具备《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第二十二条第三款规定的创造性，据此，维持国家知识产权局于2016年5月23日对本申请作出的驳回决定。原告诉称：一、被诉决定对本申请实际解决的技术问题认定有误。被诉决定认为本申请权利要求1实际解决的技术问题为：提供一种从生物样品中提取核酸分析物溶液的替代方案。这是不符合本发明的技术效果的。本发明涉及利用高压加热从生物样品中液相释放核酸和对其进行检测的方法，具体限定了所述高压为140-170kPa，本发明的方法操作简单、速度快、成本低，提取效率高，提取的核酸具有优良的含量和纯度，本申请说明书实施例和附图的数据充分证明了本发明的优良效果。对比文件1采用了100℃和120℃进行提取核酸，100℃为在加热器上加热，不涉及高压提取，120℃在高压蒸汽锅中高压提取，根据对比文件1的实验结果，120℃加热法的提取效果差于100℃加热法（例如，120℃加热法所得的DNA的OD260/OD280最低，产量也最低，见对比文件1第337页右栏第4段），并且120℃和100℃加热法的提取效果差于蛋白酶K消化法（例如，DNA产量、质量、OD260/OD280明显更差，见对比文件1第337页右栏第5段）。可见，根据对比文件1的公开内容，就核酸提取效果而言，蛋白酶K消化法>100℃加热法>120℃高压加热法。将本发明与对比文件1的100℃和120℃加热提取法相比，可以看出本发明的提取效果明显好于对比文件1。例如，对比文件1第336页右栏2．4节和第337页图4显示，对于401bp的核酸扩增，100℃和120℃加热法均不能产生电泳条带，这意味着无法有效提取核酸，而如本申请说明书图4所示，本申请的方法提取的产物进行电泳可以获得575bp核酸的条带，这说明本申请的方法可以有效提取575bp核酸，这充分说明本申请方法具有比对比文件1的100℃和120℃加热提取法更好的提取效果。另外，如原告在答复二通和提交复审请求时补充的数据所显示的（见附件4），本发明方法应用2个月-20年的存档标本，量为50ngDNA，195bp-PCR结果电泳条带极强，并成功得到195-654bp，本发明方法不仅直接使用高压释放液扩增出796bp也同样得到肿瘤基因突变测序结果，本发明液相热压方法与目前世界上最好的商品化核酸提取试剂盒即QiagenDNA试剂盒相比也得到良好的结果。而QiagenDNA试剂盒采取的正是蛋白酶消化法，如上所述，对比文件1公开了100℃和120℃加热法的提取效果差于蛋白酶消化法，这间接证明了本发明的提取效果优于对比文件1的100℃和120℃加热法。因此，基于本发明的技术效果，本发明相对于对比文件1实际解决的技术问题是：提供一种改善的核酸提取方法，而不是如原专利复审委员会声称的简单地提供一种替代方案。二、关于技术启示。对比文件1公开了在两个温度下的加热法。其中100℃加热是在常压下加热，不涉及加压提取核酸，本领域技术人员从该技术方案无法想到提高压力来提取核酸，无法获得本申请的技术方案。120℃加压提取具有比100℃更差的提取效果，例如，对比文件1中明确记载：“发现pH12时120℃加热法所得的DNA的OD260/OD280最低，产量也最低。”（见对比文件1第337页右栏第4段）对比文件1的整体实际上给出了如下教导：加压提取核酸的效果甚至不如常压下加热提取，这实际上给出了与本发明相反的教导。当面对改善核酸提取效果的技术问题时，本领域技术人员在阅读了对比文件1整体之后，不会想到采取加压提取法，从而不会获得本申请涉及140-170kPa的高压下提取的技术方案。而且，根据本申请说明书图6的饱和蒸汽温度与压力关系对照表所示，本申请限定的140-170kPa对应于大约110-116℃，在该温度下的提取效果既好于更低的温度100℃，也好于更高的温度120℃，这是预料不到的技术效果，足以证明本申请的创造性。综上所述，本申请权利要求1具有创造性，在此基础上，权利要求2-14也都具有创造性，都符合《专利法》第二十二条第三款的规定。被诉决定认定事实及适用法律错误，请求法院依法撤销被诉决定，责令被告重新作出决定。被告辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，法院应当判决驳回原告诉讼请求。本院经审理查明：一、本申请（一）申请人：原告。（二）发明创造名称：核酸液相提取及检测方法。（三）申请号：201180049214．2。（四）申请日：2011年04月27日。（五）公开日：2014年01月01日。（六）本申请的权利要求“1．从生物样品中提取核酸分析物溶液的方法，包括以下步骤：将该生物样品置于加热容器中；任选地，向该生物样品中加入溶解介质；对该生物样品进行高压加热；任选地，对该生物样品进行离心；和获取包含所述核酸分析物的液体，其中所述的高压为140-170kPa，所述高压加热步骤的持续时间为5-45分钟。2．权利要求1的方法，其中所述生物样品选自由组织活检样品、细胞样品、肿瘤样品和生物流体样品构成的组。3．以上权利要求之任一项的方法，其中所述生物流体样品选自由血液、血清、组织液、尿液、大便、痰液、脑脊液、唾液、眼泪和乳头吸出液构成的组。4．以上权利要求之任一项的方法，其中所述溶解介质选自由水、DEPC处理水、生理盐水、碱溶液和缓冲液构成的组。5．以上权利要求之任一项的方法，其中所述生物样品为石蜡包埋组织。6．权利要求5的方法，包括以下步骤：任选地，将离心管的管盖扎孔；将石蜡包埋组织切片置于离心管中，加入纯水或碱溶液，使样品浸入液体中；在140-170kPa的压力下加热所述样品25-45分钟；和对所述样品进行离心，获取上清液。7．权利要求1-5中任一项的方法，其中所述核酸分析物为RNA。8．权利要求1-4中任一项的方法，其中所述核酸分析物为DNA，所述生物样品不是甲醛固定的石蜡包埋组织。9．从生物样品中提取核酸分析物溶液的方法，包括以下步骤：将该生物样品置于加热容器中；任选地，向该生物样品中加入溶解介质；对该生物样品进行高压加热；任选地，对该生物样品进行离心；和获取包含所述核酸分析物的液体，其中所述的高压为140-170kPa，其中所述生物样品为疑似白色念珠菌感染的人体病灶拭子，所述核酸分析物为白色念珠菌基因。10．权利要求9的方法，其中所述溶解介质为NaOH。11．对生物样品中的核酸分析物进行检测的非诊断方法，包括：按照以上权利要求之任一项的方法获得所述核酸分析物的溶液；和对所述核酸分析物进行检测。12．权利要求11的方法，其中所述检测通过聚合酶链反应进行。13．权利要求11-12之任一项的方法，其中所述核酸分析物为DNA或RNA。14．权利要求11-13之任一项的方法，其中还包括对所述核酸分析物的溶液进行浓缩。”二、对比文件对比文件1（田子强等，甲醛固定石蜡包埋组织中DNA的三种提取方法比较，基础医学与临床，第24卷，第3期，第335－338页，公开日：2004年06月20日）公开了一种从甲醛固定石蜡包埋组织中提取DNA的方法，并具体公开了以2000年制备的甲醛固定石蜡包埋的食管癌标本切片为样本（相当于权利要求1中的“生物样本”），放入1．5ml无菌管中，制备pH7－12的不同pH值的标准缓冲液，分别向样本中加入500μl的不同pH值的缓冲液（相当于权利要求1中的“溶解介质”），在高压蒸气锅中（相当于权利要求1中的“加热容器”）以120℃加热20min（落入权利要求1限定的高压加热步骤的持续时间范围内），然后凉至室温，以酚氯仿抽提法提取DNA（即权利要求1中“核酸分析物”的下位概念）（参见对比文件1第335页的第1．1及1．4节），经验证，所述方法能够提取得到含有样本来源的基因组DNA（参见对比文件1第336页的第2．3节）。三、其他事实庭审中，原告明确表示,如果权利要求1不具备创造性，则不再坚持权利要求2-14具备创造性。另查，根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有被诉决定、本申请文本、对比文件1以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：双方当事人在诉讼中争议的焦点问题在于本申请权利要求1是否具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。《专利法》第二十二条第三款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。在判断一项权利要求的创造性时，如果该权利要求的技术方案和最接近的现有技术相比存在区别技术特征，而现有技术中给出了将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的技术启示，则该权利要求的技术方案不具备创造性。一、关于权利要求1权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于：①权利要求1还限定了高压加热处理的压力范围为140－170kPa；②权利要求1还限定了对高压加热处理后的生物样本进行离心的步骤。原告主张，本申请权利要求1实际解决的技术问题是提供一种改善的核酸提取方法，而非提供一种替代方案。对此本院认为，由查明事实可知，本申请采用了高压提取的方法，该方法成本低，不需要特殊的设备和试剂，操作简单。采用该方法时，因不同的生物样本对温度和压力的耐受力是不同的，故本领域技术人员可以根据待测样本的性质，通过常规试验优化出最适当的高压温度和时间。而不同生物样本在不同加热时间和加热温度下的PCR结果中也存在阳性和阴性的相反情况（参见本申请说明书表1）。而对比文件1公开了对样品进行“高压蒸汽锅中120℃加热20min”的步骤，且提取后的结果显示获得了可计量的合格DNA样品（参见对比文件1的图1）。同时，对比文件1正文2．3节“基因组DNA电泳”也明确记载了“不同pH值加热法所得电泳结果显示随pH值的增加，所得DNA的质量也逐渐提高，以pH12时为最佳”（参见对比文件1的图2）；正文2．4节“PCR扩增结果”则指出“相同pH值情况下，100℃加热和120℃加热无明显区别”（参见对比文件1图3）。由此可见，对比文件1中的100℃加热和120℃加热的实验结果都是肯定的结果。虽然对比文件1正文2．4节有“以401bp的ALAD扩增，不同pH值加热法所得样本均不能产生电泳条带”的陈述，但此时还需考虑是否与生物样本差异性等因素有关，并不当然意味着该方法不能用于其他核酸的提取。由上述比对可知，无论是本申请还是对比文件1，均受到生物样本差异性的影响，即不同生物样本在不同加热时间和加热温度下的PCR结果会有所不同，基于本申请和对比文件1公开的内容，无法得出本申请提取效果更优的结论。据此，被诉决定认定基于本申请与对比文件1区别技术特征，权利要求1所要求保护的技术方案相对于证据1实际解决的技术问题是“提供一种从生物样品中提取核酸分析物溶液的替代方案”并无不当之处。原告主张，在对比文件1的基础上，本领域技术人员在面对改善核酸提取效果的技术问题时，不会想到采取140-170kPa加压提取的方法。对此本院认为，如前所述，由于对比文件1已证实了常压100℃加热和高压蒸汽120℃加热的处理条件，都能成功提取获得样本来源的基因组DNA，因而本领域技术人员能够合理预期，在100－120℃之间的其他温度条件，也能够应用于提取DNA。此外，根据本领域公知的饱和蒸汽温度与压力的对照关系可知，100－120℃对应的压力范围约为140kPa－200kPa。也就是说，对比文件1公开的上述压力范围都能够应用于所述提取DNA的方法。对比文件1还公开了高压加热处理生物样品的优点（参见对比文件1第337页右栏第1段），还分析了其研究成果与Shi等的实验结果差异的原因可能是“普通10%甲醛固定标本中的DNA比缓冲10%甲醛固定者更加脆弱，对高温、强碱等刺激更加敏感，以至出现DNA破坏加重的情况”（参见对比文件1第337页右栏第4段）。结合上述高压加热处理生物样品的优点以及甲醛固定标本的特殊性，为了进一步提高核酸提取质量，在已验证的有肯定效果的100℃和120℃之间，适当调整压力范围的大小，对于本领域普通技术人员来说属于常规选择。此外，如前所述，因本申请技术方案中所采用的140-170kPa所对应的温度下的提取效果是可预期的，故而其也并未带来预料不到的技术效果。综上所述，在对比文件1的基础上结合本领域的常用技术手段得到权利要求1请求保护的技术方案，对于本领域技术人员而言是显而易见的，权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。二、关于权利要求2-14鉴于原告明确表示在权利要求1不具备创造性的情况下，不再坚持其关于权利要求2-14具备创造性的意见，故本院对此不再赘述。综上，原专利复审委员会作出被诉决定审查程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告北京大学的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告北京大学负担（已交纳）。如不服本判决，双方当事人可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及其副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于最高人民法院。审 判 长 宋 晖人民陪审员 李 红人民陪审员 丁艳玲二〇一九年十一月二十六日法官 助理 夏 旭技术调查官马秋娟书记员谢馨蕊