北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初9757号原告：辽宁大禹防水科技发展有限公司，住所地辽宁省盘锦新型防水材料产业基地（盘山县陈家）。法定代表人：郑宪明，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：张其函，北京赵天庆律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：庞敏，国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：大禹九鼎新材料科技有限公司，住所地广东省英德市东华镇清远华侨工业园南区金北横一路5号。法定代表人：王录吉，董事长。（未到庭）委托诉讼代理人：付丽莎，广东广信君达律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：谭庭俊，广东广信君达律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2019]第122469号关于第21962111号“大禹九鼎”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定被诉裁定作出时间：2019年5月28日本院受理时间：2019年8月9日开庭审理时间：2019年9月23日（第一次开庭）、2019年10月29日（第二次开庭）被诉裁定认定：诉争商标的申请注册未构成《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十条、第十三条、第三十二条关于不得损害他人现有的在先权利中的商号权、第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”、第十条第一款第（八）项规定之情形，诉争商标予以维持。原告诉称：请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。事实和理由：一、诉争商标“大禹九鼎”完整包含引证商标的显著识别部分“大禹”，二者构成使用在相同或类似商品上的近似商标，诉争商标的申请注册构成商标法第三十条规定之情形；二、引证商标在防水卷材商品上已构成驰名商标，诉争商标核定使用的的商品与引证商标核定使用的商品构成相同或类似商品，诉争商标的申请注册构成商标法第十三条规定之情形；三、原告成立时间早于诉争商标申请日，已在防水行业建立起极高知名度，诉争商标侵犯了原告的在先企业商号权，构成商标法第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”之规定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，法院应依法驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被诉裁定，法院应驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明:一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：219621113.申请日期：2016年11月18日4.专用权期限至：2028年2月13日5.标志：大禹九鼎6.核定使用商品（第19类，类似群1901、1905、1907-1909、1912）：树脂复合板；涂层（建筑材料）；防水卷材；混凝土建筑构件等。二、引证商标1.注册人：原告2.注册号：18159303.申请日期：2001年5月8日4.专用权期限至：2022年7月27日5.标志：6.核定使用商品（第19类，类似群：1908、1910、1913）：屋顶用沥青涂层；防水卷材；水下建筑工程用沉箱；可移动的非金属温室；石料粘合剂。2018年8月9日，原告申请被告宣告诉争商标无效，并提交了以下主要证据（均为复印件），证明诉争商标的申请注册系对引证商标的摹仿复制：1.引证商标档案、引证商标在行政程序中受保护的相关文件；2.原告及引证商标所获荣誉；3.原告变更情况及其他商标信息。行政审查阶段，第三人向被告提交了以下主要证据（均为复印件）：1.第三人及其母公司广州大禹防漏技术开发有限公司（简称广州大禹公司）企业信息，证明第三人母公司使用“大禹”商号的时间早于原告成立时间，广州大禹公司对“大禹”享有在先商号权，第三人据此申请注册诉争商标，是对广州大禹公司“大禹”商号的延续和继承；2.引证商标、原告及其名下其他商标信息，证明广州大禹公司对“大禹”商号和商标享有在先权利，第三人申请注册商标并无恶意；3.“大禹”产品照片及产品宣传册；4.1999年至2019年防水工程合同、防水建材产品销售合同及发票；5.防水建材产品经销代理合同；6.广告合同、发票、所发布的广告等广告宣传和媒体报道材料；7.展会发票、参展合同、参展照片等参展材料。证据3至证据7证明广州大禹公司早已在防水卷材、防水涂料等建材商品上使用“大禹”品牌，且已建立起固定的市场格局，诉争商标核准注册后，第三人就在防水卷材、防水涂料等建材商品上使用“大禹九鼎”，系对广州大禹公司“大禹”品牌商誉的延续，没有攀附原告商誉的故意；8.与多所大学、科研机构的合作协议、所获相关证书、牌匾、所获荣誉等资质材料，证明第三人及广州大禹公司的“大禹”品牌在行业内获得较高认可，已具有一定的影响力；9.企业名称中包含“大禹防水”的查询结果、相关大禹奖介绍、有关“广州大禹”、“辽宁大禹”等相关报道，证明“大禹”商号使用在建筑防水行业内不具有显著性，但“大禹＋地区”或者“大禹＋其他词汇”的形式就不会引起混淆误认，即诉争商标与引证商标不会引起相关公众混淆。诉讼阶段，原告向本院提交了以下证据（均为复印件）：1.在先行政裁定书或者决定书，证明引证商标在商标法第三十条上多次受到保护；2.非涉案“大禹牌”商标公告及引证商标公告，证明第三人及其关联公司将“大禹”作为商标和商号使用属于侵权行为。诉讼阶段，第三人向本院提交了以下新证据（复印件及光盘证据）：1.第三人签订的2018年至2019年关于订购“大禹九鼎”品牌防水卷材的多份采购合同、广州大禹公司签订的关于“大禹”品牌防水卷材的工程分包合同，证明第三人使用诉争商标系对广州大禹公司“大禹”品牌商誉的正当延续，无攀附原告商誉的故意；2.“大禹九鼎”产品照片及产品宣传册；3.第三人与广东、安徽、福建等多地经销商签订的2018年至2019年关于“大禹九鼎”牌防水材料的代理协议；4.“大禹九鼎”在上海南站的广告；5.第三人2018年参加品牌发布会、2019年参加展览会的照片以及相关合同和新闻报道；6.《中国建筑防水》等报刊杂志、“中国建筑防水协会”等微信公众号、“新浪地产”等媒体对第三人的宣传报道；7.2018年至2019年第三人在防水行业所获部分荣誉。证据2至证据7证明经过第三人的宣传使用，“大禹”品牌已在相关防水行业在全国各地建立起了广泛的商誉，形成了稳定的市场格局；8.中国水利协会网站关于“大禹奖”的相关信息，证明“大禹”一词使用在建筑防水行业显著性较低。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为，本案有以下争议焦点：一、诉争商标的申请注册是否构成商标法第三十条所规定之情形；二、诉争商标的申请注册是否构成商标法第十三条所规定之情形；三、诉争商标的申请注册是否构成商标法第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”所规定之情形。关于争议焦点一。判断诉争商标与引证商标是否构成同一种商品或者类似商品上的相同或近似商标必须具备两个条件，即：一、使用在相同或类似商品或服务上；二、商标标识相同或近似。判断商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为相关商品是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。《类似商品和服务区分表》（简称区分表）可以作为判断类似商品的参考，但并非唯一判断标准。本案中，诉争商标核定使用的“防水卷材、屋顶用沥青涂层、建筑用毡”商品与引证商标核定使用的“屋顶用沥青涂层、防水卷材”商品均在区分表第19类第1908组类似群，且诉争商标核定使用的上述商品与引证商标核定使用的上述商品在产品特点、功能用途、销售渠道、消费对象等方面均基本相同，故构成类似商品。而诉争商标核定使用的“树脂复合板、涂层（建筑材料）”等商品与引证商标核定使用的“水下建筑工程用沉箱、石料粘合剂”等商品在区分表不同类似群，且在产品特点、功能用途、销售渠道上具有一定差异，故不构成类似商品。商标近似是指商标的文字字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源存在某种特定联系。本案中，首先，诉争商标为文字商标“大禹九鼎”，引证商标为“大禹DAYU”图文商标，虽然诉争商标“大禹九鼎”包含了引证商标的主要认读部分“大禹”，但是引证商标的三角形图案及城堡形状图案位于商标显著位置，使得诉争商标与引证商标在整体外观及视觉效果方面具有较大区别，不足以导致相关消费者产生混淆误认；其次，根据第三人提供的其母公司广州大禹公司企业信息、产品图片及宣传册、相关采购合同、代理协议、第三人及其产品所获荣誉等证据可以证明，第三人及其母公司使用“大禹”企业商号及“大禹”牌防水材料的时间早于引证商标申请注册时间及原告主张的引证商标在行政程序中受保护的时间，经过第三人及其母公司长期的宣传使用，其“大禹”商标已在相关行业内具有一定知名度，在此基础上，第三人申请注册了诉争商标“大禹九鼎”并对诉争商标进行了积极宣传和使用，故第三人不具有摹仿复制引证商标的恶意；最后，根据在案证据显示，原告为辽宁省企业，第三人为广东省企业，二者的主要经营区域不同，诉争商标与引证商标共存不会造成相关消费者产生混淆误认。综上，诉争商标的申请注册未构成商标法第三十条规定之情形。被告对此认定无误，本院予以确认。关于争议焦点二。商标法第十三条是对驰名商标的保护，原告主张引证商标在防水卷材商品上构成驰名商标，但原告未提交证据证明在诉争商标申请日前，引证商标已处于驰名状态，故诉争商标的申请注册未构成商标法第十三条规定之情形。被告对此认定无误，本院予以确认。关于争议焦点三。商标法第三十二条前半段规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。其中，在先权利是指除商标权之外的其他在先合法权利，包括商号权，损害他人在先商号权的行为是指将与他人在先使用并具有一定知名度的商号相同或近似的文字申请注册为商标，容易导致相关公众混淆，致使在先商号权人利益可能受到损害的行为。本案中，首先，诉争商标“大禹九鼎”与原告企业商号“大禹”不完全相同，具有一定差异，不足以导致消费者混淆误认；其次，如上文所述，根据第三人提供的企业信息、相关采购合同、代理协议、广告宣传、所获荣誉等证据显示，第三人母公司广州大禹公司成立于1995年，自始一直使用“大禹”作为企业商号，第三人母公司使用“大禹”商号的时间早于原告使用“大禹”商号的时间，且经过广州大禹公司的长期经营，其在防水材料领域已建立起一定知名度；另外，经过第三人及其母公司的长期经营，其“大禹”及“大禹九鼎”防水材料产品销往广东、安徽、贵州、海南等国内多个省份，在相关领域建立起了较高知名度和稳定市场，诉争商标的注册不易导致相关公众产生混淆，从而损害原告的在先商号权；最后，原告主张早在1989年“大禹”就作为商标被案外人申请注册，诉争商标的使用系对在先“大禹”商标的侵犯，本院认为这一主张不属于本案审理范围。综上，诉争商标的申请注册不构成对原告企业商号权的侵犯。被告对此认定无误，本院予以确认。综上所述，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告辽宁大禹防水科技发展有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告辽宁大禹防水科技发展有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  杨 潇人民陪审员  陈绪飞人民陪审员  蒋莉莉二〇一九年十一月二十六日法官 助理  高 璇书 记 员  全春颖