广东省汕尾市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤15民初62号原告：衍生控股集团（深圳）有限公司，住所地深圳市罗湖区沿河北路1002号瑞思大厦3005-3006单元。法定代表人：彭少衍，总经理。委托诉讼代理人：许盛林，广东知泓律师事务所律师。委托诉讼代理人：潘晓丽，广东知泓律师事务所律师。被告：广东衍生堂健康产业有限公司,住所地海丰县陶河镇杨北村委会双山村南面车手尾。法定代表人：刘素玲，执行董事。委托诉讼代理人：罗崇明，广东金地律师事务所律师。委托诉讼代理人：樊文君，广东金地律师事务所律师。原告衍生控股集团（深圳）有限公司与被告广东衍生堂健康产业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院于2019年6月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告衍生控股集团（深圳）有限公司委托诉讼代理人许盛林，被告广东衍生堂健康产业有限公司委托诉讼代理人罗崇明、樊文君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即停止侵犯原告注册商标专用权及不正当竞争的行为；2.判令被告停止使用、变更其企业名称，变更后的企业名称中不得含有与原告享有专用权的标识相同或近似的字样；3.判令被告赔偿原告经济损失及原告为制止被告侵权行为所支付的合理费用共计500000元；4.诉讼费由被告承担。事实和理由：衍生行有限公司成立于1996年，致力为每个家庭带来健康、生活便利及优质享受。“衍生”小儿系列产品宣导“药食同源、健康之源”理念，连续8年成为市场No.1儿童维他命及营养补充剂(根据国际权成机构EuromonitorInternationalLtd零售销售数据)，深受各家庭信赖。2014年，衍生集团成功于香港联合交易所主板上市，业务继续于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾特别行政区及东南亚等地区扩展，积极达致品牌及产品多元化发展。“衍生”荣获《香港名牌选举》颁发“香港名牌”、《香港中药业协会》颁发“至爱中药品牌大奖”、连续七年“香港名牌-金奖品牌”、连续三年“最受内地游客欢迎-港澳游信誉标志”，连续两年“一路最爱儿科保健品品牌大奖”。为维护品牌权益，衍生行有限公司已在多个类别就“衍生”标识申请注册了多个商标，包括但不限于第4773245号、第6802971号、第6802972号注册商标等。该等注册商标目前均处于合法有效的状态，依法应受我国《商标法》等法律法规的保护。原告经衍生行有限公司授权，负责“衍生”品牌在中国大陆范围的相关侵权诉讼(含名誉权、知识产权侵权等)。原告经调查发现，被告擅自将原告的注册商标标识“衍生”登记为企业字号，并在经营活动中对该等企业名称进行使用，导致相关公众产生混淆或误认。该等行为已构成对原告注册商标的侵害，并构成不正当竞争行为，依法应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等法律责任。被告辩称，1.被告企业名称于2018年11月28日经海丰县质量监督管理局依法登记注册，经主管机关核定，合法有效，有权依法使用。2.被告企业字号与原告的相差较大，既不相同也不近似，不存在混淆和误认，原告无权要求被告停止使用。根据商标法第58条规定，被告的企业字号是衍生堂三字，适用行业是健康产业，原告字号是衍生二字，衍生堂作为完整企业，不能拆分字号，堂字不是修饰词，也非相近字，衍生和堂作为整体使用，三个字是整体出现，衍生堂和衍生，在字数上不相同，在文字构成，呼叫方式，整体外观等方面存在明显区别，不可能导致相关公众产生混淆或误认。退一步讲，即使衍生二字仍被中国大陆其他企业名称登记主管机关核定登记注册，例如经樟树市市场质量监督管理局登记注册的江西衍生健康管理有限公司，可见即使衍生二字也被主管机关普遍认定，不存在误导公众的可能性。综上，被告使用的企业名称与原告使用的衍生二字，商标标识具有显著区别，不可能误导公众，当然不构成商标侵权及不正当竞争行为。3.被告企业名称是经筛选，不存在侵害商标的主观故意，被告企业名称是委托第三方向登记主管机关申请核定。被告的企业名称并非刻意选择的结果，而是在若干企业名称无法通过登记主管机关核定通过的情况下，故而求其次的选择，故被告不存在主观故意。4.鉴于原告曾在中国大陆出售不合格产品，而受到惩罚，故原告的商标标识在中国大陆不具有商业价值和侵害价值。根据深圳市市场监督管理局，深圳市知识产权局官网公布的行政处罚信息显示，原告曾因出售五项不合格产品，被主管机关作出行政处罚决定。处罚文号为深市质罗市监罚字（2016）1089、1090号，涉及销售产品分别为精装小儿铁锌钙护体饮料，精装小儿双料开奶茶，精装小儿双料七星茶，小儿双料七星茶，精装小儿七星茶饮品，小儿双料开奶茶。众所周知的事实，上述食品均为婴幼儿使用，根据未成年人保护法第三条规定，婴幼儿作为特殊群体，是被依法优先保护的对象，而原告为了自身商业利益无视法律规定，向婴幼儿出售不合格产品，毫无商业道德，故其商标没有商业价值和被侵害价值。5.被告企业尚未投入经营，原告的诉求经济损失无从谈起，自被告企业登记注册至今，尚未进行任何实质性经营活动，未获得利益。综上，被告企业名称经依法登记注册，合法有效，未侵害原告利益，被告对企业名称的使用均有合法理由，有权继续使用。原告主张诉求没有事实和法律依据，应予以驳回。原告为支持其诉讼请求，向本院提交了如下证据：证据一、第4773245号商标注册证，证据二、第6802971号商标注册证，证据三、第6802972号商标注册证，以上证据拟证明衍生行有限公司是涉案注册商标的商标权人。证据四、《公司董事决议证明》证明书，拟证明原告经授权，有权以自己的名义提起商标权诉讼。证据五、荣誉证书，拟证明衍生行有限公司经多年经营，在行业内享有较高的知名度和良好的商誉。证据六、被告企业信用信息公示报告，拟证明被告未经许可，擅自使用原告注册商标作为企业字号，实施了不正当竞争行为。被告对原告提供的证据经质证认为：证据一、二、三真实性、合法性予以认可，证据四真实性认可，但香港公司只是授权原告可以处理侵权诉讼，并未授权可以转委托第三方，原告与原告委托代理人的委托手续是不合法的。证据五三性有异议，该证据来源不明，不是在中国大陆形成的证据，不能合法使用，即使该证据真实，但与本案被告和中国大陆境内没有任何关联性。证据六真实性确认，证明被告企业名称是经登记主管机关依法核定、注册取得的，不存在商标侵权和不正当竞争行为。被告向本院提交了以下证据：证据一汕尾市佳誉会计服务有限公司企业信息、证据二与汕尾市佳誉会计服务有限公司法定代表人刘建麟的微信聊天记录，拟证明被告委托中介机构注册企业名称，企业名称系经过多番删选选定，不存在侵害注册商标、不正当竞争的主观故意和行为。证据三江西衍生健康食品有限公司企业信息，拟证明“衍生”两字被其他登记主管机关核定登记注册。证据四原告商事主体登记及备案信息查询单、变更信息、证据五原告行政处罚信息，拟证明原告为了自身商业利益，无视法律规定，向婴幼儿群体出售不合格食品，无商业道德底线，没有商誉可言，其商标不具有商业价值及侵害的价值、必要性。证据六被告增值税纳税申报表，证明被告至今尚未实际经营、未收益。原告对被告提交的证据不予质证。本院于2019年10月30日到被告住所地海丰县陶河镇杨北村委会双山村南面车手尾调查，经调查发现有厂房一间，没有悬挂企业名称及字号。为固定现场，拍摄形成照片两张。经原告质证，原告对该照片真实性、合法性、关联性均不予认可。经审查，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：衍生行有限公司（HINSANGHONGCOMPANYLIMITED）于1996年6月13日在香港登记注册，其经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准注册了以下商标：1.第4773245号“衍生”商标，核定使用商品为第5类：人用药；蜂王精；眼药水；蚊香；婴儿食品；维生素制剂；兽用洗涤剂；杀害虫剂；消毒剂；消毒纸巾（截止）。注册有效期限自2009年4月7日至2029年4月6日止。2.第6802971号“衍生”商标，核定使用商品为第5类：鱼肝油；药用胶囊；药用草药茶；中药成药；矿物食品添加剂；婴儿奶粉；衣服和纺织品用除臭剂；蚊香；中药袋；牙用光洁剂（截止）。注册有效期限自2010年6月14日至2020年6月13日止。3.第6802972号“衍生”商标，核定使用商品为第30类：茶；冰糖燕窝；八宝饭；含淀粉食物；食盐；调味酱油；调味料；食用芳香剂；搅稠奶油制剂（截止）。注册有效期限自2010年6月21日至2020年6月20日止。2019年2月22日，衍生行有限公司（HINSANGHONGCOMPANYLIMITED）出具了一份编号为KYW/3/1563/GW的《公司董事决议证明》，其中载明：该次董事会议全体董事表决通过确认授权衍生控股集团（深圳）有限公司以自己的名义在中国大陆地区法院开展《衍生》品牌相关侵权诉讼（含名誉权、知识产权侵权等）。原告成立于2007年10月23日，为台港澳法人独资的有限责任公司，法定代表人为彭少衍。被告于2018年9月12日向广东省海丰县工商行政管理局注册登记了“广东衍生堂健康产业有限公司”作为企业名称。经营范围为生产、销售：保健食品、饮料（固体饮料类）、茶叶（袋泡茶）、代用茶、糖果制品、日用品、化妆品、医疗器械；商品信息咨询服务；国内贸易；包装服务；广告设计、制作及安装；化妆品技术研发。被告登记注册的企业名称“广东衍生堂健康产业有限公司”包含了原告注册商标“衍生”二字。被告经注册登记成立后未实际经营，被告住所地建筑未悬挂使用企业名称或标识。原告为证明“衍生”商标有较高的知名度及良好商誉，提交了荣誉证书，但均为复印件，且该证据形成于香港，又未履行相关的证明手续。本院依法对该证据不予采信，对原告拟证明事实不予确认。本院认为，本案为侵害商标权及不正当竞争纠纷。根据国家商标局核发的第4773245号、第6802971号、第6802972号商标注册证及衍生行有限公司出具的公司董事决议证明，可以证实衍生行有限公司系第4773245号、第6802971号、第6802972号商标注册人，原告经授权有权以自己名义进行相关侵权诉讼活动，故原告有权就被告涉嫌侵害商标权及不正当竞争行为提起本案诉讼，其诉讼主体资格适格。综合诉辩双方意见，本案争议焦点为：1.被告是否实施了侵犯原告注册商标权的行为；2.被告行为是否构成不正当竞争；3.如构成侵权或实施了不正当竞争行为，被告应承担的法律后果。关于被告是否实施了侵犯原告注册商标权的行为问题。《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”本案中，被告向广东省海丰县工商行政管理局注册登记的企业名称“广东衍生堂健康产业有限公司”虽然包含了原告注册商标“衍生”二字。但被告在登记注册后，并未实际经营，虽然被告将与原告注册商标相同的文字作为企业的字号登记，但其未在相同或类似商品上突出使用，亦未使相关公众产生误认。根据《中华人民共和国商标法》第五十八条“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”的规定，其行为不属于《中华人民共和国商标法》所规定的侵犯注册商标专用权的行为，应受《中华人民共和国反不正当竞争法》所调整。原告主张被告在经营活动中使用企业名称，导致相关公众产生混淆或误认，缺乏证据支持，本院不予采信。关于被告行为是否构成不正当竞争问题。《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条“经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德”的规定，本案中，被告虽未实际经营，但从其登记注册的企业名称及经营范围看，其企业名称明显包含了原告注册商标“衍生”二字，被告的经营范围与原告“衍生”商标核定使用商品部分重叠或类似，被告与原告之间存在同行业竞争关系，被告在登记注册企业名称时应积极主动避免不正当竞争行为的发生。虽然原告所提交的有关其知名度的相关证据不被本院所确认，但从被告提交的证据看，被告对原告“衍生”商标的使用情况、市场认知度是知晓的。被告将原告注册商标作为企业字号进行登记注册，容易引起相关公众对商品或服务来源的误认。其行为违背了诚实信用原则，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一项“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”的规定，应认定为构成不正当竞争行为。对于被告应承担的法律后果问题。原告向本院请求判令被告立即停止反不正当竞争行为、停止使用、变更企业名称。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十八条第二款“经营者登记的企业名称违反本法第六条规定的，应当及时办理名称变更登记；名称变更前，由原企业登记机关以统一社会信用代码代替其名称”的规定，原告请求符合事实和法律规定，应予以支持。被告应当立即停止实施不正当竞争行为，及时办理名称变更登记。原告还请求判令被告赔偿其经济损失及合理费用500000元。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条“经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任”的规定，原告需举证证明被告行为对其造成了损害。本案中，被告虽然实施了不正当竞争行为，但其尚未实际经营，没有收益，而原告也未能提供证据证明被告的行为对原告造成的损害或影响，被告对合理费用的主张也未能提供有效证据证明。据此，对被告请求经济损失及合理费用500000元的主张，本院不予支持。综上所述，原告衍生控股集团（深圳）有限公司的诉讼请求部分成立，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条第一项、第十七条、第十八条第二款的规定，判决如下：一、被告广东衍生堂健康产业有限公司于本判决生效之日起立即停止使用“衍生”字样的企业名称，立即办理名称变更登记；二、驳回原告衍生控股集团（深圳）有限公司其他诉讼请求。本案受理费8800元（原告已预交），由原告衍生控股集团（深圳）有限公司负担8000元，被告广东衍生堂健康产业有限公司负担800元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。审判长  黄立靖审判员  曾广文审判员  朱小惠二〇一九年十一月二十六日法官助理陈朝敏书记员施辉坚