中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终1457号上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人申长雨，局长。委托代理人姚继莲，中华人民共和国国家知识产权局审查员。被上诉人（原审原告）费希尔厂有限责任两合公司（fischerwerkeGmbH&Co.KG），住所地德意志联邦共和国。法定代表人乌尔里希·苏茜，知识产权主管。法定代表人马丁·亨吉尔，法律主管。委托代理人左由章，上海申新律师事务所律师。委托代理人杜山衫，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人，住中华人民共和国北京市朝阳区。原审第三人浙江慧鱼建筑科技有限公司，住所地中华人民共和国浙江省杭州市江干区。法定代表人李新福，总经理。上诉人中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2016）京73行初4187号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年2月12日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院认为：浙江慧鱼建筑科技有限公司（简称浙江慧鱼公司）于2015年6月29日提交答辩材料并未超过法定期限；第4414207号图形商标（简称诉争商标）与第812408号图形商标（简称引证商标一）、第812407号图形商标（简称引证商标二）构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第二十八条规定的类似商品上的近似商标之情形；诉争商标的注册未违反2001年商标法第三十一条前半段的规定。同时，诉争商标的注册不再适用2001年商标法第三十一条后半段及第十五条的规定。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一、二项之规定，判决：一、撤销商评字[2016]第24911号《关于第4414207号图形商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定）；二、原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）重新作出裁定。国家知识产权局不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由是：1.诉争商标核定使用的金属管夹等商品与引证商标一、二核定使用的“扣件、即墙上用金属插入物”商品在功能、用途、销售场所等方面不同，未构成类似商品；2.费希尔厂有限责任两合公司（简称费希尔厂公司）提交的证据少有形成日期早于诉争商标的申请注册之日，且不能证明引证商标一、二在中国大陆地区于诉争商标申请注册日之前已在金属管夹等商品上使用并具有一定影响；3.本案涉及的实体内容适用2001年商标法，而费希尔厂公司主张理由所依据的2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第十五条第二款为新法内容，应对此不予评述，且无充分证据证明费希尔厂公司主张的主体之间存在2001年商标法第十五条所述的代理或代表关系。费希尔厂公司、浙江慧鱼公司服从原审判决。经审理查明：一、诉争商标1.注册人：浙江慧鱼公司。2.注册号：4414207。3.申请日期：2004年12月14日。4.核准日期：经异议、异议复审、诉讼程序，中华人民共和国北京市第一中级人民法院于2014年2月28日作出维持注册的生效判决。5.标志：6.核定使用商品（第6类；类似群0602-0603、0606）：金属管夹;建筑用金属加固材料;铝合金滑车。二、引证商标一1.注册人：费希尔厂公司。2.注册号：812408。3.申请日期：1994年05月03日。4.核准日期：1996年02月07日。5.专用期限至：2026年02月06日。6.标志：7.核定使用商品（第6类；类似群0607）：扣件、即墙上用金属插入物。三、引证商标二1.注册人：费希尔厂公司。2.注册号：812407。3.申请日期：1994年05月03日。4.核准日期：1996年02月07日。5.专用期限至：2026年02月06日。6.标志：7.核定使用商品（第6类；类似群0607）：扣件、即墙上用金属插入物。四、被诉裁定：商评字[2016]第24911号《关于第4414207号图形商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2016年3月21日。商标评审委员会以诉争商标的注册未违反2001年商标法第十五条、第二十八条、第三十一条之规定为由，对诉争商标予以维持。五、其他事实评审阶段，费希尔厂公司提交了以下主要证据：1、登记日期分别为2014年12月24日和2015年2月4日的作品登记证书；2、商标使用许可函和商标使用许可合同，证明慧鱼（太仓）建筑锚栓有限公司（简称慧鱼太仓公司）为费希尔厂公司的全资子公司，被授权使用费希尔厂公司的全部商标；3、诉争商标原权利人杭州斯泰建筑科技有限公司（简称斯泰公司）的企业登记信息，显示其第一任法定代表人为徐跃华；4、慧鱼太仓公司与浙江省第四建筑工程公司幕墙装饰分公司（简称四建幕墙公司）于1998年签订的合作协议和销售合同，合作协议约定四建幕墙公司优先向客户推销慧鱼太仓公司产品，慧鱼太仓公司则以最优惠的价格向四建幕墙公司提供锚栓等产品，上述合作协议和销售合同上均显示有“慧鱼”及鱼图形等商标，且四建幕墙公司的签字人均为徐跃华。浙江慧鱼公司在评审阶段提交了若干报纸杂志，其中2004年1月16日《中华建筑报》“‘孙子兵法’式企业管理——访杭州斯泰科技集团董事长徐跃华”一文中报道：“集团公司全资及控制子公司和外资公司有：……杭州斯泰建筑科技有限公司、杭州斯泰幕墙机械有限公司……”；2004年6月21日的《武汉晚报》中的“一民企在汉告赢‘跨国大鳄’”一文有如下报道：“杭州斯泰幕墙机械有限公司总裁徐跃华……1999年5月，时任浙江省四建幕墙公司经理的徐跃华……”；2011年第11期《中国报道》中“自主创新的涉外专利博弈者——记浙江斯泰科技集团董事长徐跃华”一文报道：“1999年5月，费希尔公司因货物短缺，突然违约连续3个月停止向其客户浙江省第四建筑工程公司提供背栓和配套设备……斯泰公司董事长、时任浙江四建幕墙公司经理的徐跃华为此深刻地反思……”。费希尔厂公司在原审诉讼阶段补充提交了如下证据：1、德国慧鱼管道安装系统产品手册、德国慧鱼装配式支吊架安装系统产品手册、沃雷文BIS成品支架系统产品手册、喜得利安装吊挂系列产品手册、《室内管道吊架和支架》标准图、《管道支吊架国家标准》等，证明金属螺栓，即墙上用金属插入物系用于固定建筑幕墙、瓷砖等，是建筑用金属加固材料，原告和其他厂商的金属管夹都需要螺栓（即“墙上金属插头”）进行固定，国家标准中也是用螺栓固定管夹，因此“建筑用金属加固材料”和“金属管夹”均与“墙上用金属插入物”构成类似商品；2、公证认证的1998年配件一般目录和产品价格表、销售发票、采购合同等证据，证明费希尔厂公司的“慧鱼”系列商标在诉争商标申请日前具有较高的知名度；3、相关证人证言；4、2001年版建筑锚固系列产品手册、2003年版德国慧鱼建筑锚栓产品手册，其上载有引证商标一，证明该商标在中国建筑锚固行业具有较高知名度；5、（2016）苏民终1553号民事判决书、（2016）浙01民终7380号民事判决书，证明已有在先生效判决认定浙江慧鱼公司和斯泰公司侵犯了费希尔厂公司的商标权，实施了虚假宣传和商业诋毁行为，用以佐证浙江慧鱼公司申请注册诉争商标出于恶意。另查，诉争商标原权利人为斯泰公司，后经原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核准于2016年4月13日转让至浙江慧鱼公司，即浙江慧鱼建筑科技有限公司名下。再查，根据中央机关改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局统一行使。上述事实，有诉争商标档案、各引证商标档案、被诉裁定、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据，以及各方当事人陈述等在案佐证。本院认为：根据国家知识产权局的上诉理由，以及原审判决的认定，本院对本案争议焦点作如下认定。一、关于商标法修改前后的法律适用问题虽然2013年商标法已于2014年5月1日起施行，但《中华人民共和国立法法》第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”为保障行政相对人对其行为后果的可预期性，保障行政相对人的信赖利益，行政机关在作出具体行政行为时应当遵循“法不溯及既往”以及“实体法从旧、程序法从新”的一般原则。故本案相关实体问题的审理适用2001年商标法，程序问题的审理适用2013年商标法。二、关于诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第二十八条的规定2001年商标法第二十八条规定：申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。判断商标相同或近似，应当从商标在文字的字形、读音、含义和图形的构图、设计及整体表现形式等方面，采取整体观察与对比主要部分的方法，并且也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以相关公众的一般注意力是否易造成对商品的来源发生混淆或误认为标准。本案中，诉争商标是一个头上尾下的鱼图形商标，由两条弧线和一个点组成，而引证商标一、二均为头左尾右的鱼图形商标，引证商标一也是由两条弧线和一个点组成的简单图形，引证商标二在引证商标一的图形基础上附加了文字“fisher”，诉争商标在构图、表现形式、整体外观方面均与引证商标较为近似，故诉争商标与两枚引证商标构成近似商标。类似商品或服务是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、销售场所、消费对象等方面相同或者相近的商品或服务。类似商品或服务的认定应以相关公众对商品的一般认识来综合判断。本案中，涉案引证商标核定使用的“扣件、即墙上用金属插入物”商品与诉争商标核定使用的“金属管夹、建筑用金属加固材料、铝合金滑车”商品在功能、使用方式、销售渠道、消费对象等方面高度重合，相互之间已构成密切关联商品。同时，在案证据可以证明浙江慧鱼公司在实际使用诉争商标时存在不规范使用，故意侵犯费希尔厂公司引证商标专用权，并且虚假宣传误导消费者的情形。因此，综合考虑到商标的近似程度、商品的密切关联程度、浙江慧鱼公司申请诉争商标的恶意以及不规范使用、虚假宣传等情况，诉争商标与引证商标一、二并存在上述商品上，容易误导消费者认为二者来源于同一主体，或提供者之间存在某种密切联系，从而导致混淆误认。故诉争商标与涉案引证商标构成2001年商标法第二十八条规定的类似商品上的近似商标之情形，原审判决对此认定无误，本院予以确认。国家知识产权局的相关上诉理由缺乏事实及法律依据，本院不予支持。三、关于诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第三十一条的规定2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案中，费希尔厂公司提交的著作权登记证书上所载明的登记日期晚于诉争商标的申请日期，系出于诉讼目的而进行的著作权登记行为。同时仅凭证人证言亦不能证明费希尔厂公司对涉案作品享有在先著作权。因此，本案在案证据不足以证明费希尔厂公司对涉案作品享有著作权，进而不能证明诉争商标的申请注册损害费希尔厂公司的在先著作权。因此，原审判决认定诉争商标未违反第三十一条的规定，并无不当，本院予以确认。如前所述，本案实体问题应适用2001年商标法，费希尔厂公司在行政阶段主张理由所依据的2013年商标法第十五条第二款为新增加内容，不属于本案的审理范围。其次，2001年商标法第十五条保护的是未注册商标，而费希尔厂公司所要保护的为其已注册商标，且本院已经通过2001年商标法第二十八条对已经注册的涉案引证商标予以了保护。鉴于国家知识产权局、费希尔厂公司及浙江慧鱼公司并未对原审判决及被诉裁定的其他认定提出异议，经审查并无不当，本院予以确认。本院系结合费希尔厂公司在诉讼阶段提交的证据基础上进行的相关认定，故费希尔厂公司应承担本案一、二审案件受理费。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。国家知识产权局的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由费希尔厂有限责任两合公司负担（已交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由费希尔厂有限责任两合公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。本判决为终审判决。审判长 陶 钧审判员 孙柱永审判员 樊 雪二〇一九年十一月二十五日书记员 张梦娇