北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初5846号原告：上海金茂投资管理集团有限公司，住所地上海市静安区广中西路**2305-2307。法定代表人：李从瑞，执行董事。（未到庭）委托诉讼代理人：包月梅，北京市金台律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**>法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：陈颖，国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人：新疆金茂企业集团有限公司，住所地新疆，住所地新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街**>法定代表人：陈碎飞，董事长。（未到庭）委托诉讼代理人：商家泉，北京高文律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：吴红利，北京高文律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2020]第42853号关于第21274123号“金茂永益JINMAOYONGYI”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定被诉裁定作出时间：2020年3月16日本院受理时间：2020年5月20日开庭审理时间：2020年9月14日被诉裁定认定：诉争商标未违反《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十条、第十三条第三款、第三十二条、第四十四条、第十条第一款第（七）（八）项的规定，故裁定诉争商标予以维持。原告诉称：诉争商标违反了商标法第三十条、第十三条第三款、第三十二条关于在先商号权、第四十四条第一款的规定，请求法院撤销被诉裁定并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求，判令原告承担本案的诉讼费用。第三人认为被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明:一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：212741233.申请日期：2016年9月12日4.专用权期限至：2027年11月13日5.标志：6.核定使用服务（第36类）：不动产经纪、不动产管理、代管产业、资本投资等二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：原告2.注册号：48865003.申请日期：2005年9月9日4.专用权期限至：2029年5月13日5.标志：6.核定使用服务（第36类）：不动产出租等（二）引证商标二1.注册人：原告2.注册号：204603193.申请日期：2016年6月28日4.专用权期限至：2027年9月6日5.标志：6.核定使用服务（第36类）：资本投资等（三）引证商标三1.注册人：原告2.注册号：15078723.申请日期：2000年1月7日4.专用权期限至：2021年1月13日5.标志：6.核定使用服务（第36类）：不动产出租等（四）引证商标四1.注册人：原告2.注册号：168303103.申请日期：2015年4月28日4.专用权期限至：2026年11月13日5.标志：6.核定使用服务（第36类）：代管产业等三、其他事实原告向本院提交“金茂JINMAO”商标认定驰名商标的批复、商标使用情况、和第三人间侵权判决等作为证据。其中，原国家工商行政管理总局商标局于2010年1月15日作出的商标驰字［2010］第144号《关于认定“金茂”商标为驰名商标的批复》显示，认定在“不动产出租、不动产管理”服务上的“金茂”商标为驰名商标。2016年前，以“金茂”命名的商业地产项目包括上海市的金茂大厦、上海金茂时尚生活中心，云南省丽江市的丽江金茂时尚生活中心，湖南省长沙市的长沙梅溪湖金茂广场，江苏省南京市的南京玄武湖金茂广场、南京金茂汇；以“金茂”命名的酒店项目包括上海市的上海金茂君悦大酒店、崇明金茂凯悦酒店，北京市的金茂北京威斯汀大饭店、北京金茂万丽酒店，海南省三亚市的金茂三亚希尔顿大饭店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店，湖南省长沙市的梅溪湖金茂豪华精选酒店等；以“金茂”命名的住宅项目包括北京市广渠金茂府、望京金茂府、亦庄金茂逸墅，上海市大宁金茂府、东滩金茂逸墅，广东省广州市珠江金茂府，重庆市大坪金茂悦、盘龙金茂悦，浙江省杭州市黄龙金茂悦，山东省青岛市南金茂湾等。上海市普陀区人民法院作出的（2019）沪0107民初10605号（简称第10605号判决）民事判决中认为包括本案第三人在内的企业在新疆伊犁地区开发“伊犁金茂·新天地”“金茂·新天地”等行为，第三人法定代表人陈碎飞在1995年已在上海创办公司，其用“金茂”作为企业字号难谓善意，判决包括第三人在内的该案被告停止侵犯本案原告的引证商标一、三的侵权行为，停止使用并变更“金茂”企业字号。被告向本院提交诉争商标档案、引证商标档案、无效宣告申请书及证据目录、答辩书等4组证据。第三人向本院提交第三人及其法定代表人的荣誉和宣传报道作为证据。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：本案的审理焦点在于诉争商标是否违反商标法第三十条、第十三条第三款、第三十二条关于在先商号权、第四十四条第一款的规定。关于商标法第三十条。诉争商标核定使用的“不动产经纪、不动产管理、公寓管理”等服务与引证商标一、三核定使用的“不动产代理”等服务，诉争商标核定使用的“代管产业”等服务与引证商标四核定使用的“代管产业”等服务，诉争商标核定使用的“资本投资”等服务与引证商标二核定使用的“金融服务、资本投资”等服务，在服务内容、对象、特点等方面相同，分别构成同一种或类似服务。诉争商标由“金茂永益”汉字和对应拼音构成，整体不具有固定含义；引证商标一、二为“金茂”文字商标，引证商标三为“金茂”及对应拼音构成，引证商标四为“JINMAO”拼音和图形构成；相比较而言，诉争商标文字完整包含引证商标一、二、三和引证商标四的“JINMAO”，考虑到“金茂”在不动产管理等服务上的较高知名度，以及“金茂”的固有显著性，相关公众容易将诉争商标与各引证商标认为是系列商标，或认为商标权利人具有某种关联，故诉争商标与各引证商标构成近似商标。第三人提交的证据不足以证明诉争商标经过使用获得的知名度，使得相关公众足以将其与引证商标相区分。这种情况下，诉争商标与各引证商标共存，容易导致相关公众对服务来源的混淆误认，违反了商标法第三十条的规定。被诉裁定对此认定错误。关于商标法第十三条第三款。根据在案证据，原告主张的引证商标三在诉争商标申请日前经过使用获得一定知名度，曾经被认定为驰名商标，也存在商标侵权和不正当竞争方面的保护记录，可以认定引证商标三在诉争商标申请日前、在不动产出租、管理和代理等服务上具有极高知名度。但驰名商标认定遵循按需认定原则，本案中本院已经援引商标法第三十条进行了保护，而且诉争商标与引证商标三在使用的服务上为部分同一种或类似服务，不宜重复援引商标法第十三条第三款对其进行保护。关于商标法第三十二条关于在先权利的保护。本案中，原告主张“金茂”为其在先使用的具有一定知名度的企业商号。本院认为，在案证据可以证明，诉争商标申请日前，原告及其关联公司已经在大量地产项目中使用包含且突出围绕其字号的“金茂”文字，在不动产出租、管理等服务上具有一定知名度。第三人作为同业竞争者，且另案判决查明第三人的法定代表人在1995年就在上海工作，应当知晓“金茂”商标及字号知名度。这种情况下，第三人申请注册包含“金茂”的“金茂永益”商标，且该商标不具有区别“金茂”的固定含义，该行为难谓善意。因此，诉争商标侵害了原告基于“金茂”享有的在先商号权。被诉裁定对此认定有误。关于商标法第四十四条第一款。原告主张的事实和提供的证据不足以证明诉争商标的注册构成以欺骗等不正当手段取得注册或存在扰乱商标注册及管理秩序的情形，被诉裁定对此认定正确。关于被告的举证问题。被告未在举证期限内向本院提交原告向其提交的商标使用证据光盘，亦未参加诉讼给予合理解释，未充分履行行政诉讼中被告就其行政行为合法性举证的责任，也给本院事实查明工作造成困难，本院对此予以指出。综上所述，原告起诉理由成立，被诉裁定认定事实错误、适用法律有误，应当撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十八条、第七十条第（一）项之规定，本院判决如下：一、撤销国家知识产权局作出的商评字[2020]第42853号关于第21274123号“金茂永益JINMAOYONGYI”商标无效宣告请求裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。案件受理费一百元，由被告国家知识产权局负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长 陈 栋人民陪审员 赵 琳人民陪审员 毛艾越二〇二〇年十月十九日法官 助理 菅蓓蕾书 记 员 宋云燕