北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初13031号原告：苏社芳，男，汉族，1958年9月11日生，住河北省邯郸市丛台区。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：王月蕾，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：昌学霞，国家知识产权局审查员。原告苏社芳因发明专利驳回复审行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2018年7月26日作出的第160850号复审请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭进行了审理。原告苏社芳，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人王月蕾、昌学霞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对苏社芳申请的申请号为201210054636.5、名称为“三轮摩托车、电动三轮车及柴油三轮车辆的人力制动装置”的发明专利申请（简称涉案申请）所提复审请求而作出。专利复审委员会在被诉决定中认定：1.审查文本的认定苏社芳在复审审查阶段未修改申请文件，故本次复审请求审查决定所针对的文本为：2017年1月10日提交的权利要求第1-4项，2012年2月25日提交的说明书第1-10页、说明书附图第1-6页、说明书摘要、摘要附图。2.具体理由的阐述权利要求1-4不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第九条第一款的规定。专利法第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权；但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第四十一条第二款进一步规定：同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，申请人应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。苏社芳于2012年2月25日（与涉案申请的申请日为同日）申请的实用新型专利（申请号201220075136.5）已于2012年12月19日获得授权，其公告号为CN202609009U。其权利要求1-4的保护范围与涉案申请的权利要求1-4的保护范围相同，属于同样的发明创造。苏社芳在涉案申请及该实用新型申请时均未说明对同样的发明创造已申请另一专利，因此应当依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。因此，涉案申请的权利要求1-4不符合专利法第九条第一款的规定。3.对苏社芳相关意见的评述对于苏社芳的主张，专利复审委员会认为：1）专利法作为全国人民代表大会常务委员会制定的法律，专利法实施细则作为国务院制定的行政法规，均属于《中华人民共和国立法法》所确定和调整的法律渊源，是国务院专利行政部门进行专利实质审查和复审并作出行政决定的法律依据。本案依据的专利法、专利法实施细则的具体条款已在本复审通知书、驳回决定、第三次、第四次实质审查意见通知书中多次告知苏社芳。涉案申请适用的专利法第九条第一款规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权”，并且规定了例外情形，而专利法实施细则第四十一条第二款是在专利法第九条第一款的基础上，对于是否以及如何符合例外情形的具体细节进行了规定，其作为国务院制定的行政法规也是专利局和专利复审委员会依法行政时必须遵循的依据和标准，也是有关当事人包括申请人在专利申请审查过程中的各个阶段所必须遵守的。2）《发明专利申请初步审查合格通知书》与申请人是否对同样的发明创造“作出说明”无关。“作出说明”的要求涉及判断权利要求技术方案是否是相同的发明创造，只有技术方案是相同的发明创造的情况下，才需要作出说明，而判断技术方案是否是相同的发明创造涉及到技术方案的实体内容，并不属于初审部门的工作内容，因而初审部门在做出初审合格通知书时并不考虑是否存在属于相同的发明创造的技术方案而需要作出说明的情况。3）《专利审查指南》（2010）在前言中明确指出“为了客观、公正、准确、及时地依法处理有关专利的申请和请求，国家知识产权局依据专利法实施细则第一百二十二条制定本专利审查指南（以下简称本指南）。本指南是专利法及其实施细则的具体化，因此是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准，也是有关当事人在上述各个阶段应当遵守的规章。本指南是在2006年版的基础上，根据2008年12月27日颁布的《中华人民共和国专利法》和2010年1月9日颁布的《中华人民共和国专利法实施细则》以及实际工作需要修订而成，作为国家知识产权局部门规章公布。”可见，本指南作为对专利法及其实施细则的具体化的部门规章，是专利局和复审委员会依法行政时必须遵循的依据和标准，也是有关当事人包括申请人在专利申请审查过程中的各个阶段所必须遵守的。本指南第二部分第三章第六节涉及“对同样的发明创造的处理”，其是对专利法第九条的具体适用方法的细化说明，且在第6.2.2节中关于“对一件专利申请和一项专利权的处理”的部分明确指出“对于同一申请人（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权沿未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。”由此可知，“申请人在申请时分别做出说明”是申请人可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权的必要条件，在未做出说明时，即不满足该条件，从而无法通过放弃实用新型专利权来避免重复授权。苏社芳在同日提交涉案申请及实用新型申请时均未说明对同样的发明创造已申请另一专利涉案申请，因而苏社芳不能通过放弃实用新型专利权来避免重复授权。在复审通知书中已告知苏社芳，可以通过修改涉案申请的权利要求，使其保护范围与已授权实用新型专利的权利要求保护范围不同，从而克服不符合专利法第九条第一款规定的问题。实际上，在驳回决定以及实质审查通知书中也已多次告知，但苏社芳并未对涉案申请权利要求书进行过修改。根据上述事实和理由，专利复审委员会依法作出审查决定，宣告维持国家知识产权局于2017年4月5日对涉案申请作出的驳回决定。原告苏社芳诉称：涉案申请符合专利法第九条第一款的规定，应予授权。综上，原告请求法院撤销被诉决定，并责令被告重新作出无效审查决定。被告国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法、审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本案涉及申请号为201210054636.5，名称为“三轮摩托车、电动三轮车及柴油三轮车辆的人力制动装置”的发明专利申请，申请人为苏社芳，申请日为2012年2月25日，公开日为2013年9月11日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2017年4月5日发出驳回决定，驳回了涉案申请，其理由是权利要求1-4不符合专利法第九条第一款的规定。驳回决定所依据的文本为：2017年1月10日提交的权利要求第1-4项，2012年2月25日提交的说明书第1-126段（即第1-10页）、说明书附图1-6（即第1-6页）、说明书摘要、摘要附图。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1.一种三轮摩托车的人力制动装置，所述人力制动装置至少包含两个杠杆，一个位于驾驶员脚下的杠杆，一个位于制动器上的杠杆，在所述杠杆的动力臂与阻力臂之间用拉杆或拉索依次首尾连接，其持征是：所述的制动器设置在转速大于车轮转速的动力传动系统中。2.根据权利要求1所述三轮摩托车的人力制动装置，其特征是：所述的制动器设置在传动轴上。3.一种电动三轮车的人力制动装置，所述人力制动装置至少包含两个杠杆，一个位于驾驶员脚下的杠杆，一个位于制动器上的杠杆，在所述杠杆的动力臂与阻力臂之间用拉杆或拉索依次首尾连接，其特征是：所述的制动器设置在转速大于车轮转速的动力传动系统中；或者设置在转速大于车轮转速的电动机上面。4.一种柴油三轮车辆的人力制动装置，所述人力制动装置至少包含两个杠杆，一个位于驾驶员脚下的杠杆，一个位于制动器上的杠杆，在所述杠杆的动力臂与阻力臂之间用拉杆或拉索依次首尾连接，其特征是：所述的制动器设置在转速大于车轮转速的动力传动系统中。”苏社芳对上述驳回决定不服，于2017年7月17日向专利复审委员会提出了复审请求，未修改权利要求书。苏社芳认为：专利法是国家法律，是上位法，国家法律必须贯彻执行。而专利法实施细则是规范性文件或行政法规，该规范性文件的法律效力较弱，只有该规范性文件与国家法律不发生冲突时，不发生抵触时，才有法律效力，当规范性文件与国家法律发生冲突、抵触时，该规范性文件是无效的，是不合法的，不合法的实际上就是违法的。修改前的专利法并没有明确允许申请人可以将实用新型专利和发明专利“互换”，但在实际操作中是允许申请人“互换”的，专利法修改后，将“互换”用法律的形式固定了下来，可见，由“实际操作”上升到“用法律的形式固定下来”，是更加巩固了“互换”，更加肯定了“互换”。然而，专利法实施细则在制定“第四十一条第二款”时，与专利法的这一精神背道而驰，阻碍了专利法第九条第一款的顺利贯行执行，因而，“细则第四十一条第二款”是不合法的，是违法的，是无效的。经形式审查合格，专利复审委员会于2017年8月7日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中认为，苏社芳在复审请求书中再次强调了专利法的法律效力大于专利法实施细则的法律效力、“作出说明”不仅仅等同于“打对勾”而且可以通过以后的实质审查进行放弃说明，审查员在驳回决定中详细说明了专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十一条第二款的立法宗旨和它们之间的关系，希望苏社芳能够从立法宗旨上来理解专利法实施细则是对专利法的补充；同时，审查员也从立法时间、立法目的以及发明专利的审查过程包括初步审查和实质审查等等多方面来解释，涉案申请不能通过放弃实用新型来获得涉案申请的专利权，而只能通过修改涉案申请使其保护范围与实用新型的保护范围在实质上不一样才能获得涉案申请的专利权。由于苏社芳坚持不予修改涉案申请的权利要求书，涉案申请要求保护的技术方案仍与苏社芳于同日申请但未进行同日申请声明的已授权实用新型专利要求保护的技术方案相同，因而坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。专利复审委员会于2018年5月7日向苏社芳发出复审通知书，指出：权利要求1-4不符合专利法第九条第一款的规定。对于苏社芳的主张，专利复审委员会认为：1）专利法作为全国人民代表大会常务委员会制定的法律，专利法实施细则作为国务院制定的行政法规，均属于中华人民共和国立法法所确定和调整的法律渊源，是国务院专利行政部门进行专利实质审查和复审并作出行政决定的法律依据。2）苏社芳可以通过修改涉案申请的权利要求，使其保护范围与已授权实用新型专利的权利要求保护范围不同，从而克服不符合专利法第九条第一款规定的问题。苏社芳于2018年6月18日提交了意见陈述书，但未修改申请文件。苏社芳认为：（1）“专利法”是法律，是国家法律，其法律地位和法律效力要远远强于专利法实施细则(专利法实施细则属于行政法规，而行政法规不是法律)，国家法律是刚性的，必须执行。而专利法实施细则属于行政法规，或者属于“规范性文件”，其法律地位和法律效力要远远弱于“国家法律”。（2）专利法实施细则的第四十四条规定了初步审查的范围，其中明确规定了和强调了“其他必要文件”，在专利法第二十六条中强调了“等文件”“以及其他事项”，“作出说明”应该属于上述“其他必要文件”“等文件”或者“其他事项”；专利局发出了《发明专利申请初步审查合格通知书》，就意味着涉案申请没有“其他必要文件”“等文件”或者“其他事项”了，意味着不需要“作出说明”，意味着“作出说明”不是必要事项。（3）为了克服重复授权，要求申请人修改权利要求，实际上就是要求申请人增加技术特征，哪怕是增加一个技术特征，也会使保护范围变的十分狭窄，这样，实际上改变了申请人的初衷，使申请人的合法权益得不到保护，相当于变相的侵犯了申请人的合法权益，变相的剥夺了申请人的专利权或劳动成果。在上述程序的基础上，专利复审委员会认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。2018年7月26日，专利复审委员会作出被诉决定。上述事实，有当事人提交的证据以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：首先，根据专利法第九条第一款的规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”此为避免针对同一发明创造出现重复授权的实体规定。而根据专利法实施细则第四十一条第二款的规定，“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”此为具体适用专利法第九条第一款规定的进一步程序性要求，属于对专利法第九条第一款规定细化规定。二者并不存在冲突之处。其次，“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”为专利法实施细则第四十一条第二款的明确规定，因此，无论相关的表格是否存在“作出说明”的提示或者提供了“另外单独的一份表格”以供填写，同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利均应当履行该“作出声明”的义务。本案中，根据查明的事实可知，苏社芳对于涉案申请与第201220075136.5号专利属于其同时就同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利，以及苏社芳在申请涉案申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明的事实并未提出异议，本院经审查予以确认。据此，被诉决定认定苏社芳不能通过放弃相应的实用新型专利权而获得本发明申请的专利权，并无不当。苏社芳的相关主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。另外，如上所述，一项发明是否属于专利法第九条规定的针对同一发明创造的重复申请，属于专利授权的实体要件；而《发明专利申请初步审查合格通知书》与一项发明是否属于专利法第九条规定的情形或者苏社芳是否针对同样的发明创造“作出说明”，并无法律上的必然联系。同时，鉴于以上分析，苏社芳主张依据合同法的规定，相应的责任不应由其承担的主张亦缺乏法律依据。故苏社芳的其他相关主张亦缺乏事实或法律依据，本院均不予支持。关于苏社芳在起诉状中列明的其他事实和理由，或无事实依据，或缺乏明确的法律依据，故本院亦不予支持。综上，被诉决定证据确凿，适用法律正确，符合法定程序。原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告苏社芳的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告苏社芳负担（已交纳）。如不服本判决，双方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于最高人民法院。审 判 长  侯占恒人民陪审员  杨立东人民陪审员  钟之绚二〇二〇年十月二十六日法官 助理  朱 蕾书 记 员  杨曦源