中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初9915号原告：企鹅出版社，住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国伦敦沃克斯豪尔大桥路**，邮编SW1V2SA。法定代表人：希妮德·马丁，公司秘书。（未到庭）委托诉讼代理人：肖越心，泰和泰（北京）律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：郭凌霄，泰和泰（北京）律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：常兆莉，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人：肖明，男，1976年3月14日出生，汉族，住广东省深圳市福田区。（未到庭）委托诉讼代理人：王华，北京派道律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：贺言，北京派道律师事务所律师。（到庭）案由：商标权撤销复审行政纠纷被诉决定：商评字[2020]第325680号关于国际注册第993811号“PENGUIN”商标（以下简称诉争商标）撤销复审决定本院受理时间：2020年7月29日开庭审理时间：2020年10月16日被诉决定认定：诉争商标在2015年8月27日至2018年8月26日期间（以下简称指定期间）在核定使用的商品上未进行公开、真实、合法的商业使用，诉争商标在复审商品上的注册予以撤销。原告诉称：1.原告提交证据中有关《小王子》《七堂极简物理课》、“伟大的思想”等显示，原告在“有声书”商品上已经使用了诉争商标；2.原告在指定期间出版的“电子书”“可下载的电子出版物”等商品上使用了诉争商标；3.原告于指定期间在“计算机软件”“U盘”“CDS光盘”“播客”等商品上对诉争商标进行了实际使用，应当维持诉争商标的注册。综上，请求依法撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。被告辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求依法驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被告答辩意见，原告提交的证据不能实现其证明目的。综上，请求依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原告2.注册号：G9938113.申请日期：2009年3月24日4.国际注册日：2008年9月23日5.专用权期限至：2028年9月23日6.标识：7.核定使用商品（第9类，类似群0901；0907-0908；0910；0923）：活动图象和声音压缩标准的播放器；视频多媒体播放器；音乐多媒体播放机等。二、诉争商标使用证据提交情况行政阶段，原告提交以下主要证据（复印件）：1.原告中国官方网站上以及百度百科对原告的介绍；2.对于原告《企鹅75》的网络报道；3.企鹅图书（中国）2014、2017书目及摘译；4.“PENGUIN”、企鹅和企鹅图形图书宣传单；5.原告官方微博、微信公众号上使用“PENGUIN”、企鹅和企鹅图形的部分链接及截图；6.原告举办2014-2015年纪念莎士比亚诞辰450周年北亚巡展的照片及对该活动的宣传；7.原告与寰泰（上海）展览展示有限公司签署的2015上海书展项目合同书、参展照片及宣传情况；8.原告在其官方微博、微信上对其参加2016年至2018年上海书展的情况；9.原告在其官方微博、微信上对其参加2015年北京国际书展的宣传；10.原告参加2018北京国际书展的地铁广告宣传照；11.2018年北京国际书展的参展合同及其发票；12.中国媒体对原告2017年推出的“流动的阅读史”主体展的报道情况；13.原告与中国企业就图书销售签订的合作协议等；14.原告与部分中国出版社就图书销售签订的协议等；15.《小王子》有声书在原告的官方微博和微信上的文字宣传、销售情况、电子发票、实物部分扫描件等；16.《七堂极简物理课》有声书在原告的官方微博上的文字宣传、视频宣传；17.iTunes上原告的涉案商品等证据。在诉讼阶段，原告提交了以下主要证据（复印件）：第一组，证据1-3，“audiobooks”“有声书”等用以证明使用情况的证据；第二组，证据4-5，《小王子》有声书上标有“PenguinBooks”字样的相关证据；第三组，证据6-8，原告将《七堂极简物理课》音频权利转让及相关音频证据；第四组，证据9-10，原告授权关联方及其子公司发布《伟大的思想》等有声书且标注有“GreatIdeasfromPenguin”;第五组，证据11-13，原告有关销售的有声书产品封面写有“PENGUINAUDIO”的证据；第六组，证据14-15，相关出版物封面及书脊上应用“企鹅标志”（“PenguinBooks”）；第七组，证据16，含有“PenguinBooks”字样的出版协议附件标注；第八组，证据17-20，相关出版物上标注有“Penguin”字样；第九组，证据21，电子书合作协议及策划案；第十组，证据22，电子书出版协议；第十一组，证据23，在亚马逊等电子书线上封面显示有“PenguinModemClassics”等截屏及照片。第十二组，证据24，在iTunes上原告的涉案商品等证据；第十三组，证据25，（2020）京长安内经证字第32171号公证书。在诉讼阶段，第三人提交了以下主要证据（复印件）：1.原告公司商标列表；2.（2017）最高法行再27号行政判决书；3.（2013）知行字第111号行政判决书；4.（2015）高行（知）终字第3613号行政判决书；5.（2019）京行终9441号行政判决书；6.（2017）京行终4472号行政判决书；7.（2018）京73行初3533号行政判决书；8.（2019）京73行初5098号行政判决书；9.（2017）京73行初1857号行政判决书。以上事实，有商标档案、被诉裁定、各方当事人在行政程序以及本案诉讼中提交的证据、当事人陈述等在案佐证。本院认为，本案争议焦点为诉争商标在指定期间内在核定使用的商品上是否进行了商标法意义上的使用。关于法律适用，因诉争商标指定期间晚于2014年5月1日，早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题适用2014年施行的《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年商标法）审理，相关程序问题适用2019年施行的《中华人民共和国商标法》审理。2014年商标法第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于商标实际使用行为。实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。本案中，原告在商标行政程序中提交的证据1、5、6、8、9、10官网、微博、微信的显示内容及活动照片均为原告自制证据，无法证明诉争商标的使用；证据2、3、4、12、13、14、15、16、17针对的是有关“图书”“有声书”商品的使用情况，上述商品并非本案诉争商标核定使用的商品；证据7、11未显示诉争商标及指定使用的商品。原告在诉讼阶段提交的证据部分，除第1、2、3、6、9、10组证据外，其他证据与其在行政阶段提交的证据相同。综合原告诉讼阶段提交的新证据，有的未显示诉争商标，有的非诉争商标的使用证据。对注册商标的使用应当规范使用，考虑到原告还有其他注册商标，能够体现其主要使用证据的“企鹅图书＋图形+Penguin”等组合商标的使用，不能视为诉争商标的使用。综上，原告提交的全部证据不能形成完整的证据链，证明诉争商标在指定期间内在核定商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。综上，被诉决定事实认定清楚，适用法律正确，符合法律程序。原告的诉讼请求没有事实根据和法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：驳回原告企鹅出版社的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告企鹅出版社负担（已交纳）。如不服本判决，原告企鹅出版社可在判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局、第三人肖明可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  向绪武人民陪审员  陈月英人民陪审员  熊文秀二〇二〇年十月二十八日法官 助理  朱 玲书 记 员  王朝晖