北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初2796号原告：苏社芳，男，汉族，1958年9月11日生，住河北省邯郸市丛台区。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：丁一，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：昌学霞，国家知识产权局审查员。原告苏社芳因发明专利驳回复审行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2017年12月13日作出的第135730号复审请求审查决定书（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭进行了审理。原告苏社芳，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人丁一、昌学霞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对苏社芳申请的申请号为201210062637.4、名称为“三轮摩托车、电动三轮车的后轮人力行车制动构造”的发明专利申请（简称涉案申请）所提复审请求而作出。专利复审委员会在被诉决定中认定：1.审查文本的认定苏社芳在复审审查阶段未对权利要求书进行过修改，故本复审请求审查决定所依据的文本为：苏社芳于申请日提交的权利要求书、说明书、说明书附图和摘要附图，在申请日提交的说明书摘要的基础上由审查员依职权修改后的说明书摘要。2.具体理由的阐述涉案申请权利要求1-10不符合专利法第九条第一款的规定。专利法第九条第一款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。专利法实施细则第四十一条第二款规定：“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，申请人应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”。苏社芳于2012年3月5日（与本案申请日同日）申请的实用新型专利(申请号201220091701.7)已于2012年12月19日获得授权，其公告号为CN202609010U，苏社芳在涉案申请及该实用新型申请时均未说明对同样的发明创造已申请另一专利，因此应当依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。涉案申请的权利要求1-10与该实用新型专利的权利要求1-10的保护范围相同，属于同样的发明创造，因此，涉案申请的权利要求1-10不符合专利法第九条第一款的规定。3.对苏社芳相关意见的评述对于苏社芳的主要主张，专利复审委员会认为，（1）专利法作为全国人民代表大会常务委员会制定的法律，专利法实施细则作为国务院制定的行政法规，均属于中华人民共和国立法法所确定和调整的法律渊源，是国务院专利行政部门进行专利实质审查和复审并作出行政决定的法律依据。本案依据的专利法、专利法实施细则的具体条款已在复审通知书、驳回决定、第三次、第四次实质审查意见通知书中多次告知苏社芳。涉案申请适用的专利法第九条第一款第1句规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权”，第2句规定了例外情形，而专利法实施细则第四十一条第二款是在专利法第九条第一款的基础上，对于是否以及如何符合例外情形的具体细节进行了规定，因此，对于苏社芳主观上认为两者冲突而专利法实施细则第四十一条第二款无效的主张，专利复审委员会不予支持。（2）在复审通知书已告知苏社芳，可以通过修改涉案申请的权利要求，使其保护范围与已授权实用新型专利的权利要求保护范围不同，从而克服不符合专利法第九条第一款规定的问题。实际上，在驳回决定及实质审查通知书中也已多次告知，但苏社芳并未对涉案申请权利要求书进行过修改。根据上述事实和理由，专利复审委员会依法作出审查决定，宣告维持国家知识产权局于2017年2月3日对涉案申请作出的驳回决定。原告苏社芳诉称：涉案申请符合专利法第九条第一款的规定，应予授权。综上，原告请求法院撤销被诉决定，并责令被告重新作出无效审查决定。被告国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法、审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本案涉及申请号为201210062637.4，名称为“三轮摩托车、电动三轮车的后轮人力行车制动构造”的发明专利申请，申请人为苏社芳，申请日为2012年3月5日，公开日为2013年9月11日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2017年2月03日发出驳回决定，驳回了涉案申请，其理由是：涉案申请权利要求1-10不符合中华人民共和国专利法（下称专利法）第九条第一款的规定。驳回决定所依据的文本为：苏社芳于申请日提交的权利要求书、说明书、说明书附图和摘要附图，在申请日提交的说明书摘要的基础上由审查员依职权修改后的说明书摘要。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1.一种三轮摩托车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其特征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商等于0.765或在0.765～0.78之间。2.一种三轮摩托车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其特征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商等于0.78或在0.78～0.825之间。3.一种三轮摩托车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其特征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商等于0.825或在0.825～0.9之间。4.一种三轮摩托车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其特征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商等于0.9或在0.9～1之间。5.一种三轮摩托车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其特征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商≥1。6.一种电动三轮车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其特征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商等于0.52或在0.52～0.54之间。7.一种电动三轮车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其特征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商等于0.54或在0.54～0.59之间。8.一种电动三轮车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其特征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商等于0.59或在0.59～0.75之间。9.一种电动三轮车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其持征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商等于0.75或在0.75～1之间。10.一种电动三轮车的后轮人力行车制动构造，它主要由位于两个后轮制动底板上的各一个杠杆、驾驶员脚下的一个杠杆以及位于该三个杠杆之间的一个中间杠杆组成，驾驶员脚下的杠杆的阻力臂与中间杠杆上的动力臂之间用拉杆或拉索连接，中间杠杆上的两个阻力臂分别与两个后轮制动底板上的杠杆的动力臂用拉杆或拉索连接，其特征是：所述的中间杠杆上的最大动力臂除以该中间杠杆上的两个最大阻力臂之和所得的商≥1。”苏社芳对上述驳回决定不服，于2017年3月9日向专利复审委员会提出了复审请求，未对权利要求书进行修改。苏社芳认为：专利法是国家法律，是上位法，国家法律必须贯彻执行。而《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）是规范性文件或行政法规，该规范性文件的法律效力较弱，只有该规范性文件与国家法律不发生冲突时，不发生抵触时，才有法律效力，当规范性文件与国家法律发生冲突、抵触时，该规范性文件是无效的，是不合法的，不合法的实际上就是违法的。经形式审查合格，专利复审委员会于2017年4月5日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中认为，苏社芳对专利法和专利法实施细则的理解不够全面，根据本案申请日（2012年3月5日）时已执行的专利法及专利法实施细则的规定，涉案申请在申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明，因此不符合专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十一条第二款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。而且，审查员已经在意见审查通知书中提醒过苏社芳可通过修改涉案申请的方式予以补救。因而坚持原驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。专利复审委员会于2017年10月18日向苏社芳发出复审通知书，指出：苏社芳于2012年3月5日（与本案申请日同日）申请的实用新型专利(申请号201220091701.7)已于2012年12月19日获得授权，其公告号为CN202609010U，苏社芳在涉案申请及该实用新型申请时均未说明对同样的发明创造已申请另一专利，因此应当依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。涉案申请的权利要求1-10与该实用新型专利的权利要求1-10的保护范围相同，属于同样的发明创造，因此，涉案申请的权利要求1-10不符合专利法第九条第一款的规定。另外，提醒苏社芳可以通过修改涉案申请的权利要求，使其保护范围与已授权实用新型专利的权利要求保护范围不同，从而克服不符合专利法第九条第一款规定的问题。苏社芳于2017年12月2日提交了意见陈述书，但未修改申请文件。苏社芳认为：具体到专利法中的第九条和专利法实施细则中的第四十一条，该两条发生了冲突，一个说的是：只有放弃实用新型，才能获得发明专利权的授权；另一个说的是：只有“作出说明”了，才能获得发明专利权的授权。可见，专利法实施细则第四十一条与专利法第九条发生了冲突；因而，专利法实施细则第四十一条的“作出说明”是无效的、不合法的、违法的、犯法的。在上述程序的基础上，专利复审委员会认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。2017年12月13日，专利复审委员会作出被诉决定。上述事实，有当事人提交的证据以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：首先，根据专利法第九条第一款的规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”此为避免针对同一发明创造出现重复授权的实体规定。而根据专利法实施细则第四十一条第二款的规定，“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”此为具体适用专利法第九条第一款规定的进一步程序性要求，属于对专利法第九条第一款规定细化规定。二者并不存在冲突之处。其次，“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”为专利法实施细则第四十一条第二款的明确规定，因此，无论相关的表格是否存在“作出说明”的提示或者提供了“另外单独的一份表格”以供填写，同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利均应当履行该“作出声明”的义务。本案中，根据查明的事实可知，苏社芳对于涉案申请与第201220091701.7号专利属于其同时就同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利，以及苏社芳在申请涉案申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明的事实并未提出异议，本院经审查予以确认。据此，被诉决定认定苏社芳不能通过放弃相应的实用新型专利权而获得本发明申请的专利权，并无不当。苏社芳的相关主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。另外，如上所述，一项发明是否属于专利法第九条规定的针对同一发明创造的重复申请，属于专利授权的实体要件；而《发明专利申请初步审查合格通知书》与一项发明是否属于专利法第九条规定的情形或者苏社芳是否针对同样的发明创造“作出说明”，并无法律上的必然联系。同时，鉴于以上分析，苏社芳主张依据合同法的规定，相应的责任不应由其承担的主张亦缺乏法律依据。故苏社芳的其他相关主张亦缺乏事实或法律依据，本院均不予支持。关于苏社芳在起诉状中列明的其他事实和理由，或无事实依据，或缺乏明确的法律依据，故本院亦不予支持。综上，被诉决定证据确凿，适用法律正确，符合法定程序。原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告苏社芳的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告苏社芳负担（已交纳）。如不服本判决，双方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于最高人民法院。审 判 长  侯占恒人民陪审员  吴晓磊人民陪审员  钟之绚二〇二〇年十月二十六日法官 助理  朱 蕾书 记 员  杨曦源