广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤民终2187号上诉人（一审原告）：东莞市云恒塑胶制品有限公司，住所地广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业北四路**ITT厂房**。法定代表人：付述斌，该公司经理兼执行董事。委托诉讼代理人：吕海山，北京市中伦（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯俊杰，北京市中伦（广州）律师事务所律师。被告：蔡红生，男，1977年5月7日出生，汉族，身份证住址江西省吉安市遂川县。委托诉讼代理人：张淑玲，广东君熙律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡婵，广东君熙律师事务所实习律师。上诉人东莞市云恒塑胶制品有限公司（以下简称云恒公司）因与被上诉人蔡红生因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案,不服广州知识产权法院（2019）粤73民初2529号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年8月18日受理后依法组成合议庭对本案进行了审理。云恒公司委托诉讼代理人吕海山、冯俊杰，蔡红生委托诉讼代理人张淑玲、胡婵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。云恒公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判支持云恒公司全部诉讼请求；2.判令蔡红生承担本案全部诉讼费用。主要事实和理由：1.一审法院错误认定蔡红生在其申请专利号为ＺＬ20173023××××.3（以下简称涉案专利）时的主观状态是否构成恶意不属于本案审理范围。事实表明，蔡红生利用外观设计专利无需实质性审查的便利，将已由云恒公司员工、蔡红生自己及其他第三方在先公开的，本领域公知的且明显相同的两件现有设计申请为外观设计专利，故涉案专利的申请不具有实质正当性，蔡红生在申请时已经具有主观恶意。2.一审法院错误认定蔡红生针对云恒公司的诉讼行为不具有针对性和主观恶意。蔡红生作为长期从事与植发机相关工作的人员，应熟知植发机的技术信息和市场信息，其申请的外观设计专利属于在申请日前已经广泛公开使用的现有设计。且云恒公司的员工与蔡红生在ＱＱ群中有过多次对话，云恒公司员工在ＱＱ群中已经披露了与涉案专利实质相同的被诉侵权产品的多张视图。在此前提下，蔡红生将现有设计申请为外观设计专利并起诉云恒公司生产和销售行为，明显具有针对性和主观恶意。3.一审法院未予审理蔡红生恶意提起专利侵权诉讼的行为导致云恒公司遭受的财产损失（包括合理费用）和商誉损害，应予纠正。蔡红生答辩称，1.蔡红生提起侵权之诉时涉案专利尚在有效期内，故蔡红生具有合法的权利基础。2.蔡红生的起诉行为在诉讼目的、诉讼过程、取证方式、诉讼后果及影响方面均不存在恶意。3.专利复审委宣告涉案专利无效的原因是该专利与蔡红生另一外观设计专利即“植发机（1）”构成实质相同，但专利复审委亦认为涉案专利与该“植发机（1）”相比存在不同点，说明专利审查的复杂性。蔡红生在申请涉案专利时和提起维权诉讼时对涉案专利的效力均不能预判。因此，蔡红生并非恶意提起知识产权诉讼。云恒公司向一审法院提起诉讼，请求判令蔡红生：1.赔偿因其恶意提起知识产权诉讼给云恒公司造成的包括律师代理费、公证费、差旅费、商誉损失、预期可得利益等在内的各项经济损失共计100万元；2.承担云恒公司因本案维权支出的包括律师代理费、公证费等在内的合理费用5万元；3.在《广州日报》《玩具世界》《中外玩具制造》等报刊杂志显著位置及在微信公众号“玩具行”就其恶意诉讼行为刊载声明，消除影响；4.承担本案全部诉讼费用。一审法院认定以下事实：一、关于涉案专利权及关联外观设计蔡红生于2017年6月12日向国家知识产权局就名称分别为“植发机（1）”和“植发机（2）”的两件外观设计申请专利。该两件设计均于2017年12月22日获授专利权，其中名称为“植发机（1）”的外观设计授权专利号为ＺＬ20173023××××.4，名称为“植发机（2）”的外观设计授权专利号为ＺＬ20173023××××.3（即涉案专利）。2018年6月8日，蔡红生提交包括涉案专利在内的合共11份专利文件，申请国家知识产权局就ＺＬ20173023××××.4号专利出具《外观设计专利权评价报告》（以下简称评价报告）。国家知识产权局于同年7月12日完成的评价报告显示，该局认为上述专利号为ＺＬ20173023××××.4、名称为“植发机（1）”的外观设计与涉案专利名称为“植发机（2）”的外观设计实质相同，不符合《中国人民共和国专利法》第九条第一款“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”规定的专利授权条件。2018年12月4日，云恒公司向复审委申请宣告涉案专利权无效，主要理由有：1.涉案名称为“植发机（2）”的外观设计与同日申请的ＺＬ20173023××××.4号名称为“植发机（1）”的外观设计实质性相同，属于同样的发明创造，专利授权不符合专利法第九条第一款的规定；2.涉案名称为“植发机（2）”的外观设计与现有设计实质性相同，专利授权不符合专利法第二十三条第一款、第二款的规定。复审委经审查后认为云恒公司前述第1项理由成立，涉案专利不符合专利授权条件，对云恒公司提交的其他理由和证据不再予以评述。2019年4月28日，国家知识产权局作出第40215号无效宣告请求审查决定，宣告涉案ＺＬ20173023××××.3号专利权全部无效。二、双方的诉讼纠纷2018年1月，蔡红生持涉案专利证书、广东省惠州市惠州公证处（2018）粤惠惠州第58、59号公证书，经封存的购于“阿里巴巴”平台的植发机产品等证据在一审法院提起专利侵权诉讼，指控云恒公司擅自制造、许诺销售及销售植发机产品侵害其涉案专利权，诉请云恒公司：1.停止制造、销售及许诺销售侵权产品，销毁制造侵权产品的专用模具；2.赔偿20万元（含维权成本）；3.承担全部诉讼费用。一审法院于2018年1月29日立案受理，案号为(2018)粤73民初406号。云恒公司该案提出现有设计抗辩，辩称被诉侵权产品使用的是早于2017年3月18日已被公开的设计，提交了（2018）粤莞东莞第014292、014293号公证书等证据为证。一审法院经审理认为：1.被诉侵权设计与涉案专利近似，落入涉案专利权保护范围；2.云恒公司制造、销售及许诺销售涉案产品，行为构成侵权；3.云恒公司现有设计抗辩不能成立。2018年7月25日，一审法院作出(2018)粤73民初406号民事判决，判决：1.云恒公司于判决生效之日起停止制造、销售、许诺销售侵害蔡红生涉案专利权的产品；2.云恒公司于判决生效之日起十日内赔偿蔡红生共计8万元；3.驳回蔡红生其他诉讼请求。案件受理费4300元由蔡红生负担1290元，云恒公司负担3010元。云恒公司不服，持原有证据及新证据上诉至广东省高级人民法院。广东省高级人民法院于2018年11月1日立案受理，案号：(2018)粤民终2233号。广东省高级人民法院经审理认为根据证据可确认蔡红生本人亦为成员之一的“车发群”系植发机业内交流群；在该QQ群中，群成员Sam在2017年5月17日上传了植发机产品主视图，2017年5月23日上传了植发机产品主视图，2017年6月1日上传了植发机产品右视图，2017年6月6日上传了植发机产品不同角度立体图，通过上述多张图片可以确认Sam发布的植发机产品的全部外观设计；该外观设计方案早于涉案专利申请日且面向的是众多植发机从业者，构成现有设计；经比对被诉侵权设计与该现有设计大致相同，云恒公司现有设计抗辩成立。2019年1月31日，广东省高级人民法院作出(2018)粤民终2233号民事判决，判决撤销(2018)粤73民初406号民事判决，驳回蔡红生全部诉讼请求；一审、二审案件受理费全部由蔡红生负担。蔡红生不服该判决结果，申请再审，最高人民法院于2019年12月10日作出（2019）最高法民申3948号民事裁定书，裁定驳回蔡红生的再审申请。三、云恒公司关于经济损失和商誉受损的举证第一组证据：包括律师委托合同、律师费发票及相关支付凭证、公证费发票、其他办案费用付款通知及支付凭证，拟证明其因双方此前诉讼及专利无效程序，仅律师费、公证费花费近20万元。第二组证据：包括植发机退款邮件及退款转款凭证、植发机报价及交付邮件、东莞市寮步宝华设备经营部经营者付述斌的声明，拟证明因蔡红生恶意提起专利侵权诉讼，多家采购商退货，退货金额达几十万元，其经济及商誉因此严重受损。第三组证据：知识产权投诉重要通知，拟证明因蔡红生向“阿里巴巴”投诉其植发机产品涉嫌侵权，致使相关产品被下架达一年之久，其经济及商誉因此严重受损。蔡红生对上述证据的真实性，合法性和关联性皆不予认可。诉讼过程中，云恒公司申请保全蔡红生名下价值100万元的财产，一审法院未予准许。一审法院认为，本案的争议焦点是：一、蔡红生的行为是否构成恶意诉讼；二、如构成，蔡红生法律责任的承担。关于争议焦点一。云恒公司认为蔡红生行为的主观恶意表现在：1.申请专利时的恶意。云恒公司认为蔡红生作为业内资深从业者明知“车发群”群成员Sam系云恒公司员工，仍将Sam在群内公开的现有设计申请为专利，更据此起诉云恒公司专利侵权，存有恶意。2.获授专利权后的恶意。云恒公司认为蔡红生明知涉案专利不符合专利授权条件，为无效专利，仍坚持对云恒公司提起的专利侵权诉讼，存有恶意。一审法院对此评析如下：第一，关于蔡红生申请涉案专利时的主观性。本案系因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，审查的是蔡红生实施的与之前知识产权诉讼活动相关的行为。本案中，蔡红生有否将现有设计申请为专利并利用法律对专利权的保护禁止他人使用该设计的行为与“诉”无关，不属于本案审理范围。故一审法院对蔡红生申请涉案专利行为的性质，包括其当时是否具有主观恶意不作法律评价。第二，关于蔡红生提起(2018)粤73民初406号诉讼及相关诉讼行为是否存在恶意。首先，依照我国专利法第十一条第二款的规定，专利权人依法有权禁止任何单位或个人擅自实施该专利。蔡红生在涉案专利权仍有效的情况下，诉请云恒公司停止实施涉案专利具有合法性。其次，当事人的诉讼主张最终能否获得支持的关键在于证据所呈现的法律事实与法律规定的匹配度。广东省高级人民法院认为云恒公司提交的证据足以支持其现有设计抗辩，认定蔡红生对云恒公司提出的侵权指控不能成立，终审判决驳回蔡红生该案全部诉讼请求仅表明蔡红生在该案双方的证据较量上未能占优。该民事判决辨明的是争议事实的“是”与“非”，以胜诉或败诉的结果推断诉讼主体主观上的“善”或“恶”既不科学，也无法律依据。第三，权利人明知专利权可能无效仍坚持维权或诉讼的行为不为法律所禁止。如前所述，在权利未丧失之前，专利权人依法可自主选择如何行使权利。维权亦需成本，败诉风险自负。故即便蔡红生根据ＺＬ20173023××××.4号专利评价报告已知晓涉案专利权很大可能不符合专利授权条件，其宁愿承担败诉风险坚持诉讼程序的行为亦无过错。第四，根据专利维权的惯常做法，专利权人全权委托代理人专司维权事宜后极少亲身参与维权活动，而代理人在采取维权措施时通常会无差别地面向所有涉嫌侵权者。同时在技术层面，判断两种设计方案是否构成实质性相同确需一定专业知识。故退一步，假定蔡红生明知其申请专利权的涉案外观设计方案“借鉴”了云恒公司在先生产或公布的产品外观，仍不足以得出蔡红生起诉或在网络销售平台投诉云恒公司专利侵权的行为具有针对性并基于蔡红生主观恶意的结论。综合案情，蔡红生并未借维权之名不当取证或采取保全措施，未实施意在贬损云恒公司商誉、谋取不正当利益的行为，其诉前采取的措施及诉讼过程中的行为均未超出专利维权的合理边界，并未滥用诉权。综上，应认定蔡红生提起涉案知识产权诉讼并无过错。蔡红生答辩意见成立，予以采纳。道德层面的“恶意”与法律层面的“恶意”并非等同概念。云恒公司本案提出的侵权指控依法应以蔡红生实施相关行为存在过错为前提，但其举证不能支持其诉讼主张，不予支持。由此，本案再无评判其他争议焦点的必要。一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定,判决驳回云恒公司的全部诉讼请求。一审案件受理费14250元，由云恒公司负担。二审中，双方当事人均未提交新证据。本院经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。另查明以下事实：1.云恒公司一审提交的广东省广州市广州公证处（2018）粤广广州第168314号《公证书》显示，2017年5月17日，蔡红生于上午8点49分开始在ＱＱ群“车发群”中发布植发机相关产品的图片，其中包括其经营的“鸿秀植发机销售商行”简介。在该简介中可见蔡红生坐在一台植发机前工作的图片。简介中称，鸿秀植发机销售商行主要代销台湾进口高速植发机、车发机、植发机配件与植发针以及玩具周边产品；该商行89型植发机改装后最长可植到17寸。之后，蔡红生发布“鸿秀植发机销售商行”的植发机产品宣传图片，并载明了“蔡生”的手机、传真号码、ＱＱ号、地、地址等信息日13点56分，云恒公司员工Ｓａｍ在“车发群”中发布“ＢＯＴＨＷＥＬＬ宝富华实业发展有限公司”的下标为“88／89型普通车发机”的产品图片。发布该图片后，Ｓａｍ继续发布“车发机配件销售132××××****”“聘请车发多名，大小头均有，货源足，到年底，有意者请联系180××××****多谢！”等信息。其后，Ｓａｍ与蔡红生在群中均发表了针对对方产品的不良言论。2.涉案专利名称为“植发机（2）”，申请日为2017年6月12日，同日申请的还有名称为“植发机（1）”的外观设计专利。2017年12月22日，两项外观设计专利均获得授权。2018年1月，蔡红生对云恒公司的被诉侵权产品进行公证购买并向一审法院起诉云恒公司。2018年7月12日，国家知识产权局就“植发机（1）”的外观设计出具《外观设计专利权评价报告》，该报告认为，“植发机（1）”与对比设计“植发机（2）”的专利权人均为蔡红生，申请日相同，授权公告日亦相同，故不符合专利法第9条的规定。3.国家知识产权局专利局复审和无效审查部针对云恒公司就涉案专利即“植发机（2）”提出的无效宣告请求，于2019年5月17日作出宣告专利全部无效的决定。该决定以蔡红生申请的“植发机（1）”作为对比设计认为，涉案专利与比对设计相比，两者的整体形状、主要部件及相互间的位置关系均相同。两者的主要不同点在于：右侧圆柱形支架略有不同，对比设计的圆柱形支架上端三分之二处更细且靠近顶部略粗，涉案专利相应部位略粗且粗细较为一致，对比设计的圆柱形支架下端三分之一的顶部略呈圆台状，涉案专利为圆柱形。此处还有若干更细微的区别。涉案专利与对比设计整体形状及主要部件的形状及相互位置及比例关系均相近，上述右侧圆柱形支架的区别对于整体而言所占比例较小，不容易引起一般消费者的注意。因此，涉案专利与对比设计实质相同，属于同样的发明创造。截至本案二审期间，蔡红生的“植发机（1）”外观设计专利仍有效。本院认为，本案系因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。综合双方的上诉与答辩，本院归纳二审的争议焦点为：1.蔡红生的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼；2.如构成，蔡红生应如何承担相应的民事责任。关于蔡红生的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼的问题。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条的规定，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。判断当事人提起民事诉讼的行为是否有违诚信、恶意利用诉讼程序达到损害他人合法权益或谋取非法利益的目的，需要对当事人提起诉讼前后的一系列行为进行综合分析认定。云恒公司上诉主张蔡红生行为的恶意体现为：一是蔡红生在明知相关植发机产品的设计特征已经公开的前提下仍然申请“植发机（1）”和“植发机（2）”两项外观设计专利；二是蔡红生明知涉案专利“植发机（2）”不符合专利授权条件为无效专利且云恒公司已经在先销售相关产品的前提下，仍然有针对性地起诉云恒公司。对此本院认为，首先，云恒公司所主张的蔡红生在申请专利时所具有的主观恶意，是将明知属于现有设计的外观设计申请为专利。然而，申请专利行为的主观性与蔡红生针对云恒公司提起知识产权诉讼之间并不具有必然联系，除非云恒公司能够提供证据证明蔡红生系为专门起诉云恒公司才申请涉案专利。但从本案现有证据分析，蔡红生于2017年5月17日在“车发群”中公开发布了相关植发机产品图片，披露了其所销售产品的部分设计特征，并于6月12日申请了涉案专利及另一项外观设计专利“植发机（1）”。其在公开相关设计后的短期内申请外观专利的行为符合商业常理。虽然蔡红生与云恒公司员工Sam在“车发群”中曾发生言语冲突，但不能单凭此推断蔡红生专门寻机报复。因此，本案现有证据尚不能得出蔡红生专门为起诉云恒公司作准备而申请涉案专利的结论。云恒公司对此应承担举证不能的法律后果。况且，专利法设置了专利授权与专利确权制度。一项外观设计专利若为现有设计，可通过专利无效宣告程序对其效力予以纠正。经查，虽然涉案专利被宣告无效，但其无效的原因在于涉案专利与对比设计“植发机（1）”系同一申请人于同一天申请的实质相同的专利。即专利行政部门并未认定涉案专利系以现有设计申请的专利。且事实上，与涉案专利构成实质相同的另一项外观设计专利“植发机（1）”至今有效。故云恒公司提出的蔡红生以现有设计申请两项专利构成恶意的主张，亦欠缺事实依据。综上，云恒公司关于蔡红生申请专利时具有主观恶意的主张不成立。其次，云恒公司主张蔡红生明知涉案专利为无效专利仍对云恒公司提起知识产权诉讼，其依据的是蔡红生在该诉讼一审期间所获得的《外观设计专利权评价报告》明确称专利不符合授权条件。经查，该《外观设计专利权评价报告》系针对蔡红生另一项外观设计专利“植发机（1）”所作出的，并非针对涉案专利。而从涉案专利的无效宣告决定书内容可知，涉案专利与“植发机（1）”虽然构成实质相同，但两者仍存在局部细微差异，并非完全相同的外观设计。基于专利效力判断的复杂性，蔡红生在未经过专利行政部门实质审查的前提下能否从“植发机（1）”的评价报告结论就当然推导出与之存在局部细微差异的涉案专利不符合专利授权条件而为无效专利，尚欠缺充分证据予以证明。因此，云恒公司主张蔡红生明知涉案专利为无效专利仍提起知识产权诉讼构成恶意，该主张缺乏事实依据，本院不予支持。云恒公司关于蔡红生提起诉讼时具有主观恶意的主张亦不成立。从本案现有证据分析，蔡红生在涉案专利的有效期内诉请云恒公司停止侵权具有合法的权利基础，其诉讼前后的一系列行为并不表明其系恶意利用诉讼程序达到损害他人合法权益或谋取非法利益的目的，故不构成违反诚实信用原则提起的民事诉讼。云恒公司所提出的蔡红生的行为构成恶意提起知识产权诉讼的主张不成立。鉴于此，其亦无须承担相应的民事责任。综上所述，云恒公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费元14250元（已交纳），由上诉人东莞市云恒塑胶制品有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  欧丽华审判员  肖少杨审判员  叶 丹二〇二〇年十月二十一日法官助理伍旖凡书记员田青