广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤民终1028号上诉人（原审原告）：侯志广，男，汉族，1978年2月26日出生，住辽宁省凌源市。委托诉讼代理人：鲍泽飞，广东嘉得信律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈一新，广东嘉得信（前海）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：东莞保思医疗器材贸易有限公司，住所地：广东省东莞市凤岗镇金凤凰第二工业区广源物流城****************。法定代表人：凯文?马尔科姆?麦克纳马拉。委托诉讼代理人：吴秀荣，广州金鹏律师事务所律师。委托诉讼代理人：丁飞祥，广州金鹏律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：深圳嘉冠华电子有限公司，住所地：广东省深圳市，住所地：广东省深圳市光明新区公明办事处红花路**达叁工业区************ style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：魏思平，该公司董事长。委托诉讼代理人：徐汉东，广东宝城律师事务所律师。委托诉讼代理人：林雪芳，广东宝城律师事务所律师。上诉人侯志广因与被上诉人东莞保思医疗器材贸易有限公司（以下简称保思公司）、深圳嘉冠华电子有限公司（以下简称嘉冠华公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初882号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后依法组成合议庭，开庭进行了审理。本案现已审理终结。侯志广不服一审判决，向本院提起上诉称：1.被诉侵权设计落入涉案专利权保护范围，一审法院以涉案专利正方形、侵权产品是长方形及涉案专利主视图三个组件组合后的状态、被诉侵权产品缺少组件二为由，认定被诉侵权设计不落入涉案专利权保护范围有误。涉案专利的设计要点在于“整体形状、结合以及导电薄膜电路板上的布线方式”，组件一和组件三体现了这一设计要点。被诉侵权设计使用来组件一和组件三，故落入涉案专利权保护范围。虽然被诉侵权产品是中间产品，被诉侵权设计缺少组件二，但是这一结构上的差异，并不是判断是否落入涉案专利权保护范围的依据。另外，被诉侵权产品和涉案专利外观设计之间即使存在长方形和正方形差异，但两者均构成近似。2.被上诉人的在先使用抗辩不能成立。一审法院只是认定来被上诉人在先使用相同种类的产品，但是该产品是否使用了与涉案专利相同的外观设计，并无证据证明。被上诉人提交的在先使用证据如邮件图纸等，不是被上诉人所使用，而是案外人使用，所以与本案无关。故请求二审法院：撤销原判,改判支持侯志广的全部诉讼请求。一、二审诉讼费、保全费由对方负担。保思公司答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回博纳公司的上诉请求，维持原判。嘉冠华公司答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回博纳公司的上诉请求，维持原判。侯志广向一审法院起诉请求：1.判令保思公司、嘉冠华公司立即停止对侯志广的“导电薄膜医用感应垫”外观设计专利权的侵权，并立即销毁侵权产品；2.判令保思公司、嘉冠华公司赔偿侯志广经济损失人民币310万元；3.判令保思公司、嘉冠华公司承担本案诉讼费用及其他相关费用。一审法院认定事实：一、侯志广权利状况侯志广于2017年3月17日向国家知识产权局申请了名称为“导电薄膜医用感应垫”的外观设计专利，于2017年9月5日获授权公告，专利号为ＺＬ20173008××××.3，专利权人为侯志广。最近一次缴纳专利年费日期为2019年03月07日，目前处于合法有效状态。外观设计专利权评价报告做出时间：2017年10月30日，结论是全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。二、侯志广主张的侵权事实侯志广在庭审中确认其指控保思公司、嘉冠华公司以制造、销售的方式侵害其外观设计专利权。2018年1月29日，侯志广向大鹏海关申请扣押保思公司出口的货物即涉案被诉侵权产品“碳浆薄膜线路板”。2018年3月6日，深圳海关扣留了保思公司向大鹏海关申报出口的被诉侵权产品“碳浆薄膜线路板”139200块。根据侯志广的申请，一审法院于2018年6月5日前往深圳市润海物流仓储有限公司大鹏仓库进行证据保全，查封了保思公司在隶属大鹏海关申报出口的被诉侵权产品“碳浆薄膜线路板”139200块。被诉侵权产品外包装箱贴有“深圳嘉冠华电子有限公司合格证”，品名为“ＰＳ-005Ａ”、“ＰＳ-005Ｂ”。随后，将查封的上述被诉侵权产品置放于东莞市烨保实业有限公司位于东莞市住所处。2019年5月15日，一审法院前往该处提取了“导电薄膜Ａ”100片，“导电薄膜Ｂ”100片后予以封存。当庭开封法院封存的前述包装，内有ＰＳ-005Ａ、ＰＳ-005Ｂ两个薄膜，每个薄膜上印有“ＪＧＨ”。三、被诉侵权产品与侯志广请求保护外观设计专利的比较涉案专利公告图片（包括主视图、后视图、组件1主视图、组件2主视图、组件3主视图）主视图后视图组件1主视图组件2主视图组件3主视图被诉侵权产品图片PS-005BPS-005A（对应组件1主视图）（对应组件3主视图）侯志广主张：组件1和组件3均为单面印刷导电线路板，所以必须保证组件1、组件3与组件2的接触面均为设有印刷导电线路的一面，即组件1的背面必须和组件3的背面相对，如主视图、后视图中的组装方式，其他组装方式都无法实现其原有设计。按照被诉产品上的编号PS-005A和PS-005B，其中PS-005B侵权产品的“PS-005B”字体成反的绝缘层对应涉案专利设计的组件1主视图，PS-005A侵权产品的“PS-005A”字体成正的绝缘层对应涉案专利设计的组件3主视图。一、侵权产品与涉案专利产品的结合方式、材质、用途相同。涉案专利是由包括组件1和组件3在内的组件结合而成，侵权产品PS-005A和PS-005B也是最终产品的组件，最终结合形式与涉案专利相同，均是上下叠置且在中间夹置涉案专利组件2的结合形式，且均是印刷有导电线路的一面相对，以保证两个薄膜线路板的导电线路接触，确保产品功能的实现；侵权产品PS-005A和PS-005B与涉案专利组件1和组件3材质均是透明塑胶薄膜片，黑色线条均是印刷的导电线路，且均是单面印刷导电线路；侵权产品PS-005A和PS-005B是用于“导电薄膜医用感应垫”类产品，与涉案专利产品用途一致。二、侵权产品与涉案专利在整体的形状、布线方式上相同。1.PS-005B对应涉案专利设计的组件1主视图，相同点：a、两者整体的形状均是矩形；b、两者的布线方式相同，两者上部有矩形留白，留白位置左侧、右侧、下侧均为加粗直线黑色线路，其中留白中间偏左有一条相对更粗的黑色纵向线路，此留白中间黑色更粗线路上有上下两个大小一致的圆形孔洞，矩形留白中间有U形镂空（因拍照背景为白色，导致U形镂空不明显，图片放大观察，参考主视图）；两者左侧边框、右侧边框、下侧边框均为加粗直线黑色线路边缘，正面由多个纵横交错的矩形单元组成的格栅状黑色线路，其中纵向线路相对横向线路若干较粗、较少且间距较大，纵向线路和横向线路均有若干条较多较粗，并且在中间偏左有一条纵向相对最粗黑色线路，线路上端相对再加粗且有上下两个圆孔。2.PS-005A对应涉案专利设计的组件3主视图，相同点：a、两者整体的形状均是矩形；b、两者的布线方式相同，两者上部有矩形留白，留白位置左侧、右侧、下侧均为加粗直线黑色线路，其中留白中间偏左有一条相对更粗的黑色纵向线路，此留白中间黑色更粗线路上有上下两个大小一致的圆形孔洞，矩形留白中间有U形镂空（因拍照背景为白色，导致U形镂空不明显，图片放大观察，参考主视图）；两者左侧边框、右侧边框、下侧边框均为加粗直线黑色线路边缘，正面由多个纵横交错的矩形单元组成的格栅状黑色线路，其中横向线路相对纵向线路若干较粗、较少且间距较大，并且只有一条在中间偏左的纵向相对最粗黑色线路（除开左右侧边框），线路上端相对再加粗且有上下两个圆孔。保思公司认为，涉案外观专利设计与被诉侵权设计对比，区别如下：1.侯志广专利产品是医用护理垫，这是成品，而被诉侵权产品是配件，是两片薄膜，不是医用护理垫，是成品和配件的关系，所以产品不一样，没有可比性。2.就侯志广专利所公开的组件一和组件三而言，被诉侵权产品与组件一、组件三的外观区别很大，侯志广专利是正方形，而被诉侵权产品为长方形。3.侯志广专利有组件二，所述组件二就是一层海绵，这层海绵在被诉侵权产品是没有的，同时，侯志广专利组件二的海绵上有若干个横向和纵向排列的镂空，这些镂空对侯志广专利的整个外观产生重大影响，这可以从侯志广专利主视图、后视图看出，因为侯志广专利有很多横向、纵向排列的圆形镂空，而被诉侵权产品只是薄膜配件，并没有这些圆形镂空。4.侯志广专利组件一和组件三上面的纹理问题，被诉侵权产品上的纹理与侯志广专利上的纹理存在重大区别，比如说被诉侵权产品横向有一条很粗的黑线，这是产品的电路，纵向有五条很粗的线路，也是电路。侯志广专利的组件一和组件三上相应的线路的形状与被诉侵权产品不一样，同时这些线路所围成的方形形状也不同。另外，这些纹路应该排除在外观设计比较相同近似的范围外，因为这些纹路实际上所起的作用是导电，而这样的纹路横向和纵向的交叉设计是为了让医用护理垫能够有效导电，起到功能性作用，而功能性作用相关的外观不带有美感，所以应被排除在比较的范围外，不应予以考虑这部分。综上所述，侯志广产品是叫导电薄膜医用感应垫，而被诉侵权产品是医用感应垫的配件，产品不一样，不能够进行相同或近似的比对。另外，就薄膜这部分而言，一个是正方形一个是长方形，并且上面的纹理也不一样，故两者既不相同也不近似，不构成侵权。嘉冠华公司认可保思公司的比对意见之外，还认为：1.被扣押的“导电薄膜线路板”产品整体外观形状为长方形且属于碳浆打印，是H4003型号产品，而涉案专利组件1和组件3为正方形，两者的整体外观形状差异较大，普通消费者不会混淆误认。2.被扣押的产品没有涉案专利中的组件2，因为组件2对整个产品的外形会产生实质性影响。被扣押的产品是“导电薄膜线路板”，而侯志广的涉案专利是“导电薄膜医用感应垫”，即使被扣押的产品能最终组装成导电薄膜医用感应垫，但必须添加组件2，故组件2对外形会产生重大影响。综上所述，被扣押的产品与侯志广的涉案专利产品并不一致，保思公司、嘉冠华公司并未侵权。综上，侯志广的比对意见：相同；保思公司的比对意见：不相同；嘉冠华公司的比对意见：不相同。四、保思公司主张现有设计抗辩和先用权抗辩的相关事实（一）保思公司主张H4003C型号和H4004C型号“碳浆薄膜线路板”产品由J.T.PoseyCompany美国员工在2015年12月前在美国设计完成的。为证明其主张，保思公司提交了以下证据：证据1：美国特拉华州TIDIProducts有限责任公司及其子公司PoseyProducts副总裁及首席财务官JamesRubright于2019年2月18日在威斯康辛州公证声明，本案涉及到的H4003C型号和H4004C型号“碳浆薄膜线路板”产品由J.T.PoseyCompany美国公司员工RoyCarr、SaturninoMartinezVega等人在2015年12月前在美国设计完成。该公证于2019年3月15日经中华人民共和国驻芝加哥总领事馆进行认证。证据2：美国特拉华州PoseyProducts有限责任公司的高级工程项目经理的RoyCarr于2019年2月26日在加利福尼亚州公证声明，其主导或参与H4003型号和H4004型号“碳浆薄膜线路板”产品的施工细化图的设计和变更工作，工程变更单上有其的签名可以证明其参与制作该工程变更单的事实，且该工程变更单在PoseyProducts的许多分公司之间共享，包括东莞保思医疗器材贸易有限公司，同时该单也在许多潜在的供应商和制造商之间共享，包括东莞市烨保实业有限公司，在H4003产品的新的修订图A和H4004产品的新的修订图A上有其签署的名字和时间（12/3/2015）。该公证声明于2019年3月26日经中华人民共和国驻美国大使馆领事部进行认证。证据3：美国特拉华州PoseyProducts有限责任公司的机械设计绘图师SaturninoMartinezVega于2019年2月26日在加利福尼亚州公证声明，其和其他前J.T.Posey公司的员工一起制作了本声明所附的2015年12月3日的工程变更单，其负责绘制关于编号为H4003和H4004产品的施工细化图，在绘制人一栏有其签名，其还声明该工程变更单在PoseyProducts的许多分公司之间共享，包括东莞保思医疗器材贸易有限公司，同时该单也在许多潜在的供应商和制造商之间共享，包括东莞市烨保实业有限公司。前述证据系保思公司提供的、系在中华人民共和国领域外形成的，该证据已经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证手续，证据中涉及外文说明资料，保思公司均向法庭提交了中文译本。（二）保思公司主张在侯志广专利申请日前已经委托嘉冠华公司生产被诉产品。保思公司、嘉冠华公司在专利申请日前已经为生产涉案产品做好了准备并且已经生产。为证明其主张，保思公司提交了以下证据：证据4：（2019）粤广南粤第1927号公证书。证明：1.保思公司采购员ＪｅａｎｎｅＣｅｎ和嘉冠华公司魏先生ｗｅｉ×××＠126.ｃｏｍ于2016年11月2日关于Ｈ4003Ｃ和Ｈ4004Ｃ型号“碳浆薄膜线路板”产品设计对应材料规格、报价单和库存数量的邮件往来。公证书第195页记载“魏先生，附件是Ｈ4003Ｃ和Ｈ4004Ｃ的材料规格，请按照规格书做样板Ｈ4003Ｃ和Ｈ4004Ｃ各10套，送货到东莞保斯”。2.公证书第203-206页所附Ｈ4003和Ｈ4004型号产品图纸对应第195页公证书邮件中的附件。证据5：（2019）粤广南粤第1926号公证书，证明：2016年11月3日，保思公司就将本案涉及的H4003和H4004型号产品外观发给了其合作伙伴嘉冠华公司。公证书第225-228页附的H4003和H4004型号产品图纸对应第217页公证书邮件中的附件。证据6：（2019）粤广南粤第1930号公证书，公证书第251页记载：在2016年10月31日邮件中，魏先生答复：“Ｈ0004Ｃ库存是5668套”。第260页之后的第“1”页记载：嘉冠华公司魏先生ｗｅｉ×××＠126.ｃｏｍ在2016年11月24日10：01的邮件中陈述“Ｈ4004ｃＨ4003ｃ各三十一套，其中各一套为检测品”。第254页之后的附件二的第“2”页记载：ＩｖｙＱｉｎ于2017年1月16日向ＲｏｙＣａｒｒ发送邮件关于检测嘉冠华提供的Ｈ4003Ｃ和Ｈ4004Ｃ的样品；ＲｏｙＣａｒｒ在该日12:47的答复中称嘉冠华提供的样本“ＴｈｅＨ4003ＣｉｓａＰＡＳＳ.ＴｈｅＨ4004Ｃｉｓａｆａｉｌ.”证明保思公司方在专利申请日2017年3月17日前大规模委托深圳嘉冠华公司大规模制造涉案Ｈ4004ｃ、Ｈ4003ｃ型号产品。证据7：（2018）粤广南粤第1935号公证书，证明：1.保思公司采购员JeanneCen和保思公司员工Cynthia讨论和嘉冠华公司签署的“NOTIFICATIONOFREVISIONCHANGE(S)TORAWMATERIALSAND/ORDRAWINGS”，其中第298页显示，在2017年2月8日邮件中，JeanneCen写到“Cynthia,pleaseseetheattachmentfromJiaGuanHua.”2.上述邮件的attachment是该公证书附件二第306-307页，这份附件第1页记载产品型号包括H4003H4003C。证据8：（2019）粤广南粤第1932号公证书，证明：保思公司采购经理ＩｖｙＱｉｎ和嘉冠华魏先生ｗｅｉ×××＠126.ｃｏｍ于2017年03月07日6:02邮件，第329页公证书附件二中的表格显示：保思公司向深圳嘉冠华公司下订单，大批量生产Ｈ3004Ｃ和Ｈ0004Ｃ产品，最大的生产量是Ｈ4003Ｃ型号产品579449张，Ｈ4004Ｃ型号产品1559701张。证据6-8共同证明：保思公司在专利申请日2017年3月17日前委托深圳嘉冠华公司大规模制造涉案H4004C、H4003C型号产品。证据9：（2019）粤广南粤第1925号公证书、证据10：（2019）粤广南粤第1936号公证书证据9、10共同证明：1.保思公司采购员ＪｅａｎｎｅＣｅｎ于2017年2月7日向供应商嘉冠华公司魏先生ｗｅｉ×××＠126.ｃｏｍ发送关于美国工程部变更Ｈ3003和Ｈ4003“碳浆薄膜线路板”产品图纸的邮件往来。2、2份公证书均附有被诉Ｈ4003产品图纸（第351-354页，第369-372页），对应第340页第1925号公证书电子邮件附件图纸。上述证据（2019）粤广南粤第1927、1930、1932、1925、1936号公证书涉及外文说明资料，保思公司均向法庭提交了中文译本。侯志广对保思公司第二部分的证据质证如下：对证据4-10的真实性、合法性、关联性均不予认可，其一，公证书附件部分的英文内容未经翻译；其二，公证书附件二所列为大写的“二”，但在附件中列为阿拉伯数字的附件“2”，侯志广无法核实公证书是否有替换；其三，附件图纸上列明的“ECO3701”在证据1-3声明附件A中均列明“ECO3701”执行方不含中国，说明所称的图纸并未在中国进行生产；其四，邮件的发件人和收件人身份均不明确，无法核实真实性；其五，此证据无法达到所要证明的目的；其六，附件所列的图纸与侯志广专利存在明显差异。嘉冠华公司对保思公司第二部分的证据质证如下：对第二部分证据的真实性、合法性、关联性均予以认可。并说明，深圳嘉冠华电子有限公司魏先生邮箱是ＷＥＩ×××＠126.ｃｏｍ，该邮箱是深圳嘉冠华电子有限公司的员工魏瑞勇的邮箱。现有设计图纸被诉侵权产品图片侯志广的比对意见：存在明显差异，不相同；保思公司、嘉冠华公司的比对意见：相同。（三）保思公司主张在涉案专利申请日前，保思公司就已经大量委托侯志广的关联公司东莞烨保公司或工厂生产，并且大量出口型号为H4003C/H4004C产品的相关事实证据11：（2019）粤广南粤第13487号公证书，证明在2015年12月14日美国POSEY将型号为H4003和H4004的设计图纸发给了东莞市烨保塑胶电子制品厂，并由本案侯志广签收。在2016年01月01日到2016年12月31日，侯志广的烨保公司或工厂制造了大量的H4003和H4004产品并向东莞保思公司销售。证据12：东莞市烨保塑胶电子制品厂《送货单》，侯志广的关联工厂东莞市烨保塑料电子制品厂以及东莞市烨保实业有限公司的送货单，送货单显示H4004C以及H4003C导电薄膜相关日期是2016年，每张送货单的数量高达过万套，累计加起来接近100万张薄膜，可以证明涉案的外观专利的产品大量被制造出来，并且从烨保公司销售给了东莞保思公司。证据13：东莞烨保实业有限公司《送货单》、证据14：东莞保斯医疗器材有限公司《物料入库单》证据12-14共同证明在2016年01月01日到2016年12月31日，侯志广的烨保公司或工厂制造了大量的H4003和H4004产品，并销售给保思公司。证据15：（2019）粤广南粤第13486号公证书，证明在2016年01月01日到2016年12月31日，侯志广的烨保公司或工厂制造了大量的H4003和H4004产品并向东莞保思公司销售。可以证明涉案专利外观早就已向社会公众公开，并且保思公司也已委托了烨保公司制造涉案产品。证据16：（2019）粤广南粤第6231号公证书，证明在2016年8月16日保思公司出口型号为H4004C的产品43500+43500张。证据17：（2019）粤广南粤第6232号公证书，证明在2016年9月13日保思公司出口型号为H4003C产品A32，000张+H4003C产品B32，000张，H4004C的产品A60，000张+H4004C的产品B60，000张。证据18：（2019）粤广南粤第6233号公证书，证明在2016年9月22日保思公司出口型号为H4003C产品A33，600张+H4003C产品B33，600张，H4004C的产品A58,500张+H4004C的产品B58,500张。证据19：（2019）粤广南粤第6234号公证书，证明在2016年9月28日保思公司出口型号为H4004C的产品A63,000张+H4004C的产品B63,000张。证据20：（2019）粤广南粤第6236号公证书，证明在2016年9月22日保思公司出口型号为H4003C产品A64，800张+H4003C产品B64，800张，H4004C的产品A51,000张+H4004C的产品B51,000张。证据21：（2019）粤广南粤第6237号公证书，证明在2016年11月2日保思公司出口型号为H4003C产品A28，800张+H4003C产品B28，800张，H4004C的产品A75,000张+H4004C的产品B75,000张。证据22：（2019）粤广南粤第6238号公证书，证明在2016年11月2日保思公司出口型号为H4003C产品A52,000张+H4003C产品B52,000张，H4004C的产品A57,000张+H4004C的产品B57,000张。证据23：（2019）粤广南粤第6239号公证书，证明在2016年11月2日保思公司出口型号为H4003C产品A34，400张+H4003C产品B34，400张，H4004C的产品A117，000张+H4004C的产品B117，000张。证据16-23与证据11-15形成一个证据链，并且证明了东莞保思公司收到烨保公司供货之后，向墨西哥大量出口、销售了与涉案外观专利产品相同的薄膜。侯志广对保思公司的第三部分证据发表如下质证意见：对于证据11和15，第一，该两份证据不属于新证据，保思公司提交证据已过举证期限，应当不予采信；第二，此证据的邮件载明的主体均是“东莞保斯医疗器材有限公司”，而非保思公司，并且邮件发件人身份无法核实，无法确认其真实性；第三，均没有实物图，无法达到证明目的。对于证据12、13、14：第一，该三份证据均不属于新证据，保思公司提交的证据已过举证期限，应当不予采信；第二，收货单位均是“东莞保斯医疗器材有限公司”而非保思公司；第三，送货单均没有东莞市烨保塑胶电子制品厂或者东莞市烨保实业有限公司盖章，无法确认其真实性，且该送货单均没有实物，无法进行对比，无法达到证据目的。对于证据16-23：第一，该证据邮件主体均是“东莞保斯医疗器材有限公司”而非保思公司，并且无法核实发件人的身份；第二，此证据均是对方单方制作，无法确认其真实性，也无法达到对方的证据目的。证据11-15不属于新证据，对方提交证据已过举证期限，应当不予采信，侯志广仅就收到的复印件进行质证。嘉冠华公司对保思公司第三部分证据的三性均予以认可，并说明：1.东莞市烨保塑料电子制品厂和东莞市烨保实业有限公司均是侯志广的关联企业，侯志广均是投资人或法人；2.这部分证据中所显示的型号为H3004C、H4004C、H3003C、H4003C均与本案的专利外观或涉案产品的外观一致，并且我方已表述过“H”随后的第一个数字“3”代表的是银浆，“4”代表的是碳浆，碳浆和银浆只是材料的名称，与外观无关，能反映外观的是后面的“3”或者是“4”，“3”是涉案的被扣押的产品，也就是长方形的，“4”是涉案的专利外观，也就是正方形的。能够印证保思公司的证明目的。五、嘉冠华公司主张先用权抗辩的相关事实嘉冠华公司抗辩自2007年开始便为保思公司生产零部件，早期生产的零部件包括PS005和PS014，且PS014和H4004C、PS005和H4003C之间是对等关系。在侯志广专利申请日之前，嘉冠华公司和保思公司就已经作好使用、制造涉案产品中薄膜线路板部件的准备，且已经实际制造和销售薄膜线路板。为证明其主张，嘉冠华公司提交了以下证据：证据1：深圳市前海公证处第015756号公证书，2018年7月3日，嘉冠华公司委托其员工魏瑞勇前往深圳市前海公证处，对其个人邮箱中的相关证据进行保全公证，在前海公证处公证员的见证下，登陆魏瑞勇的邮箱ｗｅｉ×××＠126.ｃｏｍ，对该邮箱中涉及到的本案涉案产品Ｈ4003Ｃ、Ｈ4004Ｃ的相关内容进行公证。根据公证书记载：嘉冠华公司魏瑞勇邮件回复保思公司采购部覃小姐“我司物料号是ＰＳ005和贵司Ｈ4003Ｃ是同一个物料，我司物料号ＰＳ014和贵司Ｈ4004Ｃ是同一个物料”。该证据证明ＰＳ014和Ｈ4004Ｃ、ＰＳ005和Ｈ4003Ｃ之间的对等关系。保思公司的采购部门是以Ｈ4004Ｃ、Ｈ4003Ｃ称呼导电薄膜线路板，而嘉冠华公司的生产车间是以ＰＳ014、ＰＳ005称呼与之对应的导电薄膜线路板，即生产编号。证据2：PS014和PS005导电薄膜线路板成品（嘉冠华公司自行生产），证明PS014和PS005导电薄膜线路板的成品形状和布线方式，PS014与专利图片中的组件1和组件3一致，PS005与本案涉案被扣的产品完全一致。1.证明PS014线路板可以采用碳浆印刷和银浆印刷，碳浆印刷对应的产品编号即为H4004C，银浆印刷对应的产品编号即为H3004C。PS014线路板与侯志广专利产品薄膜线路板医用感应垫中的薄膜线路板的形状、布线方式完全一致；PS005线路板同样可以采用碳浆印刷和银浆印刷，碳浆印刷对应的产品编号即为H4003C，银浆印刷对应的产品编号即为H3003C。PS005与PS014的区别仅在于尺寸大小不同。2.证明嘉冠华公司生产的PS014线路板，无论是碳浆印刷（H4004C）还是银浆印刷（H3004C）都仅仅是侯志广专利产品中的零部件，并非完整产品。证据3：深圳市前海公证处第015757号公证书，保思公司的职员岑小姐于2013年1月15日通过邮件向嘉冠华公司下单采购H3004C导电薄膜线路板，证明H3004C导电薄膜线路板的布线方式与涉案侯志广专利产品中的导电薄膜线路板是一致的，而嘉冠华公司早就在侯志广专利申请日前的2013年1月份就已经为保思公司制造H3004C。需要说明的是：H3004C中的“3”是代表银浆，H4004中的第1个“4”是代表碳浆，“004C”是代表规格，H3004C和H4004C除了碳浆和银浆不一样外，无论从形状还是布线上都是一样的。证据4：第0000413号送货单，证明嘉冠华公司于2016年12月13日将20700套H3004C导电薄膜线路板送货至保思公司处。证据5：对数单（2016年12月），证明保思公司和嘉冠华公司于2016年12月30日证据4中的交易对账确认。证据6：01677803号增值税专用发票，证明嘉冠华公司于2017年1月10日开具相应增值税专用发票，开具的发票名称为“东莞保斯医疗器材有限公司”。证据7：中国工商银行深圳市分行客户回单，证明保思公司于2017年1月17日支付证据4对应的货款。证据8：嘉冠华公司38号和48号记账凭证，证明嘉冠华公司的财务于2017年1月31日对该笔交易进行记账。证据9：邮件截图（打印件，来源于保思公司），证明保思公司于2017年3月16日邮件通知嘉冠华公司开票资料发生变更，发票名称改为“东莞保思医疗器材贸易有限公司”。上述证据4-9共同证明：截止到2016年12月13日，保思公司和嘉冠华公司一直在制造和销售H3004C导电薄膜线路板。证据10：深圳市前海公证处第015758号公证书，保思公司的工作人员岑慧贞邮件通知嘉冠华公司用碳浆打印H3004C和H3003C导电薄膜线路板，证明保思公司自与嘉冠华公司合作以来，前期长期是用银浆印刷PS014和PS005，即为H3004C和H3003C，自2015年3月2日，保思公司邮件通知嘉冠华公司尝试用碳浆印刷，即为H4004C和H4003C，该时间早于侯志广的专利申请日2017年3月17日。证据11：深圳市前海公证处第015752号公证书、证据12：深圳市前海公证处第015753号公证书、证据13：深圳市前海公证处第015754号公证书上述证据11-12共同证明：2016年11月份，保思公司通过邮件将H4004C和H4003C导电薄膜线路板的图纸发送给嘉冠华公司，并通知嘉冠华公司提供样品进行测试，嘉冠华公司通过快递方式将样品寄给保思公司，双方对测试结果进行沟通。在2016年11月份时，保思公司和嘉冠华公司就已经在实际进行H4004C和H4003C导电薄膜线路板的打样测试。证据14：深圳市前海公证处第015755号公证书，证明保思公司告知嘉冠华公司测试通过，并根据2017年3月7日前一年产生的购销数量，通知嘉冠华公司在下一年需要保证的库存数量。打样测试通过的时间是2017年3月7日之前，该时间早于本案侯志广专利申请日，保思公司于2017年3月8日通知嘉冠华公司开始生产H4004C和H4003C导电薄膜线路板，并告知嘉冠华公司一年的预计生产数量。证据15：采购订单，证明：1.2017年3月6日保思公司向嘉冠华公司下单采购70500套H4004C导电薄膜线路板。2.2017年3月10日保思公司向嘉冠华公司下单采购13500套H4004C导电薄膜线路板。证据16：第0000415号、0000416号送货单，证明嘉冠华公司分别于2017年3月13日和2017年3月14日完成对保思公司的送货，送货的货品是H4004C，与证据15是对应的。证据17：对数单（2017年3月），证明保思公司和嘉冠华公司于2017年3月30日对上述证据15、证据16涉及的产品进行对账。证据18：第37465778号及37465777号增值税发票，证明嘉冠华公司于2017年4月14日对上述证据15、证据16中所涉及到的货品开具相应增值税专用发票给保思公司。证据19：中国工商银行深圳市分行客户回单，证明保思公司于2017年4月27日向嘉冠华公司转账支付证据15中所涉货物的货款。证据20：嘉冠华公司第52号和61号记账凭证，证明嘉冠华公司财务于2017年4月30日对该两笔交易进行记账。上述证据15-20共同证明：H4004C的形状和布线方式与侯志广专利图片组件1、组件3一致，故保思公司和嘉冠华公司在侯志广专利申请日之前就已经制造和销售涉案专利产品中的薄膜线路板。证据21：魏瑞勇的《劳动合同》和社保清单，证明：1.《劳动合同》约定自2012年11月30日嘉冠华公司与魏瑞勇成立劳动关系；2.嘉冠华公司自2012年12月开始为魏瑞勇购买社保，证明从2012年11月30日至今，魏瑞勇是嘉冠华公司职工。嘉冠华公司当庭补充提交证据，该证据为侯志广当庭撤回的证据5，具体内容是保思公司2017年期间向嘉冠华公司采购H400C碳浆薄膜线路板的采购订单以及嘉冠华公司将“H400C（PS014碳浆）”发货给“保思医疗器材贸易有限公司”的送货单，该份证据证明在侯志广专利授权日之前，最早追溯到2017年3月17日，嘉冠华公司向保思公司供货涉案H4004C的相关产品。嘉冠华公司当庭提交两份工商登记查询信息打印件，其中一份东莞市烨保实业有限公司的工商登记信息显示侯志广系该公司49%的股东及法定代表人。另外一份为东莞市烨保塑胶电子制品厂的工商登记信息打印件，显示侯志广系该公司100%持股股东。该证据证明本案侯志广与保思公司证据中所显示的东莞市烨保实业有限公司是关联的，侯志广在专利申请日之前早就知悉保思公司相关产品H3004C、H3003C、H4004C、H4003C的相关设计及产品。侯志广对嘉冠华公司的证据发表以下意见：对于证据1的真实性、关联性均不予认可。关于该份邮件，首先，嘉冠华公司虽然证明了邮箱的所有人魏瑞勇是其公司的员工，但是魏瑞勇对应的收件人与保思公司、嘉冠华公司是什么关系，并不能确认。其次，该份邮件并不能证明与侯志广涉案外观设计专利权之间的关系，H4004C和H4003C通过嘉冠华公司提交的证据来看，该编号主要是对应碳浆印刷还是银浆印刷来予以区别，并不能证明其外观设计和侯志广外观设计专利权的一致性问题。对于证据2不发表质证意见。对于证据3，首先，邮件中的收件人与嘉冠华公司之间的关系并不清楚。其次，按照嘉冠华公司的陈述，与侯志广外观专利相同的产品早在2013年1月份就已经为保思公司制造，这与保思公司所陈述的其外观设计是在2015年12月份完成是自相矛盾的。该证据更能说明所有的H3004C和H4003C只是对材料和碳浆印刷或者银浆印刷的区别编号，该编号对应的产品无法说明外观设计专利的问题。对于证据4-21，这些证据主要证明保思公司和嘉冠华公司之间的业务往来关系，无法说明与侯志广外观设计专利权之间的联系，也不能证明嘉冠华公司所要指向的证明目的。对于证据22（即侯志广撤回的证据5），该证据说明保思公司与嘉冠华公司之间的业务往来关系，我方考虑到该证据无法证明两者业务往来关系的产品指向与我方外观设计专利权之间的关系，因此我方予以撤回。对于两份工商登记查询信息打印件没有意见。保思公司对嘉冠华公司提供的上述证据均予以认可，并补充说明：1.H3004C、H4004C型号中的“3”标识银浆，“4”标识碳浆。2.在2015年的时候，保思公司的美国关联公司将银浆改成了碳浆，所以才形成了保思公司所提交的证据1、2显示的图纸。3.嘉冠华公司所提交的证据第82-89页显示了对应的被诉侵权产品的外形，对应的是H4003产品型号，同时也显示了H4004对应的产品外形为本案侯志广所主张专利权的组件1和组件3，这也反映出了对应性的问题。六、赔偿要求侯志广因保管法院扣押的货物向深圳市润海物流仓储有限公司支付仓储费2793.6元，为提供担保向浙商财产保险股份有限公司深圳分公司支付保险费2000元。侯志广没有提交其诉请保思公司、嘉冠华公司赔偿其经济损失及合理维权费用的计算依据，请求法院酌情确定。七、其他事实另查明，东莞市烨保塑胶电子制品厂成立于2013年12月27日，为个人独资企业，投资人为侯志广。东莞市烨保实业有限公司成立于2016年6月20日，为自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人为侯志广。2017年3月24日、2017年4月1日、2017年4月7日保思公司向东莞市烨保实业有限公司采购碳浆薄膜线路板，侯志广及保思公司均确认该事实。东莞保思医疗器材贸易有限公司为外国法人独资有限责任公司，成立于2016年10月9日，注册资本为贰拾万美元，经营范围为从事医疗保健产品等。以上事实有专利证书、年费缴纳收据、外观设计专利权评价报告、深圳海关扣留侵权嫌疑货物通知书、邮件、公证书、工商登记信息、庭审笔录等证据证实，一审法院予以确认。根据查明的事实，本案的争议焦点在于：1.被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围。2.保思公司主张的现有设计抗辩能否成立。3.保思公司、嘉冠华公司主张的先用权抗辩能否成立。一审法院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。涉案专利处于合法有效状态，依法应受到法律保护。本案中，被诉侵权产品与侯志广专利产品属同类产品，本案为侵害外观设计专利权纠纷。涉案专利处于合法有效状态，依法应受到法律保护。一、被诉侵权产品是否落入涉案专利的保护范围涉案外观设计专利为组建产品的外观设计，庭审中侯志广明确涉案专利的主视图、后视图是组合后的状态，组件二在组件一（正面）和组件三（背面）之间，其他组装方式都无法实现其原有设计，即组装关系是唯一的。涉案外观专利产品为“导电薄膜医用感应垫”，被诉侵权产品是碳浆薄膜线路板PS-005B、PS-005A，分别对应组件一和组件三，将碳浆薄膜线路板PS-005B、PS-005A两者重叠，被诉侵权设计与涉案专利组建产品在组合状态下存在以下区别：1.涉案专利主视图呈正方形，被诉侵权产品为长方形。2.涉案专利主视图为组件一、组件二、组件三组合之后的状态，组件二为等距离排列的圆形海绵形状，被诉侵权产品缺少组件二。综上，被诉侵权设计与涉案外观专利不相同，被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。二、关于保思公司主张的现有设计抗辩问题根据《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款规定，现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。授权外观设计应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内外公开使用过的外观设计不相同或不相近似。因此，现有设计适用的前提是该设计属于公共领域且公众可以知晓、获得的状态。本案中，现有证据表明，至少在2015年12月，H4003C型号和H4004C型号“碳浆薄膜线路板”产品由J.T.PoseyCompany美国员工在美国设计完成的，在2015年12月14日美国POSEY将型号为H4003和H4004的设计图纸发给了东莞市烨保塑胶电子制品厂，并由本案侯志广签收，在2016年01月01日到2016年12月31日，侯志广的关联公司烨保公司或工厂制造了大量的H4003和H4004产品并销售给东莞保斯医疗器材有限公司。2016年11月，保思公司将型号为H4003和H4004的设计图纸发给嘉冠华公司要求其提供样品测试。保思公司于2017年3月16日邮件通知嘉冠华公司开票资料发生变更，发票名称改为“东莞保思医疗器材贸易有限公司”。据此可以认定，在专利申请日之前，仅有侯志广、侯志广所在的东莞市烨保塑胶电子制品厂、东莞市烨保实业有限公司、东莞保斯医疗器材有限公司、保思公司、嘉冠华公司已经知晓侵权产品图纸和侵权产品外观，保思公司主张收到烨保公司供货之后，向墨西哥大量出口、销售了与涉案外观产品相同的薄膜，但其提交的证据即“船运装柜文件”均为单方制的证据，无其他证据佐证，前述主体知晓的侵权产品图纸、侵权产品处于公共领域并为不特定公众可以知晓、获得的状态，亦无法证明侵权产品向不特定的消费主体进行公开销售，无法证明侵权产品直接流入消费市场，前述主体及其之间的相关行为也不会导致涉案专利丧失“新颖性”。因此，保思公司主张的现有设计抗辩不能成立。三、保思公司、嘉冠华公司主张的先用权抗辩问题《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。对该规定中的“原有范围”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第三款予以进一步明确，即“包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”。因此，判断先用权抗辩是否成立应当考察以下四个条件：先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品、相关产品是否属于相同产品、先用设计是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得、先用权人是否在原有范围内继续制造。首先，在侯志广涉案专利申请日之前，保思公司已经拥有了实施外观设计的图纸，并将图纸发送给嘉冠华公司要求其打样测试，做好制造、使用的必要准备，打样测试通过以后，嘉冠华公司开始生产涉案被诉侵权产品，即已实际制造出了产品。其次，保思公司、嘉冠华公司在涉案专利申请日之前制造的产品与侵权产品种类相同，均为碳浆导电薄膜。第三，根据保思公司举证，被诉侵权产品使用的图纸为其美国公司员工设计而来，保思公司是合法取得先用设计。最后，保思公司一直采用委托加工的方式制造产品、销往国外，侯志广没有提供其他证据证明保思公司超出原有范围生产、销售产品。嘉冠华公司接受保思公司的委托制造侵权产品，且侯志广没有证据证明嘉冠华公司在保思公司委托事项之外还存在制造、销售侵权产品的行为，故嘉冠华公司亦不构成侵犯专利权。综上，保思公司、嘉冠华公司提出的先用权抗辩成立，其不构成侵犯涉案外观设计专利权。此外，保思公司提交的证据，可以证明侯志广在专利申请日之前接触到保思公司H4004型号产品，故意在中国注册涉案外观专利，而且侯志广及其关联公司在中国大量抢注保思公司在美国的关联公司的“POESY”商标，因前述证据与本案侵害外观设计专利权无关，一审法院对该部分证据不予评判。综上，侯志广要求保思公司、嘉冠华公司停止构成侵权、赔偿侵权损失和维权支出的诉讼请求，一审法院均不予支持。一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款、第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定判决：驳回侯志广的全部诉讼请求。一审案件受理费人民币33435元，由侯志广负担。二审中，保思公司、嘉冠华公司提交了采购订单、产品作业指导书、证人证言、会计凭证、采购入库单、产品测试报告等10份证据，拟证明在涉案专利权申请日之前，其已经在先使用被诉侵权设计。侯志广对前述证据真实性、关联性不予确认。本院经审理查明，一审法院查明事实属实，本院予以确认。本院认为，本案为外观设计专利权纠纷。根据当事人的上诉请求和答辩意见，本案的争议焦点为：1.被诉侵权设计是否落入涉案专利权保护范围。2.保思公司、嘉冠华公司在先使用被诉侵权设计的抗辩是否成立。一、关于本案被诉侵权设计是否落入本案专利保护范围的问题。《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十六条规定：“对于组装关系唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其组合状态下的外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围”。在本案当中，被诉侵权产品与外观设计专利产品属于同类产品，可以进行侵权比对。涉案外观设计产品由组件一、二、三组成，各组件组装关系唯一，故应当以最终组合状态下的外观设计作为保护范围。本案中，双方当事人均确认，被诉侵权产品缺少组件二。在组合后的外观设计中，组件二使得组合后的外观设计在视觉上呈现出产品有一中间层，该层上有排列有序的多个镂空圆孔。将被诉侵权设计与涉案专利外观设计进行比对，因被诉侵权设计无组件二，故其在视觉上无中间层亦无排列有序的镂空圆孔，这使得两者存在明显区别。以一般消费者的知识水平和认知能力，以整体视觉效果进行综合判断，该区别在整体视觉效果中较为显著，因此，被诉侵权设计与涉案专利不相同也不近似，被诉侵权设计未落入涉案专利权保护范围。此外，侯志广还主张，被诉侵权设计和涉案外观设计在整体形状上为长方形或正方形的区别，不形成显著视觉效果。对此，本院认为，长方形和正方形均为基本几何图形，在该类产品上将两者进行替换，在整体视觉效果上并不产生显著差别。但是，即使其该理由成立，亦不影响被诉侵权设计不落入涉案专利权保护范围的认定。综上，侯志广该项上诉理由依据不足，本院不予支持。二、关于保思公司、嘉冠华公司在先使用被诉侵权设计的抗辩问题《中华人民共和国专利法》第六十九条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；……”本案中，在侯志广涉案专利申请日之前，保思公司已经拥有了实施外观设计的图纸，并将图纸发送给嘉冠华公司要求其打样测试，做好制造、使用的必要准备，打样测试通过以后，嘉冠华公司开始生产涉案被诉侵权产品，即已实际制造出了产品。根据保思公司举证，被诉侵权产品使用的图纸为其美国公司员工设计而来，保思公司是合法取得先用设计。嘉冠华公司制造侵权产品系接受保思公司的委托。保思公司一直采用委托加工的方式制造产品且销往国外。在侯志广无证据证明保思公司、嘉冠华公司超出其原有范围制造或者销售侵权产品的情况下，一审法院认定保思公司、嘉冠华公司提出的先用权抗辩成立，并无不当。侯志广该项上诉理由依据不足，本院不予支持。综上，侯志广的上诉请求不成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费31600元（已交纳），由侯志广负担。本判决为终审判决。审判长  欧丽华审判员  肖少杨审判员  叶 丹二〇二〇年十月十四日书记员  谢宜桐