北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终1419号上诉人（原审原告）：高剑青，住福建省平潭县。被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人申长雨，局长。委托诉讼代理人:耿国磊，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人:王潇，国家知识产权局审查员。上诉人高剑青与被上诉人国家知识产权局因发明专利权无效宣告行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2016）京73行初850号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年2月12日受理本案后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：本案涉及申请号为201210157044.6，名称为“基于电子邮件的即时通讯”的发明专利申请（即涉案申请），申请人为高剑青，申请日为2012年5月21日，最早优先权日为2012年4月19日，公开日为2012年11月14日。经实质审查，国家知识产权局实质审查部门于2015年3月16日以权利要求1-2不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性为由发出驳回决定，驳回了涉案申请，驳回决定中引用了两篇对比文件：对比文件1：CN1457580A，公开日为2003年11月19日。对比文件1公开了一种无线通信设备发送电子邮件的系统和方法，并具体公开了如下特征（参见说明书第3页最后1段，第6页第4段）：MIME使用报头字段来标识内容的类型和编码方法，报头中可以出现的内容类型参数包括：图像、音频、文本、视频、和应用，以及包括其他内容类型的总括类别。创建一个语音、图像或视频文件，并将它作为一个e-mail附件传递给接收者。对比文件3：US2005/0132012A1,公开日为2005年6月16日。对比文件3公开了一种利用电子邮件实现同步聊天的方法，并具体公开了如下特征（参见说明书第[0016]段、第[0042]-[0043]段，附图6）：图6展示了Mchat消息模式和传统聊天模式之间的双向转换方式，如果用户选择后者，则可以将异步的Mchat消息模式转换为传统同步聊天模式，Mchat信息可以携带附加数据或者附件来满足用户需要。驳回决定的具体理由为：1）权利要求1要求保护一种基于电子邮件的即时通讯，对比文件1公开了一种无线通信设备发送电子邮件的系统和方法，权利要求1与对比文件1的区别是：以即时通讯的形式实现收发邮件。基于该区别特征，权利要求1的技术方案实际解决的技术问题是:如何提升邮件的用户体验。对比文件3公开了以即时通信的方式实现收发邮件，且对比文件3公开的使用电子邮件聊天的方法与该区别特征在权利要求1中的作用相同，均实现了以即时通讯的形式收发邮件信息。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件3得到权利要求1的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求1不具备专利法第二十二条三款所规定的创造性。2）权利要求2要求保护一种基于电子邮件的即时通讯的语音短信，对比文件1公开了一种无线通信设备发送电子邮件的系统和方法，权利要求2与对比文件1的区别是：以即时通讯的形式实现收发语音信息。对比文件3公开了以即时通信的方式实现收发邮件，且对比文件3公开的使用电子邮件聊天的方法与该区别特征在权利要求2中的作用相同，均实现了以即时通讯的形式收发邮件信息。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件3得到权利要求2的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求2不具备专利法第二十二条三款所规定的创造性。驳回决定所依据的文本为：申请日2012年5月21日提交的说明书摘要，2012年8月21日提交的说明书第1页，说明书附图第1页；2014年8月5日提交的权利要求第1-2项。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1、基于电子邮件的即时通讯，其技术特征是：利用电子邮件的通信功能，把图像或文字或图文混合附加到电子邮件中，并收发该邮件实现的即时通讯。2、基于电子邮件的即时通讯的语音短信，其技术特征是：利用电子邮件的通信功能，把音频附加到电子邮件中，并收发该邮件实现的即时通讯的语音短信。”高剑青对上述驳回决定不服，于2015年4月13日向原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出了复审请求，未修改申请文件。高剑青认为：（1）实质审查部门在第二次审查意见中增加了新的对比文件3，使高剑青丧失了第二次答复的机会。对比文件1和对比文件3的申请日距离涉案申请的申请日有较长的间隔，而在此期间并未出现和涉案申请类似的申请，因此涉案申请不是显而易见的。对比文件3仅在美国注册，没有发PCT，因此对比文件3不予信任。（2）对比文件1明确说明是对手持式无线设备用email发送语音、图像、视频的一种新的方法和设备，涉案申请不但适用于手持式设备和无线设备，而且适用于固定设备和有线设备，具有明显的不同。对比文件3使用的是标题栏作为即时通讯内容，只能发送简短的文本。而涉案申请将即时通讯内容放在正文，能实现富文本（字体、大小、颜色）而且能发送图像、音频，性能远强于对比文件3。经形式审查合格，专利复审委员会于2015年4月24日依法受理了该复审请求，并将其转送至实质审查部门进行前置审查。实质审查部门在前置审查意见书中认为，对于上述意见（1），实质审查部门在第二次审查意见通知书中引入了对比文件3，高剑青有对该通知书进行答复修改的机会，但是高剑青在答复第二次审查意见通知书时并未进行申请文件的修改。对比文件3的公开日在涉案申请的申请日之前，因此对比文件3是专利法意义上的现有技术，可以用于评述涉案申请权利要求的创造性，与其是否是PCT无关。对于上述意见（2），对比文件1虽然只是普通的邮件，未公开邮件用户的界面是即时通讯的界面；然而对比文件3公开了在电子邮件收发时使用即时通信交互界面实现聊天，对比文件1和3均属于电子邮件通信技术，且对比文件3公开的使用电子邮件聊天的方法与该区别特征在权利要求1中的作用相同，均实现了以即时通讯的形式收发邮件信息。因此对比文件3给出启示，使本领域技术人员有动机使用对比文件3公开的技术手段改进对比文件1的技术方案。基于上述理由，实质审查部门仍然认为涉案申请的权利要求1-2不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，因而坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。专利复审委员会于2015年9月29日向高剑青发出复审通知书，复审通知书中所引用的对比文件与驳回决定所引用的对比文件相同，其依据的审查文本与驳回决定针对的文本相同。复审通知书中指出：1、权利要求1请求保护一种基于电子邮件的即时通讯，对比文件1公开了一种无线通信设备发送电子邮件的系统和方法，权利要求1与对比文件1的区别是：（1）权利要求1以即时通讯的形式实现收发邮件。（2）权利要求1还可以将图文混合附加到邮件中。基于区别（1），对比文件3公开了利用电子邮件实现即时通讯模式的方案，由此本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而实现邮件正文及附件的即时通讯。基于区别（2），对比文件1已经公开电子邮件内容可以是图像、音频、文本、视频等类型，将图文混合作为邮件内容也是本领域技术人员的惯用技术手段。因此在对比文件1的基础上结合对比文件3以及本领域的惯用手段以获得该权利要求所请求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。2、权利要求2请求保护一种基于电子邮件的即时通讯，对比文件1公开了一种无线通信设备发送电子邮件的系统和方法，权利要求2与对比文件1的区别是：权利要求2以即时通讯的形式实现收发邮件。基于上述区别，该权利要求实际解决的技术问题是：如何实现邮件的即时通讯。对比文件3公开了利用电子邮件实现即时通讯模式的方案，由此本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而实现把音频作为附件形式添加到邮件中实现邮件的即时通讯。因此在对比文件1的基础上结合对比文件3以获得该权利要求所请求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。同时，对比文件1和对比文件3的公开日均在涉案申请的申请日之前，均是专利法意义上的现有技术，可以用于结合评述涉案申请的创造性。因此，专利复审委员会对高剑青认为涉案申请权利要求1-2具备创造性的上述意见不予支持。高剑青于2015年10月15日提交了意见陈述书，未修改申请文件。高剑青认为：（1）对比文件1主要功能是将用户的图片、语音视频通过移动设备或蜂窝网络处理器转换成email发送出去，接收方式还是普通电子邮件客户端和web服务器，因此还只是普通的邮件。而涉案申请是利用电子邮件作为通讯方式，展示给用户的是即时通讯界面。（2）对比文件3实质审查部门并没有在第一次审查意见中提供，是后添加的，属于违规行为。（3）对比文件3的同步聊天方式并不是用邮件通讯的方式，而且异步通讯的界面和涉案申请不同。对比文件3中只是把聊天信息放在邮件的标题里面，可以添加之前收到的邮件内容，并没有说明可以添加附件的，更没有说添加哪种附件的，而且和对比文件3节省带宽的目的不符。对比文件3的申请日据涉案申请日有7-9年的时间，这么长的时间间隔说明涉案申请并不是显而易见和简单的组合。专利复审委员会于2015年12月25日作出被诉决定，该决定认定：1、审查文本的认定复审程序中，高剑青未对申请文件进行修改。被诉决定所依据的文本是:申请日2012年5月21日提交的说明书摘要，2012年8月21日提交的说明书第1页，说明书附图第1页；2014年8月5日提交的权利要求第1-2项。2、被诉决定引用的对比文件与驳回决定和复审通知书引用的对比文件相同，为：对比文件1：CN1457580A，公开日为2003年11月19日；对比文件3：US2005/0132012A1,公开日为2005年6月16日。2.1权利要求1请求保护一种基于电子邮件的即时通讯，权利要求1与对比文件1的区别是：（1）权利要求1以即时通讯的形式实现收发邮件。（2）权利要求1还可以将图文混合附加到邮件中。基于区别（1），该权利要求实际解决的技术问题是：如何实现邮件的即时通讯。对比文件3公开了一种利用电子邮件实现同步聊天的方法，并具体公开了如下特征（参见说明书第[0016]段、第[0042]-[0043]段，附图6）：图6展示了Mchat消息模式和传统聊天模式180，如果用户选择后者，则可以将异步的Mchat消息模式转换为传统同步聊天模式（传统聊天模式即对应于即时通讯形式）。Mchat信息可以携带附加数据或者附件来满足用户需要。由此可见，对比文件3公开了利用电子邮件实现即时通讯模式的方案，由此本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而实现邮件正文及附件的即时通讯。基于区别（2），对比文件1已经公开电子邮件内容可以是图像、音频、文本、视频等类型，将图文混合作为邮件内容也是本领域技术人员的惯用技术手段。因此在对比文件1的基础上结合对比文件3以及本领域的惯用手段以获得该权利要求所请求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，从而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。2.2权利要求2请求保护一种基于电子邮件的即时通讯，权利要求2与对比文件1的区别是：权利要求2以即时通讯的形式实现收发邮件。基于上述区别，该权利要求实际解决的技术问题是：如何实现邮件的即时通讯。对比文件3公开了一种利用电子邮件实现同步聊天的方法，并具体公开了如下特征（参见说明书第[0016]段、第[0042]-[0043]段，附图6）：图6展示了Mchat消息模式和传统聊天模式180，如果用户选择后者，则可以将异步的Mchat消息模式转换为传统同步聊天模式（传统聊天模式即对应于即时通讯形式）。Mchat信息可以携带附加数据或者附件来满足用户需要。由此可见，对比文件3公开了利用电子邮件实现即时通讯模式的方案，由此本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而实现把音频作为附件形式添加到邮件中实现邮件的即时通讯。因此在对比文件1的基础上结合对比文件3以获得该权利要求所请求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，从而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。3、对高剑青相关意见的评述对于高剑青的意见，专利复审委员会认为：（1）对比文件1已经公开了利用电子邮件的通信功能，把各种格式的文件附加到电子邮件中进行发送的方案，其虽然未公开是通过即时通讯的形式实现收发邮件的，但是对比文件3公开了利用电子邮件实现同步聊天的方法，且其中的信息也可以携带附加数据来满足用户需要，由此本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而实现把图像或文字或图文混合或音频作为附件形式添加到邮件中实现邮件的即时通讯。（2）实质审查部门在第二次审查意见通知书中提供了对比文件3，给了高剑青听证的机会，高剑青针对第二次审查意见通知书并未对申请文件进行修改，实质审查部门将对比文件3作为驳回证据是合法的。（3）对比文件3已经明确公开了使用电子邮件来实现聊天通信（参见对比文件3说明书第[0002]段），即同步聊天模式是使用邮件通讯方式的；并且对比文件3也明确公开了允许Mchat（对应于即时通讯）根据用户需求携带附加信息或附件的方案（参见对比文件3说明书第[0016]段）。因此在对比文件3已经明确公开上述内容的基础上，本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而得到权利要求1、2的方案。此外，对比文件3的公开日在涉案申请的申请日之前，是专利法意义上的现有技术，因此可以用于评述权利要求的创造性，而其公开日期距离涉案申请申请日的长短不能作为判断涉案申请是否具备创造性的依据。综上所述，专利复审委员会认为权利要求1-2不具备创造性，高剑青的意见不予支持，作出被诉决定：维持国家知识产权局于2015年3月16日针对涉案申请作出的驳回决定。高剑青不服专利复审委员会作出的被诉决定，于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。在原审诉讼中，高剑青提交了以下7份证据：1、被诉决定中涉案申请的审查文本；2、被诉决定中的对比文件1；3、被诉决定中的对比文件3；4、国家知识产权局针对涉案申请作出的驳回决定；5、专利复审委员会于2015年9月29日发出的复审通知书；6、被诉决定；7、高剑青另一项发明专利申请“听视觉”的相关文件；8、高剑青另一项发明专利申请“蜂窝网络系统A”的相关文件；9、高剑青申请专利被专利复审委员会驳回的情况信息。上述证据7-9用以证明专利复审委员会多次驳回高剑青的专利申请，给其本人及人民、国家造成巨大损失。专利复审委员会对上述证据1-6无异议，但认为证据7-9与本案没有关联性。在原审诉讼中，专利复审委员会提交了以下3份证据：1、被诉决定所针对的文本；2、被诉决定中的对比文件1；3、被诉决定中的对比文件3及其部分中文译文（其中译文上盖有专利复审委员会行政诉讼专用章）。高剑青认为对比文件3为外国专利文件，不能作为对比文件，且专利复审委员会提交的对比文件3的中文译文没有翻译者签名。北京知识产权法院认定：对比文件3为美国专利文献，其公开日早于涉案申请的申请日，故其公开的技术内容可以作为现有技术用于评价涉案申请的创造性。鉴于对比文件3为外文证据，故专利复审委员会在行政诉讼中提交了对比文件3的部分中文译文，其上盖有专利复审委员会行政诉讼专用章，表明译文由专利复审委员会翻译。高剑青并未针对上述译文的准确性提出异议，故对比文件3公开内容以该译文文字记载内容为准。此外，高剑青还主张对比文件3在第一次审查意见中没有出现，是后来添加的，违反法定程序。对此法院认为，本案中，实质审查部门在第二次审查意见通知书中提供了对比文件3，高剑青具有听证的机会，高剑青针对第二次审查意见通知书并未对申请文件进行修改，因此，法院认为实质审查部门将对比文件3作为驳回证据符合法定程序。综上，高剑青针对对比文件3及其译文所提异议并无法律依据，故法院均不予支持。涉案申请权利要求1请求保护一种基于电子邮件的即时通讯。根据查明事实，对比文件1公开了一种无线通信设备发送电子邮件的系统和方法。权利要求1与对比文件1的区别在于：（1）权利要求1以即时通讯的形式实现收发邮件。（2）权利要求1还可以将图文混合附加到邮件中。基于区别（1），权利要求1实际解决的技术问题是：如何实现邮件的即时通讯。对比文件3公开了一种利用电子邮件实现同步聊天的方法，并具体公开了Mchat消息模式和传统聊天模式之间的双向转换方式，如果用户选择后者，则可以将异步的Mchat消息模式转换为传统同步聊天模式，而传统聊天模式即相当于即时通讯形式。同时，Mchat信息可以携带附加数据或者附件来满足用户需要。因此，对比文件3公开了利用电子邮件实现即时通讯模式的方案，由此本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而实现邮件正文及附件的即时通讯。基于区别（2），对比文件1公开了电子邮件内容可以是图像、音频、文本、视频和应用，以及包括其他内容类型的总括类别，而将图文混合作为邮件内容是本领域技术人员的惯用技术手段。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件3以及本领域的惯用手段以获得权利要求1所请求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，故被诉决定关于涉案申请权利要求1不具备创造性的认定结论正确，应予支持。权利要求2请求保护一种基于电子邮件的即时通讯，根据查明事实，对比文件1公开了一种无线通信设备发送电子邮件的系统和方法。权利要求2与对比文件1的区别在于：权利要求2以即时通讯的形式实现收发邮件。基于上述区别，权利要求2实际解决的技术问题是：如何实现邮件的即时通讯。对比文件3公开了一种利用电子邮件实现同步聊天的方法，并具体公开了Mchat消息模式和传统聊天模式之间的双向转换方式，如果用户选择后者，则可以将异步的Mchat消息模式转换为传统同步聊天模式，而传统聊天模式即相当于即时通讯形式。同时，Mchat信息可以携带附加数据或者附件来满足用户需要。因此，对比文件3公开了利用电子邮件实现即时通讯模式的方案，由此本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而实现邮件正文及附件的即时通讯。因此在对比文件1的基础上结合对比文件3以获得权利要求2所请求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此，被诉决定关于涉案申请权利要求2不具备创造性的认定结论正确，应予支持。综上所述，被诉决定证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回高剑青的诉讼请求。高剑青不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决。其认为原审判决违反法定程序，认定事实不清，具体为：对比文件1的主要功能是将用户的图片、语音视频通过移动设备或蜂窝网络处理器转换成email发送出去，接收方式还是普通电子邮件客户端和web服务器，因此还只是普通邮件，发送界面不是即时通讯界面，而且没有接收界面。而涉案申请是利用电子邮件作为通讯方式，展示给用户的是即时通讯界面。对比文件3在第一次审查意见中没有，是后来添加的，违反程序。同时，对比文件3只在美国申请，没有申请PCT，因此是不可信的。对比文件3可以实现异步的电子邮件通讯，但是转换为同步聊天模式的时候并没有说明还是使用邮件通讯方式，因为电子邮件只能实现异步通讯，因此，对比文件3的同步聊天方式并不是用邮件通讯的方式，而且对比文件3中异步通讯的界面与涉案申请不一样。对比文件3只是把聊天信息放在邮件的标题里面并且显示的用户界面仍然是邮件客户端界面，对用户使用不便，而涉案申请只是使用邮件的通信功能，信息内容可以放在正文和附件，用户使用的界面与普通的即时通信一样，除文本外还能显示图片和语音。涉案申请的文本功能强于对比文件3，并且具有图片、音频等对比文件3不具有的功能，涉案申请并非显而易见。涉案申请被驳回致使其无法发挥作用，不仅损害了高剑青的财产权益，还损害了公共利益。国家知识产权局服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有涉案申请权利要求书及说明书、对比文件1、对比文件2及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。另查，根据中央机构改革部署，专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。本院认为：根据专利法第二十二条第三款的规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”本案中，本申请权利要求1请求保护一种基于电子邮件的即时通讯，对比文件1公开了一种无线通信设备发送电子邮件的系统和方法，二技术方案的区别在于：（1）权利要求1以即时通讯的形式实现收发邮件。（2）权利要求1还可以将图文混合附加到邮件中。基于区别（1），该权利要求实际解决的技术问题是：如何实现邮件的即时通讯。对比文件3公开了一种利用电子邮件实现同步聊天的方法，并具体公开了如下特征：图6展示了Mchat消息模式和传统聊天模式180，如果用户选择后者，则可以将异步的Mchat消息模式转换为传统同步聊天模式（传统聊天模式即对应于即时通讯形式）。Mchat信息可以携带附加数据或者附件来满足用户需要。由此可见，对比文件3公开了利用电子邮件实现即时通讯模式的方案，本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而实现邮件正文及附件的即时通讯。基于区别（2），对比文件1已经公开电子邮件内容可以是图像、音频、文本、视频等类型，将图文混合作为邮件内容也是本领域技术人员的惯用技术手段。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件3以及本领域的惯用手段以获得该权利要求所请求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，原审判决和被诉决定认定权利要求1不具备创造性并无不当。本案中，本申请权利要求2请求保护一种基于电子邮件的即时通讯，对比文件1公开了一种无线通信设备发送电子邮件的系统和方法，二技术方案的区别在于：权利要求2以即时通讯的形式实现收发邮件。基于该区别，该权利要求实际解决的技术问题是：如何实现邮件的即时通讯。而对比文件3公开了利用电子邮件实现即时通讯模式的方案，由此本领域技术人员容易想到将其与对比文件1相结合进而实现把音频作为附件形式添加到邮件中实现邮件的即时通讯。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件3以获得该权利要求所请求保护的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此，原审判决和被诉决定认定权利要求2不具备创造性并无不当。对比文件3为可以通过公开渠道获取的美国专利文献，且公开日早于涉案申请的申请日，可以用来评价涉案申请的创造性，高剑青认为该文件不可信的上诉理由不能成立，本院不予支持。对比文件3未在第一次审查意见中引用不能成为其不能在被诉决定中引用的理由，高剑青基于此认为原审判决和被诉决定作出程序违法的上诉理由不能成立，本院不予支持。对比文件3给出了利用电子邮件实现即时通讯的技术启示，而对比文件1已经公开电子邮件内容可以是图像、音频、文本、视频等类型，将图文混合作为邮件内容也是本领域惯用技术手段，在对比文件1和3的基础上得出涉案申请权利要求1和2的技术方案是本领域技术人员容易想到的，高剑青认为涉案申请具备创造性的上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。高剑青的上诉请求及其理由缺乏根据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各一百元，均由高剑青负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审判长 潘 伟审判员 戴怡婷审判员 王东勇二〇二〇年十月二十八日书记员 王 瑜