广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤19民终633号上诉人（原审原告）：迈可达有限公司MICRO-PAKLIMITED，住所地：香港特别行政区九龙尖沙咀海港城广东道**港威大厦******。授权代表人：BermanMartin.委托诉讼代理人：徐静，北京市金杜律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘新宇，北京市金杜律师事务所实习律师。上诉人（原审被告）：东莞市隆威实业有限公司，住所地:广东省东莞市***********益泓荣高新产业园第3栋1楼。统一社会信用代码：914***********805R。法定代表人：李胜勇，该公司董事长。委托诉讼代理人：李方贵，该公司员工。委托诉讼代理人：姬鹏，广东秦仪律师事务所律师。上诉人东莞市隆威实业有限公司（以下简称隆威公司）与上诉人迈可达有限公司MICRO-PAKLIMITED（以下简称迈可达公司）侵害商标权纠纷一案，双方均不服广东省东莞市第二人民法院（2018）粤1972民初10183号民事判决，分别向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。迈可达公司起诉请求：1.判令隆威公司立即停止侵犯第4790911号、第12545511号“Micro-Pak”商标专用权的行为，包括停止在防霉片、防霉纸等防霉产品或及其包装、交易文书、广告宣传中使用“Micro-Pak”标识，销毁印有“Micro-Pak”的商品、包装物和广告宣传材料。2.判令隆威公司立即停止在防霉片、防霉纸等防霉商品或/及其包装、交易文书、广告宣传中使用“Micro-PakLimited”英文企业名称和“Micro-Pak”字号，销毁使用“Micro-PakLimited”、“Micro-Pak”的商品、包装物和广告宣传材料。3.判令隆威公司就本案商标侵权行为向迈可达公司连带赔偿经济损失300万元，包括迈可达公司为制止隆威公司的侵权行为而支付的调查费、公证费、检索费、翻译费和律师费等合理费用支出。4.判令隆威公司在http://www.eromeway.com/和www.romewayltd.com网站首页显著位置和《南方日报》头版连续三十天和在《SATRA技术文摘》封底发表声明，消除因其侵权行为造成的影响。5.判令隆威公司承担本案全部诉讼费用。原审法院判决：一、隆威公司立刻停止侵犯迈可达公司享有的第4790911号、第12545511号注册商标专用权的行为；二、限隆威公司于判决生效之日起十日内赔偿迈可达公司因商标侵权产生的包括维权合理开支在内的经济损失人民币50万元；三、隆威公司立刻停止侵犯迈可达公司商号的不正当竞争行为；四、限隆威公司于判决生效之日起十日内赔偿迈可达公司因不正当竞争行为产生的包括维权合理开支在内的经济损失人民币50万元；五、驳回迈可达公司的其他诉讼请求。本案一审受理费人民币30800元，由隆威公司负担。隆威公司上诉请求：1.撤销一审判决；2.驳回迈可达公司所有诉讼请求；3.本案一审、二审诉讼费由迈可达公司承担。主要事实与理由：一、一审判决认定被控产品侵犯迈可达公司的案涉商标权是认定事实错误。无论从被控产品的本质、标识，还是公众对被控产品的广泛认知，或迈可达公司自认、迈可达公司的客户对被控产品的主张及实际用法，被控产品都是隆威公司自有商标核准的包装用塑料膜类别，同时防霉纸也是在1601类中与隆威公司自有商标的纸是同一小类，是类似商品，被控产品没有侵犯案涉商标权。而迈可达公司的案涉商标是化工材料、净化制剂材料，被控产品与迈可达公司的商标核准的商品类别不相同也不相类似。二、使用迈可达商号的被控产品来源于迈可达公司，证据确凿，有双方的邮件往来记录为证。由于双方之间素有矛盾，隆威公司使用关联公司与迈可达公司进行交易情有可原，但使用迈可达公司商号的被控产品来源于迈可达是客观事实。隆威公司没有不正当竞争行为。迈可达公司答辩称：与一审意见一致。迈可达公司上诉请求：在维持一审判决有关侵权认定基础上，进一步判令隆威公司在http://www.eromeway.com/和www.romewayltd.com网站首页显著位置和《南方日报》头版连续三十天和在《SATRA技术文摘》封底发表声明，消除因其侵权行为造成的影响。主要事实与理由：消除影响的责任承担形式是为了消除侵权行为对被侵权人的商标商誉、企业信誉等造成的消极影响，使其相应的商誉、信誉恢复到侵权行为未发生时的状态。因此，只要商标权人的商誉、信誉受到了实际损害，就有判令消除影响的必要。首先，本案中，被诉侵权行为给迈可达公司的商标商誉和企业信誉造成了实际损害。原审法院已经正确认定隆威公司的被诉侵权行为侵害了迈可达公司的商标权及商号权。商标权与商号权并不仅是财产权，也具有识别功能，是企业商誉和信誉的载体。隆威公司在相同或类似商品上，使用与迈可达公司商标相同或近似的商标，并使用迈可达公司的商号，损害了迈可达公司商标、商号的识别功能，使得相关公众将隆威公司的商品误认为迈可达公司商品，给迈可达公司造成了商誉和信誉损失。这些商誉和信誉损失只能通过发布公告、消除影响的方式弥补。其次，本案中，判令停止侵害和赔偿损失不足以弥补侵权行为造成的损失。隆威公司的侵权行为除了给迈可达公司造成了财产损失，还损害了迈可达公司的商誉，同时也导致了消费者混淆误认，破坏了市场竞争秩序。隆威公司侵权行为给迈可达公司无形财产、社会公共利益造成的损害无法通过停止侵害、赔偿损失的方式弥补。只有通过有隆威公司发布声明，澄清隆威公司的侵权事实，才可能弥补其对迈可达公司合法权益和社会公共利益造成的损失。再次，本案隆威公司系恶意侵权，且情节恶劣，必须通过消除影响的责任承担方式方可向社会公众澄清事实，并对于其恶意侵权行为给予必要的惩戒。第一，隆威公司恶意抢注了包括在第16类上的“MICRO-PAK”商标等多枚商标，一贯具有恶意抢注他人商标，并且利用其恶意抢注的商标，对迈可达公司恶意提起商标侵权诉讼。第二，隆威公司除了使用了迈可达公司的注册商标、企业名称，还使用了与迈可达公司商品几乎无差异的包装，甚至伪造了迈可达公司商品上的商品防伪标签，其假冒迈可达公司商品的恶意明显，极易造成相关公众混淆。第三，隆威公司长期实施被控侵权行为，迈可达公司曾向市场监督部门举报其商标侵权和不正当竞争行为，但其仍然以多种方式持续实施侵权行为，并试图以其恶意抢注的商标作为侵权保护伞。由于隆威公司的恶意侵权行为造成了严重的相关公众混淆误认的后果，需要通过消除影响的责任承担方式澄清事实、同时也对其行为进行必要的惩戒。《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第二款规定“以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。”在隆威公司的侵权行为已经给迈可达公司商誉和市场竞争秩序造成实际损害的情况下，应当在判令停止侵害、赔偿损失的同时，判令隆威公司消除影响。隆威公司答辩称：1.隆威公司认为迈可达公司的起诉不能成立。案涉部分产品是来源于迈可达公司，隆威公司是通过合法方式购买。隆威公司在一审已提供证据证明了购买来源，隆威公司能证明案涉部分产品是迈可达公司生产的。现迈可达公司拿自己生产的产品来起诉隆威公司是违反商业道德，与事实不符的。2.迈可达公司在商标分类第5类取得商标不合法不合规，且该商标取得时间晚于隆威公司取得商标的时间。3.隆威公司认为一审判决关于商标侵害是1类还是5类的侵害存在错误，没有厘清商标分类。隆威公司认为双方发生本案纠纷及关联纠纷在于国家知识产权局错误地给予迈可达公司第5类商标注册，故造成双方纠纷。至今迈可达公司都没有证据能够证实其在第5类商标有合法的依据，与案涉商品有一致性。案涉产品并非迈可达公司所自己单方认定的防霉片、防霉纸等。通过实物对比，迈可达公司所产生的产品并不能认定为防霉片、防霉纸等，与第5类及第1类没有关联。二审期间，隆威公司向本院提交了以下证据：证据一、防霉纸、防霉片在商品/服务项目查询的结果，拟证明防霉片不在商品分类第1类、第5类、第16类。防霉纸归属于商品分类第16类。国家知识产权局商标局中国商标网作为商标注册查询的官方网站，其商品、服务项目归属分类查询为权威官方结论。迈可达公司在第五类中取得防霉片(除霉化学制剂)、防霉纸（除霉化学制剂）不符合商品归属分类，不合法不合规。证据二、注册号为37304275的商标注册证、商标注册申请补正通知书，拟证明隆威公司为注册号37304275“雷必清”注册商标持有人。迈可达公司在第五类中取得防霉片(除霉化学制剂)、防霉纸（除霉化学制剂）不符合商品归属分类，不合法不合规。隆威公司当庭申请证人周梦乔出庭作证，拟证明案涉产品为隆威公司原委托东莞市澳伦商贸有限公司就迈可达公司涉嫌商标侵权而购买取证的产品，后迈可达公司采用钓鱼方式又从隆威公司处购买，并以此为由主张隆威公司侵权。证人周梦乔出庭接受质询。迈可达公司对此发表质证意见称：一、对证据一的真实性予以认可。1.该证据为网络查询件，不属于新证据，隆威公司在一审举证期限内未提交该证据，无合理理由，因此该证据在二审中不能作为证据。2.防霉片、防霉纸虽然不是商品与服务区分表中的标准项目，但这两种商品是细分工业品市场上的商品，区分表不能覆盖。不能因为区分表中没有规定而否认商标的有效性，也不能因此影响相同商品和近似商品的判断。3.迈可达公司注册商标的核定使用商品是防霉片（除霉化学制剂）、防霉纸（除霉化学制剂），商标局是有规定可以用实际的商品名附加括号内标准项进行说明的方式来列举核定使用商品，因此迈可达公司注册商标的核定使用商品是合法合规的。二、证据二的真实性予以认可。隆威公司申请得到的补正通知书，仅能证明其在商标申请时，未使用商品分类表的标准表述，需要补正，但不能以此推定迈可达公司的商标注册是违法违规的。正如前述证据一的质证意见，迈可达公司是以商品通常在行业中的名称，附加分类表中的标准规范表述的方式取得了商标注册，已经获得商标注册证，这一事实本身就表明是合法合规的，而且隆威公司混淆了商标申请时对于商标名称表述的方式不是商品分类表中的标准型表述，与商标本身的效力是无关系的概念，应当以商标注册证记载的以及现有的商标状态和效力为准。因此，隆威公司的两份证据都没能实质性的否定迈可达公司现有商标注册的合法效力，不具证明力。三、证人证言。1.证人在回答问题时，前后多处矛盾，且无合理解释其为何是东莞市澳伦商贸有限公司的法定代表人却在隆威公司处代表隆威公司出卖商品。2.证人证言明显与一审证据不符，没有真实性。一审迈可达公司提交的证据十三显示有周梦乔的名片，该名片记载其为隆威公司的工作人员。当庭查询了公证书记载的电话号码是隆威公司李方贵、周小姐共用的隆威公司业务联系工作号码，这说明周小姐就是隆威公司的工作人员，出售是隆威公司的货品。3.周小姐也认可隆威公司的大股东李方贵是东莞市澳伦商贸有限公司的大股东。该证人与隆威公司有重大利益关系，其证言不客观，不应采信。4.周小姐提到她错误认为从迈可达公司采购的防霉片是其他隆威公司的产品，可证明隆威公司也生产相同的防霉片。隆威公司主张迈克达公司的案涉商标可译为贬义的“巴基佬”或“巴基斯坦佬”，带有明显的民族歧视性，不得作为商标使用，他人已经对迈克达的商标提起了无效宣告并得到了国家知识产权局的受理，并申请中止本案的申请。另，隆威公司向国家知识产权局申请注册商标（申请号为37326025），被国家知识产权局驳回，理由为：“该商标与迈克达有限公司在类似商品上于2018年6月6日申请在先的第31422986号‘MICRO-PAK’商标近似。该标志含‘PAK’，可译为贬义的‘巴基佬’或‘巴基斯坦佬’，使用在指定的商品上，易产生不良的社会影响，不得作为商标使用。”隆威公司据此主张迈克达公司的商标很可能因同样的理由被国家知识产权局宣告无效。迈可达公司不同意本案中止审理，认为本案审理不以商标无效宣告行政程序的处理为前提，案外人的无效申请没有依据。迈可达公司向本院提交了以下证据：证据一、关于第9084372号注册商标连续三年不使用撤销申请决定，拟证明隆威公司在第16类“包装用塑料膜”商品上的“Micro-Pak”商标因三年未使用被国家知识产权局撤销。证据二、（2019）京73行初10929号民事判决书，拟证明隆威公司以恶意抢注他人商标为业，其抢注的9084372号商标依法应处无效。证据三、（2018）粤1972民初11634号民事判决书，拟证明隆威公司提起该案诉讼有利用其恶意抢注的商标损害迈可达公司等合法权益。隆威公司对此发表质证意见称：1.关于证据一，其也提起了复审。2.证据二的真实性、合法性都予以认可，相关案件目前尚在审理当中，尚未出裁判。3.证据三的真实性、合法性予以认可，对于该判决结果以及认定的事实理由，其认为并不合法、客观。隆威公司在法庭调查后补充提交以下证据：1．撤销注册商标复审答辩书、关于第9084372号第16类“MICRO-PAK”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定（国家知识产权局商标撤三字[2019]第Y027487号、第Y027486号、第Y027482号、第Y027484号）、答辩通知书、撤销注册商标复审申请书，拟证明迈克达公司频繁针对隆威公司的第9084372号注册商标提起三年不使用撤销申请，被国家知识产权局驳回。2．撤销注册商标复审答辩书、关于第12582345号第1类“雷必清”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定（国家知识产权局商标撤三字[2019]第Y026625号）、答辩通知书、撤销注册商标复审申请书，拟证明迈克达公司频繁针对隆威公司的第12582345号注册商标提起三年不使用撤销申请，被国家知识产权局驳回。3．撤销注册商标复审答辩书、关于第12583000号第5类“雷必清”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定（国家知识产权局商标撤三字[2019]第Y026624号）、答辩通知书、撤销注册商标复审申请书，拟证明迈克达公司频繁针对隆威公司的第12583000号注册商标提起三年不使用撤销申请，被国家知识产权局驳回。4．国家知识产权局“商标评审案件证据交换通知书”、“商标评审案件答辩通知书”，拟证明国家知识产权局受理案外人提起就迈可达公司“MICRO-PAK”商标无效宣告的部分案件已经收到知产局的证据交换通知，目前相关商标无效评审程序正在进行中，本案应中止诉讼。5．国家知识产权局“商标评审受理通知书”、“注册商标无效宣告申请书”、国家标准“世界各国和地区名称代码”、“MICRO/PAK”的翻译，拟证明“MICRO-PAK”商标应当无效。6．国家知识产权局“商标评审受理通知书”、注册商标无效宣告申请书、证据目录、商标驳回通知书等证据，拟证明本案应中止诉讼。迈可达公司对此发表质证意见称：对上述证据的真实性、合法性予以认可，关联性不予认可，不认可隆威公司的证明目的。经二审审理，对原审法院查明的事实，本院予以确认。另查明，迈可达公司于1998年7月20日在香港特别行政区注册成立，成立时名称为MICRO-PAKLIMITED，同年9月25日，经香港公司注册处同意更改名称为迈可达有限公司MICRO-PAKLIMITED迈可达公司主要从事生产、销售防霉纸、防霉片等防霉产品。迈可达公司提供了证书、杂志、裁判文书证明其商号的知名度，其中北京知识产权法院作出的（2015）京知行初字第1861号行政判决书（已生效）认定迈可达公司的商号“MICRO-PAK”经过长期广泛的使用，在防霉纸、防霉片等防霉产品所属行业获得了一定的知名度。另查明，关于迈可达公司生产的防霉纸、防霉片，其包装袋上印有使用说明书。其中，防霉纸说明书显示，使用防霉纸时应将其放于产品底部、里面或包围着产品；防霉片说明书显示，使用防霉片时应将其贴于盒内，然后立即将盒子盖上及切勿再开启。本院认为，本案为侵害商标权纠纷。迈可达公司系在香港特别行政区注册登记成立的公司，本案为涉港侵害商标权纠纷，一审法院适用中华人民共和国内地法律处理本案纠纷，符合法律规定，本院予以确认。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条规定，本院对双方当事人上诉请求的有关事实和法律适用进行审查。围绕双方当事人的上诉，对此，本院分析如下：首先，迈可达公司是第4790911号“Micro-Pak”、第12545511号“Micro-Pak”注册商标的注册人，隆威公司没有证据证明迈可达公司的注册商标已被宣告无效，则迈可达公司对其注册商标在核定使用商品范围内享有专用权。隆威公司主张本案应中止审理，于法无据，本院不予支持。其次，关于隆威公司是否侵犯迈可达公司的商标权的问题。迈可达公司的“Micro-Pak”与隆威公司的注册商标“MICRO-PAK”在隔离下进行对比，两者均是英文，且英文字母一样，读音一样，仅是大小写不同，从整体上来看，两者构成近似。经对比：两者的产品从功能方面看，隆威公司在其公司网站上对被控侵权产品的功效介绍是：当鞋类产品最后包装时，把防霉片放在鞋盒或包装袋内。当空气中的湿度升高，水气进入贴片中，因而触动化学反应，形成特有的Micro-Pak环境。这个Micro-Pak环境在包装内弥漫，能抑制微生物的繁殖，不会长出霉菌。这与迈可达公司的第12545511号“Micro-Pak”注册商标核定使用的细菌抑制剂、杀真菌剂、杀菌剂、抗菌剂、除霉化学制剂、防霉片（除霉化学制剂）、防霉纸（除霉化学制剂）等商品的功效基本相同，与迈可达公司的第4790911号“Micro-Pak”注册商标核定使用的持续释放的自消毒的氧化剂商品亦相类似。另外，迈可达公司生产的产品与隆威公司生产的产品的用途和消费对象基本相同。从生产部门、销售渠道方面看，两者亦基本相同。故被控侵权产品与迈可达公司的注册商标核定使用商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象方面基本相同，应判断为类似商品。另外，隆威公司的第9084372号“MICRO-PAK”注册商标核定使用商品为第16类的纸、印刷出版物、照片、包装用粘胶纤维纸、包装用塑料膜、保鲜膜、不干胶纸、非纺织品标签、说明书，但没有核定使用防霉纸、防霉片商品。综上，隆威公司超出注册商标核定使用的商品范围，在类似商品上使用与迈可达公司注册商标近似的商标，易使相关公众对商品的来源产生误认，原审法院认为隆威公司的行为构成商标侵权，并酌定隆威公司应向迈可达公司赔偿损失，并无不当，本院予以维持。再次，关于隆威公司是否侵犯迈可达公司的企业名称权的问题。隆威公司生产、销售的案涉侵权产品上标注了“DistributedbyMicro-PakLimitedHongKong”、“Micro-PakLTD”字样，与迈可达公司的商号MICRO-PAKLIMITED一样。隆威公司二审申请了证人周梦乔出庭作证，拟证明公证员购买的产品是迈可达公司生产的，隆威公司当时本来想购买迈可达公司的产品用以维权用，但却被误卖给了公证员。本院认为，周梦乔在出庭作证时，称其为隆威公司的客户，没有在隆威公司工作，但在隆威公司的一审自述中，其明确称周梦乔是其员工。当本院询问若如隆威公司所言，购买的防霉片是用以维权的，为何又由不是其员工的周梦乔该将防霉片卖给公证员。周梦乔又称不清楚，不知道出卖的防霉片是用于维权的。本院认为，周梦乔的证人证言错漏百出，其无法合理解释若其不是隆威公司的员工，那隆威公司所称的从迈可达公司处购买的产品为何会在周梦乔手中，也无法解释为何公证员从隆威公司处购买的被控侵权产品，会由周梦乔来卖给公证员，及为何卖出的产品会以隆威公司的名义出具收据及加盖隆威公司的送货章，对于周梦乔在法庭所作的虚假、不诚信的陈述，本院在此予以训诫，对周梦乔所作的证人证言，本院不予采信。本院认为，迈可达公司是在香港注册的公司，且具有一定的知名度，隆威公司的行为属于擅自使用与他人有一定影响的企业名称，易使相关公众误以为被控侵权产品是迈可达公司生产的，构成不正当竞争行为。原审法院认定隆威公司依法应承担停止侵权，包括停止使用迈可达公司名称，以及赔偿迈可达公司经济损失的责任，并无不当，本院予以维持。最后，关于消除影响的问题。鉴于涉案侵权行为侵犯的主要是迈可达公司的财产权，通过隆威公司停止侵权以及赔偿迈可达公司经济损失的措施，足以消除涉案侵权行为对迈可达公司造成的不良影响。故迈可达公司要求判令隆威公司在http://www.eromeway.com/和www.romewayltd.com网站首页位置和《南方日报》头版连续30天和在《SATRA技术文摘》封底发表声明，消除因侵权行为造成的影响，依据不足，原审法院认为不予支持，并无不当。综上所述，上诉人隆威公司及迈可达公司的上诉理由均缺乏依据，本院均予以驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第（一）项及第一百七十五条的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费东莞市隆威实业有限公司上诉部分为13800元，由上诉人东莞市隆威实业有限公司负担；迈可达有限公司MICRO-PAKLIMITED上诉部分为100元，由迈可达有限公司MICRO-PAKLIMITED负担（双方均已预交）。本判决为终审判决。审判长  陈娟娟审判员  陈美苑审判员  黄宇齐二〇二〇年十月二十七日书记员  梁善华附图1：迈可达有限公司MICRO-PAKLIMITED拥有的注册商标及图第4790911号注册商标第12545511号注册商标东莞市隆威实业有限公司拥有的注册商标及图第9084372号注册商标附图2东莞市隆威实业有限公司使用的案涉被控侵权产品