上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2017）沪0112民初406号原告：上海牛元工贸有限公司，住所地上海市宝山区。法定代表人：王术生，该公司董事长。委托诉讼代理人：邓哲，北京观韬中茂(上海)律师事务所律师。被告：上海五熊工贸有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：林贵文，该公司总经理。委托诉讼代理人：叶**武。委托诉讼代理人：唐敏杰，北京大成(上海)律师事务所律师。原告上海牛元工贸有限公司(以下简称牛元公司)与被告上海五熊工贸有限公司(以下简称五熊公司)、上海鑫郸五金有限公司(以下简称鑫郸公司)侵害商标权纠纷一案，由上海市徐汇区人民法院(以下简称徐汇法院)移送至本院，本院于2017年1月4日立案受理。依法适用普通程序，组成合议庭于2017年3月21日、2018年1月30日、2018年11月28日公开开庭进行了审理。原告牛元公司的委托诉讼代理人邓哲，被告五熊公司的委托诉讼代理人唐敏杰、鑫郸公司的法定代表人刘安刚到庭参加了诉讼。审理中，原告撤回了对被告鑫郸公司的起诉。本案现已审理终结。原告上海牛元工贸有限公司提出诉讼请求，要求判令被告：1.立即停止侵犯原告“牛元”注册商标专用权的行为；2.赔偿原告经济损失75万元、合理开支16万元(含购买侵权产品费用835元、公证费1.4万元、律师费14万元、差旅调查费酌定5,000余元)。事实与理由：原告依法拥有第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号“牛元”(包括其拼音“NIUYUAN”)注册商标，核定使用商品类别分别为第1类(工业用粘合剂)、第2类(颜料、染料和防腐制品)、第6类(普通金属及其简单制品)、第17类(电绝缘、隔热或隔音材料)、第19类(非金属建筑材料)、第19类(非金属建筑材料)，均在注册有效期内。原告作为一家专业从事防水堵漏材料、瓷砖胶、填缝美缝、粘结界面、线条角线等产品的研发、生产、销售和施工的现代建材企业，拥有13年专业经验，防水涂料系列年产能超30万吨，线条角线年产能超5,000万米，产品遍布全国乃至海外。“牛元”系列产品作为原告的主打品牌，通过国际质量体系认证，被中国建筑材料流通协会评为“国家建材AAA级质量服务信用企业”，被上海市化学建材行业协会、上海绿色建材研究中心评为“中国绿色、环保、节能建材产品”，被中国建筑材料企业管理协会评为“中国著名品牌”，在2015年世界绿色设计博览会评审中被世界绿色设计组织(WGDO)评为“2015年绿色设计国际贡献奖”。同时，原告为了推广“牛元”系列产品，持续在CCTV7等卫视频道投放广告，获得了很高的市场知名度和美誉度，已有良好的口碑和固定的消费群体，商标价值高。2015年初，原告发现被告五熊公司大量生产、销售侵犯“牛元”注册商标的防水堵漏、填缝美缝等建筑材料，并通过鑫郸公司及案外人上海市闸北区彭浦新村街道小林五金店、上海市杨浦区龙晖建材经营部、上海市杨浦区林伟平建材经营部、上海兆伟防水材料经营部(以下简称兆伟经营部)、上海燊旺工贸有限公司(以下简称燊旺公司)、上海甸祺贸易有限公司(以下简称甸祺公司)等在内的门店、代理商和销售渠道进行对外展示和大量销售。原告于2015年9月23日至10月9日间，以公证的方式，分别从鑫郸公司及上述案外人处购得标有“牛元列维宝防水浆料”等字样的产品。其中，从鑫郸公司处购得一桶有“牛元列维宝防水浆料”、五袋有“亭林牛元堵漏神”等字样标识的产品。经核查，上述公证购买的带有“牛元列维宝防水浆料”“牛元列维宝堵漏神”“NIUYUANLIEWEIBAO精品瓷砖填缝剂”“亭林牛元堵漏神”等字样标识的产品均系由被告五熊公司生产和销售。原告向被告五熊公司发出侵权警告，并多次与之沟通，希望其停止侵犯原告“牛元”注册商标专用权的行为和在商品上标注“牛元列维宝”“亭林牛元”“NIUYUANLIEWEIBAO”等字样的不正当竞争行为，但被告置之不理，持续侵权。被告未经原告授权及许可，擅自生产、包装、销售标有“牛元”标识的建筑材料产品，依据《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第五十七条第二项、第三项之规定，被告已侵犯了原告的注册商标专用权；依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第二项之规定，已构成不正当竞争。原告认为，被告侵犯原告商标专用权的行为主观过错明显，且侵权时间长、销售渠道多、销售范围广、产品数量多、侵权程度深、侵权影响大，致使大量假冒“牛元”建筑材料产品流入市场，一方面，极大冲击了原告的正品市场，严重影响了原告“牛元”商标的声誉，给原告造成巨大经济损失；另一方面，建筑材料的品质与千家万户的生活紧密相关，具有较大的社会危害性。同时，原告为制止被告的违法行为，投入了大量的人力和财力，被告理应就其侵权行为给原告造成的损失依法承担赔偿责任，故原告提起本案诉讼，要求判如诉请。在本案审理过程中，原告明确其主张的商标侵权行为与不正当竞争行为系相同的行为，故当庭撤回不正当竞争的诉讼主张，本案中仅主张被告商标侵权。同时，原告又明确被告五熊公司侵犯了其第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号共六个注册商标的专用权，且主张五熊公司系涉案侵权产品的生产、销售者，侵权期间自2013年年底起至法院判决停止涉案侵权行为止，侵权范围为全国范围，原告主张法定赔偿。被告上海五熊工贸有限公司辩称，不同意原告的全部诉请。1.五熊公司生产、销售的涉案产品没有使用“牛元”商标，使用的是五熊公司自己的商标，五熊公司的商标与原告的商标并不相同，商标中仅有“牛元”两字相同，但五熊公司没有突出使用“牛元”两字，且双方的产品包装不同，故五熊公司的行为不构成商标侵权；2.原告的商标与五熊公司的商标有部分元素近似，但不等同于商标近似，而且两个注册商标间的争议，不应由法院解决；3.原告没有证据证明五熊公司使用涉案商标标识的时间，五熊公司是在商标进入公告期时使用“牛元列维宝”的，而“亭林牛元”是在取得商标证后使用的，至2016年时还在使用是因为五熊公司有商标权，故不构成侵权。经审理查明：一、原告涉案商标权利及其知名度中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)颁发给原告牛元公司第XXXXXXXX号“NIUYUAN+牛元”组合商标的商标注册证，注册有效期自2013年10月21日至2023年10月20日，核定使用商品(第1类)：墙纸用粘合剂；聚氨酯；墙砖粘合剂；装玻璃用油灰；油石灰(油灰)；除油漆和油外的混凝土防腐剂；除油漆外的水泥防水化学品；填隙剂；填漏剂；硅胶(截止)。商标局颁发给牛元公司第XXXXXXXX号“NIUYUAN+牛元”组合商标的商标注册证，注册有效期自2013年5月21日至2023年5月20日，核定使用商品(第2类)：油漆；木材涂料(油漆)；陶瓷涂料；刷墙粉；防火漆；粉刷用白垩灰浆；防水粉(涂料)；树脂胶泥；木材防腐剂；防臭涂料(截止)。商标局颁发给牛元公司第XXXXXXX号“NIUYUAN+牛元”组合商标的商标注册证，注册有效期自2010年6月14日至2020年6月13日，核定使用商品(第6类)：金属建筑材料；金属杆；普通金属合金；金属板条；铝；墙用金属材料(建筑)；镍；金属建筑物；金属隔板(建筑)；金属楼梯踏板(截止)。商标局颁发给牛元公司第XXXXXXXX号“NIUYUAN+牛元”组合商标的商标注册证，注册有效期自2014年1月14日至2024年1月13日，核定使用商品(第17类)：乳胶(天然胶)；液态橡胶；再生胶；填缝材料；补漏用化学合成物；接头用密封物；非文具、非医用、非家用自粘胶带；防水圈；非文具用、非医用、非家用胶带；封泥(截止)。商标局颁发给牛元公司第XXXXXXX号“NIUYUAN+牛元”组合商标的商标注册证，注册有效期自2010年4月14日至2020年4月13日，核定使用商品(第19类)：纤维板；建筑灰浆；含钙泥灰；人造石；耐火土；非金属耐火建筑材料；防水卷材；涂层(建筑材料)；非金属建筑涂面材料；石料粘合剂(截止)。商标局颁发给牛元公司第XXXXXXX号“牛元+niuyuan”组合商标的商标注册证，注册有效期自2008年9月7日至2018年9月6日，后续展至2028年9月6日，核定使用商品(第19类)：涂层(建筑材料)；石料粘合剂；混凝土；已加工木材；建筑灰浆；波形瓦；瓷砖；防水卷材；非金属建筑涂面材料；石膏(截止)。原告在其生产的“K88防水浆料”产品、“牛元K11纳米防水浆料”产品上均使用了“牛元+NIUYUAN”的组合商标，并在“牛元”右上方注明?；在其生产的“水不漏堵漏神”产品上使用了“牛元+NIUYUAN”的组合标识，并使用“牛元防水建筑盔甲”等宣传语；在其生产的“填缝剂”产品使用了“牛元填缝剂”字样，并标注“牛元+NIUYUAN”的组合商标，在“牛元”右上方注明?。2007年3月，中国建筑材料企业管理协会授予原告牛元公司生产(经营)的“牛元牌瓷砖填缝剂、瓷砖角线、防水砂浆”产品为全国建材行业“中国著名品牌”；2007年，中国建筑材料流通协会授予原告生产的“牛元”牌“角线、填缝剂、防水砂浆、水不漏”等系列产品为“中国绿色、环保、节能建材产品”；2008年，中国建筑材料流通协会授予原告生产的“牛元”牌“瓷砖角线、填缝剂、粘结剂、水不漏堵漏神、有机硅防水剂、115防水砂浆、JS复合防水神”等系列产品为“2008—2010年度中国建筑施工首选环保优质品牌”，同时企业质量服务信用良好，被认定为“国家建材AAA级质量服务信用企业”等荣誉。2008年至2016年间，原告每年均在中央电视台第七频道发布广告，对其生产的“牛元防水灰浆”等产品进行宣传，总计花费广告费100余万元。原告曾参与2016年举办的上海市第二届市民运动会，举行“牛元”杯职工定向越野活动，宣传其“牛元”品牌。原告还在其官网上及各地经销门店大量广告宣传“牛元”系列产品。二、五熊公司的商标权利、著作权利及双方当事人的权利争议情况商标局颁发给五熊公司第XXXXXXXX号“亭林牛元+TingLinNiuYuan”组合商标的商标注册证，注册有效期自2015年2月28日至2025年2月27日，核定使用商品/服务项目(第19类)：涂层(建筑材料)；砖粘合剂；建筑灰浆；非金属水管；非金属雨水管；水泥；防水卷材；石膏；瓷砖；波形瓦(截止)。原告对该第XXXXXXXX号注册商标有异议，并于2015年8月10日向国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)提出无效宣告请求。商标评审委员会受理并审查后，于2016年7月19日作出了《关于第XXXXXXXX号“亭林牛元TingLinNiuYuan”商标无效宣告请求裁定书》。商标评审委员会认为，“亭林牛元TingLinNiuYuan”商标(下文称争议商标)主要认读部分“亭林牛元”完整包含原告牛元公司(下文称申请人)在先注册的第XXXXXXX号商标、第XXXXXXX号商标、第XXXXXXX号商标(下文分别称引证商标一、二、三)的主要认读部分“牛元”，且未形成新的整体性含义，争议商标与引证商标一、二、三分别构成近似商标。争议商标核定使用在砖粘合料、建筑灰料、非金属水管、水泥等商品与引证商标一核定使用的非建筑材料等商品、引证商标二核定使用的建筑灰浆、石料粘合剂等商品、引证商标三核定使用的石料粘合剂、混凝土等商品在消费对象、功能用途、生产部门、销售渠道等方面具有一定共同性或存在较大关联。申请人提交的获将证书、销售单据、广告合同、广告费发票等证据可以证明在争议商标申请日前，申请人使用在防水浆料等商品上的“牛元”商标已具有一定知名度。五熊公司与申请人同处上海，且根据双方营业执照所载，均从事建筑材料的经营。综合考虑以上因素，商标评审委员会认为，争议商标与引证商标一、二、三共同使用在上述商品上，易导致消费者混淆误认商品来源，已构成近似商标。据此，商标评审委员会依法裁定：争议商标予以无效宣告。商标局颁发给五熊公司第XXXXXXXX号“牛元列维宝+NiuYuanLieWeiBao”组合商标的商标注册证，注册有效期自2015年5月7日至2025年5月6日，核定使用商品/服务项目(第19类)：涂层(建筑材料)；砖粘合剂；建筑灰浆；非金属水管；非金属耐火建筑材料；防水卷材；建筑用纸板；非金属建筑物；建筑玻璃；建筑用沥青制面物(截止)。上述商标在注册公告期内，原告提出了异议。商标局于2016年8月30日出具(2016)商标异字第XXXXXXXXXX号《第XXXXXXXX号“牛元列维宝NIUYUANLIEWEIBAO”商标准予注册决定》，主要内容：异议人牛元公司对五熊公司经商标局初步审定并刊登在第1442期《商标公告》的第XXXXXXXX号商标提出异议。商标局依据《商标法》有关规定予以受理。五熊公司已在规定期限内作出答辩。经审查，商标局认为：被异议商标“牛元列维宝NIUYUANLIEWEIBAO”指定使用在第19类“涂层(建筑材料)；砖粘合剂”等商品上。牛元公司引证在先注册的第XXXXXXX号、第XXXXXXX号和第XXXXXXX号“牛元”商标核定使用商品为第19类“纤维板；建筑灰浆”等。双方商标在文字构成、读音和整体外观等方面区别明显，未构成近似商标，并存使用在类似商品上不会造成消费者混淆、误认。牛元公司称五熊公司违反诚实信用原则，恶意注册商标，缺乏事实依据，不予支持。商标局决定第XXXXXXXX号“牛元列维宝NIUYUANLIEWEIBAO”商标准予注册。牛元公司如对决定不服，可向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。原告牛元公司不服上述决定，向商标评审委员会请求宣告该第XXXXXXXX号注册商标无效。商标评审委员会于2017年11月29日作出商评字[2017]第XXXXXXXXXX号《关于第XXXXXXXX号“牛元列维宝NiuYuanLieWeiBao”商标无效宣告请求裁定书》，裁定第XXXXXXXX号商标予以无效宣告。被告五熊公司不服上述商评字[2017]第XXXXXXXXXX号裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，要求撤销该裁定，重新作出维护第XXXXXXXX号注册商标继续有效的裁定。北京知识产权法院受理后，于2018年5月14日作出(2018)京73行初557号行政判决，依法驳回了五熊公司的诉讼请求。五熊公司不服该行政判决，提起上诉，北京市高级人民法院于同年九月十三日作出(2018)京行终3738号行政判决，驳回上诉，维持原判。此外，五熊公司还于2015年7月3日在第19类建筑材料上向商标局申请注册第XXXXXXXX号“牛元亭林+NYTL”组合商标，该商标现“状态”为“商标注册申请受理通知书发文”；于2016年3月31日在第6类金属材料上向商标局申请注册第XXXXXXXX号“牛源”商标，该商标现“状态”为“商标注册申请受理通知书发文”；于2016年3月31日在第9类科学仪器上向商标局申请注册第XXXXXXXX号“APNIUYUAN+安普牛元”组合商标，该商标现“状态”为“商标注册申请受理通知书发文”。另查明：原告曾将本案纠纷起诉至徐汇法院，徐汇法院于2016年4月27日立案，并于同年6月1日通知五熊公司进行庭前会议(开庭)。但在同年6月24日，我国版权局出具给五熊公司《作品登记证书》一份，主要载明：“登记号：国作登字—2016—F—XXXXXXXX作品名称：五熊防水桶作品类别：美术作品作者：五熊公司著作权人：五熊公司创作完成时间：2016年1月2日首次发表时间：2016年3月15日”。在《作品登记证书》后附有一幅图，该图由左边为类似于盖子的红色圆圈、中间和右边为两个类似于圆桶的不同侧面的图形组成。中间的图形右侧有黄色的“牛元”字样、右边的图形正中有黄色的“牛元列维宝防水浆料”字样。庭审中，原告牛元公司对《作品登记证书》提出异议，认为著作权登记遵循自愿原则，给予登记不等于该作品就是五熊公司原创。五熊公司明知本案诉讼，在诉讼过程中去登记著作权，且包装桶上是牛元列维宝，但作品名称却为五熊桶，明显是特意为本次诉讼而登记。同样造型的桶，牛元公司请设计公司设计，有全套的设计稿，牛元公司将联系设计公司对该著作权提异议，该桶的著作权应为原告牛元公司享有。五熊公司在其官网上宣传公司的经营范围及产品情况，该网页左上角在五熊公司名称下面有如下宣传内容：“绿太阳增压泵、露美家防水材料、安谱牛元网线、牛元干壁钉”“公司位于上海市宝山上大工业园区，是一家专业防水堵漏，家庭增压泵的企业，是经国家相关部门批准注册的企业，主营露美家牌，牛力牌防水系列，亭林绿太阳牌家用增压泵系列……”等。在产品展示区，展示有不同品牌的增压泵、堵漏神、防水浆料、防水砂浆、陶瓷粘合剂等产品图片，其中有一张图片旁边注有“产品名称：牛元列维宝K11防水砂浆产品系列：产品系列1市场价：160.00发布日期：2016-9-132：50：39”等文字。三、原告诉称的涉案侵权事实上海市东方公证处于2015年9月23日接受原告证据保全公证的申请，并于当日分别出具了(2015)沪东证经字第16544号、(2015)沪东证经字第16545号、(2015)沪东证经字第16546号公证书。上述第16544号公证书显示如下主要内容：当日，公证人员与原告的委托代理人至上海市保德路XXX号，在该处一家商铺(门口有“浦城五金水暧批发部”等字样标识)内购得一桶有“牛元列维宝防水浆料”字样标识的物品，当场收到一张《收款收据》。并对购物现场及所购物品进行拍摄，所购物品封存后交原告保管。该公证书所附的照片显示，上述《收款收据》上未盖章，注明“防水沙浆1桶135元”等内容。上述购买的物品，在桶身上醒目位置印有“牛元列维宝防水浆料”字样；在另一侧桶身上方注有“牛元列维宝+NiuYuanLieWeiBao”的组合标识，并在该组合标识上方标注“TM”;在桶身的另一侧下方还注有五熊公司的名称、地址、电话、公司网站等内容。上述第16545号公证书显示如下主要内容：当日，公证人员与原告的委托代理人至上海市周家嘴路XXX号，在该处一家商铺(门口有“立邦”等字样标识)内购得一桶有“牛元列维宝防水浆料”字样物品，当场收到一张《上海市国家税务局通用机打发票》。并对购物现场及所购物品进行拍摄，所购物品封存后交原告保管。该公证书所附的照片显示，上述《上海市国家税务局通用机打发票》上盖有“上海市杨浦区龙晖油漆建材经营部”发票专用章，注明“项目防水材料1桶140元”等内容。上述购买的物品，在桶身上醒目位置印有“牛元列维宝防水浆料”字样；在桶身的另一侧下方还注有五熊公司的名称、地址、电话、公司网站等内容。上述第16546号公证书显示如下主要内容：当日，公证人员与原告的委托代理人至上海市包头路XXX号，在该处一家商铺(门口有“A7号”等字样标识)内购得一桶有“牛元列维宝防水浆料”字样物品，当场收到一张《收款收据》。并对购物现场及所购物品进行拍摄，所购物品封存后交原告保管。该公证书所附的照片显示，上述《收款收据》上未盖章，注明“牛元列维宝1桶40元”等内容。上述购买的物品，在桶身上醒目位置印有“牛元列维宝防水浆料”字样；在桶身的另一侧下方还注有五熊公司的名称、地址、电话、公司网站等内容。上海市东方公证处于2015年9月25日接受原告证据保全公证的申请，于当日分别出具了(2015)沪东证经字第16667号、(2015)沪东证经字第16668号公证书。上述第16667号该公证书显示如下主要内容：当日，公证人员与原告的委托代理人至上海市方德路XXX弄XXX号，在该处一家商铺(门口有“嘉伟防水”等字样标识)内购得两桶“牛元列维宝防水浆料”等字样标识的物品及一包有“牛元列维宝堵漏神”等字样标识的物品，当场收到一张《销货清单》。并对购物现场及所购物品进行拍摄照片，所购物品封存后交原告保管。该公证书所附的照片显示，上述《销货清单》系兆伟经营部出具，注明“灰浆1桶130元杰浆1桶40元水不漏1包20元”。上述购买的物品，其中，一大一小两桶物品在桶身上醒目位置均印有“牛元列维宝防水浆料”字样；一包物品正上方醒目位置注有“牛元列维宝堵漏神”等字样，在该行字下方注有“NIUYUANLIEWEIBAODULOUSHEN”等内容，在物品正下方醒目位置注有“水不漏堵漏神”等字样。上述第16668号公证书显示如下主要内容：当日，公证人员与原告的委托代理人至上海市沪宜公路XXX号，在该处一家商铺(门口有燊旺公司等字样标识)内购得一桶有“牛元列维宝防水浆料”字样物品及一包有“精品瓷砖填缝剂”等字样标识的物品，当场收到一张《收据》。并对购物现场及所购物品进行拍摄照片，所购物品封存后交原告保管。该公证书所附的照片显示，上述《收据》注明“收款事由”为“牛元防水5kg1桶×40=40元填缝剂1包×10=10元”。上述购买的物品，其中，一桶物品在桶身上醒目位置印有“牛元列维宝防水浆料”字样；一包物品正下方注有“抗裂堵漏高效防水”等字样，在包装袋侧面醒目位置注有“NIUYUANLIEWEIBAO”等内容。上海市东方公证处于2015年10月9日接受原告证据保全公证的申请，于当日分别出具了(2015)沪东证经字第17028号、(2015)沪东证经字第17029号公证书。上述第17028号公证书显示如下主要内容：当日，公证人员与原告的委托代理人至上海市杨高南路和板泉路路口的“东明建材交易市场”，在该处一家商铺(门口有“上海大力士浦东销售处”等字样标识)内购得一桶有“牛元列维宝防水浆料”字样物品，当场收到收据一张。并对购物现场及所购物品进行拍摄照片，所购物品封存后交原告保管。该公证书所附的照片显示，上述收据上盖有甸祺公司的发票专用章，“品名规格”注明为“牛元防水”，单价为“45”。上述购买的物品，在桶身上醒目位置印有“牛元列维宝防水浆料”字样，并在桶身的“产品概述”“产品优点”“适用范围”等内容下方注有五熊公司的名称、地址、电话、公司网站等内容。上述第17029号公证书显示如下主要内容：当日，公证人员与原告的委托代理人至上海市漕宝路的“九星市场”，在该处一家商铺(门口有“鑫收装饰(原恒信)”等字样标识)内购得一桶有“牛元列维宝防水浆料”字样物品和五袋有“亭林牛元堵漏神”字样物品，当场收到一张《销售清单》。并对购物现场及所购物品进行拍摄照片，所购物品封存后交原告保管。该公证书所附的照片显示，上述《销售清单》上盖有鑫郸公司的合同专用章，并注有“牛元水不漏1箱70”“牛元防水砂浆1桶150”等内容。上述购买的物品，其中，一桶物品桶身上醒目位置印有“牛元列维宝防水浆料”字样，并在桶身的另侧下方注有五熊公司的名称、地址、电话、公司网站等内容；一箱物品外包装上醒目位置有“亭林牛元+TingLinNiuYuan”的组合标识，并标明“数量5袋”及五熊公司的名称、地址、电话等字样。该箱物品中的五袋物品内容一致，包装袋的左上角有“亭林牛元+TingLinNiuYuan”的组合标识，在该标识右上方注明“TM”；中间醒目位置有“亭林牛元堵漏神”字样，在该字样下方注有“TINGLINNIUYUANDULOUSHE”等内容。庭审中，原告主张上述七份公证书记载的产品均系被告五熊公司生产，所涉产品均为侵犯原告涉案商标权的产品。七名销售者均为五熊公司的经销商，其中第17029号公证书记载的是原告在本案审理中撤回起诉的被告鑫郸公司的销售行为。被告五熊公司确认该些产品均由五熊公司生产并交由上述公证书记载的商户代销，但认为该些产品均不侵权，均使用了五熊公司自己的商标，且使用时五熊公司的商标系有效的，未被撤销。现已停止使用。鑫郸公司曾在庭审中抗辩其替五熊公司代销涉案产品，五熊公司给了其相关资料，销售时，其写了产品为“水不漏”，但购买者要求其写“牛元”两字，其见产品上确有“牛元”两字，就在收据上写了“牛元”。庭审中，原告明确五熊公司生产的上述产品，其中的“牛元列维宝防水浆料”与原告注册在第19类商品上的第XXXXXXX号“NIUYUAN+牛元”组合商标和第XXXXXXX号“牛元+niuyuan”组合商标所核定的商品属于相同商品；与原告分别注册在第1、2、6、17类商品上的第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXXX号“NIUYUAN+牛元”组合商标所核定的商品属于类似商品。“填缝剂”与原告注册在第17类商品上的第XXXXXXXX号“NIUYUAN+牛元”组合商标所核定的商品属于相同商品，与原告的涉案其他五个商标核定使用的商品属于类似商品。“堵漏神”与原告注册在第2类商品上的第XXXXXXXX号“NIUYUAN+牛元”组合商标所核定的商品属于相同商品，与原告的涉案其他五个商标核定使用的商品属于类似商品。五熊公司在上述“牛元列维宝防水浆料”产品上使用的“牛元列维宝”标识与原告涉案注册商标中的“牛元”构成近似；“填缝剂”产品上使用的“NIUYUANLIEWEIBAO”标识与原告涉案注册商标中的“NIUYUAN”构成近似；“堵漏神”产品有两种，上面分别使用的“牛元列维宝”与“亭林牛元”标识，均与原告涉案注册商标中的“牛元”构成近似。五熊公司认为其生产的上述产品都是在卫生间使用的防漏水的民用产品，而商标分类第1类商品是工业用的，第2类商品主要为油漆和涂料类产品，第17类商品主要是橡胶等填缝，五熊公司的产品与原告的产品不会混淆。四、原告维权的开支上述七份公证书中的《送货单》《收款收据》《发票》等单据显示购买涉案产品的费用共计820元(135元+140元+40元+190元+50元+45元+220元)；原告提供的2015年10月10日的《送货单》注明“水不漏”2包共15元；上海市东方公证处出具给原告上述七份公证书的公证费发票三张，合计金额14,000元；原告与北京观韬(上海)律师事务所签订《商务调查及诉讼代理法律服务委托协议》，针对牛元公司及五熊公司等侵害商标权、不正当竞争一案，约定律师费140,000元，原告已支付该约定的律师费，律师事务所亦已出具相应律师费发票。上述事实，由原告牛元公司提供的第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号“牛元”系列商标注册证，牛元公司生产的建筑材料产品图片、荣誉证书、广告投放证明、广告发布合同、增值税发票、播放报告，上海市民运动会官网、牛元公司官网网页内容的截屏，牛元公司经销门店的照片，(2015)沪东证经字第16544号、第16545号、第16546号、第16667号、第16668号、第17028号、第17029号公证书，五熊公司官网网页内容的截屏、商标评审委员出具的《关于第XXXXXXXX号“亭林牛元TingLinNiuYuan”商标无效宣告请求裁定书》、中国商标网上对五熊公司注册商标的查询内容截屏、(2018)京73行初557号行政判决书、(2018)京行终3738号行政判决书，徐汇法院出具的缴费通知书、举证通知书、谈话通知、传票，《送货单》《收款收据》《发票》《商务调查及诉讼代理法律服务委托协议》、划款凭证；被告五熊公司提供的商标局出具的《第XXXXXXXX号“牛元列维宝NIUYUANLIEWEIBAO”商标准予注册决定》、第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号商标注册证，作品登记证，以及原告牛元公司、被告五熊公司、鑫郸公司在庭审中的陈述意见等证据为证，并经庭审质证属实。本院认为，原告系第XXXXXXXX号(核定使用商品第1类)、第XXXXXXXX号(核定使用商品第2类)、第XXXXXXX号(核定使用商品第6类)、第XXXXXXXX号(核定使用商品第17类)、第XXXXXXX号(核定使用商品第19类)“NIUYUAN+牛元”组合商标；第XXXXXXX号(核定使用商品第19类)“牛元+niuyuan”组合商标的注册商标专用权人，该些商标均在注册有效期内，故原告对该些商标享有的专用权受法律保护。依据《中华人民共和国商标法》的相关规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为，应当依法承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。上述七份公证书中公证购买的产品均为被告五熊公司生产，并由其委托相关的商家对外销售，故被告五熊公司系涉案产品的生产者。该些产品分别为“防水浆料”“堵漏神”“瓷砖填缝剂”，其中，“防水浆料”系建筑材料上使用的防水的涂层，与第XXXXXXX号、第XXXXXXX号注册商标核定使用的商品相同；与第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号注册商标核定使用的商品中的防水功能的商品类似。“堵漏神”系起到堵漏、沾合作用，与第XXXXXXXX号注册商标核定的树脂胶泥商品属于相同商品，与第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXXX号注册商标核定使用的商品中的填缝、粘合等商品类似。“瓷砖填缝剂”用于瓷砖的粘合、填缝，与第XXXXXXXX号注册商标核定使用的商品相同，与第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号注册商标核定使用的商品中的粘合剂、胶泥、封泥等商品类似。原告主张的第XXXXXXX号注册商标核定使用的第6类商品，均为金属材料，与涉案被控侵权的被告五熊公司生产的上述产品不相同，亦不类似。原告的涉案权利商标，其主要识别部分均为“牛元”，而“牛元”又系原告的臆造词，非普遍使用的规范词组。被告五熊公司在上述“防水浆料”“堵漏神”“瓷砖填缝剂”产品上分别使用了“牛元列维宝”“NIUYUANLIEWEIBAO”“牛元防水”“亭林牛元+TingLinNiuYuan”标识，其中，“防水”系功能性描述，“亭林”系上海市的一个地名，而被告在该些标识中均又分别使用了原告涉案权利商标中的主要识别部分“牛元”的中文文字或“牛元”拼音的大小写“NIUYUAN”“NiuYuan”，被告的使用方式，使一般公众误认为与原告有一定的联系，容易引起混淆，故上述标识与原告的涉案权利商标均构成近似。被告生产的涉案产品分别为在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，分别侵害了原告涉案第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号注册商标专用权的侵权产品。被告应当依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。被告抗辩其使用自己的商标，不构成侵权，因在本案审理中，被告主张之商标被宣告无效，故本院对被告的抗辩意见不予采信。被告又提供作品登记证，意在证明其“牛元列维宝防水浆料”的使用系因其有著作权，本院认为，著作权登记遵循自愿原则，登记不是美术作品独创性的标准，而且，创作美术作品时使用的图案、文字等元素亦不应超越他人享有的合法权利的边界，不能擅自使用并侵害他人的商标权利。在诉讼中，被告将其生产的防水浆料产品的包装桶图案以“五熊防水桶”的名称登记为美术作品。由于该包装桶图案的醒目位置使用了“牛元”“牛元列维宝防水浆料”字样，相关公众看见该产品时不会联系到是被告的美术作品，相反，以一般公众的注意力，容易与原告的产品产生混淆，误认为是“牛元”品牌的产品，被告主观上有故意混淆的恶意，不能因其有美术作品著作权的登记证书而对抗其侵害原告商标权的行为。关于原告主张的经济损失和合理开支。本院认为，因原告难以证明其因涉案侵权行为遭受的损失额及被告的获利额，要求法院酌定，符合法律规定，应予准许。本院依据涉案注册商标的知名度、被告生产侵权产品的主观过错程度、销售侵权产品的范围、涉案侵权商品的售价等本案情节，酌情确定相应的赔偿金额。原告主张的购买侵权产品费用、律师费、公证费，系为固定涉案侵权行为的证据保全、维权之必需，且已实际支出，本院当予支持。原告主张的差旅调查费，虽未提供单据，但其取证、维权必定会发生一定的交通费用，亦属合理开支，本院根据案情予以酌定。综上所述，本院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一、六项、第二款，《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第六十三条第一、三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、第十六条第二款、第十七条规定，判决如下：一、被告上海五熊工贸有限公司立即停止涉案侵害原告上海牛元工贸有限公司注册商标专用权的行为；二、被告上海五熊工贸有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海牛元工贸有限公司经济损失300,000元、合理开支157,000元；三、驳回原告上海牛元工贸有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12,900元，由原告上海牛元工贸有限公司负担5,000元，被告上海五熊工贸有限公司负担7,900元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。审 判 长  吕清芳审 判 员  李 岚人民陪审员  曹文进二〇二〇年二月二十八日法官 助理  陈婷婷书 记 员  陈婷婷附：相关法律条文一、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害……（六）赔偿损失；……以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。二、《中华人民共和国商标法》第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。三、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条……商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。第十条人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。第十六条……人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。……第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。