北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初2710号原告上海奥奇医药科技有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区科苑路1278号B幢4楼实验中心部分公用房。法定代表人：陈雅君，董事长。委托诉讼代理人：姜涛，北京隆诺律师事务所律师。委托诉讼代理人：洪燕，北京隆诺律师事务所律师。被告国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人申长雨，局长。委托诉讼代理人王冬，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人葛永奇，国家知识产权局审查员。第三人曲冬宁，女，汉族，1985年2月11日出生，住山东省烟台市芝罘区。委托诉讼代理人李慧，女，1965年5月20日出生，北京瑞成兴业知识产权代理事务所专利代理师，住北京市朝阳区。原告上海奥奇医药科技有限公司（简称奥奇公司）不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2016年12月16日作出的第30989号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，指派技术调查官潘骏参与诉讼，并通知被诉决定的利害关系人曲冬宁作为本案第三人参加诉讼，公开开庭进行了审理。原告奥奇公司的委托诉讼代理人姜涛、洪燕，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人王冬、葛永奇，第三人曲冬宁的委托诉讼代理人李慧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对曲冬宁就奥奇公司拥有的专利号为201110088946.4、名称为“A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用”的发明专利（简称本专利）所提无效请求作出的。被诉决定中认定：1.审查基础被诉决定所针对的文本为本专利的授权公告文本。2.证据认定奥奇公司对附件1-7的真实性无异议，认为附件1第9页倒数第2行中的“官方系统治疗人类遭受的这些肿瘤”应译为“通过全身给药于患病的患者”，对附件1的其他部分的译文以及附件6的译文无异议。专利复审委员会经审查，对上述附件1-7予以认可，可以作为本案的证据使用。专利复审委员会对曲冬宁庭后提交的附件8-10的真实性进行了核实，认为上述附件8-10具备真实性，可以作为本案的公知常识性证据在本案中使用。3.关于《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第二款专利法第二十二条第二款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。根据该款规定，权利要求保护的技术方案与现有技术相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明。本专利权利要求1请求保护A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用，所述化合物具有通式I，并具体限定了化合物分别为Ia、Ib、Ic、Id、Ie、If的六个技术方案。奥奇公司主张本专利通式I中的5位是甲基，而曲冬宁主张本专利通式I中5位是氢。对此，专利复审委员会认为，（1）附件9明确记载了A-失碳-5α-雄甾烷，其5位为α构象的氢（参见第310页左栏结构式（60））。本领域技术人员公知在对甾族化合物进行命名时，应当先确定母核的名称，当母核上的取代基发生变化时，其命名应当反映出该变化（参见附件8第8页倒数第2-4行；附件9第305页第1.2.2节），但本专利权利要求1记载的6种具体化合物的命名中均未反映出其5位为甲基。（2）附件9还记载了2α，17α-双乙炔基-2β，17β-双羟基-A-失碳-5α-雄甾烷双丙酸酯的结构式，该结构式与本专利权利要求1中通式I的表示方式相同，即在5位用虚线表示了α构象的氢，而非甲基（参见附件9第310页左栏结构式（65））。因此，奥奇公司关于本专利权利要求1中通式I的5位虚线表示的为甲基的主张不能成立，本专利权利要求1中通式I的5位虚线表示的基团应认定为氢原子。基于上述判断，专利复审委员会认为，附件1公开了A-失碳-5α-雄甾烷化合物抑制恶性肿瘤细胞生长的方法，其化学通式的5位为α构象的氢，17位为α构象的炔基和β构象的羟基，2位的炔基和羟基均可以是α构象或者β构象，并具体公开了2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-二醇（即权利要求1中的化合物Ia）、2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-二羟基二丙酸酯（即权利要求1中的化合物Ic）、2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-二羟基二琥珀酸酯（即权利要求1中的化合物Ie）（参见附件1第二栏“发明内容”部分的中文译文），以及2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-二乙酸酯（即权利要求1中的化合物Ib）、2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-二丁酸酯（即权利要求1中的化合物If）（参见附件1第8栏中文译文），这些化合物在母核雄甾烷上的取代基以及取代基的构象分别与本专利权利要求1中的化合物Ia、Ib、Ic、Ie、If相同。此外，附件1还公开了其通式所示A-失碳-5α-雄甾烷化合物能够抑制恶性肿瘤细胞的增长，对于抗小细胞肺癌、食道癌、消化道癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌、肝癌、前列腺癌和全身性癌具有有效的抗肿瘤活性（参见附件1第1栏“发明目的”部分的中文译文、第2栏倒数第2段的中文译文）。因此，权利要求1中化合物为Ia、Ib、Ic、Ie或If的五个技术方案与附件1公开的内容相比，其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。从属权利要求2进一步限定了具体的肿瘤类型包括肝癌、肺癌、食道癌、消化癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌、前列腺癌或黑色素瘤。但如前所述，除黑色素瘤以外的具体肿瘤类型已经在附件1中公开，因此，权利要求2中引用权利要求1中化合物Ia、Ib、Ic、Ie或If且涉及肝癌、肺癌、食道癌、消化癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌、前列腺癌的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。从属权利要求3进一步限定了所述药物是以A-失碳-5α-雄甾烷化合物作为活性成分与药用辅料制备的药物组合物，从属权利要求4重复限定了具体化合物，从属权利要求5进一步限定了所述药物为经口服、注射或肠道给药的药物组合物。但附件1还公开了包括有效量通式化合物用于治疗哺乳动物癌症的药物组合物（参见附件1第2栏第2-3段的中文译文），药物组合物通常必须包括药用辅料；附件1还公开了本发明化合物可以通过口服、肠道给药或注射给药的方式进行给药（参见附件1第3栏第4段的中文译文）。因此，权利要求3-5中引用权利要求1中化合物Ia、Ib、Ic、Ie或If的技术方案也不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。4.关于专利法第二十二条第三款专利法第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。根据该款规定，如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的方案中选出一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。关于权利要求1中化合物为Id的技术方案，附件1公开了A-失碳-5α-雄甾烷化合物抑制恶性肿瘤细胞生长的方法，其化学通式的5位为α构象的氢，17位为α构象的炔基和β构象的羟基，2位的炔基和羟基均可以是α构象或者β构象，其中R和R’相同或不同，可以是氢、琥珀酰基等基团（参见附件1第2栏第1段的中文译文）。当2位的炔基是α构象，羟基是β构象，且通式中R是氢，R’是琥珀酰基时，即为权利要求1中的化合物Id，本领域技术人员通过简单选择即可获得。因此，在附件1公开的内容的基础上获得权利要求1中化合物为Id的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的。而且，根据本申请说明书的记载，化合物Id对恶性肿瘤的治疗效果相对于其他现有技术中已知的化合物并未产生预料不到的技术效果。因此，权利要求1中化合物为Id的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。从属权利要求2进一步限定了具体的肿瘤类型。如前所述，除黑色素瘤以外的具体肿瘤类型已经在附件1中公开。根据本申请说明书的记载，权利要求1中的化合物Id对这些肿瘤的治疗效果均未产生预料不到的技术效果。另外，附件2公开了α-双炔失碳酯（即权利要求1中的化合物Ic）的抗肿瘤作用，并具体公开了其对小鼠黑色素瘤（B16）的抑制作用（参见附件2第198页左栏第3段）。根据本申请说明书的记载，权利要求1中的化合物Id对黑色素瘤的治疗效果也未产生预料不到的技术效果。因此，权利要求2中引用权利要求1中化合物Id且涉及各种肿瘤的技术方案相对于附件1或附件1与附件2的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。同理，权利要求2中引用权利要求1中化合物Ia、Ib、Ic、Ie或If且涉及黑色素瘤的技术方案相对于附件1和附件2的结合也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。如前所述，附件1还公开了包括有效量通式化合物用于治疗哺乳动物癌症的药物组合物（参见附件1第2栏第2-3段的中文译文），药物组合物通常包括药用辅料；同时还公开了本发明化合物可以通过口服、肠道给药或注射给药的方式进行给药（参见附件1第3栏第4段的中文译文）。而且，依据说明书的记载当化合物为Id时，将其作为活性成分与药用辅料制备的药物组合物，以及将该化合物制备成经口服、注射或肠道给药的药物组合物，均未产生预料不到的技术效果。因此，权利要求3-5中引用权利要求1中化合物Id的技术方案也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。鉴于依据以上事实已经得出本专利全部权利要求不符合专利法第二十二条第二、三款规定的结论，故专利复审委员会对曲冬宁所主张的其它无效理由不再予以评述。基于上述事实和理由，专利复审委员会作出被诉决定：宣告本专利权全部无效。奥奇公司不服被诉决定，于法定期限内向本院提起行政诉讼称：本专利权权利要求1限定的A-失碳-5α-雄甾烷化合物是一类药物毒性小、治疗效果好的新型抗恶性肿瘤药物。本专利具有重大社会经济价值。一、本专利的无效审理过程中，在口头审理之后，曲冬宁向专利复审委员会提交了附件8-10，用于证明本专利所述化合物的5α位为氢，而不是甲基。然而，在口头审理之后，直至被诉决定作出之前，专利复审委员会没有将上述附件转送给奥奇公司，也没有向奥奇公司提供任何发表意见的机会，却以上述附件作为关键性证据，作出了对奥奇公司极其不利的宣告本专利权全部无效的决定，违反了听证原则，存在程序错误。二、被诉决定错误地认定了本专利所述化合物的5α位为氢，存在事实认定错误，并在此基础上错误地作出了涉案专利权利要求1不具备新颖性的结论，存在法律适用错误。在药物化学领域，在表示化合物的结构式中，通常不需要将基团名称表示出来的是甲基，而不是氢；在同一份文件中，通常采用相同的化学键表示相同的结构；A-失碳-5α-雄甾烷为一类化合物，当其5α位为甲基时，其仍然为A-失碳-5α-雄甾烷化合物；在对甾族化合物进行命名时，当母核上的取代基发生变化时，其命名应当反映出该变化，但这仅仅是对甾族化合物进行命名时的规定，命名是指称性的，而结构式给出的结构是确定无疑的，故在确定化合物的具体结构时，应以其具体的结构式为准。三、被诉决定对本专利所述化合物的技术效果存在认定错误，并在此基础上，作出本专利权利要求不具备创造性的结论，存在事实认定错误和法律适用错误。通过对比本专利和附件2的数据可以看出，本专利具有极高的安全性，已经取得了预料不到的技术效果。综上，被诉决定认定事实不清，适用法律错误，请求法院撤销被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出决定。国家知识产权局辩称：一、曲冬宁在无效宣告程序中提交的附件9明确记载A-失碳-5α-雄甾烷的结构，其5位为α构象的氢，本领域技术人员公知，在对甾族化合物进行命名时，应当先确定母核的名称，当母核上的取代基发生变化时，其命名应当反映出该变化，但本专利权利要求1记载的6种具体化合物的命名中均未反映出其5位为甲基。附件9还记载了2α，17α–双乙炔基-2β，17β-双羟基-A-失碳-5α-雄甾烷双丙酸酯的结构式，该结构式与本专利权利要求1中通式I的表示方式相同，即在5位用虚线表示了α构象的氢，而非甲基。因此，奥奇公司关于本专利权利要求1中通式I的5位虚线表示的为甲基的主张不能成立，本专利权利要求1中通式I的5位虚线表示的基团应认定为氢原子。二、附件1已明确公开了权利要求1中化合物为Ia、Ib、Ic、Ie或If的五个技术方案，两者的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，因此这些技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。关于权利要求1中化合物为Id的技术方案，在附件1公开内容的基础上获得权利要求1中化合物为Id的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的。而且，根据本专利说明书记载的内容不能证明化合物Id相对于其他已知的化合物产生了预料不到的技术效果。因此，权利要求1中化合物为Id的技术方案不具备创造性。三、奥奇公司作为本领域技术人员应当了解本领域的技术常识，知晓A-失碳-5α-雄甾烷的结构骨架及其命名规则。在无效宣告口头审理过程中，曲冬宁和奥奇公司均基于各自对本领域技术常识的理解充分陈述了意见，奥奇公司应当对曲冬宁庭后提交的公知常识性证据所要证明的内容有充分的了解，且奥奇公司明确表示由专利复审委员会代为核实证据。基于此，奥奇公司关于程序违法的主张不能成立。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确。奥奇公司的诉讼理由不能成立，请求法院驳回奥奇公司的诉讼请求。曲冬宁述称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确。奥奇公司的诉讼理由不能成立，请求法院驳回奥奇公司的诉讼请求。本院经审理查明：本专利系名称为“A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用”的第201110088946.4号发明专利，申请日为2011年4月8日，授权公告日为2012年9月26日，专利权人为奥奇公司。本专利授权公告的权利要求书内容如下：“1.A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用，其特征在于，所述化合物具有下列通式I；其为Ia，Ib，Ic，Id，Ie，If化合物：2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基化合物Ia；2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双乙酸酯化合物Ib；2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双丙酸酯化合物Ic；2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基-2β-单琥珀酸酯化合物Id；2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双琥珀酸酯化合物Ie；2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双丁酸酯化合物If；2.根据权利要求1所述的应用，其特征在于，所述肿瘤包括肝癌、肺癌、食道癌、消化道癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌、前列腺癌或黑色素瘤。3.根据权利要求1所述的应用，其特征在于，所述药物是由A-失碳-5α-雄甾烷化合物作为活性成分与药用辅料制备的药物组合物。4.根据权利要求3所述的应用，其特征在于，所述药物是由下列之一的化合物作为活性成分与药用辅料制备的药物组合物：2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基化合物Ia、2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双乙酸酯化合物Ib、2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基双丙酸酯化合物Ic、2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双羟基-2β-单琥珀酸酯化合物Id、2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双琥珀酸酯化合物Ie或2α，17α-双乙炔基-A-失碳-5α-雄甾烷-2β，17β-双丁酸酯化合物If。5．根据权利要求3所述的应用，其特征在于，所述药物为经口服、注射或肠道给药的药物组合物。”曲冬宁于2016年7月6日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利权利要求1-5不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定；权利要求1-5不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定；权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定，请求宣告本专利权利要求1-5无效，同时提交了如下证据：附件1：专利号为US5001120的美国专利说明书，公告日为1991年3月19日，复印件及其中文译文共13页；附件2：“双炔失碳酯的抗实验肿瘤作用研究”，胥彬等，《肿瘤》第9卷第5期，1989年9月，第197-199页，网络打印件共3页；附件3：“α-双炔失碳酯对激素依赖人前列腺癌细胞LNCaP生长的影响”，张立等，《福建医科大学学报》第42卷第3期，2008年5月，第208-211页，网络打印件共4页；附件4：“α-双炔失碳酯对Swarm大鼠软骨肉瘤的分化诱导作用”，马仲才等，《癌症》第20卷第8期，2001年，第834-839页，复印件共6页；附件5：“α-双炔失碳酯诱导人早幼粒白血病HL-60细胞分化”，楼丽君等，《中国肿瘤临床》第26卷第10期，1999年，网络打印件共8页；附件6：INDUCTIONOFAPOPTOSISOFHUMANLEUKEMIACELLSBYα-ANORDRIN，楼丽广等，ChineseJournalofCancerResearch，第9卷第1期，第1-5页，1997年，网络打印件及其中文译文共9页；附件7：“双炔失碳酯和三苯氧胺对人胎盘绒毛滋养层细胞周期动力学的影响”，周霞平等，《中国实用妇科与产科杂志》第10卷第1期，1994年，第29、30、58页，网络打印件共3页。曲冬宁认为：（1）附件1公开了A-失碳雄甾烷化合物作为抑制恶性肿瘤细胞抑制剂的应用，其化学通式与本专利权利要求1的通式相同，并具体公开了权利要求1的化合物Ia、Ib、Ic、Ie、If，当通式中R是氢，R’是琥珀酰基时，即为权利要求1的化合物Id。附件1的化合物具有有效的抗肿瘤活性，例如抗小细胞肺癌、食道癌、消化道癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌、肝癌、前列腺癌和全身性癌。附件1还公开了包括有效量通式化合物的药物组合物，其通式化合物可以通过口服、肠道给药或注射给药的方式给药，且药用辅料是本领域的常规原料。因此，权利要求1-5不具备新颖性。（2）由于附件1公开了上述特征，黑色素瘤是全身性癌的一种，因此权利要求1-5的技术方案相对于附件1或者附件1与公知常识的结合是显而易见的，不具备创造性。（3）附件2公开了α-双炔失碳酯（即本专利权利要求1的化合物Ic）的抗肿瘤作用，并具体公开了其对黑色素瘤的抑制作用，附件3公开了α-双炔失碳酯对激素依赖人前列腺癌细胞LNCaP生长的影响；附件4公开了α-双炔失碳酯对Swarm大鼠软骨肉瘤（SRCS）的分化诱导作用；附件5公开了α-双炔失碳酯可以诱导人早幼粒白血病HL-60细胞分化；附件6公开了α-双炔失碳酯可以诱导人白血病癌细胞的死亡；附件7公开了双炔失碳酯和三苯氧胺（TMX）对人胎盘绒毛滋养层细胞周期动力学的影响。因此权利要求1-5相对于附件1与附件2的结合或者附件1-7的结合不具备创造性。（4）本专利说明书实施例针对特定的癌细胞进行了实验，但由于其产生和治疗机理不同，本领域技术人员无法预期权利要求1的化合物能够治疗所有恶性肿瘤疾病，因此权利要求1得不到说明书的支持。经形式审查合格，专利复审委员会于2016年7月22日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了奥奇公司，通知其在指定的时间内答复。同时成立合议组对本案进行审查。奥奇公司逾期未答复。专利复审委员会于2016年10月26日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于2016年11月23日举行口头审理。口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，（1）曲冬宁当庭出示了盖有上海市浦东科技信息中心查新专用章的附件2-7，奥奇公司对附件1-7的真实性无异议；奥奇公司认为附件1第9页倒数第2行中的“官方系统治疗人类遭受的这些肿瘤”应译为“通过全身给药于患病的患者”，对附件1其他部分的译文以及附件6的译文无异议。（2）口头审理过程中确认的无效宣告请求的理由、范围以及所依据的证据为：本专利权利要求1-5相对于附件1不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定；权利要求1-5相对于附件1、附件1与公知常识的结合、附件1与附件2的结合、附件1-7的结合不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定；权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。（3）奥奇公司当庭表示本专利权利要求1中的通式化合物与附件1中的化合物不同，本专利权利要求1的通式化合物中5位是α构象的甲基，而附件1的化合物是氢，且没有记载其构象。曲冬宁对此不予认可，并表示根据本领域公知常识，失碳-5α-雄甾烷化合物的5位均为氢。专利复审委员会同意双方当事人在庭后三日内提交相关公知常识性证据。双方当事人请求专利复审委员会代为核实所提交公知常识性证据的真实性。（4）奥奇公司主张权利要求中化合物的双羟基在成酯的情况下，在命名时可以省略双羟基。2016年11月28日，奥奇公司提交了补充意见陈述书，认为（1）权利要求1中式I化合物与附件1的化合物不同，其区别在于：本专利式I中5位是甲基，而附件1的化合物相应位置是氢；本专利式I中的5位呈α构象，而附件1没有明确记载其构象；本专利式I中明确标示了乙炔基和-OR1基团的构象，而附件1没有明确标示其构象。因此权利要求1-5相对于附件1具备新颖性。（2）附件1-7没有给出任何教导对附件1的化合物进行结构修饰以获得毒性小且抗肿瘤效果好的药物。根据附件2的记载，其试验化合物的LD50均较低，出现了试验动物死亡情况。而本专利说明书记载了权利要求1的化合物经小鼠灌胃试验，LD50均大于800mg/kg，且实施例8的试验中没有出现动物死亡情况。因此本专利权利要求1的技术方案具有预料不到的技术效果。因此权利要求1-5具备创造性。（3）本专利说明书实施例给出了11种不同癌细胞系的抑制结果，本领域技术人员可以预期权利要求1的化合物对恶性肿瘤均具有抑制作用，权利要求1得到了说明书的支持。2016年11月28日，曲冬宁提交了补充意见陈述书，并提交了以下附件：附件8：《甾体化学基础》，林吉文编，化学工业出版社，1989年9月，第8-10页、“读秀”网站检索页、北京大学图书馆馆藏查询系统检索页（网络打印件共5页）；附件9：《化工百科全书（第19卷）》，化学工业出版社，1998年9月第1版，封面页、版权页、第303-312页（共12页）；附件10：《高等有机化学》，荣国斌等编，华东理工大学出版社，2007年10月第1版，封面页、扉页、版权页、内容提要页、第66、67、73页、系列书目页（共8页）。曲冬宁认为，（1）本专利权利要求1中的6种具体化合物已被附件1公开。（2）附件8公开了5α-雄甾烷化合物的结构及命名规则；附件9记载了甾体化合物的命名规则，还记载了A-失碳-5α-雄甾烷的结构式，其5位为氢，并明确记载了2α，17α-双乙炔基-2β，17β-双羟基-A-失碳-5α-雄甾烷双丙酸酯的结构式，其表示方法与本专利权利要求1记载的通式的表示方法相同；根据CAS号查询的5α-雄甾烷的结构式具有唯一性，其5位只能是氢；附件10记载了化合物立体构型及其表示方法。因此奥奇公司主张A-失碳-5α-雄甾烷化合物的5位为甲基缺乏事实依据。（3）奥奇公司关于本专利具有抗肿瘤效果好且毒性小的技术效果的主张不能成立。至此，专利复审委员会认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定，于2016年12月16日作出被诉决定。本院庭审中，奥奇公司确认对被诉决定的案由部分、决定的理由中的审查基础部分无异议。此外，奥奇公司明确表示若本专利权利要求1中的化合物通式I中的5位被认定为氢，则认可本专利权利要求1中化合物为Ia、Ib、Ic、Ie或If的五个技术方案不具备新颖性，即若权利要求1中的上述技术方案不具备新颖性，则其不再坚持权利要求2-5中相应的技术方案具备新颖性的主张；若本专利权利要求1中化合物为Id的技术方案不具备创造性，则其不再坚持权利要求2-5相应的技术方案具备创造性的主张。诉讼过程中，奥奇公司向本院提交了如下证据：1.国家科技重大专项子课题任务合同书；2.上海市科学技术委员会科研计划项目（课题）任务书2份；3.临床试验总结报告；4.睿智化学项目报告；5.癌症患者用药统计表；6.《英汉化学化工词汇》中部分章节。另查，根据中央机构改革部署，专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有被诉决定、本专利授权公告文本、行政阶段及诉讼阶段的证据及庭审笔录等证据在案佐证。本院认为：根据本案已查明的事实，结合当事人的诉辩称可知，本案当事人争议焦点在于：一、被诉决定的作出程序是否违法本案中，曲冬宁针对本专利提出的无效宣告请求中，明确包括本专利权利要求1-5相对于附件1不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定；权利要求1-5相对于附件1、附件1与公知常识的结合、附件1与附件2的结合、附件1-7的结合不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定；权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定的理由。专利复审委员会在受理上述无效宣告请求后，将无效宣告请求书及证据副本送达奥奇公司并举行了口头审理，奥奇公司也已通过口头审理当庭答辩、提交答辩意见等方式针对包括本专利权利要求1的化合物通式I中的5位是甲基还是氢在内的上述理由进行了充分的意见陈述，并明确表示曲冬宁庭后提交的公知常识性证据由专利复审委员会代为核实。专利复审委员会对曲冬宁庭后提交的附件8-10的真实性进行了核实，认为上述附件8-10具备真实性，可以作为本案的公知常识性证据在本案中使用并无不当。因此，奥奇公司认为被诉决定的作出程序违法的主张缺乏根据，本院不予支持。二、本专利权利要求1中化合物为Ia、Ib、Ic、Ie或If的五个技术方案是否具备新颖性专利法第二十二条第二款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日（含申请日）以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。一般而言，本专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局申请在先公布在后的发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。根据庭审中双方的陈述，判断本专利权利要求1中化合物为Ia、Ib、Ic、Ie或If的五个技术方案是否具备新颖性，关键在于判断本专利权利要求1的化合物通式I中的5位是甲基还是氢。奥奇公司主张通式I中的5位是甲基，而曲冬宁主张通式I中的5位是氢，对此，本院认为，本专利权利要求1要求保护的是A-失碳-5α-雄甾烷化合物在制备抗恶性肿瘤药物中的应用，属于化学产品的用途发明。化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能，并利用此性能而作出的发明，用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用。本专利说明书背景技术部分第0005段记载，2000年李瑞麟等人发明了具有治疗前列腺增生的A-失碳-5α-雄甾烷化合物，之后，发明人在长期的进一步研究中，发现了所述A-失碳-5α-雄甾烷化合物具有显著的体内和体外抗恶性肿瘤活性，可以设计制备抗恶性肿瘤药物，可以说明A-失碳-5α-雄甾烷化合物为已知化合物。在A-失碳-5α-雄甾烷化合物为已知化合物的基础上，其5位是甲基还是氢，需要结合本领域技术人员的公知常识，以化合物的化学名称及结构式共同来判断。首先，本案附件8、附件9中记载了甾族化合物的具体命名方法，即命名需首先确定选用何种甾体母核，然后在其名称的前后分别表明取代基或官能团的名称、数量、位置与构型。其次，附件9第310页左栏结构式（60）明确记载了A-失碳-5α-雄甾烷的化学式，其中5位为α构象的氢。再次，奥奇公司在诉讼中提交的证据《英汉化学化工词汇》中第2255页亦记载，除非另有说明，甾族的命名包含在8，9，10，13，14和17的构型，5-H常用5α，5β或5ξ表明。综上所述，在本专利权利要求书及说明书未对A-失碳-5α-雄甾烷化合物5位是甲基作明确说明及记载的情况下，奥奇公司对此亦未能提交其他证据予以佐证，故奥奇公司关于本专利权利要求1中通式I的5位虚线表示的为甲基的主张不能成立。鉴于奥奇公司明确表示若本专利权利要求1中的化合物通式I中的5位被认定为氢，则认可本专利权利要求1中化合物为Ia、Ib、Ic、Ie或If的五个技术方案不具备新颖性，故本院对此不再赘述。被诉决定对此认定正确，本院予以确认。鉴于奥奇公司明确并表示若本专利权利要求1中化合物为Ia、Ib、Ic、Ie或If的五个技术方案不具备新颖性，则其不再坚持权利要求2-5中相应的技术方案具备新颖性的主张，故在本专利的权利要求1中化合物为Ia、Ib、Ic、Ie或If的五个技术方案不具备新颖性的基础上，从属权利要求2-5的相应技术方案亦不具备新颖性。三、本专利权利要求1化合物为Id的技术方案是否具备创造性专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”所谓发明具有突出的实质性特点，是指对本领域的技术人员来说，该发明或者实用新型相对于现有技术是非显而易见的；所谓发明具有显著的进步，是指该发明或者实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。判断发明或实用新型对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或者实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或者实用新型专利技术。当上述区别技术特征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明或者实用新型中为解决相关技术问题所起的作用相同，通常可以认定现有技术中存在相应的技术启示。本案中，对于权利要求1中化合物为Id的技术方案，附件1公开了A-失碳-5α-雄甾烷抑制恶性肿瘤细胞生长的办法，其化学通式的5位为α构象的氢，17位为α构象的炔基和β构象的羟基，2位的炔基和羟基均可以是α构象或者β构象，其中R和R’相同或不同，可以是氢、琥珀酰基等基团。当2位的炔基是α构象，羟基是β构象，且通式中R是氢，R’是琥珀酰基时，即为本专利权利要求1中的化合物Id，本领域技术人员通过简单选择即可获得。因此，在附件1公开内容的基础上获得权利要求1中化合物为Id的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的。诉讼中，奥奇公司主张本专利具有极高的安全性，已经取得了预料不到的技术效果，对此，本院认为，本专利说明书中的记载及奥奇公司提交的证据均不能证明本专利权利要求1中的化合物Id的技术方案产生了预料不到的技术效果，因此，权利要求1中的化合物Id的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。鉴于奥奇公司明确并表示若本专利权利要求1中化合物为Id的技术方案不具备创造性，则其不再坚持权利要求2-5相应的技术方案具备创造性的主张。故在本专利的权利要求1中化合物为Id的技术方案不具备创造性的基础上，从属权利要求2-5的相应技术方案亦不具备创造性。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，本院应予维持。奥奇公司的诉讼请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告上海奥奇医药科技有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告上海奥奇医药科技有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及其副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  李志峰人民陪审员  熊文秀人民陪审员  蒋莉莉二〇二〇年二月二十七日法官 助理  刘 琳书 记 员  屈 伟