北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终9794号上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：李佳洁，国家知识产权局审查员。上诉人（原审第三人）：泉州市巴布豆儿童用品有限公司，住所地福建省泉州市晋江市陈埭洋埭刘埔工业区。法定代表人：李荣源，总经理。委托诉讼代理人：孟爱华，北京德和衡律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：巴布豆（中国）儿童用品有限公司，住所地上海市闵行区。法定代表人：王军华，董事长。委托诉讼代理人：陈镇，北京融君律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨莉华，女，汉族，1983年7月4日出生，北京融君律师事务所实习律师，住北京市西城区。上诉人国家知识产权局、泉州市巴布豆儿童用品有限公司（简称泉州巴布豆公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2018）京73行初3771号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月29日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：诉争商标系第1708658号“BABUDOG及图”商标（标志见附图），于2000年11月1日提出注册申请，于2012年7月14日被核准注册，核定使用在第18类“牛皮；书包；兽皮；伞；手杖；鞭子；香肠肠衣”商品上，商标权专用期限至2022年2月6日，现商标权人为泉州巴布豆公司。引证商标二系第1434725号“LITTLEBOBDOG及图”商标，于1999年5月10日提出注册申请，于2000年8月21日被核准注册，核定使用在第18类“钱包；书包；购物袋；手提包；包装用皮袋（信封，小袋）；旅行包（箱）；帆布背包；购物网袋；皮肩带；伞”商品上，商标权专用期限至2020年8月20日，现商标权人为巴布豆控股公司。2017年2月9日，巴布豆（中国）儿童用品有限公司（简称巴布豆中国公司）向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出商标无效宣告申请。为支持其主张，巴布豆中国公司提交了以下证据（光盘形式）：1、诉争商标申请人福建晋江万泰盛鞋服有限公司（简称万泰盛公司）及其法定代表人、泉州巴布豆公司恶意抢注商标列表，万泰盛公司转让至泉州巴布豆公司的商标列表。其中显示，除本案诉争商标外，万泰盛公司在多个类别的商品、服务上共申请、注册了两百余件标志各不相同的商标，其中包括“BOBODOG”、“巴布狗BABUDOG及图”、“万事达WSD”、“万泰盛小乔丹”、“凯蒂猫”、“华伦天奴·米切尔Valentiner·MCHEAL”、“超人奥特曼”、“万泰盛蜘蛛侠”、“哈罗姬蒂”、“DENLOPO”等文字及图形商标。泉州巴布豆公司在多个类别的商品、服务上共申请、注册了一百余件标志各不相同的商标，其中包括“巴布豆BABUDOG及图”、“小巴布狗”、“BABODOG”、“新佰伦传奇”、“钮巴伦嘉年华NBLAND”、“哈罗凯蒂”等文字及图形商标。2、万泰盛公司网售商标列表。其中包括在华唯商标转让网中出售“宝莲灯”、“DUNLOP”、“WSD”等商标。3、巴布豆中国公司企业名称变更证明。其中显示，上海巴布豆儿童用品有限公司于2010年6月1日经核准变更名称为巴布豆（中国）儿童用品有限公司。4、万泰盛公司广告宣传资料。其中显示万泰盛公司与上海万泰盛公司同属万泰盛集团。5、（2013）沪闵证经字第2490、2491、2552、2553号公证书。其中显示向阳株式会社（SUNWARDCO．,Ltd）董事长上田修于2013年10月21日声明“巴布豆”系列作品由向阳株式会社制作并于1988年3月6日首次发表。2009年1月1日起，《BOBDOG》作品、《LITTLEBOBDOG》作品、《巴布豆家族系列》作品由向阳株式会社转让给巴布豆控股公司。2012年3月1日，巴布豆中国公司经巴布豆控股公司转让获得《巴布豆家族系列》、《LITTLEBOBDOG》作品的著作权。6、（2002）沪证经字第7199号公证书。其中显示1999年2月1日红林股份有限公司与上海万泰盛公司的授权合约书显示，红林股份有限公司经向阳株式会社授权取得BOBDOG系列造型及名称的使用权，并经甲方所拥有之合法著作权及商标使用权，授权上海万泰盛公司使用，上海万泰盛公司的负责人为林维胜。7、第673702号“LITTLEBOBDOG及图”商标注册证，显示注册人为向阳株式会社，该商标于1992年10月13日申请注册，现商标权人为巴布豆控股公司。8、商标使用许可合同；商标评审委员会裁定书、法院行政判决书；万泰盛公司网站公证书、万泰盛公司工商登记信息；诉争商标与在先权利混淆误认的证据；巴布豆中国公司营业执照副本、上海巴布豆儿童用品有限公司营业执照副本及其批准成立相关资料；巴布豆中国公司相关注册证、巴布豆中国公司被许可使用“LITTLEBOBDOG及图”商标的合同及授权书；巴布豆中国公司销售网络分布图、部分专卖店照片、工厂及设备照片、所获部分荣誉、宣传报道及销售合同等。2018年3月19日，商标评审委员会作出商评字［2018］第43801号《关于第1708658号“BABUDOG及图”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定）。被诉裁定认定：诉争商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题应适用2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法），相关程序问题仍适用2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）。巴布豆中国公司关于诉争商标违反2013年商标法第四条、第十条第一款第八项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款规定的主张，分别对应2001年商标法第四条、第十条第一款第八项、第二十八条、第三十一条、第四十一条第一款、第四十一条第二款及第三款的规定。巴布豆中国公司虽援引2013年商标法第七条第一款、第十五条第二款的规定主张诉争商标应予无效宣告，但2001年商标法对上述法条并无禁止性规定，依照法不溯及既往原则，对于巴布豆中国公司该项主张不予支持。巴布豆中国公司为引证商标二的被许可使用人，构成2013年商标法第四十五条第一款所指的“利害关系人”。2001年商标法第四条系原则性规定，其内容已体现于商标法其它条款中。诉争商标与引证商标二的小狗图形在表现手法、整体视觉印象等方面相近，构成近似标志。诉争商标指定使用的“书包；伞”商品与引证商标二核定使用的“钱包；伞”等商品在功能、用途等方面相近，属于同一种或类似商品。因此，诉争商标在上述商品上与引证商标二构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。诉争商标指定使用的“牛皮；兽皮；手杖；鞭子；香肠肠衣”商品与引证商标二核定使用的商品不属于类似商品，在这些商品上诉争商标与引证商标二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。向阳株式会社制作并发表了“巴布豆”系列作品，后经转让，巴布豆中国公司继受取得“巴布豆”系列作品的著作权。但诉争商标“BABUDOG及图”与巴布豆中国公司主张享有著作权的作品在设计构图等方面有所差异，未构成实质性近似。故诉争商标的注册未损害巴布豆中国公司在先著作权。诉争商标与巴布豆中国公司的商号尚未达到相同或基本相同的高度近似程度，因此，尚不能认定诉争商标的注册构成对巴布豆中国公司在先商号权的损害。巴布豆中国公司提交的在案证据不足以证明在诉争商标申请注册日前，巴布豆中国公司的“巴布豆”系列商标在诉争商标指定使用的“牛皮；兽皮；手杖；鞭子；香肠肠衣”相同或类似商品上使用并具有一定影响。因此，巴布豆中国公司关于诉争商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据。诉争商标自身无对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的含义，不属于有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志。故诉争商标未违2001年商标法第十条第一款第八项之规定。此外，巴布豆中国公司提交的在案证据不足以证明诉争商标系其申请人万泰盛公司以其他不正当手段取得注册的。因此，诉争商标的申请注册并未违反2001年商标法第四十一条第一款的规定。综上，巴布豆中国公司无效宣告理由部分成立。裁定：诉争商标在“书包；伞”商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。巴布豆中国公司不服，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。其主要理由为：一、诉争商标与引证商标二构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，诉争商标的注册违反了2001年商标法第二十八条的规定。二、诉争商标的注册损害其在先著作权，违反2001年商标法第三十一条的规定；三、诉争商标的注册属于以不正当手段取得商标注册的行为，构成2001年商标法第四十一条第一款规定所指情形。在原审诉讼过程中，巴布豆中国公司补充提交了以下证据（复印件形式）：2002-2004年度巴布豆中国公司及引证商标部分广告宣传发票；商标评审委员会在先裁定书；万泰盛公司及其法定代表人林维胜、泉州巴布豆公司关系图；万泰盛公司工商登记信息、泉州巴布豆公司工商登记信息、泉州市奥特曼儿童用品有限公司工商登记信息；中国工商银行股份有限公司福建省分行与福建省闽投资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告，执行裁定书（2017）闵05执305号之一、执行裁定书（2016）闵05执1104号之一，林维胜收款微信记录、银行对账单，万泰盛公司企业信息及泉州巴布豆公司商标授权书；相关公证书；泉州巴布豆公司主动注销商标公告；在先判决、裁定书等。经查，诉争商标由万泰盛公司于2000年11月1日提出注册申请，2015年1月经原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核准转让至泉州巴布豆公司名下。另查，根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。北京知识产权法院认为，诉争商标核定使用的“牛皮；兽皮；手杖；鞭子；香肠肠衣”商品与引证商标二核定使用的“书包”等商品在功能用途、消费对象等方面均有较大差异，不构成类似商品。商标评审委员会认定诉争商标在上述商品上的注册不构成2001年商标法第二十八条所指情形的结论正确。巴布豆中国公司主张构成作品的卡通小狗图形，体现了设计者的审美理念和个性表达，整体上体现了设计者个人的选择和判断，具有独创性，构成著作权法中所规定的作品。结合在案证据，能够认定向阳株式会社于诉争商标申请日之前即对该卡通小狗图形享有著作权，经转让，现由巴布豆中国公司享有涉案作品著作权。涉案作品在诉争商标申请注册日之前已经公之于众，且万泰盛公司在诉争商标申请日前，有机会接触到涉案作品。诉争商标的图形与涉案作品在头部形状、耳朵、眼睛、鼻子方面基本一致，仅在手部及嘴部形状上有所区别，构成实质性相似。故诉争商标的注册损害了巴布豆中国公司对该作品的在先著作权，构成2001年商标法第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”的情形，商标评审委员会的结论错误。诉争商标的申请人万泰盛公司名下拥有申请、注册的商标二百余件，其中包括在本案诉争商标申请日前后申请注册的“凯蒂猫”、“华伦天奴·米切尔Valentiner·MCHEAL”、“超人奥特曼”、“万泰盛蜘蛛侠”、“哈罗姬蒂”、“DENLOPO”等与多个主体在不同领域中具有较高知名度的商标相近似的商标。泉州巴布豆公司除注册多件包含“BABODOG”、“BABUDOG”、“巴布豆”或“巴布狗”文字或图形的商标外，还先后申请了“新佰伦传奇”、“钮巴伦嘉年华NBLAND”、“哈罗凯蒂”等包含他人知名商标名称的商标。但泉州巴布豆公司并未举证证明上述商标和本案诉争商标申请注册的正当理由及是否投入了真实使用，且考虑到万泰盛公司在商标转让网站中对上述部分商标进行了出售，据此可以认定诉争商标的注册行为明显缺乏真实使用意图,不具备注册商标应有的正当性,属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。商标评审委员会认定诉争商标的注册未构成2001年商标法第四十一条第一款规定情形的结论有误。综上，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。国家知识产权局不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要上诉理由是：一、诉争商标的图形与巴布豆中国公司主张著作权的“卡通小狗”系列作品在设计构图等方面有所差异，未构成实质性近似，诉争商标的注册未损害巴布豆中国公司的在先著作权。二、与本案当事人相同、诉争商标图形高度近似的第4270164号图形商标无效宣告案中，北京知识产权法院作出（2018）京73行初2707号行政判决（简称第2707号判决），认定该案争议商标的图形与巴布豆中国公司主张的“卡通小狗”系列作品未构成实质性相似，该判决已经生效。三、诉争商标的注册未构成2001年商标法第四十一条第一款规定情形。四、与本案当事人相同的第3191146号图形商标无效宣告案中，虽然二审法院认定该案争议商标的注册违反2001年商标法第四十一条第一款规定，但该案处于再审程序中，请求待再审判决作出后再审理本案。泉州巴布豆公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要上诉理由为：一、诉争商标的注册未损害巴布豆中国公司的在先著作权，未违反2001年商标法第三十一条之规定。二、诉争商标的申请注册未违反2001年商标法第四十一条第一款的规定，泉州巴布豆公司不存在大量囤积商标的不正当行为。三、2001年商标法第四十一条第一款不应适用于本案，原审适用法律错误。四、巴布豆中国公司已就同类案件向最高人民法院申请再审，请求待再审判决作出后再审理本案。巴布豆中国公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实基本属实，证据采信得当，且有被诉裁定、诉争商标档案、引证商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据，以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。另查，巴布豆中国公司在二审诉讼中补充提交了部分在先判决书。二审诉讼过程中，国家知识产权局表示，其上诉理由提及的第3191146号图形商标无效宣告案件的再审申请已被驳回。再查，北京知识产权法院于2019年3月22日作出第2707号判决，认定：第4270164号商标和“卡通小狗”系列作品在设计构图等方面存在差异，并未构成实质性相似，故该商标的申请注册未损害巴布豆中国公司在先的著作权。万泰盛公司申请注册第4270164号商标的行为明显缺乏真实使用意图,属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。商标评审委员会认定第4270164号商标的注册未违反2001年商标法第四十一条第一款规定的结论有误。但是，商标评审委员会以第4270164号商标的注册违反2001年商标法第二十八条规定为由，已对该商标予以无效宣告，故被诉裁定的结论正确。且巴布豆中国公司的诉讼请求亦是判决维持被诉裁定。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条第二款第一项之规定，判决：维持商标评审委员会作出的商评字［2018］第11887号《关于第4270164号图形商标无效宣告请求裁定书》。北京知识产权法院于同日作出（2018）京73行初2706号行政判决（简称第2706号判决），认定：第4236997号商标和“卡通小狗”系列作品在设计构图等方面存在差异，并未构成实质性相似，故该商标的申请注册未损害巴布豆中国公司在先的著作权。万泰盛公司申请注册第4236997号商标的行为明显缺乏真实使用意图,属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。商标评审委员会认定第4236997号商标的注册未违反2001年商标法第四十一条第一款规定的结论有误。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：撤销商标评审委员会作出的商评字［2018］第11896号《关于第4236997号“巴布狗BABUDOG及图”商标无效宣告请求裁定书》，商标评审委员会重新作出裁定。泉州巴布豆公司不服，向本院提起上诉。本院于2019年10月8日作出的（2019）京行终5569号行政判决（简称第5569号判决）认定：第4236997号商标的卡通小狗图形在耳朵、眼睛及脸型等方面的设计、布局与巴布豆中国公司主张的“卡通小狗”系列作品基本相同，二者构成实质性相似。第4236997号商标的注册损害了巴布豆中国公司对该作品享有的在先著作权，原审法院及商标评审委员会的相关认定有误，予以纠正。该判决现已生效。以上事实，有当事人在二审程序中提交的证据材料、第2707号判决、第2706号判决、第5569号判决，以及当事人陈述等在案作证。本院认为：2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。判断诉争商标的申请注册是否损害当事人在先著作权时，应考虑以下要件：（1）涉案作品构成著作权法的保护客体；（2）当事人为涉案作品的著作权人或者利害关系人；（3）在诉争商标申请日前，诉争商标申请人有可能接触涉案作品；（4）诉争商标标志与涉案作品构成实质性相似。本案中，巴布豆中国公司主张的卡通小狗图形具有一定的艺术美感，符合著作权法关于作品独创性的要求，已构成著作权法所保护的美术作品。根据在案证据可以认定，向阳株式会社系涉案作品的原始著作权人，尽管巴布豆中国公司受让取得涉案作品的时间晚于诉争商标申请日，但其作为涉案作品的现权利人，有权提出该项主张。涉案作品在诉争商标申请注册日之前已经公之于众，且红林股份有限公司还于1999年与林维胜担任负责人的上海万泰盛公司签订了涉案作品的授权合约书，故万泰盛公司在诉争商标申请日前，有机会接触到涉案作品。经比对，诉争商标的卡通小狗图形在耳朵、眼睛及脸型等方面的设计、布局与涉案作品基本相同，故二者构成实质性相似。因此，诉争商标的注册损害了巴布豆中国公司对涉案作品享有的在先著作权。原审判决对此认定正确，本院予以确认。国家知识产权局主张，北京知识产权法院作出且已经生效的第2707判决认定，与本案诉争商标图形相近的第4270164号商标与巴布豆中国公司主张的“卡通小狗”系列作品在设计构图等方面存在差异，并未构成实质性相似，故本案诉争商标标志与涉案作品亦不构成实质性相似。对此本院认为，北京知识产权法院在该案中已经依据2001年商标法第四十一条第一款规定支持了巴布豆中国公司的诉讼主张，巴布豆中国公司未提起上诉，该案未进入二审诉讼程序。同时，北京知识产权法院于同日针对与本案诉争商标以及第4270164号商标图形相近的第4236997号商标作出第2706号判决，关于是否构成实质性相似的认定结论与前案相同。该案上诉后，本院作出第5569号判决，认定第4236997号商标与巴布豆中国公司主张的“卡通小狗”系列构成实质性相似，纠正了商标评审委员会及北京知识产权法院的结论。因此，国家知识产权局的该项主张不能成立，本院不予支持。鉴于本案已经适用2001年商标法第三十一条之规定，认定诉争商标应予宣告无效，故对于诉争商标的注册是否构成2001年商标法第四十一条第一款规定之情形，本院不再详述。原审判决的相关认定并无不当。对于国家知识产权局与泉州巴布豆公司的相关上诉主张，本院不予支持。综上，国家知识产权局与泉州巴布豆公司的上诉理由均缺乏事实和法律依据，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费一百元，由国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由国家知识产权局与泉州市巴布豆儿童用品有限公司各负担五十元（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 苏志甫审 判 员 俞惠斌审 判 员 陈 曦二〇二〇年二月二十七日法官助理 杨 琦书 记 员 苗 兰