上海知识产权法院民 事 判 决 书（2019）沪73民终261号上诉人(原审被告)：苏州市飞强电器制造有限公司，住所地江苏省苏州市。法定代表人：周栋，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：金莉萍，江苏新天伦律师事务所律师。委托诉讼代理人：虞倩，江苏新天伦律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：上海航天智能装备有限公司，住所地上海市闵行区。法定代表人：尤登飞，总经理。委托诉讼代理人：仲建华，上海市经纬律师事务所律师。委托诉讼代理人：戴逸敏，上海市经纬律师事务所律师。上诉人苏州市飞强电器制造有限公司(以下简称飞强公司)因与被上诉人上海航天智能装备有限公司(以下简称航天公司)商标使用许可合同纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院(2018)沪0112民初15206号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人飞强公司的委托诉讼代理人金莉萍、虞倩，被上诉人航天公司的委托诉讼代理人仲建华、戴逸敏到庭参加诉讼。本案审理期限经本院院长批准，依法延长三个月。本案现已审理终结。上诉人飞强公司上诉请求：1.依法撤销一审判决，改判驳回被上诉人航天公司的一审全部诉讼请求。2.一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：1.一审法院以上诉人未提供有效的证据证明是因环保原因而未续签合同为由，认定上诉人不按约续签年度补充协议及续付商标许可使用费的行为构成违约，与事实不符。上诉人已于2018年12月11日向一审法院提交了一份苏州市相城区环境保护局于同年12月10日出具的《情况说明》，该证据足以证明上诉人是因不符环保政策要求，故而从2018年1月起关停吊扇生产经营活动，此情况与上诉人一审庭审时的相关陈述相吻合。虽然该证据上诉人确实未在一审开庭时要求的5个工作日内提交，但上诉人已于开庭后第一时间与环保部门沟通，该部门表示出具盖公章的文件需要通过一定的审批流程，故所需时间并非上诉人所能左右，上诉人在获得该证据的当天即邮寄给一审法院，延迟提交证据不等于未提交证据，且该证据系对本案事实认定有重要作用的关键性证据，一审法院直接将此情况定义为未提供有效证据，上诉人难以信服。2.本案违约事实查明不清。一审法院认定涉案商标使用许可合同第三条系关于合同效力附解除条件的约定，双方当事人在正常履行了2016年、2017年两个年度后，上诉人不再续签2018年度补充协议致使合同所附解除条件成就，合同效力终止，但又认定上诉人不续签年度补充协议及不续付商标许可使用费的行为同时符合合同第八条第(3)项的约定，故涉案商标使用许可合同效力终止并不影响被上诉人据此主张的上诉人应承担的违约责任，缺乏事实及法律依据。且一审时被上诉人一直主张要求上诉人依据合同第十二条约定承担违约责任，从未以合同第八条作为主张上诉人违约的依据，一审法院主动以被上诉人主张以外的合同条款认定上诉人违约，直接剥夺了上诉人对援引条款的解释及辩论的权利。而就合同第八条的内容而言，主要都是赋予被上诉人单方提前解除或者终止合同权利的约定，并无上诉人享有同等权利的约定，假设系被上诉人未与上诉人续签年度补充协议，被上诉人就不需要承担违约责任，很显然该约定不公平，一审法院适用该条款亦无公平可言。3.一审法院适用涉案商标使用许可合同第八条第(3)项并不准确。该条款约定的是在上诉人未按合同约定交纳商标许可使用费时，被上诉人有权单方提出解除合同或终止合同，并由上诉人承担违约责任。该条款的重点在于赋予被上诉人单方解除或终止合同的权利，而涉案商标使用许可合同系因约定的终止条件成就导致的合同终止，在此情况下，被上诉人也无权再单方提出解除或终止合同，更无上诉人支付商标许可使用费的合同依据。综上，上诉人请求二审法院查清事实，纠正一审的错误认定及适用依据，依法维护上诉人的合法利益。被上诉人航天公司辩称：1.上诉人飞强公司在本案中的违约行为是没有按照涉案商标使用许可合同关于商标许可使用费先付后用的要求支付该费用，以及没有签订2018年度补充协议，一审庭审中对上诉人的该两项违约事实均予以了查明，被上诉人一审的起诉状中也明确了上诉人的该两项违约事实。2.涉案商标使用许可合同系双方当事人的真实意思表示，合法有效，合同中无论是第八条还是第十二条，都对违约方应承担的违约责任进行了约定。涉案合同约定的合同期限为三年，并约定必须每年另行签订补充协议，该约定属于强制性约定，当事人违反该约定导致合同终止，不妨碍其承担违约责任，一审法院依据合同约定对上诉人的违约行为作出的判决合法、准确。3.上诉人没有证据证明其停止生产是因为政府禁止，上诉人的生产行为需要符合环保规定是其应尽的义务，上诉人提供的所谓环保部门的《情况说明》不能证明其主张，且一审法院已经对被上诉人主张的违约金进行了调整。综上，一审判决事实查明清楚，请求二审法院驳回上诉，维持原判。航天公司向一审法院起诉请求：判令飞强公司承担违约赔偿金人民币(以下币种均为人民币)65万元。一审庭审中，航天公司明确其主张的是损害赔偿金，即按2018年度正常的许可收入计算，一年吊扇基础产量13万台，每台5元，共计65万元。一审法院认定事实：2016年1月18日，上海航天有线电厂有限公司(甲方)与飞强公司(乙方)签订《2016-2018年度舒乐牌经济型吊扇商标使用许可合同》，约定：第一条甲方许可乙方自2016年1月4日至2018年12月31日止将甲方已注册的使用在第11类电扇产品上的舒乐牌商标(商标注册证号：347475)用于乙方生产的经济型吊扇(FDT30-140型、FDT30-120型、FC28-140A型)产品，并以所申报认定的CCC证书所确定的型号及封样为准。第二条商标标识：舒乐(图文商标)第三条在本合同约定的商标使用许可期限内，甲乙双方每年必须另行签订商标使用许可合同年度补充协议，可滚动递延续签3年的年度补充协议。未续签商标使用许可合同年度补充协议的，商标使用许可合同自行终止。自本合同提前解除或终止之日起，乙方应无条件地停止使用舒乐商标(包括但不限于停止生产、停止销售、库存品必须无条件消除舒乐商标及甲方信息等)。本合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同。……第五条甲方许可乙方使用商标的形式为：一般许可使用。第六条乙方有偿使用甲方注册商标并支付使用许可费。1.商标许可使用费的计算方式：商标使用许可费=基础产量*费用标准+实际超产数量*费用标准注：①每年各型号基础产量合计不低于壹拾叁万台，本合同商标使用许可费总金额(三年许可费累计)不低于壹佰玖拾伍万元；②每年具体基础产量、费用标准及有关事项详见《商标使用许可合同年度补充协议》；……2.商标许可使用费的付费方式：乙方先支付商标使用许可费，然后根据实际生产需要向甲方领用防伪商标等相关配套印刷品并支付制作费(印刷品具体内容及制作费标准详见年度补充协议)。第七条本合同生效的条件：(1)双方在商标使用许可合同上签字、盖章。(2)乙方自本合同签署之日起10个工作日内支付质量保证金人民币壹拾万元整，甲方开具收据。第八条本合同终止的条件：(1)商标使用许可合同的许可期限到期没有续签合同。……(3)乙方不能按合同约定交纳商标使用费的，甲方有权单方面提前解除或终止合同，并由乙方承担违约责任(乙方需承担的所有责任不因合同终止而免除)。(4)乙方违反合同其他条款约定，甲方有权单方面提前解除或终止合同，并由乙方承担违约责任(乙方需承担的所有责任不因合同终止而免除)。第九条甲方的承诺和保证：1.在商标使用许可有效期内(提前解除或终止除外)，甲方不在相同款式的同类产品上，授权其他生产厂家使用甲方的该项注册商标。……第十二条双方特别约定：1.本合同执行过程中乙方必须完全符合全部条款，若乙方违反其中任何一项，则视为违约，届时乙方应无条件根据甲方要求承担违约与赔偿责任(违约金为本合同商标使用许可费总金额的30%，赔偿责任包括直接损失与间接损失)，同时甲方有权单方面提前解除或终止本合同。本条内容若与其他条款内容相冲突时，以本条内容为准。解除或终止合同自通知发出时即刻生效。解除或终止合同并不免除违约责任的追究。……3.本合同自然终止后，甲方将在两年内返还质量保证金余额，由乙方开具收据。4.每年的年度补充协议是商标使用许可合同的必要组成部分。此外，商标使用许可合同还就纠纷的解决等事项作了约定。之后，上述合同双方就2016年度、2017年度的合作先后签订了《“舒乐”商标使用许可合同年度补充协议》，其中约定：本补充协议有效期内，许可产品的基础产量为壹拾叁万台，首期产量为基础产量的40%。如实际生产总量未达到基础产量的，按基础产量计算商标使用许可费；商标使用许可费标准为伍元/台(当本年度内实际生产并实现销售许可产品合计超过壹拾叁万台的，自第壹拾叁万零壹台起，超量许可费标准为叁元/台)。实际履行中，飞强公司向航天公司支付2016年度、2017年度商标许可费各65万元，共计130万元。飞强公司另向航天公司支付质量保证金10万元。2018年1月9日，飞强公司致函航天公司《关于不再续签2018年度舒乐商标使用许可合同补充协议的说明》，主要内容是：自从我们与贵司在2013年合作以来，彼此都建立了深厚的友谊和感情及对“舒乐”品牌的信任和依赖。但由于受国家环保政策的影响和限制，我们不得不调整产业结构，所以从2018年春节后我司将不再生产吊扇产品。因此，我们无法续签2018年度补充协议。根据合同第三条规定，我司与贵司关于舒乐商标使用许可合同已经自行终止。同时恳请贵司领导尽快将商标使用许可合同质量保证金退还给我司。……同月16日，航天公司向飞强公司发送《关于催办“舒乐”商标使用许可合同2018年度补充协议的函》并附2018年度补充协议，要求飞强公司在2018年1月25日前对文本内容进行确认，如届时航天公司仍未能收到飞强公司签署的补充协议或书面答复，将视同飞强公司违约，商标使用许可合同终止，飞强公司需承担由此造成的违约责任。一审法院另查明，上海有线电厂取得第347475号《商标注册证》，经核准续展注册有效期至2019年5月9日；核定使用商品为第18类，经核准续展注册在商品国际分类第11类，续展核定使用商品：电扇、电冰箱、净化装置、厨房用抽油烟机。2015年9月25日，该注册商标注册人变更为上海航天有线电厂有限公司。2018年4月17日，该注册商标注册人再次变更为上海航天智能装备有限公司，即本案航天公司。一审法院又查明，2018年1月3日，上海航天有线电厂有限公司经核准变更企业名称为上海航天智能装备有限公司，即本案航天公司。对于一审庭审后飞强公司向一审法院提交的由苏州市相城区环境保护局出具的《情况说明》，航天公司书面质证认为，飞强公司的举证超过期限，且对该证据的真实性存疑，飞强公司不能用无法遵守环保法规作为违约的理由。一审法院对该证据的认证意见为，航天公司认为该项举证超过法庭给予的举证期限，经查确系超出举证期限，一审法院对其不予采信。一审法院认为：涉案商标使用许可合同系航天公司、飞强公司的真实意思表示，合法有效，双方均应按约恪守履行。合同约定，商标使用许可期限自2016年1月4日至2018年12月31日，双方每年须另行签订年度补充协议，且每年的年度补充协议是商标使用许可合同的必要组成部分。合同第三条中“未续签年度补充协议的，商标使用许可合同自行终止”系关于合同效力附解除条件的约定。在涉案商标使用许可合同的实际履行过程中，双方在正常履行了2016、2017两个年度之后，飞强公司不再续签2018年度补充协议致使合同所附解除条件成就，合同效力终止。但是，飞强公司该项不续签年度补充协议、不续付商标许可使用费的行为同时符合合同第八条第(3)项的约定，即飞强公司不能按合同约定交纳商标使用费的，航天公司有权单方面提前解除或终止合同，并由飞强公司承担违约责任，飞强公司需承担的责任不因合同终止而免除。因此，涉案商标使用许可合同效力终止并不影响航天公司据此主张飞强公司应承担的违约责任。飞强公司抗辩称系因环保原因致其被迫停产而未续签合同，但却未能提供有效证据加以佐证，故飞强公司的该项抗辩意见不能成立，飞强公司不按约续签年度补充协议及续付商标许可使用费的行为构成违约，依法应承担违约责任。《中华人民共和国合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。经查，双方在涉案商标使用许可合同中就违约与赔偿责任作了特别约定，“违约金为本合同商标使用许可费总金额的30%”，对此飞强公司抗辩认为约定的违约金数额明显过高，请求一审法院合理下调。一审法院认为，从本案的实际履行情况看，航天公司、飞强公司就2016、2017两个年度均是正常履行合同并结算完毕，故违约金仍以三年商标使用许可费总金额195万元为基数计取显属不妥。有鉴于此，一审法院综合考虑年度商标使用许可费、涉案商标许可使用的方式、合同的履行情况、飞强公司的过错程度并结合违约金兼具惩罚性和补偿性特征的情况下予以酌定。对于航天公司所主张的损害赔偿金部分的其余诉讼请求，一审法院不予支持。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十五条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条规定，判决：飞强公司于判决生效之日起十日内支付航天公司违约金15万元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费10,300元，由航天公司负担3,961.54元，飞强公司负担6,338.46元。二审中，当事人没有提交新证据。本院经审理查明，一审法院事实认定属实，本院予以确认。本案二审审理中，经查阅一审案卷，上诉人在一审庭审后提交的苏州市相城区环境保护局于2018年12月10日出具的《情况说明》载明：飞强公司因其在生产吊扇产品的过程中涉及粉末喷涂及浸漆工艺，根据《苏州相城区263专项综合整治工作的通知》，飞强公司属于“散乱污”企业，须从2018年1月起逐步淘汰产生污染的落后工艺。我局在2017年度多次前往该公司进行检查并口头通知整改，飞强公司承诺自2018年起全面自行关停吊扇生产的经营活动。目前飞强公司已按照环保政策要求，不再经营任何涉及污染的业务。对于该证据是否应予以采纳，本院将在下文中进行阐述。根据双方当事人在二审期间的诉辩意见，本案的主要争议焦点在于：上诉人飞强公司未与被上诉人航天公司签订2018年度补充协议的行为是否构成违约；一审法院判决上诉人承担违约金15万元，是否应予以维持。本院认为：首先，涉案商标使用许可合同明确约定商标使用许可期限为三年，每年基础产量合计不低于13万台，商标使用许可费总金额(三年许可费累计)不低于195万元，并约定双方每年必须另行签订年度补充协议，每年具体基础产量、费用标准及有关事项详见年度补充协议；上诉人先支付商标使用许可费，然后根据实际生产需要向被上诉人领用防伪商标等相关配套印刷品并支付制作费(印刷品具体内容及制作费标准详见年度补充协议)；每年的年度补充协议是合同的必要组成部分。双方2016年度、2017年度签订的年度补充协议均约定，“如实际生产总量未达到基础产量的，按基础产量计算商标使用许可费；商标使用许可费标准为伍元/台(当本年度内实际生产并实现销售许可产品合计超过壹拾叁万台的，自第壹拾叁万零壹台起，超量许可费标准为叁元/台)”。双方亦均按照上述合同及年度补充协议的约定实际履行了各自的合同义务。由此可见，涉案商标使用许可合同对于商标使用许可期限、上诉人的基础产量以及三年许可费的总金额、费用支付方式等均明确予以了约定，而每年签订年度补充协议的目的系为了根据上诉人每年的实际生产情况对具体基础产量、费用标准等事项予以进一步约定。其次，涉案商标使用许可合同第三条约定，未续签年度补充协议的，该合同自行终止。因此，“未续签年度补充协议”的确属于合同终止的事由，但每年必须另行签订年度补充协议系合同约定的双方应当履行的合同义务，现上诉人未履行该合同义务，显然违反了合同约定。涉案商标使用许可合同虽因上诉人未与被上诉人签订2018年度补充协议而提前终止，但并不意味着上诉人未违反合同约定，一审法院认定其该行为构成违约，并无不当。再次，上诉人称其未能续签年度补充协议系由于环保政策原因，但上诉人并未提供证据证明该环保政策原因属于不可抗力，或者系合同成立以后客观情况发生了当事人订立合同时无法预见的不属于商业风险的重大变化。而且上诉人亦未提供证据证明在环保部门2017年度口头通知其整改后，对其产生污染的落后工艺予以改进以符合环保政策要求。因此，上诉人所称的环保政策原因并不能成为免除其违约责任的理由。最后，涉案商标使用许可合同第十二条约定，合同执行过程中上诉人必须完全符合全部条款，若上诉人违反其中任何一项，则视为违约，届时上诉人应无条件根据被上诉人要求承担违约与赔偿责任(违约金为合同商标使用许可费总金额的30%，赔偿责任包括直接损失与间接损失)。一审法院根据合同的实际履行情况，综合考虑年度商标使用许可费、涉案商标许可使用的方式、上诉人的过错程度并结合违约金兼具惩罚性和补偿性特征等因素，酌情确定上诉人支付被上诉人违约金15万元，并无不当，本院依法予以维持。上诉人的相关上诉意见，本院不予采纳。综上所述，上诉人飞强公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币3,300元，由上诉人苏州市飞强电器制造有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  吴盈喆审判员  刘 静审判员  范静波二〇二〇年二月二十五日书记员  朱丽娜附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；……。