江西省南昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）洪民三终字��141号上诉人（原审被告）：席琅，男，汉族。被上诉人（原审原告）：新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司，住所地：江西省新余市仙女湖爱情岛，组织机构代码：69608501-3。法定代表人：欧阳楚江，该公司董事长。委托代理人：姚俊，江西艾民律师事务所律师。上诉人席琅因与被上诉人新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司（以下简称新余爱情岛公司）侵害商标权纠纷一案，不服南昌经济技术开发区人民法院（2014）洪经民初字第443号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人席琅及被上诉人新余爱情岛公司的委托代理人姚俊到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。一审法院经审理查明：涉案第1247872号“米蘭”商标为1997年11月24日申请注册，1999年2月14日经国家工商行政管理总局商标局核准注册，有效期至2009年2月13日��核定服务项目为第42类，摄影和录像带录制；后经续展注册，有效期为2009年2月14日至2019年2月13日。2011年5月30日，新余爱情岛公司通过与长丰公司签订《商标转让协议书》受让取得商标专用权，并经国家工商行政管理局商标局核准分别取得“米兰”和“米蘭”的商标权。其中，“米兰”商标的注册有效期限自2012年4月7日至2022年4月6日，商标注册证为第7966421号，核定服务项目为第41类，包括摄影和录像带录制等项目。米蘭商标的注册有效期限自2009年2月14日至2019年2月13日，商标注册证为第1247872号，核定服务项目为第42类，即摄影和录像带录制。2011年11月15日，新余爱情岛公司使用在第42类摄影上的第1247872号“米蘭”注册商标被江西省工商行政管理局、江西省著名商标认定委员会认定为江西省著名商标，有效期为2011年11月至2014年10月。2014年6月12日，新余爱情岛公司的委托代理人姚俊到江西省南昌市赣江公证处申请办理证据保全公证，江西省南昌市赣江公证处受理了该申请。同日，江西省南昌市赣江公证处指派公证人员曾庆泽、吴欣会同新余爱情岛公司的委托代理人姚俊分别来到位于南昌市青山南路458号、南昌市井冈山大道1212号的“米蘭婚纱店-全球华人婚纱摄影会所”进行了咨询，取得了提供的宣传海报以及名片若干张，然后来到位于南昌市解放西路762号大众印染厂内的“米兰婚纱摄影基地”参观了该摄影基地并取得该场工作人员提供的名片一张。公证员曾庆泽使用自带相机对上述三个地点的现场现状进行了拍照。上述行为结束后公正人员崔志明通过彩色打印机将现场所拍照片打印在A4纸上，共十四页。以此证明与该公证书相贴连的照片彩色打印件均为该公证员现场拍照取得，与现场实际状况相符；相贴连的宣传海报和名片的复印件与原件相符。江西省南昌市赣江公证处于2014年6月19日作出了上述证据保全的《公证书》。同日，新余爱情岛公司向江西省南昌市赣江公证处支付公证费3000元。一审庭审中，席琅出具其（作为乙方）与长丰公司（作为甲方）于2010年7月11日签订的《商标许可使用合同》，该合同载明：甲方将已注册在第42类摄影商品上的第1247872号“米蘭”商标，许可乙方在南昌市区域内使用；商标许可使用的期限自2010年7月11起日至2019年2月13日止；许可使用费及支付方式：每年贰万元共计壹拾捌万元整已付伍年余下捌万2015年12月前付清。一审法院认为：新余爱情岛公司于2011年5月经受让取得第1247872号“米蘭”和第7966421号“米兰”商标，其注册商标专用权合法有效，应受法律保护。席琅辩称其于2010年1月11日与长丰公司签订了《商标许可使用合同》，表明经案涉注册商标的原权利��长丰公司授权许可，其取得了“米蘭”商标在南昌市区域内的合法使用权，不存在侵犯新余爱情岛公司的商标专用权，对此，虽然席琅在新余爱情岛公司受让取得上述商标之前与长丰公司签订了《商标许可使用合同》，但并未提交证据证明该合同已按相关规定在商标局备案。由此，该未经备案的《商标许可使用合同》对依据《商标转让协议书》受让案涉注册商标的商标权人新余爱情岛公司的效力判定问题，是依法正确处理本案需要解决的一个重要问题。虽然新余爱情岛公司对席琅与长丰公司于2010年7月11日签订的《商标许可使用合同》持有疑义，但并无明确依据，该合同的真实性应予以认可。根据《最高人民法院〈关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释〉》第十九条第一款关于“商标使用许可合同未经备案的，不影响许可合同的效力，但当事人另有约��的除外”的规定，该合同虽未经备案，但因其并无合同须办理备案方可生效等约定内容，故对合同效力亦应予以确认。依照《中华人民共和国商标法》第四十三条第三款及其他相关规定，商标使用许可合同应当报商标局备案，意在使国家相关部门方便对商标许可使用情况的管理，规范商标使用市场。同时，对于社会公众、特别是与相关商标有涉的交易者而言，备案也是了解该商标实际状况、作出正确商业判断、保证交易安全的重要手段。为此，《最高人民法院〈关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释〉》第十九条第二款规定：“商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”。根据该规定，备案属于商标使用许可合同的对抗要件，即虽然合同效力不因未备案而受到影响，但因此不产生对善意第三人、即该合同以外与商标权人就该商标进行交易的不知情的当事人的对抗力。就本案而言，长丰公司与新余爱情岛公司签订《商标转让协议书》时，并未将其在此之前已授权许可席琅使用“米蘭”商标的事实告知新余爱情岛公司；其在《商标转让协议书》第一条第2项中明确列举了7项其已许可他人使用所转让商标的授权，但该7项中并未涉及许可席琅使用的情况，且其在协议中保证除了上述列举的7项情况外，其所转让商标上不存在任何抵押、质押、许可使用等他项权利存在。在案涉《商标许可使用合同》未经备案，不具有公示作用的情况下，新余爱情岛公司不知道、也难以实际查清在其受让案涉商标前，长丰公司已将该商标授权许可席琅使用，因此，新余爱情岛公司应系在对此不知情的情况下受让案涉商标专用权，其理应属于法律意义上的善意第三人。前述《最高人民法院〈关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释〉》第十九条第二款的规定，主要应系针对实践中存在多个商标使用许可，被许可人之间的权利范围可能发生交叉冲突的情况；该司法解释第二十条规定：“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外”，其未对已生效的商标许可合同是否业经备案作出直接区分。对此，依照前述司法解释第十九条第二款的规定原则，备案是被许可人的债权性权利对外产生对抗力的条件；未经备案的，不能对抗善意第三人。因未经备案，该合同尚且不能对抗其他不知情的被许可人，亦难以对抗同属善意第三人的受让人。从实际情况考量，所涉商标的许可使用状况，包括许可的数量、范围、类型、期限等因素，对于与原商标权人发生交易的商标受让人决定是否进行交易、交易的价格等意思表示，均有重大影���，而如果认可在先的未经备案的许可使用合同对商标受让人具有对抗力，势必损害不知情的受让人的合法权益，增大其额外的商业风险，除影响转让合同本身的交易稳定性以外，还可能破坏受让人受让商标权后从事的其他交易和商业行为的安全性，也不符合债的相对性原理，难以实现商标许可人、被许可人、受让人以及其他利益主体之间利益关系的适当平衡。因此，综合考察法律和前述司法解释的有关规定精神，在合同未备案的情形下，一方面，应确认商标许可使用合同对其他不知情的被许可人、包括商标受让人不发生效力，以保障其他被许可人以及受让人的合法利益不受侵害；另一方面，应确认即便在所涉商标已经转让的情形下，原许可合同的效力也不受影响，被许可人可在受让人认可的情况下继续履行相关合同，也可依法视情通过追究其合同相对方、即原许��人的违约责任等方式实现权利救济。就本案而言，席琅与长丰公司签订的《商标许可使用合同》虽仍属有效，但其依据未经备案的《商标许可使用合同》取得的合同权利，不能对抗新余爱情岛公司合法取得的注册商标专用权；新余爱情岛公司成为新的注册商标专用权人后，有权禁止席琅继续使用涉案商标。现有证据显示，案涉《商标许可使用合同》未予备案，主要是长丰公司的原因造成的，席琅因在许可使用合同约定的许可期限内不能继续使用而遭受的损失，可依照合同约定和法律规定，依法另行向该公司主张赔偿获得救济。鉴于席琅使用案涉注册商标是基于其取得了原注册商标权利人的授权许可，具有合法来源，且其对《商标许可使用合同》未进行备案及未向新余爱情岛公司及时披露相关授权许可事项，并无过错，基于公平合理的原则，其可不承担向新余爱情���公司赔偿损失的责任。综上，关于新余爱情岛公司要求席琅立即停止侵犯商标专用权的诉讼请求，于法有据，予以支持；但对该公司要求被告席琅赔偿经济损失及并支付维权费用的诉讼请求，不予支持。同时，对席琅辩称其经案涉注册商标的原权利人长丰公司授权许可，取得了“米蘭”商标在南昌市区域内的合法使用权，不存在侵犯新余爱情岛公司的商标专用权的主张，于法无据，不予支持。据此，依照《中华人民共和国商标法》第四十三条第三款、第五十七条第（一）、（二）项，《最高人民法院〈关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释〉》第十九条、第二十条，《最高人民法院〈关于中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告席琅立即停止对原告新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司“米兰”、“米蘭”注册商标的侵权行为；二、驳回原告新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司的其他诉讼请求。案件受理费1213元，由被告席琅承担。席琅不服一审判决，向本院提起上诉称：上诉人在依法获得商标许可使用权后使用“米兰”、“米蘭”商标，虽然在许可期内，原商标所有权人长丰公司转让“米兰”、“米蘭”商标所有权给被上诉人新余爱情岛公司，但是不影响商标许可合同的效力，许可合同依然合法有效，上诉人使用该商标也就合法合理，不存在侵权。请求二审法院：1、依法撤销一审判决；2、依法改判，驳回被上诉人的诉讼请求；3、由被上诉人承担本案一、二审诉讼费用。新余爱情岛公司答辩称：1、一审判决对法律规定的分析理解详细，从现实商业交易情况综合分析，说理清晰，事实清楚，判决停止侵权正确；2、上诉人以米兰字号注册三家个体工商户经营婚纱摄影业务，属于不正当竞争行为及商标侵权行为；3、未备案的商标许可合同对答辩人受让商标行为无约束力，答辩人作为善意第三人可以要求上诉人停止侵权；4、从商标使用分类来看，上诉人即使存在“米蘭”商标的许可使用，但“米兰”、“米蘭”属于近似商标，上诉人被许可的“米蘭”仅能用于科学研究的42类用途。请求二审法院驳回上诉，维持原判。本案的争议焦点为：1、上诉人席琅使用第7966421号“米兰”商标以及第1247872号“米蘭”商标的行为是否侵犯被上诉人的商标权；2、如果构成侵权，是否应承担停止侵权的民事责任。本案二审过程中，上诉人席琅提供了一组新证据：长丰公司的营业执照复印件、长丰公司出具的空白授权委托书及投诉书、长丰公司法定代表人金成的身份证复印件、“米蘭”商标的商标注册证（注册人为合肥元一食品有限公司）、“米阑���商标转让给长丰公司的证明、长丰公司2014年1月27日出具的许可费收据；证明长丰公司曾委托其维权，其与“米蘭”商标有关联性。新余爱情岛公司质证认为：对长丰公司的营业执照及金成是身份证复印件的真实、合法、关联性无异议，对其他证据的真实、合法、关联性有异议，长丰公司2014年1月27日出具许可费收据时已转让该商标三年。经审查，本院对席琅提供的证据的关联性均不予确认。本院查明：第1247872号“米蘭”的类似群为4222，该群号在当前的《类似商品与服务分类表》中已经取消；第7966421号“米兰”商标的类似群为4105，该群号在当前的《类似商品与服务分类表中》继续存在，且在摄影、录像带录制、录像带制作上与4222交叉检索。本院查明其他事实与一审法院相同。本院认为：一、本案“米兰”、“米蘭”系在相同商品上的近似商标，并非同一商标，根据本案查明事实，席琅并不能提供证据证明其得到本案“米兰”商标的授权许可使用，故其在本案中使用“米兰”商标的行为系属侵权，本院对其认为有权使用“米兰”商标的上诉请求不予支持。二、根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款“商标使用许可合同未经备案的，不影响许可合同的效力，但当事人另有约定的除外”及第二十条“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外”之规定，本案《商标许可使用合同》中无“须办理备案方可生效”及“商标转让将会影响转让前已经生效的商标使用许可合同效力”等约定，故该合同未经备案、“米蘭”商标已转让给新余爱情岛公司的事实均不影响该合同的效力，席琅依据该合同将“米蘭”商标使用于商业活动中系经授权的合法使用，并无不当，并且已经在南昌地区形成稳定的商业秩序、具备一定的商业利益。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款“商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”之规定，备案属于商标使用许可合同的对抗要件，即虽然合同效力不因未备案而受到影响，但因此不产生对善意第三人、即该合同以外与商标权人就该商标进行交易的不知情的当事人的对抗力。就本案而言，新余爱情岛公司系在对席琅获得“米蘭”商标使用许可不知情的情况下受让“米蘭”商标，属于法律意义上的善意第三人，席琅不得对抗新余爱情岛公司在南昌地区的对“米蘭”商标的使用及授权他人使用，即新余爱情岛公司可以在南昌地区正常使用“米蘭”商标或者授权他人普通使用“米蘭”商��，但是对于新余爱情岛公司在南昌地区独占或者排他使用许可“米蘭”商标存在一定的影响，减损其许可的经济价值，因为上述独占或排他许可不能排除席琅在南昌地区的普通使用许可。对于上述的影响，席琅并无任何过错，也没有任何法定或约定的避让义务。综上，新余爱情岛公司成为本案“米蘭”、“米兰”商标新的注册商标专用权人后，无权禁止席琅在本案《商标许可使用合同》约定的期限及范围内继续使用“米蘭”商标，但可以禁止席琅使用本案“米兰”商标，对席琅的上诉请求，本院部分予以支持；一审法院判决席琅停止对“米蘭”商标的侵权行为不当，本院予以纠正。据此，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持南昌经济技术开发区人民法院（2014）洪经民初字第443号民事判决第二项；二、变更南昌经济技术开发区人民法院（2014）洪经民初字第443号民事判决第一项为“席琅立即停止对新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司第7966421号“米兰”商标的侵权行为”。本案一审案件受理费1213元，由新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司承担，本案二审案件受理费1000元，由席琅承担。本判决为终审判决。审 判 长  汪西菲审 判 员  裴重芳代理审判员  曹 渊二〇一五年七月八日书 记 员  邓 晖