中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书(2018)京行终1401号上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区。法定代表人赵刚，主任。委托代理人刘中博，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。被上诉人（原审原告）J.C.班福德挖土机有限公司5JP尤托克斯特，罗切斯特。法定代表人史蒂文??欧内斯特??罗伯特??欧文斯，公司秘书。法定代表人格雷姆??安古斯??麦克唐纳，公司董事。委托代理人康兴，北京隆诺律师事务所律师。委托代理人刘雨佳，北京隆诺律师事务所律师。原审第三人深圳市宝尔爱迪科技有限公司，住所地中华人民共和国广东省深圳市南山区。法定代表人陈东明，董事长。委托代理人秦英杰，女，汉族，1966年4月25日出生，深圳市宝尔爱迪科技有限公司职员，住中华人民共和国海南省海口市龙华区。上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2017）京73行初6507号行政判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月20日受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。北京知识产权法院经审理查明：诉争商标系第11219111号“JCBPHONE及图”商标，由深圳市宝尔爱迪科技有限公司（简称宝尔爱迪公司）于2012年7月17日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）商标局申请注册，2014年1月7日予以注册公告，核定使用在第9类衡器、量规商品上。引证商标一系第4669614号“JCB及图”商标，由J.C.班福德挖土机有限公（简称班福德公司）于2005年5月20日向商标局申请注册，于2008年3月7日获准注册，专用期限至2018年3月6日，核定使用商品为第7类的挖掘机、挖掘装置等。引证商标二系第4669613号“JCB及图”商标，由班福德公司于2005年5月20日向商标局申请注册，于2009年5月28日获准注册，专用期限至2019年5月27日，核定使用商品为第12类的农业用车辆等。2016年5月19日，班福德公司针对诉争商标提出无效宣告申请，其主要理由为：一、引证商标一、二是班福德公司在中国注册并通过使用而为相关公众广为知晓的驰名商标，诉争商标与两件引证商标高度近似，损害了班福德公司的利益。二、诉争商标与引证商标一、二构成使用在关联商品上的近似商标。三、班福德公司对“JCB及图”享有在先著作权，诉争商标的注册侵犯了其在先著作权。四、诉争商标的注册具有误导产品来源、扰乱公共秩序的不良影响。为支持其无效理由，班福德公司向商标评审委员会提交了如下主要证据：1、班福德公司及其品牌介绍。2、英汉词典、在线词典对于JCB的解释。3、从2007年至2012年3月班福德公司的部分发货单、账单、提单以及部分海关货物报关单、上缴的关税凭证。4、班福德公司中国公司杰西博工程机械（上海）有限公司从2007年至2012年外商投资企业联合年检报告。5、班福德公司部分经销商名单及经销协议。6、班福德公司2007年至2012年的部分商业发票、银行承兑汇票和银行账户结单。7、班福德公司部分广告合同及付款凭证。8、有关班福德公司的报道及其参会等资料。9、班福德公司的部分获奖资料。10、班福德公司JCB作品设计图纸、设计说明及《作品登记证书》。11、（2016）商标异字第28420号不予注册决定书。宝尔爱迪公司向商标评审委员会答辩的主要理由：一、诉争商标与引证商标一、二核定使用的商品不类似。二、诉争商标虽含有“PHONE”，但使用在核定商品上整体具有显著性，不会造成相关公众的误认。三、班福德公司提交的证据不足以证明引证商标一、二已经达到驰名商标的程度。四、诉争商标系其独创，未侵犯班福德公司的在先著作权。五、诉争商标经过大量的使用已经具有很高的知名度，不会造成相关公众的混淆。宝尔爱迪公司向商标评审委员会提交了如下主要证据：1、在第9类带有“JCB”或“PHONE”标识获准注册的商标资料。2、相关荣誉资料、部分财务单据。3、网站有关挖掘机排行榜。2017年4月14日，商标评审委员会经审查作出商评字［2017］第38828号《关于第11219111号“JCBPHONE及图”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定）。商标评审委员会在被诉裁定中认定：一、诉争商标核定使用的衡器、量规商品与引证商标一、引证商标二分别核定使用的挖掘机等商品以及农业用车辆等商品在功能用途、消费渠道及消费对象等方面存在明显差别，不属于类似商品，诉争商标的注册未构成《中华人民共和国商标法》第三十条所指之情形。二、班福德公司提交的证据材料虽能证明引证商标一、二在相关公众中具有一定的知名度，但不足以达到驰名商标的程度，诉争商标的注册并未违反《中华人民共和国商标法》第十三条第三款的规定。三、诉争商标的注册并未侵犯班福德公司所主张的在先著作权。四、本案尚无证据认定诉争商标本身易使相关公众产生误认，抑或作为商标使用在指定商品上有害于社会主义道德风尚或产生其他不良社会影响的效果，诉争商标的注册未违反《中华人民共和国商标法》第十条第一款第七项、第八项的规定。五、班福德公司提交的在案证据不足以证明诉争商标系宝尔爱迪公司采用欺骗手段获准注册，亦不存在扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益的情形，诉争商标的注册未构成《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款所指之情形。综上，商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。班福德公司不服商标评审委员会作出的被诉裁定并提起诉讼，请求撤销被诉裁定。班福德公司向原审法院补充提交了如下证据：12、班福德公司与布利特移动有限公司（简称布利特公司）于2013年和2017年签订的“JCB”等系列商标的许可协议。13、带有“JCB”商标及作品的产品图片。14、布利特公司和宝尔爱迪公司之间的形式发票。15、布利特公司和宝尔爱迪公司于2010年签订的产品供应协议。北京知识产权法院认为，诉争商标的注册申请不构成《中华人民共和国商标法》第十条第一款第八项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款规定之情形。班福德公司所主张的“JCB及图”图形并不构成著作权法意义上的作品，诉争商标的注册未侵犯其在先著作权，诉争商标系由“JCBPHONE”及图组成，对于“PHONE”而言，其基本含义是“手机、电话”，但诉争商标却核定使用在“衡器、量规”商品上，与“手机、电话”有巨大的差异，相关公众显然无法通过诉争商标标识本身与其核定使用的商品建立对应关系，容易对商品的功能、用途等特点产生误认，构成《中华人民共和国商标法》第十条第一款第七项规定之情形。综上所述，班福德公司的部分诉讼理由具有事实和法律依据，北京知识产权法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。商标评审委员会不服原审判决并向本院提出上诉，请求撤销原审判决并维持被诉裁定。商标评审委员会的主要上诉理由是：诉争商标未构成《中华人民共和国商标法》第十条第一款第七项规定之情形，故应被维持注册。商标评审委员会与班福德公司服从原审判决。本院经审理查明，原审法院已查明事实清楚，证据采信得当，且有诉争商标档案、商标无效宣告申请书、被诉决定及当事人陈述、笔录等证据在案佐证，本院对原审法院查明的事实予以确认。本院认为：根据中华人民共和国商标法》第十条第一款第七项规定，“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”标志不得作为商标使用。所谓“带有欺骗性”是指商标标志或者其构成要素带有欺骗性，标志是否“带有欺骗性”，通常应以社会公众为判断主体标准，综合考虑标志含义、构成要素、使用状况、指定使用商品或服务、社会公众的普遍认知等要素。商标的基本功能在于区分商品及服务的来源，有些标志或者其构成要素虽有夸大成分，但根据日常生活经验或者社会公众的通常认识等并不足以引人误解，或者通过实际的大量使用已经足以使公众消除误解的，能够发挥商标的设备作用的，一般不宜将其认定为“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”标志。对于申请注册的商标或者虽已获得注册但尚未大量使用的注册商标，可以适当从严把握标志是否“带有欺骗性”的审查标准。本案中，诉争商标系由“JCBPHONE”及图组成，其突出部分“JCB”并无确切含义，故“PHONE”在一定程度上同样构成诉争商标的显著识别部分。而对于“PHONE”而言，其基本含义是“手机、电话”，但诉争商标却核定使用在“衡器、量规”商品上，该商品与“手机、电话”有巨大的差异，公众一般难以通过诉争商标标识本身与其核定使用的商品建立对应关系，可能会误认为诉争商标核定使用的“衡器、量规”商品具有与“手机、电话”相同或基本相同的功能用途，从而对诉争商标指定使用商品的功能、用途等特点产生误认。因此，原审法院认定诉争商标违反《中华人民共和国商标法》第十条第一款第七项规定并无不当，商标评审委员会有关诉争商标未构成《中华人民共和国商标法》第十条第一款第七项规定之情形故应被维持注册的上诉理由依据不足，本院不予支持。综上，商标评审委员会的上诉主张均缺乏事实及法律依据，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律及判决结论正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  刘晓军代理审判员  樊 雪代理审判员  蒋 强二〇一八年五月十七日书 记 员  苗 兰