上海知识产权法院民 事 判 决 书（2020）沪73知民初90号原告：安徽鑫华坤生物工程有限公司，住所地安徽省合肥市。法定代表人：王荣海，董事长。委托诉讼代理人：包旺建，安徽天禾律师事务所律师。被告：浙江三万药业有限公司，住所地浙江省温州市。法定代表人：金立波，董事长。委托诉讼代理人：陈红根，北京盈科(上海)律师事务所律师。被告：上海新生源医药集团有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路XXX号XXX室。法定代表人：任军，董事长。委托诉讼代理人：王拥军，国浩律师(杭州)事务所律师。原告安徽鑫华坤生物工程有限公司(以下简称鑫华坤公司)与被告浙江三万药业有限公司(以下简称三万公司)、上海新生源医药集团有限公司(以下简称新生源公司)专利权转让合同纠纷一案，本院于2020年1月15日受理后，依法适用普通程序，于2020年10月10日、2021年4月26日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人包旺建，被告三万公司的委托诉讼代理人陈红根，被告新生源公司的委托诉讼代理人王拥军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鑫华坤公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告三万公司立即向原告支付专利转让费1,800万元，以及自2019年8月20日起至实际付清时止，按照LPR计算的利息；2.判令被告新生源公司对被告三万公司上述付款义务承担连带责任；3.判令被告三万公司、新生源公司立即向原告支付技术服务费486万元，以及自2019年8月20日至实际付清时止，按照LPR计算的利息；4.本案诉讼、保全费用全部由被告承担。事实和理由：原告与两被告于2017年5月31日就“人角质细胞生长因子-2生产方法的专利权转让项目”签订《技术转让(专利权)合同》，约定原告将人角质细胞生长因子-2生产方法的专利权转让给被告三万公司，三万公司向原告支付专利转让价款合计5,775万元，分期支付。上述《技术转让(专利权)合同》签订后，原告严格依照合同约定，将专利技术转让给被告三万公司并办理完成了专利权的变更登记手续。鉴于被告三万公司出现迟延付款情况，后经原被告协商，三方于2019年3月15日达成《KGF-2的专利转让费、股权转让费及课题费支付的确认函》(以下简称《确认函》)，对案涉专利权转让对价的支付时间作了重新约定：2019年5月，三万公司应向原告支付专利权转让款1,800万元，新生源公司对前述付款承担连带责任；两被告应当于2019年4月向原告支付KGF-2临床试验技术服务费486万元。两被告未按照约定付款，原告故诉至法院请求判如所请。庭审中，原告主张，如法院认定新生源公司担保无效，则要求新生源公司承担担保无效的民事责任。被告三万公司辩称，1.确认函中的1,350万元付款，系由三万公司收到新生源公司付款后再支付给鑫华坤公司，因三万公司仅收到新生源公司825万元付款，故其余525万元的付款条件尚未成就；确认函中的1,800万元付款，三万公司已支付525万元，尚未支付款项仅有1,275万元；2.486万元的技术服务费应由新生源公司支付，三万公司对此款项无付款义务。被告新生源公司辩称，1.新生源公司股东未就新生源公司对三万公司承担连带责任作出决定，故该担保系无效担保，新生源公司无需因此承担担保责任；2.关于486万元技术服务费，新生源公司系属第三人履行而非债务加入，在第三人不履行的情况下仍应由三万公司承担相应责任，即使被认定为债务加入，亦应准用担保规则被认定为无效；3.新生源公司不存在代武汉光谷亚太药业有限公司支付三万公司1,350万元的法律基础。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年5月31日，原告(乙方、让与方)与被告三万公司(甲方、受让方)、被告新生源公司(丙方、合同相关方)签订《技术转让(专利权)合同》。相关合同条款如下：原告将其人角质细胞生长因子-2的生产方法(专利号：ZLXXXXXXXX.0)的专利权转让三万公司，三万公司受让并支付相应的转让款。三万公司向原告支付该项专利权转让的价款及支付方式如下：1.专利权的转让价款总额为5,775万元；2.专利权的转让价款由三万公司分期支付原告，具体支付方式和时间如下：(1)本协议签订后十五日内，三万公司向原告的账户支付第一笔专利权转让费1,800万元；(2)原告承诺在三万公司支付第一笔转让费后15日内，启动该专利权的变更登记相关工作；(3)在启动专利权变更登记后30日内，原告完成合同相关方(丙方)的减资退股工作；(4)三万公司在原告完成合同丙方减资退股工作后15日内向原告指定账户支付第二笔专利权转让费1,800万元；(5)原告应当负责在三万公司支付第二笔专利转让费后30日内完成该专利权变更登记；(6)三万公司在原告完成专利权变更登记后15日内向原告指定账户支付第三笔专利权转让费1,350万元；(7)原告应当负责在三万公司支付第三笔专利转让费后10天内完成该项目临床研究申办方变更登记，三万公司承诺在原告完成后支付全部剩余款项825万元。2017年12月1日，原告(甲方)与被告三万公司(乙方)、被告新生源公司(丙方)签订《关于的补充协议书(一)》(以下简称《补充协议一》)。鉴于2014年2月23日鑫华坤公司与武汉光谷新生源生物医药有限公司(以下简称武汉光谷新生源)签订《高新技术成果转让及转化合同》，根据合同约定，武汉光谷新生源将冻干重组人角质细胞生长因子-2新药品种及产业化技术以5,500万元转让、转移给鑫华坤公司，并约定了相关权利义务；2017年5月31日，鑫华坤公司与三万公司签订了《技术转让(专利权)合同》，鑫华坤公司将冻干重组人角质细胞生长因子-2新药品种及产业化技术作价5,775万元转让、转移给三万公司。《补充协议一》约定相关条款如下：一、根据原告与武汉光谷新生源签订《高新技术成果转让及转化合同》的第四条(五)条款及相关条款的约定，三万公司作为冻干重组人角质细胞生长因子-2新药技术的受让公司，三万公司同意承担原告投入在冻干重组人角质细胞生长因子-2第三期临床试验的费用，该费用合计486万元，该笔费用应当于《技术转让(专利权)合同》约定的专利权变更结束后7个工作日内支付给原告……如三万公司逾期支付应当按照逾期支付金额的日千分之一支付原告违约金。二、各方一致确认，鉴于原告与武汉光谷新生源签订《高新技术成果转让及转化合同》后，原告委托新生源公司的子公司泰州新生源生物医药有限公司(以下简称泰州新生源)根据《高新技术成果转让及转化合同》内容开展该药物的临床研究……新生源公司、泰州新生源研究开发期间重组人角质细胞生长因子-2技术资料一直由新生源公司、泰州新生源持有。因此由新生源公司将资料提交三万公司。2017年12月1日，原告(甲方)与被告三万公司(乙方)、被告新生源公司(丙方)、肖健(丁方，代表技术团队，鑫华坤股东)签订《关于的补充协议书(二)》(以下简称《补充协议二》)，相关合同条款如下：将《技术转让(专利权)合同》第十条第7款修改为：鑫华坤应当负责在三万公司支付第三笔专利转让费后10日内完成该项目临床研究申办方变更登记，剩余款项825万元将在2020年肖健完成在鑫华坤的减资退股后且退股金额达到825万元之日起15个工作日内由三万公司支付给鑫华坤。若未达到上述条件，三万公司不支付尾款。2019年1月，原告(甲方)与被告三万公司(乙方)、新生源公司(丙方，合同相关方)签订《关于的补充协议书(三)》(以下简称《补充协议三》)，相关合同条款如下：原告、三万公司、新生源公司补充约定，新生源公司代替三万公司承担冻干重组人角质细胞生长因子-2第三期临床试验的费用(该费用合计人民币486万元)，按《补充协议一》支付给原告。2019年3月8日，新生源公司(甲方，出让方)与安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(乙方，以下简称安科公司)、鑫华坤公司(丙方，关联方、标的公司)签订《股权转让协议》，新生源公司以825万元将其在鑫华坤公司拥有的7.12%股权转让给安科公司，根据《补充协议三》的约定，新生源公司应退还原告投入在重组人角质细胞生长因子-2第Ⅲ期临床试验的费用486万元，鉴于此前新生源公司尚未支付给原告，且原告为安科公司的控股子公司，三方约定，安科公司向新生源公司支付上述股权转让款825万元前有权将上述临床试验费用486万元进行抵扣，即安科公司实际支付给新生源的股权转让款为339万元，安科公司须代新生源公司向原告支付486万元的临床试验费用款。2019年3月15日，原告与两被告共同签订《确认函》，就KGF-2的专利转让费、重大专项课题经费和股权转让款等关联合同的履行事宜共同确认如下：二、各方款项支付时间、顺序：1、各相关方在2019年3月支付的款项：1)专利转让费：新生源公司代武汉光谷亚太药业有限公司支付给三万公司1,350万元，三万公司在收到前述款项后全额支付给鑫华坤公司；2)股权转让费：在上述1,350万元专利转让费及时足额支付给鑫华坤公司后15日内，安科公司按照《股权转让协议》向新生源公司支付股权转让款825万元；2、各相关方在2019年4月支付的款项：3)在上述825万元股权转让款及时足额支付给新生源公司的前提下，执行《技术转让(专利权)合同》的《补充协议一》和《补充协议三》约定，新生源公司代替三万公司退给鑫华坤公司486万元KGF-2临床试验的技术服务款；4)在上述486万元技术服务费及时足额退还给鑫华坤的前提下，由鑫华坤将KGF-2项目获得重大新药创制专项中鑫华坤经费的348.96万(在重大新药创制(KGF-2)承担主体由鑫华坤变更为新生源或新生源指定主体的前提下支付)和泰州新生源的103.996万，合计452.956万支付给新生源；3、各相关方在2019年5月支付的款项：5)在前述各方支付义务均履行的前提下(因新生源公司、三万公司未足额付款的原因导致鑫华坤公司、安科生物未履行前述义务的除外)，按照《技术转让(专利权)合同》中的第十条第2款第(4)点，三万公司向鑫华坤公司支付1,800万元专利转让费；4、对于三万公司对鑫华坤公司的付款义务，如三万公司未能及时足额支付的，新生源公司负有连带付款的责任，但新生源公司已经将约定款项拨付给三万公司且三万公司完成支付给鑫华坤公司的部分除外。2019年7月16日，原告、新生源公司、武汉光谷新生源公司(2015年7月名称变更为武汉光谷得力生物医药有限公司)共同向合肥市科技局出具《关于重组人角质细胞生长因子-2(KGF-2)研发项目及专利权转让相关情况的说明》，经新生源公司介绍，原告受让武汉光谷新生源所持有的重组人角质生长因子-2(KGF-2)相关技术成果，新生源公司作为中介的角色参与本次交易并作出承担连带责任的承诺，以合同所述的技术服务协议签署后首日临床试验研究款到位为起点，项目如不能在26个月之内取得新药证书，则原告有权解除协议，并要求武汉光谷新生源返还原告已付所有款项并赔偿原告所有投资损失，新生源公司对武汉光谷新生源上述责任承担连带责任。鉴于项目未如期实现产业化，经新生源公司协调，由三万公司受让三方签订《技术转让(专利权)合同》，约定原告将KGF-2相关专利权转让予三万公司，承接《高新技术成果转让及转化合同》责任，新生源公司与三万公司共同承担《高新技术成果转让及转化合同》约定的支付转让价款等相关义务。2017年12月，原告、三万公司和新生源公司签订《补充协议一》，约定由新生源公司退还原告投入在重组人角质细胞生长因子-2第Ⅲ期临床试验的费用486万元，于专利权变更结束后支付原告。在原告受让KGF-2相关技术成果及因项目产业化未达预期而转让KGF-2相关技术成果的过程中，新生源公司扮演中介角色并承担连带责任返还原告已付所有款项及赔偿原告所有投资损失的责任，同时新生源公司在KGF-2项目的新药注册申报和产业化过程中提供全程技术支持。另查明，2018年12月17日，国家知识产权局出具手续合格通知书，准予专利号为XXXXXXXXXXXX.4的“一种重组人角质细胞生长因子-2的生产方法”专利权人由鑫华坤公司变更为三万公司；2018年8月22日，专利号为XXXXXXXX.0的“人角质细胞生长因子-2的生产方法”专利权人由鑫华坤公司变更为三万公司。被告三万公司向原告鑫华坤公司付款情况：2018年1月19日支付1,250万元；2018年7月31日支付550万元；2019年3月29日支付300万元；2019年4月4日支付125万元，4月17日支付65万元，4月22日支付35万元；2019年6月4日支付825万元。2019年6月19日，安科公司向新生源公司支付股权转让款825万元。2020年9月18日，原告向泰州新生源支付“专项资金拨付款”111万元。新生源公司成立于2005年11月2日，股东为上海新高峰生物医药有限公司(以下简称新高峰公司)，法定代表人为任军。新生源公司章程第八条规定，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东作出决定。新高峰公司股东为浙江亚太药业股份有限公司(以下简称亚太公司)，2020年4月2日前法定代表人为任军。亚太公司2016年度、2017年度、2018年度的报告中均记载，新高峰公司系亚太公司全资子公司，新生源公司系新高峰公司全资子公司。其中2017年度、2018年度报告中记载，武汉光谷亚太药业有限公司系亚太公司控股子公司。2019年10月28日，亚太公司发布《关于自查发现子公司违规担保等事项的公告》，其中涉及涉案2019年3月15日《确认函》中新生源公司为三万公司承担连带付款责任，认为该笔对外担保是公司全资子公司新高峰公司之全资子公司新生源公司未经正常的审批程序，擅自为他人提供担保，公司未予以追认，主张上述违规担保对公司不发生效力。2021年1月，新高峰公司出具声明，从未作出过由新生源公司为三万公司相关债务向鑫华坤公司提供担保的股东会决议；新高峰公司董事亦出具声明，董事会和股东从未作出过由新生源公司为三万公司相关债务向鑫华坤公司提供担保的董事会决议或股东决议。2021年1月，新生源公司董事出具声明，从未作出过由新生源公司为三万公司相关债务向鑫华坤公司提供担保的董事会决议或股东决议。再查明，2018年1月26日，三万公司(甲方)与武汉光谷亚太药业有限公司(乙方)签订《技术开发(合作)合同》，鉴于甲方拥有国家生物制品一类新药“重组人角质细胞生长因子-2(rhKGF-2)”的知识产权、药政数据、相关工艺，本项目于2005年获得国家食品药品监督管理总局签发的临床试验批件，该项目治疗浅Ⅱ°烧伤已完成临床Ⅲ期试验，乙方是上市公司亚太公司的合资子公司，甲方将本项目的中国市场的一切技术成果转让给乙方。本项目现阶段估值为8,850万元，合作开发付款方式及进度为：1.签署本合作开发协议后10个工作日内乙方支付首付款4,500万元，甲方收到首付款后，甲乙双方立即联合启动新药NDA申报，同步进行技术转移及知识产权变更工作。2.甲方完成下述条件后10个工作日内，乙方向甲方支付4,350万元：(1)甲方完成技术转移；(2)甲方完成本项目知识产权变更；(3)本项目获得CFDA新药证书；(4)本项目获得生产批件。2018年1月15日、2月13日、3月21日、3月22日，武汉光谷亚太药业有限公司分别向三万公司支付前述合同项下的4,500万元、750万元、900万元、1,000万元。庭审中，三万公司、新生源公司均确认前述合同规定的第二笔款项的付款条件并未成就。以上事实，有原告提供的《技术转让(专利权)合同》、《补充协议一》、《补充协议二》、《补充协议三》、《变更协议》、《股权转让协议》、《专利权转让相关情况的说明》、《确认函》、专利权属变更登记材料、记账凭证及相关业务回单、工商信息查询页面，被告新生源公司提交的公司章程、年度报告、亚太公司公告、新生源公司声明、新高峰公司声明、《技术开发(合作)合同》、款项支付凭证等证据，以及各方当事人的当庭陈述等在案佐证。被告新生源公司提交的鑫华坤公司的工商登记材料、亚太公司关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告，与本案缺乏关联性，本院对此不予采纳。本院认为，本案系专利权转让合同纠纷，各方当事人所签订的《技术转让(专利权)合同》及其相关《补充协议》、《确认函》等系真实意思表示，应属合法有效，各方均应按照合同约定全面履行自己的义务。结合各方当事人的诉辩意见，本案争议焦点主要在于：一是原告主张三万公司支付专利转让费1,800万元能否成立；二是技术服务费486万元的付款主体；三是新生源公司的担保效力问题及责任承担。关于争议焦点一。三万公司主张其于2019年3月、4月、6月分别向原告支付了300万元、225万元和825万元，对应确认函2019年3月应付款项1,350万元中的825万元和2019年5月应付款项1,800万元中的525万元，而2019年3月应付款项1,350万元中的525万元付款条件尚未成就，故尚未支付款项仅有1,275万元。对此，本院认为，首先，在案证据显示，三万公司以5,575万元从原告处受让涉案技术后，于2018年1月将该技术以8,850万元转让给了武汉光谷亚太药业有限公司，并已从武汉光谷亚太药业有限公司获得技术转让费7,150万元，并无证据显示武汉光谷亚太药业有限公司尚欠三万公司应付未付款项，故新生源公司主张其并不存在代武汉光谷亚太药业有限公司支付三万公司款项的基础，可予支持。其次，三万公司系涉案技术的受让人，系确认函2019年3月应付款项1,350万元的债务人，结合三万公司已从武汉光谷亚太药业有限公司获得相应技术转让费的情况，三万公司应当承担付款义务，而在案证据也显示三万公司于2019年3月、4月、6月间向原告共计支付了1,350万元。综上，三万公司主张525万元付款条件不成就的观点不能成立，原告主张三万公司支付专利转让费1,800万元，本院予以支持。被告三万公司未依约支付专利转让费，已构成违约，应当支付相应款项，并就上述违约行为承担占用相应款项而产生的利息损失。关于利息损失的起始计算日期，原告主张以2019年8月20日作为利息损失的起算日期，可予支持。关于争议焦点二。本院注意到，原告、三万公司、新生源公司共同签订的《补充协议三》中约定，新生源公司代替三万公司承担第Ⅲ期临床试验的费用486万元。此后，新生源公司、安科公司、原告签订的《股权转让协议》中约定，新生源公司应退还原告第Ⅲ期临床试验费用486万元，鉴于新生源公司尚未支付给原告，三方约定安科公司向新生源公司支付上述股权转让款825万元前有权将上述临床试验费用486万元进行抵扣。而原告、新生源公司、武汉光谷新生源公司共同向合肥市科技局出具的《关于重组人角质细胞生长因子-2(KGF-2)研发项目及专利权转让相关情况的说明》也记载，原告、三万公司和新生源公司签订《补充协议一》约定由新生源公司退还原告投入在重组人角质细胞生长因子-2第Ⅲ期临床试验的费用486万元。可见，关于486万元技术服务费的性质，原告、三万公司、新生源公司均确认系新生源公司退还原告投入在重组人角质细胞生长因子-2第Ⅲ期临床试验的费用。与此相应，确认函中也约定了，在上述486万元技术服务费及时足额退还给原告的前提下，原告将KGF-2项目获得重大新药创制专项经费452.956万元支付给新生源公司，也即获得重大新药创制专项经费系支付486万元技术服务费的对价。在此情况下，三万公司主张该486万元技术转让费系债务转移，其付款主体应系新生源公司，本院予以支持。在案证据显示安科公司已向被告新生源公司支付了825万元股权转让款，被告新生源公司未依约支付前述款项，已构成违约，应当支付相应款项，并就上述违约行为承担占用相应款项而产生的利息损失。关于利息损失的起始计算日期，原告主张以2019年8月20日作为利息损失的起算日期，可予支持。关于争议焦点三。《公司法》第十六条规定，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议。未经公司决议程序代表公司对外提供担保的行为均属越权担保，在此前提下，对于担保的效力认定需进一步审查缔约时相对人是否善意，而相对人善意的认定，在于其是否对公司法规定的公司决议文件尽到形式审查义务。本案中，涉案确认函中约定“对于三万公司对鑫华坤公司的付款义务，如三万公司未能及时足额支付的，新生源公司负有连带付款的责任”，原告也确认，对于该担保条款，原告并未要求新生源公司提供董事会或股东决议，未尽到基本的形式审查义务，且也不存在无须机关决议的例外情况下，故无法认定其构成善意，涉案担保条款应属无效。根据《中华人民共和国担保法》及其司法解释的相关规定，主合同有效而担保合同无效，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任；债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。本案中，原告未尽到合理的注意义务，显有过错，而新生源公司在选任、监督法定代表人方面亦有过错，故均应承担相应的民事责任。据此，依照《合同法》第八条、第五十条，《公司法》第十六条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告浙江三万药业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告安徽鑫华坤生物工程有限公司专利转让费人民币1,800万元及利息损失(以人民币1,800万元为基数，自2019年8月20日起至实际还款之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付)；二、被告上海新生源医药集团有限公司对被告浙江三万药业有限公司上述第一项债务不能清偿部分的二分之一向原告安徽鑫华坤生物工程有限公司承担赔偿责任；三、被告上海新生源医药集团有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告安徽鑫华坤生物工程有限公司技术服务费人民币486万元及利息损失(以人民币486万元为基数，自2019年8月20日起至实际还款之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付)；四、驳回原告安徽鑫华坤生物工程有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，被告浙江三万药业有限公司、上海新生源医药集团有限公司应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币156,100元、财产保全费人民币5,000元，由被告浙江三万药业有限公司负担人民币126,850元，被告上海新生源医药集团有限公司负担人民币34,250元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  凌 崧审 判 员  陈瑶瑶人民陪审员  徐玉兰二〇二一年五月三十一日法官 助理  张宗滨书 记 员  侯楠竹附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第五十条法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。二、《中华人民共和国公司法》第十六条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。……三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第七条主合同有效而担保合同无效，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任；债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。