中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2018）京行终5504号上诉人（原审原告）：邹又红，住中华人民共和国广东省深圳市龙岗区。委托诉讼代理人：谭鲜亮，广东硕法律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘小燕，广东硕法律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：杨少文，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：波罗/劳伦有限公司，住所地美利坚合众国纽约州纽约市。授权代表：安娜·达拉·瓦尔，副总裁兼秘书。委托诉讼代理人：柳爱杰，北京市奋迅律师事务所律师。委托诉讼代理人：宣木子，北京市奋迅律师事务所律师。上诉人邹又红因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2017）京73行初577号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。因合议庭成员发生变更，本院于2021年2月4日再次公开开庭，上诉人邹又红的委托诉讼代理人刘小燕，原审第三人波罗/劳伦有限公司（简称波罗/劳伦公司）的委托诉讼代理人柳爱杰、宣木子在线参加庭审，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）经本院合法传唤，未在线参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.注册人：邹又红。2.注册号：7990175。3.申请日期：2010年1月13日。4.专用期限至：2022年10月20日。5.标志：6.核定使用商品（第14类）：链（首饰）；耳环；别针（首饰）；帽饰品（贵金属）；珠宝（首饰）；戒指（首饰）；钟表构件；手表；电子钟表；钟表盒。二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：波罗/劳伦公司。2.注册号：7853540。3.申请日期：2009年11月23日。4.注册日期：2011年1月14日。5.专用期限至：2031年1月13日。6.标志：7.核定使用商品（第14类）：珠宝（首饰）；手镯（首饰）；胸针（首饰）；链（首饰）；表链；钟；电子钟表；秒表；闹钟等。（二）引证商标二1.注册人：波罗/劳伦公司。2.注册号：4408516。3.申请日期：2004年12月10日。4.专用期限至：2028年5月6日。5.标志：6.核定使用商品（第14类）：珠宝（截止）。三、被诉裁定：商评字[2016]第96486号《关于第7990175号“ROYALPOLO及图”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2016年11月18日。原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）认定：2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第七条、第九条的精神已体现在商标法的具体条款中，故对上述内容不再单独评述。诉争商标文字与引证商标一文字构成、呼叫相近。诉争商标图形与引证商标一、二图形构成要素、视觉效果、主体特征近似，且诉争商标核定使用的珠宝（首饰）、手表等商品与引证商标一、二核定使用的珠宝（首饰）、手表等商品为同一种或类似商品，诉争商标与二引证商标构成2013年商标法第三十条、第三十一条所指的使用于同一种或类似商品上的近似商标。诉争商标的注册损害了波罗/劳伦公司的在先著作权，违反了2013年商标法第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。尚无证据证明诉争商标带有欺骗性，诉争商标不属于2013年商标法第十条第一款第七项所指情形。波罗/劳伦公司所述理由仍属于主张特定主体的民事权益，不属于2013年商标法第十条第一款第八项所指情形，且诉争商标本身并未对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响，诉争商标的注册不属于2013年商标法第十条第一款第八项所指情形。本案诉争商标已构成2013年商标法第三十条所指情形，无需适用2013年商标法第十三条第三款的规定再行审理。波罗/劳伦公司称邹又红注册诉争商标具有明显恶意，违反2013年商标法第四十四条第一款的主张，缺乏事实依据，不予支持。综上，商标评审委员会裁定：诉争商标予以无效宣告。四、其他事实波罗/劳伦公司在商标无效阶段提交了如下主要证据材料：1.波罗/劳伦公司广告宣传及报道资料；2.波罗/劳伦公司商标注册信息、在先案例及裁定；3.波罗/劳伦公司“马球骑手图形”作品创作、转让资料、著作权登记证书；4.邹又红相关信息等其他资料。邹又红向商标评审委员会提交了以下证据：诉争商标创作资料、品牌介绍、商标使用许可合同、宣传资料、产品代理协议书及部分票据、产品实物照片、内部销售培训资料、检验报告及检验证明、设计合同、作品登记证书等复印件。原审审理期间，邹又红向原审法院提交了以下证据：1.被诉裁定；2.诉争商标、引证商标信息；3.POLO注册商标、POLOMARK及图注册商标信息；4.“ROYALPOLO”及图意大利注册商标证；5.手表销售发票（部分）；6.商评字[2015]21284号《关于第7990175号“ROYALPOLO及图”商标异议复审裁定书》；7.异议申请材料；8.异议答辩材料。商标评审委员会向原审法院提交了以下证据：1.诉争商标、引证商标档案；2.波罗/劳伦公司在评审程序中提交的申请材料、质证意见复印件；3.邹又红在评审程序中提交的答辩材料复印件；4.评审程序中的答辩通知书、证据交换通知书。邹又红不认可波罗/劳伦公司在商标行政程序中提交的证据三的真实性，认为波罗/劳伦公司成立于1994年，而著作权转让行为发生在1984年，显然是不可能的。对此，波罗/劳伦公司表示，邹又红提供的证据七中记载，波罗/劳伦公司在1994年进行了名称变更，实际上，公司的成立时间远远早于1994年。经原审庭审审查，邹又红提供的证据确实证明波罗/劳伦公司于1994年2月11日进行了名称变更。北京知识产权法院认为：诉争商标经异议及异议复审后核准注册，符合2014年《中华人民共和国商标法实施条例》（简称2014年商标法实施条例）第六十二条规定的例外情况，商标评审委员会受理无效宣告请求的做法符合法律规定。诉争商标与引证商标一、二的构成要素、视觉效果、主体特征相近。同时，诉争商标和引证商标都核定使用在珠宝（首饰）、手表等同一类或近似商品上。另外，考虑到波罗/劳伦公司商标具有较高的显著性和知名度，诉争商标的注册和使用将导致相关公众的混淆、误认，诉争商标与引证商标构成近似商标，违反了2013年商标法第三十一条的规定。综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回邹又红的诉讼请求。邹又红不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决并依法改判，其主要上诉理由为：1.被诉裁定法律适用错误，且本案的无效宣告申请属于以相同的事实理由申请裁定，不应受理；2.诉争商标与二引证商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，被诉裁定及原审判决适用2013年商标法第三十条、第三十一条之规定，属于法律适用错误。国家知识产权局、波罗/劳伦公司服从原审判决。经审理查明，原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有诉争商标和各引证商标档案、各方当事人在行政程序和原审诉讼中提交的证据、被诉裁定，以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。二审诉讼期间，波罗/劳伦公司提交了第1684期《注册商标撤销公告》，用以证明引证商标二已在全部核定使用商品上被公告撤销。另查一，诉争商标的核准注册日期为2015年4月20日。另查二，波罗/劳伦公司曾针对诉争商标提出异议申请，主要理由为：诉争商标与引证商标一、二构成近似商标；诉争商标与波罗/劳伦公司独特且极具显著性的在先知名商标“POLORALPHLAUREN”“POLOBYRALPHLAUREN”及马球骑手图形商标等极为相似，构成对其在先注册商标的摹仿、抄袭，有鉴于波罗/劳伦公司在先商标的知名度，邹又红明知或应知“POLO”及马球骑手图形商标和相关产品的知名度和该知名度可能在商业上产生的较高价值，而申请注册诉争商标，目的明显就是引起消费者误认为诉争商标及其商品与波罗/劳伦公司的“POLO”、马球骑手图形商标有关，导致误购而从中获利；邹又红申请诉争商标的行为违反了诚实信用的公序良俗，助长复制、摹仿、抄袭他人品牌的不良风气，有不良的示范效应，从而产生2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十条第一款第八项所指的“其他不良影响”；诉争商标构成对波罗/劳伦公司在先知名商标“POLORALPHLAUREN”及马球骑手图形的抄袭和模仿，与波罗/劳伦公司在先取得的合法权利相冲突，损害其现有的在先权利，而且缺乏便于消费者识别其与波罗/劳伦公司商标和作品的显著特征，其在相关商品上的注册和使用无疑会导致消费者混淆，构成2001年商标法第九条、第三十一条之规定。案外人阳谷产业株式会社在诉争商标初审公告期内亦曾以诉争商标的申请注册与其引证的商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标为由对诉争商标的申请注册提起商标异议。2013年11月25日原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）对上述两份异议合并审理，并作出（2013）商标异字第31449号《“ROYALPOLO及图”商标异议裁定书》，认定：诉争商标与二引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，波罗/劳伦公司称诉争商标是对其知名商标的恶意摹仿及抄袭，诉争商标侵犯其在先著作权，诉争商标的注册和使用已造成不良的社会影响，鉴于诉争商标和引证商标一、二存在较大差异，故对波罗/劳伦公司的理由不予支持，诉争商标的注册和使用应不致造成不良社会影响，波罗/劳伦公司所提异议理由不成立。阳谷产业株式会社提出的异议理由成立，故裁定：诉争商标不予核准注册。邹又红不服，于2013年12月26日向商标评审委员会申请异议复审，波罗/劳伦公司在规定期间内未向商标评审委员会申请复审。2015年2月27日商标评审委员会作出商评字[2015]第21284号《关于第7990175号“ROYALPOLO及图”商标异议复审裁定书》，认定：邹又红所提异议复审理由成立，裁定：诉争商标予以核准注册。2015年10月14日波罗/劳伦公司针对诉争商标提出无效宣告申请，主张诉争商标的注册违反2013年商标法第七条、第九条、第十条第一款第七项及第八项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等规定。主要理由为：1.诉争商标的注册损害了波罗/劳伦公司对“马球骑手”作品享有的在先著作权；2.诉争商标与引证商标一、二构成近似商标；3.波罗/劳伦公司第278874号图形商标及第527802号“POLO”商标已在中国公众中取得极高显著性和知名度，达到驰名程度，诉争商标的注册构成对驰名商标的抄袭和摹仿；4.诉争商标的注册极易造成相关公众对商品出处、质量等特点或提供者产生误认，造成消费者混淆，诉争商标的注册违背了诚实信用原则，将造成不良影响。在评审期间，波罗/劳伦公司提交的有关知名度的证据中，大多为波罗/劳伦公司品牌的介绍，其中很少一部分在照片中显示了马球骑手图形标志，但大多数证据提及的品牌为“POLORALPHLAUREN”。再查，根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有第1452期《注册商标公告（二）》、注册商标无效宣告申请书、商标异议申请书、商标异议裁定书、商标异议复审裁定书、评审证据材料、当事人陈述等在案佐证。本院认为，2014年商标法实施条例第六十二条规定，申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。这里的例外仅适用于经过“不予注册复审”程序予以核准注册的情况，而本案中波罗/劳伦公司在2001年商标法施行期间仅提出异议申请，在异议裁定结论对其不利的情况下，未提出复审申请；异议复审程序系基于商标注册人邹又红的申请启动的，异议复审程序审理的内容也并不涉及波罗/劳伦公司在异议程序中提出的理由，因此本案并不属于前述例外情形，原审判决对此认定错误。《中华人民共和国立法法》第九十三条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》（2020年修正）第七条规定，对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，国家知识产权局于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。虽然上述法律规定对于新旧法律的衔接适用确立了“程序从新、实体从旧”的总体处理原则，但若适用新的程序规定的结果将导致否定旧法之下已经确定形成的法律状态的有效性并严重不当损害相关利害关系人的信赖利益的，则新的程序规定不应适用。2001年商标法第四十二条规定，对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。2013年商标法改革商标异议程序，对商标局认定异议不成立而准予注册的商标，不再给予异议人申请复审的权利，但是允许异议人向商标评审委员会提出无效宣告请求。适应这一改革，为了保障异议人在异议不成功之后能够向商标评审委员会提出无效宣告请求，2013年商标法才删除了2001年商标法第四十二条的规定（2019年修正的《中华人民共和国商标法》延续了这一作法）。2014年商标法实施条例第六十二条规定并非是对2001年商标法第四十二条规定内容的否定，只有对于适用2013年商标法而无法对商标局作出的准许注册决定申请复审的异议人，才能以同一事实和理由向商标评审委员会提出无效宣告请求。对于在2001年商标法下异议人已经向商标局提起商标异议并经裁定的情况，如果适用2013年商标法及其配套实施条例第六十二条的规定，允许以相同的事实和理由再次向商标评审委员会请求启动无效宣告程序，则有效形成的稳定法律状态将被彻底否定，这将严重损害诉争商标权利人的信赖利益，对其难谓公平。因此，这种情况应适用2001年商标法第四十二条的规定。被诉裁定对此未予处理，明显不当，原审判决在法律适用上亦存在错误，应予纠正。本案中，波罗/劳伦公司曾经根据2001年商标法的规定针对诉争商标提出异议，其异议理由包括本案诉争商标与引证商标一、二构成近似商标、诉争商标系对波罗/劳伦公司知名商标的恶意复制、摹仿，诉争商标的申请注册侵害其在先著作权以及具有“不良影响”等，商标局于2013年11月5日裁定波罗/劳伦公司的上述理由均不能成立。波罗/劳伦公司怠于行使权利，并未就此提出异议复审。虽然本案诉争商标经过了异议复审程序，但是该复审程序系基于诉争商标权利人的申请而启动，且复审内容并未涉及波罗/劳伦公司在前续程序中提出的异议理由，因此该复审程序与波罗/劳伦公司无实质关联。尽管波罗/劳伦公司在前续异议程序中并未明确援引有关驰名商标的法律规定，但是根据其在异议申请书提出，邹又红明知“POLO”及马球图形商标而恶意抄袭摹仿，容易导致消费者的误认以及商标局在裁定中明确载明“波罗/劳伦公司称诉争商标是对其知名商标的恶意摹仿及抄袭”等内容，可以认定其在后续无效程序中提到的有关驰名商标的理由与此内容实质一致。因此，根据当时施行的2001年商标法第四十二条的规定，波罗/劳伦公司不能再以相同的事实和理由对诉争商标效力提出质疑。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十九条规定，当事人依据在原行政行为之后新发现的证据，或者在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据，或者新的法律依据提出的评审申请，不属于以“相同的事实和理由”。鉴于波罗/劳伦公司在后续无效宣告请求的证据并不属于前述情形，因此其在诉争商标无效宣告程序中主张的诉争商标的注册违反2013年商标法第三十条、第十三条第三款、第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”、第十条第一款第八项的理由，应属于“一事不再理”的范畴。波罗/劳伦公司以其未参加异议复审程序为由主张本案不属于“一事不再理”情形，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。鉴于本院已经认定波罗/劳伦公司有关诉争商标与引证商标一、二构成近似商标等无效理由，属于“以相同的事实和理由申请裁定”的情形，因此对于邹又红上诉主张二者不近似的上诉理由，不再予以评述。波罗/劳伦公司在对诉争商标申请无效宣告请求时还主张依据2013年商标法第十条第一款第七项、第四十四条第一款、第四十五条第一款、第七条、第九条之规定对诉争商标予以宣告无效，鉴于波罗/劳伦公司和邹又红均未提出异议，经审查，商标评审委员会相关认定结论正确，本院对此予以确认。综上所述，原审判决适用法律错误，本院依法予以纠正。邹又红的部分上诉理由成立，对其上诉请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下：一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院（2017）京73行初577号行政判决书；二、撤销原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2016]第96486号《关于第7990175号“ROYALPOLO及图”商标无效宣告请求裁定书》；三、中华人民共和国国家知识产权局就波罗/劳伦有限公司针对第7990175号“ROYALPOLO及图”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  潘 伟审 判 员  王晓颖审 判 员  宋 川二〇二一年五月二十七日法官助理  武雅韬书 记 员  苗 兰