中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终5208号上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：徐苗，中华人民共和国国家知识产权局审查员。被上诉人（原审原告）：迈达科沃特斯软件公司，地址巴哈马国。法定代表人：雷纳特·法特克胡林，唯一董事。委托诉讼代理人：高兰芳，北京市永新智财律师事务所律师。委托诉讼代理人：王红欣，北京市永新智财律师事务所律师。原审第三人：深圳市众和祺科技发展有限公司。上诉人中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2017）京73行初2561号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年7月2日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院审理查明：一、诉争商标1．注册人：深圳市众和祺科技发展有限公司（简称众和祺公司）。2．注册号：12579914。3．申请日期：2013年5月14日。4．专用期限至2024年10月13日。5．标志：6．核定使用商品（第9类）：笔记本电脑；计算机外围设备；计算机游戏软件等。二、被诉裁定2017年2月10日，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）作出商评字[2017]第9186号《关于第12579914号“众和祺及图”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认定：诉争商标的注册未违反2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十二条、第四十四条第一款、第十条第一款第八项的规定，决定：诉争商标予以维持。迈达科沃特斯软件公司（简称迈达科公司）不服，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。三、其他事实在商标评审阶段，迈达科公司提交了以下主要证据：1．公证认证的图标设计合同、完工交接单及翻译件；2．公证认证的利克希尔有限责任公司（简称利克希尔公司）出具的声明及翻译件；3．公证认证的俄罗斯商标注册证、续展证及翻译件；4．迈达科公司官方网站页面打印件；5．百度百科对迈达科公司“MetaTrader”软件产品的简介页面；6．外汇通网站于2013年3月22日在线刊载的“迈达克（MetaQuotes）软件升级”的报道页面；7．互联网上关于迈达科公司软件产品的报道页面；8．2015沪东证经字第3540、3541号公证书；9．中华人民共和国北京市第一中级人民法院判决书；10．中国版权局下发的美术作品著作权登记证书等。在原审诉讼阶段，迈达科公司提交了以下证据材料：1．e-FOREX杂志部分内容及翻译件；2．2017京中信经证字第10649号公证书。北京知识产权法院认为：一、关于诉争商标的申请注册是否损害了迈达科公司的在先著作权。迈达科公司主张其享有在先著作权的美术作品，具有一定的艺术美感和独创性，构成著作权法意义上的作品。迈达科公司提交的证据能够相互印证，形成了较为完整的证据链条，可以证明迈达科公司系涉案美术作品的著作权人。诉争商标标志与涉案美术作品构成实质性相同或近似。此外，众和祺公司为迈达科公司的同行业经营者，考虑到诉争商标与迈达科公司所主张的美术作品高度近似以及迈达科公司所主张的美术作品的独创性，故有理由认定在诉争商标申请注册前，众和祺公司具有接触涉案美术作品的可能性。综上，诉争商标的申请注册损害了迈达科公司的在先著作权，依法应予以无效宣告。二、关于诉争商标的申请注册是否属于2013年商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。迈达科公司提交的证据可以证明，在诉争商标申请注册前，迈达科公司已将涉案美术作品作为商标标志在境外注册，且该商标标志在第9类“计算机程序（可下载软件）”商品上进行了商标法意义上的使用并具有一定影响。众和祺公司作为同行业经营者，在第9类“计算机游戏软件”商品上注册与迈达科公司的未注册商标近似的诉争商标，恶意明显。此外，诉争商标核定使用的“笔记本电脑；计算机外围设备”等商品与迈达科公司在先使用并有一定影响的“计算机程序（可下载软件）”商品在销售渠道、消费对象上显然具有一定的关联性，构成类似商品，故诉争商标在上述商品上的申请注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，诉争商标依法应予以无效宣告。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会就诉争商标重新作出裁定。国家知识产权局不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由为：一、迈达科公司提交的图形作品登记证书，登记日期为2016年3月30日，该日期晚于诉争商标的申请日，且其他证据亦不能证明其享有图形的著作权，诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条所指的损害他人现有的在先权利之情形。二、迈达科公司提交的证据不能证明其主张的图形商标在诉争商标申请日前已使用在“笔记本电脑”等类似商品上并具有一定影响，因此在案证据难以认定诉争商标的注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。迈达科公司、众和祺公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标档案、被诉裁定、商标评审阶段证据材料、原审诉讼阶段证据材料及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。另查，迈达科公司在商标评审阶段提交的证据中，图标设计合同显示签订时间为2004年1月28日，内容为迈达科公司委托利克希尔公司（LIXILLLC）进行标志设计，设计图标（商标）全部的所有权、财产权以及著作权转交给迈达科公司。2004年2月17日的完工交接单上显示，“MetaTrader”图标样本附件为涉案美术作品。利克希尔公司出具的声明内容为，其于2004年2月为迈达科公司制定了两套原创图标，迈达科公司享有图标的著作权，附图显示有涉案美术作品。俄罗斯商标注册证显示，第309674号商标的持有人为迈达科公司，商标优先权日为2005年4月13日，注册日期为2006年7月4日，注册商品（服务）包括“09电脑软件；手提电脑”以及“42硬件、软件开发与改进”等，商标标志与涉案美术作品相同。美术作品著作权登记证书显示，涉案美术作品著作权人为迈达科公司，创作完成时间为2004年2月，作者为利克希尔公司，首次发表时间为2005年4月13日，登记日期为2016年3月30日。互联网上关于迈达科公司“MetaTrader”软件产品的报道，部分显示时间在诉争商标申请日前，且显示有涉案美术作品。众和祺公司的工商登记显示，经营范围包括计算机软件领域内的技术开发及信息数据处理服务、技术咨询，电子产品等。再查，根据中央机构改革部署，商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。以上事实，有迈达科公司在商标评审阶段提交的证据材料在案佐证。本院认为：2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。审查判断商标申请注册是否损害他人在先著作权时，应考虑以下要件：1．涉案作品是否构成著作权法的保护客体；2．当事人是否为涉案作品的权利人或利害关系人；3．在诉争商标申请日前，诉争商标申请人是否可能接触涉案作品；4．诉争商标与涉案作品是否构成实质性相似。本案中，迈达科公司主张其享有在先著作权的美术作品系三个小人的俯视图案，三个小人通过环环相扣的方式拉手并形成环抱，整体呈三角形，小人手臂和头部有颜色渐变。上述设计体现了作者的艺术构思，具有一定的艺术美感和独创性，构成著作权法意义上的美术作品。关于涉案美术作品的著作权归属，虽然迈达科公司提交的著作权登记证书显示登记日期晚于诉争商标申请日，但其提交的经公证认证的图标设计合同、完工交接单、作者声明以及俄罗斯商标注册证等证据能够与著作权登记证书相互印证，形成了较为完整的证据链条，可以证明迈达科公司系涉案美术作品的著作权人，且涉案美术作品的创作及发表时间早于诉争商标申请日。将诉争商标的图形部分与涉案美术作品相比较，两者基本相同，部分细节如拉手处的图形、头部与手臂的色彩渐变亦高度一致，构成实质性相同或近似。根据在案证据可以认定，迈达科公司在诉争商标申请日前，已将涉案美术作品作为其“MetaTrader”软件产品的图标使用。众和祺公司作为计算机软件开发领域的同行业经营者，且考虑到诉争商标与涉案美术作品高度近似，可以认定在诉争商标申请日前，众和祺公司具有接触涉案美术作品的可能性。综上，原审判决认定诉争商标的申请注册损害了迈达科公司的在先著作权，结论并无不当，本院予以确认。认定诉争商标的申请注册构成“以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”，应同时具备下列情形：1．未注册商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响；2．诉争商标与在先使用的未注册商标构成相同或近似商标；3．诉争商标指定使用的商品与在先使用的未注册商标所使用的商品构成相同或者类似商品；4．诉争商标申请人明知或者应知他人在先使用商标。本案中，迈达科公司提交的证据可以证明，在诉争商标申请日前，其已将涉案美术作品作为商标标志在境外注册，并使用在该公司“MetaTrader”软件产品界面上，国内网站亦对“MetaTrader”软件产品进行了介绍和报道，且网页上显示有该商标标志。据此可以认定，迈达科公司的图形商标在第9类“计算机程序（可下载软件）”商品上进行了商标法意义上的使用并具有一定影响。众和祺公司作为同行业经营者，在第9类“计算机游戏软件；笔记本电脑；计算机外围设备”商品上申请注册与迈达科公司的图形商标高度近似的诉争商标，恶意明显。因此，众和祺公司在前述商品上申请注册诉争商标，构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。原审判决对此认定正确，本院予以确认。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。国家知识产权局的上诉理由均缺乏事实与法律依据，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 俞惠斌审 判 员 陈 曦审 判 员 王晓颖二〇二一年五月三十一日法官助理 杨 琦书 记 员 苗 兰