北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终7672号上诉人（原审原告）：中文在线数字出版集团股份有限公司，住所地北京市东城区。法定代表人：童之磊，董事长兼总裁。委托诉讼代理人：戚海峰，男，1987年3月12日出生，汉族，中文在线数字出版集团股份有限公司员工，住北京市西城区。委托诉讼代理人：田龙，北京天驰君泰律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：刘畅，国家知识产权局审查员。原审第三人：四川大神时代网络科技有限公司，住所地四川省成都高新区。法定代表人：倪天波，董事长。委托诉讼代理人：李晓霞，北京市高通（成都）律师事务所律师。上诉人中文在线数字出版集团股份有限公司（简称中文在线公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2020）京73行初4734号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年12月16日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2021年2月7日，中文在线公司的委托诉讼代理人戚海峰、田龙，四川大神时代网络科技有限公司（简称大神时代公司）的委托诉讼代理人李晓霞接受本院询问。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.注册人：大神时代公司。2.注册号：26855141。3.申请日期：2017年10月12日。4.专用期限至：2028年9月20日。5.标志：6.核定使用商品（第9类）：已录制的计算机程序、虚拟现实游戏软件、计算机游戏卡等。二、被诉裁定：商评字[2020]第23040号《关于第26855141号“巫颂”商标无效宣告请求裁定书》。该裁定认定：诉争商标的注册未违反2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十二条、第四十四条的规定，诉争商标予以维持。三、其他事实中文在线公司在行政程序中提交了以下证据：1.“17k小说网”的介绍；2.新浪网于2012年对“17k小说网”的报道；3.《中国网络文学市场年度综合报告2016》；4.《巫颂》小说首页及第一章页面截图；5.“巫颂吧”首页截图；6.百度、必应、360网站关于“巫颂”的搜索结果；7.17k手机客户端截图；8.大神时代公司的企业信用信息；9.“大神游戏”平台介绍截图；10.大神时代公司创作的部分游戏及其对应的网络小说信息。大神时代公司在行政程序提交了以下主要证据：1.大神时代公司与关乃昕签订的代理合同、劳务合同及创作合同；2.《萨巫颂》作者的介绍；3.中文在线公司申请注册的商标列表。中文在线公司在诉讼程序中提交了以下主要证据（序号续前）：11.《现代汉语词典》关于“巫”字的词条页复印件；12.《巫颂》作品授权协议、出版合同；13.国家图书馆网站关于“萨巫颂”和“巫颂”的检索页面截图；14.中国作家网、中国作家协会网站等关于作者“血红（本名刘炜）”的介绍；15.翻阅小说、QQ阅读等手机客户端、媒体关于《巫颂》的报道。北京知识产权法院认为：根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为诉争商标的注册是否违反了2013年商标法第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定。中文在线公司主张根据网页搜索、百科词条的结果，诉争商标“巫颂”与中文在线公司签约作者“血红（本名刘炜）”创作的网络小说《巫颂》名称之间，在相关公众中存在指向关系，诉争商标的注册损害了中文在线公司的在先商品化权益。关于中文在线公司所称的“商品化权益”并非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当作品名称、作品角色名称因具有一定知名度而不再单纯局限于作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，相关公众基于对作品或作品角色名称的认知和情感，对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得作品发行以外的商业价值与交易机会时，则该作品名称或作品中的角色名称可构成2013年商标法第三十二条所指的“在先权利”。可见，将小说作品名称作为在先权利保护的前提是该小说作品名称具有一定的知名度和影响力，成为了小说作品的特征性指代标记，并不再单纯局限于小说作品的一个组成部分，能够影射到特定的商品或服务。而小说作品名称与小说作品之间的指向关系的强弱，与小说作品本身知名度及影响力的大小密切相关。本案中，中文在线公司据以主张的网络小说名称为“巫颂”，但其提交的证据不足以证明在诉争商标申请日前，以“巫颂”为名的网络小说作品已经具备一定知名度，进而无法证明小说作品名称“巫颂”具有一定的知名度和影响力，并且该知名度已经超出小说作品本身，覆盖到特定商品或服务。因此即在案证据不足以证明诉争商标的注册不当利用了中文在线公司基于作品名称而享有的商业信誉，进而挤占中文在线公司应享有的市场优势地位和交易机会。因此，中文在线公司关于诉争商标的注册违反2013年商标法第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”规定的主张缺乏依据，不予支持。北京知识产权法院依照《行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回中文在线公司的诉讼请求。中文在线公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出裁定。其主要上诉理由是：一、中文在线公司拥有小说《巫颂》著作权，该作品在诉争商标申请日前具有很高知名度和影响力，可以形成商品化权益，诉争商标的申请注册不当利用了中文在线公司基于小说《巫颂》作品名称而享有的商业信誉，违反了2013年商标法第三十二条所指的“不得损害他人现有的在先权利”的规定。二、大神时代公司在原审判决作出后即向中文在线公司发出《停止商标侵权通知书》，要求中文在线公司停止提供小说《巫颂》作品，对中文在线公司及其名下平台的商业运营造成严重干扰，具有极其强烈的主观恶意。国家知识产权局和大神时代公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明事实属实，且有诉争商标档案、注册商标无效宣告申请书、被诉裁定、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。二审诉讼中，中文在线补充提交了以下主要证据（序号续前）：16.小说《巫颂》实体书扉页复印件，该书分上下两册，由中国画报出版社于2009年1月出版，作者为血红。17.百度百科关于17K小说网的介绍及该网站ICP/IP地址/域名把信息备案查询的网页打印件，显示网站经营者为中文在线公司。18.关于“刘炜”的上海市嘉定区人大代表信息查询网页打印件。19.（2020）京东方内民证字第8592号公证书，显示2009年至2010年，中国作家网、人民网、中国新闻网、《江南晚报》等媒体对于作家刘炜（笔名血红）的介绍、访谈及报道以及中国作家网、等网站关于小说《巫颂》的报道；2010年至2017年，中国作家网、人民网关于刘炜及小说《巫颂》的介绍及报道等。20.国家图书馆文献检索报告，显示2009年至2017年间报纸、期刊10篇，其中部分提及小说《巫颂》。21.大神时代公司向中文在线公司发送的停止商标侵权通知书、大神时代公司委托书、微信聊天截图网页打印件等，用以证明大神时代公司意图将“巫颂”商标以1800万元价格出售给中文在线公司。22.2016年7月至2017年9月，中文在线公司分别与网易、搜狐、爱奇艺、百度、咪咕阅读、天翼阅读等平台，就小说《巫颂》的网络传播签订的合作协议及平台小说截图网页打印件。23.2015年4月至2017年5月，北京市朝阳区人民法院、北京市东城区人民法院、上海市浦东新区人民法院就侵害小说《巫颂》信息网络传播权作出的民事判决书、民事裁定书。以上事实，有网页打印件、公证书、判决书及当事人陈述等在案佐证。本院认为，鉴于诉争商标系2019年商标法修改决定施行前已经获准注册的商标，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题的审理应适用2013年商标法。根据各方当事人的诉辩主张，本案二审焦点问题为诉争商标的申请注册是否属于2013年商标法第三十二条规定的“损害他人在先权利”的情形。鉴于各方当事人对于原审判决及被诉裁定中的其他认定不持异议，本院经审查予以确认。根据2013年商标法第三十二条的规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”2013年商标法第三十二条规定的“在先权利”，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。作品名称由于构成简单，通常不具备著作权法意义上作品所需要的独创性。根据上述法律及司法解释的规定，作品名称可以作为商标法在先权益予以保护，并非基于该作品著作权人的在先著作权，而系出于打击恶意抢注、维护商标注册管理秩序的商标法立法目的的实现。在具体案件中，将作品名称作为在先权益保护的认定至少需要满足以下四个条件，一是诉争商标申请日前，该作品处于著作权保护期；二是诉争商标申请日前，该作品名称具有较高的知名度；三是相关公众易于将使用该作品名称的商品或者服务与该作品的著作权人联系在一起，容易认定该商标的申请注册已经过作品的著作权人许可或者该商标与著作权人之间存在特定联系；四是诉争商标申请人主观上存在恶意。本案中，第一，根据中文在线公司在行政阶段提交的证据4小说《巫颂》网络连载首页截图及二审诉讼阶段提交的证据1实体书扉页复印件显示，该小说于2009年1月出版，2009年2月结束网络连载，小说《巫颂》处于著作权保护期。第二，中文在线公司提交的在案证据中，证据1-3、7、17为中文在线公司经营的“17K小说网”介绍及报道等证据，上述证据能够体现中文在线公司及其经营的“17K小说网”具有一定知名度；证据14、18、19为小说《巫颂》作者刘炜（笔名血红）的介绍及报道，其中众多介绍及报道提及其代表作为《巫颂》；证据4、6、12、15、16、22显示小说《巫颂》在“17K小说网”、翻阅小说、QQ阅读等网络平台刊载及实体书出版情况，能够体现小说《巫颂》在诉争商标申请日前传播范围较广；证据13、20国家图书馆搜索“巫颂”检索10篇文献及证据5百度贴吧截图及证据19中国作家网、人民网关于作者刘炜及小说《巫颂》的介绍和报道若干篇，能够体现小说《巫颂》在诉争商标申请日前进行了持续宣传；证据23体现小说《巫颂》受保护的情况。综合在案证据可知，中文在线公司及作者刘炜在诉争商标申请日前对小说《巫颂》进行了一定的传播及宣传报道，可以证明在诉争商标申请注册前小说《巫颂》已具有一定的影响。第三，诉争商标与小说《巫颂》作品名称完全相同，其作为商标使用在“已录制的计算机程序、虚拟现实游戏软件”等商品上，容易使相关公众已将“巫颂”二字与小说《巫颂》及中文在线公司联系在一起，误以为诉争商标的申请注册已经过作品的著作权人许可或者与著作权人之间存在特定联系。最后，诉争商标申请注册人的主观意图对于2013年商标法第三十二条“损害他人在先权利”的认定具有实质影响。结合证据12大神时代公司意图将诉争商标以1800万元高价转让给中文在线公司的微信截图等证据，可以认定大神时代公司申请注册诉争商标具有攀附小说《巫颂》作品名称知名度的主观恶意。综合在案证据，可以证明在诉争商标申请日前，小说《巫颂》的作品名称具有一定知名度，相关公众易于将使用该作品名称的商品或者服务与该作品的著作权人联系在一起，进而容易误以为诉争商标的申请注册已经过作品的著作权人许可或者该商标与著作权人之间存在特定联系。因此，诉争商标的申请注册违反了2013年商标法第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。原审判决和被诉裁定认定事实及适用法律部分有误，应当予以纠正。中文在线公司的上诉理由部分成立，且足以导致对原审判决及被诉裁定的改判，故本院对其上诉请求予以支持。国家知识产权局应当在本院认定的基础上重新作出裁定。鉴于本案系在考虑中文在线公司在诉讼中补充证据的基础上作出的改判，故本案一、二审诉讼费用均应由中文在线公司负担。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条之规定，判决如下：一、撤销北京知识产权法院（2020）京73行初4734号行政判决；二、撤销国家知识产权局作出的商评字[2020]第23040号《关于第26855141号“巫颂”商标无效宣告请求裁定书》；三、国家知识产权局就中文在线数字出版集团股份有限公司针对第26855141号“巫颂”商标所提无效宣告申请重新作出裁定。一、二审案件受理费各一百元，均由中文在线数字出版集团股份有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  潘 伟审 判 员  俞惠斌审 判 员  王晓颖二〇二一年五月十一日法官助理  孟 津书 记 员  金萌萌