北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初1662号原告：深圳市深投文化投资有限公司，住所地广东省深圳市福田区华强北路赛格科技工业园**楼**。法定代表人：陈灼儒，总经理。委托诉讼代理人：吴灿朴，北京德恒（深圳）律师事务所。（到庭）委托诉讼代理人：龙云飞，北京德恒（深圳）律师事务所。（未到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：徐杭，国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：佛山市顺德区雄才电器有限公司，住所地广东省佛山市顺德区容桂高新技术产业开发园新有东路**。法定代表人：李华南，董事长。（未到庭）委托诉讼代理人：张欢，北京兴昉律师事务所律师。（到庭）案由：商标无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2017]第3593号关于第7075123号“先科”商标（以下简称诉争商标）无效宣告请求裁定本院受理时间：2017年3月12日开庭审理时间：2018年8月14日被诉裁定认定：诉争商标在“电炊具、烤箱、微波炉（厨房用具）”等商品上的注册申请构成《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第三十二条所规定“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，其他商品上的注册申请未构成该条款。依据商标法第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，裁定诉争商标在“电炊具、烤箱、微波炉（厨房用具）、消毒碗柜、矿泉壶、电咖啡壶、电咖啡过滤器、电烤箱、电冰箱、饮水机、电磁炉、冰箱自动化霜器、水净化装置、烹调器具、电炉灶、电气奶瓶加热器、烤饼炉、太阳灶、制冰棒机、制冰淇淋机”商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。原告诉称：一、被诉裁定认定内容超出评审请求范围，程序违法，应当予以撤销。第三人在其无效宣告请求申请中主张诉争商标侵犯其在类似商品上的在先权利，而非“在先使用”的商标，故被诉裁定认定超出评审范围，属于程序违法。二、被诉裁定认定事实错误。第三人提交的证据均是强调其对“XIANKE先科”商标的使用及宣传。被诉裁定将第三人主张的“XIANKE先科”简化为“先科”商标，并认为第三人已将“先科”商标使用在电饭煲等商品上，与第三人主张事实不符，系认定事实错误。三、被诉裁定认定事实的主要证据不足。诉争商标申请日期为2008年11月25日，对于第三人主张的在先商标的使用情况考察应主要依据该日前之前的证据。而被诉裁定主要依据的是该日期之后的证据，且第三人提交的该日期之前的证据所能体现的销售量少，不能证明其主张。四、被诉裁定适用法律错误。第三人使用于电饭煲等商品上的“XIANKE先科”商标已被依法撤销，其商标专用权视为自始不存在，其在原指定商品上的使用为无效使用，不属于商标法第三十二条的保护对象。而原告对“先科”商标享有具有商誉，不存在利用第三人商标的恶意。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法。原告的诉讼请求和理由不能成立，故请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人述称：一、第三人拥有多个“XIANKE先科”、“先科”商标，并提交大量证据证明在先在电饭煲等家用电器相关商品上使用上述商标。第三人或被告在表述时将商标统称为“先科”商标，不影响诉争商标与第三人在先使用商标构成近似的事实。二、第三人提交的证据可以证明，第三人及关联公司自1999年起使用“先科”商标并取得一定知名度和影响力，原告无视第三人证据的真实性与有效性却又未提出反证证明其主张，故其主张缺乏依据。三、“XIANKE先科”商标最早于1998年由第三人关联公司顺德市桂洲镇豪耐电器实业有限公司（后更名佛山市顺德区豪耐电器实业有限公司，以下简称豪耐公司）申请注册并使用，后转让给第三人经营使用。经第三人与关联公司多年经营宣传，“XIANKE先科”商标在家电领域的细分市场上已具有较高知名度。四、原告最早对“先科”商标在第11类家电商品上的授权使用始于2007年，晚于第三人注册使用商标时间。而其提交的第9类“激光电视放送机”等商品的使用证据不能及于第11类商品，无法证明诉争商标注册的合法性与正当性。因此，被诉裁定认定正确，请求驳回原告诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原告2.注册号：70751233.申请日期：2008年11月25日4.专用期限至：2024年3月6日5.标识：6.被无效宣告的商品（第11类）：电炊具、烤箱、微波炉（厨房用具）、消毒碗柜、矿泉壶、电咖啡壶、电咖啡过滤器、电烤箱、电冰箱、饮水机、电磁炉、冰箱自动化霜器、水净化装置、烹调器具、电炉灶、电气奶瓶加热器、烤饼炉、太阳灶、制冰棒机、制冰淇淋机。二、其他事实在商标评审阶段，第三人提交了以下主要证据：1.第三人企业资料及商标注册情况；2.“先科”商标产品部分经销商及经销场所图片；3.第三人企业经济指标及纳税证明等；4.先科龙公司提供的“先科XIANKE”品牌2004年度销售发票与出货单，第三人及关联企业出具的销售发票、合同与出货单；5．“先科XIANKE”商标产品2007年-2013年部分广告合同及发票；6.第三人及其先科品牌电饭煲所获的国家质量监督检验检疫总局颁布的《产品质量免检证书》等荣誉证明、社会保险参保证明等；7.有关第三人商标业务流程及相关权利人主体证明；8.豪耐公司授权先科龙公司使用第1403504号“先科XIANKE”商标的授权书及相关合同，先科龙公司委托第三人生产及存放“先科XIANKE”产品的合同及委托书；9.“先科XIANKE”品牌明星代言合同及转账凭证；10.关于第1403504号“先科XIANKE”商标的异议复审裁定书、（2014）西民初字第1444号民事判决书，用以证明因商标代理机构的失误造成其未针对该异议复审裁定书提起行政诉讼，导致该商标被撤销；11.关于第7994032号“先科XIANKE”商标的异议裁定及相关判决书，用以证明原商标评审委员会关于第1403504号“先科XIANKE”商标的异议复审裁定存在错误；12.关于原告的相关介绍等。在商标评审阶段，原告提交了以下主要证据：1.原告企业名称变更证明；2.原告先科集团的介绍；3．原告“先科”商标被认定为驰名商标、省著名商标的相关证据；4.2003年-2006年原告“先科”品牌所获荣誉等；5.原告使用及宣传“先科”系列商标的证据；6.原告第854218号“先科”商标档案信息；7.在先案例裁定及原告使用“先科”系列商标的相关证据。在本案审理阶段，原告补充提下了以下主要证据（编号续前）：8.被诉裁定及第三人提交的商标无效宣告申请书、诉争商标注册证及详细信息，用以证明被诉裁定认定事实错误；9.第三人的第1403504号“先科XIANKE”商标注册证及相关商标异议裁定书，用以证明该商标因与原告在第9类、第11类等商品上申请注册的多件“先科”商标构成近似商标，已于2013年被撤销，第三人基于该商标的使用行为无效；10.关于创办“先科”品牌的报道及“先科”系列商标在国内的注册情况；11.国家领导人视察先科集团以及先科集团获得各项荣誉的相关资料；12.（2012）一中知行初字第1951号行政判决、（2014）一中行（知）初字第8833号行政判决、（2015）京知行初字第4255号行政判决及行政裁定；13.原告持有的商标信息；14.（2009）一中行初字第304号行政判决，用以证明豪耐公司曾经注册的“先科龙”商标被法院判决撤销；15.豪耐公司的档案登记资料，用以证明该公司于2003年10月23日已经吊销，不能从事经营活动。第三人补充提交了最高人民法院（2016）最高法行申3022号行政裁定书，用以证明原商标评审委员会关于第1403504号“先科XIANKE”商标的异议复审裁定存在错误；在本案审理过程中，第三人提交授权书与发票证据原件以供核实。原告认可授权书、发票证据与原件一致，但仍不认可相关证据的真实性。另查，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由本案被告统一行使。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于：一、被诉裁定是否存在审查超出请求范围的而构成程序违法；二、诉争商标在“电炊具、烤箱、微波炉（厨房用具）、消毒碗柜、矿泉壶、电咖啡壶、电咖啡过滤器、电烤箱、电冰箱、饮水机、电磁炉、冰箱自动化霜器、水净化装置、烹调器具、电炉灶、电气奶瓶加热器、烤饼炉、太阳灶、制冰棒机、制冰淇淋机”商品上的申请注册是否属于商标法第三十二条所规定“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。关于焦点问题一。第三人在商标评审阶段提交的无效宣告申请书中的“事实与理由概要”部分已将商标法第三十二条之规定明确为申请依据，并在具体的理由论述中提出诉争商标“与申请人在先推广使用近17年的‘先科XIANKE’商标共存，违反商标法第三十二条的规定”。同时，第三人亦提交其在先使用相关商标的证据。因此，被告依据商标法第三十二条后段之规定进行审理并未超出第三人的请求范围，不构成程序违法。关于焦点问题二。根据商标法第三十二条后段之规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条款的立法精神系基于诚实信用原则，旨在对已经使用并有一定影响的未注册商标给予有条件的保护。所称未注册商标包括在诉争商标申请日前未提出商标注册申请或者因续展而失效的商标。同时，对于未注册商标的使用应当属于合法使用，故侵犯他人权利的使用行为不在此列。本案中，根据第三人提供商标注册证、商标授权书显示，其所有的第1403504号“先科XIANKE”商标于1998年申请注册，其所主张的在先商标使用行为事实上均基于该商标专用权。然而，第1403504号“先科XIANKE”商标已因侵犯原告在先商标权利而被原商标评审委员会于2008年决定撤销，并已发生法律效力，则该商标专用权应为自始无效。据此，在第1403504号“先科XIANKE”商标尚未被撤销期间，第三人基于侵犯了原告在先商标权利的商标的使用行为，不属于合法的商标使用行为，亦不应产生第三人对“先科XIANKE”商标拥有在先使用的未注册商标权益。因此，诉争商标在“电炊具、烤箱、微波炉”等商品上注册申请未违反商标法第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定，被告对此认定有误，本院予以纠正。关于第三人主张因商标代理机构失误导致其错失了就第1403504号“先科XIANKE”商标提起行政诉讼的机会，且根据第7994032号“先科XIANKE”商标的相关裁判文书，第1403504号“先科XIANKE”商标的异议复审裁定存在法律适用错误。对此，本院认为，首先，第1403504号“先科XIANKE”商标已因生效行政行为而被撤销，即便如第三人所述其未提起行政诉讼的原因系由于商标代理机构的失误，但该代理机构系由第三人选择并委托，该代理机构一切作为或不作为行为的法律后果亦应由第三人概括承受。其次，不同案件的具体案情、证据材料等不尽相同，其他类似案件的裁判结果仅具有参考意义，并不当然得出第1403504号“先科XIANKE”商标的异议复审裁定存在错误的结论，更不能由此得出如果第三人对该商标提起了行政诉讼，则该商标一定会被维持注册的假设。因此，本院对第三人的相关意见不予采纳。综上所述，被诉裁定适用法律错误，应予撤销，由被告重新作出裁定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定，本院判决如下：一、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2017]第3593号关于第7075123号“先科”商标无效宣告请求裁定；二、责令被告国家知识产权局就第三人佛山市顺德区雄才电器有限公司针对第7075123号“先科”商标提出的商标无效宣告请求重新做出裁定。案件受理费一百元，由被告国家知识产权局负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  宋 堃人民陪审员  李建蓉人民陪审员  付爱玲二〇一九年七月十日法官 助理  李 适书 记 员  赵延冰