中华人民共和国上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2014）浦民三（知）初字第94号原告扬州金福工贸有限公司。法定代表人陈建。委托代理人彭春梅，上海东锦律师事务所律师。委托代理人刘飞琴，上海东锦律师事务所律师。被告宝洁（加拿大）商业服务公司（PROCTER&GAMBLEBUSINESSSERVICESCANADACOMPANY），住所地800-1959UPPERWATERST.HALIFAXNSCanadaB3J2X2。法定代表人TARAROSNELL。委托代理人李娜，北京市中咨律师事务所律师。委托代理人陈学民，北京市中咨律师事务所律师。原告扬州金福工贸有限公司与被告宝洁（加拿大）商业服务公司确认不侵害商标权纠纷一案，本院于2014年1月15日立案受理后，依法适用普通程序，由审判长孙黎、代理审判员吴琦和人民陪审员史增康组成合议庭，于2014年9月16日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人刘飞琴，被告的委托代理人李娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告扬州金福工贸有限公司诉称：原告于2013年4月20日出口美国牙刷（报关单号XXXXXXXXXXXXXXXXXX）数量403，776把。上海海关于2013年5月23日出具《扣留（封存）决定书》，文件显示原告的牙刷包装上“COMPARETOOral-B”的语句涉嫌侵犯被告“Oral-B”商标专用权（海关备案号T2010-19804），故海关决定扣留原告出口的牙刷。在货物被扣留期间，原告认为自己的产品未侵犯被告的“Oral-B”商标专用权，多次与海关、被告沟通此事。上海海关于2013年6月28日出具《关于尽快办理海关放行手续的通知》，通知显示被告向海关撤回之前提交的扣货申请，故海关决定对原告出口货物解除扣留。在原告货物被扣留的整个过程当中，原告共耗费人民币185，621元，包括高额的堆场费、仓储费、装货运费。被告肆意滥用商标权给原告造成了重大经济损失。被告向海关提交扣货申请导致原告货物被海关扣留一事过去半年时间，被告没有依法向法院起诉。此种滥用权利的拖延行为对原告的进出口业务造成极大困扰。原告要求法院：1、确认原告对“Oral-B”文字的使用行为未侵犯被告的注册商标权；2、请求被告承担货物被扣留产生的费用、损失185，621元；3、诉讼费由被告负担。被告宝洁（加拿大）商业服务公司辩称：1、原告因向美国出口的牙刷上突出使用“Oral-B”字样的行为违反了2001年修正的商标法第52条的规定，侵犯了被告的商标专用权。被告早在1999年就注册了“Oral-B”商标，核定使用的商品为第21类的牙刷。经过2009年续展，该商标目前的有效期为2009年7月7日至2019年7月6日。同时，被告还是VITALIZER商标的所有人。从原告自己提供的照片可见原告在其生产的牙刷产品上使用了“COMPARETOOral-BVITALIZER”。原告将“COMPARETO”放在第一行“Oral-BVITALIZER”放在第二行，在事实上突出使用了“Oral-B”“VITALIZER”。2、原告主张的损失不存在，其提交的费用清单和发票所显示的费用均发生在上海海关对其货物放行之后，原告该主张没有事实依据。经本院审理查明：原告于1999年3月24日注册成立，经营范围为金属材料、化工原料、百货等批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，注册资本50万元。被告是一家世界知名的日化企业。2000年11月7日，被告从吉列加拿大公司口腔-B研究所（ORAL-BLABORATORIES，ADIVISIONOFGILLETTECANADAINC）受让“Oral-B”商标（注册号XXXXXXX），核定使用商品第21类的牙刷。2009年该商标到期后，被告又续展商标至2019年7月6日。2009年，被告注册了“VITALIZER”商标（注册号XXXXXXX），核定使用商品第21类的牙刷、牙线等等。2010年11月24日，被告向中华人民共和国海关总署申请对Oral-B注册商标进行知识产权保护备案。联系单位为宝洁（中国）有限公司。2013年4月20日，原告向上海海关报关出口牙刷等。报关单显示，运抵国为美国，品名为牙刷，数量1，138，320把，总价115，331.48美元。2013年5月23日，上海海关出具沪关知字第（2013）第70号《扣留（封存）决定书》，因原告出口美国的牙刷（报关单号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，数量403，776把），涉嫌侵犯被告“Oral-B”商标专用权（海关备案号T2010-19804）。根据《中华人民共和国海关知识产权保护条例》第十六条，海关决定扣留原告出口的牙刷。扣留期限一年，自扣留之日起算。在货物被扣留期间，原告认为海关扣留的上述货物未侵犯被告商标专用权的，根据上述条例十八条的规定，应当向海关提出书面说明并附送相关证据。当事人不服本扣留（封存）决定，依照《中华人民共和国行政复议法》第九条、第十二条，《中华人民共和国行政法诉讼法》第三十九条规定，可自本决定书送达之日起60天内向海关总署申请行政复议，或自本决定书送达之日起3个月内，向上海市第二中级人民法院起诉。原告未提起行政复议或行政诉讼。从原告提交的四支装牙刷的塑料包装正面顶部，左面印有“FAMILYwellnessTM”商标、右边印有“COMPARETOOral-BVITALIZER”，COMPARETOOral-B在一行，VITALIZER在Oral-B的下方。塑料包装的背面顶部印有“FAMILYwellnessTM”商标，中间偏下位置印有一句英文“这个产品不是由Oral-B实验室，Oral-B和VITALIZER注册商标所有人生产和分销。如果不是100%满意，在30天内向任何一个“家庭美元”商店退回包装和未使用的产品，可以退款或更换。此产品由家庭美元服务有限公司分销，中国制造，参阅FAMILYDOLLAR.COM。”原告另提交一种两支装牙刷照片，牙刷塑料包装的正面中间突起部分印有“FAMILYwellnessTM”商标，牙刷颈部正面左侧包装上印有“COMPARETOOral-B”。塑料包装的背面的中间靠左印有“这个产品不是由ORALL-B实验室，Oral-B注册商标所有人生产和分销。如果不是100%满意，在30天内向任何一个“家庭美元”商店退回包装和未使用的产品，可以退款或更换。此产品由家庭美元服务有限公司分销，中国制造。”从海关给法院牙刷照片，一种两支装牙刷的塑料包装的正面中间突起部分印有“FAMILYwellnessTM”商标，牙刷颈部正面左侧包装上印有“COMPARETOOral-BGlide”。塑料包装的背面的中间靠左印有“这个产品不是由Oral-B实验室，Oral-B和AdvantageGlide注册商标所有人生产和分销。如果不是100%满意，在30天内向任何一个“家庭美元”商店退回包装和未使用的产品，可以退款或更换。此产品由家庭美元服务有限公司分销，中国制造。”另有一款包装的照片显示，牙刷颈部正面左侧印有“COMPARETOOral-BVITALIZER”，“COMPARETO”在上面“Oral-BVITALIZER”在下面，但照片未见牙刷正面全部和背部。原告向海关提交了装箱单和发票显示该笔货物买方为美国的TELLA-TECH公司。2013年6月17日，宝洁（中国）有限公司向上海海关发了两份文件：《关于撤回海关保护的申请书》和《关于撤回海关保护申请的情况说明》。申请书的内容为：上海海关2013年5月29日《关于进一步确认知识产权侵权状况通知书》已经收悉。经宝洁公司（美国）总部核查，证实以下情况：1、该票货物的境外收货人确实为美国的TELLA-TECH公司，原告系根据其委托生产并出口该批牙刷产品；2、按照美国相关法律，销售商在自己的产品上使用“COMPARETO---”等字样并不违反美国禁止性法律规定。有鉴于此，宝洁公司（美国）总部经与TELLA-TECH公司协商达成和解（具体内容宝洁（中国）公司尚无法知悉）。根据宝洁公司（美国）总部的指示，特申请撤回于2013年4月25日就本案提交的《扣留侵权嫌疑货物申请书》，即不再就本案主张商标侵权。《情况说明》的内容为：被告是Oral-B商标的所有人，并且被告和宝洁（中国）公司均为宝洁公司（美国）的全资子公司。作为法律上的商标持有人，被告知晓并同意宝洁公司（美国）就本案作出的和解决定。宝洁公司（美国）同时声明：撤回保护申请仅仅是双方就本案达成的谅解，并不意味宝洁承认该批货物所使用的“COMPARETOOral-B---”字样不违反中国商标法、反不正当竞争法及相关法律的规定。宝洁公司保留对今后的类似行为在法律上予以制止的权利。2013年6月28日，上海海关向原告发出《关于尽快办理海关放行手续的通知》。内容为：4月20日，原告以一般贸易方式向海关申报出口美国一批牙刷，经查实际出口货物中标有“Oral-B”字样的牙刷403，776把。对于上述货物，“Oral-B”商标权利人被告认为属于侵犯其商标权的货物，并向海关申请采取知识产权保护措施，应权利人申请将上述货物扣留。近日，被告向海关申请撤回之前提交的扣货申请。根据《中华人民共和国海关知识产权保护条例》第二十四条第五项之规定，决定对上述货物解除扣留。此后，海关已多次通知原告办理解扣手续提货，但至今无人持书面材料前来。请原告尽快派人持有效书面材料来海关办理货物的海关放行手续。逾期不办产生的法律责任由原告自行承担。2013年7月5日，上海商神国际物流有限公司（商神仓库）向原告出具了19，949元的仓储费发票。2013年7月4日、7月18日、西安骏捷国际货运代理有限公司上海分公司分别向原告开出了一张89，203元和一张2，255元的代理运费的发票。西安骏捷国际货运代理有限公司上海分公司出具了一份情况说明，说明收取89，203元和一张2，255元费用的具体内容。2013年7月25日，扬州市天涯货物运输有限公司向原告开出一张4，500元的运费发票，原告称系涉案货物从上海运回扬州的费用。上述事实由原告提交的《上海海关扣留决定书》、《关于尽快办理海关放行手续的通知》、原告产品的照片、原告货物被扣留产生的费用清单和发票，“Oral-B”海关备案申请的详细内容；法院向海关调取的报关单、装箱单、发票、牙刷照片、《关于撤回海关保护的申请书》和《关于撤回海关保护申请的情况说明》，被告提供的“Oral-B”和“VITALIZER”商标注册证以及庭审记录在案佐证。本院认为，本案系涉外商标侵权纠纷案件，按照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》知识产权的侵权责任，使用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。原、被告选择中华人民共和国的法律，因此本案适用中华人民共和国的法律处理本案的纠纷。根据最高人民法院法释（2014）4号《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条的规定，除该司法解释另行规定外，商标法修改决定2014年5月1日施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定。本案被诉商标侵权行为发生于商标法修改决定施行前，故本案适用修改前商标法即2001年修正的《中华人民共和国商标法》。一、原告出口的商品是否是否属于涉外定牌加工商品。本院认为，涉外定牌加工是国际加工贸易中的一种方式，是指境内加工方按照境外定作方要求将特定标识贴附于商品上，并将商品全部出口销售到境外的出口加工贸易方式。本案中，原告出口的牙刷包装系由TELLA-TECH公司来样要求印刷，即印有“FAMILYwellnessTM”商标，亦印有“COMPARETOOral-B”或“COMPARETOOral-BGlide”“COMPARETOOral-BVITALIZER”。原告按约将其加工生产的牙刷出口销售至美国。宝洁公司美国总部在给上海海关的文件中承认：1、该票货物的境外收货人确实为美国的TELLA-TECH公司，原告系根据其委托生产并出口该批牙刷产品；2、按照美国相关法律，销售商在自己的产品上使用“COMPARETO---”等字样并不违反美国禁止性法律规定。由此可见，原告出口的商品性质应为涉外贴牌加工商品。二、原告出口的商品是否构成商标侵权根据我国《商标法（2001年修正）》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权。涉案“COMPARETOOral-B”与原告的Oral-B商标相同，与原告注册的商品一致，故判定被告的行为是否构成商标侵权的前提为被告是否实施了“使用商标”行为，即被告出口商品上的“COMPARETOOral-B”是否属于商标法意义上的商标使用。我国《商标法（2001年修正）》第八条规定，“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”由此可见，商标，是一种用于商品上或者服务中的特定标识，消费者通过这种标识，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能。只有当商品进入流通领域后，消费者才能凭借商标来区分不同商品的提供者。因此，对“使用商标”行为的判定应以能否起到识别功能为依据，即如果能够起到指示来源的作用，则构成商标性使用；反之则不属于商标性使用。就本案而言，首先，涉案产品上贴附“COMPARETOOral-B”的行为形式上虽由国内加工方实施，但实质上真正的使用者为境外委托方。其次，由于涉案牙刷被海关扣留时尚处于出口环节，即尚未面对商品的消费者。同时，涉案的牙刷均销往美国，无证据证明牙刷在我国境内还存在销售的事实，故“COMPARETOOral-B”不可能在国内市场发挥识别功能。再次，商标权的地域性特点决定了涉案牙刷是否会因贴附“COMPARETOOral-B”商标而在美国境内造成消费者对其商品来源产生混淆或误认，非我国商标法所能规制。被告的贴牌加工出口行为并非我国商标法意义上的商标使用行为，因此本院确认原告出口的商品上“COMPARETOOral-B”不侵犯被告在我国注册的Oral-B商标专用权。同时，在此情况下，按中国商标法讨论牙刷包装上“COMPARETOOral-B”是否突出使用“Oral-B”或“VITALIZER”商标已无意义。三、被告是否需要对原告的损失进行赔偿原告不侵权并不得出被告对原告赔偿，原告仍需证明被告侵害原告的财产权，才可获得赔偿。《中华人民共和国侵权责任法》第六条，行为人因过错侵害他人的民事权益，应当承担侵权责任。第七条，行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。被告向海关申请商标备案保护以及被告针对原告该次出口行为向海关申请采取知识产权保护措施，是依据《中华人民共和国海关知识产权保护条例》的相关规定，本院认为，被告的行为是作为商标权利人依据法律的维权行为，其主观上不存在过错。毕竟，在原告出口的牙刷上出现与被告在相同商品上注册的Oral-B商标完全相同的文字。被告对于原告出口牙刷的收货人的真实性、是否是收货人要求原告按其要求加工等需要核实以及“COMPARETOOral-B”是否侵权进行法律评估。在海关做出扣留货物决定后，被告主动联系货物的收货人核实情况，与收货人达成和解协议，在一个月左右的时间主动撤回了海关保护的申请。被告不存在拖延或不配合海关调查的行为，因此，在货物被扣留调查期间，被告也不存在过错。按照一般侵权行为规则，被告无需承担侵权责任。同时，上述海关保护条例也没有明确规定，权利人申请海关知识产权保护措施是无过错的特殊侵权行为。海关保护条例第十四条规定，权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，应当向海关提供担保，用于赔偿可能因申请不当给收货人、发货人造成的损失，以及支付货物由海关扣留后的仓储、保管和处置费用。从“申请不当”一词可以认为，权利人应该存在过错的情况下才负向收货人、发货人负赔偿责任。而海关扣留后的仓储、保管、处置费用应由海关要求权利人支付或从权利人的担保扣除，该部分费用的支付应该属于行政机关的权利范围，不应由法院在民事案件中处理。因此，本院认为，被告的行为不构成侵权，不承担赔偿责任。综上，依照《中华人民共和国商标法（2001年修正）》第八条、第五十二条第（一）项、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第十二条、第十四条、以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、确认原告扬州金福工贸有限公司于2013年4月20日向上海海关报关出口牙刷包装中的“COMPARETOOral-B”字样不侵犯被告宝洁（加拿大）商业服务公司在中华人民共和国注册的“Oral-B”商标专用权。二、驳回原告扬州金福工贸有限公司其他诉讼请求。本案案件受理费人民币4，012元，由原告扬州金福工贸有限公司负担3，212元，被告宝洁（加拿大）商业服务公司承担800元。如不服本判决，可在判决书送达之日起原告在十五日、被告在三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长 孙 黎代理审判员 吴 琦人民陪审员 史增康二〇一四年九月十七日书 记 员 郭剑桥附：相关法律条文一、《中华人民共和国商标法》（2001年10月27日修正）第八条任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。第五十二条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；……二、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第十二条在海关总署备案的知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出境的，可以向货物进出境地海关提出采取知识产权保护措施的申请。第十四条申请人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，应当向海关提交与进口货物到岸价格或者出口货物离岸价格等值的担保金。三、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。