中华人民共和国山东省高级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁民终2169号上诉人（原审被告）：宁波海田控股集团有限公司。住所地：中华人民共和国浙江省宁波市江东区会展路128号017幢7－29－4。法定代表人：王海生，经理。委托诉讼代理人：王晓亮，北京市中银（青岛）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：英佩克斯金属股份有限公司（IMPEXMETALSPOLKAAKCYJNA）。住所地：波兰共和国华沙路卡大街7/9号（UL.LUCKA7/9，00－842WARSZAWA，POLAND）。法定代表人：斯朗瓦莫卢卡斯沙斯基（SlawomirLukaszewski）。委托诉讼代理人：刘明锋，山东重诺律师事务所律师。上诉人宁波海田控股集团有限公司（以下简称宁波海田公司）因与被上诉人英佩克斯金属股份有限公司（以下简称英佩克斯公司）侵害商标权纠纷一案，不服山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初1014号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。宁波海田公司上诉请求：撤销一审判决第一项、第二项并依法改判驳回英佩克斯公司的诉讼请求；一、二审案件受理费及保全费由英佩克斯公司承担。事实与理由：一、一审法院认定事实及适用法律错误。涉案印度公司授权宁波海田公司以“FLTBULL”品牌生产外球面轴承属于合法使用，在使用上述商标时没有破坏商标的完整性。本案系定牌加工产生的商标侵权纠纷，宁波海田公司作为国内定牌加工方按照印度公司授权使用上述商标，且该产品出口至印度并不在中国市场销售，不会存在与英佩克斯公司商品上商标产生混淆和误认的可能性。宁波海田公司在委托加工产品上贴附的标志，不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现该商品来源的功能，不能被认为是商标法意义上的使用行为。在此情况下，判断商标及商品是否相同或相似以及是否会导致混淆，都不具有实际意义。二、一审法院判决宁波海田公司赔偿经济损失及合理开支4万元证据不足。英佩克斯公司辩称，一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。英佩克斯公司向一审法院提出诉讼请求：1.判令宁波海田公司立即停止生产销售侵犯其第1803069、1772591、1772551号注册商标专用权商品的行为；2.判令宁波海田公司在《中国知识产权报》上向其公开赔礼道歉、消除影响；3.判令宁波海田公司赔偿其经济损失及合理开支共计5万元；4.本案诉讼费由宁波海田公司承担。一审法院认定如下案件事实：经中国国家工商行政管理总局商标局核准，英佩克斯公司于2002年5月21日取得第1772551号、第1772591号“FLT”商标注册证，经续展商标注册有效期限至2022年5月20日；于2002年7月7日取得第1803069号商标注册证，经续展商标注册有效期限至2022年7月6日。上述商标核定使用商品均为第7类滚动轴承。其中，第1772551号注册商标为字母与图案组合商标并指定颜色，中间为白色正方形，白色正方形中间有红色“FLT”，正方形左右两边为红色底色的长方形，正方形上下两边为蓝色底色的长方形，上边的蓝色长方形内有16颗白色星星均分两行排列；第1772591号注册商标为“FLT”字母商标；第1803069号注册商标为“FLT”加“轴承图形”并指定颜色，“FLT”为红色，“轴承图形”为灰黑色，其中图形放弃专用权。根据英佩克斯公司的申请，中国黄岛海关于2017年5月18日将涉嫌侵犯英佩克斯公司“FLT”商标的、宁波海田公司于2017年3月28日申报出口到印度的深沟球轴承3678套、圆锥滚子轴承1394套予以扣留。上述海关扣留的被控侵权轴承的包装盒正面中间为白色正方形，白色正方形中间有红色“FLT”、“BULL”和蓝色轴承图形，其中“FLT”字体大比较醒目、“BULL”位于“FLT”右下角字体较小；正方形左右两边为红色底色的长方形；正方形上下两边为蓝色底色的长方形，上边的蓝色长方形内有16颗白色星星均分两行排列；下边的蓝色长方形内有“MADEINP.R.C”。MAHESHWARDEEPSNGH系设立于印度的一家公司，该公司于2012年5月6日在印度取得2327148号“FLT－BULL”商标，商标类别35，适用领域为广告、企业管理、办公职能；批发零售（包括农机具大型轴承的贸易与营销服务）。该公司的对外贸易经营名称为GOODWILLEXPORTS(INDIA),SERVICES。宁波海田公司提交的授权书载明：我方（MAHESHWARDEEPSNGH），即GOODWILLEXPORTS(INDIA)公司持有人，现授权宁波海田控股集团有限公司（地点：中国LINGQING）以“FLTBULL”品牌生产外球面轴承。由于“FLTBULL”品牌是我方在印度的注册商标品牌，因此我方授权宁波海田控股集团有限公司以该品牌生产制造轴承。另，英佩克斯公司为证明其合理开支提交6000元律师费发票。一审法院认为，本案系涉外侵害商标权纠纷，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条规定，本院作为被控侵权产品查封扣押地法院对本案有管辖权。因被请求保护地在中国大陆，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条规定，本案应适用中华人民共和国法律。一审法院认为，本案的争议焦点为：宁波海田公司的行为是否属于商标法意义上的商标使用行为；宁波海田公司的行为是否侵犯英佩克斯公司的涉案商标专用权以及如果构成商标侵权应如何承担侵权责任。本案系因定牌加工产生的商标侵权纠纷，所谓定牌加工即俗称的“贴牌”生产，是指由境外委托方提供商标，境内企业加工或装配产品后，再贴上商标返销国外的经营活动。英佩克斯公司在本案中主张宁波海田公司申报出口印度的被控轴承侵犯了英佩克斯公司的第1772551号、第1772591号、第1803069号注册商标专用权，宁波海田公司则主张其在被控轴承上使用“FLT－BULL”的行为不具有识别商品来源的功能，不构成商标侵权。一审法院认为，国内定牌加工方根据境外委托方授权在国内加工生产的产品上贴附境外委托方商标的行为，是否属于商标法意义上的使用行为，是否侵犯国内相关权利人的商标权，需考虑以下因素：1.境外委托方在目的国是否拥有正当合法的商标权，2.产品是否全部出口该目的国，3.国内加工方是否尽到必要、合理审查注意义务，只有上述条件均予以满足的情况下，才能认定境内加工方的生产加工行为不属于商标法意义上的商标使用行为，不构成侵犯商标权。本案中，宁波海田公司虽举证证明印度公司MAHESHWARDEEPSNGH在印度取得第2327148号“FLT－BULL”注册商标专用权，且MAHESHWARDEEPSNGH授权其以该商标生产被控轴承，但是，该商标类别为35，适用领域为广告、企业管理、办公职能、批发零售（包括农机具大型轴承的贸易与营销服务），与被控轴承的商品种类并不相同或类似；并且，宁波海田公司并未按照MAHESHWARDEEPSNGH核准注册的商标进行使用，宁波海田公司在被控轴承上使用的商标标识与MAHESHWARDEEPSNGH的注册商标“FLT－BULL”并不相同，注册商标“FLT－BULL”中的“FLT”与“BULL”字体大小相同，且中间有短横线，而被控轴承使用的是“FLTBULL”，没有中间的横线，且FLT与BULL上下排列，BULL在FLT的右下方且字体明显小于FLT。综上，一审法院认为，宁波海田公司在被控轴承上使用的商标标识与其经印度公司授权使用的商标并不相同，印度公司在印度取得的注册商标核定使用商品种类与被控轴承也不相同或类似，因此，宁波海田公司对于其在被控轴承上使用“FLTBULL”的行为并未尽到必要、合理的审查注意义务，宁波海田公司的使用行为构成商标法意义上的使用，一审法院对其抗辩不予支持。《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为”。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。一审法院认为，被控轴承与英佩克斯公司涉案三项商标核定使用商品相同，将被控轴承包装盒外观及包装盒上使用的标识与英佩克斯公司上述商标进行比对可以看出，被控轴承包装盒外观与英佩克斯公司的第1772551号商标构成近似，被控轴承包装盒上“FLTBULL”及“轴承”图形与英佩克斯公司的第1772591号商标、第1803069号商标构成近似，以相关公众的一般注意力为标准，容易造成混淆，因此，宁波海田公司未经英佩克斯公司许可，在其加工生产的轴承上使用与英佩克斯公司涉案商标近似的标识，侵犯了英佩克斯公司的注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于宁波海田公司应承担的赔偿数额，一审法院认为，英佩克斯公司并无证据证明因宁波海田公司侵权所受损失，亦无证据证明宁波海田公司的侵权所得，考虑英佩克斯公司的商标知名度、宁波海田公司的主观过错程度、侵权行为的手段、规模、情节，英佩克斯公司为制止宁波海田公司侵权所支付的合理费用等因素，酌情确定赔偿数额为人民币4万元。关于英佩克斯公司要求宁波海田公司在《中国知识产权报》上公开赔礼道歉、消除影响的诉讼请求，一审法院认为，英佩克斯公司未提供证据证明宁波海田公司的行为对其商誉造成损害，对英佩克斯公司的该项诉讼请求不予支持。综上，一审法院依据《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第(二)项、第六十三条第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决：一、宁波海田公司于判决生效之日起立即停止侵犯英佩克斯公司第1772551号、第1772591号、第1803069号注册商标专用权的行为；二、宁波海田公司于判决生效之日起十日内赔偿英佩克斯公司经济损失及合理开支共计人民币4万元；三、驳回英佩克斯公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币1050元，由英佩克斯公司负担人民币200元，宁波海田公司负担850元；诉讼保全费人民币520元，由宁波海田公司负担。二审中，当事人没有提交新证据。二审查明事实与一审一致。本院认为，根据查明的事实及双方当事人诉辩，本案二审争议的焦点问题为：1.宁波海田公司的被诉行为是否侵害了英佩克斯公司的涉案商标权；2.如果构成侵权，一审法院判决赔偿数额是否适当。关于第一个问题。宁波海田公司认为其使用的是外国公司授权商标，使用时没有破坏该商标的完整性，属于合法使用权人，且本案系因定牌加工产生商标侵权纠纷，在委托加工产品上贴附标志行为不是商标法意义上的使用行为，不构成商标侵权。本院认为，讨论本案是否构成商标侵权主要分析以下两个问题：1.关于是否构成定牌加工问题。定牌加工，一般是指我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。一般认为，在该种定牌加工贸易方式中，加工企业在加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的外国公司，并未影响相关国内公司企业注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认，不会构成商标法意义上的侵权行为。但认定是否属于定牌加工行为时，还需要审查接受委托方是否尽到了对于委托方的合理注意义务、是否严格按照委托方提供的商标进行加工，受托加工行为是否对相关国内公司企业商标权造成了实质性的损害等因素，综合认定是否构成侵权，而不能简单地以定牌加工为由免责。本案中，宁波海田公司认为印度公司MAHESHWARDEEPSNGH在印度取得第2327148号“FLT－BULL”注册商标专用权，MAHESHWARDEEPSNGH授权其以该商标生产被诉轴承。但根据一审查明的事实，上述印度公司取得的注册商标与宁波海田公司在被诉轴承产品包装上所使用的标识并不相同，相关标识不能认定指向的是作为委托人的外国公司，且宁波海田公司亦未举证证明外国委托方授权其使用相关标识的具体样态。此种情形下，认定宁波海田公司被诉行为属于定牌加工证据不足，宁波海田公司该上诉主张不能成立，本院不予支持。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。故宁波海田公司在被诉轴承产品上使用被诉侵权标识的行为具有标识产品来源的作用，属于商标性使用。2.关于商标相同或近似问题。《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标以及在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，均属侵犯注册商标专用权的行为。本案中，宁波海田公司生产的被诉轴承产品与英佩克斯公司涉案商标核定使用商品相同，其轴承包装盒外观装潢图案颜色、色块布局、五星图形的排列等均与英佩克斯公司的第1772551号商标基本相同，被诉轴承包装盒上突出显示的“FLT”及“轴承”图形与英佩克斯公司的第1772591号商标、第1803069号商标字体颜色、图形等基本相同，虽然被诉产品包装盒上突出显示的“FLT”字母右下角有较小字体的“BULL”字母，但不影响认定被诉产品包装装潢各要素组合后与英佩克斯公司涉案注册商标视觉上基本无差别，构成商标相同。结合前述分析，应当认定宁波海田公司在相同商品上使用了与英佩克斯公司涉案商标相同的标识，构成商标侵权。一审法院虽然对于定牌加工、商标相同或近似等问题的认定存在偏差，但对于宁波海田公司被诉行为构成商标侵权的认定正确。关于第二个问题。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。根据上述规定，一审法院在英佩克斯公司没有提供证据证明因侵权所受损失、宁波海田公司获利情形下，综合考虑英佩克斯公司商标知名度、宁波海田公司的主观过错、侵权行为情节、规模、英佩克斯公司制止侵权所支付的合理费用等因素，酌情确定宁波海田公司赔偿英佩克斯公司经济损失人民币4万元符合本案实际，并无不当。综上所述，宁波海田公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费800元，由宁波海田控股集团有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  于军波审判员  柳维敏审判员  张金柱二〇一九年七月二十六日书记员  石 青