河南省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫知民终159号上诉人（原审被告）：陕县观音堂镇新忠延亭观炸鸡店，经营地址河南省陕县观音堂镇新街。经营者：任新忠，男，1968年6月9日生，汉族，住河南省三门峡市湖滨区。委托诉讼代理人：赵栋梁，河南天保律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：郑州延庆观企业管理咨询有限公司，住所地河南省郑州市中原区桐柏南路****楼****。法定代表人：黄秀丽，执行董事。委托诉讼代理人：马娜娜，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈愿峰，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。上诉人陕县观音堂镇新忠延亭观炸鸡店（以下简称新忠延亭观炸鸡店）因与被上诉人郑州延庆观企业管理咨询有限公司(以下简称延庆观公司)侵害商标权纠纷一案，不服河南省三门峡市中级人民法院（以下简称一审法院）（2019）豫12民初21号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月17日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人新忠延亭观炸鸡店委托诉讼代理人赵栋梁，被上诉人延庆观公司委托诉讼代理人马娜娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新忠延亭观炸鸡店上诉请求：撤销一审判决，改判新忠延亭观炸鸡店不承担赔偿责任，一、二审案件诉讼费由延庆观公司承担。事实和理由：1.新忠延亭观炸鸡店在“延亭观”注册商标被宣告无效前的使用行为无过错，不应承担侵权赔偿责任。2.一审法院在“延亭观”商标认定无效的准确日期和新忠延亭观炸鸡店停止使用“延亭观”商标的时间的基本事实认定上出现错误。3.新忠延亭观炸鸡店在“延亭观”注册商标被无效宣告后已不再使用该商标，没有侵犯他人权益，不应承担侵权赔偿责任。4.新忠延亭观炸鸡店不应承担举证责任，证明其侵权的举证责任应由延庆观公司承担。5.一审法院判决新忠延亭观炸鸡店赔偿8000元的数额缺乏事实依据。延庆观公司辩称，1.新忠延亭观炸鸡店并未停止对“延庆观”注册商标的侵权行为，其在网络上仍以“延亭观炸鸡”的名义进行展示。2.“延亭观”商标无效的准确时间不影响新忠延亭观炸鸡店侵权行为的认定。3.新忠延亭观炸鸡店声称在“延亭观”注册商标被无效宣告后已不再使用该商标的上诉理由没有证据予以证明。4.延庆观公司提供了新忠延亭观炸鸡店在网络上继续以“延亭观炸鸡”的名义进行展示的证据并对新忠延亭观炸鸡店的侵权行为申请证据保全，一审法院作出新忠延亭观炸鸡店赔偿延庆观公司8000元的判决有据可依。延庆观公司向一审法院起诉请求：1.请求判令新忠延亭观炸鸡店立即停止侵犯延庆观公司第1013135号“延庆观”注册商标专用权的行为（包括但不限于拆除店铺侵权门头、销毁侵权包装袋等）；2.请求判令新忠延亭观炸鸡店赔偿延庆观公司经济损失以及为制止侵权行为所支出的合理费用共计人民币30000元；3、一审案件诉讼费由新忠延亭观炸鸡店承担。一审法院认定事实：1997年5月21日，开封市鼓楼区延庆炸鸡店经国家工商行政管理局商标局核准注册第1013135号“延庆观”文字商标，核定使用商品为第29类的“炸鸡”商品上。2009年7月28日，经国家工商行政管理局商标局核准该商标转让给延庆观公司，该商标续展注册有效期至2027年5月20日。该商标在市场上有一定的知名度。2013年12月21日，经任成来申请国家工商行政管理总局商标局核准注册第11264568号“延亭观”文字商标，核定使用商品为第29类的“肉冻;家禽(非活);腌腊肉;猪肉;奶茶(以奶为主);加工过的花生;豆腐制品;肉脯;以水果为主的零食小吃;干蔬菜”商品上。2015年10月30日，延庆观公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出宣告“延亭观”注册商标无效的请求。2016年8月24日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字[2016]第75029号《关于第11264568号“延亭观”商标无效宣告请求裁定书》。裁定：“延亭观”商标予以维持。延庆观公司不服该裁定向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院审理后作出判决：撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的被诉裁定；国家工商行政管理总局商标评审委员会重新作出裁定。国家工商行政管理总局商标评审委员会不服判决，向北京市高级人民法院提起上诉，该院于2018年8月22日作出判决：驳回上诉，维持原判。其中该判决认定，“延亭观”与“延庆观”商标同时并存在炸鸡及密切关联商品上，相关公众施以一般注意力，容易导致相关公众的混淆误认。2018年10月10日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出裁定宣告“延亭观”商标无效，商标局于2018年10月23日作出该商标无效宣告。新忠延亭观炸鸡店经营炸鸡商品，于2015年12月5日经任成来授权，使用“延亭观”商标。在2018年10月23日“延亭观”商标被宣告无效后，新忠延亭观炸鸡店直到庭审时更换了门头，停止使用“延亭观”商标。2018年9月30日，郑州延庆观公司的委托代理人杨玉宝向河南省洛阳市九鼎公证处申请办理保全证据公证。2018年10月8日，公证员游某、工作人员王某及郑州延庆观公司的委托代理人杨玉宝到河南省三门峡市陕州区陕县观音堂镇观音堂街中心十字路口，陕州区二高向南100米路西的“延亭观炸鸡”，在公证员的监督下，杨玉宝以普通消费者的身份在该炸鸡店付款10元购得炸鸡一份，包装袋印有“延亭观”字样，杨玉宝对“延亭观炸鸡”店外门头进行了拍照。对所购商品包装纸、袋进行了封存。河南省洛阳市九鼎公证处出具（2018）豫洛鼎证内经字第282号公证书对上述公证事项确认。一审庭审时，对封存商品现场拆封，取出包装袋一个。该包装袋正面中间显著位置印有较大字体“延亭观”字样。一审法院认为，延庆观公司依法受让第1013135号“延庆观”注册商标，在有效期内，其在核定的商品上享有该注册商标专用权。任成来于2013年12月21日经国家工商行政管理总局商标局核准注册第11264568号“延亭观”注册商标。2018年10月10日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出裁定宣告“延亭观”商标无效。根据商标法的规定，宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。一审案件中虽然“延亭观”商标于2018年10月23日被宣告无效，但该商标注册人任成来并非恶意，故对该“延亭观”商标被宣告无效之前的使用行为并不具有追溯力。新忠延亭观炸鸡店在“延亭观”注册商标被宣告无效前经任成来授权而使用，并不违反法律规定，其主观并无过错，不应承担责任。但在2018年10月23日之后，新忠延亭观炸鸡店未能提供证据证明在合理期限内停止使用“延亭观”商标，直至庭审时，才称停止使用。故对于“延亭观”商标被宣告无效之后，新忠延亭观炸鸡店继续使用该商标，在与延庆观公司相同的商品上使用与延庆观公司注册商标相同或者近似的商标，容易导致相关公众混淆，构成侵犯延庆观公司的注册商标专用权行为，应当承担侵权责任。延庆观公司要求新忠延亭观炸鸡店立即停止侵犯“延庆观”注册商标专用权的行为，因新忠延亭观炸鸡店已拆除了侵权门头，停止使用“延亭观”包装，不再具有侵权行为，故对该请求不予支持。对于延庆观公司要求新忠延亭观炸鸡店赔偿损失及合理费用30000元的请求，因其未提交实际损失及新忠延亭观炸鸡店侵权获得利益的证据，根据新忠延亭观炸鸡店的侵权行为时间，情节、销售规模、主观过错程度，以及延庆观公司为制止侵权所支出的合理费用等情况，酌定新忠延亭观炸鸡店赔偿延庆观公司经济损失8000元（含合理开支）。新忠延亭观炸鸡店辩称其使用“延亭观”商标经授权使用，不构成侵权的理由。如前所述，对于“延亭观”被宣告无效之前的使用行为，不应承担责任。但该商标被宣告无效后，其仍然使用的行为构成侵权，应当承担相应的侵权责任。综上，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《中华人民共和国商标法》第四十七条、第五十七条第（二）、（三）项、第六十三条的规定，判决，一、新忠延亭观炸鸡店于一审判决生效后十日内赔偿延庆观公司经济损失8000元；二、驳回延庆观公司的其他诉讼请求。如果未按一审判决指定的期限履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费550元，由延庆观公司负担350元，新忠延亭观炸鸡店负担200元。二审期间，新忠延亭观炸鸡店提交三组新证据，第一组证据为2019年3月13日中国商标行政管理总局商标局发布的商标公示截图。拟证明延亭观商标系2019年3月13日正式终止。第二组证据为丽峡文印店的收据一份，拟证明新忠延亭观炸鸡店在2018年10月25日前后陆续更换了门头广告以及门头招牌。第三组证据是两份手机微信聊天记录截图，拟证明新忠延亭观炸鸡店主观上没有侵权故意也没有进行侵权行为。延庆观公司提交公证书一份作为新证据，拟证明新忠延亭观炸鸡店一直在实施侵犯延庆观公司注册商标专用权的行为。对于新忠延亭观炸鸡店提交的三组新证据，延庆观公司发表质证意见为，关于第一组证据的网页截图，其未提交原网页予以核实，且其引用关于商标法第55条的规定系关于商标撤销的规定，并非商标宣告无效的规定，属于适用法律错误。关于第二组证据，因其并非有相关公信力的公证机关或是其他的有权机关，对于其真实性不予认可。关于第三组证据，其工商主体与本案无关，并非新忠延亭观炸鸡店有关证据，该证据与本案不具有关联性。对于延庆观公司提交的新证据，新忠延亭观公司发表质证意见为，对公证书的真实性无异议。对公证书与本案的关联性和其证明目的有异议，认为公证书公证的是网页事实，新忠延亭观炸鸡店的经营者主观上没有在网络上对延庆观公司的侵权恶意，侧面可以证明在实体店新忠延亭观炸鸡店已经没有侵犯延庆观公司注册商标专用权的事实。对于新忠延亭观炸鸡店提交的新证据，本院认定如下：对于第一组证据中的2019年3月13日中国商标行政管理总局商标局发布的商标公示截图的真实性本院予以认可，根据《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。“延亭观”商标宣告无效日期为2019年3月13日。对于第二组证据丽峡文印店的收据上仅有“收到制作延亭炸鸡店门头及会员积分卡”字样，没有时间和门头具体文字，无法证明系新忠延亭观炸鸡店更换门头所制作。对于第三组证据中的微信聊天记录中的图片均为聊天对象发送，不是新忠延亭观炸鸡店所有人发送，其无法证明新忠延亭观炸鸡店的门头更换情况。对于延庆观公司提交的新证据，本院认定如下：对于该公证书的真实性本院予以认可，根据其公证事项可以认定新忠延亭观炸鸡店至2019年5月10日为止的时期内并未在网络平台停止使用已被宣告无效的“延亭观”商标。二审期间本院另查明，第11264568号“延亭观”注册商标宣告无效日期为2019年3月13日，本院对一审法院查明的其他事实予以确认。根据当事人上诉情况并征询对方当事人意见，本院归纳二审争议焦点为：新忠延亭观炸鸡店是否应当承担商标侵权赔偿责任，如应承担，赔偿数额如何认定。本院认为，关于新忠延亭观炸鸡店是否应当承担商标侵权赔偿责任的问题。《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”第十条规定，“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”本案中，延庆观公司作为第1013135号“延庆观”注册商标的所有权人，且商标处于有效期内,延庆观公司在该商标核定的服务项目上享有注册商标专用权并依法应受法律保护。任成来于2013年12月21日经国家工商行政管理总局商标局核准注册第11264568号“延亭观”注册商标。根据新忠延亭观炸鸡店在二审中提交的新证据查明，“延亭观”商标宣告无效日期为2019年3月13日，一审认定“延亭观”商标宣告无效日期为2018年10月23日不当，予以纠正。根据《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。由于任成来于2013年12月21日经国家工商行政管理总局商标局核准注册第11264568号“延亭观”注册商标自始不存在。虽然新忠延亭观炸鸡店上诉主张其在“延亭观”注册商标被无效宣告后已不再使用该商标不应再承担赔偿责任，但根据延庆观公司在二审中提交的新证据，可以认定从2019年3月13日至2019年5月10日为止的时期内，新忠延亭观炸鸡店并未在网络平台停止使用已被宣告无效的“延亭观”商标。通过对比，“延亭观”商标由“延亭观”三字组成,而“延庆观”商标由“延庆观”三字组成,二者首尾文字相同,差异仅体现在“延”字与“观”字的区别,由于二者在文字构成、呼叫、整体外观等方面均相近,在隔离观察状态下,相关公众施以一般注意力,难以从整体上将二者相区分,因此，两商标构成近似商标，足以造成消费者的误认和混淆，对新忠延亭观炸鸡店所提供的服务与延庆观公司之间存在特定联系产生误解或者误认，二者构成相似，故新忠延亭观炸鸡店的相关使用行为构成对延庆观公司第1013135号“延庆观”注册商标专用权的侵犯，新忠延亭观炸鸡店应承担商标侵权赔偿责任。关于侵权责任承担的问题，《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定,“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”第三款规定,“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款规定,“人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中,依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条的规定和案件具体情况,可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任,还可以作出罚款,收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。罚款数额可以参照《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定确定。”由于延庆观公司未举证证明其因新忠延亭观炸鸡店侵权所受到的损失数额或新忠延亭观炸鸡店因侵权所获利益的数额，一审法院综合考虑新忠延亭观炸鸡店的侵权行为时间，情节、销售规模、主观过错程度，以及延庆观公司为制止侵权所支出的合理费用等情况，酌定新忠延亭观炸鸡店赔偿延庆观公司经济损失8000元的判决并无不当。综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。新忠延亭观炸鸡店的上诉请求不能成立，应予驳回；依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由陕县观音堂镇新忠延亭观炸鸡店负担。本判决为终审判决。审判长  宋旺兴审判员  赵 筝审判员  梁培栋二〇一九年七月二十二日法官助理郑峥书记员朱明鑫