山东省临沂市兰山区人民法院   行 政 判 决 书 (2019)鲁1302行初158号 原告山东德海木业有限公司，住所地：临沂市兰山区义堂镇王家朱里社区工业园，统一社会信用代码9137130231267790X3。 法定代表人刘连银,总经理。 委托代理人孙超、宋士永，山东上和律师事务所律师。 被告临沂市兰山区市场监督管理局，住所地：临沂市兰山区羲之路5号，统一社会信用代码：11371302K2144006X1。 法定代表人贾瑞德,局长。 委托代理人赵良礼，该单位工作人员。 委托代理人王进玲，山东三禾律师事务所律师。 原告山东德海木业有限公司（以下简称德海木业）与被告临沂市兰山区市场监督管理局（以下简称兰山区市场监管局）行政处罚一案，向本院提起行政诉讼。本院于2019年4月18日立案，依法向被告送达了起诉状副本及应诉通知书。本院依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。原告委托代理人宋士永，被告委托代理人赵良礼、王进玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 2018年9月4日，被告临沂市兰山区市场监督管理局作出临兰工商处字[2018]251号行政处罚决定书，其主要内容为：:当事人山东德海木业有限公司生产的马六甲生态板侵犯曹县森友木业有限公司所有的“黄猫”注册商标专用权,违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条之规定，决定对当事人作如下处罚:一、责令立即停止侵权行为;二、没收侵犯“黄猫”注册商标专用权2400*1200.17规格的663张马六甲生态板；三、罚款100000元。 原告诉称，2018年7月10日，原兰山工商局接案外人曹县森友木业有限公司举报对原告生产车间内加工的标注有“济南黄猫六A板材”2400*1200*17规格的的生态板(贴面板)663张进行查封,2018年9月4日原兰山工商局以原告的商标标注行为侵犯注册商标专用权为由对原告作出行政处罚。原告认为，原兰山工商局作出的行政处罚行为违反《行政诉讼法》第七十条第(一)、(三)、(六)项规定的情形,应判决予以撤销:1、原兰山工商局关于原告在贴面板标注“黄猫六A”商标与案外人持有的“黄猫”商标近似,系未经商标注册人许可在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标侵权行为的认定属事实认定错误,主要证据不足。案外人济南黄猫装饰工程有限公司(以下简称“黄猫装饰”)于2015年12月5日就“黄猫六A”商标申请注册,经核准注册取得第18523807号商标注册证书,指定使用在第19类“木材;石料;石膏;石棉水泥;混凝土建筑构件;砖;涂层(建筑材料);非金属水管;沥青;防火水泥涂层”。案外人高红卫于2010年5月19日就黄猫商标申请注册,经核准取得第8312294号商标注册证书,指定使用在第19类“半成品木材;地板;非金属建筑材料;非金属建筑结构;非金属建筑涂面材料;非金属门;非金属砖瓦;胶合板;贴面板;纤维板”。双方商标部分指定使用商品虽然类似,但两注册商标在商标构成、文字字体、文字大小、文字是否加粗、汉字含义、整体外观上皆有一定区别,未构成使用于类似商品上的近似商标,黄猫六A商标的注册和使用不易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与案外人高红卫注册商标的商品有特定的联系。2、原兰山工商局告知原告拟作出的行政处罚建议未充分听取当事人的意见,实施查封、扣押行政强制措施时未告知原告有申请行政复议和提起行政诉讼的权利,行政处罚违反法定程序。原兰山工商局未充分听取原告关于涉案商标存在争议应中止处罚的建议,且未认真复核商标局作出(2018)商标异字第0000004141号第18523807号“黄猫六A”商标准予注册的决定即作出处罚决定,在实施查封、扣押贴面板时又未告知原告有申请行政复议和提起行政诉讼的权利。原兰山工商局行政处罚处罚行为违反法定程序,应予撤销。3、原兰山工商局未考虑相关权利人对涉案商标存在争议且争议尚未通过无效宣告、行政诉讼程序解决即通过职能认定商标侵权和未考虑原告系委托加工不属于商标使用行为,即作出行政处罚明显不当。(1)案外人黄猫装饰于2015年12月7日就“黄猫六A”商标申请注册,2016年10月13日商标局初审公告,2017年1月17日商标局受理案外人高红卫异议申请,2018年1月23日商标局作出(2018)商标异字第0000004141号第18523807号“黄猫六A”商标准予注册的决定,2018年3月7日商标局进行注册公告,2018年3月26日商标评审委员会受理案外人高红卫无效宣告申请,截至2019年2月14日处于评审分类阶段。涉案商标尚存争议且争议未能解决,原兰山工商局不宜不考虑该因素直接依职能认定侵权。(2)原告与案外人黄猫装饰之间系委托加工关系,原告负责生产供货给第三人,不负责销售,双方之间不存在商标专用权的转让或使用许可,原告作为加工人受委托生产加工并提供贴附指定商标的产品的行为不属于商标使用行为,不应认定为商标侵权。4、因临沂市兰山区工商行政管理局与质监局、食药局合并组成临沂市兰山区市场监督管理局,其相关职能不再保留,被告临沂市兰山区市场监督管理局作为继续行使其职权的行政机关为本案适格被告。综上,原兰山工商局作出的行政处罚行为证据不足、违反法定程序且明显不当,应予纠正,据《中华人民共和国行政诉讼法》之规定诉至贵院,请求1、撤销临沂市兰山区工商行政管理局于2018年9月4日作出的临兰工商处字[2018]251号行政处罚决定书;2、诉讼费由被告承担。 原告提供了以下证据：证据1、山东德海木业有限公司营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件，证实原告主体适格；证据2、原临沂市兰山区工商行政管理局作出的临兰工商处字[2018]251号行政处罚决定书，证实原告受委托加工生态板因贴附“黄猫六A”商标涉嫌侵害商标权被处以没收663张马六甲生态板、罚款10万元的处罚；证据3、工商罚没收入收据、建行收费业务凭证，证实2018年9月19日原告缴纳罚款10万元；证据4、“黄猫六A”商标注册证及商标信息查询明细，证实案外人济南黄猫装饰工程有限公司于2015年12月7日就争议商标“黄猫六A”申请注册，经核准予以注册，核定使用在第十九类建筑材料，专用权期限自2017年1月14日至2027年1月13日，截至2019年7月16日仍处于注册状态；证据5、国家工商行政管理总局商标局作出（2018）商标异字第0000004141号第18523807号“黄猫六A”商标准予注册的决定，证实争议商标“黄猫六A”与行政处罚据以引用的引证商标“黄猫”部分指定使用商品虽然类似，但商标在文字构成、汉字含义、整体外观上都有一定区别，因此未构成使用于类似商品上的近似商标，争议商标的注册和使用不易造成消费者的混淆误认。证据6、授权书，证实2018年7月18日案外人济南黄猫装饰工程有限公司委托原告生产加工生态板并贴附“黄猫六A”商标图样，原告只负责供货，案外人负责市场销售；证据7、案外人济南黄猫装饰工程有限公司营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件，证实其身份信息。 被告兰山区监管局辩称，一、涉案行政处罚决定认定的事实清楚,证据确凿。2018年7月10日,接到曹县森友木业有限公司(以下简称森友木业)举报,我局执法人员王永、赵良礼两人在出示执法证后,依法对临沂市兰山区义堂镇王家朱里社区工业园山东德海木业有限公司(以下简称德海木业)进行检查。经查,被答辩人在其车间有加工的标注“济南黄猫六A板材”的生态板(贴面板)11件,共计663张。被答辩人提供了第三人持有的商标注册证第18523807号“黄猫六A”核定使用19类:木材石料;石膏:石棉水泥:混凝土建筑构件;砖:涂层(建筑材料);非金属水管;沥青:防火水泥涂层(截止)及授权书。举报人提供持有的商标注册证第8312294号“黄猫”核定使用19类:非金属砖瓦:纤维板;胶合板:非金属建筑结构;非金属门;非金属建筑材料;半成品木材:贴面板:地板:非金属建筑涂面材料(截止)。“黄猫”注册商标持有人曹县森友木业有限公司出具产品鉴定证明,证明标注“济南黄猫六A板材”字样的生态板侵犯其注册商标专用权。在检查当日,当事人提供法律意见书,对商标权属存在争议,要求中止案件查处。经过了解,现认定山东德海木业有限公司在生产的贴面板标注“济南黄猫六A板材”字样,涉嫌违反《中华人民共和国商标法》第五十七条,涉嫌未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆。为进一步查明事实,申请立案调查。(一)、本案中执法人员执法程序正当。根据《中华人民共和国行政许可法》第六十二条规定:行政机关可以对被许可人生产经营的产品依法进行检查、检验、检测,对其生产经营场所依法进行实地检查。在检查过程中,执法人员出示了执法证,并依法告知了当事人的权利和义务,以上事实均有现场笔录、询问(调查)笔录,听证告知书等证据予以证实。(二)、本案中工商行政管理部门执法程序合法。我局受理此案后,依照法定程序经局主要负责人批准后进行了立案,指定具有行政处罚资格的两名执法人员依法对德海木业进行了调查取证,德海木业法定代表人刘连银对其使用并加工的标注“济南黄猫六A板材”的生态板(贴面板)11件,共计663张(未销售),每张生态板价值130元,共计86190元,没有账本或其他财务资料的事实及行为均予认可,且对答辩人的调查没有提出任何异议。我局在事实调查清楚的情况下,依照法定程序经批准向德海木业下达了《行政处罚听证告知书》,告知其当事人依法享有陈述、申辩权及听证权,依法履行了告知程序,当事人在法定期间内未向我局提出陈述和申辩,也未要求听证。我局遂于2018年9月4日向当事人作出了行政处罚决定,并依法定程序送达到位。对上述事实,有我局调查笔录、检查笔录及当事人的陈述等证据为证。综上,我局作出的涉案行政处罚决定程序合法。二、涉案当事人的违法行为性质认定准确,行政处罚适用法律正确。(一)涉案当事人的违法行为性质认定准确，第4193713号、第8312294号、第3114400号商标的权利人原系济南黄猫木业有限公司,于2016年4月转让给高红卫。(二)2018年1月23日,商标局出具(2018)商标异字“第18523807号“黄猫六A商标准予注册的决定,“黄猫六A”商标核准注册商品类别是19类,包括:木材;石料;石膏:石棉水泥:混凝土建筑构件;砖:涂层(建筑材料);非金属水管;沥青:防火水泥涂层(截止)。而被控侵权产品是马六甲生态板,超出了“黄猫六A”商标核准注册的商标范围。根据《中华人民共和国商标法》第57条规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标。或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的以及销售侵犯注册商标专用权的商品的,均属于侵犯注册商标专用权的行为。德海木业生产的生态木工板及石膏板,与涉案第4193713号、第8312294号、第3114400号商标核定使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,属于类似商品。将被控侵权商品上使用的“黄猫六A”标识与涉案商标相比对,被控侵权标识中起主要识别作用的“黄猫”文字与涉案第8312294号商标文字、读音、字形相同、且“黄猫六A”完整包含了“黄猫”商标的文字内容,与4193713号、第3114400号图文商标中起主要识别作用的中文“黄猫”文字、读音、字形相同,主要部分构成要素近似,二者构成要素高度重合,构成近似商标,相关消费者施以一般注意力,难以分辨二者商品系来源不同的商业主体,易对被诉侵权产品的来源产生误认或者对其来源识别为与黄猫注册商标的商品有特定的联系,因此,德海木业在其生产的生态板上使用“黄猫六A”标识,违反了《商标法》第57条第二项的规定,侵犯了森友公司的注册商标专用权,答辩人对涉案当事人的违法行为性质认定准确。(二)行政处罚适用法律正确。首先,根据《商标法》60条:有本法第57条所列侵犯商标专用权行为之一,引起纠纷的,由当事人协商;不愿协商或者协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政部门处理。工商行政部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为、没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标示的工具,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款。...的规定。根据德海木业的违法事实及违法情节,参照《山东省工商行政管理系统行政处罚裁量参考标准》的规定,考虑案发后当事人能积极配合调查,违法经营额为86190元,且侵权产品未销售,遂于2018年9月4日向当事人作出了临兰工商处字(2018)251号行政处罚决定书。其次,被投诉侵权产品构成不规范使用注册商标。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条的相关第一款关于“原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理”、《商标法》第56条:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。“黄猫六A”商标核准注册商品类别是19类,包括:木材石料;石膏:石棉水泥:混凝土建筑构件;砖:涂层(建筑材料);非金属水管;沥青:防火水泥涂层(截止)。而被控侵权产品是生态木工板既石膏板,超出了“黄猫六A”商标核准注册的商标范围,与被答辩人主张的国家工商行政管理总局商标局下发(2018)商标异字第0000004141号决定不涉及商标权利冲突。最后,“黄猫六A”构成近似商标。根据《最高人民法院审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题解释》第九条第二款规定:商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标比较,其文字的字形、读音、含义、或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。第十条第二项规定:人民法院依据商标法第五十二条第(一)项规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著度和知名度。本案中,被控侵权产品板材与第8312294号注册商标核定使用的商品属于相同或者类似产品,第8312294号使用时间长,在相关行业中具有一定的知名度,且2017年第15期(周刊)总第1548期《商标公告》载明:第18523807号“黄猫六A”商标无效原因因异议无效,无效内容为第18523807号商标刊登在第1535期商标注册公告的信息无效。综上,请求法院依法驳回被答辩人的诉讼请求。 被告提交了下列证据：证据1、行政机关组织机构代码证书，证明被告主体适格，具有公司设立登记行政许可的法定职权；证据2、立案审批表，证据3、行政处罚决定书(2018)251号，证据4、行政处罚决定建议书；证据5、行政处罚告知书、送达回证；证据6、现场笔录；证据7、询问(调查)笔录；证据8、“黄猫六A”商标注册申请受理通知书、德海木业营业执照、刘连银身份证复印件、“黄猫六A”商标注册证、济南黄猫装饰有限公司营业执照、授权书、法律意见书(德海木业提供)；证据9、工商查处申请书、森友木业营业执照、证明高红卫身份证复印件、“黄猫”商标注册证、商标使用许可合同、授权委托书、周德国身份证复印件(森友木业提供)；证据10、查处标注“黄猫六A”板材照片一宗、产品鉴定证明；证据11、实施行政强制措施决定书0003545、财物清单、实施行政强制措施决定书0003546、财物清单；证据12、案件来源登记表、案件调查终结报告、行政处罚案件有关事项审批表、行政处罚决定审批表、案件审核表，证据2-12共同证明被告该案件有管辖权、对原告作出的行政处罚决定书认定事实清楚、程序合法,适用法律正确；证据13、山东省非税收入通用票据、案件终结报告，证明被告对原告案件有管辖权；证据14、济南高院(2016)鲁01民初1703号、山东高院(2018)鲁民终1210号、山东高院(2018)鲁民终896号、临沂中级法院(2017)鲁13民初511号、山东滨州中院(2017)鲁16民初194号民事判决书一宗，证明第4193713号、第8312294号商标来源，原权利人原系济南黄猫木业有限公司于2016年4月转让给高红卫,且一直具有较高的知名度。 经审理查明，2018年7月10日，原临沂市兰山区工商行政管理局（以下简称兰山区工商局）接到“黄猫”注册商标持有人曹县森友木业有限公司举报，对原告山东德海木业有限公司进行检查。经查，德海木业在其生产车间加工的生态板（贴面板）上标注“济南黄猫六A板材”，加工标注“济南黄猫六A板材”字样2400*1200*17*规格马六甲生态板共计663张。兰山区工商局对现场板材进行实施查封，并于2018年9月4日做出临兰工商处字[2018]251号行政处罚决定，以原告生产的生态板侵犯曹县森友木业有限公司所有的“黄猫”注册商标专用权，违反了《中华人民共和国商标法》的相关规定，作出：一、责令立即停止侵权行为；二、没收侵犯“黄猫”注册商标专用权的663张马六甲生态板；三、罚款100000元。该决定书送达原告后，原告不服，向本院提起诉讼。 另查明，第4193713号、第8312294号、第3114400号商标的权利人原系济南黄猫木业有限公司,于2016年4月转让给高红卫，其中第8312294号注册证核定使用商品/服务项目第19类：非金属砖瓦;纤维板;胶合板;非金属建筑结构;非金属门;非金属建筑材料;半成品木材;贴面板;地板;非金属建筑涂面材料(截止)。后高红卫与曹县木业有限公司签订商标使用许可合同，高红卫将已注册的使用在第19类上的第3114400号黄猫及图商标、第19类上的第4193713号黄猫HUANGMAO及图商标、第19类上的第8312291号黄猫商标,许可曹县森友木业有限公司使用在第19类核定使用的全部商品上。济南黄猫装饰材料有限公司于2015年12月7日申请注册商标“黄猫六A”，2018年1月23日，第18523807号“黄猫六A”商标准予注册，核定使用商品/服务项目第19类：木材;石料;石膏;石棉水泥;混凝土建筑构件;砖;涂层(建筑材料);非金属水管;沥青;防火水泥涂层(截止)。2018年7月18日，济南黄猫装饰有限公司授权德海木业在核定商品上使用第18523807号“黄猫六A”商标图样。 本院认为，《中华人民共和国商标法》第五十六条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。“黄猫六A”商标核准注册商品类别是第19类，包括：木材;石料;石膏;石棉水泥;混凝土建筑构件;砖;涂层(建筑材料);非金属水管;沥青;防火水泥涂层(截止)。而被控侵权的产品是生态板（贴面板），超出了“黄猫六A”商标核准注册的商标范围。《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的以及销售侵犯注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……。本案中，原告德海木业生产加工标注“济南黄猫六A板材”字样的生态板，与涉案第8312294号商标核定使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，属于类似商品。被控侵权商品上使用的“黄猫六A”标示与涉案第8312294号商标文字、读音、字形相同，因涉案商标“黄猫”具有一定的显著性和知名度，故被控侵权产品使用的标示容易造成相关公众的混淆误认，侵害了曹县森友木业有限公司享有的涉案商标权。另，原告主张原兰山区工商局作出行政处罚决定时违反法定程序，根据被告提交的相关证据证明，被告在临兰工商行强字[2018]002号《实施行政强制措施决定书》中明确载明申请复议和提起诉讼的权利。在作出行政处罚决定前，亦向原告送达了临兰工商听告字[2018]第218号《行政处罚听证告知书》，故对于原告的主张，本院不予支持。综上，被告作出的临兰工商处字[2018]251号行政处罚决定，认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下： 驳回原告山东德海木业有限公司的诉讼请求。 案件受理费50元，由原告山东德海木业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审 判 长  刘 方 人民陪审员  解成军 人民陪审员  汲长青 二〇一九年七月二十九日 书 记 员  朱启艳