中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终3609号上诉人（原审原告）帝人制药株式会社，住所地日本国东京都千代田区。法定代表人宇野洋，董事长。委托代理人李慧惠，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，中华全国专利代理人协会推荐，住中华人民共和国北京市东城区。委托代理人梅黎，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，中华全国专利代理人协会推荐，住中华人民共和国北京市西城区。被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人葛树，副主任。委托代理人费嘉，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托代理人程强，中华人民共和国国家知识产权局审查员。上诉人帝人制药株式会社因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院(简称北京知识产权法院)作出的（2017）京73行初2229号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月6日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院认定：第201210150503.8名称为“2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸的多晶型体及其制备方法”的发明专利申请（简称本申请）权利要求1要求保护2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸的多晶型体（简称晶体A），并用该晶体X射线粉末衍射图的特征峰作了进一步限定。对比文件１实施例10公开了相同化合物2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸的制备方法，制得所述化合物的重结晶晶体，并测定了该化合物晶体的FT-IR光谱（即红外光谱）。由于对比文件1未公开实施例10所得晶体的X射线粉末衍射图或其特征峰数据，因此本领域技术人员无法根据本申请所记载的X射线粉末衍射图的参数将晶体A与对比文件1实施例10所公开的相同化合物晶体进行比较来认定两种晶体存在区别。但是由于本申请说明书记载了晶体A的红外光谱数据，因此可以基于本申请和对比文件1所公开的红外光谱参数将两种产品进行比较。本申请的说明书中记载了晶体A经红外光谱分析在大约1678cm-1具有可将其与其它多晶型体区分开来的特征吸收，本申请说明书附图7的晶体A红外光谱图将此处的特征吸收峰更明确地标注为1678.3cm-1。与之相对应，对比文件1在实施例10中公开其制备得到的化合物晶体在红外光谱的1680cm-1处同样存在特征峰，这与晶体A在1678.3cm-1处的特征吸收峰十分接近，因此本领域技术人员无法将这两种晶体相区分，可推定这两种晶体相同。虽然晶体A在1605.0和1425.6cm-1处的吸收峰与对比文件1实施例10晶体的1600和1430cm-1处吸收峰分别存在5.0cm-1和4.4cm-1的差别，但是这两处吸收峰不属于本申请所记载的将晶体A与其它晶体相区分的特征吸收，并且本申请和对比文件1也未记载所使用的红外光谱仪的误差范围，因此本领域技术人员无法根据这两处的吸收峰将晶体A与对比文件1的晶体相区分。本领域技术人员无法根据本申请的记载和相关证据将晶体A与对比文件1实施例10的晶体相区分。本申请权利要求1不具备1993年实施的《中华人民共和国专利法》（简称1993年专利法）第二十二条第二款所述的新颖性。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回帝人制药株式会社的诉讼请求。帝人制药株式会社不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉决定，其主要上诉理由是：第一，原审判决及被诉决定关于误差适用的事实认定错误。第二，原审判决及被诉决定对发明公开内容认定错误。第三，根据公开内容，本申请晶体A与对比文件1实施例10的晶体能够进行区分。中华人民共和国国家知识产权局(简称国家知识产权局)服从原审判决。经审理查明:一、本申请（一）申请人：帝人制药株式会社。（二）发明创造名称：2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸的多晶型体及其制备方法。（三）申请号：201210150503.8。（四）申请日：1999年6月18日。（五）优先权日：1998年6月19日。（六）分案申请递交日：2012年5月9日。（七）公开日：2012年9月12日。（八）被诉决定针对的是帝人制药株式会社于2016年7月28日修改的权利要求：“1.2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸的多晶型体，该晶体的X射线粉末衍射图在反射角2θ约为6.62,7.18,12.80,13.26,16.48,19.58,21.92,22.68,25.84,26.70,29.16和36.70°处具有特征峰。”（九）说明书记载：“本发明提供2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸的多晶型体(简称晶体A)；权利要求1所述晶体A在大约1678cm-1处具有可将其与其它多晶型体区分开来的特征吸收；晶体A在1605.0和1425.6cm-1处也存在吸收峰”。二、对比文件对比文件1JP特开平6-345724A，公开日1994年12月20日。其实施例10中公开了一种2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸的制备方法，其将2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸乙酯水解获得的粗产物（即2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸）在乙醇/水(9/1)中重结晶而获得，所得结晶的FT-IR光谱(cm-1,KBr)为2960,2880,2230,1680,1600,1520,1430,1280。其中，在1680cm-1处具有吸收特性。对比文件1还公开了结晶形态的2-(3-氰基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸化合物，但是并未公开所述化合物结晶的X射线粉末衍射的特征峰或图谱。三、被诉决定：第115676号复审决定。被诉决定作出时间：2016年11月3日。被诉决定主要内容:本申请权利要求1相对于对比文件1不具备1993年专利法第二十二条第二款规定的新颖性，维持原中华人民共和国国家知识产权局专利局（简称专利局）于2015年5月20日对本申请作出的驳回决定。上述事实，有本申请公开文本、对比文件1以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为，1993年专利法第二十二条第二款规定:“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。对于包含参数特征的化学产品权利要求，如果所属技术领域的技术人员根据该参数无法将要求保护的产品与现有技术产品区分开，则可推定要求保护的产品与现有技术产品相同，因此该产品权利要求不具备新颖性。本案中，权利要求1所述晶体A在大约1678cm-1处具有可将其与其它多晶型体区分开来的特征吸收,对比文件1在实施例10中公开其制备得到的化合物晶体在红外光谱的1680cm-1处同样存在特征峰，二者的特征吸收峰十分接近。本申请的晶体A与对比文件1实施例10的晶体具有上述相近的特征吸收峰，而且该特征吸收峰是将本申请晶体A与其他晶体相区分的特征吸收，故本领域技术人员无法将这两种晶体相区分，可推定这两种晶体相同。至于晶体A在1605.0和1425.6cm-1处的吸收峰与对比文件1实施例10晶体的1600和1430cm-1处吸收峰分别存在5.0cm-1和4.4cm-1的差别，由于这两处吸收峰非具有重要鉴别意义的特征峰,并且本申请和对比文件1也未记载所使用的红外光谱仪的误差范围，本领域技术人员无法根据这两处的吸收峰将晶体A与对比文件1的晶体相区分。本申请权利要求1相对于对比文件1不具备1993年专利法第二十二条第二款所述的新颖性,应当予以驳回。综上，原审判决及被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，本院予以维持。帝人制药株式会社的上诉理由缺乏事实和法律依据，对其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由帝人制药株式会社负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审判长  刘继祥审判员  马 军审判员  张玲玲二〇一九年七月二十九日书记员  郑皓泽