中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初4537号原告：桂林中辉科技发展有限公司，住所地中华人民共和国广西壮族自治区桂林市西城经济开发区鲁山工业区。法定代表人：李中，经理。（到庭）委托诉讼代理人：黄云中，北京市培文律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。法定代表人：赵刚，主任。（未到庭）委托诉讼代理人：樊莉，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。（到庭）委托诉讼代理人：张静，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。（未到庭）第三人：强生公司，住所地美利坚合众国新泽西州新布伦斯维克市强生广场1号。（未到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2017]第43830号关于第3384889号“ONETOUCH”商标无效宣告请求裁定。本院受理时间：2017年6月22日开庭审理时间：2018年7月5日被告依照现行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年《商标法》）第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，作出被诉裁定：第3384889号“ONETOUCH”商标（简称诉争商标）予以维持。原告诉称：一、原告向被告提起的商标权无效宣告请求不属于《中华人民共和国商标法实施条例》（简称《商标法实施条例》）第六十二条规定的情形；二、原告提起的商标权无效宣告请求没有超过2014年《商标法》第四十五条第一款规定的法定期限；三、诉争商标的注册违反了修改前《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第十一条第一款规定之情形；四、被告错误适用法不溯及既往原则，本案应适用2014年《商标法》第五十九条第一款的规定。被诉裁定认定事实错误，适用法律不当。请求法院撤销被诉裁定，并责令被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）重新作出裁定。被告辩称：一、黄云中于2011年12月19日对诉争商标提出过争议申请，被告已于2013年11月11日作出商评字[2013]第106738号争议裁定书，并于2016年1月6日作出商评字[2013]第106738号重审第0000000026号无效宣告请求裁定书。原告申请商标权无效宣告的部分理由同前述争议案件无区别，属于《商标法实施条例》第六十二条规定之情形；二、原告提出的第三人具有抢注诉争商标、损害他人在先权利的主观恶意，违反2001年《商标法》第三十一条之规定的主张，适用2014年《商标法》第四十五条第一款的规定，超过法定时限；三、诉争商标的注册是否违反2014年《商标法》第五十九条第一款之规定等不是本案的审理范围。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被告答辩意见，请求驳回原告诉讼请求。本院经审理查明:一、诉争商标1.注册人：第三人。2.注册号：3384889。3.申请日期：2002年11月27日。4.专用权期限至：2024年7月20日。5.标识：ONETOUCH。6.指定使用商品（第5类）：血糖监测仪用检测试纸条。二、其他事实原告在评审阶段向被告提交了以下证据材料：1.诉争商标及第三人其他商标的档案；2.争议裁定书、最高人民法院行政裁定书、北京市高级人民法院行政判决书；3.生产通知书、发票、报关单、合同工评审记录表；4.第三人产品英文说明书、中文说明书；5.“ONETOUCH”广泛应用证明资料；6.原告向最高人民法院申请行政再审资料；7.血糖监测技术新进展资料；8.医疗器械注册证；9.商标查询结果；10.企业标准；11.“ONETOUCH”相关产品资料；12；13.获奖证书；14.医院对比结果；15.关于第三人的媒体报道资料；16.美国药监局声明及纽约法院判令；17.电子邮件资料。第三人在评审阶段向被告提交了以下证据材料：相关法院判决书、争议申请书及无效宣告请求裁定书、驳回复审决定书；诉争商标、第三人其他商标及他人商标的注册证及档案；第三人产品说明书、操作手册；诉争商标在其他国家或地区的注册资料；百度、谷歌等网站相关搜索结果；其他品牌产品样品资料；第三人“ONETOUCH”系列产品的广告宣传资料及产品销售汇总表；第三人广告推广费统计表；第三人经销商的进货金额明细表、发票、销货清单、营业执照、工商登记信息；产品医疗器械注册证明资料；医疗器械广告审查表及广告资料；销售第三人产品的柜台照片；香港特别行政区法院判决及译文；检察院起诉书及公安局询问笔录、法院档案查询结果、辩护委托书、所函；《中国保健营养·临床医学学刊》相关文章；关于诉争商标的专家意见资料；驳回通知书；不同品牌血糖仪与血糖试纸样品及说明书；关于“ONETOUCH”商业广告、词典对“ONETOUCH”收录情况、我国糖尿病现状等资料；相关标准及行业标准；第三方市场调查报告；第三人产品在国家食品药品监督管理局注册登记信息资料；相关公证书、相关图书节选。原告在诉讼阶段向本院提交了以下证据材料：1.说明“ONETOUCH”是医学术语等相关材料；2.“ONETOUCH”或“ONETOUCH”大量使用于直接表示产品或者服务特点的相关材料；3.相关法律法规摘录；4.第三人行贿被各国处罚的证据材料；5.原告的诉讼文书、使用证据及检察院受理司法监督的证据材料等。第三人在诉讼阶段向本院提交了一份（2018）京行终220号北京市高级人民法院行政裁定书。以上事实，有诉争商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、本案法律适用问题现行《中华人民共和国商标法》（简称2014年《商标法》）于2014年5月1日施行。本案诉争商标于2014年《商标法》实施之前核准注册，根据法不溯及既往的原则，本案审理的实体问题应当适用2001年《商标法》，相关程序问题应当适用2014年《商标法》。二、关于原告向被告提起的商标权无效宣告部分请求是否属于《商标法实施条例》第六十二条规定的情形《商标法实施条例》第六十二规定，申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。原告提起商标权无效宣告的主要理由之一是其主张诉争商标的注册构成2001年《商标法》第十一条第一款第（二）项所指的仅仅直接表示商品的特点之情形，且第三人提交的证据不能证明诉争商标经过使用获得了商标的显著特征。根据本院查明的事实，黄云中于2011年12月19日对诉争商标提出过争议申请，被告已于2013年11月11日作出商评字[2013]第106738号争议裁定书，认为诉争商标已构成2001年《商标法》第十一条第一款第（二）项所指仅仅直接表示商品的特点之情形，撤销了诉争商标的注册。第三人不服被告作出的[2013]第106738号争议裁定书，向北京市第一中级人民法院起诉，北京市第一中级人民法院于2014年11月13日作出（2014）一中知行初字第2135号行政判决书，判决撤销被告作出的上述裁定，并责令被告重新作出裁定。被告不服前述一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2015年5月28日作出(2015)高行知终字第1077号行政判决书，判决驳回上诉，维持原判，该判决书已发生法律效力。根据北京市高级人民法院作出的前述生效判决认定的事实，被告依法重新组成合议组进行了审理，并于2016年1月6日作出商评字[2013]第106738号重审第0000000026号无效宣告请求裁定。原告申请商标权无效宣告的上述理由与前述争议案件的申请理由并无区别，属于《商标法实施条例》第六十二条规定的“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由”之情形，故被告对原告的相关主张未予支持并无不当。三、关于原告向被告提起的商标权无效宣告部分请求是否超过法定期限2014年《商标法》第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。原告在评审阶段主张的请求宣告诉争商标无效的理由包括第三人具有恶意抢注诉争商标、损害他人在先权利的主观恶意，违反2001年《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定情形。原告此项主张应当适用2014年《商标法》第四十五条第一款的程序性规定。本案中，诉争商标的核准注册日是2004年7月21日，原告向被告提出无效宣告申请的时间是2015年12月21日，已经超过五年的法定时限。故被告对原告的相关主张未予支持并无不当。四、关于2014年《商标法》第五十九条第一款的适用本案实体问题的审理应适用2001年《商标法》，故本案不应按照2014年《商标法》第五十九条第一款审理。关于原告主张的2002年《商标法实施条例》第四十九条“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”的规定，不是商标权无效宣告的条款，不构成商标权无效宣告的事由。综上，被告作出的被诉裁定证据确凿，适用法律正确，审理程序合法。原告的诉讼理由缺乏事实及法律依据，故对其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告桂林中辉科技发展有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告桂林中辉科技发展有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告桂林中辉科技发展有限公司、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会可在本判决书送达之日起十五日内，第三人强生公司可在本判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，同时预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  刘义军人民陪审员  宫朝红人民陪审员  李黎东二〇一八年九月二十六日法官 助理  刘仁婧书 记 员  范飞华