中华人民共和国上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2017）沪0115民初66480号原告美国宝拉珍选有限责任公司(PAULA’SCHOICE,LLC)，住所地美利坚合众国华盛顿州西雅图市南第5街第705号(7055THAVESOUTHSEATTLEWA98104,USA)。授权代表：哈森·纳塔(HassanNatha)，首席财务官。委托诉讼代理人：赵琳，北京市东权律师事务所律师。委托诉讼代理人：付延芳，北京市东权律师事务所律师。被告：重庆开门红商贸有限责任公司，住所地中华人民共和国重庆市。法定代表人：张廷凤，总经理。委托诉讼代理人：吕盛，福建天衡联合律师事务所律师。委托诉讼代理人：温梦晖，福建天衡联合律师事务所律师。原告上海颖文经贸有限公司(以下简称颖文公司)、上海碧奥网络科技有限公司(以下简称碧奥公司)与被告重庆开门红商贸有限责任公司(以下至判决主文前简称开门红公司)确认不侵害商标权纠纷一案，本院于2017年8月23日立案受理。被告开门红公司在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议，本院经审查裁定驳回被告开门红公司的该异议。被告开门红公司不服该裁定，提起上诉，后又申请撤回上诉，中华人民共和国上海知识产权法院裁定准许被告开门红公司撤回上诉。审理中，美国宝拉珍选有限责任公司(以下至判决主文前简称宝拉珍选公司)申请作为共同原告参与诉讼，本院依法予以准许。本案依法适用普通程序，于2018年1月30日召开庭前会议，于2018年8月15日公开开庭进行了审理。原告颖文公司及碧奥公司的共同委托诉讼代理人刘洋、原告宝拉珍选公司的委托诉讼代理人赵琳、付廷芳、被告开门红公司的委托诉讼代理人吕盛到庭参加诉讼。2019年12月19日，本案第二次公开开庭审理，被告开门红公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本院依法缺席审理，原告颖文公司及碧奥公司的共同委托诉讼代理人刘洋、原告宝拉珍选公司的委托诉讼代理人赵琳、付廷芳到庭参加诉讼。同日，原告颖文公司及碧奥公司当庭申请撤回全部诉讼请求。本案现已审理终结。原告宝拉珍选公司向本院提出诉讼请求：1.确认原告在化妆品上使用“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”商标标识不侵害被告开门红公司的注册商标专用权；2.判令被告赔偿原告经济损失人民币(以下除特别标注外，均为人民币)126.78万元及合理支出17.30万元(合理支出截至2018年8月13日包括律师费15万元、公证费6,000元、翻译费5,200元、交通费8,206.77元、餐费599元及住宿费2,998元等，后续还存在新增支出，但仅主张17.30万元)，并在全国性报纸《经济日报》上公开消除影响。事实和理由：“PAULA’SCHOICE”化妆品牌创办于1994年，由原告宝拉珍选公司推出。原告于2005年授权杨颖在淘宝平台面向中国消费者销售“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”护肤品、化妆品，后授权颖文公司作为中国大陆地区的总经销商，颖文公司授权多家淘宝店、京东平台并在京东平台自行销售“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”护肤品、化妆品。颖文公司还授权碧奥公司在天猫平台经营宝拉珍选官方旗舰店至今。自2017年6月28日开始，原告各店铺陆续收到被告投诉，给原告、颖文公司及碧奥公司合法经营造成严重影响，使上述店铺随时面临关闭、商品随时面临下架的风险，并且使原告在中国的订单量锐减、商誉受到严重影响。原告认为，其对“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”商业标识享有善意、在先的合法权益，原告在护肤品、化妆品上使用“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”商业标识不构成侵害被告注册商标专用权的行为。原告享有的在先权利包括著作权、商号权、注册商标专用权及在先使用权利等。被告所依据的第XXXXXXX号“PAULA’SCHOICE宝拉之选”商标(以下简称涉案商标)权利不稳定，处于无效宣告中，且必然被无效。被告的投诉行为属于恶意抢注、恶意投诉的权利滥用行为，应当承担相应的民事责任。综上，为避免权利处于不确定状态，特别是考虑到事态的紧迫性，原告提起本案诉讼，被告应当承担诉请责任。被告开门红公司辩称，不同意原告的诉讼请求。本案不符合确认不侵害商标权之诉的提起条件，应予驳回。被告在2017年6月28日在天猫平台发起投诉，7月14日天猫平台判定碧奥公司申诉成立，8月3日被告就将颖文公司、碧奥公司及天猫平台经营者诉至中华人民共和国浙江省余杭区人民法院。故被告不存在怠于行使权利的情形，本案不符合确认不侵害商标权之诉的起诉条件。涉案商标被宣告无效后被告已提起行政诉讼，故效力仍处于待定的状态。原告对“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”商业标识不享有在先权利，在2006年12月11日前原告未在中国使用上述标识，杨颖在淘宝网销售宝拉珍选商品的行为不属原告意志，相关判例已对此有所认定。原告诉请没有依据。被告对颖文公司、碧奥公司的投诉行为属于正当使用涉案商标权利，客观上也未对原告造成损失，故对原告诉请，应予驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告宝拉珍选公司提交了被告开门红公司向天猫、淘宝、京东等平台投诉原告商品的证明、原告的“PAULA’SCHOICE及图”“PAULA’SCHOICE”著作权登记证、原告的公司注册证明及名称变更证明、原告“PAULA’SCHOICE”系列商标注册证明、原告对“PAULA’SCHOICE”商标在先使用的公证书、“PAULA’SCHOICE”品牌创始人宝拉·培冈女士所著《美丽圣经》、有关“PAULA’SCHOICE”品牌化妆品的网络媒体报道、宝拉·培冈及颖文公司的微博、博客、中国国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)受理通知书、商评委及中国国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)关于被告抢注原告其他商标无效宣告裁定书及不予核准注册决定、涉案商标由原申请人刘某某转让给被告证明材料、刘某某申请注册的商标列表及关于其抢注品牌的简介、(2017)沪静证经字第3510号公证书、商评委关于涉案商标无效宣告请求裁定书、被告的公司工商信息详档、被告法定代表人申请注册商标的公告检索信息、申请注册商标列表、商标信息及在先权利证明、原告授权颖文公司进口、销售“PAULA’SCHOICE宝拉珍选”品牌化妆品文书、律师费、差旅费、公证费票据、EMS邮寄单据及查询结果、(2018)京精诚内经证字第05320号公证书、2016年7月至10月及2017年7月至10月宝拉珍选品牌化妆品中国区销量声明公证认证件及翻译件、(2018)沪东证经字第18530号、第18531号公证书、(2018)京73行初1009号案行政判决书、(2017)京73行初7951号案行政判决书、商评委不予注册复审决定书、“PAULA’SCHOICE及图”作品版权登记在线查验证明、关于化妆品行业利润率的报道及参考案例等，被告开门红公司提交了涉案商标注册证、(2016)京行终3707号案行政判决书、阿里巴巴集团知识产权保护平台投诉部分截图打印件、起诉状及告知书、宝拉·培冈的博客、《宝拉珍选进入中国一周年》一文、中国国家食品药品监督管理总局官网查询结果、原告在美国的商标注册文件、商评委关于涉案商标的无效宣告请求裁定书、(2018)京73行初1009号案起诉状及受理通知书、诉讼费用缴费单、涉案商标无效宣告申请书、被告使用涉案商标商品、EMS查询结果等。对上述证据，对方当事人对证据的真实性均无异议，但对其关联性及待证事实存在异议，本院结合原、被告诉、辩称意见以及其他证据综合认定。对原告提交的颖文公司作为“PAULA’SCHOICE”品牌中国代理商的证明与碧奥公司的品牌授权许可证明，被告不认可其真实性。原告虽无法提交该证据原件，但该证据与原告授权颖文公司进口、销售“PAULA’SCHOICE宝拉珍选”品牌化妆品文书相关联，故本院予以综合认定。对原告提交的“PAULA’SCHOICE”商标在美国的商业使用及注册证明、原告官网对“PAULA’SCHOICE”商标的使用情况，被告认为其为域外证据，因未经公证认证，故不认可其真实性。本院认为，上述证据以公证书形式固定，非境外形成的证据，故可以证明相关事实。对原告提交的被告在华唯商标转让网上兜售商标情况，被告不认可其真实性，本院认为，该网页可予核实，故可证明相关事实。对原告提交的2017年7月12日上午11点至7月14日下午14点宝拉珍选天猫旗舰店被下架商品金额统计、2017年5月至8月原告B2C分销渠道交易情况、2016年7月至10月及2017年7月至10月宝拉珍选品牌化妆品中国区销量材料，被告不认可其真实性。因对上述证据，原告后续又提交了相关补强证据，故以补强证据为准。综合上述证据以及当事人陈述，本院认定如下：一、关于涉案商标情况涉案第XXXXXXX号“PAULA’SCHOICE宝拉之选”商标，由案外人刘某某于2006年12月11日向商标局申请注册，指定使用在第3类的肥皂、非医用沐浴盐、去污剂、皮革保护剂(上光)、化妆品用香料、化妆品、化妆用雪花膏、减肥用化妆品、牙膏、动物用化妆品商品上。2007年10月，被告开门红公司成立，注册资本为300万元，注册的经营范围为销售家用电器、机械设备、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、办公用品、五金、日用百货、电脑耗材等。2010年1月8日，刘某某将涉案商标转让给被告。在涉案商标法定异议期内，颖文公司向商标局提出异议申请，商标局经审理对涉案商标予以核准注册。后经复审、行政一审及二审，中华人民共和国北京市高级人民法院于2016年11月14日作出终审判决，驳回上诉、维持原判，该商标经核准注册。其判决理由主要是根据颖文公司提供的在案证据，不足以证明在被异议商标申请注册前其主张的“PAULA’SCHOICE”商标经过长期、大量的宣传使用，已构成中国大陆地区广为知晓的驰名商标，被异议商标的申请注册未违反2001年《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十三条第一款的规定。2016年12月23日，原告宝拉珍选公司对涉案商标提出无效宣告请求。商评委于2017年12月6日经审理后认为，该商标的申请注册已构成2013年《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，申请人无效宣告理由部分成立，故裁定该商标予以无效宣告。后被告不服该裁定，提起行政诉讼。中华人民共和国北京知识产权法院经审理后，于2018年9月25日判决驳回被告诉请。后原、被告均不服该判决，中华人民共和国北京市高级人民法院对上述两起上诉案件现在审理中。为证明涉案商标使用情况，被告提交了其“PAULA’SCHOICE宝拉之选”面膜商品，该面膜外包装上使用了“PAULA’SCHOICE宝拉之选”商标，标注由被告授权广州本然真化妆品有限公司于2017年12月7日生产。该产品在中国国家食品药品监督管理总局作备案。被告未提交其他使用涉案商标及生产、销售证据。另查明，被告还申请注册第XXXXXXX号“paulaschoose”、第XXXXXXXX号“宝拉PAULA”、第XXXXXXXX号“PAULA’SCHOICE宝拉之选”商标，均被商标局及商标委裁定不予注册或无效宣告、或被法院行政判决维持无效宣告。被告及其法定代表人张廷凤以及涉案商标原申请人刘某某还申请注册了大量其他商标。在华唯商标转让网上存在上述部分商标出售的信息。二、原告要求确认不侵害商标权的行为宝拉·培冈是美国化妆品、护肤品专栏作家，出版了多本相关专著，2006年10月其《美丽圣经》在中国出版。1994年11月，原告宝拉珍选公司由宝拉·培冈在美国设立，并使用域名为paulaschoice.com的网站宣传其“PAULA’SCHOICE”产品，自1999年11月27日至2016年6月18日，该网站共存在1,494条记录。据(2016)京精诚内经证字第01230号公证书，2016年7月12日，浏览互联网信息，显示在国内的美容论坛中，早于2006年2月开始就有帖子讨论美国“PAULA’SCHOICE”护肤品。据(2016)京方圆内经证字第13895号公证书，2010年至2016年间我国网络媒体对“PAULA’SCHOICE”护肤品有大量的报道。宝拉珍选公司还通过博客、微博等媒体宣传其产品，最早于2009年7月9日发布博客文章《宝拉珍选登陆中国啦！》。在中国国家食品药品监督管理总局网站上查询进口化妆品关键字“宝拉珍选”内容，共有40条记录，其中显示最早的产品为宝拉珍选水杨酸焕采精华凝露，备案号为国妆备进字JXXXXXXXX。自2005年始，案外人杨颖自原告处大量订购“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”化妆品、护肤品等商品，原告许可杨颖在中国大陆境内出售上述商品。杨颖在淘宝网上销售上述商品。据(2016)沪黄证经字第11398号公证书，2016年7月13日，以杨颖账号登录淘宝网，显示其名下宝拉珍选品牌店自2005年4月11日开始销售“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”凝胶、祛斑霜、晚霜、痘点胶、水杨酸精华、面膜、洁面乳、果酸精华、日乳、保湿水、眼霜、保湿霜、爽肤水等商品，至2016年12月10日止存在一百余条销售记录，且呈现随时间推移销售量逐步扩大的趋势。该店铺至2016年底还存在销售记录。颖文公司成立于2006年8月18日，注册资本100万元，法定代表人为杨颖(即前述案外人)，注册的经营范围为化妆品、针纺织品、百货、办公用品、工艺品、花卉、服装服饰、玩具、电脑及配件销售，商务信息咨询，会展会务服务，企业形象设计及策划，设计、制作各类广告。2017年9月6日，原告证明，颖文公司及其关联公司是原告的中国大陆授权经销商，该商业合作关系自2009年5月28日开始，并持续至今。2013年至2015年间，原告、美国宝拉珍选集团有限公司及颖文公司分别在中国注册了第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXXX号“PAULA’SCHOICE”“宝拉珍选”等商标，核定使用商品、服务分别为第3类、第35类及第42类。美国宝拉珍选集团有限公司在美国也注册了用于第3类的化妆品等系列商品上的“PAULA’SCHOICE”商标，申请日为2005年2月。2014年，原告还对其“PAULA’SCHOICE”相关美术字体及图形在中国作著作权登记。碧奥公司成立于2011年6月20日，注册资本500万元，注册的经营范围为网上经营化妆品、日用品、文化用品(不得从事增值电信、金融业务)、电子产品、数码产品的销售等。2017年8月，颖文公司出具授权书，称其为原告“PAULA’SCHOICE宝拉珍选”品牌在中国的授权经销商，其许可碧奥公司在天猫使用“PAULA’SCHOICE宝拉珍选”品牌，许可期限自2014年10月15日至2024年10月15日。宝拉珍选旗舰店自2009年7月23日起在天猫平台开办，由碧奥公司经营，销售原告“PAULA’SCHOICE”“宝拉珍选”品牌护肤品及化妆品等商品。据(2017)厦思证内字第7603号公证书，2017年7月14日，登录宝拉珍选天猫官方旗舰店，显示其主要销售护肤品及化妆品等，由碧奥公司经营。在其店铺首页、商品介绍、商品包装上使用了“PAULA’SCHOICE”“美国宝拉珍选”等标识。随后操作人员订购了价格为198元的平衡洁面乳一瓶。在收到的洁面乳产品的快递包装盒、产品包装、宣传单中均使用了“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”“美国宝拉珍选”等标识，同时产品上标注制造商为美国宝拉珍选集团有限公司，中国总经销商为颖文公司。据(2018)京精诚内经证字第05320号公证书，2018年10月25日登录碧奥公司在天猫开办的宝拉珍选旗舰店，在其首页上部使用了宝拉·培冈头像，并标注“PAULA’SCHOICE”“美国宝拉珍选”等标识，其产品主要分类为洁面、爽肤水、精华、日霜/隔离、晚霜/乳液、面膜、身体、特殊护理等品类。在商品的具体介绍中也使用了“PAULA’SCHOICE”“美国宝拉珍选”标识，并标明产地为美国。在该店中还有对宝拉·培冈的介绍。商品评论中显示消费者清楚知道该店销售商品系美国宝拉珍选品牌。颖文公司还在京东网开办宝拉珍选官方旗舰店，销售原告商品。同时，颖文公司还在淘宝网分销原告商品，并许可其他淘宝店铺经销原告商品。三、被告依据涉案商标向原告、颖文公司及碧奥公司等发起涉嫌侵害商标权投诉的行为2017年6月28日，被告向浙江天猫网络有限公司(以下简称天猫公司)提起知识产权投诉，其主张权利基础为涉案商标，投诉对象为碧奥公司经营的宝拉珍选天猫旗舰店，内容为侵害原告注册商标专用权。随后，宝拉珍选天猫旗舰店内的2%水杨酸面部精华液60ml、2%水杨酸精华液118ml、补水修护免洗面膜118ml及岁月屏障幼白光瓷睡眠面膜50ml四款商品于7月12日上午11时至7月14日下午14时被下架。碧奥公司随后提交申诉材料，天猫公司于7月14日认定碧奥公司申诉成立。后被告又于7月19日、7月20日等向天猫公司作基本内容相同的投诉，天猫公司根据碧奥公司的申诉再次认定申诉成立。因申诉成立，天猫公司后续未对碧奥公司天猫店铺中其他商品作删除链接或下架等处理。除此之外，2017年6月29日，被告还向颖文公司授权许可开办的其他淘宝经销店铺就销售原告商品一事提起知识产权投诉。2017年8月7日及8月8日等，被告依据涉案商标对颖文公司经营的宝拉珍选官方旗舰店向京东网发起知识产权侵权投诉。颖文公司向京东网提交了申诉材料，京东网认定申诉成立。2017年7月14日，原告授权其律师向被告工商登记的重庆市注册地址快递催告函，催告被告尽快就双方的涉案商标争议提起诉讼。该快递后未妥投，并被退回，原因为收件人不在指定地址。原告后续未再向被告发出催告函。2017年8月23日，本案被本院受理。2017年9月18日，开门红公司就涉案商标诉颖文公司、碧奥公司及天猫公司侵害商标权纠纷一案在中华人民共和国浙江省余杭区人民法院立案。四、原告要求被告承担诉请民事责任的相关事实2018年10月9日，原告首席财务官哈森·纳塔在美国宣誓声明，经合法授权代表原告证明，在2016年7月至2016年10月期间，原告的宝拉珍选化妆品在中国市场的销售额逐月分别为591,824美元、729,661美元、415,561美元和523,490美元。在2017年4月至2017年10月期间，销售额逐月分别为249,387美元、54,120美元、202,459美元、825,021美元、463,192美元、159,284美元和596,990美元。据(2018)沪东证经字第18530号公证书，2018年10月19日，登录宝拉珍选天猫旗舰店的商家中心后台，显示2019年7月17日该店销售额为76,809.36元。曾因被告投诉被下架的2%水杨酸面部精华液60ml、2%水杨酸精华液118ml、补水修护免洗面膜118ml及岁月屏障幼白光瓷睡眠面膜50ml四款商品于2017年7月1日至7月11日的销售额分别为460,250.79元、179,220.29元、4,788.91元及7,411.69元，于2017年7月1日至7月14日的销售额分别为476,761.6元、194,183.22元、5,774.03元及7,739.56元。2017年6月28日，该旗舰店共有129件商品被被告提起投诉。据(2018)沪东证经字第18531号公证书，2018年10月19日，登录天猫供销平台，显示颖文公司分销给其他淘宝店铺的宝拉珍选商品，2017年4月29日至6月28日共计有65笔交易，销售额合计约为129.25万元。2017年6月29日至7月31日共计有32笔交易，销售额合计约为44.97万元。2017年8月1日至8月31日共计有46笔交易，销售额合计约为69.58万元。搜狐财经频道于2016年7月20日刊登的一篇名为《我国和全球药妆＆化妆品行业利润率对比情况》一文中显示，近年来，全球化妆品利润率约为12%到16%，中国化妆品利润率约为15%到18%。为本案诉讼，原告还支付了相关诉讼费用。原告聘请了律师，2018年8月13日及2019年12月13日，北京市东权律师事务所向原告分别开具律师费发票，金额合计为18万元。原告还提交了其与颖文公司、碧奥公司的委托诉讼代理人往返北京上海的交通费用票据合计约8,206.77元、住宿费票据合计约3,607元、餐饮费票据合计约599元、翻译费票据合计约420元、公证费发票合计约1万元、转账付款手续费5元。本院认为，颖文公司及碧奥公司申请撤回全部诉讼请求，属对其诉讼权利的正当处分，与法不悖，可予准许。本案第二次庭审，被告开门红公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，属放弃诉讼权利的行为，不利后果由被告自行承担。根据原、被告的诉、辩称意见以及查明的事实，本案主要有以下争议焦点，现分论如下：一、原告宝拉珍选公司是否可以提起本案的确认不侵害商标权之诉就确认不侵害商标权之诉的起诉条件，有关商标权法律法规及司法解释等未作明确规定。可参考的法律依据是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。根据文意，该条司法解释规定的是针对确认不侵犯专利权之诉，人民法院应当受理的起诉条件，但未囊括全部可以受理的情形。因此，本院认为，对确认不侵害商标权之诉的起诉条件，仍应符合民事诉讼法关于起诉的条件，并参考上述司法解释的立法目的进行认定，而不是机械的要求必须全部符合上述条件。本院认为，确认不侵害商标权之诉的目的在于避免被控侵权人合法权益受到侵害或损失进一步扩大，尽早结束因权利人的侵权警告所带来的知识产权权利不稳定的法律状态。因此，根据民事诉讼法关于起诉的条件以及相关司法解释的立法目的，提起确认不侵害商标权之诉需满足以下条件：1.权利人向被控侵权人发出明确的侵权警告；2.被控侵权人在催告后，权利人未在合理期限内通过诉讼或其他行政等救济途径主张权利；3.权利人该迟延主张权利的行为可能使被控侵权人合法权益受到侵害或损失进一步扩大。关于条件1，本案中被告开门红公司依据涉案商标向天猫网的宝拉珍选旗舰店及其他淘宝分销店铺发出了明确的侵权警告。关于条件2，针对被告侵权警告，原告一方面向第三方平台提出申诉，另一方面于2017年7月14日依据被告工商登记地址向被告发送催告函，该函虽被退回，但原告已尽催告义务，且没有其他合理的方式可再向被告催告。而在上述期间内，被告未行诉讼或采其他救济方式，却又在京东网平台对宝拉珍选旗舰店发起投诉，使原告的正常经营活动处于危殆之中。故本案事实符合条件2。关于条件3，被告在本案中延迟主张权利，无疑使原告在其商品上使用“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”等标识的行为处于效力极度不稳定的状态，进而影响到原告在中国各经销商的经营活动。事实上，原告确有商品短时下架，遭受了实际损失。特别应当指出的是，原告商品在中国主要通过电商平台进行销售，互联网信息传播速度快，范围广，若不及时对该知识产权争议定纷止争，将进一步迅速扩大原告损失。故本案事实符合条件3。而被告诉颖文公司、碧奥公司及天猫公司侵害商标权纠纷一案迟至2017年9月18日方立案，晚于本案立案日。综上，本院认为，原告在本案中提起的确认不侵害商标权之诉符合起诉条件，可予受理。二、原告在其商品上使用“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”等标识的行为是否不侵害被告就涉案商标享有的注册商标专用权原告主张，其行为构成《商标法》第五十九条第三款规定的在先使用。该款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。本院认为，在先使用人不侵权抗辩成立，应当同时满足以下条件：1.使用相同或者近似商标时间在先。在先使用人对相关标识的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标识的时间。2.在相同或者类似商品上在先使用。在先使用人必须是在与注册商标核定使用的商品或服务相同或者类似的商品和服务上使用该未注册商标。3.在先使用相同或者近似的标识。在先使用人使用的未注册商标必须是与注册商标相同或者近似的商标标识。4.在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日前，就已经具有一定影响。5.原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用该商标，而对原有范围的判断，应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要依据。就上述条件，关于1，涉案商标申请日为2006年12月11日，而原告标注“PAULA’SCHOICE”“宝拉珍选”商标的商品在2005年4月起就开始在中国销售，故使用商标时间在先。关于2，原告在中国销售的“PAULA’SCHOICE”“宝拉珍选”精华液、洁面乳、眼霜等商品与涉案商标核定使用的化妆品商品构成类似。关于3，涉案商标“PAULA’SCHOICE宝拉之选”的英文部分与原告的“PAULA’SCHOICE”完全一致，中文部分与英文意译亦基本相同，两者构成近似。关于4，在案证据显示，2006年12月11日前，原告“PAULA’SCHOICE”“宝拉珍选”商品就通过销售以及宣传等在中国护肤品、化妆品业内具有一定影响。关于5，自2005年4月起，原告“PAULA’SCHOICE”“宝拉珍选”商品在中国销售后，未延展使用至其他商品类别，也未超出原有的地域范围和使用方式，故属在原有范围内使用。综上，本院认为，原告的在先使用抗辩成立。同时，本院认为，《商标法》第七条第一款规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。《商标法》第三十二条又规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。如前述，涉案商标申请日为2006年12月11日，而原告标注“PAULA’SCHOICE”“宝拉珍选”商标的商品在2005年4月起就开始在中国销售，并且在与涉案商标核定使用的化妆品商品类似的精华液、洁面乳、眼霜等商品上具有了一定的知名度和影响力。“PAULA’SCHOICE”“宝拉珍选”虽非臆造词，但其含义与原告创始人宝拉·培冈姓名存在强关联性，原告使用上述商标存在合理性，而被告对涉案商标含义无法作合理解释。涉案商标申请人为自然人，后又转让给被告，在案证据显示，上述自然人、被告均无化妆品与护肤品生产、销售经验及技术能力。同时，上述自然人与被告在案外还申请注册了一定数量商标。上述事实表明，被告申请注册涉案商标时并不具有真实的使用意图，其申请注册涉案商标的行为是对原告在先使用并具有一定影响商标的恶意抢注。涉案商标被无效宣告的商评委裁定以及一审行政判决亦印证了上述认定，涉案商标权利处于极不稳定的状态。故综合考量以上事实，本院认定被告申请注册涉案商标系出于不正当的目的，其申请注册涉案商标、获准注册后投诉原告、颖文公司、碧奥公司及颖文公司的分销店铺等正当经营宝拉珍选商品的行为明显违反诚实信用原则，属滥用权利。综上，对原告要求确认其在化妆品等商品上使用“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”商标标识不侵害被告涉案商标注册商标专用权的诉请，应予支持。三、被告应当承担的民事责任《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。本案中，被告恶意抢注原告在先使用并具有一定影响的商标，并据此滥用权利，向原告商品销售平台发出侵权警告，造成原告经济损失，商誉减损。被告过错明显，已侵害原告民事权益，依法应当承担赔偿损失、消除影响等民事责任。关于消除影响的诉讼请求，本院认为，被告涉案行为使原告在其商品上正当使用标识的行为效力长期处于不稳定的状态，且被告的恶意抢注及滥用权利行为给原告商誉造成了不良影响。被告应当承担消除影响的民事责任，澄清事实。故对原告该诉请，应予支持。关于赔偿损失的诉讼请求，《中华人民共和国侵权责任法》第十九条规定，侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。本院认为，被告涉案行为给原告造成了经济损失，侵害了原告财产，该损失应按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。由于原告因侵权行为遭受的实际损失难以确定，故本院综合考虑以下因素，酌定经济损失赔偿额为20万元：1.根据原告首席财务官哈森·纳塔在美国宣誓声明数据，原告2017年7月向中国销售额较2016年7月同比增加约233,197美元，而事发后的8月及9月均与2016年同期相比大幅减少，合计减少约522,746美元，直至10月方恢复同比增长约73,500美元，故原告在销售额上的损失较大。若考虑维持原增速因素，则原告的损失更大。但上述数据属原告单方面陈述，欠缺其他财务数据相印证，故可作为参考因素，并与颖文公司、碧奥公司等销售额下降数据予以综合判断。2.碧奥公司经营的宝拉珍选天猫旗舰店中4款商品下架后可计算的实际损失金额较大，且该投诉对店内其他商品销售亦有不利影响。3.颖文公司经营的宝拉珍选京东旗舰店亦遭受投诉，给其正常经营带来不利影响。4.颖文公司在淘宝网的分销店铺因被告投诉亦受到冲击，分销销售额下降。该投诉同时贬损了原告商誉，影响原告与分销商的合作，给造成原告较大的经济损失。5.《我国和全球药妆＆化妆品行业利润率对比情况》一文中显示近年来全球化妆品利润率约为12%到16%，该利润率具有参考价值。6.被告行为给原告造成的不利影响较为长期，一方面其投诉行为后续不利影响不止于2017年7月及8月，另一方面其恶意抢注行为使原告的正当标识使用行为长期处于效力不稳定状态，会使原告丧失应得的商业机会。7.被告的抢注商标以及滥用权利行为恶意明显，过错程度较高等。同时，原告为维权支出的合理费用亦为其经济损失。原告主张的包括律师费、公证费、差旅费、翻译费等在内的合理费用损失具有合理性及必要性。原告实际支出的数额已超出其主张，且其中的律师费数额与相关律师费收费标准以及本案中原告律师的实际工作量相符。故对原告该诉请，应予支持。综上所述，为规制商标恶意注册、滥用知识产权权利等行为，依照《中华人民共和国商标法》第七条第一款、第三十二条、第五十九条第三款，《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第六条第一款、第十五条第一款第六项、第八项、第二款、第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、原告美国宝拉珍选有限责任公司在化妆品上使用“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”商标标识不侵害被告重庆开门红商贸有限责任公司对第XXXXXXX号“PAULA’SCHOICE宝拉之选”商标享有的注册商标专用权。二、被告重庆开门红商贸有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告美国宝拉珍选有限责任公司经济损失人民币37.30万元。三、被告重庆开门红商贸有限责任公司于本判决生效之日起三十日内在《经济日报》发表声明，消除因实施本案涉案行为给原告美国宝拉珍选有限责任公司造成的不良影响，声明的内容、发布位置须经本院审核。如不履行，本院将在相关媒体发布本判决的主要内容，费用由被告重庆开门红商贸有限责任公司负担。四、驳回原告美国宝拉珍选有限责任公司其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币17,767元，由原告美国宝拉珍选有限责任公司负担人民币6,584元，被告重庆开门红商贸有限责任公司负担人民币11,183元。如不服本判决，原告美国宝拉珍选有限责任公司可以在判决书送达之日起三十日内，被告重庆开门红商贸有限责任公司可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国上海知识产权法院。审 判 长  杨 捷审 判 员  王 潇人民陪审员  刘克裕二〇一九年十二月三十日书 记 员  阮文楚附：相关法律条文一、《中华人民共和国商标法》第七条申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。……第三十二条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。第五十九条……商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。二、《中华人民共和国侵权责任法》第二条侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。……第十五条承担侵权责任的方式主要有：……（六）赔偿损失；……（八）消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。第十九条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。