河南省周口市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫16知民初369号原告：李海东，男，1968年7月16日生，汉族，住周口市川汇区。委托代理人：苏华伟、许雨菲，河南沐天律师事务所律师。被告:陈标，男，1976年11月21日生，汉族，住江苏省无锡市锡山区。被告：无锡市曲美内衣厂。住所地：江苏省无锡市锡山区东港镇健康路五一工业园，统一社会信用代码：92320205MA1R0UFE5F。经营者：陈标。二被告共同委托诉讼代理人：姜耀升，河南众望律师事务所律师。原告李海东因与被告陈标、无锡市曲美内衣厂商标使用许可合同纠纷一案，本院于2019年11月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李海东及委托诉讼代理人苏华伟、许雨菲；被告陈标、无锡市曲美内衣厂的委托诉讼代理人姜耀升到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李海东诉讼请求：1、判令确认解除2012年2月16日原被告签订的《曲美娜爱丝商标（内衣项）授权许可销售合同》；2、判令二被告共同给付下余许可使用费142万元和违约赔偿金50万元；3、本案律师代理费、诉讼费、财产保全费、保全担保费由二被告承担。事实理由：被告为使用原告享有商标权的“曲美娜爱丝”商标，用于生产销售内衣，并全盘接手原告已经存在的品牌市场，2012年2月16日，被告与原告签订《曲美娜爱丝（内衣项）授权许可生产销售合同》，约定自2012年2月16日起至2020年1月28日由被告使用“曲美娜爱丝”商标。合同约定了许可使用费分批给付和违约金50万元。合同签订后，被告于2012年2月20日、2013年元月3日分别向原告支付了2012年度和2013年度的商标使用费，2014年元月被告向原告支付了2014年度的部分使用费壹拾伍万元，但下余使用费经多次催要至今仍未能支付。被告明知其未能支付原告商标使用费仍继续使用原告商标，不仅违约而且侵害原告商标利益，破坏了法律对商业创新的保护，严重打击了商业创新的活力。被告陈标、无锡市曲美内衣厂答辩称：一、涉案商标使用许可合同依法应当确认为无效合同，人民法院依法应当判决驳回李海东的全部诉讼请求。1、涉案商标使用许可合同未经商标局依法备案登记，双方签订的涉案合同依法应当确认为无效合同。《商标法》第四十条第三款规定：“商标使用许可合同应当报商标局备案”，第四十二条规定：“许可他人使用注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起三个月内将合同副本报送商标局备案”。最高法院法释【2002】32号《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：“商标使用许可合同未经备案的，不影响合同的效力，但当事人另有约定的除外”。双方签订的涉案合同第九条证实了这两个问题，第一证实双方明确约定应当办理备案登记，第二证实双方为办理备案登记另行签订了一份合同。我方认为李海东作为备案登记的义务人，其在合同签订后三个月内拒不办理备案登记，其行为既构成违法又构成违约。涉案合同应当确认为无效合同。李海东依据无效合同而提出的诉讼请求，依法应当判决驳回。2、李海东受让涉案商标后未经依法公告，李海东的签约主体不适格，涉案合同依法应当确认为无效合同。《商标法》第三十九条第二款规定：“转让注册商标经核准后，予以公告，受让人自公告之日起享有商标专用权。”《商标法实施条例》第二十五条第一款规定：“转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书，转让注册商标申请手续由受让人办理，商标局核准转让注册商标申请后，发给受让人相应证明，并予以公告”。涉案商标的第一个注册人是上海曲美副食有限公司，而李海东为该商标的受让人。李海东在川汇区法院审理时提供了商标局核发的转让注册商标的相应证明，但未举出转让商标的商标局公告。我方认为李海东至今没有取得涉案注册商标的专有使用权，李海东不是合法的权利主体，行为人不适格，其无权签订涉案注册商标的使用许可合同。二、假定涉案合同有效依法仍应判决驳回李海东的诉讼请求。1、涉案合同于2014年8月份已合法解除。为了防止他人误认商标侵权，被告在2012年就开始要求李海东提供商标使用许可备案登记证明，但李海东以各种借口迟迟不予提供。被告2014年1月份交了2014年1-8月份的许可使用费后，电话通知李海东如不提供上述商标许可使用的备案登记，将解除双方所签订的合同。该解除合同的通知到达后，李海东既不提供上述备案登记证明，对解除合同也不提出异议。自2014年8月份起被告开始停止使用涉案“曲美娜爱丝”商标，改为生产销售注册商标为“巨将”品牌的纯棉内衣，并停止向李海东交纳2014年8月份以后的商标使用费。2、原告的诉讼请求已超出法定诉讼时效。由双方所签合同第三条可以证实本案中的商标使用费为按年交纳，且为上年度的12月1日前应当交纳下年度的使用费，而并非分期履行。假定双方所签合同没有解除，但自2013年12月2日原告就应当知道其权利已受到侵害，在二年的法定时效期间内其应当起诉追要使用费并追索违约金。自2013年12月2日至2019年8月份原告起诉，已长达5年零8个月，已超过二年的法定时效期间。三：陈标在本案中不是适格被告依法应当判决驳回原告对陈标的全部诉讼请求。陈标经营的无锡市曲美内衣厂，系依法登记领取营业执照的个人独资企业。依据《民事诉讼法司法解释》第五十二条第（一）项之规定，该内衣厂应当界定为其他组织。《民事诉讼法》第四十八条及《民事诉讼法司法解释》第五十六条之规定，本案应列无锡市曲美内衣厂为被告，而陈标在本案中不是适格被告。原告李海东为支持其诉请，向法庭提交以下证据：第一组证据:1、国家商标局核准出具的第910期初审公告及922期注册公告,第3259428号“曲美娜爱丝”商标注册证书;2、2007年4月7日国家商标局核准出具的第1066期“曲美娜爱丝”商标转让证明及公告文件一份;3、2014年4月7日国家商标局出具的第1406期“曲美娜爱丝”核准续展注册证明及公告文件一份;4、2019年10月23日,查询国家商标局“曲美娜爱丝”商标信息一份。证明目的:1、2007年4月7日,上海曲美服饰有限公司将其注册的“曲美娜爱丝”商标专用权转让给原告,后经商标局公告,原告的“曲美娜爱丝”的商标专用权自公告之日生效。2、原告将该商标专用权从2014年4月7日续期至2024年4月6日,在此期间原告享有该商标的专用权。第二组证据:2012年2月6日李海东与陈标及无锡市曲美内衣厂签订的《曲美娜爱丝商标授权许可生产销售合同》;证明目的:1、2012年2月6日,原告许可二被告共同使用“曲美娜爱丝”商标，许可使用期限8年，二被告应每年给付商标使用费。2、合同第十条约定“单方违约,赔偿给对方50万”，二被告应依据该约定承担违约责任。第三组证据:1、2012年2月6日李海东与陈标及无锡市曲美内衣厂签订的《曲美娜爱丝商标授权许可生产销售合同》右下角文字内容;2、被告自2012年2月6日后使用“曲美娜爱丝”商标生产销售服装的照片;3、2017年8月21日无锡市曲美内衣厂出库单两张;4、2015年期刊一份;5、2019年11月8日江苏省无锡市江南公证处出具的《公证书》一份。证明目的:1、原告履行约定义务，将商标交付二被告使用,并将客户信息交付被告。2、二被告至今仍在生产、销售原告专用的“曲美娜爱丝”商标的产品,被告虽已支付2年半使用费,仍欠付142万元未给付，应按合同约定支付使用费及违约金。第四组证据:2019年11月13日原告发送给陈标的《解除合同通知》短信截屏一张;证明目的:1、原告于2019年11月13日短信方式通知被告解除合同的短信，本案合同已于短信送达之日解除;2、二被告再使用该商标构成侵权。第五组证据:律师代理费发票四张(38000元)、公证费发票一张（1020元）;证明目的:1、原告为制止二被告商标权的非法使用而出支出的律师费及调查取证的费用共计39020元,依法应由侵权人负担。第六组证据：无锡市曲美内衣厂工商登记查询信息一份(第62页)。证明目的:被告陈标系无锡市曲美内衣厂业主,该厂性质为个体工商户，陈标签订履行合同的行为不仅代表个人,还系企业的职务行为,应与企业共同承担责任。被告陈标、无锡市曲美内衣厂质证意见：一、第一组证据：对证据1,的真实性、合法性认可，但该证据只能证明曲美纳爱斯商标的著作权人是上海曲美服饰有限公司，与本案无关。对证据2，在川汇区法院开庭时我们见到了该证据的原件，对原告商标转让证明的真实性、合法性认可，但是对原告本次举证的真实性、合法性均不认可。该证据材料是电脑打印件，来源、出处、著作人均不显示，为无效证据。双方还签订了一个备案登记合同，原告隐匿了该合同。商标使用许可转让合同未经公告，系无效合同。对证据3的续展证明予以认可，因为在川汇区开庭的时候见过原件，但是该证据与本案无关，其只能证明曲美纳爱斯在到期之后续展。2014年的商标局公告来源不明，对真实性合法性不予认可。对证据4的真实性有异议，没有证据来源、没有出处、没有公章，该证据与本案无关。由于原告取得案涉商标权转让以后没有按照商标法的规定进行公告，原告不是案涉商标的使用权人，原告和被告签订的案涉合同应该认定案涉合同为无效合同。二、第二组证据：对证据1的真实性认可，但是被告保存合同与该合同有重大区别，无该合同右下角的“客户已移交完毕”字样，该字样来源不明，应为原告自行添加，对该字样的真实性、合法性不认可。根据该合同被许可人是无锡曲美内衣厂，而不是陈标，陈标不是适格被告。合同第九条证明双方为了该商标的使用许可，签订两份合同，原告隐匿登记合同，在本案中双方约定了应当登记，但合同没有登记，应当确认合同无效。不同意本组证据的证明目的，原告从2014年开始没向被告追要过使用费，被告在2014年8月份使用巨将牌商标，并且停止支付费用，原告5、6年来没找被告要过这些钱，都能证明双方之间的商标使用许可合同在2014年8月份以后已经解除。三、第三组证据：对前四份证据的真实性及证明目的均不认可。无锡曲美内衣厂从2012年开始到2014年8月份确实使用过曲美纳爱斯商标，但是2014年8月份以后已经停止使用，仅凭这些照片不能证明被告在2017年还在使用曲美纳爱斯商标。仓库的储存货物的照片，看不到拍摄地点，也看不到拍摄时间，不能证明这就是被告生产销售所形成的货物。出库单上看不出来是哪个厂的及何人填写。对期刊的真实性不认可，任何有技术的人都可以制作。对公证书的真实性认可，公证书后面所附的这些所谓的网页，不能证明被告在2014年8月份以后或者2017年还正在使用曲美纳爱斯商标。四、第四组证据：对该证据的合法性关联性不认可，因为原被告双方签订的合同在2014年已经解除。五、第五组证据：双方签订的合同对于案件诉讼费的承担，律师代理费的承担没有约定。本案是商标使用许可合同纠纷，不是商标侵权纠纷，原告方的律师费由其自己承担。六、第六组证据：应该以无锡市工商局加盖公章的营业执照为准，而不能以查询系统为准，营业执照上就是一个个体企业，应该担责的不应当是厂长陈标。被告陈标、无锡市曲美内衣厂向法庭提交以下证据。第一组:1、被告保存的涉案商标授权许可生产销售合同;2、原告向被告颁发的涉案商标授权许可证书。证明目的:1、证明双方为了本次商标使用许可共计签订了两份合同,一份为涉案合同,另一份为备案登记合同,且两份合同的内容不一致，证明本案存在“黑白合同”的违法情形。2、证明双方曾经书面约定本次商标使用许可应当办理备案登记,而原告隐匿备案登记合同,在川汇区人民法院审理时其又举不出商标局颁发的备案登记证明,故依据《商标法》第四十条第三款、《商标法实施条例》第四十二条及最高人民法院法释[2002]32号《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条之规定,应当确认双方签订的涉案合同为无效合同:（1)《商标法》属全国人大颁布的法律，《商标法实施条例》属国务院颁布的行政法规，依据《合同法》第五十二条第(五）项之规定,涉案合同应当确认为无效合同。(2）依据最高人民法院《合同法司法解释》(一)第九条之规定,在未办理备案登记之前人民法院应当认定涉案合同未生效或者效力待定。在本案一审辩论终结之前原告若不能补办备案登记手续的,仍应当判决确认涉案合同为无效合同。（3)由于原被告双方已经书面约定应当办理备案登记,具备符合最高人民法院法释[2002]32号《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条的除外规定。因此，即便依据最高人民法院法释[2002]32号《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条之规定,仍应当判决确认涉案合同为无效合同。3:证明本案商标使用的被许可人应为无锡市曲美内衣厂,陈标不是适格被告主体资格,依法不应当承担民事责任。4:证明原告应将20多名经销商的联系方式无偿交给被告,但原告举不出已经履行交付的证据,证明原告构成先期违约。5:证明原告为被告颁发的授权许可证书的期限为三年,可合同规定的许可期限为八年。造成此情况的原因是授权许可证签发在前,而合同签订在后。当时原告口头答应补办后五年的许可证书,但原告拒不补办后五年的授权许可证书,双方为此产生争议纠纷,被告由此提出解除合同并终止履行。6:依据法律规定当事人对无效合同只能互相返还依据合同而占有的对方的财产,或者诉请过错方承担赔偿责任。但原告却诉请被告履行合同义务并追究违约责任,证明应当判决驳回原告的全部诉讼请求。第二组:1、无锡市曲美内衣厂2014年8月、9月、10月份的内衣销售发货清单9份;2、无锡市曲美内衣厂2012年生产销售使用的“曲美纳爱丝”品牌内衣的包装袋照片及实物;3、无锡市曲美内衣厂2014年生产销售使用的“巨将”牌内衣的包装袋照片及实物。证明目的:1、证明本案商标使用被许可人是无锡市曲美内衣厂,依据《民事诉讼法》第四十八条、《民事诉讼法司法解释》第五十二条第(一)项、第五十六条之规定,无锡市曲美内衣厂为其他组织,为本案适格被告。而陈标不是本案适格的被告,依法不应当承担法律责任。2、证明因原告拒不颁发后五年的授权许可证书,被告在2014年下半年电话通知原告解除合同并终止履行。被告自2014年8月份已停止使用“曲美纳爱丝”商标,同时启用“巨将”牌内衣商标,更换包装袋,停止交纳商标使用费。原告接到通知后予以认可,长达5年多不向被告追要商标使用费。上述事实足以证明双方所签合同在2014年8月已经解除,原告的诉讼请求依法应当判决驳回。3、双方所签订合同第三条规定商标使用费为按年交纳,且为上年的12月1日之前一次性交清下一年度的全年费用。并非分期履行。被告没有一次性交齐2014年的使用费,原告在2013年12月2日就应当知道,应自2013年12月2日开始计算时效。至2015年12月2日两年时效已经届满,原告举不出时效中断、中止的法律事实,证明原告在2019年8月份起诉,已超诉讼时效,原告的债权请求权已变为自然之债,不受法律保护,应当判决驳回原告的诉讼请求。原告李海东质证意见：一、第一组证据：对证据1的真实性没有异议，但是对举证目的有异议。该份合同与原告提交的合同文字内条款内容完全一致，不存在黑白合同的情形。该合同恰恰说明不存在另一份用于备案的合同，也没有约定备案是该合同的生效条件。该合同与原告提供的合同的区别就在于右下角没有客户信息已经移交的文字说明，这说明客户信息已经移交的书写者是承受客户信息内容，并且承受履行利益的陈标。对证据2的真实性、关联性、合法性及证明目的均有异议。该授权许可证书是复印件，红色印章恰恰是被告自己加盖的，被告自己做的，与原告无关，与本案事实无关。第二点，该授权许可证书从出具的时间来看，严重违法因为2007年4月7日，国家商标工商管理总局、商标局已经核准该商标权转让给了本案原告李海东。第三点，如果被告认为他的商标专用权来源于上海曲美服饰有限公司，而且在2012年2月1日就授权给了被告使用，被告为什么要在2012年2月16日在得到授权之后又与李海东签合同并付款几十万。被告主张与李海东解除合同，解除的合同必然是有效合同，2012年2月1日这一个证书恰恰说明虚假无效。二、第二组证据：对该组证据有异议，均是被告单方制作的，必须有其他证据予以佐证才能够成为有效证据。该组证据从格式内容上看，故意将品牌巨将内衣填写到名称及规格处恰恰是此地无银三百两的体现。如果被告在2014年8月份以后已经不再使用曲美纳爱斯，不需要在上面标注销售的品牌就是巨将。1802货号在原告向法庭提供的公证书在网络销售曲美纳爱斯商品货号截图里面出现了与曲美纳爱斯销售网络截图货号一致，更说明被告此组证据系事后编造。且该组证据不像放五年的东西，是最新最近编造的。该组证据既不能证明被告享有解除权，或者实施了解除行为，也不能证明诉讼时效过期。因为本案所涉及的是2012年到2020年八年的商标许可合同的债权，按照最高人民法院关于诉讼时效制度的司法解释的规定，应当在最后一期债权到期之日才能够起算诉讼时效。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2004年4月7日，上海曲美服饰有限公司经国家商标局批准，获得第3259428号“曲美娜爱丝”注册商标，核定使用商品（第25类）服装；内衣；乳罩；针织服装；紧身内衣等。2007年4月7日，经国家商标局批准，上海曲美服饰有限公司将获得的第3259428号“曲美娜爱丝”注册商标转让给李海东。2014年4月1日，经国家商标局批准，第3259428号商标续展注册，续展注册有效期自2014年4月7日至2024年4月6日。2012年2月16日，原告李海东（甲方）与被告陈标（无锡市曲美内衣厂）（乙方）签订“曲美娜爱丝”商标许可生产销售合同，该合同约定：一、甲方将已注册的使用在第25类商品上的第3259428号注册商标“曲美娜爱丝”（内衣项）许可给乙方在中国大陆使用。二、许可使用期限自2012年2月16日至2020年1月28日止。合同期满，如需延长使用期限，由甲乙双方另行签订商标使用许可合同。合同期内甲乙双方不得终止合同，否则按合同约定条款赔偿对方损失。三、许可使用费及支付方式：许可使用费第一年15万元，第二年20万元，第三年25万元，第四年30万元，第五年30万元，第六年至第八年24万元，每年的12月1日之前向乙方交纳下一年度的使用费，逾期支付则视为乙方违约，甲方可终止合同并向乙方索赔违约金。九、因商标主管部门不可抗力引发的甲方不能履约时甲方不承担赔偿责任，甲乙双方因商标许可备案而另行签订的乙方代表的无锡市曲美内衣厂的协议与本合同内容有不一致的部分，均以本合同为准。十、违约赔偿：单方违反合同约定条款的违反方赔偿对方人民币50万元。双方上述合同签订后，被告缴纳了第一年商标许可使用费15万元，第二年20万元，第三年15万元。后因商标许可使用费，双方发生纠纷，原告李海东于2019年8月7日起诉至川汇区人民法院。因本案为商标使用许可合同纠纷案件，川汇区人民法院将本案移送至本院。本院认为，本案的争议焦点为：1、本案陈标是否为适格被告。2、双方签订的“曲美纳爱丝”商标使用权许可生产销售合同是否有效，该合同是否已经合法解除，被告是否欠付许可使用费142万。3、被告是否构成违约，是否应支付违约金，违约金数额应如何确定。4、原告的诉请是否超过诉讼时效。关于焦点1、关于陈标是否为本案适格被告的问题。根据《中华人民共和国民法总则》第五十六条之规定，个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。根据《最高人民法院关于适用的解释》第五十九条第一款之规定，在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。有字号的，以营业执照上登记的字号为当事人，但应同时注明该字号经营者的基本信息。根据上述规定，个体工商户并无实际的人格身份属性，以个体工商户名义对外发生的法律关系后果均由经营者承担，在诉讼活动中，以个体工商户登记的字号为当事人的，其经营者为实际的诉讼当事人和权利义务的承担者。本案中，无锡市曲美内衣厂系个人经营的有字号的个体工商户，陈标为无锡市曲美内衣厂的经营者，原告李海东同时起诉锡市曲美内衣厂及陈标，属重复列写当事人。依据上述规定，应列无锡市曲美内衣厂为本案当事人，陈标不应被列为本案当事人。关于焦点2、关于双方签订的“曲美纳爱丝”商标使用权许可生产销售合同是否有效，该合同是否已经合法解除，被告是否欠付许可使用费142万的问题。陈标与李海东签订的商标使用权许可生产销售合同，是双方真实意思的表示，不违反法律规定，应属有效合同，且被告依据该合同交纳了前二年及第三年部分使用费。《最高人民法院关于审理商标民事案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。该规定属于管理性规定，并非效力性规定，未经备案并不影响商标许可合同的效力。根据上述规定，本案“曲美纳爱丝”商标使用权许可生产销售合同虽未经备案，仍应认定有效合同。被告答辩称已于2014年8月电话通知原告李海东解除合同，但其未提交相关证据予以证明，本院不予采信。依据该合同约定的使用费数额，被告累计欠付商标使用权许可使用费为142万元。关于焦点3、关于被告是否构成违约，是否应支付违约金，违约金数额应如何确定问题。在双方合同履行期间，被告依据该合同交纳了前二年及第三年部分使用费，被告未向法庭提交证据证明已与原告李海东解除合同，故被告下欠使用费不予支付的行为，构成违约，应承担违约责任。双方当事人在合同中约定单方违反合同约定条款的，违约方赔偿对方人民币50万元整，被告主张双方约定违约金过高，原告李海东也未向法庭提交因被告未及时支付使用费而遭受具体实际损失的相关证据，故本院酌定按资金占用期间年利率6％执行，从2018年12月2日至付清之日止。关于焦点4、关于原告的诉请是否超过诉讼时效问题。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第五条规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。本案的债权为同一债权，分期支付，最后一期履行期限为2019年12月1日，故本案并未超过诉讼时效。综上所述，原告李海东诉请被告无锡市曲美内衣厂欠付142万元商标使用权许可使用费予以支持。诉请的违约金过高，合理部分予以支持。依照《中华人民共和国民法总则》第五十四条、第五十六条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条、《最高人民法院关于审理商标民事案件适用法律若干问题的解释》第十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第五十九条第一款、《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第五条规定，判决如下：被告无锡市曲美内衣厂（经营者：陈标）自本判决生效之日起十日内支付原告李海东商标使用费1420000元及违约金（违约金以1420000元为基数，自2018年12月2日起按年利率百分之六计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费22080元，由原告李海东承担7080元，由被告无锡市曲美内衣厂（经营者：陈标）承担15000元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。审判长  胡体兵审判员  王红飞审判员  杜文杰二〇一九年十二月二十三日法官助理方贝贝书记员贾腾