北京知识产权法院民 事 判 决 书（2018）京73民初424号原告：东道品牌创意集团有限公司，住所地北京市朝阳区和平里西街3号15号楼4层401室。法定代表人：解建军，执行董事。委托诉讼代理人：施敏丽，北京市中治律师事务所律师。委托诉讼代理人：段琼，女，汉族，1991年10月5日出生，该公司法务专员，住山西省晋城市城区。被告：东稻有限公司，住所地福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路19号（原连江北路与化工路交叉处）东二环泰禾广场（一期）8#楼14层23办公。法定代表人：李江涛，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：王**照，福建闽众律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈晴晴，福建闽众律师事务所律师。原告东道品牌创意集团有限公司（以下简称东道集团）与被告东稻有限公司（以下简称东稻公司）、北京新浪互联信息服务有限公司（以下简称新浪公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院于2018年5月16日受理后，被告东道公司、新浪公司在提交答辩状期间对本案提出管辖权异议。本院于2019年9月23日作出民事裁定，驳回异议。被告东道公司因不服该民事裁定，上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院于2020年9月2日作出民事裁定，驳回上诉，维持原裁定。本院依法组成合议庭，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。原告东道集团的委托诉讼代理人施敏丽、段琼，被告东稻公司的委托诉讼代理人王**照、陈晴晴到庭参加诉讼。原告东道集团当庭撤销对新浪公司的起诉，本院裁定予以准许，本案现已审理终结。原告东道集团向本院提出诉讼请求：1．东稻公司停止商标侵权行为、不正当竞争行为，立即停止使用与东道集团注册商标“东道”近似的字号，限期办理企业名称变更登记，且变更后的企业名称中不得含有与“东道”相同或近似的文字；2．东稻公司在官网、微博的首页显著位置和《中华工商时报》除中缝以外的版面上刊登声明，消除不良影响；3．东稻公司赔偿东道集团经济损失100万元和合理支出35万元；4．东稻公司承担本案诉讼费。事实与理由：一、东稻公司侵害了东道集团的商标权。东道集团2005年在第42类“室内装饰设计、包装设计”等服务上获准注册和使用第3530231号“”商标（以下简称涉案商标一），在第35类“广告设计、广告策划”等服务上获准注册和使用第3530233号“”商标（以下简称涉案商标二），前述两枚商标经过东道集团的持续、广泛、积极的使用，已经为相关公众熟知，均应认定为驰名商标。东稻公司与第三方签订的业务合同中使用标识，且合同中约定提供“装饰、材料的采购选样”服务及“软装饰品、绿化、挂画、摆件”服务；东稻公司在其官方网站中使用标识，且表示其可以提供“完美产品落地、家具定制服务”和“软装服务”；东稻公司提供的上述服务应归属于《类似商品和服务区分表》（以下简称《区分表》）第35类的“替他人采购服务”及第37类“室内装潢”服务，此两类服务与东稻集团的涉案商标一、二所核定使用的服务不相同不类似，但是有一定的关联性，因此上述行为构成对东道集团驰名商标的复制、摹仿、翻译，不正当利用驰名商标的商誉，淡化东道集团的驰名商标，侵犯了东道集团的注册商标专用权。东稻公司在微信公众号、抖音账号、官方网站、网页宣传和其签订的业务合同中使用“东稻”“东稻设计”“东稻食设”“东稻餐饮设计”等标识，属于在相同或类似服务上复制和摹仿东稻集团的涉案商标，易造成相关公众的混淆和误认，侵害了东稻集团的注册商标专用权。二、东稻公司构成不正当竞争。东稻公司企业字号“东稻”与东道集团注册的涉案商标一、涉案商标二近似，东稻公司的经营范围与上述驰名商标核定的服务类似，东稻公司与东道集团同属设计行业，理应知晓东道集团的“东道”商标，但仍将与其近似的“东稻”作为企业字号，具有明显的恶意，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）第二条的规定，构成不正当竞争。三、东稻公司具有明显恶意。东稻公司的实际控制人李川道系福建东道装饰设计工程有限公司（以下简称福建东道公司）实际控制人，2015年经法院调解其承诺不再使用与东道集团“东道”商标和字号相同或近似的企业名称。李川道之后又设立了东稻公司，东稻公司使用“东稻”字号和商标的行为具有明显恶意。被告东稻公司辩称，一、东道集团主张东稻公司侵犯其注册商标专用权没有事实基础和法律依据。东稻公司关于第17839852号“”商标的使用均在商标无效宣告以前，国家知识产权局对第17839852号“”商标予以无效宣告后，东稻公司已经停止对该商标的使用，不存在侵害东道集团注册商标专用权的行为。二、东道集团主张东稻公司构成不正当竞争没有事实基础和法律依据。东稻公司并未实施反不正当竞争法第二章规定的任何一项行为，不存在不正当竞争行为。三、东道集团将其与福建东道公司的侵害商标权及不正当竞争纠纷与东稻公司视为一谈，属于恶意行为。四、东稻公司并未实施侵权行为，不构成侵权，无需刊登声明，消除不良影响，无需赔偿东道集团经济损失、制止侵权产生的合理费用及诉讼费。综上，东稻公司未实施任何侵害东道集团注册商标专用权及不正当竞争的行为，故请求法院驳回原告的诉讼请求。本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、东道集团及其商标注册情况北京东道形象设计制作有限责任公司（以下简称东道设计制作公司）成立于1997年9月16日，于2017年5月15日变更企业名称为东道集团，经营范围包括企业形象设计策划、产品形象设计、展览展示设计制作、电脑图文设计制作等。2003年4月17日，东道设计制作公司在第42类服务上申请注册第3530231号“”商标（即涉案商标一），2005年5月6日核定使用在“计算机软件设计；城市规划；室内装饰设计；工业品外观设计；包装设计；服装设计；研究与开发（替他人）；电脑图文设计与制作；法律服务；无形资产评估”服务上，注册有效期限至2025年5月6日。2003年4月17日，东道设计制作公司在第35类服务上申请注册第3530233号“”商标（即涉案商标二），2005年2月21日核定使用在“广告设计；广告策划；广告；广告代理；广告传播；广告宣传本的出版；室外广告；电视广告；广告空间出租；人事管理咨询”服务上，注册有效期限至2025年2月20日。上述事实，有工商档案和商标注册证等证据在案佐证。二、东稻公司及其商标注册情况福建东稻装饰设计工程有限公司（以下简称福建东稻公司）成立于2016年5月10日，于2018年5月8日变更企业名称为东稻公司，李江涛为法定代表人和股东，经营范围包括企业形象设计、会议及展览服务、企业品牌管理、网页设计等。2015年9月7日，福建东盛建筑装饰工程有限公司（以下简称福建东盛公司）在第42类服务上申请注册第17839852号“”商标，2016年10月14日核定使用在“建筑制图”等服务上，2017年9月27日转让给东稻公司。2017年8月4日，东道集团对该商标提出无效宣告请求。原国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称简称商标评审委员会）于2018年7月24日作出商评字[2018]第135831号《关于第17839852号“东稻”商标无效宣告请求裁定书》（以下简称第135831号裁定），对该商标予以维持。东道集团对前述裁定不服，向本院提起行政诉讼，本院于2019年7月23日作出（2018）京73行初9058号行政判决（以下简称9058号判决），撤销第135831号裁定并判令国家知识产权局重新作出裁定。国家知识产权局和东稻公司对9058号判决不服并提起上诉，北京市高级人民法院于2020年6月22日作出（2020）京行终1096号行政判决（以下简称1096号判决），驳回上诉，维持原判。国家知识产权局于2020年7月8日作出商评字[2018]第135831号重审第3232号《关于第17839852号“东稻”商标无效宣告请求裁定书》，对第17839852号“”商标予以无效宣告。2018年4月7日，东稻公司在第42类服务上申请的第23633173号“”商标被核准注册，核定使用服务为“技术研究；工业品外观设计；建筑制图；室内装饰设计；室内设计；艺术品鉴定；平面美术设计；无形资产评估；托管计算机站(网站)；信息技术资询服务”，注册有效期限至2028年4月6日。2018年10月14日，东稻公司在第42类服务上申请的第26820678号“”商标被核准注册，核定使用服务为“技术研究；艺术品鉴定；室内装饰设计；工业品外观设计；建筑制图；室内设计；托管计算机站(网站)；信息技术资询服务；平面美术设计；无形资产评估”，注册有效期限至2028年10月13日。上述事实，有工商档案、商标注册证、相关判决和裁定等证据在案佐证。三、关于东道集团“东道”字号和涉案商标知名度的相关事实东道集团提交了国家图书馆关于“东道”关键字检索报告摘录；与百度、必应等网站签订的推广协议；与四川海底捞餐饮股份有限公司、七天四季酒店（广州）有限公司、中国南方航空股份有限公司等主体签订的服务合同；北京永勤会计师事务所作出的永勤专审字[2017]第52号《广告宣传费支出专项核查报告》；北京市东方公证处作出的（2017）京东方内民证字第4158号公证书（以下简称第4158号公证书）、相关杂志复印件等证据，用以证明其持续对“东道”商标进行宣传和使用，并广泛开展了品牌创意设计服务，行业排名靠前，互联网媒体对“东道”字号及商标进行了多方报道。东道设计制作公司曾参与亚太经合组织会议、北京世界园艺博览会、G20杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤、“一带一路”国际合作高峰论坛等活动的图文设计制作，曾获得中国设计行业用户（客户）最满意品牌、16届亚运会会徽设计十佳作品奖、商标创新奖等荣誉。东道集团被选为北京冬奥会官方品牌设计服务独家供应商。广东省深圳市中级人民法院作出的（2016）粤民终5164号民事判决和湖北省高级人民法院作出的（2017）鄂民终660号民事判决认定，“东道”字号已经具有一定的市场知名度并为相关公众所知悉。上述事实，有第4158号公证书、广告宣传费支出专项核查报告、合同等证据材料及当事人陈述在案佐证。四、关于东稻公司被诉侵权行为的相关事实（一）关于东稻公司官方网站2017年8月4日，东道集团的委托代理人常晓斋在北京市东方公证处两位公证人员的见证下，使用公证处的电脑浏览相关内容，对有关页面进行拷贝打印，北京市东方公证处对具体操作过程进行了证据保全，并出具（2017）京东方内民证字第13378号公证书（以下简称第13378号公证书）、（2017）京东方内民证字第12654号公证书（以下简称第12654号公证书）。从公证书中记载的具体操作过程及所附网页打印件可见，东道集团的委托代理人常晓斋百度搜索“东稻设计”，点击链接“东稻设计-餐饮空间设计，餐饮设计，连锁餐饮设计，咖啡店设计公司……”，进入福建东稻公司官方网站（www．donny-design．com），网站左上角显示有“”，右上角显示有“首页案例展示合作客户空间设计VI设计品牌策划东稻荣誉东稻资讯联系我们”。点击“东稻荣誉”，显示有“2014CIDA中国室内设计大奖”、“CIID2013年度精锐设计师奖”、“2013CIDA中国室内设计大奖商业空间提名奖”、“2013CIDA中国室内设计大奖办公空间提名奖”等荣誉，且主设计师均为李川道。直接输入“www．donny-design．com”，进入福建东稻公司官方网站，亦显示有上述内容。（二）关于微信公众号和抖音号2017年7月21日，东道集团的委托代理人常晓斋在北京市东方公证处两位公证人员的见证下，使用其自带的三星手机浏览相关内容，对有关页面进行拷贝打印，北京市东方公证处对具体操作过程进行了证据保全，并出具（2017）京东方内民证字第13144号公证书（以下简称第13144号公证书）。从公证书中记载的具体操作过程及所附网页打印件可见，东道集团的委托代理人常晓斋进入微信客户端，登录微信后搜索“东稻设计”，进入“东稻设计”微信公众号，显示有标识，认证详情显示企业全称为“福建东稻装饰设计工程有限公司”，功能介绍显示“公司形象宣传,公司设计作品展示，介绍与分享精彩设计”。点击“查看历史消息”，显示有“【东稻风尚】院子，还是中国的美”、“【东稻分享】办公室装成这样，连工作也成了一种享受”，点击链接“边境渔场案例欣赏|深海捕鱼”，页眉显示有标识。“东稻食设”微信公众号的账号主体显示为东稻公司，名称记录显示2019年1月17日，“东稻设计”认证“东稻餐饮设计”，2020年10月21日“东稻餐饮设计”认证“东稻食设”；头像为，简介为“东稻食设专注只做餐饮商业空间设计十余年”该微信公众号的历史记录发布有若干“東稻案例分享”文章，文章图片显示有标识。东道集团提交的截图显示，“东稻餐饮设计”抖音号为DonnyDesign，2019年发布了8个作品，其中部分作品文字内容显示有“东稻设计出品”，视频中的餐厅设计内容显示有标识。（三）关于网页宣传2017年10月30日，东道集团的委托代理人常晓斋在北京市东方公证处两位公证人员的见证下，使用公证处的电脑浏览相关内容，对有关页面进行拷贝打印，北京市东方公证处对具体操作过程进行了证据保全，并出具（2017）京东方内民证字第17377号公证书（以下简称第17377号公证书）。从公证书中记载的具体操作过程及所附网页打印件可见，东道集团的委托代理人常晓斋在今日头条网站（网页：www．toutiao．com）搜索“餐饮设计连锁餐饮”，点击“餐饮设计：连锁餐饮个性而不失理性”，显示由新浪家居10月30日发布，“大丰收”渔家由福建东稻公司设计，文章插入的图面显示有水印。2018年3月14日，东道集团的委托代理人常晓斋在北京市东方公证处两位公证人员的见证下，使用公证处的电脑浏览相关内容，对有关页面进行拷贝打印，北京市东方公证处对具体操作过程进行了证据保全，并出具（2017）京东方内民证字第2674号公证书（以下简称第2674号公证书）。从公证书中记载的具体操作过程及所附网页打印件可见，东道集团的委托代理人常晓斋在新浪网站（网页：www．sina．com）点击“家居”和“新闻中心”，搜索“个性而不失理性”，点击“餐饮设计：连锁餐饮个性而不失理性”，显示由2017年6月10日发布，“大丰收”渔家由福建东稻公司设计，文章插入的图面显示有水印。（四）关于业务合同2017-2019年期间，东稻公司与泉州新德源房地产开发有限公司、泉州福州高意光学有限公司、福建省天盛旅游发展有限公司等主体签订的服务合同，合同页眉和设计图显示有标识，合同内容主要包括室内软装设计、门面改造，具体内容还包括“协助甲方完成装饰、材料的采购选样”、“余下软装饰品、绿化、挂画、摆件等在施工图提交后提交方案及清单”等。东稻公司对上述证据中显示的官网、微信公众号、抖音号、宣传网页、业务合同内容的真实性予以确认，但不认可证明目的，主张东稻公司使用自己名下注册商标不侵犯东道集团涉案商标专用权。（五）关于东稻公司的主观状态为证明东稻公司与福建东道公司、福建东盛公司具有关联关系，且具有一贯攀附东道集团企业声誉及其涉案注册商标知名度的恶意，东道集团提交了如下证据：北京市东方公证处出具的（2015）京东方内民证字第7927号公证书（以下简称第7927号公证书）及（2015）京东方内民证字第7928号公证书（以下简称第7928号公证书）。从公证书中记载的具体操作过程及所附网页打印件可见，东道设计制作公司的委托代理人候英丽进入微信客户端，登录微信后扫描二维码进入“东道设计”微信公众号，显示有【东道分享】、【东道餐饮营销分享】、【东道设计分享】、【东道软装分享】等文章，文章末尾显示有福建东道公司及其官方网站www．dd-design．cc。东道设计制作公司的委托代理人候英丽进入福建东道公司官方网站（网址：www．dd-design．cc），其网站左上角显示有“Donnydesign東福建东道装饰设计”，机构荣誉展示有“2014CIDA中国室内设计大奖”、“2014金外滩最佳材料运用奖”、“CIID2013年度精锐设计师奖”、“2013CIDA中国室内设计大奖商业空间提名奖”、“2013CIDA中国室内设计大奖办公空间提名奖”、“金堂奖2010China-Designer中国室内设计年度优秀餐饮空间设计奖”、“2010雷士照明周刊杯入围作品奖”等。经比对，上述奖项与第13378号、第12654号公证书显示的东稻公司官网所载部分奖项相同。北京市东方公证处出具的（2017）京东方内民证字第12652号公证书（以下简称第12652号公证书）。2017年7月25日，东道集团的委托代理人常晓斋在北京市东方公证处两位公证人员的见证下，使用公证处的电脑浏览相关内容，对有关页面进行拷贝打印。从公证书中记载的具体操作过程及所附网页打印件可见，东道集团的委托代理人常晓斋在国家企业信用信息公示系统（福建）网站中，搜索“福建东盛建筑装饰工程有限公司”，显示李川道为福建东盛公司的股东。百度搜索“福建东盛建筑装饰工程有限公司”，进入福建东盛公司的官网，其公司简介中显示“东盛建筑装饰工程有限公司，由东稻设计总设计师李川道显示与东盛建筑总经理瞿樑仁共同创立”。北京市东方公证处出具的（2017）京东方内民证字第13142号公证书（以下简称第13142号公证书）。2017年7月21日，东道集团的委托代理人常晓斋在北京市东方公证处两位公证人员的见证下，使用公证处的电脑浏览相关内容，对有关页面进行拷贝打印。从公证书中记载的具体操作过程及所附网页打印件可见，东道集团的委托代理人常晓斋百度搜索“福建东稻”，点击链接“福建东稻装饰设计工程有限公司招聘信息电话地址-智联招聘”，显示福建东稻公司的介绍为“由当代餐饮设计的领导者李川道先生主导，以思考性、研发型的专业设计师为骨干”；点击链接“东稻设计-餐饮空间设计，餐饮设计，连锁餐饮设计，咖啡店设计公司……”，进入福建东稻公司官方网站（www．donny-design．com），其中“团队组成”显示“东稻设计……由当代餐饮设计的领导者李川道先生主导”。在国家企业信用信息公示系统（福建）网站中，搜索“福建咚到建筑装饰设计有限公司（以下简称福建咚到公司）”，显示福州东道建筑装饰设计有限公司成立于2013年6月21日，2014年4月9日变更企业名称为福建东道公司。2016年5月4日福建东道公司变更企业名称为福建咚到公司，法定代表人为陈立惠，股东为陈立惠和李川道。2016年4月19日，福建省福州市中级人民法院就东道设计公司诉福建东道公司侵害商标权及不正当竞争一案作出的（2015）榕民初字第1328号民事调解书（以下简称第1328号调解书）。确认：福建东道公司在收到调解书起一个月内停止使用与东道设计公司企业名称及注册商标相同或近似的“东道”字样的商标侵权及不正当竞争行为；如果福建东道公司再次存在上述行为，应向东道设计公司赔偿50万元。上述事实，有第13378号公证书、第12654号公证书、第13144号公证书、第2674号公证书、第7927号公证书、第7928号公证书、第12652号公证书、第13142号公证书、第1328号调解书、合同等证据材料及当事人陈述在案佐证。五、关于东道集团主张的合理支出及赔偿金额东道集团提交如下证据证明合理支出情况：上海图书馆于2017年9月5日就资料费向东道集团开具的上海增值税专用发票一张，金额为3420元。国家图书馆就检索费于2017年2月6日向东道设计制作公司开具的北京增值税专用发票一张，金额为6606元；2017年8月16日向东道集团开具的北京增值税普通发票一张，金额为1383元。北京市东方公证处2017-2018年期间就公证费向东道集团开具的北京增值税普通发票十四张，共计金额34240元。东道集团提交了其与西泠东道（杭州）文化创意有限公司就第3530231号、第3530232号、第3530233号“”商标签订的商标许可使用协议，协议约定2017-2022年期间前两年免费使用，后三年的许可费总计900000元，主张以上述许可费为标准计算赔偿金额。上述事实，有发票、合同等证据材料及当事人陈述在案佐证。本院认为：本案中的被诉侵权行为包括侵害注册商标专用权及不正当竞争两种。就被诉侵害注册商标专用权的行为而言，2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2019商标法）已于2019年11月1日起施行，《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条规定，“除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。”原告东道集团主张被告东稻公司自成立后即开始实施的涉案侵权行为持续至本案审理之时，故应当适用2019年商标法。就不正当竞争行为而言，2019年4月23日修正的反不正当竞争法（以下简称现行反不正当竞争法）已于2019年4月23日起施行，本案被诉不正当竞争行为持续至今，故应当适用现行反不正当竞争法。本案的争议焦点为：一、东道集团涉案商标一和二是否已构成驰名商标；二、东稻公司被诉行为是否侵害了东道集团涉案商标的注册商标专用权；三、东稻公司将“东稻”作为企业字号的行为是否构成不正当竞争行为；四、如上述侵权行为成立东稻公司应承担何种法律责任。一、关于东道集团涉案商标一、二是否已构成驰名商标。本案中，东道集团持有的涉案商标一和二合法有效，其商标专用权应当受到法律保护。。驰名商标，是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。2019年商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。在案证据显示，东道集团提供的宣传报道、业务合同、行业排名及其获得的荣誉等证据虽然能够证明该公司在东稻公司成立之前，涉案商标一、二分别在其核定使用的服务上已具有较高知名度，但尚未达到商标法规定的驰名程度。东道集团关于涉案商标一、二在其核定使用的服务上构成驰名商标的主张，缺乏依据，本院不予支持。二、关于东稻公司被诉侵权行为是否侵犯涉案商标一、二的注册商标专用权。2019年商标法第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。本案中，东稻公司在其运营的“东稻设计”微信公众号（现更名为“东稻食设”）中突出使用、，在其发布的文章标题突出使用“【东稻风尚】”、“【东稻分享】”和“東稻案例分享”，在其运营的“东稻餐饮设计”抖音号中突出使用“东稻设计出品”，具有标示服务来源以达到使相关公众区分不同商品提供者的目的，构成商标法意义上的使用。上述标识所提示的服务包括公司形象宣传、公司设计作品展示、办公室装潢、餐厅设计等。上述服务内容与涉案商标一、二核定使用的室内装饰设计、包装设计、广告设计、广告策划等在服务的目的、内容、方式、对象等方面存在特定联系，应属于类似服务领域。被诉侵权标识中，“设计”使用在“室内装饰设计”服务上显著性较低，其显著识别部分“东稻”与东道集团的涉案商标一、二读音完全相同，文字构成相近，二者构成近似商标。东稻公司在上述被诉行为中使用的“东稻”与东道集团的涉案商标一、二构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，就相关公众的一般辨别能力而言，极易产生混淆或者认为两者之间存在特定联系。虽然东稻公司主张被诉侵权行为系其对第17839852号“”商标的使用，但该商标已被宣告无效，则商标专用权应自始无效，即使在第17839852号“”商标未无效宣告之前，在东道集团涉案商标经长期宣传和使用，已具有较高知名度的情况下，东稻公司作为同为企业形象设计的经营者，却未进行合理避让，仍然使用与之近似的“东稻”商标，客观上容易造成混淆，主观上亦难谓正当和善意，故东稻公司的该项抗辩缺乏依据，本院不予采纳。东稻公司的上述行为，侵犯了东道集团涉案商标一、二的商标专用权。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。本案中，东稻公司在第42类“室内装饰设计、室内设计、平面美术设计、工业品外观设计、建筑制图”等服务上申请注册的第26820678号“”商标、第23633173号“”商标，现仍合法有效。东稻公司在其经营的网站、微信公众号和抖音号、签订的业务合同、发布的网页宣传突出使用、和标识，构成在“室内装饰设计、室内设计、平面美术设计、工业品外观设计、建筑制图”服务上的使用。上述行为并未超出前述两枚注册商标核定服务的范围，亦未改变其注册商标的显著特征，因此该行为并未当然侵犯东道集团的涉案商标一、二的专用权。因此东道集团主张东稻公司的上述行为侵犯涉案商标一、二的商标专用权的主张不属于民事诉讼受理范围，其应向有关行政主管机关申请解决。三、东稻公司将“东稻”作为企业字号的行为是否构成不正当竞争现行反不正当竞争法第二条第一款规定，经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。第二款规定，本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。该法第六条规定，经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。企业名称与商标均属于商业标识，前者的主要功能在于区分不同经营主体，后者的主要功能则在于指示商品或服务来源，二者在功能上存在重合之处。经营者在选择其企业名称时应遵循诚实信用原则，对他人在先具有一定知名度的注册商标作合理避让，避免因注册使用含他人注册商标的企业名称而造成相关公众的混淆误认。如果经营者出于搭便车的故意，将他人在先具有一定知名度的注册商标登记注册为其企业字号，并将含该企业字号的企业名称在相同或类似的商品或服务上使用，造成相关公众混淆或误认，则其行为因违反了经营者在市场竞争中所应遵循的诚实信用原则，构成不正当竞争。本案中，首先，在案证据可以认定，在东稻公司2016年5月10日成立前，涉案商标一、二在其核定使用的服务上具有较高的知名度。其次，东道集团和东稻公司的主要经营范围均包括企业形象设计策划等，双方系存在竞争关系的同业经营者，东稻公司成立时间晚于东道集团，其理应知晓东道集团及其涉案注册商标已经具有一定的知名度。再者，福建东道公司在与东道设计制作公司因商标侵权及不正当竞争纠纷于2016年4月19日签订调解书后，2016年5月4日更名为福建咚到公司。该变更后的名称在呼叫上仍与“东道”没有差别。东稻公司于2016年5月10日成立，经营范围与福建咚到公司相似，其官网上延续了部分福建咚到公司的相关荣誉，其宣传的公司领导者李川道亦曾为福建咚到公司的股东。上述事实可见，东稻公司主观上明显具有一贯攀附东道集团商誉和涉案注册商标的恶意，其在明知东道集团及其涉案商标一、二的情况下，实际经营中未予以合理避让，而将与涉案商标一、二中的显著识别部分“东道”近似的“东稻”，作为企业字号的主要部分进行注册使用,故意攀附东道集团的涉案商标之商誉，足以产生市场混淆，损害了东道集团的合法利益，扰乱了公平竞争的经营秩序,违反了诚实信用原则,构成不正当竞争。因此,东道集团关于东稻公司将“东稻”作为企业字号的行为构成不正当竞争的主张成立,本院予以支持。四、关于民事责任的承担《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条规定，公民、法人的商标专用权受到侵害的，有权要求停止侵害、消除影响、赔偿损失。《中华人民共和国侵权责任法》第十五条规定，承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）赔偿损失；（七）赔礼道歉；（八）消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。”《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条的规定，被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。（一）关于停止侵权因东稻公司的被诉行为已构成对东道集团涉案商标的侵犯及不正当竞争行为，根据相关法律规定，东稻公司应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。东道集团关于停止商标侵权行为，以及请求判令东稻公司立即停止使用与“东道”相同或近似的企业名称，并向工商机关申请变更企业名称的诉讼请求于法有据，应予支持。（二）关于赔偿经济损失2019年商标法第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。现行反不正当竞争法第十七条规定，经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的，可以向人民法院提起诉讼。因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。”本案中，鉴于东道集团提交的在案证据均不足以直接证明东道集团因被诉侵权行为所受到的实际损失或东稻公司因侵权所获得的利益，因此，本院综合考量以下因素对经济损失的赔偿数额予以酌定：第一，东道集团和涉案商标具有较高的知名度；第二，东稻公司具有一定的经营规模和市场影响；第三，东稻公司被诉侵权行为持续时间较长，主观故意侵权意图明显，变相重复实施侵权行为；第四，第1328号调解书确认的赔偿金额以及第17839852号“”商标被无效宣告等。（三）关于合理支出本院综合考虑东道集团提交的公证费发票、公证书、国家图书馆检索费发票、原告委托律师出庭参与诉讼以及律师的工作量等因素，本着关联性、必要性、合理性的原则酌情予以支持。（四）关于消除影响鉴于东稻公司侵犯涉案商标专用权的行为以及不正当竞争的行为，造成损害东道集团企业形象等不良影响,东稻公司应承担消除影响的法律责任，本院以消除影响的范围应当与侵权行为实施方式相匹配，与侵权行为的后果程度和造成的影响范围相当为原则，确定具体方式。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十三条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条、第十七条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条、《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条，判决如下：一、自本判决生效之日起，被告东稻有限公司立即停止涉案侵犯第3530231号“”商标、第3530233号“”商标专用权的行为；二、自本判决生效之日起，被告东稻有限公司立即停止使用现企业名称，并于本判决生效之日起十日内到工商行政管理机关办理企业名称变更手续，变更后的企业名称中不得含有与“东道”相同或近似的字样；三、自本判决生效之日起十日内，被告东稻有限公司在其官网首页显著位置和“东稻食设”微信公众号持续七天刊登声明，消除因涉案侵权行为造成的不良影响(声明内容需经本院审核,逾期未刊登声明本院将刊登本判决相关内容,费用由被告东稻有限公司承担)；四、自本判决生效之日起十日内，被告东稻有限公司赔偿原告东道品牌创意集团有限公司经济损失500000元及合理支出30000元；五、驳回原告东道品牌创意集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，被告东稻有限公司应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16950元，由原告东道品牌创意集团有限公司负担6950元（已交纳）、由被告东稻有限公司负担10000元（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  范米多人民陪审员  何 丽人民陪审员  贾亚南二〇二〇年十一月二十六日法官 助理  杜文婷书 记 员  张雪婧