上海知识产权法院民 事 判 决 书（2019）沪73民初334号原告：上海久鼎绿化混凝土有限公司，住所地上海市虹口区。法定代表人：李仁，董事长。委托诉讼代理人：胡命勤，上海国年律师事务所律师。委托诉讼代理人：卞兴玉，上海国年律师事务所律师。被告：上海朗天环境科技有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：徐春英，总经理。被告：徐春英，女，1982年1月12日生，汉族，住湖北省武汉市。第三人：上海顺巧建筑安装工程有限公司，住所地上海市崇明区城桥镇秀山路XXX号XXX幢XXX层XXX区XXX室。法定代表人：黄汉仁，总经理。原告上海久鼎绿化混凝土有限公司(以下简称久鼎公司)与被告上海朗天环境科技有限公司(以下简称朗天公司)、被告徐春英、第三人上海顺巧建筑安装工程有限公司(以下简称顺巧公司)侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2019年4月29日立案后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。原告久鼎公司委托代理人胡命勤，被告朗天公司法定代表人徐春英，第三人顺巧公司法定代表人黄汉仁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告久鼎公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告停止使用涉案侵权专利；2.请求判令被告赔偿原告经济损失人民币300,000元;3.判令被告赔偿原告维权支出的律师费及其他取证等合理支出费用共计30,000元。事实与理由：原告系专利号：ZLXXXXXXXXXXXX.1、名称为“绿化混凝土整形机”的外观设计专利(以下称“涉案专利”)的专利权人。被告徐春英于2016年5月8日入职久鼎公司,担任副总经理,负责原告对外工程业务宣传、联络、洽谈及合同签署,另还负责原告专利申请工作。其先后代表原告与多家客户签订工程合同,在此过程中,对于原告所拥有的发明专利、实用新型专利、外观设计专利以及相应的工艺流程、合作单位,均非常清楚。徐春英在原告任职期间,于2018年5月23日私自设立朗天公司,从事与原告相雷同的业务。2018年4月份前后,被告徐春英代表原告与中铁十五局集团有限公司就坐落于崇明区的明珠湖区域南横引河河道整治工程进行商谈。原告事后得知,徐春英于2018年7-8月份之间,私自用其自己设立的朗天公司与中铁十五局签订工程承包合同,后于2018年8月28日与第三人签订工程施工合同。现该工程已施工完毕。原告经现场核实,被告实施该工程所使用的现浇绿化混凝土施工方法侵犯了原告的外观设计专利。由于徐春英曾是原告的副总经理,第三人误以为该工程是原告承接的,故第三人使用原告的绿化混凝土整形机完成涉案工程,原告对于第三人因被蒙蔽从而实施了侵犯专利权的行为表示谅解,并不予追究其责任。二被告的上述行为已严重侵害了原告的专利权,并给原告造成了巨大的经济损失及商誉影响。望法院依法查明事实,判如诉请。被告朗天公司、被告徐春英共同辩称，不同意原告的诉请。请求驳回原告的所有诉讼请求。1.原告的证据和理由与原告主张的权利关联性不大，原告主张的是机器设备的外观专利权，被告转包工程项目给第三人，第三人使用何种设备进行施工与其无关。2.第三人使用的机器设备与涉案专利不构成近似，并未落入涉案外观设计专利权保护范围。第三人辩称，1.第三人是原告的专业施工队，徐春英原是原告的副总经理，基于对徐春英的信任而承接了项目。2.与被告朗天公司的合同系在工程过程中补签的。3.确认涉案项目施工过程中使用了原告的机器设备，因第三人只做原告的工程，原告并未明确告知第三人不能用于其他的工程。原告为证明其主张，向本院提交如下证据：证据1.(2019)通启证经内字第5号公证书；证据2.中铁十五局集团第一工程有限公司与朗天公司签订的专业分包合同及附件、施工图纸；证据3.专利权人为江苏大学的“一种植生型生态混凝土用的外加剂及其复配方法”专利检索报告；证据4.朗天公司与顺巧公司签订的生态混凝土施工合同；证据5.朗天公司网站上的“振捣成型”图片，原告明确使用朗天公司网站图片(振捣成型)的行为不在本案中指控；证据6.涉案项目崇明明珠湖区域南横引河河道整治工程现场施工图、视频(视频以光盘形式提交)；证据7.工程现场使用的混凝土整形机图片；证据8.南横引河河道整治工程半完工后现场图片；证据9.专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.1、名称为“绿化混凝土整形机”外观设计专利证书；证据10.徐春英在久鼎公司的劳动合同和社保记录；证据11.徐春英与久鼎公司劳动仲裁裁决书；证据12.朗天公司营业执照；证据13.徐春英相关工作内容；证据14.徐春英与久鼎公司法定代表人李仁之间的微信记录；证据15.360百科绿化混凝土介绍网页截图；证据16.申请人为久鼎公司、名称为“一种现浇绿化混凝土施工方法”发明专利申请检索报告；证据17.第三人为久鼎公司施工及在崇明明珠湖南横引河工程施工图片；证据18.涉案专利的外观设计专利权评价报告；证据19.律师费3万元的银行回单及发票；证据20.(2019)通启证民内字第1275号公证书；证据21.案外人与久鼎公司签订的建设工程施工分包合同。庭审中，原告撤回证据1。被告朗天公司、被告徐春英、第三人顺巧公司未提交证据。顺巧公司对原告提交的证据真实性均予以确认。被告朗天公司、被告徐春英确认原告提交的证据3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、17、18的真实性，本院予以确认。被告不确认其他证据的真实性，本院认为，证据2为被告所持有，被告未提供反证，本院推定证据2与原件一致；证据6、7第三人予以确认且与证据5网站上的振捣成型的图片可以对应；证据15、16网上可以核实，且被告并未提出反证；证据19银行回单与发票能相互印证；证据20有原件可以核对；故本院对原告提交的上述证据的真实性予以认可。证据21与本案无关。本院经审理查明与本案有关的事实：涉案外观设计专利名称为绿化混凝土整形机，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.1，专利权人为久鼎公司，申请日为2018年2月7日，授权公告日为2018年8月24日，至今有效。产品用于主要是通过本设备对混凝土进行振动，使绿化混凝土的孔隙更均匀，提高绿化混凝土的强度，使绿化混凝土低下的土壤被压实，并与绿化混凝土底部完全溶合在一起，使底部土壤通过雨水，洪水浸泡后没有流动的空间，最终达到固土护坡的作用。简要说明设计要点在于外观形状，最能表明设计要点的图片是立体图。2019年7月12日，国家知识产权局出具了涉案专利外观设计专利权评价报告，报告显示涉案专利与现有设计在产品的形状上存在显著差异，未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。2018年9月28日，中铁十五局集团第一工程有限公司与朗天公司签订专业分包合同，约定将“崇明明珠湖区域南横引河河道整治工程”绿化混凝土施工项目分包给朗天公司，开始工作日期为2018年8月30日，竣工交付日期为2018年10月20日。工程数量8,000平方米，单价85元/平米。朗天公司(甲方)与顺巧公司(乙方)签订生态绿化混凝土施工合同，工程名称为“崇明明珠湖区域南横引河河道整治工程”，工程内容为生态绿化混凝土护坡浇筑，单价为72元/平米。双方约定甲方承诺在本项目中如发生专利侵权及资质不符等原因而造成工程无法验收，工程款不及时到位等，所有经济与法律责任，损失由甲方自行承担、与乙方无关。乙方按照甲方要求或者图纸施工由此产生的侵权责任由甲方承担。关于该合同的签订时间，合同上记载为2018年8月28日，第三人顺巧公司认为该合同系涉案项目施工后补签。2016年5月8日，久鼎公司与徐春英签订劳动合同，合同期限为2016年5月8日至2017年5月7日，岗位为总经理。2018年6月11日上海市社会保险事业管理中心出具徐春英的基本养老保险缴费情况，证明自2016年7月至2018年5月，徐春英的养老保险缴费单位为久鼎公司。2018年9月10日，上海市浦东新区劳动人事争议仲裁委员会作出浦劳人仲(2018)办字第5315号裁决书记载双方确认徐春英在久鼎公司处实际最后工作至2018年5月28日。2019年3月15日，申请人久鼎公司的法定代表人李仁向江苏省启东市公证处申请保全证据。2019年3月18日上午，在公证员宋建花与公证人员施宏亮及李仁在启东市公证处1号办公室，公证员根据李仁提供的操作流程在公证员宋建花使用的计算机上打开电脑，通过360安全浏览器输入www.langtiansh.com，页面转至朗天公司网站首页，点击“经典案例”，显示有案例“上海崇明南横引河生态绿化混凝土护坡”相关图片。江苏省启东市公证处对上述过程作出(2019)通启证民内字第1275号公证书。朗天公司官网显示有“振捣成型”图片，顺巧公司确认该图片系涉案工程现场施工图片，并认为该图片中显示使用的机器即为原告的绿化混凝土整形机。庭审中，原告确认第三人是原告的长期合作施工队，专利产品系原告交予第三人顺巧公司保管。顺巧公司确认因其只做原告的项目，故原告并未明确告知其不能将原告的绿化混凝土整形机用于其他工程。各方当事人均确认2018年8月11日涉案项目已经在施工中。2019年6月4日，上海国年律师事务所向久鼎公司开具金额为3万元的律师费发票，备注为外观设计专利权侵权案件律师费。本院认为，原告系涉案外观设计专利的专利权人，该专利权目前仍处于有效状态，任何单位或个人未经原告许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其专利产品。本案中，原告指控被告诱导第三人使用绿化混凝土整形机构成对涉案专利权的侵权。根据我国专利法第十一条规定，外观设计专利侵权行为类型包括制造、许诺销售、销售、进口四种，并未包含使用行为。因第三人使用涉案绿化混凝土整形机的行为并不在外观设计专利权的禁止范围，无论被控侵权的绿化混凝土整形机与涉案专利是否相同或者近似，均不构成侵权，原告对被告的指控不能成立，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，判决如下：驳回原告上海久鼎绿化混凝土有限公司的全部诉讼请求。案件受理费人民币6,250元，由原告上海久鼎绿化混凝土有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。审 判 长  商建刚审 判 员  杜灵燕人民陪审员  杨智勇二〇一九年十月二十二日书 记 员  钱 琼附：相关法律条文《中华人民共和国专利法》第十一条……外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。