河北省高级人民法院民 事 判 决 书(2016)冀民终483号上诉人(原审原告):安徽古井酒店发展股份有限公司。住所地：安徽省合肥市瑶海区长江东路****号。法定代表人:甘加汉，该公司董事长。委托代理人:贾超，安徽天禾律师事务所律师。上诉人（原审被告）:保定市城市之家酒店管理有限公司。住所地：河北省保定市朝阳北大街****号。法定代表人：张红伟，该公司总经理。委托代理人：杨晓辉，河北兴冀律师事务所律师。上诉人安徽古井酒店发展股份有限公司(以下简称古井酒店公司)因与上诉人保定市城市之家酒店管理有限公司（以下简称保定城市之家酒店）侵害商标权纠纷一案，不服河北省保定市中级人民法院（2015）保民三初字第135号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人古井酒店公司的委托代理人贾超，上诉人保定城市之家酒店的法定代表人张红伟、委托代理人杨晓辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。古井酒店公司上诉请求:1、撤销河北省保定市中级人民法院(2015)保民三初字第135号民事判决书第二项内容，并改判支持古井酒店公司全部诉讼请求;2、判令本案一、二审全部诉讼费用均由保定城市之家酒店承担。事实和理由：一、一审判决认定保定城市之家酒店在本案中享有企业名称权的在先合法权利，系在误解法律规定及错误认定事实基础上的错误判决。1、企业名称权取得在先是指先于注册商标申请日，古井酒店公司已举证证明涉案两商标的申请日期早于保定城市之家酒店工商登记的时间。仅从时间上说保定城市之家酒店不享有足以抗辩的在先合法权利。2、保定城市之家酒店在本案中的行为性质并非合法使用企业字号。涉案的11家保定城市之家酒店中除店招（牌匾）以外，还在酒店的广告、酒店装潢、用品包装等各种载体上使用了“城市之家”标识。且“CITYHOME”也并非保定城市之家酒店的企业字号，而是将该标识作为连锁酒店的服务商标使用，是《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第五十七条规定的侵犯涉案注册商标权的行为。二、一审法院未明确认定保定城市之家酒店存在侵犯商标权行为，并判令保定城市之家酒店停止涉案11家连锁酒店的侵权行为，更系严重的错定错判。一审判决在认定保定城市之家酒店享有在先权但只能在原有范围内继续使用涉案商标的情况下，却只判令其停止使用涉案商标，对古井酒店公司是否构成侵权不作任何定性，导致古井酒店公司主张的赔偿请求未得到支持。古井酒店公司认为，涉案的11家连锁酒店均因保定城市之家酒店无合法的在先权利而构成侵权行为，而一审法院以古井酒店公司享有商标专用权的时间作为区分保定城市之家酒店是否有权使用涉案商标的时间标准没有依据。三、一审判决保定城市之家酒店停止不受保护的不合法行为基础上，却未依法认定其行为侵害商标权，显然存在严重的法律漏洞。古井酒店公司要求保定城市之家酒店赔偿115万元有充分的事实和法律依据。保定城市之家酒店辩称：1、保定城市之家酒店企业名称核准时间早于上海瑞景企业发展有限公司（以下简称上海瑞景公司）商标注册时间，依法享有在先权利。2、保定城市之家酒店所使用的标识包含中文和英文图案都是专业设计师独创设计，除了保定城市之家酒店外没有人使用过，因此保定城市之家酒店依法享有相应的著作权。保定城市之家酒店在牌匾装潢酒店的用品用具使用享有著作权的标志是正常的经营行为，不构成侵权；3、目前我国绝大部分规模酒店都采取加盟连锁方式，古井酒店公司也是如此，因此保定城市之家酒店采取自营和加盟连锁方式符合法律规定和行业惯例。保定城市之家酒店上诉请求:1、撤销(2015)保民三初字第135号民事判决书第一项，依法改判驳回古井酒店公司全部诉讼请求;2、由古井酒店公司负担全部诉讼费用。一、2006年4月5日，保定市工商局核准保定城市之家酒店的企业名称，保定城市之家酒店聘人设计了由企业字号、企业字号英文译文“CITYHOME”和彩色几何图形组合成的企业标识。保定城市之家酒店自开业时即在店招、广告宣传、酒店服务用品上使用该企业标识。上海瑞景公司申请的“城市之家”商标，于2008年1月15日初审公告，于2008年6月14日核定，于2011年3月30日转让给古井酒店公司。该公司申请的“citihome”商标，于2008年2月13日初审公告，于2007年7月7日核定，于2011年3月30日转让给古井酒店公司。保定城市之家酒店自2006年开始使用的“CITYHOME”是企业字号的标准英文译文。而商标的“citihome”不是英文，是杜撰的字母组合。2011年12月合肥市工商局认定“城市之家”为合肥市知名商标，但实际开始使用“citihome”商标的具体时间不详。二、保定城市之家酒店的企业名称权和LOGO的著作权属于在先权利，优于古井酒店公司的商标权。保定城市之家酒店的企业名称权和LOG0的著作权形成于2006年，上海瑞景公司的注册商标权利形成于2008年，古井酒店公司的商标权利形成于2011年，保定城市之家酒店的名称权和著作权早于古井酒店公司商标权，属于在先权利。三、保定城市之家酒店使用的LOGO在上海瑞景公司使用涉案商标之前,古井酒店公司既没有公开使用两个商标，也没有在保定市进行经营，保定城市之家的企业名称权和LOGO著作权都是善意取得。四、古井酒店公司在起诉状及庭审过程中，均没有主张保定城市之家酒店设立分支机构的行为是否构成商标侵权，相关法律争议不属于本案审理范围。五、古井酒店公司受让涉案商标权的公告时间是2011午3月，无权就保定城市之家酒店此前使用LOG0的行为主张权利，其不是适格主体。古井酒店公司辩称：1、保定城市之家酒店不享有在先权利。2、根据著作权法第4条规定，保定城市之家酒店主张在经营中所使用的标识包括“城市之家”和CITYHOME的标识不是著作权法的作品。3、保定城市之家酒店对“城市之家”和CITYHOME的使用，超出了企业名称登记管理规定的简化使用企业字号的特征。保定城市之家酒店在一审庭审中确认是十家店收取有偿加盟费在使用“城市之家”商标，不包括涞源店。4、关于一审判决认定应当以古井酒店公司受让涉案商标的时间作为标准来判断，古井酒店公司认为从2011年从原权利人处受让了商标后，保定城市之家酒店的侵权行为一直持续，因此一审中将古井酒店公司权利的时间定为受让之后是错误的；5、根据二审提交的证据，保定城市之家酒店以有偿加盟的形式许可第三方加盟，都是在古井酒店公司受让时间之后，因此这是更严重的侵权行为；6、古井酒店公司实际在保定市开设了“城市之家”酒店，保定城市之家酒店如果仍然使用“城市之家”的标识，足以造成混淆。古井酒店公司于2015年11月16日向一审法院起诉请求：一、判令保定城市之家酒店立即停止对古井酒店公司享有的第4393393号“城市之家”和第4419069号“Citihome”注册商标专用权的侵害，即立即停止在其店招、广告牌、酒店装潢、用品包装等一切载体上使用“城市之家”和“CITYHOME”标识；二、判令保定城市之家酒店一次性赔偿原告经济损失110万元及古井酒店公司为制止其侵权行为所支付的合理开支5万元，合计115万元；三、判令保定城市之家酒店承担本案全部诉讼费用。一审法院认定事实：上海瑞景公司于2008年6月14日注册了“城市之家”商标，注册证号第4393393号；2008年7月7日注册了“Citihome”商标，注册证号第4419069号。上述两个商标核定服务项目均为第43类，包括备办宴席、咖啡馆、餐厅、寄宿处预订、酒吧、鸡尾酒会服务、提供营地设施、会议室出租、提供野营场地设施、住所（旅馆、供膳寄宿处）。2011年3月20日，经国家工商行政管理总局商标局核准，第4393393号商标及第4419069号商标转让给古井酒店管理有限责任公司。“城市之家”获得合肥市知名商标（2012年2014年）、安徽省著名商标（2013年2016年）、2010中国饭店业百家优秀品牌企业，安徽古井酒店管理有限公司城市之家为2009年度中国饭店业优秀民族品牌荣誉称号，安徽古井酒店管理有限责任公司2009年2011年连续三年荣获安徽省酒店连锁十强企业，安徽古井酒店管理有限责任公司保定城市之家酒店2014最具成长性连锁饭店品牌。2015年8月5日，安徽省工商行政管理局核准将安徽古井酒店管理有限责任公司企业名称变更为古井酒店公司。保定城市之家酒店成立于2006年4月12日，其经营范围为住宿、袋装小食品、非酒精饮料零售、餐饮服务（以上经营项目限取得行政许可的分支机构经营）、酒店管理咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询服务等。保定城市之家酒店公司朝阳店、农大店、百花店、长城南大街店分别于2008年9月2日、2010年6月17日、2010年8月3日、2012年9月10日成立，且企业状态均为注销。古井酒店公司主张的其他七家店（复兴路店、时代店、永华店、清苑店、省招店、涞水店、涞源店）均未在相关部门进行登记，古井酒店公司称其成立时间应当依据保定城市之家酒店网页宣传，但保定城市之家酒店称应当以工商部门登记内容为准，且涞源店还没有成立。2015年9月11日，古井酒店公司委托代理人何柏树到安徽省合肥市中安公证处对保定城市之家酒店有关网页信息进行了保全。其网页中写明部分店的开业时间，复兴路店2013年7月1日、时代店2014年7月1日、永华店2014年11月1日、清苑店2015年1月26日。经保定城市之家酒店申请，证人高某出庭作证，称城市之家的企业商标是其设计制作的，在2006年年底、2007年年初在百花店设计使用的。目前，古井酒店公司并未在河北省开设分店。以上事实由企业名称变更核准通知书、商标注册证、核准商标转让证明、（2015）皖合中公证字第8542号公证书、荣誉证明文件、内资企业登记基本情况表、工程合同、证人证言及庭审记录等证实。一审法院认为，商标是区别不同商品或者服务来源的标志，商标权是商标所有人依法对其使用的商标所享有的权利。企业名称是区别不同市场主体的标志，其中字号是区别不同企业的主要标志。企业名称权和注册商标专用权都是受我国法律保护的民事权利。本案中，古井酒店公司对“城市之家”注册商标的专用权和保定城市之家酒店对其企业名称字号权均是经合法程序取得的权利，且保定城市之家酒店核准登记时间早于古井酒店公司商标注册时间。根据《商标法》第九条第一款“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定，保定城市之家酒店对其企业名称中的“城市之家”字号享有合法的在先权，且古井酒店公司在河北省范围内并没有经营场所。根据《商标法》第四十二条第四款“转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权”、第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”的规定，古井酒店公司自受让商标公告之日起享有商标专用权，但其并未提交证据证明公告时间，古井酒店公司自《核准商标转让证明》标注的2011年3月20日起享有涉案商标专用权。保定城市之家酒店虽然享有在先权利，但其只能在原有范围内继续使用，其扩大使用的范围不受保护。因古井酒店公司所诉保定城市之家酒店部分分店没有相关登记，古井酒店公司依据保定城市之家酒店的网页宣传确定开业时间，保定城市之家酒店并未提交证据予以反驳，故保定城市之家酒店未登记的分店以其网页宣传确定其开业时间。其使用涉案商标并无过错，也没有对相关公众造成混淆误认的后果。综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第九条第一款、第四十二条第四款、第五十九条第三款之规定，判决如下：一、被告保定市保定城市之家酒店管理有限公司于本判决生效之日起三十日内在其复兴路店、时代店、永华店、清苑店停止使用原告安徽古井酒店发展股份有限公司注册商标“城市之家”及与“Citihome”高度相似的“CITYHOME”商标；二、驳回原告安徽古井酒店发展股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费15150元，由原告安徽古井酒店发展股份有限公司负担14650元；被告保定市保定城市之家酒店管理有限公司负担500元。本院经审理查明，原审查明的基本事实属实，本院予以确认。另查明，上海瑞景公司分别于2004年12月2日、2004年12月16日，向国家工商行政管理局商标局申请“城市之家”商标和“citihome”商标。在本院庭审时，古井酒店公司提交：1、其与李海华于本案一审后的2016年6月8日签订的《特许经营合同》，证明其许可李海华在（××）高碑店市加盟开设“城市之家”酒店。2、上海瑞景公司于2016年6月10日出具的《证明》，授权古井酒店公司对商标转让前发生的侵权行为，以自己的名义维权。保定城市之家酒店对上述证据的真实性均不予认可。本院对上述证据的认定是：《特许经营合同》与本案事实的认定无关，对其真实性不予评价；《证明》是原权利人对涉案商标权转让前的诉权进行的处分，因这部分内容已超过了诉讼时效，也与本案事实的认定无关。本院对该两份证据均不予采纳。根据诉辩双方的陈述及答辩，本院确定二审争议的焦点为：一、保定城市之家酒店对涉案商标的使用是否构成在先使用？二、保定城市之家酒店应如何承担法律责任？各方当事人对本院归纳的上述焦点无异议。本院认为：一、保定城市之家酒店对涉案商标的使用是否构成在先使用的问题。依据《商标法》第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”的规定，构成在先使用的前提条件是商标“在商标注册人申请商标注册前”已投入实际使用。保定城市之家酒店成立日为2006年4月12日，其在经营过程中以商标的形式突出使用企业字号“城市之家”及“CITYHOME”标识的时间在其成立之后。而涉案注册商标“城市之家”、“citihome”的申请时间分别是2004年12月2日、2004年12月16日。据此，保定城市之家酒店在涉案注册商标申请日之后使用“城市之家”及“CITYHOME”商标的行为，不符合《商标法》第五十九条第三款规定的条件，不构成在先使用。二、保定城市之家酒店应如何承担法律责任。保定城市之家酒店在经营过程中突出使用与涉案注册商标“城市之家”相同的文字，及擅自使用与注册商标“citihome”仅一个字母“Y”不同的近似商标“CITYHOME”的行为，会导致普通消费者误认为其与古井酒店公司具有法律上的关联性，从而产生误认，造成两者混淆，其行为符合《商标法》第五十七条第一款第一项、第二项规定的情形。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条的规定，保定城市之家酒店应当停止侵害并赔偿权利人损失。关于停止侵害。保定城市之家酒店在今后的经营活动中，应当停止突出使用“城市之家”商标和擅自使用“CITYHOME”商标的行为。关于赔偿数额。依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年。本案起诉时间是2015年11月16日，向前推两年至2013年11月，之前的损失本院不再审理。依据《商标法》第六十三条、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，由于古井酒店公司因被侵权受到的损失及保定城市之家酒店的侵权获利均无法确定，故本案应当由法院根据上述诸多法定因素确定赔偿数额。本院考虑到：第一、保定城市之家酒店注册时，涉案商标尚在申请期间未核准注册，保定城市之家酒店将其企业字号作为商标突出使用在经营中，在当时并没有明确的法律规定应予禁止。第二、涉案商标注册从2008年6月被核准注册至2011年3月转让给古井酒店公司，在近三年的时间里没有使用记录的证据。而恰在此时，保定城市之家酒店已发展了朝阳店、农大店、百花店等多家分店，在当地已具有了一定的规模及影响。因此该酒店当时的发展并不存在攀附涉案商标商誉、搭便车的主观恶意。第三、古井酒店公司2011年3月受让涉案商标前，曾于2010年3月、10月获得中国饭店协会颁发的授予“城市之家”为2009年度中国饭店业优秀民族品牌荣誉称号的《证书》，及中国饭店业百家优秀品牌企业《证书》，但无证据证明此时古井酒店公司已获得上海瑞景公司的合法授权。因此，这些证据均不能证明涉案的注册商标已投入了实际使用。第四、至于古井酒店公司2011年3月受让涉案商标后在当地获得的荣誉，无法影响到保定城市之家酒店的经营地保定市。且酒店的经营与其他商品的销售有所不同，大多数消费者住酒店除了考虑品牌外，还会考虑酒店的管理、价位和地段。这就导致保定城市之家酒店经营所获得的利润，并非主要来自于“城市之家”、“CITYHOME”商标。第五、保定城市之家酒店经营范围仅限于保定市，规模、获利比较小。第六、古井酒店公司为了本案诉讼必然花费维权的合理费用等情节。综合上述因素后，本院认为保定城市之家酒店应当赔偿古井酒店公司经济损失15万元（含合理维权费用）为宜。另外，保定城市之家酒店上诉称其分支机构（加盟店）不属于本案的审理范围。但这些加盟店之所以使用被控侵权商标，是源于保定城市之家酒店的许可。故古井酒店公司将其分支机构的侵权行为，作为保定城市之家酒店自己的侵权行为提起本案诉讼并无不当。综上，古井酒店公司的上诉理由，本院部分予以支持。保定城市之家酒店的上诉主张，本院予以驳回。原审判决认定事实有误，应予纠正。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条、《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款、第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项等规定，判决如下：一、撤销河北省保定市中级人民法院（2015）保民三初字第135号民事判决；二、保定市城市之家酒店管理有限公司在本判决生效后，立即停止突出使用“城市之家”商标和擅自使用“CITYHOME”商标的行为；三、保定市城市之家酒店管理有限公司在本判决生效后十日内，赔偿安徽古井酒店发展股份有限公司经济损失15万元（合理维权费用）；四、驳回安徽古井酒店发展股份有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费各15150元，由安徽古井酒店发展股份有限公司各负担10000元，保定市城市之家酒店管理有限公司各负担5150元。本判决为终审判决。审判长  张晓梅审判员  张守军审判员  宋 菁二〇一七年二月二十七日书记员  祁立肖