江西省宜春市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）赣09民初135号原告：珠海国佳新材股份有限公司，住所地：广东省珠海市三灶科技工业园机场西路**，统一社会信用代码：914404007578752392。法定代表人：陈春雁，该公司董事兼总经理。委托诉讼代理人：吴国亮，北京市中银（珠海）律师事务所律师。被告：江西城北实业有限公司，住，住所地：江西省樟树市张家山工业园一社会信用代码：91360982566286239T。法定代表人：邹清平，该公司总经理。委托诉讼代理人：鲍文俊，江西甘雨律师事务所律师。原告珠海国佳新材股份有限公司（下称简称国佳公司）诉被告江西城北实业有限公司（以下简称城北公司）知识产权权属、侵权纠纷一案，本院2018年7月16日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。国佳公司的委托诉讼代理人吴国亮，城北公司的委托诉讼代理人鲍文俊到庭参加了诉讼。2019年1月14日本院裁定中止审理。本案现已审理终结。国佳公司向本院提出诉讼请求：1.判令城北公司立即停止侵害国佳公司第3238865号“兵兵”注册商标专用权的行为，即立即停止将“御滋兵兵”用于标识及宣传其商品的行为；2.判令城北公司立即停止生产、销售侵犯国佳公司“包装盒（退热贴）”外观设计专利产品的行为；3.判令城北公司消除因侵权给国佳公司造成的影响，即在全国性报纸上发布致歉声明，持续时间不少于一周，内容由法院审定；4.判令城北公司赔偿国佳公司经济损失60万元；5.判令城北公司支付国佳公司为制止侵权所支出的合理费用6万元（律师费5万元，公证调查费共1万元）；6.判令城北公司承担本案全部诉讼费用。事实与理由：国佳公司是“兵兵”注册商标（第3238865号）的注册人，注册有效期到2023年7月13日。“兵兵”退热贴等系列产品一直在全国同类产品中年销量第一，2013年1月“兵兵”商标被评为广东省著名商标。2011年12月15日，国佳公司向国家知识产权局申请了“包装盒（退热贴）”外观设计专利，2012年6月6日，国佳公司获得了该专利，专利号为ＺＬ20113048××××.6。该专利已经应用于国佳公司生产的“兵兵”退热贴产品包装盒。2015年初，国佳公司在多个省市场上发现城北公司生产销售的“御滋兵兵”退热贴上印有“兵兵退热贴”字样，而且外包装与国佳公司外观设计专利相近似，引起消费者的误认误购。2016年7月，国佳公司以城北公司侵害外观设计专利权提起诉讼，2016年10月达成民事调解协议，但城北公司继续在浙江、广西等省市大肆销售，严重影响了国佳公司品牌形象，给国佳公司造成了重大经济损失。为此，特诉诸法院，请维护国佳公司合法利益。城北公司辩称：1.城北公司不构成侵权，不应承担赔偿责任。城北公司是经江西御滋堂药业有限公司（以下简称御滋堂公司）等合法授权取得商标使用权和外观设计专利权。城北公司生产销售的退热贴产品商标是“御滋兵兵”，“御滋兵兵”已于2015年9月7日获得商标注册证（第14796886号），有效期至2025年9月6日。包装盒外观设计专利号ＺＬ20163054××××.9。涉案商品退热贴是属于第五类商品还是第十类商品，存在争议。根据《最高人民法院关于审理商标民事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定，商标注册用商品和服务国际分类表和类似国际商品区分表，仅仅是作为判断商品或服务属于哪类的参考，具体的认定仍应当以公众对商品的一般认识综合判断。根据上述两表，第五类商品包合医用贴剂，第十类商品也有医用冷却贴，根据公众一般的认识，退热贴既可以归类为第五类也可以归类为第十类。所以城北公司不存在超出核定商品范围使用商标的问题。即便法院认为散热贴属于第十类商品，同样根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款之规定，是否存在商标侵权的落脚点在于被诉侵权商标是否与国佳公司的注册商标相同或相近仪，单纯的超出核定商品的范围使用商标并不等同于侵权，况且城北公司使用的商标与国佳公司的注册商标截然不同也不近似，不存在侵权事实。2.国佳公司所诉与城北公司的御滋兵兵护脑医用退热帖产品外包装不相同，有独特的标识，也不构成近似，该外观包装从视觉上并不存在误导普通消费者。综上所述，城北公司没有侵权，请求法院依法查明事实，驳回国佳公司的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证。国佳公司提交了如下证据：证据一：（2017）桂南证内字第4800号公证书及封存的物品，拟证明城北公司生产销售“御滋兵兵”退热贴，城北公司在2017年8月仍然在市场上销售民事调解书中确认的侵犯外观设计专利的产品。证据二：商标注册证件，拟证明国佳公司享有第3238865号“兵兵”注册商标专用权。证据三：广东省著名商标证书，拟证明国佳公司第3238865号“兵兵”注册商标被评为广东省著名商标。证据四：国佳公司“兵兵”系列产品图片，拟证明国佳公司将注册的“兵兵”商标用于退热贴等产品。证据五：荣誉证书，拟证明国佳公司取得的一系列荣誉。证据六：“兵兵”商标经济指标状况表，拟证明国佳公司“兵兵”系列产品近年来销售情况统计。证据七：销售代理合同及部分发票，拟证明国佳公司的“兵兵”系列产品全国市场畅销。证据八：纳税证明，拟证明国佳公司2012-2016年纳税情况，“兵兵”系列产品市场占有率很高。证据九：广告发布支出情况，拟证明国佳公司支出了大量的广告宣传费用。证据十：广告发布合同及部分发票，拟证明国佳公司支出了大量的广告宣传费用。证据十一：专利收费收据，拟证明国佳公司外观设计专利依法有效。证据十二：外观设计专利证书及评价报告，拟证明国佳公司取得外观设计专利符合专利权条件。证据十三：委托代理合同及发票，拟证明国佳公司为本案需要支付的律师费用。证据十四：民事调解书及声明，拟证明城北公司侵权行为被处理后依然不收敛变本加厉。证据十五：侵权产品实物照片，拟证明侵权产品“御滋兵兵”退热贴照片。证据十六：工商总局商标评审委员会关于第14796886号“御滋兵兵”商标无效宣告请求裁定书，拟证明该裁定书第三页明确认定国佳公司商标核定的第十类商品包含退热贴、医疗器械和仪器商品，而城北公司核定的不包含退热贴、医疗器械。证据十七：医疗器械注册证及备案信息，拟证明退热贴属于核定商品第十类的医疗器械。证据十八：国家知识产权局（2020）商标异字第00000012851号决定，拟证明国家知识产权局认定案涉“御滋兵兵”商标与国佳公司的商标为类似商品上使用的近似商标，造成消费者的混淆误认，城北公司损害了国佳公司的商标专用权。城北公司提交如下证据：证据一：商标注册证，拟证明城北公司注册了“御滋兵兵”的商标，商标号14796886，城北公司可以在任何商业活动中使用该商标。证据二：外观设计专利证书，专利号4169581，拟证明根据专利许可，城北公司在任何商业行为都可以使用该外观所允许的有关图样，国佳公司所说外观有雷同，这是正常的，双方都取自卡通素材，没有独占性，比如请名人专门写的字画那是不可以仿造的，仿造了就是侵权。证据三：工商总局商标评审委员会关于第14796886号“御滋兵兵”商标无效宣告请求裁定书，拟证明城北公司的商标与国佳公司的商标不相同也不近似，在该裁定书的第三页第二段结论部分有体现，国佳公司的商标在全国范围内并未被消费者熟知，没有广泛的影响力和知名度。证据四：商标核准信，拟证明城北公司的商标即将取得第十类商品的核准，城北公司的商标与国佳公司的商标不相同也不近似。证据五：《商标不予注册复审申请书》，拟证明城北公司已经对国家知识产权局（2020）商标异字第0000012851号决定提出复审申请，该决定尚未发生法律效力。对于国佳公司与城北公司提供的证据，均具有真实性，故本院确认双方提交证据的证据效力。本院认定事实如下：国佳公司于2003年在国家商标行政管理总局商标局注册了“兵兵”商标（第3238865号），核定使用商品类别为第10类，包括医用导管；医疗器械和仪器；牙科设备等等。第3238865号注册商标注册有效期自2003年7月14日至2013年7月13日，后经核准续展注册有效期至2023年7月13日。2013年1月“兵兵”商标被评为广东省著名商标。2011年12月15日，国佳公司向国家知识产权局申请了“包装盒（退热贴）”外观设计专利，2012年6月6日，国佳公司获得了该专利，专利号为ＺＬ20113048××××.6。2017年5月23日，由国佳公司申请，南宁市桂南公证处对国佳公司委托代理人周文购买“御滋兵兵”退热贴的行为和过程进行证据保全公证，并对购买取得的商品进行封存。庭审时，将上述封存商品开启。江西御滋堂实业有限公司于2015年9月7日在国家商标行政管理总局商标局注册了“御滋兵兵”商标（第14796886号），核定使用商品类别为第5类，包括婴儿食品、婴儿奶粉、贴剂、膏剂等等。后变更为江西御滋堂药业有限公司。有效期至2025年9月6日。2015年10月28日，易慧向国家知识产权局申请了“包装盒（护脑）”外观设计专利，2017年6月6日，获得了该专利，专利号为ＺＬ20163054××××.9。之后滋堂公司将“御滋兵兵”商标（第14796886号）授权给城北公司使用，易慧将“包装盒（护脑）”外观设计专利（专利号为ＺＬ20163054××××.9）授权给城北公司使用。2018年5月15日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字【2018】第0000085713号《关于第14796886号“御滋兵兵”商标无效宣告请求裁定书》，该裁定书认为第14796886号“御滋兵兵”商标与国佳公司的第11809567、13664550、3238865、8846055、8846078、11809568号“兵兵”系列商标、第3238854号“兵兵”商标在功能用途、销售场所、消费对象等方面均存在一定区别，未构成类似商品，两者共存不易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认，不构成商标法第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标，故对第14796886号“御滋兵兵”商标予以维持。2018年6月20日，御滋堂公司在国家商标行政管理总局商标局注册的“御滋兵兵”商标（第25186201号）初审通过，核定使用商品类别为第10类，包括医疗器械和仪器，护理器械，已杀菌消毒的医疗器械，医用测试仪，医用诊断设备，医生用器械箱，口罩，医用放射设备，理疗设备，缝合材料。在公告期内，国佳公司提出异议。2020年2月18日，国家知识产权局作出（2020）商标异字第00000012851号《第25186201号“御滋兵兵”商标不予注册的决定》，认为：“御滋兵兵”指定使用在第10类“医疗器械和仪器；护理器械；已杀菌消毒的医疗器械；医用测试仪；医用诊断设备；医生用器械箱；口罩；医用放射设备；理疗设备；缝合材料”商品上。国佳公司引证在先注册的第323884号“兵兵”商标、第3238865号“兵兵”商标和第8846078号“兵兵及图”商标等系列商标核定使用商品为第10类“医用导管；医疗器械和仪器；牙科设备；电热绷带（外科敷用）；病人身上伤痛处防压垫子；非化学避孕用具；外科用移植物（人造材料）；矫形用物品；奶瓶；线（外科用）”等。“御滋兵兵”商标完整包含国佳公司的引证在先注册商标，且未形成新的含义以及显著差别。双方商标指定使用的商品在功能、用途、销售场所和销售渠道等方面基本相同，属于类似商品，已构成使用于类似商品上的近似商标。“御滋兵兵”商标的注册和使用易造成消费者混淆误认。御滋堂公司不服该决定，已向国家知识产权局提出复审。国家知识产权局现正在复审中。本院认为：关于城北公司于是否侵害国佳公司第3238865号“兵兵”注册商标专用权的问题。“御滋兵兵”商标（第14796886号）核定使用商品类别为第5类，国佳公司的第3238865号“兵兵”商标核定使用商品为第10类，而国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字【2018】第0000085713号《关于第14796886号“御滋兵兵”商标无效宣告请求裁定书》认为第14796886号“御滋兵兵”商标与国佳公司的3238865号等“兵兵”系列商标在功能用途、销售场所、消费对象等方面均存在一定区别，不构成类似商品，那么两者应在各自核准商品的范围内使用商标。退热贴属于医疗器械，为第10类商品，城北公司超出核定商品范围使用注册商品，侵害了国佳公司3238865号“兵兵”商标专用权。即使“御滋兵兵”商标（第25186201号）在2018年6月20日初审通过，但城北公司其在此之前就已经将“御滋兵兵”商标使用于第10类商品，存在侵害犯国佳公司3238865号“兵兵”商标专用权的行为。关于被控侵权产品的外观设计是否落入国佳公司外观设计专利权的保护范围的问题。本院认为，依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款之规定，外观设计专利的保护范围以表示在授权公告图片中的该产品的外观设计为准。依照最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计专利、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案中，被诉侵权产品与涉案专利产品均是降温或退热贴类产品，属于相同产品，可以进行对比。将被诉侵权产品与国佳公司专利比对，两者的主要相同之处如下：1.两种产品均为长方体；2.主视图左部为商标及相应的图案，右下角为一卡通儿童形象，整体背景上半部为蓝天，右部有一彩虹图案，下部为草地，同时在主视图面多处位置带有文字内容；3.右视图是主视图图案的延续，分别带有文字；4.后视图有一圆角矩形框，排布有多组文字内容，俯视图和仰视图内容分别为小图案和文字。两者的主要区别如下：1.主视图中两者的商标字体及颜色不同。被诉侵权产品的商标为深蓝颜色的简体字体或淡蓝、深蓝两种颜色的简体字体，涉案专利使用的商标为深蓝底色的白色圆幼字体。2.主视图中文字分布形式及字体不同。被诉侵权产品宣传标语是“物理降温、温和舒适”的黄色字样，上下两排横向排列；而涉案专利中的宣传标语是“快速物理降温，候诊应急处理”的蓝色字样，拱形排列。3.主视图整体图案形式不同。被诉侵权产品的主视图上与涉案专利主视图上使用的娃娃图案、彩虹图案等排版以及样式都有明显的不同。被诉侵权商品包装上的彩虹是拱形的七色彩虹，涉案专利的产品包装上的彩虹是斜向的彩虹；被诉侵权商品包装上的卡通人物是一名显示了全身的站立的婴儿，没有头发，双手张开呈现出拥抱的姿态，涉案专利的产品包装上的卡通人物是一名只显示了上半身的婴儿，有浓密的黑发，一只手托腮，另一只手横放于胸前；被诉侵权商品包装上的草坪是位于包装外观的画面下方，上面有大树和热气球与艺术体文字相结合的图案，而涉案专利的产品包装上的草坪上只有零星的小树，其左部为一组水滴、气泡与艺术体文字相结合的图案。4.国佳公司的专利证书中没有注明保护颜色，故案涉专利的保护的是图案与形状。案涉专利证书的简要说明中也记载设计要点为产品的形状与图案的相结合。对于形状而言，在国佳公司申请专利之前早已存在在包装盒（降温或退热贴类产品）中采用长方体的设计，且在主视图面右下部有卡通儿童形象为早就存在的设计图案，并非国佳公司所创造的图案。综上所述，两者虽然在产品整体结构上较为接近，但产品整体视觉效果及各视图中图案上的区别明显，故被诉侵权产品的外观设计没有落入涉案专利权利的保护范围。因此，国佳公司要求城北公司立即停止生产、销售侵犯国佳公司“包装盒（退热贴）”外观设计专利产品的行为，在全国性报纸上发布致歉声明及要求城北公司赔偿损失无事实及法律依据，本院不予支持。关于国佳公司要求城北公司在全国性报纸上发布致歉声明，消除侵权影响的诉讼请求，因国佳公司并未举证证明由于城北公司的侵权行为给其商业信誉造成损害足以达到适用赔礼道歉这一责任承担方式的程度，且通过停止侵权和赔偿损失的责任承担方式已能够解决侵权行为所产生的损害后果，故对国佳公司此项诉讼请求，本院不予支持。本案中，城北公司因侵害国佳公司商标专用权所获利益或者国佳公司因被侵权所受损失均难以确定，本院酌情确定城北公司向国佳公司赔偿10万元。国佳公司为维权已经支付的律师费2万元，亦应由城北公司赔偿。综上，根据《中华人民共和国商标法》第五十六条、第六十三条、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条、《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告江西城北实业有限公司于本判决生效之日起立即停止侵害原告珠海国佳新材股份有限公司第3238865号“兵兵”注册商标专用权的行为；二、被告江西城北实业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告珠海国佳新材股份有限公司赔偿经济损失10万元；三、被告江西城北实业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告珠海国佳新材股份有限公司支付维权合理费用2万元；四、驳回原告珠海国佳新材股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费10400元，由被告江西城北实业有限公司负担1890元，由原告珠海国佳新材股份有限公司负担8510元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，同时向江西省高级人民法院预缴上诉费，上诉于江西省高级人民法院（在递交上诉状之日起七日内，预缴上诉案件受理费，款汇至江西省高级人民法院，户名：江西省高级人民法院，账号：14×××42-3，开户行：中国农业银行南昌市象南广场支行，如逾期不交纳，按自动撤回上诉处理）。审判长  巢澍望审判员  袁飞云审判员  杨耀星二〇二〇年十月十五日书记员  赖梦兰