item: panreType: 결정문
eventNo: 2002헌마511
eventNm: 불기소처분취소  
textOfDecision: 피청구인이 2001. 11. 26. 부산지방검찰청 2001년 형제61369호 사건에서 청구외 정○민, 같은 주식회사○○에 대하여 한 혐의없음의 불기소처분은 청구인의 평등권과재판절차진술권을 침해한 것이므로 이를 취소한다.

eventSummary: 이 사건 기록과 증거자료(부산지방검찰청 2001년 형제61369호 불기소사건 기록)에의하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
가.청구인들은 청구외 정○민 외 1인을 각 실용신안법위반으로 고소하였는바, 그 고소사실의 요지는 다음과 같다.
피고소인 정○민은 주식회사○○의 대표이사이고, 같은 주식회사○○은 부산 사상구 감전동에 본점을 두고 신발류 제조 및 판매업 등을 목적으로 설립된 법인인바,
(1) 피고소인 정○민은
1998. 11. 17. 청구인 임○진이‘일체형 작업화’에 관하여 실용신안등록출원을 하여1999. 11. 1. 등록 제167298호로 실용신안등록을 받았고, 그 후 기술평가를 거쳐 실용신안등록유지결정을 받아 2000. 5. 8. 자로 기술평가확정등록을 받았으며, 2001. 6. 1.위 실용신안권을 청구인 임○영에게 일부 양도하여 이전등록을 마쳤고, 위 실용신안등록된‘일체형 작업화’는 기존의 고무를 재질로 하여 갑피와 덮개를 따로 성형하여이를 꿰매거나 풀로 붙여서 만들던 작업화의 문제점을 개선하기 위하여 재질을 열가소성합성수지로 하여 갑피와 덮개를 일체로 성형하되, 덮개는 외부에 노출되는 겉덮개와 발에 물이 스미지 않도록 하기 위한 속덮개(절개단부)가 갑피와 일체가 되어 두겹으로 성형되고, 다시 속덮개는 착·탈화시의 편의와 발의 촉감을 위해 속덮개 일부를 종으로 자르고 거기에 굴신이 용이한 얇은 합성수지를 붙여서 만드는 것을 고안의 특징으로 하는 것으로서 실용신안권자인 청구인들의 승낙 없이 위와 같이 실용신안등록된 고안과 동일 내지 유사한 기술을 사용하여 일체형 작업화를 제조·판매하면 아니됨에도 불구하고,
2000. 5. 9.경부터 2002. 6. 27.까지 부산 사상구 감전동 주식회사○○에서 청구인들이 실용신안등록한 고안과 동일 내지 유사한 기술을 사용하여 일체형 작업화를 월평균 약 5,000족 가량 생산·판매함으로써 청구인들의 실용신안권을 침해하고,
(2) 같은 주식회사○○은
위 일시, 장소에서 피고소인의 대표이사인 위 정○민이 피고소인의 업무에 관하여전항 기재와 같은 범행을 하였다.
나. 위 사건을 수사한 피청구인은  2001. 11. 26. 피고소인들에 대하여  혐의없음의불기소처분을 하였다.
다. 청구인은 위 불기소처분에 불복하여 검찰청법이 정하는 절차에 따라 항고 및재항고하였으나 모두 기각되자, 피청구인의 위 불기소처분으로 인하여 헌법상 보장된청구인의 평등권 및 재판절차진술권을 침해받았다고 주장하면서 2002. 8. 1. 위 불기소처분의 취소를 구하는 이 사건 헌법소원심판을 청구하였다

judgement: 가. 기초사실
이 사건 심판기록 및 수사기록에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.
(1) 청구인 임○진은 원래 피고소인 회사의 종업원으로서 신발개발업무에 종사하여오다가 1998년 3월경 피고소인 회사에서 퇴사한 후, 이 사건‘일체형 작업화’를 고안하여 1998. 6.-7.경 시제품을 완성하고, 1998. 11. 17.‘일체형 작업화’에 관하여 실용신안등록출원을 하여 1999. 11. 1. 등록 제167298호로 실용신안등록을 받았고, 그 후 기술평가를 거쳐 실용신안등록유지결정을 받아 2000. 5. 8. 기술평가확정등록을 받은 다음 2001. 6. 1. 위 실용신안권을 청구인 임○영에게 일부 양도하고, 일부 이전등록을마쳤다.
(2) 청구인들의 등록고안은 작업화의 제조시 덮개를 일일이 접착해야 하는 작업의불편과 접착시 접착제가 주위에 묻어 불량품이 발생하게 되는 종래 기술의 폐단을해결하기 위한“작업화”에 관한 것으로서,  등록원부에 의하면 그 등록청구범위는“착용시 발목까지 덮히도록 길게 형성한 갑피의 절개단부에 신축성 비닐지를 부착하고 그 전방에 단추를 부탁한 덮개를 부착시킨 작업화를 형성함에 있어서 작업화를열가소성 합성수지로서 사출성형하되 덮개를 내측의 절개단부와 일체가 되게 동시에성형하여서 됨을 특징으로 하는 작업화”로 되어 있다.
(3) 청구인 임○진은 이 사건 등록고안의 시제품을 1998. 6.-7.경 완성하여 피고소인 회사에 찾아 가 피고소인 정○민에게 이를 보여 주었고, 피고소인 회사는 그 이후○○정밀을 경영하는 공○렬로 하여금 이 사건 등록고안과 동일한 제품의 금형을 시험제작하게 하여 1998. 10.경 이를 완성하고, 1998. 11.경 시제품을 생산하여 1999. 3.경부터 시판하고 있는데,  피고소인들이 생산, 판매하는 작업화는 청구인들의 등록실용신안과 구성 및 작용효과에 있어 동일한 것이다.
(4) 청구인들은 피고소인 회사를 상대로 실용신안모조품제조판매금지가처분(부산지방법원 2001카합1404)을 제기하여 2002. 6. 28. 가처분결정을 받았고, 피고소인 회사가 청구인들을 상대로 가처분이의(부산지방법원 2002카합1346)를 제기하였으나 2002.10. 24. 위 가처분결정인가 판결이 내려졌다.
(5) 피고소인 회사는 청구인들이 실용신안등록 제167298호로 등록한 이 사건 등록고안이 신규성과 진보성이 없는 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지의등록무효심판을 특허심판원에 청구(특허심판원 201당1723)하였으나 특허심판원은2002. 3. 27. 피고소인 회사의 청구를 기각한다는 심결을 하였고, 피고소인 회사가 이에 불복, 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 등록무효소송을 제기(특허법원 2002허2532)하자 특허법원은 2003. 2. 14. 이 사건 등록고안은 1995. 3. 7. 발행된 일본국 등록실용신안공보(등록번호 제3008236호) 등에 게재된 고안과 종래기술의 결합에 의하여 극히 용이하게 고안해 낼 수 있는 것이어서 진보성이 없으므로 그 등록이 무효로되어야 한다며 특허심판원의 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였고, 청구인들이 이에 불복, 상고를 제기(대법원 2003후663)하자 대법원은 2004. 9. 13. 위 일본국 등록실용신안공보 등에 게재된 고안과 종래기술의 결합에 의하여 이 사건 등록고안을 고안해 내는 것이 극히 용이하다고 할 수 없다는 이유로 원심판결을 파기, 환송하는 판결을 선고하였다.
나. 피청구인의 불기소처분 이유 요지
(1) 청구인 임○진이 실용신안 등록한 고안(이하‘이 사건 등록고안’이라 한다)의주된 내용은‘종래 작업화 제조시 작업화 덮개접착에 따른 단점을 보완하여 열가소성합성수지 작업화를 성형함에 있어 갑피 본체와 일체로 작업화 덮개를 동시성형하는작업화 제조방법’이다.
(2) 피고소인 정○민은, 자신이 1998. 3.까지 피고소인 회사 개발실에 근무하던 청구인 임○진에게 갑피와 덮개를 일체로 성형하는 작업화의 개발을 지시하여 이를 추진하던 중 위 청구인이 회사를 퇴직한 후 재직 중 직무상 지득한 제조방법을 이용하여 실용신안등록을 한 것이고, 위 청구인이 실용신안등록하기 이전인 1993.경부터 일본(N.사), 이탈리아(M.사) 등에서 갑피와 일체로 덮개를 동시 성형하는 방법이 쓰여지고 있어 이는 공지·공용의 제조방법에 속하고, 따라서 피고소인들이 청구인들의등록고안과 같은 제품을 제작하였다고 하여 권리침해가 될 수 없다고 변명한다.
(3) 이에 반하여 청구인 임○진은 피고소인 회사에 근무할 동안 일체형 작업화 제조방법을 검토한 사실은 있으나, 피고소인 정○민으로부터 개발중단을 지시받고 퇴사한 이후 피고소인 회사와는 무관하게 자체적으로 일체형 작업화 제조방법을 개발하고 이를 실용신안등록하였음에도 피고소인들이 임의로 일체형작업화 제조방법을 사용하여 작업화를 생산함으로써 실용신안권을 침해하였다고 주장하나, 동인도  피고소인 정○민으로부터 일체형 작업화 생산을 지시받아 이를 검토한 사실과 열가소성합성수지를 재료로 하여 갑피와 덮개를 일체로 성형하는 방법을 통하여 생산된 작업화는 이미 외국에서도 생산하고 있는 사실을 인정하고 있다.
(4) 일본N.사의 제품설명서, 카탈로그, 일본국실용신안등록 등에 의하면 일체형 작업화 제조방법은 이미 일본국에서 실용신안등록된 것으로서 국내에 공지된 기술이고,이탈리아M.사가 피고소인 회사에 제공한 일체형 작업화 도면 사본에 의하면 피고소인 정○민이 피고소인 회사의 생산품으로 일체형 작업화의 개발을 진행한 사실을 인정할 수 있다.
(5) 청구인들의 작업화를 위한 금형을 제작한 바 있는 유창금형을 운영하는 김○환은  자신이 1993.경 일본N.사의 일체형 작업화를 보게 됨을 계기로 이 사건 등록고안을 착안하였다고 진술한다.
(6) 결국 청구인 임○진의 위 자인하는 진술과 참고인 김○환의 진술, 일본M.사의제품설명서 및 일본국 실용신안등록, 이탈리아M.사의 일체형작업화 도면 등이  피고소인 정○민의 변소에 부합하므로 피고소인 정○민은 범죄혐의 없고, 따라서 법인인 피고소인 주식회사○○도 범죄혐의 없다.
다. 불기소처분 이유 검토
(1) 이 사건 불기소 이유에서 피청구인은 청구인들의 이 사건 등록고안은 공지·공용기술 내지는 도용된 기술에 해당하여 무효라든가 이 사건 등록고안에 대하여 피고소인들에게 선사용에 의한 통상실시권 내지는 직무고안에 의한 통상실시권이 있으므로 청구인들의 실용신안권을 침해한 것이 아니라는 취지로 혐의없음 처분을 하였다.
따라서 이 사건의 쟁점은 다음 4가지로 정리할 수 있다.
첫째,  이 사건 등록고안이 공지·공용기술인지
둘째,  이 사건 등록고안이 도용된 기술인지
셋째,  피고소인들에게 선사용에 의한 통상실시권이 있는지
넷째,  피고소인들에게 직무고안에 의한 통상실시권이 있는지
위 4가지 쟁점에 관한 피청구인의 판단을 이 사건 기록에 나타난 증거자료에 비추어 검토해 보면 다음과 같다.
(2) 이 사건 등록고안이 공지·공용기술인지
피청구인은 이 사건 등록고안의 주된 내용을‘열가소성 합성수지 작업화를 성형함에 있어 갑피 본체와 일체로 작업화 덮개를 동시성형하는 작업화 제조방법’으로 파악한 다음 그 등록고안은 일본N.사의 등록고안과 같은 것으로서 공지·공용의 기술에해당한다고 판단하고 있다. 여기서 피청구인이 공지·공용 기술이라고 판단한 일본N.사의 등록고안은 이 사건 등록고안의 출원 전인 1995. 3. 7. 발행된 일본국 등록실용신안공보(등록번호 제3008236호)에 게재되어 있는 고안으로, 위 일본국 등록고안에따라 생산, 판매되고 있는 신발은 신발 몸체와 덮개가 일체로 성형되고 그 덮개에 단추가 부착되어 있는 것이다.
살피건대, 이 사건 등록고안과 위 일본국 등록고안을 비교해 보면, 위 일본국 등록고안의 작업화에서는 단순히 덮개가 신발의 갑피(몸체)와 일체로 형성되어 있어서 덮개만이 발을 감싸는 구조로 되어 있음에 반하여,  이 사건 등록고안은 단순히 덮개가몸체(갑피)와 일체로 성형되어 나올 뿐 아니라 겉덮개가 시작되는 부위에서 또 한 겹의 덮개(속덮개, 이른바 절개단부)가 갈라져 그것이 겉덮개 안으로 들어가게 함으로써 두 겹의 덥개를 갑피와 일체로 성형하되, 속덮개가 겉덥개로 덮이는 부분에 길게종으로 절단부를 만들어 그 부분에 굴신이 용이한 얇은 합성수지로 된 속날개를 붙임으로써 그 속날개가 자유자재로 접혔다 펴졌다 하여 방수는 방수대로 해 주면서착·탈화를 용이하게 해 주는 구조로 되어 있어 위 일본국 등록고안과 커다란 차이가 있으므로 이 사건 등록고안을 공지·공용의 기술이라고 볼 수 없다.
결국, 이 사건 등록고안이 위 일본국 등록고안과 같은 것으로서 공지·공용의 기술에 해당한다는 피청구인의 판단은 받아들이기 어렵다.
한편 피고소인들은 청구인들은 상대로 제기한 이 사건 등록고안에 대한 등록무효소송에서, 종래기술에 의하면 신발 몸체의 전면에 덮개와 신축성 비닐지를 별도의 접착단계를 거쳐 이중으로 덧붙여 발등 상부를 감싸도록 한 구조의 작업화가 생산되어오고 있었고, 위 일본국 등록고안과 종래기술의 결합에 의하여 이 사건 등록고안을고안해 내는 것이 극히 용이하므로 이 사건 등록고안은 진보성이 없어 무효라는 주장을 하고 있는 바, 다음에서 보는 바와 같이 이 주장 또한 받아들이기 어렵다.
즉 이 사건 등록고안과 종래의 작업화 기술을 비교해 보면 종래의 작업화는 그 덮개와 작업화 내측 절개단부의 연결부위 또한 별도의 접착단계를 거쳐 이중으로 덧붙여진 구조로서 절개단부는 단순히 별도의 덮개를 갑피 위에 덧붙임에 의하여 생겨나는 갑피의 일부인데 반하여 이 사건 등록고안은 그 특징이 절개단부 자체가 아니라내측 절개단부(속덮개)와 덮개(겉덮개)가 갑피의 연장선상에서 일체가 되게 성형한것인 점에서 커다란 차이가 있고,  따라서 일본국 등록고안과 위 종래기술을 결합한다고 하더라도 일본국 등록고안의 덮개 안쪽의 적절한 위치에 위 종래기술과 같이별도로 신축성 비닐지를 덧붙이는 구성이 될 뿐, 이 사건 등록고안과 같이 갑피에서절개단부와 덮개가 각각 갈라져 나오고 절개단부에 신축성 비닐지를 붙이는 구성이되지는 않으므로 그 구체적인 구성에서 차이가 크고, 또한, 갑피와 덮개를 일체로 만들면 작업의 효율성 증진, 미려한 외관, 착용감의 향상 등의 효과가 있어 이 사건 등록고안과 일본국 등록고안 및 위 종래기술은 그 효과에 있어서도 차이가 있으므로이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 일본국 등록고안과 위 종래기술의 결합에의하여 이 사건 등록고안을 고안해 내는 것이 극히 용이하다고 할 수 없으므로 이사건 등록고안이 진보성이 없다고 할 수 없다(대법원 2004. 9. 13. 선고 2003후663 판결에서도 위와 같은 취지로 판시하고 있다).
(3) 이 사건 등록고안이 도용된 기술인지
피청구인은 청구인 임○진이 이탈리아M.사가 피고소인 회사에 제공한 일체형 작업화 도면을 몰래 도용하여 이 사건 실용신안등록을 하였으므로 이 사건 등록고안은무효라는 취지로 판단하고 있다.
그러나 수사기록(제 225-226, 361쪽)에 편철되어 있는 이탈리아M.사의 도면을 살펴보더라도 이 사건 등록고안과 같은 내측 절개단부와 덮개가 일체로 된 구성은 찾아 볼 수 없고 오히려 덮개를 신발 몸체에 접착하는 기존의 작업화에 가까운 구성으로 보여지고, 수사기록(제 116쪽)에 편철되어 있는 청구인 임○진의 설계도면 외에는이 사건 등록고안과 동일한 형상, 구조에 관한 도면을 찾아 볼 수 없으므로 이 사건등록고안이  청구인 임○진이 이태리M.사의 설계도면을 그대로 도용한 기술이 라고볼 수 없다.
결국 이 사건 등록고안이 외국회사의 설계도면을 그대로 도용한 기술이어서 무효라는 피청구인의 판단은 받아들이기 어렵다.
(4) 피고소인들에게 선사용에 의한 통상실시권이 있는지
피청구인은 피고소인들에게‘선사용에 의한 통상실시권’이 있으므로 청구인들의실용신안권을 침해한 것이 아니라는 취지로 판단하고 있다.

conclusion: 위에서 살펴 본 바와 같이  이사건 등록고안이 공지·공용기술 또는 도용된 기술이어서 무효라든가 피고소인들에게 선사용에 의한 통상실시권 내지는 직무고안에 의한통상실시권이 있으므로 청구인들의 실용신안권을 침해한 것이 아니라는 피청구인의판단은 받아들이기 어렵다. 결국 피청구인의 이 사건 불기소처분은 그 결정에 영향을미친 자의적인 증거판단, 중대한 수사미진 등의 잘못이 있는 자의적인 검찰권의 행사라 아니할 수 없고, 그로 말미암아 청구인들의 평등권 및 재판절차상의 진술권을 침해하였다고 할 것이다.

그렇다면, 청구인의 심판청구는 이유 있으므로 이 사건 불기소처분을 취소하기로하여 관여재판관 전원의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.
event: 사      건      2002헌마511     불기소처분취소
청  구  인      임    ○    진  외 1인
                청구인들의 대리인 변호사 박  경  구    
피청구인     부산지방검찰청 검사

reason: 1. 사건의 개요
  이 사건 기록과 증거자료(부산지방검찰청 2001년 형제61369호 불기소사건 기록)에 의하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
가. 청구인들은 청구외 정○민 외 1인을 각 실용신안법위반으로 고소하였는바, 그 고소사실의 요지는 다음과 같다.
피고소인 정○민은 주식회사 ○○의 대표이사이고, 같은 주식회사 ○○은 부산 사상구 감전동에 본점을 두고 신발류 제조 및 판매업 등을 목적으로 설립된 법인인바,
(1) 피고소인 정○민은
1998. 11. 17. 청구인 임○진이 ‘일체형 작업화’에 관하여 실용신안등록출원을 하여 1999. 11. 1. 등록 제167298호로 실용신안등록을 받았고, 그 후 기술평가를 거쳐 실용신안등록유지결정을 받아 2000. 5. 8. 자로 기술평가확정등록을 받았으며, 2001. 6. 1. 위 실용신안권을 청구인 임○영에게 일부 양도하여 이전등록을 마쳤고, 위 실용신안등록된 ‘일체형 작업화’는 기존의 고무를 재질로 하여 갑피와 덮개를 따로 성형하여 이를 꿰매거나 풀로 붙여서 만들던 작업화의 문제점을 개선하기 위하여 재질을 열가소성합성수지로 하여 갑피와 덮개를 일체로 성형하되, 덮개는 외부에 노출되는 겉덮개와 발에 물이 스미지 않도록 하기 위한 속덮개(절개단부)가 갑피와 일체가 되어 두 겹으로 성형되고, 다시 속덮개는 착&#183;탈화시의 편의와 발의 촉감을 위해 속덮개 일부를 종으로 자르고 거기에 굴신이 용이한 얇은 합성수지를 붙여서 만드는 것을 고안의 특징으로 하는 것으로서 실용신안권자인 청구인들의 승낙 없이 위와 같이 실용신안등록된 고안과 동일 내지 유사한 기술을 사용하여 일체형 작업화를 제조&#183;판매하면 아니됨에도 불구하고,
2000. 5. 9.경부터 2002. 6. 27.까지 부산 사상구 감전동 주식회사 ○○에서 청구인들이 실용신안등록한 고안과 동일 내지 유사한 기술을 사용하여 일체형 작업화를 월 평균 약 5,000족 가량 생산&#183;판매함으로써 청구인들의 실용신안권을 침해하고,
(2) 같은 주식회사 ○○은
위 일시, 장소에서 피고소인의 대표이사인 위 정○민이 피고소인의 업무에 관하여 전항 기재와 같은 범행을 하였다.
나. 위 사건을 수사한 피청구인은  2001. 11. 26. 피고소인들에 대하여  혐의없음의 불기소처분을 하였다.
다. 청구인은 위 불기소처분에 불복하여 검찰청법이 정하는 절차에 따라 항고 및 재항고하였으나 모두 기각되자, 피청구인의 위 불기소처분으로 인하여 헌법상 보장된 청구인의 평등권 및 재판절차진술권을 침해받았다고 주장하면서 2002. 8. 1. 위 불기소처분의 취소를 구하는 이 사건 헌법소원심판을 청구하였다
2. 판단
가. 기초사실
이 사건 심판기록 및 수사기록에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.
(1) 청구인 임○진은 원래 피고소인 회사의 종업원으로서 신발개발업무에 종사하여 오다가 1998년 3월경 피고소인 회사에서 퇴사한 후, 이 사건 ‘일체형 작업화’를 고안하여 1998. 6.-7.경 시제품을 완성하고, 1998. 11. 17. ‘일체형 작업화’에 관하여 실용신안등록출원을 하여 1999. 11. 1. 등록 제167298호로 실용신안등록을 받았고, 그 후 기술평가를 거쳐 실용신안등록유지결정을 받아 2000. 5. 8. 기술평가확정등록을 받은 다음 2001. 6. 1. 위 실용신안권을 청구인 임○영에게 일부 양도하고, 일부 이전등록을 마쳤다.
(2) 청구인들의 등록고안은 작업화의 제조시 덮개를 일일이 접착해야 하는 작업의 불편과 접착시 접착제가 주위에 묻어 불량품이 발생하게 되는 종래 기술의 폐단을 해결하기 위한 "작업화"에 관한 것으로서,  등록원부에 의하면 그 등록청구범위는 "착용시 발목까지 덮히도록 길게 형성한 갑피의 절개단부에 신축성 비닐지를 부착하고 그 전방에 단추를 부탁한 덮개를 부착시킨 작업화를 형성함에 있어서 작업화를 열가소성 합성수지로서 사출성형하되 덮개를 내측의 절개단부와 일체가 되게 동시에 성형하여서 됨을 특징으로 하는 작업화"로 되어 있다.
(3) 청구인 임○진은 이 사건 등록고안의 시제품을 1998. 6.-7.경 완성하여 피고소인 회사에 찾아 가 피고소인 정○민에게 이를 보여 주었고, 피고소인 회사는 그 이후 ○○정밀을 경영하는 공○렬로 하여금 이 사건 등록고안과 동일한 제품의 금형을 시험제작하게 하여 1998. 10.경 이를 완성하고, 1998. 11.경 시제품을 생산하여 1999. 3.경부터 시판하고 있는데,  피고소인들이 생산, 판매하는 작업화는 청구인들의 등록실용신안과 구성 및 작용효과에 있어 동일한 것이다.
(4) 청구인들은 피고소인 회사를 상대로 실용신안모조품제조판매금지가처분(부산지방법원 2001카합1404)을 제기하여 2002. 6. 28. 가처분결정을 받았고, 피고소인 회사가 청구인들을 상대로 가처분이의(부산지방법원 2002카합1346)를 제기하였으나 2002. 10. 24. 위 가처분결정인가 판결이 내려졌다.
(5) 피고소인 회사는 청구인들이 실용신안등록 제167298호로 등록한 이 사건 등록고안이 신규성과 진보성이 없는 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지의 등록무효심판을 특허심판원에 청구(특허심판원 201당1723)하였으나 특허심판원은 2002. 3. 27. 피고소인 회사의 청구를 기각한다는 심결을 하였고, 피고소인 회사가 이에 불복, 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 등록무효소송을 제기(특허법원 2002허2532)하자 특허법원은 2003. 2. 14. 이 사건 등록고안은 1995. 3. 7. 발행된 일본국 등록실용신안공보(등록번호 제3008236호) 등에 게재된 고안과 종래기술의 결합에 의하여 극히 용이하게 고안해 낼 수 있는 것이어서 진보성이 없으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다며 특허심판원의 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였고, 청구인들이 이에 불복, 상고를 제기(대법원 2003후663)하자 대법원은 2004. 9. 13. 위 일본국 등록실용신안공보 등에 게재된 고안과 종래기술의 결합에 의하여 이 사건 등록고안을 고안해 내는 것이 극히 용이하다고 할 수 없다는 이유로 원심판결을 파기, 환송하는 판결을 선고하였다.
나. 피청구인의 불기소처분 이유 요지
(1) 청구인 임○진이 실용신안 등록한 고안(이하 ‘이 사건 등록고안’이라 한다)의 주된 내용은 ‘종래 작업화 제조시 작업화 덮개접착에 따른 단점을 보완하여 열가소성 합성수지 작업화를 성형함에 있어 갑피 본체와 일체로 작업화 덮개를 동시성형하는 작업화 제조방법’이다.
(2) 피고소인 정○민은, 자신이 1998. 3.까지 피고소인 회사 개발실에 근무하던 청구인 임○진에게 갑피와 덮개를 일체로 성형하는 작업화의 개발을 지시하여 이를 추진하던 중 위 청구인이 회사를 퇴직한 후 재직 중 직무상 지득한 제조방법을 이용하여 실용신안등록을 한 것이고, 위 청구인이 실용신안등록하기 이전인 1993.경부터 일본(N.사), 이탈리아(M.사) 등에서 갑피와 일체로 덮개를 동시 성형하는 방법이 쓰여지고 있어 이는 공지&#183;공용의 제조방법에 속하고, 따라서 피고소인들이 청구인들의 등록고안과 같은 제품을 제작하였다고 하여 권리침해가 될 수 없다고 변명한다.
(3) 이에 반하여 청구인 임○진은 피고소인 회사에 근무할 동안 일체형 작업화 제조방법을 검토한 사실은 있으나, 피고소인 정○민으로부터 개발중단을 지시받고 퇴사한 이후 피고소인 회사와는 무관하게 자체적으로 일체형 작업화 제조방법을 개발하고 이를 실용신안등록하였음에도 피고소인들이 임의로 일체형작업화 제조방법을 사용하여 작업화를 생산함으로써 실용신안권을 침해하였다고 주장하나, 동인도  피고소인 정○민으로부터 일체형 작업화 생산을 지시받아 이를 검토한 사실과 열가소성합성수지를 재료로 하여 갑피와 덮개를 일체로 성형하는 방법을 통하여 생산된 작업화는 이미 외국에서도 생산하고 있는 사실을 인정하고 있다. 
(4) 일본 N.사의 제품설명서, 카탈로그, 일본국실용신안등록 등에 의하면 일체형 작업화 제조방법은 이미 일본국에서 실용신안등록된 것으로서 국내에 공지된 기술이고, 이탈리아 M.사가 피고소인 회사에 제공한 일체형 작업화 도면 사본에 의하면 피고소인 정○민이 피고소인 회사의 생산품으로 일체형 작업화의 개발을 진행한 사실을 인정할 수 있다.
(5) 청구인들의 작업화를 위한 금형을 제작한 바 있는 유창금형을 운영하는 김○환은  자신이 1993.경 일본 N.사의 일체형 작업화를 보게 됨을 계기로 이 사건 등록고안을 착안하였다고 진술한다.
(6) 결국 청구인 임○진의 위 자인하는 진술과 참고인 김○환의 진술, 일본 M.사의 제품설명서 및 일본국 실용신안등록, 이탈리아 M.사의 일체형작업화 도면 등이  피고소인 정○민의 변소에 부합하므로 피고소인 정○민은 범죄혐의 없고, 따라서 법인인 피고소인 주식회사 ○○도 범죄혐의 없다.
 다. 불기소처분 이유 검토
(1) 이 사건 불기소 이유에서 피청구인은 청구인들의 이 사건 등록고안은 공지&#183;공용기술 내지는 도용된 기술에 해당하여 무효라든가 이 사건 등록고안에 대하여 피고소인들에게 선사용에 의한 통상실시권 내지는 직무고안에 의한 통상실시권이 있으므로 청구인들의 실용신안권을 침해한 것이 아니라는 취지로 혐의없음 처분을 하였다.
따라서 이 사건의 쟁점은 다음 4가지로 정리할 수 있다.
첫째,  이 사건 등록고안이 공지&#183;공용기술인지 
둘째,  이 사건 등록고안이 도용된 기술인지 
셋째,  피고소인들에게 선사용에 의한 통상실시권이 있는지 
넷째,  피고소인들에게 직무고안에 의한 통상실시권이 있는지
위 4가지 쟁점에 관한 피청구인의 판단을 이 사건 기록에 나타난 증거자료에 비추어 검토해 보면 다음과 같다.
(2) 이 사건 등록고안이 공지&#183;공용기술인지 
피청구인은 이 사건 등록고안의 주된 내용을 ‘열가소성 합성수지 작업화를 성형함에 있어 갑피 본체와 일체로 작업화 덮개를 동시성형하는 작업화 제조방법’으로 파악 한 다음 그 등록고안은 일본 N.사의 등록고안과 같은 것으로서 공지&#183;공용의 기술에 해당한다고 판단하고 있다. 여기서 피청구인이 공지&#183;공용 기술이라고 판단한 일본 N.사의 등록고안은 이 사건 등록고안의 출원 전인 1995. 3. 7. 발행된 일본국 등록실용신안공보(등록번호 제3008236호)에 게재되어 있는 고안으로, 위 일본국 등록고안에 따라 생산, 판매되고 있는 신발은 신발 몸체와 덮개가 일체로 성형되고 그 덮개에 단추가 부착되어 있는 것이다.
살피건대, 이 사건 등록고안과 위 일본국 등록고안을 비교해 보면, 위 일본국 등록고안의 작업화에서는 단순히 덮개가 신발의 갑피(몸체)와 일체로 형성되어 있어서 덮개만이 발을 감싸는 구조로 되어 있음에 반하여,  이 사건 등록고안은 단순히 덮개가 몸체(갑피)와 일체로 성형되어 나올 뿐 아니라 겉덮개가 시작되는 부위에서 또 한 겹의 덮개(속덮개, 이른바 절개단부)가 갈라져 그것이 겉덮개 안으로 들어가게 함으로써 두 겹의 덥개를 갑피와 일체로 성형하되, 속덮개가 겉덥개로 덮이는 부분에 길게 종으로 절단부를 만들어 그 부분에 굴신이 용이한 얇은 합성수지로 된 속날개를 붙임으로써 그 속날개가 자유자재로 접혔다 펴졌다 하여 방수는 방수대로 해 주면서 착&#183;탈화를 용이하게 해 주는 구조로 되어 있어 위 일본국 등록고안과 커다란 차이가 있으므로 이 사건 등록고안을 공지&#183;공용의 기술이라고 볼 수 없다.
결국, 이 사건 등록고안이 위 일본국 등록고안과 같은 것으로서 공지&#183;공용의 기술에 해당한다는 피청구인의 판단은 받아들이기 어렵다.
한편 피고소인들은 청구인들은 상대로 제기한 이 사건 등록고안에 대한 등록무효 소송에서, 종래기술에 의하면 신발 몸체의 전면에 덮개와 신축성 비닐지를 별도의 접착단계를 거쳐 이중으로 덧붙여 발등 상부를 감싸도록 한 구조의 작업화가 생산되어 오고 있었고, 위 일본국 등록고안과 종래기술의 결합에 의하여 이 사건 등록고안을 고안해 내는 것이 극히 용이하므로 이 사건 등록고안은 진보성이 없어 무효라는 주장을 하고 있는 바, 다음에서 보는 바와 같이 이 주장 또한 받아들이기 어렵다.
즉 이 사건 등록고안과 종래의 작업화 기술을 비교해 보면 종래의 작업화는 그 덮개와 작업화 내측 절개단부의 연결부위 또한 별도의 접착단계를 거쳐 이중으로 덧붙여진 구조로서 절개단부는 단순히 별도의 덮개를 갑피 위에 덧붙임에 의하여 생겨나는 갑피의 일부인데 반하여 이 사건 등록고안은 그 특징이 절개단부 자체가 아니라 내측 절개단부(속덮개)와 덮개(겉덮개)가 갑피의 연장선상에서 일체가 되게 성형한 것인 점에서 커다란 차이가 있고,  따라서 일본국 등록고안과 위 종래기술을 결합한다고 하더라도 일본국 등록고안의 덮개 안쪽의 적절한 위치에 위 종래기술과 같이 별도로 신축성 비닐지를 덧붙이는 구성이 될 뿐, 이 사건 등록고안과 같이 갑피에서 절개단부와 덮개가 각각 갈라져 나오고 절개단부에 신축성 비닐지를 붙이는 구성이 되지는 않으므로 그 구체적인 구성에서 차이가 크고, 또한, 갑피와 덮개를 일체로 만들면 작업의 효율성 증진, 미려한 외관, 착용감의 향상 등의 효과가 있어 이 사건 등록고안과 일본국 등록고안 및 위 종래기술은 그 효과에 있어서도 차이가 있으므로 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 일본국 등록고안과 위 종래기술의 결합에 의하여 이 사건 등록고안을 고안해 내는 것이 극히 용이하다고 할 수 없으므로 이 사건 등록고안이 진보성이 없다고 할 수 없다(대법원 2004. 9. 13. 선고 2003후663 판결에서도 위와 같은 취지로 판시하고 있다).
(3) 이 사건 등록고안이 도용된 기술인지 
피청구인은 청구인 임○진이 이탈리아 M.사가 피고소인 회사에 제공한 일체형 작업화 도면을 몰래 도용하여 이 사건 실용신안등록을 하였으므로 이 사건 등록고안은 무효라는 취지로 판단하고 있다. 
그러나 수사기록(제 225-226, 361쪽)에 편철되어 있는 이탈리아 M.사의 도면을 살펴보더라도 이 사건 등록고안과 같은 내측 절개단부와 덮개가 일체로 된 구성은 찾아 볼 수 없고 오히려 덮개를 신발 몸체에 접착하는 기존의 작업화에 가까운 구성으로 보여지고, 수사기록(제 116쪽)에 편철되어 있는 청구인 임○진의 설계도면 외에는 이 사건 등록고안과 동일한 형상, 구조에 관한 도면을 찾아 볼 수 없으므로 이 사건 등록고안이  청구인 임○진이 이태리 M.사의 설계도면을 그대로 도용한 기술이 라고 볼 수 없다.
결국 이 사건 등록고안이 외국회사의 설계도면을 그대로 도용한 기술이어서 무효라는 피청구인의 판단은 받아들이기 어렵다.
(4) 피고소인들에게 선사용에 의한 통상실시권이 있는지 
피청구인은 피고소인들에게 ‘선사용에 의한 통상실시권’ 이 있으므로 청구인들의 실용신안권을 침해한 것이 아니라는 취지로 판단하고 있다.
살피건대, 피고소인들은 이 사건 등록고안이 출원되기 이전인 1997. 2.경 이탈리아 M.사로부터 받은 설계도면에 터잡아 이 사건 등록고안과 동일한 작업화 생산을 위한 금형을 제조하여 협력사로부터 시제품을 생산납품받은 다음 이 사건 등록고안 출원보다 한 달 가량이 늦은 1998. 12. 24. 이 사건 등록고안과는 별개로 의장등록출원까지 하였으므로 피고소인들에게 ‘선사용에 의한 통상실시권’이 있다는 취지로 주장하고 있으나,  선사용에 의한 통상실시권을 가지기 위하여는 실용신안출원시에 그 출원된 고안의 내용을 알지 못하고 고안을 하였음을 요하는데, 이 사건 기록에 의하면 피고소인들이 청구인 임○진의 이 사건 등록고안출원시에 그 출원된 고안의 내용을 알지 못하고 고안을 한 사실을 입증하기에 부족한 반면, 청구인 임○진이  피고소인 회사를 퇴사한 이후 이 사건 등록고안과 동일한 작업화의 개발을 마친 다음 그 시제품을 완성하여 1998. 7.경 피고소인 회사에 찾아와 시제품을 보여준 사실, 피고소인 회사는 그 이후인 1998. 11.경 이 사건 등록고안과 동일한 시제품을 생산하고 1999. 3.경부터 시판한 사실이 인정될 뿐이므로 피고소인들의 위 주장은 이유 없다.
결국 피고소인들에게 선사용에 의한 통상실시권이 있다는 피청구인의 판단은 받아들이기 어렵다.
(5) 피고소인들에게 직무고안에 의한 통상실시권이 있는 지 
피청구인은 피고소인들에게 ‘직무고안에 의한 통상실시권’ 이 있으므로 청구인들의 실용신안권을 침해한 것이 아니라는 취지로 판단하고 있다.
살피건대, 피고소인들은 피고소인 회사의 종업원으로서 신발개발업무에 종사하던 청구인 임○진이 1998. 3.경 퇴사한 다음 근무당시의 업무에 속한 이 사건 등록고안에 관한 실용신안을 받았으므로 피고소인들에게 직무고안에 의한 통상실시권이 있다고 주장하고 있으나, 사용자가 직무고안에 관한 통상실시권을 가지기 위해서는 고용관계의 존속 중에 그 종업원이 고안을 완성하였어야 하는데, 이 사건 기록에 의하면 청구인 임○진이 피고소인 회사에 근무하면서 이 사건 등록고안과 유사한 작업화의 개발을 시도하던 중 퇴사한 사실은 인정되나, 이 사건 등록고안의 완성 당시에 피고소인 회사에 근무하고 있었음을 인정할 자료는 없고, 오히려 피고소인 회사를 퇴사한 이후인 1998. 6-7.경 시제품을 완성한 다음 1998. 11. 17. 이 사건 등록고안의 출원을 한 사실만 인정될 뿐이므로 피고소인들의 위 주장 또한 이유 없다.
결국 피고소인들에게 직무고안에 의한 통상실시권이 있다는 피청구인의 판단은 받아들이기 어렵다.
  라. 소결론
 위에서 살펴 본 바와 같이  이사건 등록고안이 공지&#183;공용기술 또는 도용된 기술이어서 무효라든가 피고소인들에게 선사용에 의한 통상실시권 내지는 직무고안에 의한 통상실시권이 있으므로 청구인들의 실용신안권을 침해한 것이 아니라는 피청구인의 판단은 받아들이기 어렵다. 결국 피청구인의 이 사건 불기소처분은 그 결정에 영향을 미친 자의적인 증거판단, 중대한 수사미진 등의 잘못이 있는 자의적인 검찰권의 행사라 아니할 수 없고, 그로 말미암아 청구인들의 평등권 및 재판절차상의 진술권을 침해하였다고 할 것이다.
3. 결론
그렇다면, 청구인의 심판청구는 이유 있으므로 이 사건 불기소처분을 취소하기로 하여 관여재판관 전원의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.

jgdmtCort: 전원재판부
rstaRsta: 인용(취소)
rstaDate: 20041216