# 디자인보호법 제36조 제1항 단서 위헌소원

## 판시사항

가. 법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우 신규성 상실의 예외를 제한하는 디자인보호법 제36조 제1항 단서 중 ‘법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우’에 관한 부분(이하 ‘심판대상조항’이라 한다)이 입법형성권의 한계를 일탈하였는지 여부(소극)
나. 심판대상조항이 재산권을 제한하는지 여부(소극)

## 결정요지

가. 심판대상조항은 신규성 상실의 예외가 인정되지 않는 경우로서 디자인이 법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우를 규정한다. 이는 디자인 개발 후 사업준비 등으로 미처 출원하지 못한 디자인에 대하여 출원의 기회를 부여하는 신규성 상실 예외 제도의 취지를 고려할 때, 이미 출원되어 공개된 디자인은 재출원의 기회를 부여하지 않아도 출원인에게 불이익이 없고 재출원의 기회를 부여할 필요도 없기 때문이다. 특히 일반에 공개된 디자인은 공공의 영역에 놓인 것으로서 원칙적으로 누구나 자유롭게 이용할 수 있어야 한다는 점을 고려하면, 이미 출원공개된 디자인에 대하여 신규성 상실의 예외를 인정하지 않는 것에 합리적 이유가 없다고 볼 수 없다. 또한 디자인보호법상 디자인권의 효력, 관련디자인제도 등을 고려할 때 법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우 신규성 상실의 예외를 인정하지 않는다고 하더라도 디자인 등록 출원인에게 가혹한 결과를 초래한다고 볼 수 없다. 그러므로 심판대상조항은 입법형성권의 한계를 일탈하였다고 보기 어렵다.
나. 디자인보호법상의 요건을 갖춰 등록을 마친 디자인권은 재산권에 포함되나, 청구인은 디자인등록을 마친 독점배타적인 디자인권을 취득한 사실이 없다. 그렇다면 심판대상조항은 청구인의 재산권을 제한하지 아니한다.

## 심판대상조문

디자인보호법(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정된 것) 제36조 제1항 단서 중 ‘법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우’에 관한 부분

## 참조조문

헌법 제22조 제2항, 제23조 제1항
디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정된 것) 제33조 제1항, 제2항, 제35조 제1항, 제92조, 제96조 제1항, 제113조 제1항, 제3항

## 참조판례

가. 헌재 1993. 11. 25. 92헌마87, 판례집 5-2, 468, 477헌재 2002. 4. 25. 2001헌마200, 판례집 14-1, 382, 388-389헌재 2018. 8. 30. 2016헌가12, 판례집 30-2, 227, 233

## 전문

【당 사 자】
청 구 인박○○
국선대리인 변호사 홍승재
당해사건특허법원 2019허7252 거절결정(디)
【주    문】
디자인보호법(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정된
것) 제36조 제1항 단서 중 ‘법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우’에 관한 부분은 헌법에 위반되지 아니한다.
【이    유】
1. 사건개요
가. 청구인은 2018. 4. 15. ‘골프클럽용 헤드(a golf club head)’에 대하여 디자인등록출원(출원번호 생략, 이하 ‘이 사건 선행디자인’이라고 한다)을 하였고, 이 사건 선행디자인에 대하여 출원공개신청을 함으로써 이 사건 선행디자인은 2018. 5. 4. 디자인공보에 게재되어 출원공개되었다.
나. 청구인은 2018. 5. 6. 디자인을 일부 수정하기 위하여 이 사건 선행디자인에 대한 출원을 취하하고 ‘골프퍼터 헤드’에 대하여 디자인등록출원(출원번호 생략, 이하 ‘이 사건 출원디자인’이라고 한다)을 하였다.
다. 특허청 심사관은 2018. 11. 6. 이 사건 출원디자인은 이 사건 선행디자인과 유사하고 신규성 상실의 예외에도 해당하지 않는다는 이유로 디자인등록거절결정을 하였다. 
라. 청구인은 2018. 11. 15. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나(2018원4660), 특허심판원은 2019. 9. 19. 청구인의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
마. 청구인은 2019. 10. 15. 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 2020. 9. 18. 청구 기각 판결이 선고되었다(당해 사건). 청구인은 2020. 9. 30. 상고장을 제출하였으나, 위 상고장을 제출하면서 인지대·송달료를 납부하지 아니하였고, 2020. 10. 14. 상고장이 각하되어 당해 사건이 확정되었다.
바. 청구인은 당해 사건 소송계속 중인 2020. 6. 12. 디자인보호법 제36조 제1항 단서에 대해 위헌법률심판제청신청을 하였으나, 2020. 9. 18. 기각되자(특허법원 2020카허2713), 2020. 9. 30. 이 사건 헌법소원심판을 청구하였다.
2. 심판대상
청구인은 이 사건 선행디자인이 출원공개됨으로써 신규성 상실의 예외를 인정받지 못하게 된 것을 다투고 있으므로 디자인보호법 제36조 제1항 단서 중 이와 관련된 부분으로 심판대상을 한정한다.
따라서 이 사건 심판대상은 디자인보호법(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정된 것, 이하 구체적 연혁에 관계없이 현행법을 ‘디자인보호법’이라 한다) 제36조 제1항 단서 중 ‘법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우’에 관한 부분이 헌법에 위반되는지 여부이다. 심판대상조항은 다음과 같고, 관련조항은 [별지] 기재와 같다. 
[심판대상조항]
디자인보호법(2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정된 것)
제36조(신규성 상실의 예외) ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 청구인의 주장
‘디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 출원 전에 공지·공용된 디자인 또는 국내외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 디자인에 해당하면서 그 디자인이 법률에 따라 국내에서 출원공개된 사람들’은 신규성 상실의 예외를 인정받을 수 없어 디자인등록이 거절된다. 반면에 ‘그 디자인이 법률에 따라 국내에서 출원공개되지 않은 사람들’은 신규성 상실의 예외로 인정받는 경우가 있다. 미국 특허법, ‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정’ 등은 디자인이 출원공개되었는지 여부를 불문하고 신규성 상실의 예외를 인정하는 경우가 있는데, 심판대상조항은 디자인이 법률에 따라 국내에서 출원공개되었는지 여부에 따라 달리 취급하고 있으므로 평등원칙에 위반된다.
심판대상조항으로 인하여 디자인이 법률에 따라 국내에서 출원공개된 사람은 디자인등록을 받을 수 없으므로 재산권을 침해한다.
심판대상조항은 ‘그 디자인이 타인에 의하여 법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우에는 그러하지 아니하다’고 규정하여야 함에도 위와 같은 타인 한정 문구를 두지 않으므로 모호한 법률로서 헌법 위반이다. 
4. 판단
가. 쟁점의 정리
(1) 청구인은 심판대상조항에 의하여 신규성 상실의 예외로 인정받지 못하여 디자인등록이 거절됨으로써 재산권이 침해되었다고 주장한다. 디자인보호법은 디자인권자에게 독점적 실시권을 부여하여 경제적 이익을 보장하고(제92조), 디자인권의 이전을 허용하므로(제96조), 디자인보호법상의 요건을 갖춰 등록을 마친 디자인권은 재산권에 포함된다. 그러나 이 사건 출원디자인은 디자인등록거절결정이 되었으므로 청구인은 이 사건 출원디자인에 관하여는 독점배타적인 디자인권을 취득한 사실이 없다. 그렇다면 심판대상조항은 청구인의 재산권을 제한하지 않으므로, 재산권 침해 여부에 관하여는 더 나아가 살펴보지 아니한다.
다만, 헌법 제22조 제2항은 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다고 규정하고 있으므로 이 사건에서는 그 위반 여부가 문제된다. 심판대상조항은 디자인등록의 요건과 관련하여 신규성 상실의 예외를 규정하면서 디자인이 법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우 신규성 상실의 예외를 인정하지 않는 내용인데, 헌법 제22조 제2항은 입법자에게 지식재산권을 형성할 수 있는 광범위한 입법형성권을 부여하고 있으므로 디자인을 창작한 경우에 어떠한 요건 하에서 디자인등록을 허용할 것인지에 관하여는 입법자에게 광범위한 형성의 여지가 인정된다(헌재 2018. 8. 30. 2016헌가12 참조). 따라서 심판대상조항이 입법형성권의 한계를 일탈하였는지 여부에 대하여 살펴본다.
(2) 청구인은 심판대상조항이 평등원칙에 위반된다거나 모호한 법률로서 헌법 위반이라고 주장한다. 이 주장은 디자인등록 출원을 한 자의 선행디자인이 그 출원인에 의하여 출원공개된 경우에는 신규성 상실의 예외로 인정해야한다는 취지이므로, 심판대상조항이 신규성 상실의 예외를 정함에 있어 입법형성권의 한계를 일탈하였는지 여부에 대해서 살펴보는 이상 이 주장에 대하여는 별도로 판단하지 아니한다.
나. 심판대상조항이 입법형성권의 한계를 일탈하였는지 여부
(1) 헌법 제22조 제2항은 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.”라고 규정하고 있다. 이는 학문과 예술의 자유를 제도적으로 뒷받침하고 학문과 예술의 자유에 내포된 문화국가의 실현을 위하여, 저작자 등의 지식재산권을 특별히 보호함으로써 보다 많은 창작을 유인·장려하여 과학·기술·문화·예술의 발달을 제고하려는 데 그 목적이 있다(헌재 1993. 11. 25. 92헌마87; 헌재 2002. 4. 25. 2001헌마200 참조). 따라서 헌법 제22조 제2항의 보호를 받을 수 있는 대상은 창작성이 있음을 전제로 한다고 할 것이고, 헌법 제22조 제2항의 취지에 따라 지식재산권을 형성하는 입법은 권리부여를 통하여 창작에 대한 적절한 보상을 하는 것이어야 한다.
디자인보호법은 디자인등록을 마친 디자인권자에게 독점배타적인 권리를 부여하는데, 디자인등록의 요건으로 신규성과 창작비용이성(創作非容易性) 등을 규정하고 있다. 신규성과 창작비용이성을 갖추지 못한 디자인에 관하여 독점배타적인 권리를 부여하게 되면 디자인의 창작을 장려하여 산업발전을 추구하는 디자인보호법의 목적 달성에 반하게 된다(디자인보호법 제1조 참조).
다만, 이러한 요건을 엄격히 관철하면 디자인을 창작한 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있다. 디자인은 판매, 전시, 발표, 카탈로그의 반포 등과 같은 공개행위를 통하여 상대방에게 판매를 타진해 보고 그 효과를 판정한 후 디자인등록출원을 하는 것이 거래 관행이다. 이러한 거래 실정에서 디자인등록 요건을 엄격히 적용하게 되면 디자인 개발 후 사업준비 등을 위하여 출원에 앞서 디자인을 공개한 진정한 창작자를 보호할 수 없게 된다. 이에 디자인보호법은 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인을 창작한 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성·창작비용이성을 상실하지 않는 것으로 취급하는 신규성 상실의 예외를 규정하고 있다(제36조 제1항).
(2) 심판대상조항은 신규성 상실의 예외가 인정되지 않는 경우로서 디자인이 법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우를 규정한다. 이는 디자인 개발 후 사업준비 등으로 미처 출원하지 못한 디자인에 대하여 출원의 기회를 부여하는 신규성 상실 예외 제도의 취지를 고려할 때, 이미 출원되어 공개된 디자인은 재출원의 기회를 부여하지 않아도 출원인에게 불이익이 없고 재출원의 기회를 부여할 필요도 없기 때문이다. 특히 일반에 공개된 디자인은 공공의 영역에 놓인 것으로서 원칙적으로 누구나 자유롭게 이용할 수 있어야 한다는 점을 고려하면, 이미 출원공개된 디자인에 대하여 신규성 상실의 예외를 인정하지 않는 것에 합리적 이유가 없다고 볼 수 없다.
청구인은 출원공개를 한 경우에도 신규성 상실의 예외를 인정하는 미국 특허법, ‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정’을 들어 심판대상조항이 합리적 이유를 갖추지 못하였다고 주장한다. 그러나 디자인을 창작한 경우에 어떠한 요건 하에서 디자인등록을 허용할 것인지에 관하여는 입법자에게 광범위한 입법형성권이 인정되므로 출원공개를 한 경우에도 신규성 상실의 예외를 인정하는 외국 입법례를 이유로 곧바로 심판대상조항이 합리적 이유가 없는 것이라고 볼 수 없다. 나아가 의장공보에 게재된 경우 신규성 상실의 예외를 인정하지 않는 일본 의장법과 같이 심판대상조항과 같은 취지로 규정된 외국 입법례도 존재한다.
(3) 심판대상조항으로 인하여 디자인 등록 출원인은 출원공개로 공지된 자신의 선행 디자인과 동일·유사한 후행 디자인의 디자인등록을 받지 못하게 된다. 그런데 디자인권자는 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 실시할 권리를 독점하는 독점적 실시권과 권한 없는 제3자의 위법한 실시를 배제할 수 있는 금지권을 가지므로(디자인보호법 제92조, 제113조), 선행 디자인의 디자인등록출원을 하여 디자인등록을 받게 될 자에 대하여 그와 동일·유사한 후행 디자인의 디자인등록을 허용하여 보호할 필요성은 낮다고 할 것이다. 게다가 선행 디자인의 디자인등록을 출원한 자는 관련디자인등록을 통하여 권리범위를 확장할 수도 있게 된다(디자인보호법 제35조). 따라서 심판대상조항이, 디자인이 법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우에 신규성 상실의 예외를 인정하지 않더라도 청구인에게 가혹한 결과를 초래한다고 볼 수 없다. 
(4) 이상을 종합하면 심판대상조항이, 디자인이 법률에 따라 국내에서 출원공개된 경우에 신규성 상실의 예외를 인정하지 않는 것에는 합리적인 이유가 있다고 할 것이므로, 입법형성권의 한계를 일탈하였다고 보기 어렵다.
5. 결론
심판대상조항은 헌법에 위반되지 아니하므로, 관여 재판관 전원의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.

재판관  유남석 이은애 이종석 이영진 문형배 이미선 김형두 정정미

[별지] 관련조항
디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정된 것) 
제33조(디자인등록의 요건) ① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.
1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인
2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있게 된 디자인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인
② 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인(제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 디자인은 제외한다)은 제1항에도 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다.
1. 제1항 제1호·제2호에 해당하는 디자인 또는 이들의 결합
2. 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합
제35조(관련디자인) ① 디자인권자 또는 디자인등록출원인은 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인(이하 “기본디자인”이라 한다)과만 유사한 디자인(이하 “관련디자인”이라 한다)에 대하여는 그 기본디자인의 디자인등록출원일부터 1년 이내에 디자인등록출원된 경우에 한하여 제33조 제1항 각 호 및 제46조 제1항·제2항에도 불구하고 관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있다.
제92조(디자인권의 효력) 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 디자인권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제97조 제2항에 따라 전용실시권자가 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.
제96조(디자인권의 이전 및 공유 등) ① 디자인권은 이전할 수 있다. 다만, 기본디자인의 디자인권과 관련디자인의 디자인권은 같은 자에게 함께 이전하여야 한다.
제113조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 디자인권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
③ 디자인권자 또는 전용실시권자는 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물품의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.