# 구 상표법 제7조 제3항 위헌소원

## 전문

사      건      2006헌바113, 2006헌바114(병합)  구 상표법 제7조 제3항 위헌소원
청  구  인      주식회사 ○○산업 
                
                대표이사 최○환 
                대리인 법무법인 서울
                       담당변호사 정무원               
당해사건      1. 특허법원 2006허7276 등록무효(상) (2006헌바113)
                2. 특허법원 2006허7283 등록무효(상) (2006헌바114)

주           문
상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 것) 제7조 제3항 본문의 "타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다"중 제7조 제1항 제7호에 관한 부분은 헌법에 위반된다.

이           유

1. 사건의 개요와 심판의 대상
가. 사건의 개요
(1) 청구인은 전기침대, 비의료용 전기담요 등을 제작하는 회사로서 1987. 3. 27. ‘○○’를 상표로 출원하여 1988. 7. 23. 등록번호 제157357호로 등록하였다.
(2) 한편 청구외 박○자는 1998. 12. 8. 둥근 원안에 별 모양의 도형을 3번 중첩하여 배치하고, 별 모양의 상단 좌우에 영문자 ‘J’와 ‘S’를, 그 하단 좌우에 한글 ‘○○’ 및 ‘옥돌’을 각 표기한 상표를 출원하여, 2000. 8. 9. 등록번호 제474896호로 등록하였다. 
(3) 그 후 청구인은 2001. 10. 23. 한글 ‘○○’와 동일한 크기의 별 다섯 개가 횡으로 나란히 배치된 ‘○○’를 상표로 출원하는 한편, 위 ‘○○’(등록번호 제157357호) 상표에 대하여 전기침대, 비의료용 전기담요, 전기매트 등을 지정상품으로 추가 출원하여, 2003. 3. 19. ‘○○’를 등록번호 제543523호로 상표등록하고, 2003. 4. 2. 지정상품 추가등록을 마쳤다. 
(4) 청구인은 박○자의 등록상표 제474896호에 대하여 특허심판원에 무효심판을 청구하였는바, 특허심판원은 박○자의 위 등록상표가 청구인의 등록상표 제157357호와 그 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 위배된다는 이유로 무효심결을 내렸고, 2004. 7. 23. 그 무효심결이 확정됨으로써 박○자의 위 등록상표 제474896호는 소멸등록되었다.
(5) 그러자 등록상표 제543523호의 지정상품 및 등록상표 제157357호의 추가지정상품과 동일 또는 유사한 침대류를 제조ㆍ판매하는 이해관계인 이○안이 등록상표 제543523호 및 등록상표 제157347호의 지정상품 추가등록은 소멸등록된 선등록상표(先登錄商標)인 박○자의 등록상표 제474896호와 유사하다는 이유로 특허심판원에 무효심판을 각 청구하였는바, 특허심판원은 선등록상표인 제474896호에 대한 무효심결이 확정되어 소멸등록되었다 하더라도 상표법 제7조 제3항이 같은 조 제1항 제7호의 적용시점을 상표등록출원시로 규정하고 있고 타인의 등록상표가 무효심결에 의해 무효가 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 규정하고 있음을 이유로, 등록상표 제543523호의 상표등록 및 등록상표 제157357호의 지정상품 추가등록을 각 무효로 하는 심결을 내렸다.
(6) 이에 청구인은 특허법원에 위 각 무효심결의 취소를 구하는 소를 제기하면서{등록상표 제543523호에 대하여는 특허법원 2006허7276호 등록무효(상), 등록상표 제157357호에 대하여는 특허법원 2006허7283 등록무효(상)}, 상표법 제7조 제3항이 청구인의 재산권 등을 침해한다는 이유로 위헌법률심판제청을 신청하였으나 모두 기각되자, 2006. 12. 27. 이 사건 헌법소원심판을 청구하였다.
나. 심판의 대상
청구인은 상표법 제7조 제3항 전체에 대하여 헌법소원심판을 청구하였으나, 청구인이 다투고자 하는 부분은 상표법 제7조 제3항 중 본문 괄호 부분임이 명백하고, 당해사건은 모두 상표법 제7조 제1항 제7호 위반 여부가 문제된 사안이므로 심판대상을 이와 관련된 부분으로 한정함이 상당하다. 따라서 이 사건 심판대상은 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 것) 제7조 제3항 본문 괄호 부분인  "타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다" 중 제7조 제1항 제7호에 관한 부분(이하 ‘이 사건 법률조항 부분’이라고 한다)의 위헌여부이다.
{위 제7조 제3항 본문 중 "제1항 제7호 및 제8호의 규정은"이라는 부분은 2004. 12. 31. 법률 제7290호에 의하여 "제1항 제7호·제7호의2·제8호 및 제8호의2의 규정은"으로 개정되면서 ‘제7호의2 및 제8호의2’가 추가되었고, 제7조 제3항 단서는 2007. 1. 3. 법률 제8190호에 의하여 "다만, 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 당해 규정의 타인에 해당하는지 여부에 관하여는 상표등록출원시를 기준으로 하지 아니한다"로 개정되었으나, 이 사건 법률조항 부분은 1997. 8. 22. 이후 현재까지 변경된 바 없다.}
이 사건 법률조항 부분의 내용 및 관련조항은 다음과 같다.
[심판대상 조항] 
○ 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 것) 
제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ③ 제1항 제7호 및 제8호의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것(타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다)에 대하여 이를 적용한다. 다만, 상표등록출원후 상표권자와 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 동일하게 된 경우에는 그러하지 아니하다.
[관련 조항]
○ 상표법
제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표)
① 다음 각 호의 1에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.
7. 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
8. 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
② 제1항 제6호·제9호 및 제10호의 규정에 해당하는 상표라도 상표등록출원시에 이에 해당하지 아니하는 것에 대하여는 당해 규정은 적용하지 아니한다.
④ 제1항 제8호 및 제8호의2의 규정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다. 
 1. 등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우
제71조 (상표등록의 무효심판)
① 이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다. 
1. 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 제3조 단서, 제6조 내지 제8조, 제12조 제2항 후단·제5항 및 제7항 내지 제9항, 제23조 제1항 제4호 내지 제6호 또는 제5조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조의 각 규정에 위반된 경우
② (생략)
③ 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항 제4호의 규정에 의하여 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 상표권은 그 등록상표가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.
2. 청구인의 주장, 법원의 위헌법률심판제청신청 기각이유 및 관계기관의 의견
가. 청구인의 주장 
(1) 이 사건 법률조항 부분은 특허청의 심사미진으로 선출원상표와 동일ㆍ유사한 상표라서 등록되지 않아야 할 상표가 잘못 등록되었다가 선출원자의 등록무효심판 제기로 무효화된 경우까지도 상표법 제7조 제1항 제7호의 대비대상으로 삼을 수 있도록 하여, 선출원자의 새로운 상표등록과 지정상품추가등록을 등록거절시키거나 등록무효가 되도록 하고 있으므로, 재산권 보장을 규정한 헌법 제23조 와 직업선택 및 영업의 자유를 규정한 헌법 제15조에 위배된다.
(2) 이 사건 법률조항 부분은 정당한 선출원상표 때문에 무효화된 경우와 선출원상표가 없이 무효화된 경우에 그 보호가치와 필요성이 현저히 다름에도 이를 구분하지 않고 일률적으로 상표법 제7조 제1항 제7호의 대비대상으로 삼을 수 있도록 함으로써 아무런 귀책사유 없는 선출원상표권자를 합리적 이유 없이 차별하고 있어 헌법 제11조에 위배된다.
나. 법원의 위헌법률심판제청신청 기각이유
이 사건 법률조항 부분은 종래 어느 상표의 출원시에는 동일ㆍ유사한 선등록상표가 존재하고 있었으나 출원 후에 그 선등록상표에 대한 무효심결이 확정되었을 경우 상표법 제7조 제1항 제7호를 적용할 것인가에 관하여 적용할 수 없다는 주장과 적용해야 한다는 주장이 대립하여 그 해석과 실무운영에 혼선이 계속되었던 것을 입법적으로 해결하기 위하여 규정된 것이다. 
이 사건 법률조항 부분은 무효심결의 소급효를 규정한 상표법 제71조 제3항의 입법취지와 무효심결의 예외 없는 소급효를 관철하였을 경우에 생기는 문제점 등을 비교형량하여 입법정책적으로 결정할 수 있는 문제라 할 것이므로, 심사업무의 안정성 등 공익을 위하여 무효심결의 소급효를 제한한 이 사건 법률조항 부분이 헌법 제23조, 제11조 및 제15조에 위반된다고 할 수 없다. 
다. 특허청장의 의견
(1) 상표등록 무효심판이나 심결취소소송에 있어서 상표등록이 무효인지 여부는 ‘상표등록결정시’를 기준으로 할 것인데, 당해 사건은 청구인의 등록상표 제543523호의 상표등록 및 등록상표 제157357호의 지정상품 추가등록이 이루어진 후에야 청구외 박○자의 상표등록에 대한 무효심결이 확정되어 소멸되었다. 후출원상표가 등록되거나 거절결정된 이후에 발생한 사유를 후출원상표의 무효사유의 판단자료나 근거로 삼을 수는 없으므로, 당해사건은 ‘법률의 위헌 여부에 따라 당해 법원이 다른 내용의 재판을 하게 되는 경우’가 아니어서 이 사건 심판청구는 재판의 전제성이 없다.
(2) 청구인의 주장과 같이 상표등록출원 이후에 선등록상표가 등록무효가 된 경우에 소급효를 인정하여 후출원상표의 등록을 인정하여야 한다면, 특허청 입장에서는 심사대상인 후출원상표의 선등록상표에 대한 무효심판이 청구된 경우에는 그 확정시까지 후출원상표의 등록심사를 중지하거나 보류할 수밖에 없어 상표심사절차의 지연이 초래되고, 또한 후출원상표의 등록결정당시 유효한 선등록상표가 존재하여 후출원상표의 등록거절결정이 내려졌다 하더라도 그 이후에 선등록상표가 무효심판 등으로 등록무효가 되면 그 등록거절결정이 잘못된 것이어서 다시 등록해 주어야 하며, 이러한 잘못된 등록거절결정 이후에 등록된 또 다른 후출원등록상표가 있다면 이를 무효로 하여야 하는 등 법적 안정성 및 거래질서를 크게 해치게 될 것이므로, 이와 같은 점을 고려하면 이 사건 법률조항 부분이 가사 청구인의 재산권을 제한한다 하더라도 합리적인 이유가 있다.
(3) 정당한 선출원상표 때문에 무효화된 경우와 선출원상표가 없이 무효화된 경우는 상표등록출원시점에 타인의 선등록상표가 존재한다는 점에서 본질적으로 동일하므로 이를 같이 취급하는 것은 평등권을 침해하지 아니하고, 이 사건 법률조항 부분이 청구인의 영업행위 자체에 대한 규제를 내용으로 하고 있지 아니하므로 청구인의 직업선택 및 영업의 자유를 침해하지 아니한다.
3. 적법요건에 대한 판단
가. 특허청장은 상표등록 무효심판이나 심결취소소송에 있어서 상표등록이 무효인지 여부는 ‘상표등록결정시’를 기준으로 할 것인데, 당해 사건은 청구인의 등록상표 제543523호의 상표등록 및 등록상표 제157357호의 지정상품 추가등록이 이루어진 후에야 청구외 박○자의 선등록상표에 대한 무효심결이 확정되었으므로 이 사건 심판청구는 재판의 전제성이 없어 부적법하다고 주장하고 있으므로 이에 대하여 살펴본다.
나. 헌법재판소법 제68조 제2항의 규정에 의한 헌법소원에 있어서는 법률이 헌법에 위반되는지 여부가 재판의 전제가 되어야 하고, 이 경우 재판의 전제가 된다고 하려면, 우선 그 법률이 당해 소송사건에 적용될 법률이어야 하고 그 위헌여부에 따라 재판의 주문이 달라지거나 재판의 내용과 효력에 관한 법률적 의미가 달라지는 경우를 말한다(헌재 1992. 12. 24. 92헌가8, 판례집 4, 853, 864; 헌재 1995. 7. 21. 93헌바46, 판례집 7-2, 48, 58 등 참조).  
다. 그런데 이 사건 법률조항 부분이 신설되기 전에 대법원은 후출원상표에 대한 등록거절사정에 대한 항고심결까지 있은 후에 선등록상표에 대한 등록무효심결이 확정된 경우에도 무효심결의 소급효에 의하여 항고심결이 위법하다고 판단하였으나{대법원 2001. 11. 30. 선고 97후3579 판결(공2002상, 212)}, 이 사건 법률조항 부분이 신설된 후에는 상표등록무효심결이 확정된 상표라 하더라도 후출원상표의 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당여부를 판단함에 있어서 이를 대비대상으로 삼을 수 있다고 판단하고 있다{대법원 2005. 10. 27. 선고 2003후2270호 판결(공2005하, 1885)}. 따라서 이 사건 법률조항 부분의 위헌 여부에 따라 당해 사건의 주문이 달라질 것이므로 이 사건 심판청구는 재판의 전제성이 인정된다.
4. 본안에 대한 판단
가. 이 사건 법률조항 부분의 입법 연혁
종전의 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제7조 제3항은 이 사건 법률조항 부분이 없이 "제1항 제7호 및 제8호의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것에 대하여 이를 적용한다"고 규정하고 있었다. 
이에 대하여 대법원은 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(이하 ‘선등록상표’라 한다)가 무효로 확정된 경우 무효의 효과는 소급하는 것이므로 후출원(後出願)상표의 출원시에도 선등록상표가 존재하지 않았던 것이 되어 법 제7조 제1항 제7호를 적용할 수 없으므로 당연히 후출원상표는 등록가능하다는 입장이었던 반면{대법원 1994. 11. 22. 선고 94후1121 판결(공1995상, 111)}, 특허청의 실무적인 견해는 후출원상표의 출원시를 기준으로 선등록상표가 유효하게 존재했다는 것은 객관적 사실이므로 후에 무효가 확정된 상표라 하더라도 모방의 대상이 된 등록상표, 즉 인용상표(引用商標)로 삼아 후출원상표를 법 제7조 제1항 제7호의 규정을 적용하여 등록거절할 수 있다고 함으로써, 양 견해가 대립하고 있었다. 
그러던 중 1997. 8. 22.자 상표법 개정시 제7조 제3항에 이 사건 법률조항 부분인 "타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다"가 추가됨으로써, 특허청 실무의 태도가 입법화된 것이다.
나. 제한되는 기본권과 위헌심사의 기준
(1) 등록된 상표에 대한 독점적 사용권(상표법 제50조)으로서의 상표권은 헌법상 보호되는 재산권에 속하므로 이 사건 법률조항 부분으로 인하여 청구인이 원하는 상표를 사용하지 못하게 된 것은 청구인의 재산권을 제한하는 것으로 볼 수 있다(헌재 2003. 7. 24. 2002헌바31, 판례집 15-2 상, 94, 99 참조). 또한 청구인과 같은 상품의 생산·판매자가 원하는 상표로 등록하여 상품을 판매하는 것을 제한하는 것은 직업수행의 자유를 제한한다고 할 수 있다.
(2) 한편 어떤 요건을 갖춘 경우에 어떤 절차를 거쳐야 상표권으로 보호하여 줄 것인지에 관하여는 입법자에게 광범위한 형성의 여지가 인정된다. 따라서 상표권의 발생에 관하여 등록주의와 사용주의 중 어느 것을 택할 것인지, 등록거절사유를 어떻게 설정할 것인지, 등록요건 구비 여부의 판단시점에 관하여 어느 시점을 기준으로 할 것인지 등에 관하여는 각국의 사정에 따라 입법자가 합리적으로 선택할 수 있다(헌재 2003. 7. 24. 2002헌바31, 판례집 15-2 상, 94, 99). 
(3) 그러나 위와 같은 광범위한 입법재량에도 불구하고, 상표권의 보호에 관한 입법자의 선택이 합리성을 현저히 결여하여 국민의 재산권 등을 침해함으로써 입법형성의 한계를 벗어난 경우에는 헌법에 위반된다고 하지 않을 수 없다.
다. 직업의 자유 및 재산권 침해 여부
(1) 이 사건 법률조항 부분의 입법목적
상표법 제7조 제1항 제7호는 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품의 상표로 등록하는 것을 금지하는 내용으로서, 그 입법목적은 선등록상표권자의 상표권을 보호하는 한편, 동종 상품에 대하여 동일 또는 유사한 상표가 중복 등록되면 수요자에게 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으켜 상품의 유통질서를 저해하므로 이를 방지하기 위한 것이다. 
한편 이 사건 법률조항 부분은, 후출원상표의 출원 후에 선등록상표를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에도 상표법 제7조 제1항 제7호를 적용하여 후출원상표의 등록을 거절하거나 후등록상표에 대한 무효심결을 하여야 한다는 것이다. 그런데 선등록상표가 무효로 확정되었다는 것은 선등록상표의 보호가치가 없음이 확인된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제7호의 입법목적 중 선등록상표권자의 상표권에 대한 보호는 이 사건 법률조항 부분의 목적으로 인정될 수 없다.
그러므로 이 사건 법률조항 부분의 입법목적은, 무효심결의 확정에 의하여 등록이 무효로 된 상표라도 그 때까지는 사실상 및 외관상 존재하고 있었기 때문에 이와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 거절함으로써 양 상표의 공존(共存)으로 인한 소비자의 오인·혼동을 방지하고자 하는 데 있다고 할 것이다.
그렇다면 위와 같은 입법목적을 달성하기 위하여 이 사건 법률조항 부분과 같이 후출원상표의 출원 후에 선등록상표를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에도 후출원상표의 등록을 거절하거나 후등록상표에 대한 무효심결을 하도록 하는 것이 입법재량의 한계를 벗어나지 않은 합리적인 제한인가를 본다.
(2) 상표등록출원의 경우
특허청은 이 사건 법률조항 부분과 관계없이, 후출원상표의 출원시에 이와 동일 또는 유사한 선등록상표가 존재하는 경우에는 비록 선등록상표에 대한 무효심판이 진행 중이라고 하여도 후출원상표의 등록을 거절할 수 있다(상표법 제7조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제1호). 물론 특허청이 선등록상표의 존재를 간과하거나 선등록상표와의 동일·유사성에 대한 판단을 잘못하여 선등록상표가 무효로 확정되기 전에 출원된 후출원상표가 등록됨으로써 동일·유사 상표들이 공존하는 경우가 있을 수 있으나, 이러한 경우는 이 사건 법률조항 부분의 존재 여부와 무관하게 발생할 수 있다. 
다만, 선등록상표가 무효로 확정되어 소멸하더라도 소비자에게 일정한 기간 동안 그 상표에 대한 기억과 신용이 남아 있을 것이고, 이러한 상태에서 곧바로 후출원상표의 등록을 허용한다면 소비자에게 상표에 대한 오인·혼동을 줄 우려가 있다. 그리하여 상표법 제7조 제1항 제8호 및 같은 조 제4항 제1호는, 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 그 등록을 거절할 수 있되, 다만 타인의 등록상표가 상표권이 소멸된 날로부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니하여 소비자의 오인·혼동의 우려가 없는 경우에만 등록을 허용하도록 규정 함으로써, 이러한 우려를 해소하고 있다.
그러므로 상표등록출원시에 이 사건 법률조항 부분을 적용하는 것은, 동일 또는 유사한 상표의 공존을 억제하여 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 위 입법목적에 기여하는 바가 거의 없다고 할 것이다.
(3) 등록무효심판의 경우
상표등록의 거절사유는 상표등록의 무효사유이기도 하므로(상표법 제71조 제1항 제1호), 선등록상표에 대한 무효심결이 확정되기 전에 등록된 후등록상표는 무효심판의 대상이 되는바, 이 사건 법률조항 부분으로 인하여 선등록상표에 대한 무효심결이 확정된 후라도 후등록상표를 무효로 심결할 수 있게 된다.
그런데 이 경우에는 선등록상표의 무효심결 확정시 이미 동일 또는 유사한 상표가 공존하고 있었으므로, 그 확정 이후에 새로이 후등록상표를 무효로 한다고 하여, 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 위 입법목적에 기여할 여지가 없다. 
나아가 우리 상표법은 등록무효제도와 등록취소제도를 구별하면서, 등록무효의 경우에는 ‘무효의 소급효’라는 일반 법리를 재확인하는 의미에서 등록취소와 달리 처음부터 등록이 없었던 것으로 본다고 명시하고 있다(상표법 제71조 제3항). 그럼에도 불구하고 이 사건 법률조항 부분을 추가함으로써 오히려 전체 상표법 체계에 배치되고 혼란을 야기시키는 결과를 초래하고 있다.
이에 반하여, 이미 상표등록을 마친 후출원자는 선등록상표가 무효로 확정된 이후에도 후등록상표가 무효로 됨으로써, 정당한 이유 없이 재산권인 상표권과 당해 상표를 이용하여 직업을 수행할 자유를 침해받게 된다(이 사건 법률조항 부분에 따라 후등록상표권자의 상표에 대한 무효심결이 확정되면 후등록상표권자는 선등록상표의 무효시부터 1년이 경과한 후 다시 그 상표를 등록할 수 있으나, 이는 정당한 상표권자에게 상표의 재출원이라는 무용한 절차의 반복을 강요하는 결과가 된다). 특히 이 사건에서와 같이, 선등록상표가 후등록상표권자의 기존 상표와 동일 또는 유사하다는 이유로 무효가 된 경우에도 후등록상표를 무효로 할 수 있게 함으로써, 이 사건 법률조항 부분의 입법목적과 그로 인한 재산권 제한 사이의 합리적 관련성이 현저히 결여되었다고 할 것이다.
라. 소결
결국 이 사건 법률조항 부분은 소비자의 오인·혼동 방지라는 입법목적에 기여하는 바는 거의 없는 반면, 정당한 후출원상표권자의 재산권과 직업의 자유를 합리적 이유 없이 침해한다고 할 것이다(위 법률조항 부분으로 인하여 상표등록 심사업무의 효율성과 편의성이 제고될 수 있으나, 이는 상표권자의 재산권 등을 제한할 합리적 이유가 될 수 없다).
5. 결론
그렇다면 이 사건 법률조항 부분은 헌법에 위반되므로, 재판관 이공현의 아래 6.과 같은 반대의견을 제외한 나머지 관여 재판관 전원의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.
6. 재판관 이공현의 반대의견(합헌의견)
다수의견은 이 사건 법률조항이 청구인의 재산권과 직업의 자유를 침해한다고 보고 있으나, 나는 위와 같은 다수의견에 반대하므로 아래와 같은 의견을 밝힌다.
가. 먼저 다수의견이 적절히 지적하고 있는 바와 같이 상표권의 등록요건, 등록절차 등에 관하여는 입법자에게 광범위한 형성의 여지가 인정된다(헌재 2003. 7. 24. 2002헌바31, 판례집 15-2 상, 94, 99 참조). 그러므로 과연 이 사건 법률조항이 입법자에 인정된 입법형성의 한계를 일탈한 것인지 살펴본다.
나. 이 사건 법률조항의 입법목적이 상표 중복 등록에 따른 상품 유통질서의 혼란 방지에 있다는 점에 대해서는 다수의견과 같다. 다만 이러한 입법목적에 비추어 아래와 같은 점에서 청구인의 재산권과 직업의 자유를 과도하게 제한하는 것이라고 볼 수 없다.
(1) 선등록상표의 무효심결이 확정되면 그 상표등록은 소급적으로 무효가 되나, 무효심결이 확정될 때까지 선등록상표가 존재하고 있었던 것은 객관적인 사실이고, 선등록상표의 무효가 확정되지 않은 상태에서 그와 동일 또는 유사한 상표를 또다시 출원하는 것은 선등록상표의 등록무효가 확정되는 시점까지 유사한 상표가 중복하여 등록되게 함으로써 일반소비자들의 상품출처의 오인·혼동을 초래하게 된다. 따라서 이러한 위험을 원천적으로 막기 위하여 무효의 소급효라는 일반 원칙에도 불구하고 상표등록 무효에 있어서는 예외를 둘 필요성이 인정된다.  
(2) 다수의견과 같이 무효심결의 소급효를 무한정 인정하게 되면 후출원상표의 등록 심사시점 내지 등록거절결정에 대한 불복절차에서의 심결(혹은 판결)시점과 선등록상표의 무효심결 확정 시점의 선후에 따라 후출원상표의 운명이 완전히 달라지게 되는 불합리가 초래된다. 또한 후출원자가 특허청의 등록거절결정에 대하여 심판청구시까지, 다시 심결에 대한 취소소송을 거칠 경우 극단적으로는 대법원 판결시까지 선등록상표의 무효심결이 확정되었는지 여부가 모두 고려되어야 하므로 상표등록관계가 장기간 불안정해 질 염려가 있다.
(3) 청구인과 같은 후출원자들은 당해 상표를 쓸 수 있는 기회가 영원히 박탈되는 것이 아니라, 먼저 선등록상표를 무효화 시킨 후 1년이 경과하면 다시 당해 상표를 등록할 수 있다(상표법 제7조 제1항 제8호). 
다. 그렇다면 이 사건 법률조항에서 무효심결의 소급효에도 불구하고 무효로 된 선등록상표를 상표등록심사시 인용상표로 삼을 수 있도록 규정한 것은 합리성이 인정되어 입법자의 입법형성의 한계를 일탈하였다고 할 수 없고, 이 사건 법률조항은 청구인의 재산권 및 직업의 자유를 침해하지 아니한다.

2009.    4.    30.
                                                              
  재판장    재판관  이강국        이강국                      
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            재판관  이공현        이공현                      
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            재판관  조대현        조대현                      
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            재판관  김희옥        김희옥                      
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            재판관  김종대        해외출장으로 서명날인 불능  
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                      재판장      이강국                      
                      재판관                                  
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            재판관  민형기        민형기                      
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            재판관  이동흡      이동흡                        
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            재판관  목영준        목영준                      
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            재판관  송두환        송두환                      
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