zh_kassationsgericht · AA090038 · 2012-06-07 · de
Anspruch auf Eröffnung eines Beweisverfahrens


Kassationsgericht des Kantons Zürich
Kass.-Nr. AA090038-P/U/ys
Mitwirkende: die Kassationsrichter Herbert Heeb, Vizepräsident, Andreas
Donatsch, die Kassationsrichterin Sylvia Frei, der Kassationsrich-
ter Paul Baumgartner, die Kassationsrichterin Yvona Griesser
sowie der juristische Sekretär Christof Tschurr
Zirkulationsbeschluss vom 7. Juni 2012
in Sachen
B.,
Beklagter und Beschwerdeführer
vertreten durch Rechtsanwalt
gegen
A.,
Klägerin und Beschwerdegegnerin
vertreten durch Rechtsanwalt
betreffend
Marke / UWG
Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 16. Januar 2009 (HG080137/U/dz)

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Das Gericht hat in Erwägung gezogen:
I.
1. Die Klägerin ist eine nach US-amerikanischem Recht inkorporierte
Gesellschaft mit Sitz in Mountain View (USA), welche weltweit Dienstleistungen
im Internetbereich anbietet. Der Beklagte ist eine natürliche Person mit Wohnsitz
in Hamburg (D) und Inhaber der im schweizerischen Register eingetragenen
Marke "[xy]". Mit ihrer Klage verlangte die Klägerin die Feststellung der Nichtigkeit
und die Löschung dieser Marke.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies mit Urteil vom 5. Juli 2006 die
Klage ab (HG act. 23). Eine von der Klägerin gegen dieses Urteil beim Kassati-
onsgericht des Kantons Zürich eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde wies das
Kassationsgericht mit Beschluss vom 24. Dezember 2007 ab, soweit es darauf
eintrat (HG act. 31). Hingegen hiess das Schweizerische Bundesgericht eine bei
ihm gegen das handelsgerichtliche Urteil vom 5. Juli 2006 eingereichte Berufung
mit Urteil vom 30. Mai 2008 gut, hob das handelsgerichtliche Urteil auf und wies
die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Handels-
gericht zurück (HG act. 34).
2. Darauf erklärte das Handelsgericht (in Gutheissung der Klage) die
schweizerische Marke Nr. ______ "[xy]" mit Urteil vom 16. Januar 2009 für nichtig
(KG act. 2). Gegen dieses Urteil reichte der Beklagte seinerseits am 5. März 2009
(und damit innert der 30-tägigen Beschwerdefrist; HG act. 36B, KG act. 1) beim
Kassationsgericht eine Nichtigkeitsbeschwerde ein mit dem Antrag auf Aufhebung
des handelsgerichtlichen Urteils vom 16. Januar 2009 und Rückweisung des
Prozesses an die Vorinstanz (KG act. 1). Mit Präsidialverfügung vom 11. März
2009 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung verliehen (KG act. 4 Ziff. 5).
Die ihm nach §§ 75 und 76 ZPO/ZH auferlegte Prozesskaution von Fr. 14'500.--
(KG act. 4 Ziff. 4) leistete der Beklagte innert Frist (KG act. 9). Die Vorinstanz
verzichtete auf eine Vernehmlassung zur Beschwerde (KG act. 8). Mit einer
Beschwerdeantwort vom 14. April 2009 beantragte die Klägerin die Abweisung

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der Nichtigkeitsbeschwerde (KG act. 11). Diese Beschwerdeantwort wurde dem
Beklagten zur Kenntnisnahme zugestellt (KG act. 12).
3. Mit Eingabe vom 12. Februar 2010 teilte der Beklagte mit, dass die
Parteien Vergleichsgespräche aufgenommen hätten, und beantragte im Hinblick
auf dieselben eine Sistierung des Kassationsverfahrens (KG act. 14). Die Klägerin
stimmte diesem Sistierungsantrag zu (KG act. 15). Das Kassationsgericht sistierte
darauf das Kassationsverfahren einstweilen bis zum 23. August 2010 (KG act. 16)
und auf weitere entsprechende Anträge der Parteien (KG act. 18, 19, 22, 23, 26,
27, 30, 31) vorerst bis zum 24. Januar 2011 (KG act. 20), dann bis zum 24. Juli
2011 (KG act. 24), weiter bis zum 24. Januar 2012 (KG act. 28) und schliesslich
bis zum 24. Juli 2012 (KG act. 32). Mit Schreiben vom 18. April 2012 teilte die
Klägerin mit, dass sich die Parteien verglichen hätten. Sie ziehe als Folge dieses
Vergleichs die Klage (vor Handelsgericht) zurück und ersuche darum, das
Beschwerdeverfahren als durch Rückzug der Klage erledigt abzuschreiben und
das handelsgerichtliche Urteil formell aufzuheben (KG act. 34). Der Beklagte
erklärte sich damit einverstanden (KG act. 35). Das Kassationsgericht teilte der
Klägerin mit, dass eine solche Erledigung der Verfahren nicht möglich sei (KG
act. 37). Mit Eingabe vom 15. Mai 2012 erklärte die Klägerin, die Parteien be-
antragten die Aufhebung der Sistierung des Kassationsverfahrens. Für den Fall
der Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde ziehe sie die Klage auf Feststellung
der Nichtigkeit der Schweizerischen Markeneintragung Nr. ______ [xy] (d.h.
ihre Klage vor Handelsgericht) zurück. Die Parteien hätten weiter vereinbart, die
Gerichtskosten je zur Hälfte zu tragen und gegenseitig auf Prozessentschädigung
zu verzichten (KG act. 39). Der Beklagte stimmte dem zu (KG act. 40 und 41).
II.
1. Aufgrund des gemeinsamen Antrags der Parteien ist die Sistierung des
Kassationsverfahrens aufzuheben bzw. das Verfahren wieder aufzunehmen und
über die Nichtigkeitsbeschwerde zu entscheiden.

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2. Seit dem 1. Januar 2011 steht die Schweizerische Zivilprozessordnung
vom 19. Dezember 2008 (ZPO) in Kraft. Für Verfahren, die bei deren Inkrafttreten
bereits rechtshängig sind, gilt gemäss Art. 404 Abs. 1 ZPO das bisherige Ver-
fahrensrecht bis zum Abschluss vor der betreffenden Instanz weiter. Für das vor-
liegende Beschwerdeverfahren gelangen daher die Bestimmungen der (auf den
31. Dezember 2010 aufgehobenen) zürcherischen ZPO vom 13. Juni 1976
(ZPO/ZH) wie auch des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 13. Juni 1976 (GVG)
weiterhin zur Anwendung. Ebenso ist mit Bezug auf die Beurteilung der erhobe-
nen Rügen das bisherige Prozessrecht heranzuziehen, weil im Beschwerde-
verfahren zu prüfen ist, ob der angefochtene Entscheid im Zeitpunkt der Fällung
mit einem der in § 281 ZPO/ZH bezeichneten Nichtigkeitsgründe behaftet war.
Dementsprechend richten sich auch die Nebenfolgen des Beschwerdeverfahrens
betragsmässig nach dem bisherigen Recht, d.h. die Gerichtsgebühr nach der
obergerichtlichen Verordnung über die Gerichtsgebühren vom 4. April 2007
(GGebV).
3. Die Parteien haben eine vergleichweise Einigung in der Sache (d.h.
bezüglich der vor Handelsgericht eingereichten Klage) erzielt (KG act. 34 und 35).
Eine Abschreibung des Kassationsverfahrens als durch Rückzug der Klage (KG
act. 34) oder durch Vergleich erledigt ist indes nicht möglich. Eine von den Partei-
en gewünschte Aufhebung des handelsgerichtlichen Urteils (mit anschliessender
Abschreibung des handelsgerichtlichen Verfahrens als durch Klagerückzug er-
ledigt) ist nur möglich, wenn dieses Urteil mit einem Nichtigkeitsgrund behaftet ist
(§ 291 ZPO/ZH). Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, die Nichtigkeits-
beschwerde und das handelsgerichtliche Urteil nur darauf zu prüfen, ob ein einzi-
ger Nichtigkeitsgrund vorliegt. Ist dies der Fall und ist das angefochtene Urteil
deshalb aufzuheben, kann auf die Prüfung weiterer geltend gemachter Mängel
verzichtet werden.
4. Der Beschwerdeführer (der Beklagte) macht geltend, es liege eine Ver-
letzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes vor, wenn ein Gericht nach
Abschluss des Hauptverfahrens allein gestützt auf die im Hauptverfahren vorläufig
eingereichten Beweismittel entscheide, ohne den Parteien bezüglich erheblicher

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und bestrittener Tatsachen durch formgültige Eröffnung eines Beweisverfahrens
die Möglichkeit zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen (KG act. 1
S. 8 Ziff. 37). Im vorinstanzlichen Verfahren sei u.a. die Tatfrage umstritten ge-
wesen, ob der Beschwerdeführer die Marke [xy] in der Schweiz bloss hinterlegt
habe, um von der Beschwerdegegnerin ungerechtfertigte Zahlungen oder
andere Vorteile zu erlangen (KG act. 1 S. 11 Ziff. 52). Die Vorinstanz sei unter
Berücksichtigung einzelner von der Beschwerdegegnerin vorläufig eingereichter
Beweisurkunden zum Schluss gelangt, dass dem Beschwerdeführer bei der
Hinterlegung der Marke [xy] in der Schweiz einzig an einer Abtretung seiner
Rechte bzw. einem Verzicht auf seine Rechte gegen entsprechende Zahlung
gelegen gewesen sei (KG act. 1 S. 11 Ziff. 53). Indem die Vorinstanz diese Frage
lediglich gestützt auf ein paar von den Parteien vorläufig eingereichte Beweis-
urkunden abgeklärt und den Parteien das Recht abgeschnitten habe, dazu
abschliessend Beweismittel nennen und im Rahmen eines formell eröffneten
Beweisverfahrens Beweis führen zu können, habe sie einen wesentlichen Ver-
fahrensgrundsatz verletzt (KG act. 1 S. 12 Ziff. 57).
4.1. Die Vorinstanz erwog unter Bezugnahme auf das bundesgerichtliche
Urteil (= HG act. 34), es sei zu prüfen, ob der Beklagte die Marke "[xy]" eintragen
lassen habe, um von der Klägerin finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen
bzw. seine diesbezügliche Verhandlungsposition zu stärken (KG act. 2
S. 17 Erw. 4.2.3). Die Vorinstanz gelangte unter Würdigung einzelner im vor-
instanzlichen Verfahren eingereichter Beweismittel (insbes. eines Schreibens des
amerikanischen Anwalts des Beklagten vom 2. November 2004 [HG act. 3/23]
sowie verschiedener E-Mails [HG act. 3/30 und 3/32]) zur Feststellung, dass der
Beklagte die Marke "[xy]" in der Schweiz mit der Absicht hinterlegt habe, von der
Klägerin finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen bzw. seine diesbezügliche
Verhandlungsposition zu stärken (KG act. 2 S. 17 - 19). Ein eigentliches
Beweisverfahren im Sinne von §§ 136 ff. ZPO/ZH führte die Vorinstanz nicht
durch. Insbesondere erliess sie keinen Beweisauflagebeschluss im Sinne von
§ 136 ZPO/ZH und gab damit den Parteien keine Gelegenheit zur abschliessen-
den Nennung weiterer (Gegen-)Beweismittel.

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4.2. Es verletzt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz, wenn das Gericht
nach Abschluss des Hauptverfahrens allein gestützt auf die im Hauptverfahren
vorläufig eingereichten Beweismittel entscheidet, ohne den Parteien bezüglich
erheblicher und bestrittener Tatsachen durch Eröffnung eines Beweisverfahrens
die Möglichkeit zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen (ZR 95
[1996] Nr. 73).
4.3. Das hat die Vorinstanz bezüglich der Absicht, mit welcher der
Beschwerdeführer die Marke "[xy]" in der Schweiz hinterlegte, getan (vorstehend
Erw. 4.1). Das angefochtene Urteil beruht deshalb zum Nachteil des
Beschwerdeführers auf der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrund-
satzes im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO/ZH und ist in Gutheissung der Nichtigkeits-
beschwerde schon aus diesem Grund aufzuheben.
5. Bei diesem Ergebnis müssen die weiteren Rügen nicht mehr geprüft
werden (vorstehend Erw. 3).
6. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind vereinbarungsgemäss den
Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Gestützt auf § 76 ZPO/ZH und unter Hinweis
auf die entsprechende Kautionsauflage vom 11. März 2009 (KG act. 4 Ziff. 4) ist
auch die der Beschwerdegegnerin aufzuerlegende Hälfte der Gerichtskosten aus
der vom Beschwerdeführer geleisteten Kaution zu beziehen, wobei dem
Beschwerdeführer ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf die Beschwerdegegne-
rin einzuräumen ist. Vom Verzicht der Parteien auf eine Prozessentschädigung ist
Vormerk zu nehmen.
III.
1. Das Kassationsgericht kann einen neuen Entscheid in der Sache selbst
fällen, wenn diese spruchreif ist (§ 291 zweiter Satz ZPO/ZH). Das ist sie. Die
Klägerin zog für den Fall der Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde die beim
Handelsgericht eingereichte Klage (HG act. 1 S. 2) zurück (KG act. 39). Die Par-
teien vereinbarten, die Gerichtskosten je zur Hälfte zu tragen und gegenseitig auf
Prozessentschädigung zu verzichten (KG act. 39, act. 40 und 41). Dieser Klage-

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rückzug und die vereinbarte Kosten- und Entschädigungsregelung sind zulässig
und klar. Der Prozess vor Handelsgericht ist demnach unter vereinbarungs-
gemässer Kosten- und Entschädigungsfolge als durch Rückzug der Klage erledigt
abzuschreiben.
2. Das Handelsgericht auferlegte der Klägerin eine Prozesskaution von
Fr. 23'000.-- in Anwendung von § 73 Ziff. 1 und § 76 ZPO/ZH (HG Prot. S. 2).
Diese Kaution hat die Klägerin geleistet (HG act. 5). Die Gerichtskosten des vor-
instanzlichen Verfahrens sind, inkl. die dem Beklagten aufzuerlegende Hälfte, aus
dieser Kaution zu beziehen, wobei der Klägerin ein entsprechendes Rückgriffs-
recht auf den Beklagten einzuräumen ist.
Das Gericht beschliesst:
1. Das Kassationsverfahren wird wieder aufgenommen.
2. In Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 16. Januar 2009 aufgehoben.
3. Der Prozess Nr. HG080137 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich
wird als durch Rückzug der Klage erledigt abgeschrieben.
4. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf
Fr. 8'750.--.
5. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden den Parteien je zur Hälfte
auferlegt. Sie werden vollumfänglich, inkl. die der Beschwerdegegnerin auf-
erlegte Hälfte, aus der vom Beschwerdeführer geleisteten Kaution bezogen.
Dem Beschwerdeführer wird für die Hälfte davon ein Rückgriffsrecht auf die
Beschwerdegegnerin eingeräumt.
6. Die Gerichtsgebühr für den Prozess vor Handelsgericht wird festgesetzt auf
Fr. 13'000.--.

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7. Die Kosten des Prozesses vor Handelsgericht werden den Parteien je zur
Hälfte auferlegt. Sie werden vollumfänglich, inkl. die dem Beklagten auf-
erlegte Hälfte, aus der von der Klägerin geleisteten Kaution bezogen. Der
Klägerin wird für die Hälfte davon ein Rückgriffsrecht auf den Beklagten ein-
geräumt.
8. Vom gegenseitigen Verzicht der Parteien auf Prozessentschädigungen wird
Vormerk genommen.
9. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von
Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine
Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG
an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden.
Der Streitwert beträgt 100'000.--.
Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG.
10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an die Vorinstanz, je gegen
Empfangsschein.
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KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH
Der juristische Sekretär