zh_kassationsgericht · AA110005 · 2012-06-11 · de
Anspruch auf Durchfüh­rung eines Beweisverfahrens;
Beweiswürdigung in Zivilsachen;
Beweisthema; Notorietät etc.;
Eruierung des Durchschnitts­verständnisses des Begriffs (bzw. der Marke) "Oscar"


Kassationsgericht des Kantons Zürich
Kass.-Nr. AA110005-P/U/ys
Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Bernhard Gehrig,
die Kassationsrichterin Sylvia Frei, die Kassationsrichter Matthias
Brunner und Georg Naegeli sowie der juristische Sekretär
Christof Tschurr
Zirkulationsbeschluss vom 11. Juni 2012
in Sachen
1) RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.,
2) Newco RAI International S.p.A.,
Beklagte und Beschwerdeführerinnen
1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt
gegen
Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
Klägerin und Beschwerdegegnerin
vertreten durch Fürsprecher
betreffend
Marke / UWG
Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Teilurteil des Handelsgerichts des Kan-
tons Zürich vom 1. Dezember 2010 (HG060392)

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Das Gericht hat in Erwägung gezogen:
I.
1. Hauptzweck der Klägerin (Beschwerdegegnerin) ist die seit 1929 jährliche
Durchführung der Preisverleihungszeremonie in Hollywood mit der Vergabe der
Academy Awards ("Awards" bzw. besser bekannt als "Oscars") für verschiedene
Leistungen im Bereich der Filmindustrie. Die Awards werden den Gewinnern
jeweils in Form einer goldenen "Oscar"-Statuette überreicht. Die Beklagte 1
(Beschwerdeführerin 1) betreibt den italienischen Fernsehsender "RAI" mit
verschiedenen Programmen. Die Beklagte 2 (Beschwerdeführerin 2) vertreibt
gemäss vorinstanzlichen Feststellungen (vgl. dazu aber nachfolgend Erw. II.2.4
und II.3.7) zusammen mit der Beklagten 1 die Programme des Fernsehsenders
"RAI" über ausländische Gesellschaften ins Ausland, darunter in die Schweiz.
Die Klägerin macht geltend, die Beklagten hätten die Fernsehunterhaltungs-
shows "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" und "Oscar TV", in welchen
Preise in der Wein-, Mode- und Fernsehbranche verliehen würden, ohne ihre
Zustimmung in der Schweiz ausstrahlen lassen, obwohl die Zeichenfolge
"OSCAR" markenrechtlich geschützt sei. (Im Rechtsbegehren gemäss Klage-
schrift nannte die Klägerin noch eine vierte Unterhaltsshow, "Oscar della Musica".
Diese wird im Rechtsbegehren gemäss Replik nicht mehr genannt.) Mit Eingabe
vom 8. November 2006 erhob die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons
Zürich Klage auf Unterlassung der weiteren Verwendung des Kennzeichens
"OSCAR" und von Abbildungen der "Oscar"-Statuette durch die Beklagten, auf
Herausgabe aller im Besitz der Beklagten sich befindlichen Waren und Unter-
lagen, auf welchen das Kennzeichen "OSCAR" oder Abbildungen der "Oscar"-
Statuette angebracht sind, auf Erteilung verschiedener Auskünfte zum Zweck der
Feststellung der durch die Marken- und Urheberrechtsverletzungen unrecht-
mässig erzielten Erträge und Gewinne und auf Schadenersatz bzw. Gewinn-
herausgabe sowie auf Urteilspublikation. Mit der Replik änderte die Klägerin das

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Rechtsbegehren teilweise ab (angefochtenes Teilurteil = KG act. 2 S. 8, Rechts-
begehren S. 3 - 7).
Mit Teilurteil vom 1. Dezember 2010 hiess das Handelsgericht das Rechts-
begehren 1 (Unterlassungsanspruch) gut und verbot den Beklagten, in der
Schweiz ohne schriftliche Zustimmung der Klägerin im geschäftlichen Verkehr die
Zeichen "OSCAR" und "OSCARS" (jeweils in jedwelcher Schreibweise) im
Zusammenhang mit der Übermittlung und Ausstrahlung von Fernsehunterhal-
tungsshows oder anderen audiovisuellen Produkten und Programmen betreffend
die Anpreisung oder Verleihung von Auszeichnungen, Prämien, Prädikaten und
Trophäen zu verwenden oder benutzen zu lassen (KG act. 2, Dispositiv Ziffer 1).
Es wies das Rechtsbegehren 2 (Beseitigungsanspruch) ab (Dispositiv Ziffer 2).
Weiter verpflichtete das Handelsgericht die Beklagten in Gutheissung des Rechts-
begehrens 3 (Auskunftsanspruch / Anspruch auf Rechnungslegung), der Klägerin
bezogen auf das Gebiet der Schweiz in verschiedener Weise Auskünfte zu er-
teilen bzw. Rechenschaft abzulegen (Dispositiv Ziffer 3) und wies sodann das
Rechtsbegehren 5 (Veröffentlichung des Urteils) ab (Dispositiv Ziffer 5). Es
bestimmte weiter, dass über das Rechtsbegehren 4 (Schadenersatz, Gewinn-
herausgabe) nach Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss Dispositiv
Ziffer 3 entschieden werde, und sistierte diesbezüglich den Prozess (Dispositiv
Ziffer 4) (KG act. 2 S. 44 f.).
2. Mit vorliegender (unter Berücksichtigung der Gerichtsferien rechtzeitiger
[HG act. 87B, KG act. 1]) Nichtigkeitsbeschwerde beantragen die Beschwerde-
führerinnen, es sei das genannte Teilurteil aufzuheben und die Klage vollumfäng-
lich abzuweisen. Eventualiter sei der Prozess zur Verbesserung der Mängel und
zur Neubeurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen (KG act. 1 S. 2,
Rechtsbegehren 1 und 2). Die Beschwerdegegnerin beantragt Abweisung der
Nichtigkeitsbeschwerde, soweit auf diese einzutreten sei (KG act. 14 S. 2). Das
Handelsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung (KG act. 8).
Mit Verfügung vom 1. Februar 2011 verlieh der Präsident des Kassations-
gerichts der Nichtigkeitsbeschwerde aufschiebende Wirkung bezüglich Dispositiv
Ziffer 3 des angefochtenen Urteils (Verpflichtung zur Auskunftserteilung und

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Rechnungslegung) und auferlegte den Beschwerdeführerinnen im Sinne von § 75
und § 76 ZPO/ZH eine Prozesskaution von insgesamt (d.h. für beide Beschwer-
deführerinnen zusammen) Fr. 50'000.-- (KG act. 4, Dispositiv Ziffer 4 und 5). Die
Beschwerdeführerinnen leisteten diese Kaution innert einmal erstreckter Frist (KG
act. 10 und 12).
3. Seit dem 1. Januar 2011 steht die Schweizerische Zivilprozessordnung
vom 19. Dezember 2008 (ZPO) in Kraft. Der angefochtene Entscheid datiert vom
1. Dezember 2010 und wurde den Beschwerdeführerinnen am 9. Dezember 2010
zugestellt (HG act. 87B). Die Nichtigkeitsbeschwerde datiert vom 28. Januar
2011. Gemäss Art. 405 Abs. 1 ZPO gilt bezüglich Rechtsmittel das Recht, das im
Zeitpunkt der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist. Für das vorliegende
Beschwerdeverfahren gelangen daher die Bestimmungen der (auf den
31. Dezember 2010 aufgehobenen) zürcherischen ZPO vom 13. Juni 1976
(ZPO/ZH) wie auch des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 13. Juni 1976 (GVG)
weiterhin zur Anwendung. Ebenso ist mit Bezug auf die Beurteilung der erhobe-
nen Rügen das bisherige Prozessrecht heranzuziehen, weil im Beschwerde-
verfahren zu prüfen ist, ob der angefochtene Entscheid im Zeitpunkt der Fällung
mit einem der in § 281 ZPO/ZH bezeichneten Nichtigkeitsgründe behaftet war.
Dementsprechend richten sich auch die Nebenfolgen (Gerichtsgebühr und
Prozessentschädigung) des Beschwerdeverfahrens betragsmässig nach dem
bisherigen Recht, d.h. nach den obergerichtlichen Verordnungen über die
Gerichtsgebühren vom 4. April 2007 (GGebV) bzw. über die Anwaltsgebühren
vom 21. Juni 2006 (aAnwGebV) (vgl. § 23 der Gebührenverordnung des Ober-
gerichts [GebV OG] vom 8. September 2010 und § 25 der Verordnung über die
Anwaltsgebühren [AnwGebV] vom 8. September 2010).
II.
1. Die Beschwerdeführerinnen stellen ihren konkreten Rügen (KG act. 1 S. 8
ff.) allgemeine rechtliche Ausführungen voran (KG act. 1 S. 6 [S. 7 fehlt bzw. die
Paginierung wechselt von der Seite 6/27 der Beschwerde direkt auf die Seite
8/28. Aus den fortlaufenden Randziffern von S. 6 zu S. 8 zeigt sich indes, dass

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keine Ausführungen fehlen]). Diese Ausführungen genügen den Substantiierungs-
anforderungen an die Begründung einer Nichtigkeitsbeschwerde nicht (die
Beschwerdeführerinnen gehen auch gar nicht davon aus, sondern verweisen
jeweils auf spätere konkrete Ausführungen in der Beschwerde [KG act. 1 S. 6
Rz 15 - 17, jeweils a.E. in Klammern):
1.1. Aus der Natur des Beschwerdeverfahrens, das keine Fortsetzung des
Verfahrens vor dem Sachrichter darstellt, folgt, dass sich der Nichtigkeitskläger
konkret mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen und den behaupte-
ten Nichtigkeitsgrund in der Beschwerdeschrift selbst nachweisen muss (§ 288
Ziff. 3 ZPO/ZH). In der Beschwerdebegründung sind insbesondere die angefoch-
tenen Stellen des vorinstanzlichen Entscheides zu bezeichnen und diejenigen
Aktenstellen, aus denen sich ein Nichtigkeitsgrund ergeben soll, im Einzelnen
anzugeben. Es ist nicht Sache der Kassationsinstanz, in den vorinstanzlichen
Akten nach den Grundlagen des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes zu
suchen. Wer die vorinstanzliche Beweiswürdigung als willkürlich rügt, muss in der
Beschwerde genau darlegen, welche tatsächlichen Annahmen des angefochte-
nen Entscheides auf Grund welcher Aktenstellen willkürlich sein sollen. Wird
Aktenwidrigkeit einer tatsächlichen Annahme behauptet, so sind ebenfalls die
Bestandteile der Akten, die nicht oder nicht in ihrer wahren Gestalt in die Beweis-
würdigung einbezogen worden sein sollen, genau anzugeben. Wer vorbringt,
angerufene Beweismittel seien nicht abgenommen worden, hat zu sagen, wo und
zu welchen Behauptungen er sich auf diese berufen hat (ZR 81 [1982] Nr. 88
Erw. 6; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozess-
ordnung, 3. Auflage, Zürich 1997, N 4 zu § 288; Spühler/Vock, Rechtsmittel in
Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund, Zürich 1999, S. 72 f.; von Rechen-
berg, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivil– und Strafsachen nach zürcherischem
Recht, 2. Auflage, Zürich 1986, S. 16 ff.).
1.2. Die allgemeinen Ausführungen der Beschwerdeführerinnen unter den
Randziffern 14 - 17 der Beschwerde werden diesen Anforderungen nicht gerecht.
Darauf kann nicht eingetreten werden bzw. nur, soweit die Rügen in folgenden
Teilen der Beschwerde genügend konkretisiert werden. Dementsprechend

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braucht auch nicht auf die diesbezüglichen Entgegnungen der Beschwerdegegne-
rin (KG act. 14 S. 8 f.) eingegangen zu werden. Dies ist auch nachfolgend bei der
Prüfung der konkreten Rügen nicht erforderlich, soweit sich diese als unzutreffend
erweisen oder darauf nicht eingetreten werden kann.
2. Das Handelsgericht hielt fest, die Beschwerdeführerin 2 habe ihre Passiv-
legitimation mit der Behauptung bestritten, sie habe mit dem Vertrieb von Fern-
sehprogrammen und damit mit den vorgeworfenen Verletzungshandlungen nichts
zu tun. Weiter sei sie - so die Behauptung der Beschwerdeführerin 2 gemäss Vo-
rinstanz - erst am 28. Februar 2003 gegründet worden; für frühere Verletzungs-
handlungen könne sie schon deswegen nicht belangt werden. Ausserdem könn-
ten ihr die Verletzungshandlungen auch nicht zugerechnet werden, da es sich bei
ihr bis am 12. März 2008 um ein inaktives Unternehmen gehandelt habe, das im
Geschäftsverkehr überhaupt nicht tätig gewesen sei (KG act. 2 S. 12).
2.1. Die Vorinstanz erwog dazu, aufgrund der klaren Aktenlage stimme die
Behauptung der Beschwerdeführerin 2 nicht, mit dem Vertrieb von Fernseh-
programmen und damit mit den vorgeworfenen Verletzungshandlungen nichts zu
tun zu haben. Gemäss HG act. 3/E (Auszug aus dem italienischen Gesellschafts-
register betreffend die Beschwerdeführerin 2) gehöre sie der "GRUPPO RAI" an
und habe die Auslandausstrahlung und den Auslandvertrieb von Fernseh-
programmen zum Zweck. In den "consolidated Statements 2003" und "RAI
GROUP Reports and financial statements" der Jahre 2004 und 2005 werde der
Zweck der Beschwerdeführerin 2 so umschrieben: "The company's purpose is the
production, co-production, total or partial purchase in any form or manner of radio
and TV programmes, and the broadcasting and distribution abroad of these pro-
grammes" (KG act. 2 S. 13 Erw. 2 mit Verweisung auf HG act. 50/59 - 61). Dass
dem nicht so sein solle und eine andere Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe
die Programme der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz ausgestrahlt haben solle
bzw. ausstrahlen solle, habe die Beschwerdeführerin 2 nicht geltend gemacht. Mit
Bezug auf die klägerischen Rechtsbegehren Ziffer 1 (Unterlassungsbegehren)
und 2 (Beseitigungsbegehren) helfe es der Beschwerdeführerin 2 auch nichts,
sich darauf zu berufen, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen sein (was zudem durch

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die Geschäftsabschlüsse gemäss HG act. 50/59 - 61 widerlegt sei). Diese Rechts-
begehren beträfen nämlich die Gegenwart bzw. Zukunft und somit nicht die Zeit
vor dem Jahre 2008. Auch dem Rechtsbegehren Ziffer 3 (Anspruch auf Auskunft
und Rechenlegung) stehe der Einwand der Beschwerdeführerin 2 nicht entgegen,
da sie ja nur verpflichtet werden könnte, mit Bezug auf effektiv durch sie aus-
gestrahlte Fernsehsendungen Auskunft zu erteilen und Rechnung abzulegen. Die
einzige Grenze der Auskunftserteilung bestehe im Datum der Gründung der
Beschwerdeführerin 2 vom 28. Februar 2003. Insoweit habe die Beschwerde-
gegnerin ihr Rechtsbegehren indessen eingeschränkt. Die Passivlegitimation der
Beschwerdeführerin 2 sei somit zu bejahen (KG act. 2 S. 13 f. Erw. 2).
2.2. Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Vorinstanz erachte den Status
der Beschwerdeführerin 2 als aktive Gesellschaft gestützt auf deren Geschäfts-
abschlüsse auch für die Zeit vor 2008 als erwiesen. Die Beschwerdeführerin 2
habe aber ihre Passivlegitimation stets bestritten. In der Klageantwort habe sie
geltend gemacht, sie sei nach ihrer Gründung am 28. Februar 2003 bis zum Zeit-
punkt der Klageantwort eine inaktive Gesellschaft gewesen. Dazu habe sie auf
Handelsregisterauszüge aus den Jahren 2007, 2005 und 2004 verwiesen, welche
ausdrücklich vermerkten, dass es sich bei der Beschwerdeführerin 2 um eine
inaktive Gesellschaft handle. Die (recte:) Passivlegitimation der Beschwerdeführe-
rin 2 habe demnach eine bestrittene und beweisbedürftige Tatsache dargestellt.
Indem die Vorinstanz zu dieser Frage kein ordentliches Beweisverfahren durch-
geführt habe, habe sie einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt, nämlich
§§ 133 ff. ZPO/ZH (KG act. 1 S. 8 f. Rz 21 - 23).
2.3. Die Frage der Passivlegitimation ist wie die Frage der Aktivlegitimation
keine Tatsachenfrage, sondern eine Rechtsfrage. Welche Person als Kläger auf-
treten und welche Person eingeklagt werden muss, damit eine konkrete Klage
durchdringen kann, ist eine Frage des materiellen Rechts. Als Sachlegitimation
wird die Berechtigung bezeichnet, das eingeklagte Recht als Kläger in eigenem
Namen geltend zu machen (Aktivlegitimation des Klägers) bzw. es dem konkreten
Beklagten gegenüber geltend zu machen (Passivlegitimation des Beklagten) (Max
Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1979, S. 139; vgl.

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auch Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 65 zu §§ 78/28; Myriam Gehri, in
Spühler/Dolge/Gehri, schweizerisches Zivilprozessrecht, 9. Auflage, Bern 2010,
S. 108, 5. Kapitel Rz 105). Zu Rechtsfragen ist kein Beweisverfahren durchzufüh-
ren. Vielmehr gilt der Grundsatz iura novit curia (§ 57 ZPO/ZH).
Sodann ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde nicht zulässig, soweit
gegen einen Entscheid der Weiterzug an das Bundesgericht möglich ist und das
Bundesgericht frei überprüfen kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliege
(§ 285 Abs. 1 und 2 ZPO/ZH). Gegen das angefochtene Teilurteil mit einem
Streitwert von weit über Fr. 30'000.-- ist die Beschwerde in Zivilsachen an das
Bundesgericht im Sinne von Art. 72 ff. BGG möglich (vgl. auch die zutreffende
vorinstanzliche Rechtsmittelbelehrung in KG act. 2 S. 46 Ziff. 8.b). Im Rahmen
einer Beschwerde in Zivilsachen prüft das Bundesgericht die Verletzung von
Bundesrecht mit freier Kognition (Art. 95 lit. a BGG). Die Rüge der Verletzung von
Bundesrecht ist demnach im vorliegenden Verfahren nicht zulässig. Das ist auch
den Beschwerdeführerinnen nach ihrer Erklärung bewusst (KG act. 1 S. 6 Rz 18).
Die Rüge, über die Frage der Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2
kein Beweisverfahren durchgeführt zu haben, ist nach dem Gesagten im vor-
liegenden Verfahren nicht zulässig. Darauf kann nicht eingetreten werden.
Hingegen sind Rügen grundsätzlich zulässig, welche sich gegen vorinstanz-
liche Tatsachenfeststellungen richten, die tatsächliche Grundlage der vorinstanz-
lichen Bejahung der Passivlegitimation sind.
2.4. Die Vorinstanz stellte fest, dass die Behauptung der Beschwerdeführe-
rin 2, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu sein, nicht zutreffe (KG act. 2 S. 13 f.
Erw. 2). Diese Feststellung ist eine solche tatsächlicher Natur. Die Beschwerde-
führerinnen beanstanden auch diese Erwägung als willkürlich (KG act. 1 S. 9
Rz 25 f.). Die Rüge, zu Unrecht kein Beweisverfahren durchgeführt zu haben,
bezieht sich sinngemäss (nicht nur auf die Frage der Passivlegitimation, sondern)
auch auf diese Feststellung (KG act. 1 S. 8 f. Rz 21 - 23).

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a) Diese Rüge ist begründet. Über erhebliche streitige Tatsachen ist Beweis
zu erheben (§ 133 ZPO/ZH). Das entsprechende Beweisverfahren ist durch einen
Beweisauflagebeschluss zu eröffnen (§ 136 ZPO/ZH). Mit der Feststellung, die
Behauptung der Beschwerdeführerin 2 sei widerlegt, ging die Vorinstanz davon
aus, dass diese Behauptung streitig war. Soweit die Vorinstanz eine solche Fest-
stellung traf, ging sie auch davon aus, dass diese Behauptung erheblich war (vgl.
aber nachfolgend Erw. 2.5 und 2.6). Trotzdem führte sie kein Beweisverfahren
über diese erhebliche streitige Tatsache durch, sondern stellte allein gestützt auf
vorläufig eingereichte Beweismittel, nämlich die Geschäftsabschlüsse HG
act. 50/59 - 61, fest, dass die Behauptung nicht zutreffe. Damit verletzte die Vo-
rinstanz einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz, nämlich §§ 133 und 136
ZPO/ZH (vgl. zur Abgrenzung von Bundesrecht und kantonalem Recht bezüglich
dem Recht auf Beweisführung ZR 106 [2007] Nr. 32. Es verletzt einen wesent-
lichen Verfahrensgrundsatz im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO/ZH [und nicht den
bundesrechtlich geregelten grundsätzlichen Anspruch auf Durchführung eines
Beweisverfahrens], wenn das Gericht allein gestützt auf die im Hauptverfahren
vorläufig eingereichten Beweismittel entscheidet, ohne den Parteien bezüglich
erheblicher und bestrittener Tatsachen durch Eröffnung eines Beweisverfahrens
die Möglichkeit zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen [Kass.-Nr.
AA100110 vom 14.12.2011 Erw. III.18.e mit Verweisung auf ZR 95 [1996] Nr. 73
und weitere Entscheide des Kassationsgerichts).
b) Die Beschwerdegegnerin wendet demgegenüber ein, die Vorinstanz habe
die Vorbringen der Beschwerdeführerinnen "auf Grund der klaren Aktenlage" ver-
worfen. Deshalb sei es falsch, wenn die Beschwerdeführerinnen die Passivlegiti-
mation als beweisbedürftige Tatsache bezeichneten und der Vorinstanz vorwär-
fen, kein Beweisverfahren durchgeführt zu haben. Wenn die Vorinstanz aufgrund
der Akten, zu welchen die Beschwerdeführerinnen mehrmals ausführlich hätten
Stellung nehmen können, entschieden habe, habe sie dazu nicht noch ein
Beweisverfahren durchführen müssen. Von der Verletzung eines wesentlichen
Verfahrensgrundsatzes könne deshalb keine Rede sein (KG act. 14 S. 9 f. Rz 18
und 19).

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Das Gegenteil trifft zu. Gerade indem die Vorinstanz ohne Beweisverfahren
lediglich aufgrund der eingereichten Akten entschied (statt den Parteien mittels
eines Beweisauflagebeschlusses Gelegenheit zu geben, abschliessend ihre [auch
allfälligen weiteren] Beweismittel zu nennen und die Aktenlage damit zu erwei-
tern), verletzte sie einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz (vgl. vorstehend lit. a
und die dort zitierten Entscheide). Mit dem Abstellen auf die eingereichten Akten,
d.h. mit einer Würdigung der vorläufig eingereichten Beweismittel, handelt es sich
im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdegegnerin (KG act. 14 S. 8 f. Rz 16)
nicht um eine Frage der Verletzung von Bundesrecht (Art. 8 ZGB), sondern um
Beweiswürdigung und damit um eine Frage des kantonalen Prozessrechts.
2.5. Die Bejahung der Passivlegitimation stützte die Vorinstanz nicht nur auf
die gerügte (gemäss vorstehender Erwägung mit einem Nichtigkeitsgrund be-
haftete) tatsächliche Feststellung, sondern auch auf die Erwägungen, dass die
Berufung der Beschwerdeführerin 2 auf ihre Inaktivität bis im Jahre 2008 nichts
helfe, weil die Rechtsbegehren Ziffern 1 und 2 die Gegenwart bzw. die Zukunft
beträfen und weil der Einwand der Inaktivität auch dem Rechtsbegehren Ziffer 3
nicht entgegenstehe, da die Beschwerdeführerin 2 ja nur verpflichtet werden
könnte, mit Bezug auf effektiv durch sie ausgestrahlte Fernsehsendungen Aus-
kunft zu erteilen und Rechnung abzulegen (und - so ohne weiteres sinngemäss -
zu Schadenersatz und Gewinnherausgabe gemäss Rechtsbegehren Ziffer 4 ver-
pflichtet werden könnte). Damit erklärte die Vorinstanz, auch wenn die Beschwer-
deführerin 2 entsprechend ihrer Behauptung tatsächlich bis im Jahre 2008 inaktiv
gewesen wäre, änderte das aus den genannten Gründen nichts an der Bejahung
der Passivlegitimation. Die genannten Gründe sind Anwendung von Bundesrecht.
Dabei handelt es sich um eine Alternativbegründung, welche die Bejahung der
Passivlegitimation selbständig trägt, ohne dass dafür auf die in der vorstehenden
Erwägung 2.4 behandelte, mit einem Nichtigkeitsgrund behaftete tatsächliche
Feststellung abgestellt werden müsste. Dieser Nichtigkeitsgrund kann deshalb
nicht zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides, sondern könnte (wäre er
der einzige Nichtigkeitsgrund) bloss zur Streichung der fehlerhaften Feststellung
zuhanden des Bundesgerichts führen (vgl. auch dazu Kass.-Nr. AA100110 vom
14.12.2011 Erw. III.24). Ist das angefochtene Urteil indes aus einem andern

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Grund aufzuheben, führt dieser Nichtigkeitsgrund dazu, dass beim neuen Ent-
scheid ohne Durchführung eines Beweisverfahrens nicht festgestellt werden darf,
die Behauptung der Beschwerdeführerin 2, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu
sein, treffe nicht zu.
3. Weiter machen die Beschwerdeführerinnen geltend, vor Vorinstanz aus-
geführt zu haben, die Beschwerdeführerin 2 habe zwar im Jahre 2008 eine Aktivi-
tät aufgenommen. Allerdings habe sie nicht das Programm von RAI Uno und
damit auch nicht die streitgegenständlichen "Oscar-Sendungen" ausgestrahlt,
sondern habe andere italienische TV-Programme produzieren und ausstrahlen
sollen. Mit der Erstellung und Ausstrahlung der von der Beschwerdegegnerin
beanstandeten Programme habe sie nichts zu tun (KG act. 1 S. 10 Rz 29 mit
Verweisung auf [u.a.] HG act. 53 N 12 ff. und HG act. 62 N 14 ff.; vgl. auch KG
act. 2 S. 13 Erw. 2). Die Vorinstanz habe demgegenüber festgestellt, die Be-
schwerdeführerinnen und damit auch die Beschwerdeführerin 2 hätten in der
Schweiz die drei beanstandeten Programme ausgestrahlt (KG act. 1 S. 9 Rz 27).
Diese Feststellung sei willkürlich, soweit sie auch die Beschwerdeführerin 2 be-
treffe (KG act. 1 S. 9 und 10 Rz 27 i.V. mit Rz 30). Die Vorinstanz habe allein ge-
stützt auf die theoretische Möglichkeit, dass die Beschwerdeführerin 2 laut ihrem
statutarischen Zweck die prozessgegenständlichen Sendungen hätte ausstrahlen
können und nicht dargelegt habe, dass eine andere Gesellschaft innerhalb der
RAI-Gruppe die Programme der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz ausge-
strahlt habe, darauf geschlossen, dass sie das (gemeint: diese Sendungen in die
Schweiz ausgestrahlt) getan habe (KG act. 1 S. 10 Rz 30 i.V. mit S. 8 Rz 20). Das
sei willkürlich und stelle auch eine Umkehr der Beweislast dar. Letzteres sei durch
das bundesrechtliche Rechtsmittel zu rügen (KG act. 1 S. 10 Rz 32).
3.1. Die Beschwerdegegnerin wendet ein, der Willkürvorwurf sei unberech-
tigt. Die Vorinstanz habe sich nicht willkürlich über HG act. 29/2 (Handelsregister-
auszug betreffend die Beschwerdeführerin 2) hinweggesetzt, sondern im Gegen-
teil ausdrücklich auf den in diesem Aktenstück angegebenen Gesellschaftszweck
der Beschwerdeführerin 2 abgestellt sowie aufgrund der Würdigung der weiter
vorgelegten Akten (insbesondere die Geschäftsabschlüsse der Beschwerdeführe-

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rin 2 [HG act. 3/E und HG act. 50/59 - 61]) konkret erkannt, dass die Beschwerde-
führerin 2 eben keine inaktive Gesellschaft und ihre Passivlegitimation für die
Ansprüche der Beschwerdegegnerin gegeben sei. Überdies genüge die Kritik der
Beschwerdeführerinnen den Anforderungen an eine Willkürrüge nicht, sondern sei
rein appellatorisch und wiederholend. Im Übrigen hätten die Beschwerdeführerin-
nen die behauptete fehlende Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2 nicht
ausreichend substantiiert, obwohl die Beweisnähe diesbezüglich bei den
Beschwerdeführerinnen gelegen sei (KG act. 14 S. 10 Rz 20). Die Rügen der
unrichtigen Anwendung von Bundesrecht seien im vorliegenden Beschwerde-
verfahren nicht zu hören (KG act. 14 S. 11 Rz 21).
3.2. Zutreffend ist der Einwand der Beschwerdegegnerin betreffend die
Frage der Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2. Dabei handelt es sich um
eine Frage des materiellen Bundesrechts, auf welche im vorliegenden Verfahren
nicht eingegangen werden kann (vorstehend Erw. 2.3).
3.3. Bei dieser Rüge und der damit beanstandeten vorinstanzlichen
Erwägung geht es indes um Folgendes:
a) Gemäss den bereits von der Vorinstanz erwähnten, aber zeitlich nicht so
unterschiedenen Behauptungen der Beschwerdeführerinnen sind bezüglich der
tatsächlichen Umstände, welche für die (Rechts-)Frage der Passivlegitimation der
Beschwerdeführerin 2 relevant seien, zwei zeitliche Phasen zu unterscheiden,
nämlich die Zeit vor dem Jahre 2008 und die Zeit ab dem Jahre 2008. Vor dem
Jahre 2008 sei die Beschwerdeführerin 2 gänzlich inaktiv gewesen (und habe
deshalb mit der Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen nichts zu tun
gehabt). Ab dem Jahre 2008 sei die Beschwerdeführerin 2 zwar aktiv geworden,
habe aber auch dann mit der Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen
nichts zu tun gehabt (sondern andere Programme produziert und ausgestrahlt).
b) Die vorinstanzlichen Erwägungen betreffen ebenfalls diese zwei zeitlichen
Phasen bzw. die diesbezüglichen Behauptungen der Beschwerdeführerinnen,
ohne diese Phasen allerdings strikte abzugrenzen. Einerseits stellte die Vor-
instanz fest, dass es der Beschwerdeführerin 2 nichts nütze, sich darauf zu

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berufen, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu sein, und dass diese Behauptung
widerlegt sei (KG act. 2 S. 14). Diese Erwägung bzw. Phase betrifft die in der vor-
stehenden Erw. 2 behandelte Rüge. Andererseits stellte die Vorinstanz fest, es
sei nicht so, dass die Beschwerdeführerin 2 mit dem Vertrieb von Fernseh-
programmen und damit mit den vorgeworfenen Verletzungshandlungen überhaupt
nichts zu tun habe (KG act. 2 S. 13 Erw. 2). Diese Erwägung ist zeitlich nicht ein-
gegrenzt und betrifft an sich sowohl die Phase bis zum Jahr 2008 als auch die
Phase ab dem Jahr 2008. Weil aber in der Behauptung, (gänzlich) inaktiv gewe-
sen zu sein, die Behauptung enthalten ist, die streitgegenständlichen Sendungen
(während der Phase der Inaktivität) nicht ausgestrahlt zu haben, und weil die vor-
instanzliche Feststellung, die Behauptung der Inaktivität sei widerlegt, ohne
Durchführung eines Beweisverfahrens nicht haltbar ist und nicht getroffen werden
darf, betrifft die in dieser Erwägung zu behandelnde Rüge nur die Phase ab dem
Jahre 2008. Für diese Phase gilt die vorinstanzliche Alternativbegründung auf
S. 14 des angefochtenen Urteils (vgl. vorstehend Erw. 2.5) nicht.
c) Die vorinstanzlichen Erwägungen, auf Grund der klaren Aktenlage sei es
nicht so, wie die Beschwerdeführerin 2 geltend mache, nämlich dass sie mit den
vorgeworfenen Verletzungshandlungen nichts zu tun habe; die Beschwerdeführe-
rin 2 habe nicht geltend gemacht, dass sie (entgegen dem von der Vorinstanz
zitierten italienischen Gesellschaftsregister und weiteren Akten) nicht Produktion
und Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen zum Zweck habe; sie
habe nicht behauptet, dass eine andere Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe
die Programme der Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz ausgestrahlt haben solle
bzw. ausstrahlen solle (KG act. 2 S. 13 f.), führen zur zwar nicht explizit aus-
gesprochenen, aber impliziten positiven vorinstanzlichen Feststellung, dass die
Beschwerdeführerin 2 die streitgegenständlichen Fernsehprogramme der
Beschwerdeführerin 1 in die Schweiz ausgestrahlt habe (vgl. auch, wie die
Beschwerdeführerinnen zutreffend zitieren [KG act. 1 S. 9 Rz 27], KG act. 2 S. 34
Erw. 2.7).
d) Diese Feststellung rügen die Beschwerdeführerinnen als willkürlich (KG
act. 1 S. 10 Rz 30 - 32). Im Gegensatz zum Einwand der Beschwerdegegnerin ist

- 14 -
diese Rüge genügend substantiiert, indem die Beschwerdeführerinnen die ange-
fochtenen Stellen im vorinstanzlichen Urteil bezeichnen (KG act. 1 S. 8 Rz 20 und
S. 9 Rz 27), ihre diesbezüglichen Ausführungen vor Vorinstanz spezifizieren (KG
act. 2 S. 10 Rz 29), sich mit der vorinstanzlichen Begründung auseinandersetzen
und darlegen, weshalb diese ihrer Auffassung nach willkürlich ist (KG act. 2 S. 10
Rz 30 - 32).
3.4. Eine Umkehr der Beweislast, wie die Beschwerdeführerinnen behaup-
ten (und was sie vor Bundesgericht beanstanden wollen), ist nicht ersichtlich. Die
Vorinstanz erliess keinen Beweisauflagebeschluss. Sie äusserte sich nicht zur
Beweislastverteilung.
3.5. Bezüglich der hierunter gerügten vorinstanzlichen Feststellung (die
Beschwerdeführerin 2 habe in der Schweiz die streitgegenständlichen Sendungen
ausgestrahlt) beanstanden die Beschwerdeführerinnen nicht, dass die Vorinstanz
kein förmliches Beweisverfahren gemäss den §§ 133 ff. ZPO/ZH durchgeführt hat.
Dies ist demnach vom Kassationsgericht nicht zu prüfen. Vielmehr ist die Willkür-
rüge ausschliesslich anhand der Beweismittel und (fehlenden) Behauptungen zu
prüfen, auf welche die Vorinstanz bei ihrer Feststellung abgestellt hat. Dies sind
einerseits der von der Vorinstanz zitierte Zweck der Beschwerdeführerin 2
gemäss den von der Vorinstanz zitierten Dokumenten (HG act. 3/E und HG
act. 50/59 - 61), andererseits die fehlenden Behauptungen der Beschwerde-
führerin 2, dass sie nicht Auslandausstrahlung und Auslandvertrieb von Radio-
und Fernsehprogrammen zum Zweck habe und dass eine andere Gesellschaft
innerhalb der RAI-Gruppe die Programme der Beschwerdeführerin 1 in die
Schweiz ausgestrahlt habe (KG act. 2 S. 13 f.).
3.6. Tatsächlich ist indes die vorinstanzliche Schlussfolgerung aus diesen
Beweismitteln und fehlenden Behauptungen nicht nachvollziehbar. Die Beschwer-
deführerinnen hatten vor Vorinstanz geltend gemacht, die Beschwerdeführerin 2
sei eine Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe. Sie (offensichtlich gemeint: die
Beschwerdeführerin 2) sei im Jahr 2003 gegründet worden. Bis im Jahr 2008 sei
sie inaktiv gewesen. Ihr Zweck sollte sein, speziell auf den internationalen Markt
zugeschnittene, themenspezifische und weltweit zu vermarktende italienische TV-

- 15 -
Programme zu produzieren und auszustrahlen. Die prozessgegenständlichen
Oscar-Sendungen hätten nicht zu Sendungen gezählt, die über die Beschwerde-
führerin 2 hätten ausgestrahlt werden sollen, und seien auch tatsächlich nicht
über sie ausgestrahlt worden (HG act. 53 S. 6 Rz 13).
Es ist logisch nicht nachvollziehbar, weshalb sich aus dem von der Vor-
instanz zitierten Zweck der Beschwerdeführerin 2 und den von der Vorinstanz
erwähnten fehlenden Behauptungen zwingend ergeben soll - nur dann wäre die
vorinstanzliche Schlussfolgerung nachvollziehbar -, dass die Beschwerdeführerin
2 die streitgegenständlichen Sendungen ausgestrahlt hätte. Einerseits heisst der
Zweck der Beschwerdeführerin 2, nämlich die Auslandausstrahlung und der Aus-
landvertrieb von Radio- und Fernsehprogrammen, nicht, dass die Beschwerde-
führerin 2 die einzige Gesellschaft wäre, welche Programme der Beschwerde-
führerin 1 ins Ausland ausstrahlen dürfte oder das getan hätte. Schon deshalb
kann aus dem Gesellschaftszweck nicht der Schluss gezogen werden, dass es
zwingend die Beschwerdeführerin 2 war und ist, welche die streitgegenständ-
lichen Sendungen in die Schweiz ausgestrahlt hätte. Andererseits trifft der bereits
vor Vorinstanz vorgebrachte Hinweis der Beschwerdeführerinnen zu, dass der
statutarische Zweck der Beschwerdeführerin 2 noch nichts über ihre tatsächlichen
Aktivitäten aussagt (HG act. 53 S. 6 Rz 14). Auch deshalb kann aus dem Gesell-
schaftszweck nicht der Schluss gezogen werden, dass es zwingend die
Beschwerdeführerin 2 war und ist, welche die streitgegenständlichen Sendungen
in die Schweiz ausgestrahlt hätte. Aus den gleichen Gründen kann dies ebenso-
wenig daraus geschlossen werden, dass die Beschwerdeführerin 2 nicht geltend
gemacht hatte, ihr Zweck sei nicht die Auslandausstrahlung und der Ausland-
vertrieb von Fernsehprogrammen. Sie machte ja gerade im Gegenteil geltend,
dass dies ihr Zweck sein sollte, dass aber die prozessgegenständlichen Oscar-
Sendungen nicht zu den von ihr auszustrahlenden oder ausgestrahlten Sendun-
gen gehörten. Es ist nicht erlaubt und logisch falsch, aus der fehlenden Bestrei-
tung des Zwecks auf das Gegenteil zu schliessen. Auch die fehlende Behaup-
tung, dass eine andere Gesellschaft innerhalb der RAI-Gruppe die streitgegen-
ständlichen Programme ausgestrahlt habe, lässt einen solchen Schluss nicht
zwingend zu. Die Beschwerdeführerinnen mögen verschiedene Gründe gehabt

- 16 -
haben, nicht zu erklären, welche Gesellschaft die streitgegenständlichen Sendun-
gen in die Schweiz ausgestrahlt hatte (so z.B., um diese Gesellschaft vor einer
entsprechenden Klage zu bewahren), so dass aus der fehlenden Erklärung nicht
geschlossen werden darf, dies sei die Beschwerdeführerin 2 gewesen. Sinn-
gemäss beinhalten die Ausführungen der Beschwerdeführerinnen ja auch durch-
aus die Position, welche die Vorinstanz als nicht geltend gemacht bezeichnet. Die
Beschwerdeführerinnen machten gemäss Vorinstanz geltend, dass die Beschwer-
deführerin 1 den Begriff "Oscar" im Zusammenhang mit den von ihr ausgestrahl-
ten Fernsehsendungen bereits lange vor Hinterlegung der klägerischen Marken in
der Schweiz verwendet habe (KG act. 2 S. 31). Gemäss den vorinstanzlichen
Erwägungen hatte die Beschwerdegegnerin die Marke unbestrittenerweise im
Jahr 1993 hinterlegt (KG act. 2 S. 33). Gemäss den Behauptungen der Beschwer-
deführerinnen ist die Beschwerdeführerin 2 erst im Jahre 2003 gegründet worden
und bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen. Diese Behauptungen beinhalten mithin -
wie auch die explizite Behauptung, die streitgegenständlichen Sendungen seien
nicht über die Beschwerdeführerin 2 ausgestrahlt worden (HG act. 53 S. 6 Rz 13)
- durchaus die Behauptung, dass die streitgegenständlichen Sendungen durch
eine andere Gesellschaft als die Beschwerdeführerin 2 in die Schweiz aus-
gestrahlt worden sind.
3.7. Die vorinstanzliche Feststellung, die Beschwerdeführerin 2 habe die
streitgegenständlichen Sendungen ausgestrahlt, ist nach dem Gesagten aus den
von der Vorinstanz dafür genannten Beweismitteln und Umständen nicht nach-
vollziehbar. Es handelt sich damit um eine willkürliche tatsächliche Annahme im
Sinne von § 281 Ziff. 2 ZPO/ZH. Das angefochtene Teilurteil beruht zum Nachteil
der Beschwerdeführerinnen (auch) auf dieser Feststellung (KG act. 2 S. 14
[Annahme der Passivlegitimation der Beschwerdeführerin 2], S. 34 Erw. 2.7
[Annahme der Markenrechtsverletzung auch durch die Beschwerdeführerin 2] mit
dem darauf beruhenden Verbot gemäss Dispositiv Ziffer 1 und der Auskunfts- und
Rechenschaftspflicht gemäss Dispositiv Ziffer 3 [KG act. 2 S. 44 f.]). Das an-
gefochtene Urteil muss deshalb aufgehoben werden.

- 17 -
4. Die Beschwerdeführerinnen hatten vor Vorinstanz u.a. geltend gemacht,
dass die Ansprüche der Beschwerdegegnerin durch Zuwarten verwirkt seien (KG
act. 2 S. 16). Die Beschwerdegegnerin habe schon mindestens seit dem Jahre
2003 aufgrund eines Parallelverfahrens in den USA Kenntnis von der Ausstrah-
lung der streitgegenständlichen Sendungen und damit der Verwendung des
Wortes "Oscar" durch die Beschwerdeführerin 1 erlangt. Die Beschwerdegegnerin
könne nun nicht nach jahrelanger Untätigkeit die Ausstrahlung der Sendungen in
der Schweiz verbieten (KG act. 2 S. 17). Die Beschwerdegegnerin hatte behaup-
tet, sie habe erst im Jahre 2006 Kenntnis von den Ausstrahlungen dieser
Sendungen in weitere europäische Länder (als Italien) erhalten (KG act. 2 S. 18).
4.1. Die Vorinstanz erwog dazu, die Verwirkung sei ein Ausfluss des Grund-
satzes von Treu und Glauben und könne nicht leichthin angenommen werden.
Der blosse Zeitablauf begründe den Rechtsmissbrauch nicht. Zusätzlich erforder-
lich sei, dass aus der Sicht des Verletzers der Verletzte Kenntnis von der Ver-
letzung gehabt habe oder habe haben müssen und trotzdem untätig geblieben sei
(KG act. 2 S. 19). Vorliegend sei kein Rechtsmissbrauch seitens der Beschwer-
degegnerin ersichtlich. Gemäss eigenen Aussagen habe sie erst im Jahre 2006
von den Ausstrahlungen der streitgegenständlichen Sendungen im Gebiet der
Schweiz erfahren. Dafür, dass sie schon seit dem Jahre 2003 Kenntnis von den
beklagtischen Verletzungshandlungen gehabt habe bzw. hätte haben müssen,
beständen keine Anhaltspunkte. Das sei von den Beschwerdeführerinnen auch
nicht in rechtsgenügender Weise dargetan worden. Vielmehr gehe aus dem
Protokoll des "Central District of California", auf welches sich die Beschwerde-
führerinnen beriefen, lediglich hervor, dass die Beschwerdegegnerin im Jahre
2003 Kenntnis von der Verwendung der Marke "OSCAR" mit Bezug auf die Aus-
strahlung von Fernsehshows in Italien gehabt und ab dem Jahre 2005 entdeckt
habe, dass diese Programme auch in den USA empfangbar gewesen seien. Von
einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen ins Ausland habe somit
erst ab dem Jahre 2005 Kenntnis bestanden. Mit Einreichung der Klage in der
Schweiz im Jahre 2006 habe die Beschwerdegegnerin genügend schnell reagiert.
Es sei keine Verwirkung durch Dulden eingetreten (KG act. 2 S. 20).

- 18 -
4.2. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, sie hätten diverse Be-
weise dafür vorgelegt, dass die Beschwerdegegnerin bereits vor dem Jahre 2005
Kenntnis von der Ausstrahlung der prozessgegenständlichen Sendungen in den
USA gehabt hätten und in der Schweiz gegen andere Verwender der Bezeich-
nung OSCAR vorgegangen seien. Die gegenteilige Feststellung der Vorinstanz
sei willkürlich (KG act. 1 S. 11 f. Rz 36 und 37). Wenn die Vorinstanz zum Schluss
gekommen sei, die Beschwerdeführerinnen hätten nicht rechtsgenügend be-
wiesen, dass die Beschwerdegegnerin schon vor 2006 Kenntnis von der Aus-
strahlung der prozessgegenständlichen Sendungen in der Schweiz gehabt habe,
hätte sie die Beschwerdeführerinnen zu weiteren Beweisen auffordern müssen.
Es verletze einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz, wenn das Gericht nach
Abschluss des Hauptverfahrens allein gestützt auf die in diesem vorläufig ein-
gereichten Beweismittel entscheide, ohne den Parteien bezüglich erheblicher und
bestrittener Tatsachen durch Eröffnung eines Beweisverfahrens die Möglichkeit
zu geben, ihre Beweismittel abschliessend zu nennen. Das habe die Vorinstanz
mit ihrem Teilurteil bezüglich der damit entschiedenen Ansprüche gemacht (KG
act. 1 S. 12 f. Rz 38 - 41).
4.3. Auch diese Rüge ist begründet. Gemäss Vorinstanz war die tatsächliche
Frage streitig, ob die Beschwerdegegnerin schon seit dem Jahre 2003 Kenntnis
von einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen ins Ausland hatte.
Gemäss Vorinstanz war diese streitige Tatsache bezüglich der Frage der Ver-
wirkung relevant. Die Vorinstanz hätte demnach auch darüber ein mittels Beweis-
auflageschluss zu eröffnendes Beweisverfahren durchführen müssen. Das tat sie
aber nicht, sondern stellte auch diesbezüglich aufgrund einer Würdigung vorläufig
eingereichter Beweismittel (insbesondere des Protokolls des "Central District of
California") fest, dass von einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendun-
gen ins Ausland erst ab dem Jahre 2005 Kenntnis bestanden habe. Damit verletz-
te sie wiederum einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz (vgl. vorstehend
Erw. 2.4.a). Durch die Abweisung der Verwirkungseinrede beruht das angefoch-
tene Urteil auf dieser vor Durchführung eines Beweisverfahrens unzulässigen
Feststellung und muss auch deshalb aufgehoben werden.

- 19 -
Da die vorinstanzliche Feststellung vor Durchführung eines Beweisverfah-
rens unzulässig ist, ist nicht zu prüfen, ob sie willkürlich ist.
4.4. Die Beschwerdegegnerin wendet ein, das Urteil komme in Würdigung
der eingereichten Akten zu Recht zum Schluss, dass keine Anhaltspunkte dafür
beständen und von den Beschwerdeführerinnen in rechtsgenügender Weise dar-
getan worden seien, dass die Beschwerdegegnerin schon seit dem Jahre 2003
Kenntnis von den beklagtischen Verletzungshandlungen im Gebiet der Schweiz
gehabt habe. Die Vorinstanz habe damit geurteilt, dass die gegenteiligen Behaup-
tungen der Beschwerdeführerinnen unsubstantiiert und nicht belegt seien. Diese
Feststellung sei korrekt und nicht willkürlich (KG act. 14 S. 11 f. Rz 23 und 24).
a) Die vorinstanzliche Formulierung, die Beschwerdeführerinnen hätten ihre
Behauptung "nicht in rechtsgenügender Weise dargetan", kann nach dem Wort-
laut allein einerseits mit der Beschwerdegegnerin als Feststellung einer ungenü-
genden Substantiierung verstanden werden. Die Frage der genügenden Sub-
stantiierung ist eine solche der Anwendung des Bundesrechts (Frank/Sträuli/
Messmer, a.a.O., N 1 zu § 113; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Auflage,
Basel 2006, N 26 zu Art. 8). Diese könnte im vorliegenden Verfahren nicht geprüft
werden (vorstehend Erw. 2.3).
b) Die zitierte vorinstanzliche Formulierung kann aber nach dem Wortlaut
(die Vorinstanz hielt nicht fest, die Beschwerdeführerinnen hätten "nicht in rechts-
genügender Weise behauptet") andererseits auch als Feststellung des fehlenden
(rechtsgenügenden) Beweises für die Behauptung verstanden werden. Aus dem
Zusammenhang des vorinstanzlichen Urteils folgt, dass die Vorinstanz diese
Feststellung in diesem Sinne (fehlender Beweis) verstand, indem sie nicht etwa
auf die Behauptung mangels genügender Substantiierung gar nicht weiter ein-
ging, sondern diese prüfte und - wie die Beschwerdegegnerin selber feststellt -
unter Würdigung der eingereichten Akten entschied. Dies ist eben unzulässig
(vorstehend Erw. 4.3. und 2.4.a).
5. Die Vorinstanz erwog, notorischerweise besässen die Beschwerdeführe-
rinnen in der Schweiz mit Bezug auf die Sendungen "Oscar del Vino", "La Kore

- 20 -
della Moda" und "Oscar TV" keine schützenswerte starke Wettbewerbsstellung
(KG act. 2 S. 20).
5.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen, indem die Vorinstanz eine angeb-
liche Notorietät der schwachen Wettbewerbsstellung der Beschwerdeführerinnen
und damit das Nicht-Vorhandensein eines wertvollen Besitzstandes gleichsam ex
cathedra festgestellt und ihr Urteil ohne Weiteres darauf abgestellt habe, habe sie
in unzulässiger Weise jegliche Beweisführung über die Stärke bzw. Schwäche der
Wettbewerbsstellung der Beschwerdeführerinnen unterbunden. Die vorinstanz-
liche Feststellung, dass eine Tatsache notorisch sei, sei tatsächlicher Natur. Es
sei indes im vorliegenden Fall kein einziges der (von den Beschwerdeführerinnen
aufgelisteten) Kriterien zur Bestimmung der Notorietät einer Behauptung erfüllt.
Die Vorinstanz habe mit ihrer Feststellung § 133 Satz 2 ZPO/ZH und damit einen
wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt (KG act. 1 S. 14 - 16 Rz 46 - 53).
5.2. Ob die Wettbewerbsstellung der Beschwerdeführerinnen in der Schweiz
mit Bezug auf die genannten Sendungen eine "schützenswerte, starke" ist, ist
eine Frage der rechtlichen Qualifikation, der Anwendung des materiellen Bundes-
rechts, nämlich des Markenschutzgesetzes (MSchG). Mit der Feststellung, es sei
notorisch, dass die Beschwerdeführerinnen keine schützenswerte starke Wett-
bewerbsstellung besässen, traf die Vorinstanz keine tatsächliche Feststellung,
sondern eine rechtliche Qualifikation. Diese Frage kann im vorliegenden kantona-
len Beschwerdeverfahren nicht behandelt, auf dagegen gerichtete Rügen kann
nicht eingetreten werden (§ 285 ZPO/ZH; vorstehend Erw. 2.3).
5.3. Dabei kann auf Folgendes hingewiesen werden:
a) Als Verletzung von Bundesrecht im Sinne von Art. 95 lit. a BGG gilt auch,
wenn der kantonale Sachrichter nicht alle relevanten Tatsachen ermittelt, welche
zur Rechtsanwendung nötig sind. Ein Entscheid, der nicht die zur Subsumtion
notwendigen tatsächlichen Grundlagen enthält, ist folglich bundesrechtswidrig.
Soweit es um die Anwendung von Bundesrecht geht, ist die unvollständige und
lückenhafte Sachverhaltsfeststellung (auch rechtsfehlerhafte Sachverhaltsfeststel-
lung genannt) somit nach Art. 97 Abs. 1 BGG mittels Beschwerde in Zivilsachen

- 21 -
geltend zu machen, weshalb entsprechende Rügen im Nichtigkeitsbeschwerde-
verfahren nicht zulässig sind (Kass.-Nr. AA100093 vom 23.11.2011 Erw. III.2.1.c
mit Hinweis auf Kass.-Nr. AA090022 vom 5.7.2010 Erw. II.2.2.c mit zahlreichen
weiteren Hinweisen). Auch soweit die Beschwerdeführerinnen geltend machen,
die Vorinstanz habe den relevanten Sachverhalt gar nicht (mittels eines Beweis-
verfahrens) festgestellt, kann darauf nicht eingetreten werden.
b) Bei der Notorietät ist zu unterscheiden zwischen rechtlicher Notorietät,
gerichtsnotorischen Tatsachen und allgemeinen Erfahrungsgrundsätzen. Recht-
liche Notorietät im Bereich der Anwendung von Bundesrecht unterliegt als
Rechtsfrage der freien Prüfung durch das Bundesgericht. Diesbezügliche Rügen
sind im vorliegenden Verfahren nicht zulässig. Gerichtsnotorische Tatsachen sind
nicht allgemein bekannte, sondern einzelfallspezifische Tatsachen, welche dem
einzelnen Gericht aus seiner amtlichen Tätigkeit (aus dem konkreten Verfahren
oder aus andern Verfahren) bekannt sind (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 11 zu
§ 133) und über welche, hätte das Gericht davon nicht sichere Kenntnis, Beweis
abzunehmen wäre. Davon zu unterscheiden sind allgemein (nicht nur spezielle,
dem einzelnen Gericht aus seiner amtlichen Tätigkeit) bekannte Tatsachen als
allgemeine Erfahrungsgrundsätze. Erstere (gerichtsnotorische Tatsachen) muss
der Richter formell ins Verfahren einführen. Er muss den Parteien eröffnen, dass
er Beweiserhebungen nicht für notwendig erachtet, weil er die betreffenden Tat-
sachen für gerichtskundig hält, und hat den Parteien Gelegenheit einzuräumen,
sich zu äussern und allenfalls Zweifel an der Notorietät anzumelden oder den
Beweis der Unrichtigkeit zu führen. Über zweitere (allgemein bekannte Tat-
sachen, Erfahrungstatsachen, Grundsätze der allgemeinen Lebenserfahrung) ist
gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kein Beweis abzunehmen, weil sie
gleichsam die Funktion von Normen übernehmen. Derartige Erfahrungssätze
werden vom Bundesgericht einer Rechtsnorm gleichgestellt. Sie brauchen nicht
behauptet zu werden (Kass.-Nr. AA100093 vom 23.11.2011 Erw. III.7.a mit ver-
schiedenen Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung). Lediglich das Abstellen
auf gerichtsnotorische Tatsachen kann bei Fällen, welche der Beschwerde in
Zivilsachen an das Bundesgericht im Sinne von Art. 72 ff. BGG unterliegen, im
kantonalen Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren auf entsprechende Rügen geprüft

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werden. Rügen gegen das Abstellen auf rechtliche Notorietät oder auf allgemein
notorische Tatsachen sind in diesem Verfahren nicht zulässig.
c) Bei der vorinstanzlichen Erwägung, notorischerweise besässen die
Beschwerdeführerinnen in der Schweiz mit Bezug auf die erwähnten Sendungen
keine schützenswerte starke Wettbewerbsstellung, verwies die Vorinstanz nicht
auf eine gerichtsnotorische Tatsache. Es handelt sich im Gegensatz zur Auf-
fassung der Beschwerdeführerinnen nicht um eine Feststellung tatsächlicher,
sondern um eine solche rechtlicher Natur. Auf die dagegen gerichteten Rügen
(sowohl unter dem Titel "Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes"
[KG act. 1 S. 14 - 16 Rz 46 - 53] als auch unter dem Titel "Willkürliche Beweis-
würdigung" [KG act. 1 S. 16 f. Rz 54 - 61; vgl. dazu auch nachfolgend Erw. 6])
kann nicht eingetreten werden.
6. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden weiter die vorinstanzliche
Erwägung, sie hätten damit, dass die Sendung "Oscar TV" in "Premio della TV"
bzw. "Premio TV" umbenannt wurde, gezeigt, dass ihnen die Preisgabe der ver-
letzenden Zeichen zugemutet werden könne (KG act. 1 S. 16 f. Rz 54 - 60). Auch
die Frage der Zumutbarkeit ist indes eine solche der Anwendung des materiellen
Bundesrechts. Auch diese Rüge ist demnach im vorliegenden Verfahren un-
zulässig, und auch darauf kann deshalb nicht eingetreten werden.
7. Gemäss der vorinstanzlichen Feststellung hatten die Beschwerde-
führerinnen vor Vorinstanz geltend gemacht, dass die Beschwerdegegnerin der
Produktionsfirma A. im Jahre 2004 erlaubt habe, bis ins Jahr 2007 Sendungen mit
dem Titel "La Kore Oscar della Moda" zu produzieren und über ihren Vertrags-
partner, die Beschwerdeführerin 1, auszustrahlen. In dieser Vereinbarung habe es
- so die Beschwerdeführerinnen nach Vorinstanz - keine territoriale Einschrän-
kung gegeben; eine Ausstrahlung der Sendungen in die Schweiz sei somit vom
Einverständnis der Beschwerdegegnerin gedeckt gewesen. Die Beschwerdegeg-
nerin habe eingewendet, die der A. erteilte Erlaubnis zur Benützung des Zeichens
"La Kore Oscar della Moda" bis ins Jahr 2007 habe sich nur auf Italien erstreckt
und nicht den Vertrieb der Sendung via Satellit oder Kabelfernsehen in die
Schweiz erfasst (KG act. 2 S. 21). Die Vorinstanz erwog zu diesen Parteistand-

- 23 -
punkten, unbestritten sei, dass zwischen der Beschwerdegegnerin und der
Produktionsfirma A. eine Vereinbarung dahingehend geschlossen worden sei,
dass die A. das Zeichen "La Kore Oscar della Moda" in Italien bis zum Jahre 2007
habe benutzen können. Dass hingegen diese Vereinbarung auch die Ausstrah-
lung der Sendungen in die Schweiz via Satellit oder Kabelfernsehen durch die
Beschwerdeführerinnen zum Inhalt habe, wäre durch diese zu behaupten und
nachzuweisen gewesen. Das sei ihnen nicht gelungen. Zunächst einmal seien die
Beschwerdeführerinnen nicht Vertragspartei des Vergleiches und könnten aus
diesem keine direkten Rechte ableiten. Doch auch in impliziter Auslegung könne
dem Vergleich keine Drittwirkung im von den Beschwerdeführerinnen behaupte-
ten Sinn entnommen werden. Die Auslegung einer Bestätigung vom September/
Oktober 2004 (des Rechtsanwalts) der Beschwerdegegnerin nach dem Vertrau-
ensprinzip ergebe kein (auch kein stillschweigendes) Einverständnis der
Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerdeführerinnen die Sendung "La Kore
Oscar della Moda" hätten in die Schweiz ausstrahlen dürfen (KG act. 2 S. 22 f.).
7.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen, falsch sei die vorinstanzliche Fest-
stellung, sie hätten die Einwilligung der Beschwerdegegnerin zum Gebrauch des
Zeichens "La Kore Oscar della Moda" in der Schweiz via Satellit oder Kabel-
fernsehen durch die Beschwerdeführerin 1 nicht behauptet. Sie hätten das sehr
wohl behauptet (KG act. 1 S. 18).
7.2. Mit der vorinstanzlichen Erwägung, die Beschwerdeführerinnen hätten
behaupten und nachweisen müssen, dass die erwähnte Vereinbarung auch die
Ausstrahlung der Sendungen in die Schweiz via Satellit oder Kabelfernsehen
durch die Beschwerdeführerinnen zum Inhalt habe, was den Beschwerde-
führerinnen aber nicht gelungen sei, stellte die Vorinstanz nicht fest, dass die
Beschwerdeführerinnen das nicht behauptet hätten. Im Gegenteil. Die Vorinstanz
ging von dieser Behauptung aus, prüfte sie und gelangte zur Auffassung, dass
dies nicht so sei (KG act. 2 S. 23). Diese Rüge geht fehl.
7.3. Im gleichen Zusammenhang behaupten die Beschwerdeführerinnen
eine willkürliche Beweiswürdigung durch die Feststellung, die Erlaubnis der
Beschwerdegegnerin zum Gebrauch der Bezeichnung "La Kore Oscar della

- 24 -
Moda" betreffe nur Italien und nicht auch die Schweiz, und sie berechtige nur
A. und nicht die Beschwerdeführerin 1. Zur Begründung dieser Rüge beziehen
sich die Beschwerdeführerinnen auf eine Vereinbarung vom 4. Juni 2004
zwischen der Beschwerdeführerin 1 und A. sowie auf Schreiben vom September
und Oktober 2004, aus welchen Unterlagen sich nach Auffassung der Beschwer-
deführerinnen das Gegenteil der vorinstanzlichen Schlussfolgerung ergebe (KG
act. 1 S. 19 - 21 Rz 68 - 77).
7.4. Die Auslegung (von Verträgen und Willenserklärungen) nach dem Ver-
trauensprinzip stellt eine Frage des Bundesrechts dar, welche im Rahmen der
kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde nicht überprüft werden kann (vgl. statt vieler
Kass.-Nr. AA060032 vom 2.4.2007 Erw. II.3.2 mit zahlreichen weiteren Hinwei-
sen; Kass.-Nr. AA080170 vom 29.6.2009 Erw. II.2.b.aa mit Hinweis auf Guldener,
a.a.O., S. 481). Die Vorinstanz legte die auch von den Beschwerdeführerinnen
genannten Bestätigungen nach dem Vertrauensprinzip aus und gelangte aus-
schliesslich gestützt darauf zum von den Beschwerdeführerinnen gerügten
Ergebnis, dass kein Einverständnis der Beschwerdegegnerin dafür vorliege, dass
die Beschwerdeführerinnen die Sendung "La Kore Oscar della Moda" in die
Schweiz hätten ausstrahlen dürfen. Auf die dagegen gerichtete Rüge kann nach
dem Gesagten nicht eingetreten werden. Dies gilt auch für die Rügen, die Vor-
instanz habe übersehen, dass in den Schreiben vom September/Oktober 2004
auch die Vereinbarung zwischen A. und der Beschwerdeführerin 1 vom 4. Juni
2004 zur Diskussion gestanden sei (KG act. 1 S. 20 Rz 71), dass die Vorinstanz
Zweck und Umstände ignoriert habe und dass die vorinstanzliche Folgerung dem
Zweck zuwiderlaufe (KG act. 1 S. 20 Rz 73 und 74). Wie die Beschwerdeführerin-
nen in Rz 77 der Beschwerde (KG act. 1 S. 21) zutreffend als Zusammenfassung
festhalten, geht es (auch dabei) um die vorinstanzliche Auslegung einer Verein-
barung. Zu dieser Auslegung gehört auch die Berücksichtigung von Zweck und
Umständen. Diese Auslegung ist Anwendung von Bundesrecht. Darauf kann nicht
eingetreten werden.
7.5. Als Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes machen die
Beschwerdeführerinnen geltend, sofern die Vorinstanz die Behauptungen, dass

- 25 -
die Einwilligung der Beschwerdegegnerin nicht auf Italien begrenzt gewesen sei
und dass die Einwilligung auch für die Beschwerdeführerin 1 gegolten habe, als
durch die Beschwerdeführerinnen ungenügend bewiesen erachtet habe, hätte sie
über die erhebliche und strittige Frage der Einwilligung der Beschwerdegegnerin
ein Beweisverfahren durchführen müssen (KG act. 1 S. 21 Rz 78).
Die Vorinstanz legte ausschliesslich die Bestätigung nach dem Vertrauens-
prinzip aus. Sie machte keine Feststellungen zur Frage eines tatsächlichen
Konsenses. Machte sie keine tatsächlichen Feststellungen, hatte sie auch kein
Beweisverfahren durchzuführen. Dass bzw. ob sie demgegenüber anstelle der
blossen Auslegung nach dem Vertrauensprinzip tatsächliche Feststellungen hätte
machen (und diesbezüglich ein Beweisverfahren hätte durchführen) müssen, sind
wiederum Fragen der Anwendung des materiellen Bundesrechts, welche die
Beschwerdeführerinnen dem Bundesgericht zur freien Beurteilung unterbreiten
können und auf welche dementsprechend im vorliegenden Verfahren nicht ein-
getreten werden kann.
8. Die Vorinstanz erwog, das Verbietungsrecht von Art. 3 MSchG bestehe
nur dann, wenn eine Verwechslungsgefahr bestehe. Zur Beurteilung einer Ver-
wechslungsgefahr seien die Marken als Ganzes zu betrachten und die konkreten
Umstände in Betracht zu ziehen. Nicht das Resultat eines gleichzeitigen Ver-
gleichs sei massgebend, sondern allein der Eindruck des Erinnerungsvermögens
des Abnehmers bzw. des Adressaten. Zudem sei auch die unterscheidende Kraft
der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken keinen grossen Ähnlich-
keitsbereich verdienten. Eine schwache Marke liege dann vor, wenn deren Kenn-
zeichnungskraft wegen des häufigen Gebrauchs ähnlicher beschreibender An-
gaben oder ähnlicher Marken verwässert worden sei. Massgebend seien die Ver-
hältnisse in der Schweiz (KG act. 2 S. 29 f. mit diversen Hinweisen auf den Basler
Kommentar zum Markenschutzgesetz).
Die Kennzeichenkraft des Zeichens "OSCAR" sei in der Schweiz für die
geschützte Dienstleistung "Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Aus-
zeichnungen für lobenswerte Leistungen" zu bejahen. Die "Oscars" würden vom
Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den durch die Beschwerdegegnerin

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verliehenen Filmpreisen in Verbindung gebracht. Von einer schwachen Marke
könne somit keine Rede sein. Eine Verwässerung der klägerischen Marke in der
Schweiz sei von den Beschwerdeführerinnen zudem nicht rechtsgenügend
behauptet bzw. nachgewiesen worden. Die von ihnen angeführten Beispiele,
welche eine intensive Drittnutzung und damit eine Verwässerung der klägerischen
Marke aufzeigen sollten, stammten nämlich alle aus dem Register des italieni-
schen Patent- und Markenamts und seien somit für die Beurteilung nach Schwei-
zer Markenrecht irrelevant. Ebenso komme es nicht auf die Verwendung und
Bedeutung des Begriffes "Oscar" in der italienischen Sprache an, da auch auf die
deutschschweizerische Verwendung des Wortes abzustellen sei (KG act. 2
S. 30).
8.1. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, sie hätten stets den
Standpunkt vertreten, die Marke "OSCAR" sei eine schwache Marke. In der Dup-
lik hätten sie mit Verweisung auf ein Gutachten von Prof. B. zur fehlenden Kenn-
zeichnungskraft der Marke "OSCAR" weiter ausgeführt, der Begriff "OSCAR" sei
in der Schweiz in der italienischen Sprache zum generischen Begriff und
Synonym für "Preis", italienisch "Premio" degeneriert. Die Vorinstanz habe ohne
jegliche Begründung oder Beweis festgestellt, dass "die Oscars" vom Schweizer
Fernsehpublikum unmittelbar mit den durch die Beschwerdegegnerin verliehenen
Filmpreisen in Verbindung gebracht würden. Weder die Akten noch das Urteil der
Vorinstanz gäben irgendeinen Hinweis, wie die Vorinstanz zu dieser Annahme
gelangt sei. Da die Vorinstanz demzufolge eine beweisbedürftige Tatsache als
bewiesen angenommen habe, obwohl die Akten darüber keinen Aufschluss
gäben, habe sie einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt (KG act. 1 S. 22
Rz 80 - 82).
8.2. Die Vorinstanz verwies für die Feststellung, dass die "Oscars" vom
Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den durch die Beschwerdegegnerin
verliehenen Fernsehpreisen in Verbindung gebracht würden, auf vorgängige
Erwägungen ("Wie erwähnt …"; KG act. 2 S. 30). Vorgängig erwog die Vor-
instanz, der Begriff "Oscar" stelle in der Deutschschweiz notorischerweise kein
Synonym für "Preisverleihung", "Auszeichnung" oder "Preis" dar. Die Beschwer-

- 27 -
deführerinnen stützten sich fast ausschliesslich auf den italienischen Sprachge-
brauch des Wortes "Oscar". Darauf komme es aber bei der Beurteilung der De-
generierung im deutschsprachigen Teil der Schweiz nicht an. Im Zusammenhang
mit Preisverleihungen werde der Begriff "Oscar" vom deutschsprachigen Durch-
schnittsbürger bzw. Durchschnitts-Fernsehzuschauer unmittelbar mit dem jährlich
verliehenen Filmpreis ("Oscar-Verleihung") der Beschwerdegegnerin in Verbin-
dung gebracht (KG act. 2 S. 28 f.).
a) Einerseits begründete die Vorinstanz damit durchaus, wie sie zur Fest-
stellung gelangte, dass die "Oscars" vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar
mit den durch die Beschwerdegegnerin verliehenen Filmpreisen in Verbindung
gebracht werde. Im Wesentlichen bezeichnete die Vorinstanz dies als notorisch.
Die Rüge der fehlenden Begründung geht fehl. Mit der vorinstanzlichen Be-
gründung setzen sich die Beschwerdegegnerinnen nicht auseinander und können
deshalb auch mit den Vorwürfen der willkürlichen Beweiswürdigung und der Ver-
letzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes keinen Nichtigkeitsgrund
nachweisen.
b) Die Vorinstanz ging davon aus, dass es nicht auf die Verwendung und
Bedeutung des Begriffes "Oscar" in der italienischen Sprache ankomme, da auch
auf die deutschschweizerische Verwendung des Wortes abzustellen sei (KG
act. 2 S. 30). Ob es (auch) auf die Verwendung und Bedeutung in der italieni-
schen Sprache ankommt oder nicht - mithin ob dies relevant ist oder nicht -, ist
eine Frage der Anwendung des materiellen Bundesrechts, welche im vorliegen-
den Verfahren nicht geprüft werden kann. Die Verweisungen der Beschwerde-
führerinnen auf ihre Behauptungen zur Verwendung und Bedeutung des Begriffes
in der italienischen Sprache und im Tessin gehen daran vorbei und damit fehl.
c) Bei der Frage, was dem Durchschnittskonsumenten in den massgeb-
lichen Verkehrskreisen klar ist (KG act. 1 S. 22 Rz 82), handelt es sich um eine
Rechtsfrage (vgl. Kass.-Nr. AA090129 vom 5.11.2010 Erw. II.4.5.c mit Ver-
weisung auf BGE 131 IV 23, 26; 125 IV 213; 124 IV 162, 167; 117 IV 193, 198;
102 II 286, 289 und auf Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG,

- 28 -
Basel Genf München 2001, N 269 und N 271 zu Art. 3 lit. b). Darauf kann im vor-
liegenden Verfahren nicht eingegangen werden.
8.3. Die Beschwerdeführerinnen behaupten, sie hätten im vorinstanzlichen
Verfahren klar behauptet und vielfach belegt, dass die Bezeichnung "OSCAR"
durch mehrfache Drittbenutzung zu einem Freizeichen, jedenfalls zu einer
schwachen Marke degeneriert sei. Im Gegensatz zur vorinstanzlichen Annahme
hätten sie nicht nur Beispiele aus dem Register des italienischen Patent- und
Markenamts angeführt. Die Vorinstanz habe aber alle weiteren angeführten
Behauptungen und Beweismittel ignoriert (KG act. 1 S. 22 f. Rz 83 mit Ver-
weisung auf HG "act. 16, N 53 ff. und act. 17/3 - 46").
Die Vorinstanz ignorierte diese Behauptungen und Beweismittel nicht. Viel-
mehr ging sie darauf ein und erwog, an der Tatsache, dass der Begriff "Oscar"
vom deutschsprachigen Durchschnittsbürger bzw. Durchschnitts-Fernseh-
zuschauer unmittelbar mit dem jährlich verliehenen Filmpreis ("Oscar-Verleihung")
der Beschwerdegegnerin in Verbindung gebracht werde, ändere nichts, dass der
Begriff "Oscar" vereinzelt auch im Zusammenhang mit Preisverleihungen anderer
Veranstalter verwendet werde, wie dies die Beschwerdeführerinnen geltend
machten. Diese seien nämlich auch gemäss Darstellung der Beschwerdeführerin-
nen nicht so zahlreich, dass man davon ausgehen könnte, dass sich der Verkehr
der Marke "bemächtigt" hätte (KG act. 2 S. 29 mit Bezugnahme auf HG act. 16
S. 15 f. = HG act. 16 N 56 ff. mit Beilagen act. 17/3 ff.). Die Rüge geht fehl. Im
Übrigen betrifft die vorinstanzliche Erwägung eine Frage der Anwendung des
materiellen Bundesrechts, worauf im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen
werden kann.
8.4. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden, dass sich die Vorinstanz
nicht mit dem Gutachten von Prof. B. zur fehlenden Kennzeichnungskraft der
Marke "OSCAR" im schweizerisch-italienischen Sprachraum auseinandergesetzt,
sondern dieses ignoriert und auch damit einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz
verletzt habe (KG act. 1 S. 23 Rz 84).

- 29 -
Das Gutachten von Prof. Dr. B. befasste sich gemäss seinem Titel mit der
Frage, ob das Wort Oscar im Italienischen eine generische Bedeutung "('Preis')"
entwickelt habe (HG act. 54/115). Mit der Erwägung, es komme nicht auf die Ver-
wendung und Bedeutung des Begriffes "Oscar" in der italienischen Sprache an,
da auch auf die deutschschweizerische Verwendung des Wortes abzustellen sei
(KG act. 2 S. 30), bezeichnete die Vorinstanz auch dieses Gutachten als irrele-
vant. Auch diese Rüge geht fehl.
8.5. Weiter machen die Beschwerdeführerinnen geltend, die Vorinstanz
hätte bezüglich der tatsächlichen Voraussetzungen der Stärke resp. eben
Schwäche der Marke der Beschwerdegegnerin ein Beweisverfahren durchführen
müssen. Ein solches hätte der Beschwerdeführerin 1 die Möglichkeit des Be-
weises dafür gegeben, dass die Marke "OSCAR" generell oder jedenfalls im
italienischen Sprachraum ausgesprochen schwach sei. Der italienische Sprach-
raum sei der einzige hier massgebliche (KG act. 1 S. 23 Rz 85).
Die Vorinstanz ging davon aus, dass der italienische Sprachraum gerade
nicht der hier massgebliche ist. Welcher Sprachraum massgeblich ist, ist eine
Frage der Anwendung des materiellen Bundesrechts, auf welche vorliegend nicht
eingegangen werden kann. Über Behauptungen zu einem ihrer Auffassung nach
unmassgeblichen Sprachraum musste die Vorinstanz mangels Relevanz kein
Beweisverfahren durchführen. Behauptungen zur Degenerierung des Zeichens
"Oscar" in der deutschsprachigen Schweiz hatten die Beschwerdeführerinnen
nach der insoweit nicht beanstandeten vorinstanzlichen Erwägung nicht hin-
reichend vorgebracht (KG act. 2 S. 28 unten). Auch diese Rüge geht fehl.
8.6. Schliesslich rügen die Beschwerdeführerinnen, die Vorinstanz sei nicht
auf ihre Behauptungen eingegangen, die massgeblichen Verkehrskreise seien nur
Personen, welche der italienischen Sprache hinreichend mächtig seien, sondern
die Vorinstanz habe ohne weitere Begründung erwogen, massgeblich sei das
gesamte Fernsehpublikum. Damit habe die Vorinstanz die Begründungspflicht
verletzt (KG act. 1 S. 23 f. Rz 86).

- 30 -
Welcher Sprachraum und welches Fernsehpublikum massgeblich ist, ist
eine Frage der Anwendung des Bundesrechts. In diesem Bereich ist auch die
Frage der Verletzung der Begründungspflicht eine solche des Bundesrechts,
welche das Bundesgericht frei überprüfen kann (ZR 107 [2008] Nr. 79; vgl. etwa
Kass.-Nr. AA090128 vom 14.9.2010 Erw. II.11, Kass.-Nr. AA090147 vom
13.12.2010 Erw. II.2.1.c, Kass.-Nr. AA090135 vom 28.12.2010 Erw. II.4.3). Auch
auf diese Rüge kann folglich im vorliegenden Verfahren nicht eingetreten werden.
9. Auch unter dem Titel "Feststellung der tatsächlichen Grundlagen für die
Verwechslungsgefahr" (KG act. 1 S. 24) beanstanden die Beschwerdeführerin-
nen, dass sich die Vorinstanz nicht mit ihren Argumenten zu den massgeblichen
Verkehrskreisen und der Verwechslungsgefahr in diesen Verkehrskreisen aus-
einandergesetzt und so ihre Begründungspflicht verletzt habe (KG act. 1 S. 25
Rz 90). Dazu und zu den weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerinnen
unter diesem Titel (KG act. 1 S. 25 f. Rz 91 bis 93) kann auf die vorstehende
Erwägung 8, insbesondere Erw. 8.5, verwiesen werden, zur Rüge, keinen
Beweisauflagebeschluss erlassen zu haben, überdies auf die nachfolgende
Erwägung 11.2. Im Übrigen beachtete die Vorinstanz das Argument der
Beschwerdeführerinnen, dass sich die verpönten Sendungen ausschliesslich an
ein italienischsprachiges Publikum richteten, durchaus (KG act. 2 S. 26) und
setzte sich mit der Erwägung, dass die von den Beschwerdeführerinnen behaup-
tete Degenerierung des Zeichens "Oscar" auch in der deutschsprachigen Schweiz
hätte eingetreten und abgeschlossen sein müssen, weil die "Oscar-Verleihung"
der Beschwerdegegnerin in der ganzen Schweiz und damit auch in der Deutsch-
schweiz ausgestrahlt werde (KG act. 2 S. 28), damit auseinander (vgl. dazu vor-
stehend Erw. 8.6). Die Rügen gehen fehl, soweit darauf eingetreten werden kann.
10. Die Vorinstanz hielt fest, bei den Zusätzen der von den Beschwerde-
führerinnen verwendeten Zeichen "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda"
und "Oscar TV" handle es sich offensichtlich um Beifügungen von Sachbezeich-
nungen, nämlich für "Wein", "Mode" und "Fernsehen". Solche Ausschmückungen
des Wortes "Oscar" mit unwesentlichen, da beschreibenden Zusätzen reichten
nicht aus, um eine genügend grosse Unterscheidbarkeit zur klägerischen Marke

- 31 -
zu erreichen, wie sie gefordert werde, wenn die verwendeten Kennzeichen für
identische Dienstleistungen benutzt würden. Dass es sich bei den von der
Beschwerdegegnerin geschützten Dienstleistungen der "Unterhaltung, ein-
schliesslich die Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen;
sportliche und kulturelle Aktivitäten" und bei den von den Beschwerdeführerinnen
ausgestrahlten Preisverleihungen in der Wein-, Mode- und Filmbranche um
gleichartige Dienstleistungen handle, könne nicht ernstlich in Abrede gestellt
werden (KG act. 12 S. 30 f.).
10.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Vorinstanz scheine dabei die
Bezeichnung "La Kore" übersehen zu haben. Diese habe eine mythologische und
kunsthistorische Bedeutung und sei überdies der Ausdruck für "Mädchen" oder
"Tochter" im Griechischen. Folglich sei die vorinstanzliche Feststellung, "La Kore
… della Moda" sei ein Zusatz für "Mode", offensichtlich falsch (KG act. 1 S. 26
Rz 94 und 95).
10.2. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden die vorinstanzliche Fest-
stellung nicht, dass es sich bei der Sendung "La Kore Oscar della Moda" um eine
Preisverleihung in der Modebranche handelt (KG act. 2 S. 31; vgl. auch die vor-
instanzlichen Erwähnungen, die Beschwerdegegnerin habe geltend gemacht, in
den Fernsehunterhaltungsshows "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda"
sowie "Oscar TV" würden Preise in der Wein-, Mode- sowie Fernsehbranche ver-
liehen [KG act. 2 S. 8, S. 14 Erw. C.1.1], ohne Erwähnung von Bestreitungen die-
ser Darstellung durch die Beschwerdeführerinnen). In diesem Sinne ist die vor-
instanzliche Erwägung, beim Zusatz (zur klägerischen Marke "Oscar") "La Kore …
della Moda" handle es sich um die Beifügung einer Sachbezeichnung für Mode
(bzw. für eine Preisverleihung in der Modebranche), unbesehen um die Erklärung
der Beschwerdeführerinnen für das Wort "Kore" keine willkürliche tatsächliche
Annahme und beruht nicht auf einem Übersehen des Wortes "La Kore". Ob der
Zusatz wesentlich ist oder nicht, ist ebenso eine Rechtsfrage wie dessen Unter-
scheidungskraft. Über Rechtsfragen ist kein Beweisverfahren durchzuführen. Auf
die Rüge kann nicht eingetreten werden.

- 32 -
10.3. Auch in diesem Zusammenhang beanstanden die Beschwerdeführe-
rinnen, dass die Vorinstanz ohne jegliche Begründung oder Beweis festgestellt
habe, dass der Begriff "Oscar" vom deutschsprachigen Durchschnittsbürger bzw.
Durchschnittsfernsehzuschauer im Zusammenhang mit Preisverleihungen un-
mittelbar mit dem jährlich verliehenen Filmpreis ("Oscar-Verleihung") der
Beschwerdegegnerin in Verbindung gebracht werde. Das sei eine willkürliche
tatsächliche Annahme (KG act. 2 S. 26 f. Rz 96).
Diese Rüge ist dieselbe wie die bereits in Rz 81 der Beschwerde (KG act. 1
S. 22) vorgetragene und vorstehend in Erw. 8.2.c behandelte. Es ist vollumfäng-
lich auf diese Erwägung zu verweisen. Auf die Rüge kann nicht eingetreten
werden.
11. Vor Vorinstanz hatten die Beschwerdeführerinnen geltend gemacht, die
Klage sei auch deshalb abzuweisen, weil die Beschwerdeführerin 1 den Begriff
"Oscar" bereits lange vor Hinterlegung der klägerischen Marken in der Schweiz
verwendet habe und sich somit auf das Weiterbenützungsrecht berufen könne.
Die Beschwerdeführerin 1 sei lange vor der Beschwerdegegnerin auf dem
Schweizer Markt präsent gewesen. Ihre Sendung "Oscar TV" sei noch vor der
ersten Hinterlegung einer Oscar-Marke der Beschwerdegegnerin, nämlich seit
dem Jahr 1961 in der Schweiz zu empfangen gewesen (KG act. 2 S. 31
Erw. 2.6.1). Die Beschwerdegegnerin hatte vor Vorinstanz eingewendet, die Ein-
tragung von Dienstleistungsmarken in der Schweiz sei erst mit dem Inkrafttreten
des neuen Markenschutzgesetzes im Jahre 1993 möglich geworden. Sie, die
Beschwerdegegnerin, habe ihre Dienstleistungsmarke im Jahre 1993 für Aus-
zeichnungen und weitere Dienstleistungen mit Gebrauchspriorität seit 1. März
1973 im Markenregister eintragen lassen. Zudem habe sie ihre Marke seit 1969 in
der Schweiz gebraucht. Durch diesen früheren Erstgebrauch habe sie auch im
Rahmen der Gebrauchspriorität über bessere Rechte an der Marke "OSCAR"
verfügt, weshalb kein Weiterbenützungsrecht der Beschwerdeführerinnen am
Zeichen "Oscar TV" bestehen könne. Die Sendung "Oscar TV" habe früher
"Premio Regia Televisiva" geheissen. Die Umbenennung habe erst im Jahre 2001
stattgefunden (KG act. 2 S. 31 f.).

- 33 -
Die Vorinstanz erwog dazu, das neue Markenschutzgesetz sei am 1. April
1993 in Kraft getreten. Der von den Beschwerdeführerinnen geltend gemachte
Sachverhalt betreffe Umstände vor diesem Inkrafttreten. Gemäss Art. 78 Abs. 1
der Übergangsbestimmungen des Markenschutzgesetzes sei gegenüber dem
ersten Hinterleger besser berechtigt, wer eine Marke vor dem Inkrafttreten des
Gesetzes zuerst gebraucht habe, sofern er die Marke innerhalb von zwei Jahren
nach Inkrafttreten des Gesetzes hinterlegt und zugleich den Zeitpunkt angegeben
habe, in dem die Marke in Gebrauch genommen worden sei. Da die Beschwerde-
führerinnen ihre Zeichen in der Schweiz nicht zur Markeneintragung angemeldet
hätten, stelle sich die Frage einer allfälligen Priorität nicht (KG act. 2 S. 32). Die
Beschwerdegegnerin habe ihre Schweizer Marke am 14. Mai 1993 hinterlegt, mit
Gebrauchspriorität seit 1. März 1973. Zudem habe sie nachweisen können, dass
die Verleihung des "Oscars" schon im Jahre 1969 in 32 Länder, darunter die
Schweiz, ausgestrahlt worden sei und sie damit das Zeichen "Oscar" in der
Schweiz markenmässig gebraucht habe. Die Beschwerdeführerinnen hätten nun -
so die Vorinstanz weiter - darzutun gehabt, dass sie ihr Zeichen "Oscar TV" schon
vor dem Jahre 1969 in der Schweiz markenmässig verwendet hätten. Das sei
ihnen aber nicht gelungen. Gemäss ihren eigenen Aussagen sei der Sender RAI
Uno nämlich erst im Jahre 1985 in Zürich (und damit in der ganzen Schweiz) über
das Kabelnetz ausgestrahlt worden. Die ersten Hinweise aus schweizerischen
TV-Programmheften stammten erst aus dem Jahre 1986. Dass der italienische
Fernsehsender RAI Uno allenfalls schon früher, wie von den Beschwerdeführe-
rinnen behauptet, in Teilen des Tessins via Trägerwellen habe empfangen wer-
den können, sei für die Frage der Gebrauchspriorität nicht entscheidend. Diese
Ausstrahlung sei lediglich eine Folge dessen gewesen, dass Bild- und Tonsignale
vor den Landesgrenzen nicht Halt machten. Massgebend für den Gebrauch sei
nämlich in erster Linie das Publikum, an welches sich das Medium richte, und
nicht allfällige Streuwirkungen. Der Gebrauch in der Schweiz setze einen hin-
reichenden Inlandbezug voraus. Das erfordere eine Bearbeitung des schweizeri-
schen Marktes. Keine hinreichende Markenpräsenz bestehe dann, wenn die
Dienstleistungen in mehr zufälliger als kontrollierter Weise dem schweizerischen
Letztabnehmer zugänglich gemacht würden. Die Beschwerdeführerinnen hätten

- 34 -
nicht geltend gemacht, ihre Sendung vor den 80er Jahren international aus-
gestrahlt und damit an ein internationales Publikum gerichtet zu haben. Sie hätten
sich lediglich darauf berufen, dass RAI Uno in der Region Mailand über eine
leistungsstarke Sendeanlage verfügt habe und in Teilen des Tessins habe
empfangen werden können. Aus dieser Tatsache könne nicht die Absicht des
Gebrauchs einer Marke in der Schweiz abgeleitet werden. Das hätten die Be-
schwerdeführerinnen im Übrigen auch nicht behauptet. Zudem habe die fragliche
Sendung noch bis Ende der 70er Jahre "Premio Regia Televisiva" geheissen,
womit es im fraglichen Zeitraum bis 1969 auch am Erfordernis des Gebrauchs
eines verwechselbaren Zeichens gefehlt habe. Ein Weiterbenützungsrecht der
Beschwerdeführerinnen bestehe somit nicht (KG act. 2 S. 33 f.).
11.1. Die Beschwerdeführerinnen beanstanden, die Vorinstanz sei fälsch-
licherweise davon ausgegangen, dass für ein Weiterbenützungsrecht der Be-
schwerdeführerinnen der Gebrauch der Bezeichnung "Oscar TV" vor 1969 (statt,
gemäss den Beschwerdeführerinnen richtigerweise, vor Inkrafttreten des neuen
Markenschutzgesetzes) massgeblich sei. Das sei zwar eine Frage des Bundes-
rechts und vor Bundesgericht zu rügen. Die Beschwerdeführerinnen hätten aber
nicht mit einer solchen Argumentation gerechnet. Damit habe ihnen die Vor-
instanz die Möglichkeit verwehrt, ihren Anspruch rechtsgenüglich zu beweisen.
Das sei eine Verletzung ihres Gehörsanspruchs. Ein ordentlicher Beweisauflage-
beschluss hätte angesichts der falschen Auffassung der Vorinstanz vom massge-
blichen Bundesrecht auf das (unrichtige) Jahr 1969 Bezug genommen und den
Beschwerdeführerinnen die Möglichkeit eröffnet, diesbezüglich ein Rechtsmittel
zu ergreifen. Das hätte zu einer Korrektur des Beweisauflagebeschlusses und
schliesslich zur Gutheissung des Weiterbenützungsrechts der Beschwerdeführe-
rin 1 geführt (KG act. 1 S. 27 f. Rz 98 - 102).
11.2. Ein Beweisauflagebeschluss ist nur zu erlassen, wenn erhebliche
streitige Tatsachenbehauptungen vorgetragen wurden (§ 133 ZPO/ZH). Erheblich
war gemäss im vorliegenden Verfahren nicht überprüfbarer vorinstanzlicher
Rechtsauffassung diesbezüglich nur die Zeit vor 1969. Die Beschwerdeführerin-
nen zeigen nicht auf, zu welchen diesbezüglichen konkreten Behauptungen die

- 35 -
Vorinstanz einen Beweisauflagebeschluss hätte erlassen müssen. Sie behaupten
zwar, sie hätten den Gebrauch der Bezeichnung vor 1993 rechtsgenügend darge-
legt, und zitieren aus Rz 22 der Klageantwort der Beschwerdeführerin 1, wo diese
behauptet hatte, die Fernsehunterhaltungsshow Oscar TV werde seit über 45
Jahren (also seit 1962, da die Klageantwort aus dem Jahr 2007 stammt) aus-
gestrahlt und habe in Italien einen ausserordentlich hohen Bekanntheitsgrad (KG
act. 1 S. 27 Rz 100). Damit ergibt sich implizit die Behauptung der Beschwerde-
führerinnen, die Beschwerdeführerin 1 habe im vorinstanzlichen Verfahren den
Gebrauch der Bezeichnung "Oscar TV" seit 1962 behauptet.
Diese Behauptung steht allerdings in offenkundigem Widerspruch zu ihrer
Aussage in KG act. 1 Rz 99, wonach sie den Gebrauch der Bezeichnung "Oscar
TV" vor 1969 nicht rechtsgenügend behauptet hätten. Zudem ergibt sich aus der
von den Beschwerdeführerinnen in KG act. 1 S. 27 Rz 100 zitierten Stelle nicht
der Gebrauch der Bezeichnung "Oscar TV", sondern nur die Ausstrahlung der
Fernsehunterhaltungsshow Oscar TV. Diese hiess nach der soweit ersichtlich un-
bestrittenen Behauptung der Beschwerdegegnerin vor 2001 nicht "Oscar TV",
sondern "Premio Regia Televisiva"; jedenfalls legen die Beschwerdeführerinnen
in der Beschwerdeschrift nichts anderes dar. Folglich wurde mit der in KG act. 1
S. 27 Rz 99 zitierten Stelle der Gebrauch der Bezeichnung "Oscar TV" vor 1969
auch nicht implizit behauptet.
Des weiteren machen die Beschwerdeführerinnen nicht geltend, sie hätten
in der Zeit vor 1969 die Sendung Oscar TV in der Schweiz ausgestrahlt, und fech-
ten die Feststellung der Vorinstanz (KG act. 2 S. 33) nicht an, wonach sie dies
auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, sondern sich lediglich darauf
berufen hätten, dass RAI Uno in der Region Mailand über eine leistungsstarke
Sendeanlage verfügt habe und in Teilen des Tessins habe empfangen werden
können. Die Vorinstanz urteilte, dass es für die Frage der Gebrauchspriorität nicht
entscheidend sei, ob die Sendung schon früher in Teilen des Tessins via Träger-
wellen habe empfangen werden können. Dies ist eine gegebenenfalls durch das
Bundesgericht zu beurteilende Rechtsfrage. Die Rüge, keinen Beweisauflage-
beschluss erlassen zu haben, geht schon deshalb fehl.

- 36 -
Sinngemäss machen die Beschwerdeführerinnen indes geltend, sie hätten
deshalb keine diesbezüglichen Behauptungen vorgetragen, weil sie gar nicht
damit gerechnet hätten, dass die Vorinstanz davon ausginge, dass die Zeit vor
dem Jahre 1969 relevant wäre. Die Vorinstanz hätte sie darauf aufmerksam
machen müssen, damit sie entsprechende Behauptungen dazu hätten vorbringen
können.
11.3. Der Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn das
Gericht einen Entscheid mit einer völlig neuen Begründung, welche die Parteien
in keiner Weise erwarten müssen, versehen will und wenn den dadurch mög-
licherweise Betroffenen keine Möglichkeit gegeben wird, sich vorgängig dazu zu
äussern (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., N 15 zu § 56, mit Verweisung auf BGE
114 Ia 97). Umgekehrt ist daraus ersichtlich, dass der Gehörsanspruch grundsätz-
lich keine Pflicht des Gerichts statuiert, den Parteien seine Rechtsauffassung vor
der Urteilsfällung bekanntzugeben (vgl. bereits ZR 78 [1979] Nr. 35 S. 60), zu-
mindest wenn die Parteien aufgrund des Prozessstoffes und ihrer Vorbringen mit
einer solchen Begründung rechnen müssen (vgl. Kass.-Nr. AA090012 vom
30.4.2010 Erw. II.8.a).
11.4. Die Beschwerdeführerinnen hatten in ihrer Duplik vor Vorinstanz
geltend gemacht, die Klage sei auch darum abzuweisen, weil die Beschwerde-
führerin 1 den Begriff Oscar im Zusammenhang mit von ihr ausgestrahlten Fern-
sehsendungen bereits lange vor der Hinterlegung der klägerischen Marken in der
Schweiz verwendet habe und sich somit auf das Weiterbenutzungsrecht berufen
könne. Nach Art. 14 MSchG könne derjenige ein Weiterbenutzungsrecht be-
anspruchen, der vor der Eintragung der Drittmarke ein verwechselbares Zeichen
verwendet habe. Die Beschwerdeführerin 1 sei lange vor der Beschwerdegegne-
rin auf dem schweizerischen Markt präsent gewesen. Die Beschwerdegegnerin
habe eine Gebrauchspriorität per 1. März 1973 behauptet. Das bestritten die
Beschwerdeführerinnen. Die Beschwerdeführerin 1 habe im Jahre 1961 die
Sendung Oscar TV erstmalig in die Schweiz hinein ausgestrahlt. Daher stehe ihr
seit diesem Datum ein Weiterbenutzungsrecht zu (HG act. 53 S. 49 f.). Die
Beschwerdegegnerin wandte in einer Stellungnahme vor Vorinstanz dazu ein, sie

- 37 -
reiche Belege für den Erstgebrauch der Marke "OSCAR" in der Schweiz seit 1969
ein. Dieser Erstgebrauch durch die Beschwerdegegnerin im Jahr 1969 liege somit
vor dem angeblichen Erstgebrauch des Zeichens "Oscar TV" durch die Beschwer-
deführerinnen. Durch ihren früheren Erstgebrauch verfüge die Beschwerdegegne-
rin auch im Rahmen der Gebrauchspriorität gemäss altem MSchG über bessere
Rechte an der Marke "OSCAR" (HG act. 58 S. 56). Die Sendung "Oscar TV" habe
zuerst "Premio Regia Televisiva" geheissen. Erst im Jahre 2001 sei diese
Sendung von den Beschwerdeführerinnen im Haupttitel als "Oscar TV" bezeich-
net worden (HG act 58 S. 22). Im Übrigen hätten die Beschwerdeführerinnen - so
die Beschwerdegegnerin in dieser Stellungnahme - einen ernsthaften Gebrauch
der Sendung "Oscar TV" vor 1973 nachweisen müssen, um sich überhaupt auf
das Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 MSchG berufen zu können. Das
gelinge ihnen aber nicht (HG act. 58 S. 57).
11.5. Die Frage der Gebrauchspriorität ist mithin von den Beschwerdeführe-
rinnen selber in den Prozess eingeführt worden. Die Beschwerdegegnerin hatte
geltend gemacht und Belege für die Behauptung eingereicht, dass sie die Marke
"OSCAR" seit 1969 in der Schweiz gebraucht habe. Die Beschwerdeführerinnen
hatten Gelegenheit zur Stellungnahme dazu (HG Prot. S. 34) und äusserten sich
denn auch ausführlich zur Frage der Priorität (HG act. 62, insbes. S. 9 ff.). Das
Thema ist von den Parteien in ihren Rechtsschriften behandelt worden. Von einer
völlig neuen Begründung der Vorinstanz, welche die Parteien in keiner Weise
erwarten konnten, kann keine Rede sein. Damit entfällt die Basis dieser Rüge.
Auch sie geht fehl.
12. Zusammenfassend stellte die Vorinstanz unzulässigerweise ohne Durch-
führung eines diesbezüglichen Beweisverfahrens fest, dass die Behauptung der
Beschwerdeführerin 2, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu sein, nicht zutreffe
(vorstehend Erw. 2.4). Zwar wäre das angefochtene Teilurteil allein wegen dieses
Nichtigkeitsgrundes nicht aufzuheben, da es sich dabei um eine blosse Alternativ-
begründung zur im vorliegenden Verfahren nicht überprüfbaren rechtlichen
Begründung der vorinstanzlichen Bejahung der Passivlegitimation der Beschwer-
deführerin 2 handelt (vorstehend Erw. 2.5). Das angefochtene Teilurteil beruht

- 38 -
indes auf weiteren Nichtigkeitsgründen. Die Feststellung, die Beschwerdeführerin
2 habe die streitgegenständlichen Sendungen in die Schweiz ausgestrahlt, ist
(beim Aktenstand, auf den die Vorinstanz diese Feststellung gründete) nicht
nachvollziehbar und deshalb willkürlich (vorstehend Erw. 3.7). Weiter stellte die
Vorinstanz unzulässigerweise ohne Durchführung eines diesbezüglichen Beweis-
verfahrens fest, dass die Beschwerdegegnerin erst ab dem Jahre 2005 Kenntnis
von einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen ins Ausland
gehabt habe (vorstehend Erw. 4.3). Das angefochtene Teilurteil basiert (auch) auf
diesen Nichtigkeitsgründen im Sinne von § 281 Ziff. 1 und Ziff. 2 ZPO/ZH. Das
angefochtene Teilurteil muss deshalb aufgehoben werden. Im Gegensatz zum
Antrag der Beschwerdeführerinnen ist nicht durch das Kassationsgericht ein
neues Sachurteil zu fällen. Die Sache ist nicht spruchreif, sondern die Abklärung
der von der Vorinstanz als wesentlich und streitig erachteten Tatsachen, deren
Feststellungen gemäss den vorstehenden Erwägungen mit Nichtigkeitsgründen
behaftet sind, bedarf eines Beweisverfahrens. Die Sache ist deshalb zur Ver-
besserung der Mängel und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück-
zuweisen (§ 291 ZPO/ZH). Dabei wird die Vorinstanz ohne Durchführung eines
Beweisverfahrens weder feststellen dürfen, dass die Behauptung der Beschwer-
deführerin 2, bis im Jahre 2008 inaktiv gewesen zu sein, nicht zutreffe, noch, dass
die Beschwerdeführerin 2 die streitgegenständlichen Sendungen in die Schweiz
ausgestrahlt habe, noch dass die Beschwerdegegnerin erst ab dem Jahre 2005
Kenntnis von einer Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen ins Aus-
land gehabt habe. Die übrigen Rügen gehen fehl, soweit darauf eingetreten
werden kann.
III.
Die Beschwerde ist entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerinnen
und entgegen dem Antrag der Beschwerdegegnerin gutzuheissen. Diesem Aus-
gang entsprechend sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerde-
gegnerin aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO/ZH). Bei der Bemessung der Gerichts-
gebühr ist erhöhend zu berücksichtigen, dass keine der Parteien ihren Sitz in der

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Schweiz hat (§ 9 Ziff. 2 GGebV). Ferner ist die Beschwerdegegnerin zu verpflich-
ten, die Beschwerdeführerinnen für die anwaltlichen Aufwendungen im Beschwer-
deverfahren zu entschädigen (§ 68 Abs. 1 ZPO/ZH). Entsprechend der den
Beschwerdeführerinnen auch gemäss § 76 ZPO/ZH auferlegten Prozesskaution
(KG act. 4 S. 2 Ziff. 4) sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus der von
den Beschwerdeführerinnen geleisteten Kaution zu beziehen. Ihnen ist ein ent-
sprechendes Rückgriffsrecht auf die Beschwerdegegnerin einzuräumen.
IV.
Beim vorliegenden Beschluss handelt es sich um einen Zwischenentscheid
im Sinne von Art. 93 BGG. Demnach ist gegen ihn die Beschwerde in Zivilsachen
gemäss Art. 72 ff. BGG an das Bundesgericht nur unter den in Art. 93 BGG
genannten Voraussetzungenzulässig. Ob diese erfüllt sind, entscheidet das
Bundesgericht.
Das Gericht beschliesst:
1. In Gutheissung der Beschwerde wird das Teilurteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 1. Dezember 2010 aufgehoben und die Sache im Sinne
der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf
Fr. 32'000.--.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdegegnerin auf-
erlegt. Sie werden jedoch aus der von den Beschwerdeführerinnen geleiste-
ten Kaution bezogen, wobei den Beschwerdeführerinnen hiermit ein ent-
sprechendes Rückgriffsrecht auf die Beschwerdegegnerin eingeräumt wird.
4. Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, den Beschwerdeführerinnen
zusammen für das Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von
insgesamt Fr. 18'000.-- zu bezahlen. Die Zahlung an eine Beschwerdeführe-

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rin befreit die Beschwerdegegnerin im geleisteten Umfang von der
Zahlungspflicht an die andere Beschwerdeführerin.
5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von
Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine
Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG
an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden.
Der Streitwert beträgt über Fr. 1 Mio.
Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und das Handelsgericht des Kantons
Zürich, je gegen Empfangsschein.
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KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH
Der juristische Sekretär