zh_kassationsgericht · AA090031 · 2010-05-31 · de
Nebenfolgen bei immaterialgüterrechtlichen Verletzungsklagen (hier: Markenschutz)


Kassationsgericht des Kantons Zürich
Kass.-Nr. AA090031/U/ys
Mitwirkende: die Kassationsrichter Moritz Kuhn, Präsident, Bernhard Gehrig,
Andreas Donatsch, die Kassationsrichterin Yvona Griesser und
der Kassationsrichter Reinhard Oertli sowie der Generalsekretär
Viktor Lieber
Zirkulationsbeschluss vom 31. Mai 2010
in Sachen
X. AG,
…,
Beklagte und Beschwerdeführerin
gegen
Y. AG,
…,
Klägerin und Beschwerdegegnerin
vertreten durch Rechtsanwalt …
…..
betreffend
Marke (Forderung)
Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 8. Januar 2009 (HG020324/U/ei)

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Das Gericht hat in Erwägung gezogen:
I.
1. Beide Parteien sind im Vertrieb bzw. in der Produktion von Sportartikeln,
insbesondere Sportschuhen, tätig. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der in
Frage stehenden Marke. Sie warf der Beschwerdeführerin vor, sie habe mit ge-
fälschten Schuhen des Modells "Y.zz" gehandelt. Die Beschwerdeführerin nahm
den Standpunkt ein, es handle sich um Schuhe, welche ursprünglich aus Parallel-
importen stammten.
Mit ihrer Klage vom 5. September 2002 an das Handelsgericht machte die
Beschwerdegegnerin eine Verletzung von Markenrechten durch die Beschwerde-
führerin geltend und stellte dabei Begehren auf Unterlassung (Ziff. 1), Feststellung
(Ziff. 2), Auskunft/Rechnunglegung (Ziff. 3), Beseitigung (Ziff. 4) sowie Gewinn-
herausgabe (Ziff. 5). Mit Beschluss und Teilurteil vom 13. Dezember 2007 (KG
act. 3) verbot das Handelsgericht der Beschwerdeführerin, Nachmachungen von
"Y.zz"-Sportschuhen anzubieten, zu lagern oder sonstwie in den Verkehr zu brin-
gen und die klägerischen Markenzeichen zu gebrauchen. Die Beschwerdeführerin
wurde verpflichtet, der Beschwerdegegnerin Auskunft über die Herkunft der von
ihr im März 2002 zu einem Gesamtpreis von USD 192'000.-- an die K. in Italien
verkauften 4'800 Paar Nachmachungen zu erteilen und diesbezüglich unter An-
gabe der Gestehungskosten Rechenschaft abzulegen. Das Beseitigungsbegeh-
ren wurde abgewiesen, auf das Feststellungsbegehren trat das Handelsgericht
nicht ein. Schliesslich wurde festgehalten, dass über das Begehren betreffend
Gewinnherausgabe erst nach Rechnungslegung zu entscheiden sein werde.
Ebenso wurde die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen für das ge-
samte Verfahren dem Endentscheid vorbehalten. Dieser Entscheid erwuchs in
Rechtskraft.
Nach Erteilung entsprechender Auskünfte durch die Beschwerdeführerin be-
zifferte die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 2. Juni 2008 an das Handels-
gericht ihren Anspruch auf Gewinnherausgabe mit Fr. 118'621.60 zuzüglich Zin-

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sen seit 2. Juni 2008. Die Beschwerdeführerin anerkannte einen Nettogewinn von
USD 27'195.--.
2. Mit Urteil vom 8. Januar 2009 (KG act. 2) verpflichtete das Handelsgericht
die Beschwerdeführerin hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 5, der Beschwer-
degegnerin CHF 78'994.10 nebst Zins zu bezahlen; im Mehrbetrag wies es das
Rechtsbegehren ab. Es setzte die Gerichtsgebühr auf CHF 40'000.-- fest und auf-
erlegte die Kosten der Beschwerdegegnerin zu 1/5 und der Beschwerdeführerin
zu 4/5. Weiter verpflichtete es die Beschwerdeführerin, der Beschwerdegegnerin
eine reduzierte Prozessentschädigung von CHF Fr. 21'000.-- zu bezahlen.
3. Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde,
mit welcher die Beschwerdeführerin beantragt, es seien Dispositiv Ziff. 1 Abs. I, 3
und 4 des Entscheides aufzuheben und es sei die Sache zur Neubeurteilung an
die Vorinstanz zurückzuweisen (KG act. 1 S. 2 = act. 9 [mit rechtsgültigen Unter-
schriften, gemäss Verfügung vom 18.2.2009, Disp.-Ziff. 2 bzw. Verfügung vom
24.2.2009]). Die Beschwerdegegnerin beantragt Abweisung der Beschwerde, so-
weit darauf eingetreten werden kann (KG act. 22), während die Vorinstanz auf
Vernehmlassung verzichtet hat (KG act. 20). Die Beschwerdeantwort wurde der
Beschwerdeführerin zur Kenntnisnahme zugestellt (KG act. 23, Ziff. 1).
4. Antragsgemäss wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt; ein
Gesuch der Beschwerdegegnerin auf Entzug derselben wurde mit Verfügung vom
3. April 2009 (KG act. 23 Ziff. 2) abgewiesen.
II.
1. Die Beschwerdeführerin ficht mit der vorliegenden Nichtigkeitsbeschwer-
de vorab die Regelung der Nebenfolgen an und macht geltend, die Annahme, sie
sei im Verhältnis 4 zu 1 unterlegen, beruhe auf dem Nichtigkeitsgrund der Verlet-
zung klaren materiellen Rechts (Beschwerde S. 2 ff., insbes. 9/10, Ziff. 8).

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1.1 Das Handelsgericht weist zur Begründung der Kostenregelung darauf
hin, dass die Massnahmebegehren der Beschwerdegegnerin abgewiesen wur-
den. Umgekehrt obsiege die Beschwerdegegnerin mit Bezug auf das Unterlas-
sungsbegehren vollständig und hinsichtlich des Rechtsbegehrens 3 (Auskunft/
Rechnungslegung) teilweise. Die Feststellungs- und Beseitigungsbegehren seien
abgewiesen bzw. durch Nichteintreten erledigt worden, wogegen die Beschwer-
degegnerin mit ihrem Hauptanspruch auf Gewinnherausgabe zu fast 90% obsie-
ge. Damit und mit der grundsätzlichen Bejahung der Markenverletzung fielen die-
jenigen Teile, mit welchen die Beschwerdegegnerin unterliege, nur wenig ins Ge-
wicht, was eine Auferlegung der Kosten zu einem Fünftel an die Beschwerdegeg-
nerin und zu vier Fünftel an die Beschwerdeführerin rechtfertige (Urteil S. 10, Ziff.
3.1).
1.2 Zur Begründung ihrer Rüge macht die Beschwerdeführerin zunächst gel-
tend, dass der seinerzeitige Antrag der Beschwerdegegnerin auf Erlass von su-
perprovisorischen Massnahmen wie auch zwei spätere Massnahmebegehren von
der Vorinstanz abgewiesen wurden; diesbezüglich habe die Vorinstanz in ihrem
Teilurteil ausdrücklich festgehalten, die Regelung der Nebenfolgen im Zusam-
menhang mit dem Aufwand, welcher durch die beiden Massnahmebegehren ver-
ursacht worden sei, werde bis zum Vorliegen des Endentscheides aufgeschoben.
Des Weiteren weist sie darauf hin, dass die Vorinstanz im Rahmen ihres
Teilurteils zwei von der Beschwerdegegnerin eingereichte Beweisunterlagen zu-
rückgewiesen habe. Ebenso habe die Vorinstanz im erwähnten Teilurteil bei der
Behandlung des Unterlassungsbegehrens erwogen, dass hinsichtlich eines Teils
der Schuhe die Herkunft nicht habe nachgewiesen werden können. Das Unterlas-
sungs- wie auch das Auskunftsbegehren seien aufgrund einer einzigen Lieferung
der Beschwerdeführerin an die italienische Firma K. geschützt worden, mit ande-
ren Worten nur deshalb, weil der Beschwerdeführerin eine einzige von insgesamt
fünf behaupteten Lieferungen gefälschter Schuhe habe zur Last gelegt worden
können. Vor diesem Hintergrund stehe fest, dass der am 13. Dezember 2007 ge-
fällte Teilentscheid ganz überwiegend zu Ungunsten der Beschwerdegegnerin
ausgefallen sei.

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Was schliesslich das Begehren auf Gewinnherausgabe angehe, habe die
Vorinstanz – so die Beschwerdeführerin – ausser Acht gelassen, dass sich auch
dieses beweismässig lediglich auf eine einzige der behaupteten Lieferungen habe
stützen lassen. Da die Beschwerdegegnerin im Rahmen ihrer Gesamtklage nicht
nur die Lieferung an die K. ins Recht gefasst habe, sondern weitere Lieferungen,
hinsichtlich welcher die Klage mangels Nachweis der Verantwortlichkeit der Be-
schwerdeführerin jedoch erfolglos geblieben sei, folge daraus, dass die Be-
schwerdegegnerin auch insoweit zum ganz überwiegenden Teil unterlegen sei.
Zusammenfassend ergebe sich, dass bei einer genauen und umfassenden Wür-
digung des "materiellen Gesamturteils" die Beschwerdeführerin mehrheitlich ob-
siegte, und zwar in einem Verhältnis von 2 zu 1. Entsprechend seien, so die Be-
schwerdeführerin (Beschwerde S. 9, Ziff. 8), die Kosten mehrheitlich der Be-
schwerdegegnerin aufzuerlegen, womit diese auch in reduziertem Umfang ent-
schädigungspflichtig werde.
1.3a) Gemäss einhelliger Ansicht sind die als verletzt gerügten Bestimmun-
gen über die Kosten- und Entschädigungsfolgen (§§ 64 ff. ZPO) dem materiellen
Recht zuzuordnen (FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivil-
prozessordnung, 3. Auflage, Zürich 1997, N 16 zu § 64 ZPO, N 47a zu § 281 ZPO
m.H.; SPÜHLER/VOCK, Rechtsmittel in Zivilsachen im Kanton Zürich und im Bund,
Zürich 1999, S. 69). Demnach kann – im Rahmen der erhobenen Rügen – nur un-
ter dem beschränkten Gesichtswinkel von § 281 Ziff. 3 ZPO geprüft werden, ob
sie missachtet wurden. Ein Nichtigkeitsgrund liegt nur vor, wenn diesbezüglich
klares Recht verletzt wurde. Diese Kognitionsbeschränkung hat zur Folge, dass
die Kassationsinstanz nicht in das dem Sachrichter durch §§ 64 ff. ZPO einge-
räumte Ermessen eingreifen kann (FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 51 f. zu §
281 ZPO; zum Ganzen auch ZR 108 Nr. 6, Erw. II.2b; 106 Nr. 23, Erw. II.3a; 106
Nr. 19, Erw. II.3a; 102 Nr. 3, Erw. II.4).
Ferner ist die kassationsgerichtliche Kognition auch bezüglich der tatsächli-
chen Feststellungen, die der vorinstanzlichen Anwendung der §§ 64 ff. ZPO zu-
grunde liegen, auf Willkür beschränkt (§ 281 Ziff. 2 ZPO).

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b) Immaterialgüterrechtliche Verletzungsklagen sind in der Regel durch eine
Mehrheit von Unteransprüchen bzw. Rechtsbegehren gekennzeichnet, konkret
solche auf Unterlassung, Beseitigung, Feststellung, Auskunft und/oder Abrech-
nung sowie Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe (vgl. JOHANN ZÜRCHER, Der
Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, S. 496
ff.; ferner – im vorliegenden Kontext – Art. 55 MSchG). Dabei kommt streitwert-
mässig in der Regel dem Unterlassungsanspruch das Hauptgewicht zu, während
im Rahmen der weiteren Teilbegehren der Gewinnherausgabeanspruch den
Hauptanteil bildet (ZÜRCHER, a.a.O., S. 498, 504).
Mit Recht hat daher die Vorinstanz einerseits auf die grundsätzliche Beja-
hung einer Markenverletzung abgestellt und darauf hingewiesen, dass die Be-
schwerdegegnerin hinsichtlich des Anspruchs auf Gewinnherausgabe zu fast 90%
obsiegte. Dies allein lässt die Beschwerdegegnerin schon als über weite Teile ob-
siegende Partei erscheinen.
c) Weiter ist festzuhalten, dass hinsichtlich der Frage, ob beim Grad des
Obsiegens der Ausgang eines prozessualen Massnahmeverfahrens bei der Kos-
tenregelung des Endentscheides zu berücksichtigen sei, nach kassationsgerichtli-
cher Praxis kein klares Recht herrscht (Kass.-Nr. 2001/256 v. 23.12. 2001 i.S. V.,
Erw. II.3b, m.H.; grundsätzlich gegen jede Berücksichtigung von prozessleitenden
Entscheiden bei der Kostenregelung im Endentscheid ZR 102 Nr. 60 [Oberge-
richt] m.H.). Somit kann darin, dass im vorliegenden Fall die Vorinstanz dem Un-
terliegen der Beschwerdegegnerin in den beiden Massnahmeverfahren nur wenig
Gewicht beigelegt hat, von vornherein kein Nichtigkeitsgrund erblickt werden.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz bei der
Regelung der Nebenfolgen dem Umstand, dass eine Markenverletzung lediglich
mit Bezug auf eine einzige von mehreren eingeklagten Lieferungen von "Y.zz"-
Sportschuhen nachzuweisen war, kostenmässig zu Recht keine Bedeutung bei-
gemessen. Grundsätzlich kommt es in diesem Zusammenhang allein auf das Er-
gebnis (d.h. auf das Urteilsdispositiv) und nicht darauf an, wie dieses begründet
wird. Dass hinsichtlich mehrerer geltend gemachter Lieferungen eine Verantwort-

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lichkeit der Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen werden konnte, ändert nichts
daran, dass die Klage insoweit überwiegend erfolgreich war. Von einem überwie-
genden Unterliegen der Beschwerdegegnerin hinsichtlich des Gewinnherausga-
bebegehrens kann offensichtlich keine Rede sein, nachdem sich diese Klage auf
CHF 90'599.60 (zuzüglich Zinsansprüche bis zum 2. Juni 2008 im Umfang von
CHF 28'022 belief (HG act. 112 S. 3) und im Umfang von CHF 78'994.10 (zuzüg-
lich Zins seit 26. März 2002) geschützt wurde.
d) Zusammenfassend ergibt sich, dass die angefochtene Regelung kein kla-
res materielles Recht verletzt. Die Rüge ist daher unbegründet.
2. Mit ihrer zweiten Rüge (Beschwerde S. 10 f., Ziff. 9) beanstandet die Be-
schwerdeführerin, dass die Vorinstanz ihre Vorbringen zur konkreten Berechnung
der Infrastrukturkosten als ungenügend erachtete und aus diesem Grund die Vor-
nahme einer Schätzung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR als unmöglich bezeichne-
te (vgl. angefochtenes Urteil S. 15 f.). Sie beanstandet konkret, dass die Vorin-
stanz in diesem Zusammenhang kein Beweisverfahren durchgeführt hat.
Beweis ist nur über genügend substanziiert behauptete Tatsachen abzuneh-
men. Die Frage, ob die Vorbringen der Beschwerdeführerin zu den Infrastruktur-
kosten hinreichend substanziiert waren (bzw. ob – was die Beschwerdeführerin
bestreitet – im vorliegenden Zusammenhang eine konkrete Zuordnung der Ge-
meinkosten zum einzigen in Betracht fallenden Handelsgeschäft überhaupt mög-
lich ist), beurteilt sich nach Bundesrecht und kann damit auf Beschwerde hin vom
Bundesgericht frei überprüft werden (vgl. FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 1 zu
§ 113 ZPO). Damit ist auf die Rüge im Hinblick auf § 285 ZPO nicht einzutreten.
3. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist
abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Damit entfällt die ihr verliehene auf-
schiebende Wirkung.
4. Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das Kassationsverfah-
ren vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig.
Der Streitwert des Kassationsverfahrens beträgt ca. Fr. 134'000.--.

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Das Gericht beschliesst:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
Damit entfällt die der Beschwerde verliehene aufschiebende Wirkung.
2. Die Gerichtsgebühr für das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf Fr.
9'000.--.
3. Die Kosten des Kassationsverfahrens werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt.
4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das
Kassationsverfahren eine Prozessentschädigung von Fr. 6'000.-- (inkl.
MWST) zu entrichten.
5. Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 90 ff.
BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine Art. 42
BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG an das
Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden. Der
Streitwert im Kassationsverfahren beträgt ca. Fr. 134'000.--.
Sodann läuft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Urteils des Han-
delsgerichts vom 8. Januar 2009 mit Beschwerde an das Bundesgericht neu
ab Empfang des vorliegenden Entscheides (Art. 100 Abs. 1 und 6 BGG).
Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Handelsgericht des Kan-
tons Zürich, je gegen Empfangsschein.
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KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH
Der Generalsekretär: