zh_handelsgericht · HG180175 · 2019-01-08 · de
Marke


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG180175-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Vorsitzender, und Oberrichter
Prof. Dr. Alexander Brunner, die Handelsrichter Thomas Klein,
Michael Küttel und Ruedi Kessler sowie der Gerichtsschreiber
Roman Kariya
Urteil vom 8. Januar 2019
in Sachen
A1._____ SA,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et sc. nat. ETH X1._____
vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2._____
gegen
B._____,
Beklagter
betreffend Marke

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Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2 ff.)

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Sachverhalt und Verfahrensgang
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien
Die Klägerin ist eine schweizerische Uhrenmanufaktur in der Form einer Aktien-
gesellschaft mit Sitz in .... Beim Beklagten handelt es sich um eine natürliche Per-
son mit Wohnsitz in Zürich.
b. Prozessgegenstand
Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hielt im August 2018 eine an den Be-
klagten adressierte Sendung mit acht mutmasslich gefälschten A1._____-Uhren
zurück. Die Klägerin will die Einziehung und Vernichtung dieser Uhren und die
Anordnung eines Verbots für den Beklagten, weiterhin unter ihren Marken ge-
fälschte Uhren in die Schweiz einzuführen und in der Schweiz anzubieten, in Ver-
kehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlun-
gen mitzuwirken. Zudem will sie den Beklagten verpflichten lassen, über die zu-
rückbehaltene Sendung sowie sämtliche in seinem Besitz befindlichen Gegen-
stände der klägerischen Marken Auskunft zu erteilen.
B. Prozessverlauf
Am 17. September 2018 (überbracht) reichte die Klägerin hierorts die Klage samt
Beilagen ein (act. 1; act. 3/3-16). Mit Verfügung vom 18. September 2018 wurde
dem superprovisorischen Gesuch stattgegeben und die EZV angewiesen, die zu-
rückbehaltene Sendung weiterhin zurückzubehalten. Gleichzeitig wurde der Klä-
gerin Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses und dem Beklagten –
unter Säumnisandrohung – Frist zur Gesuchsantwort zum klägerischen Mass-
nahmegesuch angesetzt (act. 4). Die Klägerin leistete den Gerichtskostenvor-
schuss rechtzeitig (act. 8). Der Beklagte reichte innert Frist keine Gesuchsantwort
ein. Mit Beschluss vom 24. Oktober 2018 wurde über das klägerische Massnah-

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megesuch entschieden. Dabei wurde die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollstel-
le Zürich-Flughafen, angewiesen, die unter Aktenzeichen 406-08.18; 2756-18-
0267469 zurückbehaltene Sendung, beinhaltend acht Armbanduhren (inkl. Ver-
packungen und allfällige Begleitpapiere), weiterhin zurückzubehalten, insbeson-
dere sie nicht an den Beklagten oder Dritte herauszugeben. Dem Beklagten wur-
de sodann vorsorglich unter Strafandrohung einstweilen verboten, Uhren, Uhren-
teile (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger) und Ac-
cessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder mehreren der streit-
gegenständlichen Marken gekennzeichnet sind, und die nicht von der Klägerin
stammen, in die Schweiz einführen zu lassen, sich selbst oder sich über Dritte
vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei
einer dieser Handlungen mitzuwirken, sowie in der Schweiz anzubieten, in Ver-
kehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlun-
gen mitzuwirken.
Gleichzeitig wurde dem Beklagten Frist zur Einreichung der Klageantwort ange-
setzt (act. 9). Nachdem der Beklagte innert angesetzter Frist keine Klageantwort
eingereicht hatte, wurde ihm mit Verfügung vom 21. November 2018 eine Nach-
frist angesetzt (act. 12). Der Beklagte reichte auch innert Nachfrist bzw. bis dato
keine Klageantwort ein.
Da sich der Prozess – wie zu zeigen ist – als spruchreif erweist, ist androhungs-
gemäss ein Urteil zu fällen (Art. 223 Abs. 2 ZPO).
Erwägungen
I. Formelles
1.1. Rechtsgenügende Zustellungen und Zustellungsfiktion
Die Zustellung erfolgt an die dem Gericht bekannte Adresse der Parteien. Hat ei-
ne Partei Kenntnis vom hängigen Verfahren und muss sie mit einer gewissen

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Wahrscheinlichkeit mit der Zustellung einer gerichtlichen Sendung rechnen, ist sie
gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass ihr Entscheide, welche das Verfahren betreffen, zugestellt werden können.
Voraussetzung dafür ist aber in jedem Fall, dass die durch die Sendung betroffe-
ne Person ernsthaft mit der Zustellung von gerichtlichen Sendungen rechnen
muss, was grundsätzlich längstens bis ein Jahr nach der letzten verfahrensbezo-
genen Handlung der Fall ist. Kommt die Partei dieser Empfängerpflicht nicht nach,
tritt bei Nichtabholung der Sendung die Zustellungsfiktion im Sinne von Art. 138
Abs. 3 lit. a ZPO ein, was bedeutet, dass die Zustellung als am siebten Tag nach
dem erfolglosen Zustellungsversuch erfolgt gilt (BGE 2C_554/2007 E. 2.2,
2P.120/2005 E. 5, 130 III 396 E. 1.2.3 m.w.H.; BORNATICO, in: SPÜH-
LER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2. Aufl., Basel 2013, Art. 138 N. 3, N. 4 und N. 18).
Dem Beklagten wurde die Verfügung vom 18. September 2018, unter Beilage der
Klage sowie der Beilagen, zugestellt (act. 5/2); ebenso der Beschluss vom
24. Oktober 2018, mit welcher ihm Frist zur Erstattung der Klageantwort – unter
Hinweis der Säumnisfolgen (insbesondere betreffend Nachfrist) – angesetzt wur-
de (act. 11/2). Entsprechend hat er Kenntnis vom vorliegenden Verfahren und
musste somit in jedem Fall mit der Zustellung von weiteren gerichtlichen Sendun-
gen rechnen. Die Verfügung vom 21. November 2018, mit welcher unter Säum-
nisandrohung die Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt wurde, hol-
te der Beklagte nicht ab (act. 13/2). Da der Beklagte somit Kenntnis des vorlie-
genden Prozesses hat und jederzeit mit der Zustellung einer gerichtlichen Sen-
dung (insbesondere die Ansetzung einer Nachfrist zur Erstattung der Klageant-
wort) rechnen musste, greift hinsichtlich letzterer Verfügung die Zustellungsfiktion,
womit die Verfügung vom 21. November 2018 als am 30. November 2018 zuge-
stellt gilt.

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1.2. Versäumte Klageantwort
Nachdem der Beklagte innert der ihm angesetzten Nachfrist bis zum 3. Dezember
2018 bzw. bis dato keine Klageantwort eingereicht hat, ist androhungsgemäss
nach Art. 223 Abs. 2 ZPO zu verfahren.
Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant-
wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die
Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun-
gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem
Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage-
grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert
ist, und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen
Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Un-
ter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung er-
laubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuwei-
sen (WILLISEGGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 223 N. 21 ff.
m.w.H.)
2. Eintretensvoraussetzungen
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich
ist gegeben (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG). Das Verfahren wurde
mittels Klage gehörig eingeleitet (Art. 220 ZPO). Die Vollmacht der klägerischen
Rechtsvertretung wurde beigebracht (act. 2/A-B). Auch hat die Klägerin den von
ihr geforderten Gerichtskostenvorschuss fristgerecht geleistet (act. 4; act. 8). Auf
die Klage ist daher einzutreten (Art. 59 Abs. 1 ZPO).
II. Materielles
1. Unbestrittene Ausgangslage
1.1. Gemäss der unbestritten gebliebenen Darstellung der Klägerin, an deren

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Richtigkeit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), und in Überein-
stimmung mit den von ihr eingereichten Beweismitteln (act. 3/3-16), ist von fol-
gendem Sachverhalt auszugehen:
Die Klägerin ist Inhaberin diverser im schweizerischen Markenregister eingetra-
gener Marken mit dem wesentlichen Bestandteil "A1._____", unter anderem der
folgenden Marken (je Schutz beanspruchend auch für Uhren):
sowie der weiter im schweizerischen Markenregister eingetragenen folgenden
Wortmarken (je Schutz beanspruchend auch für Uhren):
(act. 1 Rz. 13 f.; act. 3/4-10).
1.2. Im August 2018 hielt die EZV unter dem Aktenzeichen 406-08.18; 2756-
18-0267469 eine aus Ghana kommende und an den Beklagten adressierte Sen-
dung mit acht mutmasslich gefälschten A1._____-Uhren zurück und informierte
die Klägerin mit Schreiben vom 23. August 2018 darüber (act. 3/11). Auf Ersu-
chen der Klägerin stellte ihr die EZV Fotografien der zurückbehaltenen Uhren ein-
schliesslich Verpackung der Sendung zwecks Prüfung derer Authentizität zu. In
der Folge erkannte der von der Klägerin mit einer entsprechenden Analyse beauf-
tragte Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) sämtliche der zurückbe-

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haltenen Uhren als Fälschungen des Uhrenmodells "A1._____ ..." (act. 1
Rz. 16 ff.; act. 3/11-16).
2. Rechtliches und Würdigung
2.1. Verletzung der Markenrechte der Klägerin
2.1.1. Nach Art. 13 Abs. 1 MschG verleiht das Markenrecht der Inhaberin das
ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleis-
tungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Die
Markeninhaberin kann insbesondere anderen verbieten, unter einem in den
Schutzumfang ihrer Marke fallenden Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzufüh-
ren (Art. 13 Abs. 2 lit. d MschG), wobei ihr dieser Anspruch auch dann zusteht,
wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu priva-
ten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2bis MschG).
2.1.2. Nachdem sich der Beklagte hierzu nicht geäussert hat und keine Zweifel
an der klägerischen Tatsachenbehauptung bestehen, ist davon auszugehen, dass
der Beklagte Uhren in die Schweiz einführen liess, welche mit den Marken der
Klägerin gekennzeichnet sind, aber nicht von der Klägerin stammen. Damit ver-
letzte er die Markenrechte der Klägerin.
2.2. Einziehungs- und Vernichtungsanspruch
2.2.1. Nach Art. 57 MschG kann das Gericht die Einziehung von Gegenständen,
die widerrechtlich mit einer Marke versehen sind, anordnen. Gleichzeitig ent-
scheidet es darüber, ob die Marke unkenntlich zu machen ist oder ob die Gegen-
stände unbrauchbar zu machen, zu vernichten oder in einer bestimmten Weise zu
verwenden sind.
2.2.2. Nachdem sich der Beklagte nicht vernehmen liess, mithin dem klägeri-
schen Rechtsbegehren nicht widersetzt, sind die acht zurückbehaltenen Uhren,
welche widerrechtlich mit Marken der Klägerin versehen wurden, einzuziehen
(vgl. STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Markenschutzgesetz Stämplis
Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 57 N. 15). Da weder ein Unkenntlich-

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machen der Marken noch eine bestimmte gesetzmässige Verwendung in Frage
kommt, sind sie sodann (inkl. Verpackungen und allfälligen Begleitpapieren) zu
vernichten (vgl. STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [HRSG.], Markenschutzgesetz
Stämplis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 57 N. 15 und N. 28 ff.).
Rechtsbegehren Ziff. 1 ist somit gutzuheissen.
Um die vorzeitige Vernichtung der Sendung zu verhindern, wurde auf Antrag der
Klägerin – zur Beweissicherung – die (weitere) Zurückbehaltung der Sendung an-
geordnet (act. 4; act. 9). Urteile des Handelsgerichts sind grundsätzlich mit ihrer
Ausfällung rechtskräftig und vollstreckbar (BGE 142 III 738, E. 5.5.4). Um den
diesbezüglich damit verbundenen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteilen
bei allfälliger Erhebung der bundesgerichtlichen Beschwerde entgegenzuwirken,
ist das EZV erst nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewäh-
rung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde
zu ersuchen, die entsprechende Vernichtung vorzunehmen.
2.3. Anspruch auf Einfuhr- und Anbietungsverbot
2.3.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann
beim Gericht insbesondere beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten
(Art. 55 Abs. 1 lit. a MschG). Eine solche Unterlassungsklage setzt eine Erstbe-
gehungs- oder Wiederholungsgefahr voraus. Die Klägerin hat darzutun, dass der
Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen
nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass er sie erstmals begehen wird (BGE 116 II 357, E. 2a mit Hinweisen; vgl.
auch BGE 124 III 72, E. 2a). Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon
dann anzunehmen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten
Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im
Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72, E. 2a;
BGE 116 II 357, E. 2a).
2.3.2. Der Beklagte hat acht fast identische Uhren (in Gold und Silber) dessel-
ben Uhrenmodels "A1._____ ..." in die Schweiz eingeführt. Bereits diese Anzahl
praktisch gleicher Uhren spricht gegen einen Eigenbedarf. Mangels beklagtischer

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Vorbringen und Anhaltspunkte muss daher vom von der Klägerin behaupteten
Weiterverkauf der Uhren ausgegangen werden. Daher ist vorliegend mit der Klä-
gerin von einer gewerblich motivierten Einfuhr auszugehen, weshalb mit weiteren,
gleich gelagerten Einfuhren zu rechnen ist. Folglich ist von einer Wiederholungs-
gefahr auszugehen, dass der Beklagte weitere gefälschte Uhren in die Schweiz
einführen oder über Dritte in die Schweiz einführen lassen würde, oder sich selbst
oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz zusenden
lassen oder bei einer dieser Handlungen mitwirken würde. Sodann ist in Anbe-
tracht dieser gewerblich motivierten Einfuhr die Gefahr evident, dass der Beklagte
entsprechende gefälschte Uhren auch zum Weiterverkauf anbieten, in Verkehr
bringen oder zu diesem Zweck lagern oder bei einer dieser Handlungen mitwirken
würde.
Demnach ist das klägerische Unterlassungsbegehren Ziff. 2 vollumfänglich gutzu-
heissen.
2.3.3. Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungs-
massnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1
ZPO bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder
Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden. Dazu gehören
die Strafandrohung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse und die Tagesbusse
(als Variante der Ordnungsbusse). Über die Anordnung der Vollstreckungsmass-
nahmen entscheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen. Dabei hat es
den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (D. STAEHELIN, in: SUTTER-
SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Zi-
vilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 236 N. 25).
Die Klägerin beantragt zur Durchsetzung ihres Unterlassungsbegehrens die An-
ordnung einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Rechtsbegehren Ziff. 2). Dem
ist stattzugeben. Unter den gegebenen Umständen erscheint – zur Durchsetzung
des auszusprechenden Einfuhrverbots – die Anordnung einer Strafandrohung
nach Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis CHF 10'000.–) notwendig und auch
verhältnismässig.

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2.4. Anspruch auf Auskunftserteilung
2.4.1. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann dem
Gericht beantragen, den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in
seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke verse-
hen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an ge-
werbliche Abnehmer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 lit. c MschG). Dieser Anspruch
dient primär der Pirateriebekämpfung. Der Besitz muss nicht im Zeitpunkt der Gel-
tendmachung des Anspruchs bestehen. Auch früherer Besitz reicht aus, da sich
ansonsten der Beklagte einfach seiner Passivlegitimation entledigen könnte
(STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 67 ff.). In gleicher Weise muss es auch ausreichen,
wenn der Beklagte aufgrund einer Zurückbehaltung durch die Zollbehörde gar
nicht erst in den eigentlichen Besitz der Gegenstände gekommen ist.
Die Klägerin hat damit einen Anspruch auf Auskunftserteilung gegenüber dem
Beklagten, da dieser gefälschte A1._____-Uhren in die Schweiz eingeführt hat.
Dieser Anspruch bezieht sich sowohl auf die von der Zollverwaltung zurückbehal-
tene Sendung als auch auf allfällige weitere Gegenstände, welche der Beklagte
im Besitz hat bzw. hatte, und welche die streitgegenständlichen Markenrechte der
Klägerin verletzen.
Inhalt des Auskunftsanspruchs ist die Herkunft der Ware (STAUB, a.a.O., Art. 55
N. 75). Sodann hat der Besitzer Auskunft darüber zu geben, ob, an wen und in
welchem Umfang er entsprechende Gegenstände weitergegeben hat. Da gegen
private Abnehmer grundsätzlich keine Abwehransprüche geltend gemacht werden
können, beschränkt sich dieser Anspruch allerdings auf die Auskunft über ge-
werbliche Abnehmer (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 77). Ein weitergehender Anspruch
auf Auskunft betreffend Preis, Kosten oder Gewinne besteht aber nicht. Dieser
besteht nur als Hilfsanspruch in Verbindung mit einem finanziellen Wiedergutma-
chungsanspruch (FRICK, in: DAVID/FRICK [HRSG.], Basler Kommentar, Marken-
schutzgesetz / Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 N. 64).
2.4.2. Damit ist der Beklagte antragsgemäss zu verpflichten, Auskunft über Her-
kunftsland und Einfuhr der entsprechenden Gegenstände zu geben. Weiter hat er

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Name und Adresse der ihm bekannten Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen
und Vorbesitzer der Gegenstände bekanntzugeben. Sodann muss er der Klägerin
Name und Adresse der Personen oder Unternehmen bekanntgeben, welchen er
entsprechende Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben hat.
Da kein finanzieller Wiedergutmachungsanspruch geltend gemacht wurde, be-
steht kein Anspruch auf Auskunft über den Kaufpreis, Verkaufspreis oder andere
erhaltene entgeltliche Gegenleistungen. Das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 3
ist in diesem Umfang daher abzuweisen.
2.4.3. Die Klägerin beantragt die schriftliche Auskunftserteilung innert 15 Tagen
(Rechtsbegehren Ziff. 3). Auch wenn sich der Auskunftsanspruch gemäss Geset-
zeswortlaut auf eine blosse Wissenserklärung richtet, kann zu Beweiszwecken ei-
ne schriftliche Erklärung verlangt werden (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 78). Dies er-
scheint vorliegend denn auch verhältnismässig. Die verlangte Frist von 15 Tagen
erscheint vorliegend zudem auch als angemessen.
2.4.4. Weiter beantragt die Klägerin die Anordnung einer Ordnungsbusse ge-
mäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung
(Rechtsbegehren Ziff. 3).
Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist dabei die Ordnungsbusse
vorerst für den Fall der Nichterfüllung lediglich anzudrohen und erst dann auszu-
sprechen, wenn die Nichterfüllung feststeht. Die Nichterfüllung eines Zivilurteils ist
nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche Androhung vom
Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann (D. STAEHELIN, in:
SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KEL-
LERHALS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern
2012, Art. 343 N. 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Ur-
teil aufgenommen werden. Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem zwei-
ten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls die
Busse zu verhängen. Dieser letztere Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf
eines Antrags der obsiegenden Partei (D. STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASEN-

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BÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, Berner Kom-
mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, Art. 343 N. 49).
Vorliegend erscheint die Androhung eines solchen Zwangsgeldes am besten ge-
eignet, um der gerichtlichen Anordnung gehörig Nachdruck zu verleihen und den
Beklagten zur Auskunftserteilung zu bewegen. Was die Höhe der Tagesbusse be-
trifft, ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten. Beim von der Klägerin vor-
geschlagenen Betrag von CHF 1'000.– handelt es sich um den gesetzlich vorge-
sehenen Höchstbetrag. Dieser erscheint vorliegend aber als zu hoch. Unter Be-
rücksichtigung dessen, dass es sich beim Beklagten um eine Privatperson han-
delt und vor dem Hintergrund der konkreten Verletzungshandlung des Beklagten,
erscheint einstweilen die Festsetzung einer Tagesbusse in der Höhe von
CHF 100.– als angemessen.
3. Kosten- und Entschädigungsfolgen
3.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverord-
nung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in
erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2
Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend beträgt der Streitwert CHF 100'000.–. In An-
wendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr – unter Berück-
sichtigung des ergangenen Massnahmeentscheids und in Anbetracht des konkre-
ten Zeitaufwandes – auf CHF 5'000.– festzusetzen. Die Klägerin obsiegt mit ihrer
Klage annähernd vollumfänglich. Der abgewiesene Umfang betreffend Rechtsbe-
gehren Ziff. 3 ist derart geringfügig, dass dies als nicht prozesskostenrelevant ins
Gewicht fällt. Nachdem die Klägerin auch mit ihrem Massnahmegesuch vollum-
fänglich obsiegte, sind die Kosten ausgangsgemäss vollumfänglich dem Beklag-
ten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der
Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klä-
gerin ist hierfür das Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen (Art. 111
Abs. 2 ZPO).
3.2. Sodann hat der Beklagte als unterliegende Partei der Klägerin eine Par-
teientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Deren Höhe wird nach der

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Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) fest-
gesetzt (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). In Anbetracht des vorliegend entstan-
denen geringfügigeren Zeitaufwands der Klägerin und unter Berücksichtigung der
geringeren Schwierigkeit des Falles – rechtfertigt es sich, die Parteientschädigung
– in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 und § 11 AnwGebV – auf CHF 9'000.– fest-
zusetzen.
Die Klägerin beantragt die Zusprechung einer Parteientschädigung zuzüglich
Mehrwertsteuer. Eine solche steht der Klägerin aufgrund der grundsätzlichen
Möglichkeit des Vorsteuerabzugs nicht zu. Wäre ein entsprechender Abzug nicht
oder nicht vollumfänglich möglich, so hätte dies die Klägerin behaupten und bele-
gen müssen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016,
E. 4.5.; ZR 104 [2005] Nr. 76; SJZ 101 [2005] 531 ff.), was sie indessen nicht tat.
Folglich ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Die von der Eidgenössischen Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich, unter
Aktenzeichen 406-08.18; 2756-18-0267469 zurückbehaltene Sendung, be-
inhaltend acht Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), wird
eingezogen und vernichtet.
Die Eidgenössische Zollverwaltung wird – nach unbenutztem Ablauf der
Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach er-
folgter bundesgerichtlicher Beschwerde – ersucht, die entsprechende Ver-
nichtung vorzunehmen.
2. Dem Beklagten wird, unter Androhung der Bestrafung im Falle einer Wider-
handlung gemäss Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse bis Fr. 10'000.– im
Widerhandlungsfall) verboten, Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblätter,
Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uh-
renetuis), welche mit einer oder mehreren der Marken

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gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen,
a) in die Schweiz einzuführen oder über Dritte in die Schweiz einführen zu
lassen, oder sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem
Postweg in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser
Handlungen mitzuwirken;
b) in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem
Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.
Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen) lautet:
" Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis
auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassene Verfügung nicht Folge leistet, wird mit
Busse bestraft."
3. Der Beklagte wird, unter Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343
Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 100.– für jeden Tag der Nichterfüllung, verpflich-
tet, der Klägerin zu den Gegenständen der Sendung gemäss Dispositiv-
Ziffer 1 sowie zu sämtlichen allfällig in seinem Besitz bzw. zuvor in seinem
Besitz befindlichen Gegenständen, die mit einer oder mehreren der unter
Dispositiv-Ziffer 2 genannten Marken gekennzeichnet sind, jedoch nicht von
der Klägerin stammen, folgende Angaben innert 15 Tagen schriftlich zu-
kommen zu lassen:

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− Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr;
− Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und
Vorbesitzer dieser Gegenstände;
− (sofern die Gegenstände nicht mehr im Besitz des Beklagten sind)
Name und Adresse der Personen oder der Unternehmen, an welche
die Gegenstände zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurden.
Im übrigen Umfang wird Rechtsbegehren Ziff. 3 abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 5'000.– festgesetzt.
5. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der
Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird hierfür das
Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
6. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von
CHF 9'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an
- die Parteien
- das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffa-
cherstrasse 65/59g, 3003 Bern
sowie nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung
der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter bundesgerichtlicher Beschwerde
im Dispositiv-Auszug gemäss Dispositiv-Ziff. 1 und 7 an die Eidgenössische
Zollverwaltung EZV, Zollstelle Zürich-Flughafen, Dienstabteilung Post, Zür-
cherstrasse 161, Postfach 24, 8010 Zürich-Mülligen.
8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

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und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 100'000.–.
Zürich, 8. Januar 2019
Handelsgericht des Kantons Zürich
Vorsitzender: Gerichtsschreiber:
Dr. George Daetwyler Roman Kariya