zh_handelsgericht · HG200253 · 2023-02-01 · de
Marke


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG200253-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Präsidentin, und Ersatzoberrichte-
rin Dr. Eva Borla-Geier, die Handelsrichterin Dr. Seraina Denoth, die
Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn und Stefan Vogler sowie die
Gerichtsschreiberin Dr. Melanie Gottini
Urteil vom 1. Februar 2023
in Sachen
A._____ AG,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____,
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____
gegen
B._____ AG,
Beklagte
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y2._____
betreffend Marke

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Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2)
" 1. Die Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____ sei innert 10 Tagen
ab definitiver Rechtskraft des Entscheides von der Beklagten auf
die Klägerin zu übertragen.
2. Eventualiter sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB
C._____ festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver
Rechtskraft des Entscheides zu löschen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklag-
ten."
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Bei der Klägerin handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie
bezweckt gemäss Handelsregistereintrag den Betrieb von Hotels und verwandten
Betrieben, insbesondere die Führung folgender Betriebe: Hotel C._____, C._____
Wein …, D._____, Traiteurgeschäft «E._____» und Garage C._____.
Auch die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Gemäss Handels-
registereintrag bezweckt sie den Betrieb des Restaurants «Club C._____» sowie
des «Club F._____» in der B._____.
b. Prozessgegenstand
Vorliegend handelt es sich um eine marken- und wettbewerbsrechtliche Streitig-
keit. Gegenstand des Verfahrens ist die Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____.
Die Klägerin macht geltend, anlässlich der Neuordnung des Erbes und der Spal-
tung der A._____ AG sei zwar der Betrieb des Restaurants «Club C._____» samt
den zugehörigen Liegenschaften auf die neu gegründete Gesellschaft B._____
AG übertragen worden, nicht aber Rechte an geistigem Eigentum. Die Rechte am
Zeichen CLUB C._____ seien bei der Klägerin verblieben. Bei der von der Be-

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klagten eingetragenen Schweizer Marke Nr. 1 – CLUB C._____ handle es sich
daher um eine zustimmungslose Agentenmarke i.S.v. Art. 4 MSchG. Sodann be-
hauptet sie gestützt auf Art. 3 MSchG eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die
von ihr hinterlegte Schweizer Marke C._____ (Nr. 2). Schliesslich beruft sie sich
auf den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) und
die Generalklausel von Art. 2 UWG. Sie verlangt, dass die Schweizer Marke Nr. 1
– CLUB C._____ auf sie zu übertragen sei, und eventualiter deren Löschung
durch Feststellung der Nichtigkeit.
Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, die Parteien hätten mit der Abspal-
tung bewusst eine Koexistenz der Kennzeichen C._____ und Club C._____ be-
absichtigt. Das Ziel sei gewesen, dass die beiden Familienstämme G._____ und
H._____ anschliessend unabhängig voneinander agieren könnten. Die Rechte am
Kennzeichen «Club C._____» seien daher im Zuge der Abspaltung an die Beklag-
te übertragen worden. Die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Agentenmar-
ke, die der Beklagten entzogen werden könnte, seien nicht gegeben. Zudem liege
keine Verwechslungsgefahr und keine UWG-Verletzung vor. Die Klage sei daher
vollumfänglich abzuweisen.
B. Prozessverlauf
Am 14. Dezember 2020 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegende
Klage mit vorstehendem Rechtsbegehren ein (act. 1; act. 2; act. 3/2-23). Mit Ver-
fügung vom 17. Dezember 2020 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die
Gerichtskosten einen Vorschuss von CHF 9'000.– zu leisten (act. 4). Gleichzeitig
wurde ihr eine Nachfrist zur Einreichung einer Vollmacht angesetzt, aus welcher
klar ersichtlich ist, wer für die Klägerin unterzeichnet hat. Die Klägerin leistete den
Kostenvorschuss fristgerecht (vgl. act. 6) und reichte die verlangte Vollmacht
ebenfalls innert Frist ein (act. 7 f.). Mit Verfügung vom 8. Januar 2021 wurde der
Beklagten Frist zur Erstattung ihrer schriftlichen Klageantwort angesetzt (act. 9).
Innert der mit Verfügung vom 11. März 2021 (act. 13) angesetzten Nachfrist
erging sodann die Klageantwort und wurde die verlangte, rechtsgenügende Voll-
macht eingereicht (act. 15; act. 16; act. 17/2-6). Mit Verfügung vom 16. April 2021
wurde die Prozessleitung an Ersatzoberrichterin Dr. Eva Borla-Geier als Instrukti-

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onsrichterin delegiert (act. 18). Die Vergleichsgespräche anlässlich der am 12. Ju-
li 2021 durchgeführten Vergleichsverhandlung führten zu keiner Einigung. Glei-
chentags wurde daher ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet und der Klägerin
Frist zur Einreichung der Replik angesetzt (act. 22). Am 18. Oktober 2021 reichte
die Klägerin fristgerecht ihre Replik ein (act. 24; act. 25/24-32), welche der Be-
klagten mit Verfügung vom 22. Oktober 2021 zugestellt wurde (act. 26). Gleichzei-
tig wurde ihr Frist zur Erstattung der Duplik angesetzt. Die Duplik erfolgte fristge-
recht am 10. Januar 2022 (act. 28; act. 29/7-10) und wurde der Klägerin mit Ver-
fügung vom 18. Januar 2022 sowie unter Hinweis auf Aktenschluss zugestellt
(act. 30). Am 31. Januar 2022 reichte die Klägerin – wie zuvor angekündigt und
gestützt auf das verfassungsmässige Replikrecht (vgl. act. 32) – ihre Stellung-
nahme zur Duplik ein (act. 36). Dazu wiederum nahm die Beklagte mit Eingabe
vom 10. Februar 2022 Stellung (act. 37). Am 27. Juni 2022 erfolgte eine Noven-
eingabe durch die Klägerin (act. 38 f.), welcher der Beklagten zugestellt wurde
(Prot. S. 15).
Mit Verfügung vom 21. November 2022 wurde den Parteien Frist angesetzt zur
Erklärung, ob sie auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung ‒ un-
ter Vorbehalt der Durchführung eines Beweisverfahrens ‒ verzichteten (act. 40).
In der Folge verzichtete die Beklagte auf die Durchführung einer mündlichen
Hauptverhandlung (act. 43), die Klägerin hingegen nicht (act. 42). So wurden die
Parteien zur Hauptverhandlung auf den 1. Februar 2023 vorgeladen (act. 45). An-
lässlich dieser Hauptverhandlung hielten die Parteien ihre Parteivorträge. Es wur-
den keine rechtserheblichen Noven vorgebracht (Prot. S. 18 ff.; act. 46 f.). Der
Prozess erweist sich als spruchreif.

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Erwägungen
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit
1.1.1. Örtliche Zuständigkeit
Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am
Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am
Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. In den Anwendungsbereich von Art. 36
ZPO fallen insbesondere Klagen aus unlauterem Wettbewerb gemäss UWG
sowie die Verletzung von Immaterialgüterrechten (MARTI, in: Hausheer/Walter
[Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012,
Art. 36 N 6). Sitz der Beklagten ist Zürich. Demnach ist das Handelsgericht des
Kantons Zürich für die vorliegende Klage örtlich zuständig.
1.1.2. Sachliche Zuständigkeit
Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich
aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit § 44 lit. a GOG ZH.
1.2. Übrige Prozessvoraussetzungen
Die übrigen Prozessvoraussetzungen erweisen sich als erfüllt und geben zu kei-
nen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.
2. Vorbemerkung zur Beweislast
Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer
behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Die-
se Vorschrift wird als Grundregel der Beweislastverteilung im Privatrecht betrach-
tet. Grundsätzlich ist das Verhältnis der anwendbaren materiellen Normen für die
Beweislastverteilung massgebend. Dieses bestimmt im Einzelfall, ob eine rechts-
begründende, rechtsaufhebende bzw. rechtsvernichtende oder rechtshindernde
Tatsache zu beweisen ist. Wer einen Anspruch geltend macht, hat die rechtsbe-
gründenden Tatsachen zu beweisen. Demgegenüber liegt die Beweislast für die

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rechtsvernichtenden oder rechtshindernden Tatsachen bei der Partei, welche den
Untergang des Anspruchs behauptet oder dessen Entstehung oder Durchsetz-
barkeit bestreitet (BGE 128 III 271 E. 2a/aa). Die beweisbelastete Partei hat die
zu beweisenden Tatsachen zu behaupten, weshalb mit der Beweislast die Be-
hauptungslast einhergeht. Die beweisfreie Partei trifft hingegen die Bestreitungs-
last. Ein Aspekt der Behauptungslast ist die Substantiierungslast: Die konkreten
Anforderungen an die Substantiierung der anspruchsbegründenden Tatsachen
ergeben sich aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm sowie aus
dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Tatsachenbehauptungen sind so
konkret zu halten, dass sie einerseits ohne Weiteres als Beweissatz formuliert
und in eine allfällige Beweisverfügung aufgenommen werden können, und ande-
rerseits ein gezieltes Bestreiten möglich ist sowie der Gegenbeweis angetreten
werden kann. Bestreitet der Prozessgegner das Vorbringen der behauptungsbe-
lasteten Partei schlüssig und widerspruchsfrei, muss diese die rechtserheblichen
Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern so umfassend und klar darle-
gen, dass darüber Beweis abgenommen werden kann. Nur hinreichend substanti-
ierte Sachvorbringen begründen einen Beweisanspruch (WALTER, in: Berner
Kommentar, Bd. I/1, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, 2012, Art. 8 N 199 f.; LARDEL-
LI/VETTER, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
7. Aufl., 2022, Art. 8 N 29 und 33; BGE 127 III 365 E. 2b m.H.). Der Behaup-
tungsgegner hat demgegenüber im Einzelnen darzulegen, welche Tatsachenbe-
hauptungen der Gegenpartei er anerkennt und welche er bestreitet. Pauschale
Bestreitungen reichen zwar nicht aus, doch dürfen die Anforderungen an die Be-
streitung nicht so hoch angesetzt werden, dass im Ergebnis die Beweislast ge-
wendet wird (WALTER, a.a.O., Art. 8 N 191 f.). Für den Hauptbeweis im Zivilpro-
zess gilt das Regelbeweismass des strikten Beweises. Dieser ist erbracht, wenn
das Sachgericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Wahrheit einer Be-
hauptung und damit vom Vorliegen einer Tatsache voll überzeugt ist. Dabei hat
eine Tatsache nicht mit Sicherheit festzustehen, sondern es genügt die an Si-
cherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, selbst wenn eine abweichende Möglich-
keit nicht völlig auszuschliessen ist (WALTER, a.a.O., Art. 8 N 134 ff.; zum Ganzen
auch Urteil des Handelsgerichts HG160177 vom 13. Juni 2019 E. 2).

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3. Vertragsauslegung (Übertragung des Kennzeichens «Club C._____» auf die
Beklagte)
3.1. Unbestrittener Sachverhalt
Unbestritten ist, dass die Klägerin bis im Jahr 2006 den «Club C._____» und das
Restaurant «Club C._____» in der B._____ betrieben hatte (act. 1 Rz. 2; act. 15
Rz. 10, 17; act. 24 Rz. 8-11; act. 28 Rz. 9). Das Familienvermögen aus den Häu-
sern G._____ und H._____ und damit unter anderem die Aktien der Klägerin wur-
den bis zu diesem Zeitpunkt zu je 50% von den Familien G._____ und H._____
gehalten (act. 15 Rz. 9 f., 32, 34, 48, 50 f.; act. 24 Rz. 84; act. 28 Rz. 24, 33, 49 f.,
133, 142, 152, 176, 236). Die Familien G._____ und H._____ wollten ihr gemein-
sames Vermögen entflechten, weshalb im Jahr 2006 ein Teil der Vermögenswerte
der A._____ AG (Klägerin) abgespalten und auf die neu gegründete B._____ AG
(Beklagte) übertragen wurde (act. 1 Rz. 2 f., 19 f.; act. 15 Rz. 10, 18 f.; act. 24
Rz. 85 f.; act. 28 Rz. 24, 26 f.).
3.2. Streitpunkte
3.2.1. Klägerin
Die Klägerin macht geltend, die Rechte am Zeichen CLUB C._____ seien im
Rahmen der Abspaltung und Gründung der Beklagten nicht auf diese übergegan-
gen, sondern bei der Klägerin verblieben (act. 1 Rz. 28, 41 f.; act. 24 Rz. 14 ff.).
Die Rechte an den Kennzeichen C._____ und CLUB C._____ seien in der Spal-
tungsdokumentation nicht explizit geregelt, weil diese nicht auf die sich abspal-
tende Gesellschaft übertragen werden sollten (act. 1 Rz. 22; act. 24 Rz. 14). Es
sei nie der gegenseitige Wille der Parteien gewesen, dass die Zeichen C._____
und CLUB C._____ nebeneinander existierten (act. 24 Rz. 17). Dies würde auch
dem Zweck bzw. der Absicht der Spaltung widersprechen (act. 24 Rz. 23 f.). Aus
der zwischen der Beklagten und dem Club C._____ geschlossenen Vereinbarung
vom 15. April 2008 gehe hervor, dass sich die Parteien bewusst und darüber einig
gewesen seien, dass die Rechte am Zeichen CLUB C._____ bei der Klägerin
verblieben seien (act 1 Rz. 27 f.; act. 24 Rz. 28 f., 40-45).

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3.2.2. Beklagte
Demgegenüber vertritt die Beklagte die Auffassung, ihr seien die Rechte an der
Bezeichnung CLUB C._____ bei der Abspaltung übertragen worden (act. 15
Rz. 37, 40 f., 56 f., 89; act. 28 Rz. 23 ff.). Ziel der Abspaltung und Aufteilung der
verschiedenen Betriebe sei es gewesen, die beiden Familien vermögensmässig
vollständig zu verselbständigen und das beträchtliche Vermögen fair hälftig aufzu-
teilen (act. 15 Rz. 35; act. 28 Rz. 26-28). Es sei notwendig und beabsichtigt ge-
wesen, für die Bezeichnung CLUB C._____ eine Koexistenzsituation zu schaffen,
weil der Betrieb des Hotels C._____ bei der Klägerin verblieben und der Betrieb
des Clubs C._____ mit dem Restaurant «Club C._____» auf die Beklagte über-
gegangen seien. Eine Verpflichtung der Beklagten, der Klägerin eine Entschädi-
gung für Nutzungsrechte zu bezahlen, gebe es nicht und habe es nie gegeben.
Aus der vermeintlichen Vereinbarung der Beklagten mit dem Club C._____ vom
15. April 2008 könne die Klägerin keinerlei Rechte für sich ableiten, was auch ihr
bewusst gewesen sei, habe sie doch die angebliche Lizenzgebühr während Jah-
ren nie geltend gemacht (act. 15 Rz. 37 f.; act. 28 Rz. 72, 79, 90-92, 112 f.). Dass
die Parteien die Übertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ in den
Spaltungsunterlagen nicht explizit vorgesehen hätten, ändere daran nichts (act.
28 Rz. 33, 54, 89).
3.3. Rechtliches
Die Parteien sind sich uneinig, ob die Rechte am Zeichen CLUB C._____ bei der
Abspaltung der Beklagten auf diese übergegangen oder bei der Klägerin verblie-
ben sind. Folglich geht es vorliegend um eine Frage der Vertragsauslegung. Mas-
sgebend ist Art. 18 OR.
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt bei Fragen des Konsenses und
der Auslegung der Grundsatz des Primats des subjektiv übereinstimmend Gewoll-
ten vor dem objektiv Erklärten, subjektiv aber unterschiedlich Verstandenen
(BGer 4D_71/2017 vom 31. Januar 2018 E. 5.1). Es obliegt folglich dem Gericht,
zunächst den wirklichen Willen der Parteien festzustellen, gegebenenfalls empi-
risch auf Grund von Indizien. Dabei handelt es sich um eine Tatfrage

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(BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; Urteil des Handelsgerichts
HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2).
Der wirkliche Wille der Parteien wird anhand der gängigen Auslegungsmittel
(Wortlaut, Systematik, Vorverhandlungen, nachvertragliches Verhalten, wirtschaft-
licher Sinn des Vertrags etc.) ermittelt (ZR 116/2017 Nr. 40 S. 134 f.). Das primä-
re Auslegungsmittel bildet der Wortlaut der von den Parteien abgegebenen Erklä-
rungen bzw. des Vertragstextes. Eine Hierarchie der Auslegungsmittel besteht
zwar nicht, jedoch kommt dem Wortlaut im Verhältnis zu den übrigen Ausle-
gungsmitteln ein Vorrang zu, wenn letztere keinen sicheren Schluss auf einen an-
deren Sinn erlauben. Insoweit wird also vermutet, dass der Wortlaut einer Ver-
tragsurkunde den Willen der Parteien richtig wiedergibt (Urteil des Handelsge-
richts HG140183 vom 12. November 2018 E. 4.3.4.4. m.H.). Selbst bei einem
eindeutigen Auslegungsergebnis ist aber zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn
nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein zent-
rales Indiz stellt dabei das nachvertragliche Parteiverhalten dar. Dieses ist jedoch
nur insofern zu berücksichtigen, als daraus Rückschlüsse auf die Willenslage bei
Vertragsschluss zu ziehen sind; in diesem Zusammenhang werden insbesondere
Erfüllungshandlungen der Parteien, Geltenlassen des Vertrages sowie die gesam-
te Art und Weise der Vertragsabwicklung genannt (BGer 4C.100/2003 vom
26. August 2013 E. 2.2.; WIEGAND, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, Art. 18 OR N 29).
Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung fehlt oder unbewiesen bleibt,
sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien
aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und
Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und
mussten. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Die Ermittlung
der Bedeutung, die den Willenserklärungen der Parteien beim Abschluss eines
Vertrags nach Treu und Glauben zukommt, stellt eine Rechtsfrage dar
(BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; BGE 121 III 118 E. 4.b.aa;
Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2.; JÄG-
GI/GAUCH/HARTMANN, in: SCHMID [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Art. 18 OR - Ausle-

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gung, Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, 4. Aufl., 2014, N 314
ff.).
Diese objektivierende oder normative Auslegung knüpft an den geäusserten Wil-
len an (WIEGAND/HURNI, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, 2014, Art. 1 N
18; BGE 117 II 273 E. 5 m.w.H.). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Aus-
legung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung (BGE 132 III 626 E. 3.1
m.w.H.). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom
Wortlaut der Erklärung auszugehen. Deren einzelne Teile sind jedoch nicht iso-
liert, sondern im Zusammenhang zu betrachten. Zu berücksichtigen sind zudem
die dem Empfänger bekannten Umstände, unter welchen die Erklärung abgege-
ben worden ist (BGE 113 II 49 E. 1.a und b m.w.H.). Daraus kann sich ergeben,
dass der Empfänger einzelne Aussagen des Erklärenden nicht in ihrer wörtlichen
Bedeutung verstehen durfte, sondern in einem anderen Sinne auffassen musste
(vgl. BGE 133 III 61 E. 2.2.1; BGE 131 III 280 E. 3.1). Zudem hat das Gericht zu
berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Partei-
en eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGer 4A_579/2017 vom 7. Mai
2018 E. 5.2.2.1; BGE 126 III 119 E. 2.c; BGE 122 III 420 E. 3.a).
Bei Uneinigkeit über den Vertragsinhalt bzw. wenn die Parteien einen voneinan-
der abweichenden tatsächlichen Konsens behaupten, ist zunächst mittels objekti-
ver Auslegung zu ermitteln, wie die Parteierklärungen normativ zu verstehen sind
und zu prüfen, ob ein normativer Konsens besteht, da die Beweislast für den Be-
stand und Inhalt eines vom normativen Auslegungsergebnis abweichenden sub-
jektiven Vertragswillens jene Partei trägt, welche aus diesem Willen zu ihren
Gunsten eine Rechtsfolge ableitet und es für den Fall des Misslingens des Bewei-
ses beim Auslegungsergebnis bleibt (Urteil des Handelsgerichts HG180091 vom
7. April 2020 E. 2.1.2. mit Hinweis auf BGer 4A_683/2011 E. 5.1 f.; Urteil des
Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.3 mit Hinweis auf BGE 121 III
118 E. 4.b.aa; vgl. auch JÄGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.O., N 36 und 45; MÜLLER,
Berner Kommentar Art. 1-18 OR, 2018, Art. 18 N 297).
Vorliegend behaupten die Parteien einen abweichenden tatsächlichen Konsens.
Trotz des Vorrangs eines übereinstimmenden tatsächlichen Vertragswillens ist

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daher zunächst eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vorzunehmen und
zu prüfen, ob ein normativer Konsens besteht.
3.4. Normativer Konsens
3.4.1. Wortlaut (Spaltungsplan und Spaltungsbericht vom 23. März 2006)
Zunächst ist auf die von der Klägerin ins Recht gelegte Spaltungsdokumentation
einzugehen: Der Spaltungsplan (act. 3/10) und der Spaltungsbericht (act. 3/11)
vom 23. März 2006 sind unterzeichnet von I._____ als Präsident des Verwal-
tungsrats der A._____ AG sowie von J._____ als Delegierter des Verwaltungsrats
der A._____ AG. Unter dem Titel «Inventar» wurden die auf die neu zu gründende
Gesellschaft zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
der A._____ AG aufgeführt (act. 3/10 Ziff. 2). Die Liste der Aktiven enthält folgen-
de Positionen: Kasse Club, Stockgelder, Kassafonds, drei verschiedene Bankkon-
toguthaben, Debitoren Clubmitglieder, Nahrungsmittel Club, Kravattenbestand
Club, Getränke Mens Club, Getränke Club F._____, Beteiligung K._____ AG,
Sämtliches Mobiliar Club C._____ und Club F._____ sowie das Grundstück, auf
dem u.a. die B._____ steht. Zusammengefasst soll gemäss Spaltungsbericht bei
der Spaltung der Betrieb des Restaurants «Club C._____» samt den dazugehöri-
gen Immobilien auf die B._____ AG übertragen werden (act. 3/11 Ziff. 2). Weder
der Spaltungsplan noch die Spaltungsbilanz (act. 3/15) oder der Spaltungsbericht
erwähnen Kennzeichenrechte (und zwar weder in Bezug auf das Zeichen CLUB
C._____ noch auf das Zeichen C._____).
Der Umstand, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ in den Spal-
tungsunterlagen nicht aufgeführt sind, spricht bei einer objektivierten Betrach-
tungsweise nicht dafür, dass diese Kennzeichenrechte nach dem Willen der Par-
teien bei der Klägerin verbleiben sollten. Die Marke CLUB C._____ war zum Zeit-
punkt der Abspaltung (noch) nicht im Markenregister eingetragen. Es ist daher
nicht ersichtlich und wird von der Klägerin nicht dargetan, welche Position mit
welchem Wert überhaupt im Spaltungsplan und in der Spaltungsbilanz hätte er-
wähnt werden sollen. Die Erwähnung von Rechten an nicht eingetragenen Kenn-
zeichen in Vermögensaufstellungen (z.B. im Rahmen einer Abspaltung) ist nicht

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üblich und auch nicht praktikabel, zumal eine Bezifferung des Wertes in diesem
Stadium schwierig oder gar unmöglich ist. Die Rechte am Kennzeichen CLUB
C._____ sind in der Spaltungsbilanz denn auch nicht bei den bei der Klägerin
verbleibenden Aktiven aufgeführt. Sie sind mithin in den Spaltungsunterlagen als
Vermögenswert überhaupt nicht erwähnt. Allein aufgrund des Wortlauts der Spal-
tungsunterlagen kann demnach nicht gesagt werden, ob die Parteien dies nach
Treu und Glauben so verstehen mussten und durften, dass die Rechte am Kenn-
zeichen CLUB C._____ bei der Klägerin verbleiben oder auf die Beklagte überge-
hen sollten.
Anzufügen ist, dass die von der Klägerin behauptete Unterscheidung zwischen
dem Übergang des Betriebs und dem Übergang des Kennzeichens CLUB
C._____ in dieser Klarheit nicht aus der Spaltungsdokumentation hervorgeht und
die Position der Klägerin nicht zu stärken vermag. Zwar ist mehrfach davon die
Rede, dass der Betrieb des Restaurants «Club C._____» verselbständigt werden
soll (vgl. act. 3/11, Einleitung und Ziff. 1, 1. Spiegelstrich). Diese Formulierung
spricht aber für sich alleine weder für eine isolierte Übertragung des Betriebs noch
für eine Übertragung samt zugehöriger Kennzeichen und bietet daher im Rahmen
der normativen Auslegung keine zusätzliche Klärung.
3.4.2. Zweck der Abspaltung
Dem Spaltungsbericht ist zu entnehmen, dass mit der Spaltung (Abspaltung im
Sinne von Art. 29 Abs. 1 lit. b FusG) bezweckt werde, den Betrieb des Restau-
rants «Club C._____» samt den dazugehörigen Immobilien zu verselbständigen
(act. 3/11 Ziff. 1). Damit sollten unter anderem die Voraussetzungen geschaffen
werden, das Vermögen zwischen den je hälftig an der A._____ AG beteiligten
Familien G._____ und H._____ in dem Sinne aufzuteilen, dass jede Familie eine
aus der Abspaltung entstehende Gesellschaft alleine übernehmen könne. Weiter
wurde ausgeführt, das Restaurant «Club C._____» werde als Betrieb bereits wei-
testgehend selbständig geführt. Die Stellung der beteiligten Gesellschaften im
Markt sei entsprechend durch die Abspaltung nicht beeinträchtigt (act. 3/11
Ziff. 1).

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Insoweit sind sich denn auch die Parteien in Bezug auf den Zweck der Abspaltung
einig (vgl. z.B. act. 24 Rz. 23 und act. 28 Rz. 26 f.). Unterschiedlich sind hingegen
die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen.
Der genannte Zweck der Abspaltung spricht bei einer objektivierten Betrach-
tungsweise – im Sinne einer klaren und «sauberen» Aufteilung (Lokalität des
Clubs C._____, Betrieb des Restaurants «Club C._____» sowie Rechte am
Kennzeichen CLUB C._____ alles bei der Beklagten) – dafür, dass die Rechte am
Kennzeichen CLUB C._____ an die Beklagte übertragen werden sollten. Vor dem
Hintergrund der bezweckten Vermögensentflechtung erscheint der Verbleib der
entsprechenden Rechte bei der Klägerin bei einer objektivierten Betrachtungswei-
se nicht sinnvoll. Bei dieser Variante bestünde nach der Abspaltung in Bezug auf
das Kennzeichen CLUB C._____ eine Abhängigkeit der Beklagten von der Kläge-
rin, welche vernünftige Parteien nach Treu und Glauben sowie im Hinblick auf die
beabsichtigte Aufteilung des Vermögens zwischen den beiden Familien und die
Verselbständigung des Betriebs «Club C._____» nicht gewollt haben können.
Gleich erfahrene Vertragsparteien im Rechtsverkehr mit den gleichen Kenntnis-
sen wie die vorliegenden Parteien hätten die Erklärung (d.h. die entsprechenden
Ausführungen im Spaltungsplan und Spaltungsbericht) aufgrund des Zwecks der
Abspaltung daher so verstanden, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB
C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übergehen sollten. Auch die
Parteien durften und mussten dies nach Treu und Glauben so verstehen, selbst
wenn diese Rechte in den Spaltungsunterlagen nicht explizit erwähnt wurden.

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3.4.3. Begleitumstände
3.4.3.1. Die unbestrittene und erwiesene Tatsache, dass die Klägerin Inhaberin
der seit 1994 eingetragenen Marke C._____ ist, hilft bei der Auslegung nicht wei-
ter: Sie lässt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht darauf schliessen, dass
die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Rahmen der Abspaltung bei der
Klägerin verblieben sind, spricht aber auch nicht für die andere Variante (Übertra-
gung dieser Rechte auf die Beklagte). Vielmehr ist dies gerade die Ausgangslage,
ohne die es nicht zur vorliegenden Streitigkeit gekommen wäre.
3.4.3.2. Der Umstand, dass bei der Gründung der Klägerin durch Sacheinlage des
Geschäfts der Kollektivgesellschaft A._____ im Jahre 1993 im Sacheinlagevertrag
Kennzeichenrechte nicht explizit erwähnt wurden (vgl. act. 29/7), spricht entgegen
der Behauptung der Beklagten nicht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen
CLUB C._____ bei der Abspaltung im Jahre 2006 auf die Beklagte übertragen
worden sind. Bei der Gründung der Klägerin mussten die Vermögenswerte – an-
ders als bei der Abspaltung der Beklagten von der Klägerin – nicht auf zwei ver-
schiedene Rechtsträger aufgeteilt werden, sondern es ging das Gesamtvermögen
der Kollektivgesellschaft auf die neu gegründete Aktiengesellschaft über. In der
Konstellation von 1993 gab es folglich gar keine andere Möglichkeit, als dass alle
(auch nicht explizit erwähnte) Bestandteile des Vermögens der vormaligen Kollek-
tivgesellschaft auf die zu gründende Aktiengesellschaft übergingen. In der vorlie-
genden Konstellation ist dies aber gerade nicht der Fall, da bei der Abspaltung ein
Teil des Vermögens der Klägerin auf die Beklagte übertragen wurde und aus der
Nichterwähnung eines Vermögenswertes in der Spaltungsdokumentation nicht die
gleichen Schlüsse gezogen werden können wie beim Sacheinlagevertrag von
1993. Die Nichterwähnung der Kennzeichenrechte im Sacheinlagevertrag von
1993 lässt somit umgekehrt auch nicht darauf schliessen, dass diese Rechte bei
der Klägerin verblieben wären, und ist zusammenfassend für den normativen
Konsens nicht von Relevanz.
3.4.3.3. Enseignes und (sonstige) Geschäftsbezeichnungen sind Bezeichnungen
von Geschäftslokalen oder Geschäftsbetrieben. Es ist in der Lehre umstritten, ob
es sich dabei um Namen i.S.v. Art. 29 ZGB handelt (vgl. z.B. BÜHLER, in: Gei-

- 15 -
ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022,
Art. 29 N 8; DÖRR, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Aufl., 2018,
Art. 29 N 2; HILTI, in: SIWR III/2, 3. Aufl., 2019, N 9 ff.). Dass der Betrieb des Res-
taurants «Club C._____» auf die Beklagte überging, bestreitet die Klägerin nicht
(vgl. act. 1 Rz. 53). Unabhängig davon, ob Enseignes und Geschäftsbezeichnun-
gen als Namen i.S.v. Art. 29 ZGB zu qualifizieren sind, muss es möglich sein, ei-
ne solche zusammen mit dem jeweiligen Betrieb zu übertragen (so auch AGTEN,
Der Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Kollisionen mit anderen Unter-
nehmens- und Waren- oder Dienstleistungskennzeichen in der Schweiz, 2011, S.
57; vgl. auch HILTI, a.a.O., N 13), was in der Praxis auch so gehandhabt wird. Vor
diesem Hintergrund ist die entsprechende Argumentation der Klägerin (vgl. act.
24 Rz. 35 ff.) nicht nachvollziehbar bzw. unbehelflich.
3.4.3.4. Das Markenrecht entsteht gemäss Art. 5 MSchG mit der Eintragung im
Register. Die Übertragung von Marken bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen
Form (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Das Kennzeichen CLUB C._____ war bei der Ab-
spaltung unbestrittenermassen nicht im Register eingetragen. Daher konnten die
Rechte an diesem Kennzeichen formlos übertragen werden. Das Schriftformer-
fordernis im Markenschutzgesetz spricht entgegen der Auffassung der Klägerin
(act. 24 Rz. 36) per se nicht für den Verbleib der Kennzeichenrechte bei der Klä-
gerin.
3.4.3.5. Die von der Klägerin behauptete Eigenständigkeit des Clubs C._____
(vgl. act. 24 Rz. 30 f.) wird von der Beklagten bestritten (vgl. act. 28 Rz. 93 f.).
Selbst wenn der entsprechende Nachweis gelingen würde, ist nicht nachvollzieh-
bar, inwiefern dieser Umstand für die Position der Klägerin oder diejenige der Be-
klagten spräche, weshalb sich weitergehende Ausführungen erübrigen.
3.4.4. Nachvertragliches Parteiverhalten
Nachvertragliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauens-
prinzip nicht von Bedeutung. Die Vereinbarung vom 20. Oktober 2006, die Ver-
einbarung vom 15. April 2008, die Übertragung der Domain-Namen, die Zweck-
änderung der Klägerin sowie weitere nachvertragliche Vorgänge oder Handlun-

- 16 -
gen der Parteien sind demnach bei der vorliegenden objektiven Auslegung nicht
zu berücksichtigen (vgl. dazu aber nachfolgende Ausführungen zum tatsächlichen
Konsens).
3.4.5. Auslegungsregel nach FusG
Ein Gegenstand des Aktivvermögens, der sich aufgrund des Spaltungsvertrags
oder des Spaltungsplans nicht zuordnen lässt, verbleibt bei der Abspaltung bei
der übertragenden Gesellschaft (Art. 38 Abs. 1 lit. b FusG). Der Auffangregelung
nach Art. 38 FusG kommt bloss subsidiärer und dispositiver Charakter zu. Die Zu-
teilungsordnung gemäss Art. 38 FusG greift erst, wenn eine Zuordnung von Ver-
mögenswerten aufgrund des Spaltungsvertrags bzw. -plans auch nach einer ent-
sprechenden Auslegung nicht möglich ist (VOGEL/HEIZ/BEHNISCH/SIEBER/OPEl,
OFK FusG, 3. Aufl., 2017, Art. 38 N 3). Vorliegend ist die Zuordnung des fragli-
chen Vermögenswertes insbesondere aufgrund des teleologischen Auslegungs-
elements möglich, weshalb die Auffangregelung nach Art. 38 FuSG entgegen der
Auffassung der Klägerin (act. 11 Rz. 39 ff.) nicht anzuwenden ist.
3.4.6. Zwischenfazit
Die normative Auslegung führt zum Ergebnis, dass die Rechte am Kennzeichen
CLUB C._____ (damals noch nicht als Marke registriert) bei der Abspaltung auf
die Beklagte übertragen worden und nicht bei der Klägerin verblieben sind.
3.5. Tatsächlicher Konsens
3.5.1. Wortlaut (Spaltungsplan und Spaltungsbericht vom 23. März 2006)
In Bezug auf den Wortlaut kann auf die Ausführungen zum normativen Konsens
verwiesen werden (vgl. Erw. 3.4.1.).
3.5.2. Zweck der Abspaltung
In Bezug auf den Zweck der Abspaltung kann auf die Ausführungen zur normati-
ven Auslegung verwiesen werden, soweit die Parteien sich einig sind (vgl.
Erw. 3.4.2. Abs. 1 und 2). Da die Parteien keine konkreten Ausführungen zu den

- 17 -
Vertragsverhandlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des Spaltungs-
plans und Spaltungsberichts vom 23. März 2006 gemacht und nicht dargelegt ha-
ben, wann, wie und wo welche Parteivertreter damals einen übereinstimmenden
Willen zum Zweck der Abspaltung geäussert haben, namentlich bezüglich Über-
tragung oder Verbleib der Kennzeichenrechte bei der Klägerin bzw. auf die Be-
klagte, kann kein tatsächlicher Konsens hinsichtlich dieses Zwecks bei Vertrags-
schluss erstellt werden.
3.5.3. Nachvertragliches Parteiverhalten
3.5.3.1. Vereinbarung vom 20. Oktober 2006
Die Beklagte macht geltend, aus der Vereinbarung zwischen den Familien
H._____ und G._____ vom 20. Oktober 2006 bzw. deren Anhang 1, welcher den
Entwurf eines Kaufrechtsvertrags mit der Stadt Zürich enthalte, gehe explizit her-
vor, dass das Recht am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Abspaltung auf die
Beklagte übergegangen sei (act. 28 Rz. 34 ff. m.H. auf act. 3/14 und act. 29/8).
Die Klägerin bestreitet dies; der Vertragsentwurf lasse unklar, wem die Kennzei-
chenrechte zu diesem Zeitpunkt rechtlich gehört hätten (act. 36 Rz. 36).
Die Vereinbarung vom 20. Oktober 2006 zwischen Familie H._____ und Familie
G._____ regelt die Neuordnung der Beteiligungen an der Holdinggesellschaft für
die Hotel-Unternehmungen AG, A._____ AG und B._____ AG (act. 3/14). In Ziff.
1.3 wird festgehalten, dass die B._____ AG durch die Abspaltung des Betriebes
«Club C._____» und «Club F._____» zusammen mit den Grundstücken B._____
gemäss Entwurf des Kaufrechtsvertrages mit der Stadt Zürich vom 26. Juni 2006
(Anhang 1) basierend auf dem Spaltungsplan vom 23. März 2006 gegründet und
am tt. mm. 2006 in das Handelsregister eingetragen wurde.
Gemäss lit. D der Präambel des vom 26. Juni 2006 datierenden Entwurfs des
Kaufrechtsvertrags sind die Aktionäre der A._____ AG unter den dort vereinbar-
ten Voraussetzungen und Bedingungen bereit, der Stadt Zürich ein Kaufrecht an
sämtlichen Aktien der infolge der Spaltung gegründeten «B._____ AG» einzu-
räumen (act. 29/8 S. 3). Ziff. III. C. 6. Abs. 2 des Entwurfs lautet sodann wie folgt:

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«Die Stadt Zürich wird zudem dafür sorgen, dass, spätestens wenn der "Club
C._____" und/oder "Club F._____" aus irgendwelchen Gründen nicht mehr von
den Kaufrechtgebern bzw. einer anderen von den Kaufrechtgebern dazu berech-
tigten Drittperson in der B._____ betrieben werden, den Kaufrechtgebern bzw. ei-
ner von den Kaufrechtgebern bezeichneten Drittperson die Rechte an den Be-
zeichnungen "Club C._____" bzw. "Club F._____" sowie mit diesen Bezeichnun-
gen allenfalls verbundene weitere Rechte entschädigungslos überlassen wer-
den.» (act. 29/8 S. 6). Kaufrechtgeber waren die Aktionäre der A._____ AG (da-
mals noch die beiden Familien G._____ und H._____; vgl. act. 29/8 S. 1).
Gemäss der oben zitierten Formulierung des Entwurfs gingen die daran Beteilig-
ten davon aus, dass die Stadt Zürich nach einer allfälligen Ausübung des Kauf-
rechts an den Aktien der B._____ AG (Beklagte) an den Bezeichnungen «Club
C._____» bzw. «Club F._____» berechtigt sein würde, ansonsten sie nicht dafür
sorgen könnte, dass diese Rechte den Kaufrechtgebern überlassen würden. Dies
spricht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der Abspal-
tung auf die Beklagte übertragen worden waren. Vertragspartner der Stadt Zürich
(die Kaufrechtgeber) waren allerdings die Aktionäre der A._____ AG (damals wa-
ren dies L._____, M._____, J._____, N._____, O._____ und I._____, d.h die Fa-
milien G._____ und H._____), und die Stadt Zürich sollte dafür sorgen, dass die-
sen (oder einer von ihnen bezeichneten Drittperson) die Rechte an den Bezeich-
nungen «Club C._____» bzw. «Club F._____» überlassen werden, nicht etwa al-
lein der Familie H._____. Die Formulierung des Vertragsentwurfs ist im Hinblick
auf die sich im vorliegenden Verfahren stellenden Fragen nicht vollkommen
schlüssig. Vor dem Hintergrund, dass im Vertragsentwurf zudem festgehalten
wurde, dass die Aktien der B._____ AG zu 100% von den Aktionären der A._____
AG gehalten würden (act. 29/8 S. 3), ist denn auch davon auszugehen, dass der
Entwurf die schliesslich vollzogene Aufteilung des Vermögens zwischen den Fa-
milien H._____ und G._____ (noch) nicht abbildet. Es kann demnach aus dem
Vertragsentwurf entgegen der Auffassung der Beklagten nicht abgeleitet werden,
ob und welchen tatsächlichen Konsens die Parteien zum Zeitpunkt der Abspal-
tung in Bezug auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ hatten.

- 19 -
3.5.3.2. Zweckartikel der Beklagten und Zweckänderung der Klägerin
In Artikel 2 der Statuten der Beklagten vom 19. Juni 2006 ist unter anderem der
Betrieb des Restaurants «Club C._____» in der B._____ als Zweck genannt (vgl.
act. 3/8). Im Handelsregistereintrag der Klägerin wurde der Betrieb des «Club
C._____» nach der Abspaltung als Zweck hingegen nicht mehr aufgeführt (vgl.
act. 3/2). Der Zweckartikel der Beklagten und die Zweckänderung der Klägerin
lassen darauf schliessen, dass die Parteien davon ausgingen, dass die Beklagte
– zumindest bis auf Weiteres – das Kennzeichen CLUB C._____ für das Restau-
rant in der B._____ nutzen wird. Die Klägerin hat sich mit der Zweckänderung
wiederum bewusst davon distanziert. Allerdings geht die Betriebsführung, welche
in den Zweckartikeln aufgeführt ist bzw. war, nicht zwingend mit der Berechtigung
an den entsprechenden Kennzeichen einher, wie die Klägerin zu Recht einwendet
(vgl. act. 24 Rz. 81). Zudem ist der Klägerin insoweit zuzustimmen, als dass der
Zweck der Klägerin bzw. der Beklagten ohne Zutun und Einflussmöglichkeit der
jeweils anderen Partei geändert werden kann. Gleichwohl suggeriert der im Han-
delsregister festgehaltene Zweck eine gewisse Verbindlichkeit und Dauerhaf-
tigkeit. Es kann demnach aufgrund des Zweckartikels der Beklagten oder der Än-
derung des klägerischen Zweckartikels nicht abschliessend beurteilt werden, wel-
chen tatsächlichen Konsens die Parteien zum Zeitpunkt der Abspaltung in Bezug
auf die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ hatten. Die genannten Handlun-
gen sprechen insgesamt allerdings eher für die Übertragung der Rechte am
Kennzeichen CLUB C._____ an die Beklagte.
3.5.3.3. Vereinbarung vom 15. April 2008
Parteien der Vereinbarung vom 15. April 2008 sind der Club C._____ und die Be-
klagte (vgl. act. 3/18), nicht hingegen die Klägerin. Unterzeichnet wurde die Ver-
einbarung seitens des Clubs durch den Vorsitzenden sowie den stellvertretenden
Vorsitzenden des Klubkomitees (Namen nicht lesbar). Unbestritten ist, dass die
Rechtsnatur des Clubs nicht klar ist. Seitens der Beklagten unterzeichnete ein De-
legierter des Verwaltungsrates (I._____). Ziff. 5 dieser Vereinbarung lautet wie
folgt: «Die A._____ AG erhält für die Zurverfügungstellung der Namensrechte
"Club C._____" eine jährliche Entschädigung von CHF 25'000.– von der B._____

- 20 -
AG.». Es ist unklar (und umstritten), ob Ziff. 5 eine Verpflichtung der Beklagten
begründen soll oder eine blosse Feststellung enthält (vgl. act. 1 Rz. 28; act. 15
Rz. 61; act. 24 Rz. 28; act. 28 Rz. 90).
Festzuhalten ist diesbezüglich zunächst Folgendes: Die Klägerin ist nicht Partei
der Vereinbarung vom 15. April 2008, deren Verbindlichkeit die Beklagte bestrei-
tet. Die Klägerin vermag die Verbindlichkeit sodann weder substantiiert zu be-
haupten noch zu belegen, sondern stellt sich auf den Standpunkt, dies spiele
überhaupt keine Rolle (vgl. act. 24 Rz. 115 f.). I._____, der die Vereinbarung als
Delegierter des Verwaltungsrates der Beklagten unterzeichnet hat, war zu diesem
Zeitpunkt nicht einzelzeichnungsberechtigt und insofern nicht befugt, die Beklagte
zu vertreten. Ob und weshalb die Vertretungshandlung von I._____ gleichwohl
der Beklagten zuzurechnen ist, führt die Klägerin nicht aus. Die Vertretungsbe-
fugnis des Komitees für den Club ist bestritten und wird von der Klägerin ebenfalls
nicht dargetan. Die Urheberschaft des Vertragstextes und insbesondere der Ziff. 5
ist unklar (und auch umstritten; vgl. act. 24 Rz. 43 f.; act. 28 Rz. 114). Die Klausel
betreffend die Entschädigung für die Namensrechte stammt jedenfalls nicht von
der Beklagten und wurde erst kurz vor Unterzeichnung in die Vereinbarung inte-
griert – wie genau lässt sich anscheinend nicht mehr rekonstruieren (vgl. act. 28
Rz. 114; nicht bestritten in act. 36 Rz. 40 ff.).
Unabhängig von der Verbindlichkeit der Vereinbarung an sich, die nach dem Ge-
sagten nicht erwiesen ist, bleibt auch die Rechtsnatur von Ziff. 5 der Vereinbarung
unklar. Möglich ist, dass die Parteien in der Vereinbarung vom 15. April 2008 eine
bestehende bzw. anderweitig vereinbarte oder zu vereinbarende Verpflichtung
bloss festhalten oder aber eine neue Verpflichtung (Vertrag zugunsten Dritter) be-
gründen wollten. Aufgrund der sehr rudimentären Formulierung, der fehlenden
Regelung der Entschädigungsmodalitäten (namentlich Zahlungstermin oder -ort
bzw. Kontonummer) und der zusammenhangslosen Erwähnung in nur einem Ab-
schnitt der Vereinbarung ist höchstens von einer blossen Feststellung und nicht
von einer neu begründeten Verpflichtung auszugehen. Mangels entsprechender
Ausführungen in den Rechtsschriften kann allerdings auch dies nicht abschlies-

- 21 -
send beurteilt werden. Die weiteren Umstände und Einzelheiten einer potenziellen
Verpflichtung bleiben damit unklar.
Unbestritten ist, dass I._____ die Vereinbarung vom 15. April 2008 unterzeichnet
hat. Weshalb er dies trotz des Passus betreffend die Entschädigungszahlung für
Nutzungsrechte durch die Beklagte an die Klägerin getan hat, kann verschiedene
Gründe haben. Ein starkes Indiz für einen tatsächlichen Konsens im Sinne der
klägerischen Behauptungen (d.h. Verbleib der Rechte am Kennzeichen CLUB
C._____ bei der Klägerin und Bezahlung einer Nutzungsgebühr durch die Beklag-
te) ist es aufgrund der zahlreichen, oben genannten Unsicherheiten im Zusam-
menhang mit der Vereinbarung nicht, zumal fraglich ist, ob die Unterzeichnung
durch I._____ der Beklagten überhaupt zugerechnet werden kann. Hinzu kommt,
dass die seitens der Klägerin behauptete Verpflichtung der Beklagten zur Bezah-
lung einer Lizenzgebühr von den Parteien unbestrittenermassen nie gelebt wurde.
3.5.3.4. Fehlende Koexistenzvereinbarung
Eine schriftliche Koexistenzvereinbarung besteht unbestrittenermassen nicht.
Dies spricht allerdings entgegen der Auffassung der Klägerin (vgl. act. 24 Rz. 17
ff.) per se nicht für den von ihr behaupteten tatsächlichen Konsens, da eine
Koexistenz zweier Zeichen ohne entsprechende schriftliche Vereinbarung möglich
und nicht unüblich ist. Gerade in der vorliegenden Konstellation, bei welcher die
Rechte an den beiden Zeichen CLUB C._____ und C._____ im Rahmen der Ab-
spaltung nicht explizit erwähnt wurden, ist die konkludente Abmachung einer
Koexistenz der genannten Zeichen plausibel. Ergänzend ist aber festzuhalten,
dass die fehlende (schriftliche) Koexistenzvereinbarung umgekehrt auch nicht für
den von der Beklagten behaupteten tatsächlichen Konsens spricht (vgl. act. 15
Rz. 88; act. 28 Rz. 51, 61), da die Konstellation vor der Abspaltung, für die unbe-
strittenermassen keine Koexistenzvereinbarung bestand, nicht mit derjenigen
nach der Abspaltung vergleichbar ist: Vor der Abspaltung lag das ganze Vermö-
gen bei einem einzigen Rechtsträger, so dass eine Koexistenzvereinbarung kei-
nen Sinn gemacht hätte.

- 22 -
3.5.3.5. Fehlende Vereinbarung betreffend Nutzungsgebühr
Eine (schriftliche) Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten betref-
fend eine Lizenzgebühr für die Nutzung des Zeichens CLUB C._____ liegt nicht
vor. Dies sowie der Umstand, dass die Klägerin nach der Abspaltung jahrelang
(soweit ersichtlich bis im Juli 2013; vgl. act. 17/4) keine Lizenzgebühren von der
Beklagten einforderte (nicht bestritten in act. 24 Rz. 19, 28, 40, 44, 112), spricht
eher dafür, dass die Parteien übereinstimmend von einer Übertragung der Kenn-
zeichenrechte auf die Beklagte ausgegangen sind. Auch der Passus in der Ver-
einbarung vom 15. April 2008 vermag daran nichts zu ändern (vgl. dazu obenste-
hende Erw. 3.5.3.3.).
3.5.3.6. Übertragung der Domain-Namen
Die unbestrittene und bedingungslose Übertragung der Domain-Namen
www.cbal.ch, www.clubbauraulac.ch und www.club-bauraulac.ch auf die Beklagte
(act. 2; act. 15 Rz. 23; act. 24 Rz. 67; act. 28 Rz. 32) ist ein Indiz für die Übertra-
gung auch der entsprechenden Namensrechte an die Beklagte. Dass die Über-
tragung der genannten Domain-Namen aus rein administrativen Gründen erfolgt
sei, wie die Klägerin behauptet, überzeugt nicht: Wären nämlich die Rechte am
Kennzeichen CLUB C._____ bei der Klägerin verblieben und hätte die Beklagte
entsprechende Lizenzgebühren bezahlen müssen bzw. hätte hierzu zumindest
eine Verpflichtung bestanden, wäre es auch ohne nennenswerten Zusatzaufwand
möglich gewesen, dass die Beklagte auch die Rechnungen für die Domain-
Namen bezahlt. Jedenfalls spricht die Übertragung der Domain-Namen auf die
Beklagte nicht dafür, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ bei der
Klägerin verblieben sind.
3.5.3.7. Mitteilung vom 27. Oktober 2006
Der nach der Abspaltung an die Clubmitglieder versandten Mitteilung ist zu ent-
nehmen, dass die Familie H._____ u.a. «die B._____ mit dem CLUB C._____»
übernehme (vgl. act. 17/3). Dem Zweck der Abspaltung entsprechend kommuni-
zierten J._____ und I._____ als Vertreter der Parteien in dieser Mitteilung an die

- 23 -
Clubmitglieder die vollzogene Vermögensentflechtung der Familien G._____ und
H._____. Abgesehen von den bereits im Zusammenhang mit dem Zweck der Ab-
spaltung angeführten Überlegungen (vgl. Erw. 3.4.2) geht aus der genannten Mit-
teilung nichts hervor, was für den Standpunkt der Klägerin oder der Beklagten
sprechen würde.
3.5.4. Zwischenfazit
Der Klägerin gelingt es nach dem Gesagten nicht, einen vom Ergebnis der norma-
tiven Auslegung abweichenden übereinstimmenden tatsächlichen Willen der Par-
teien nachzuweisen. Insbesondere genügt die Vereinbarung vom 15. April 2008
nicht für den Nachweis eines tatsächlichen Konsenses, wonach die Rechte am
Kennzeichen CLUB C._____ bei Abspaltung bei der Klägerin verbleiben sollten
und die Beklagte demnach für die Nutzung dieser Rechte eine Gebühr zu zahlen
hätte. Es ist daher vom Ergebnis der vorangegangenen normativen Auslegung
auszugehen (Erw. 3.4.6.).
4. Klage auf Übertragung der Marke CLUB C._____
4.1. Unbestrittener Sachverhalt
Unbestritten ist, dass die Klägerin Inhaberin der 1994 hinterlegten Schweizer
Marke C._____ (Nr. 2), u.a. für Dienstleistungen der Klassen 3 und 4 ist (act. 1
Rz. 29; act. 3/19; act. 15 Rz. 64 f.), und dass die Beklagte am 16. September
2010 die Schweizer Marke CLUB C._____ (Nr. 1) für verschieden Dienstleistun-
gen der Klassen 3 und 4 ohne Rücksprache mit der Klägerin und ohne deren Ein-
verständnis hinterlegt hat (act. 1 Rz. 5, 30; act. 15 Rz. 39, 66).
4.2. Streitpunkte
Die Klägerin stützt ihre bessere Berechtigung auf Art. 3 f. MSchG: Sie behauptet
das Vorliegen einer zustimmungslosen Agentenmarke bzw. einer verwechselba-
ren, rechtsverletzenden Marke (act. 1 Rz. 45 ff., 60 ff., 71; act. 24 Rz. 118 ff.). Die
Parteien hätten keine Koexistenz beabsichtigt und vereinbart. Entsprechend sei

- 24 -
auch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr nicht beabsichtigt gewesen (act.
24 Rz. 135 f.).
Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, sie sei zur selbständigen Hinterle-
gung der Marke CLUB C._____ berechtigt gewesen (act. 15 Rz. 66; act. 28
Rz. 261). Die Voraussetzungen einer Agentenmarke seien vorliegend nicht erfüllt
(act. 15 Rz. 96 ff.). Die Koexistenz der beiden Zeichen sei von Anfang an beab-
sichtigt und vereinbart gewesen (act. 15 Rz. 105 f.).
4.3. Rechtliches
4.3.1. Voraussetzungen der Übertragungsklage nach Art. 53 MSchG
Gemäss Art. 53 Abs. 1 MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nich-
tigkeit der Markeneintragung (vgl. Art. 52 MSchG) auf Übertragung der Marke
klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Gegenstand der Übertra-
gungsklage können nur nichtige bzw. nichtig zu erklärende, eingetragene Marken
sein. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere
Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte
die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (BGer
4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 m.w.H.; vgl. auch FRICK, in: David/Frick
[Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Art. 53
MSchG N 3; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommen-
tar, Markenschutzgesetz, Art. 53 MSchG N 9 ff.). Als Nichtigkeitsgründe, die auf
einer besseren Berechtigung des Klägers beruhen, kommen namentlich die relati-
ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die unautorisierte Agentenmarke
(Art. 4 MSchG) in Betracht (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 3). Allerdings kann
nicht jede aufgrund relativer Ausschlussgründe nichtige Marke Gegenstand einer
Übertragungsklage sein. Da die Rechte an der Markeneintragung bei Gutheis-
sung der Klage auf den Kläger übergehen sollen, muss es sich um eine Marke
handeln, die dem Kläger tatsächlich zustehen würde, wenn er sie selbst ange-
meldet hätte (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 10; zustimmend BGer 4A_39/2011
vom 8. August 2011 E. 8.5.1).

- 25 -
4.3.2. Agentenmarke
Keinen Schutz geniessen nach Art. 4 MSchG Marken, die ohne Zustimmung des
Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch
Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Re-
gister eingetragen bleiben. Art. 4 MSchG bezweckt den Schutz des wirtschaftli-
chen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem an-
deren zur Nutzung der Marke Ermächtigten, der die Marke während der Dauer
der Zusammenarbeit in eigenem Namen eintragen lässt und die Eintragung nach
Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin aufrechterhält (WANG, in: Handkom-
mentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., 2017,
Art. 4 N 1).
Art. 4 MSchG ist nur dann anwendbar, wenn der Inhaber ein dem Nutzungsbe-
rechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, er
mithin als der an der Marke besser Berechtigte erscheint (WANG, a.a.O., Art. 4
N 7 m.H.). Erforderlich ist jedoch stets, dass der Markengebrauch durch den Hin-
terleger zunächst mit Willen des Inhabers erfolgte (WANG, a.a.O., Art. 4 N 10).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und einem Grossteil der Lehre setzt
die Anwendung von Art. 4 MSchG neben der Ermächtigung zum Markengebrauch
auch das Vorliegen eines Vertrages zwischen Inhaber und Nutzungsberechtigtem
voraus, der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Inhabers zum Gegen-
stand hat (BGer 4A_128/2013 vom 30. September 2012 E. 3.2.1; WANG, a.a.O.,
Art. 4 N 12 m.H.).
4.3.3. Verwechslungsgefahr
Inhalt und Umfang der Rechte aus einer Marke werden in Art. 13 MSchG festge-
legt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das aus-
schliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistun-
gen, für welche sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen
(positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwendung von
Abs. 2 sodann verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1
MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; negative

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Verbietungsmacht). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer
älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 lit. c MSchG). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c
MSchG besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterschei-
dungsfunktion beeinträchtigt (ausführlich dazu BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober
2004 E. 2.1).
4.4. Würdigung
4.4.1. Gegenstand
Die Klägerin verlangt die Übertragung der Marke CLUB C._____. Es ist unbestrit-
ten und erwiesen, dass es sich hierbei um eine eingetragene Marke handelt (vgl.
act. 3/20).
4.4.2. Aktivlegitimation
Der Kreis der Aktivlegitimierten ist enger als bei der Nichtigkeitsklage nach Art. 52
MSchG. Es ist primär diejenige Person aktivlegitimiert, deren Marke sich der Be-
klagte anmasst (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 15). Die Klägerin verlangt, die
Marke CLUB C._____ sei auf sie zu übertragen. Es ist vorliegend demnach ent-
scheidend, ob die Klägerin ein besseres Recht an der Marke CLUB C._____ hat
und ob sich die Beklagte diese Marke angemasst hat.
4.4.3. Bessere Berechtigung der Klägerin an der Marke
Da die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die
Beklagte übertragen worden sind (vgl. Erw. 3) und die Parteien damit zumindest
konkludent eine Koexistenz der Kennzeichen CLUB C._____ und C._____ ver-
einbart bzw. diese in Kauf genommen haben, handelte die Beklagte bei der Mar-
kenanmeldung des Kennzeichens CLUB C._____ nicht als Agentin, und die Klä-
gerin kann sich nicht gestützt auf Art. 4 MSchG auf eine bessere Berechtigung
berufen. Aus den gleichen Gründen kann die Klägerin auch keine bessere Be-

- 27 -
rechtigung gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG (Verwechslungsgefahr) geltend
machen.
Folglich kann die Klägerin aus dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 geltend ge-
machten Novum ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zu-
nächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-Portal überhaupt als Referenz
dafür herangezogen werden kann, wie die massgebenden Verkehrskreise die
Marken C._____ und CLUB C._____ wahrnehmen. Selbst wenn eine Verwechs-
lungsgefahr bestünde bzw. der eingereichte Artikel eine solche belegte, würde
dies aber an der obigen Begründung sowie am Ergebnis des Urteils nichts än-
dern, denn die Parteien haben gewusst und gewollt, dass die Kennzeichen
C._____ und CLUB C._____ nebeneinander bestehen, und damit eine Verwechs-
lungsgefahr zumindest implizit in Kauf genommen.
4.5. Fazit
Mangels besserer Berechtigung hat die Klägerin bezüglich der Marke CLUB
C._____ keinen Übertragungsanspruch im Sinne von Art. 53 MSchG. Die Beklag-
te hat sich nach dem Gesagten die Marke CLUB C._____ denn auch nicht ange-
masst, weshalb es der Klägerin bereits an der Aktivlegitimation fehlt und die Klage
gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 abzuweisen ist.
4.6. Eventualbegründung Verwirkung
4.6.1. Streitpunkte
Die Klägerin macht geltend, die Verwirkungsfrist spiele vorliegend keine Rolle,
weil die Beklagte in der Vereinbarung vom 29. Januar 2016 explizit auf die Gel-
tendmachung und Anwendbarkeit von Verwirkungsfristen verzichtet habe. Dar-
über hinaus sei die zweijährige Frist ohnehin noch nicht abgelaufen, denn diese
beginne erst mit Ablauf der Lizenzvereinbarung am 30. Juni 2019 zu laufen, dem
Datum, ab dem die Klägerin nicht mehr bereit gewesen sei, die Markenhinterle-
gung der Beklagten zu dulden (act. 1 Rz. 67, 74).

- 28 -
Dem entgegnet die Beklagte, in Ziff. 10 der Vereinbarung vom 29. Januar 2016
sei nur für die Differenzen in Bezug auf die angebliche Nutzungsgebühr und das
entsprechende von der Klägerin geltend gemachte Verrechnungsrecht vereinbart
worden, dass die Beklagte nicht die Verwirkung der Namensrechte oder Verjäh-
rung der Entgeltforderung habe geltend machen können (act. 15 Rz. 74; act. 28
Rz. 132, 269). Die Zweijahresfrist von Art. 53 Abs. 2 MSchG sei in casu bereits
zwei Jahre nach Eintragung der Marke, also am 11. Februar 2013, abgelaufen
und die Ansprüche seien schon zu diesem Zeitpunkt verwirkt (act. 15 Rz. 100).
4.6.2. Rechtliches
Der Anspruch auf Übertragung einer Marke erlischt zwei Jahre nach Veröffentli-
chung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers
gemäss Art. 4 MSchG (Art. 53 Abs. 2 MSchG). Es handelt sich um eine Verwir-
kungsfrist, die nicht unterbrochen werden kann (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG
N 13; STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 24). Sie gilt unabhängig von einer allfälli-
gen Gut- oder Bösgläubigkeit (FRICK, a.a.O., Art. 53 MSchG N 14). Die Frist be-
ginnt grundsätzlich mit der Veröffentlichung der Eintragung zu laufen. Wurde die
Eintragung ursprünglich mit Zustimmung des Klägers vorgenommen, läuft die
Frist ab Wegfall der Zustimmung (STAUB, a.a.O., Art. 53 MSchG N 25 f.). Die
Verwirkung hat das Gericht von Amtes wegen zu beachten
(GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, Band II, 11. Aufl., 2020, N 3386 m.H.).
4.6.3. Würdigung
Die Eintragung der im Streit liegenden Marke erfolgte unbestrittenermassen ohne
Zustimmung der Klägerin. Die Verwirkungsfrist begann damit bereits im Zeitpunkt
der Veröffentlichung der Eintragung der im Streit liegenden Marke zu laufen (vgl.
Art. 53 Abs. 2 MSchG). Der Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C._____
verwirkte demnach am 10. Februar 2013 (vgl. act. 3/20).
Unbestritten ist auch, dass die Klägerin bereits im Jahr 2013 Kenntnis von der
Markeneintragung durch die Beklagte und der behaupteten Verletzung nahm (vgl.
act. 24 Rz. 125). Da die Klägerin folglich spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste,

- 29 -
dass die Beklagte die Marke CLUB C._____ nicht als Agentenmarke, sondern in
eigenem Namen eintragen lassen hat, begann spätestens dann die Verwirkungs-
frist zu laufen (sofern sie nicht bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ein-
tragung zu laufen begann). Die Verwirkung ist demnach vor Abschluss der Ver-
einbarung am 29. Januar 2016 bzw. spätestens Ende 2015 eingetreten.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass keine Lizenzvereinbarung zwischen den
Parteien bestand. Wie oben dargelegt, ist zudem die Verbindlichkeit der Vereinba-
rung vom 15. April 2008 zwischen der Beklagten und dem Club C._____ und da-
mit eine Verpflichtung der Beklagten zur Bezahlung von Lizenzgebühren nicht er-
wiesen (vgl. act. 3/18 und Erw. 3.5.3.3.). Unbestrittenermassen forderte die Klä-
gerin bis 2013 denn auch keine Lizenzgebühren von der Beklagten ein. Die Ar-
gumentation der Klägerin, die Verwirkungsfrist beginne erst mit Ablauf der Lizenz-
vereinbarung am 30. Juni 2019 zu laufen, ist daher unzutreffend.
4.6.4. Fazit
Zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der vorliegenden Klage am 16. Dezember
2020 wäre ein allfälliger Anspruch auf Übertragung der Marke CLUB C._____ be-
reits verwirkt.
5. Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke CLUB C._____
5.1. Übersicht
Eventualiter verlangt die Klägerin, es sei die Nichtigkeit der Marke CLUB C._____
festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver Rechtskraft des Entscheids
zu löschen (act. 1 S. 2). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachver-
halts sowie die Streitpunkte ist auf die entsprechenden Erwägungen zur Übertra-
gungsklage zu verweisen (Erw. 4.1. und 4.2.).
5.2. Rechtliches
Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen,
dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be-
steht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeitsklage stellt den wichtigsten Anwendungsfall

- 30 -
der negativen Feststellungsklage dar. Mit ihr verlangt der Kläger die Feststellung
der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke. Letztlich zielt die Klage aber auf die
Löschung der Eintragung durch das IGE nach erfolgter Feststellung durch das
Gericht ab. Als Nichtigkeitsgründe in Betracht kommen unter anderem die relati-
ven Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG und die zustimmungslose Agenten-
marke (STAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 44). Der Kläger muss ein Interesse an
der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an der nachfolgenden Löschung) der Marke
dartun (STAUB, a.a.O., Art. 52 MSchG N 53).
5.3. Würdigung
Wie bereits dargelegt, sind die von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeits-
gründe nach Art. 3 f. MSchG vorliegend nicht einschlägig (vgl. Erw. 4.4.).
5.4. Fazit
Zusammenfassend ist daher auch die auf Art. 52 MSchG gestützte Nichtigkeits-
klage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 abzuweisen.
6. Unlautere Markenanmeldung (UWG-Verletzung)
6.1. Übersicht
Ergänzend macht die Klägerin eine unlautere Markenanmeldung geltend (vgl.
act. 1 Rz. 68 ff.). Für den diesbezüglich unbestrittenen Teil des Sachverhalts so-
wie die Streitpunkte kann auf die entsprechenden Erwägungen zur Übertragungs-
klage verwiesen werden (Erw. 4.1. und 4.2.).
6.2. Rechtliches
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung haben die Normen des Bundesge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) im Verhältnis zum Marken-
schutz einen eigenständigen Anwendungsbereich (BGer 4A_22/2019 vom 23. Mai
2019 E. 3 m.w.H.). Aus diesem Grund ist die Frage, ob eine UWG-Verletzung vor-
liegt, grundsätzlich trotz der Verneinung des Markenschutzes zu prüfen.

- 31 -
Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes täuschende oder in ande-
rer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten
oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder
zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die Generalklausel von Art. 2
UWG wird in Art. 3 bis 8 UWG durch Spezialtatbestände konkretisiert. Erfüllt die
Handlung einen der besonderen Tatbestände, bedarf es sodann des Rückgriffs
auf die Generalklausel nicht. Die Anwendbarkeit der Sondernormen ist daher
nach der Rechtsprechung zuerst zu prüfen (BGE 131 III 384 E. 3 S. 388; 122 III
469 E. 8 S. 483). Bei Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt es sich um einen sogenann-
ten wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz (BGE 140 III 297 E. 7.2.1). Unlau-
ter handelt gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft,
die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem
Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
6.3. Würdigung
Zunächst ist festzuhalten, dass keine Konstellation vorliegt, in welcher die Kläge-
rin mit der Beklagten in direktem Wettbewerb steht, weil das von der Beklagten
betriebene Restaurant «Club C._____» nur den Clubmitgliedern (und nicht der Öf-
fentlichkeit) zur Verfügung steht. Inwiefern die Beklagte unter der Marke CLUB
C._____ darüber hinaus tatsächlich Dienstleistungen erbringt bzw. anbietet, wel-
che diejenigen der Klägerin konkurrenzieren, führt die Klägerin nicht aus und ist
auch nicht ersichtlich. Der blosse Markeneintrag für gleiche bzw. gleichartige
Dienstleistungen (vgl. act. 1 Rz. 63 f.) schafft für sich alleine jedenfalls keine fakti-
sche Konkurrenzsituation. Bereits dies wäre eine unübliche lauterkeitsrechtliche
Ausgangslage.
Hinzu kommt, dass die Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ wie oben ausge-
führt im Rahmen der Abspaltung auf die Beklagte übergegangen sind (vgl. Erw.
3). Trotz fehlender schriftlicher Koexistenzvereinbarung war den Parteien be-
wusst, dass die Zeichen CLUB C._____ und C._____ nach der Abspaltung und
Übertragung der Rechte am Kennzeichen CLUB C._____ auf die Beklagte ne-
beneinander existieren werden. Sie haben diese Koexistenz folglich zumindest
konkludent vereinbart und eine damit allenfalls verbundene Verwechslungsgefahr

- 32 -
zumindest in Kauf genommen. Aus diesem Grund kann die Klägerin auch aus
dem mit Eingabe vom 27. Juni 2022 vorgebrachten Novum nichts zu ihren Guns-
ten ableiten (vgl. act. 38 f.): Zunächst ist fraglich, ob ein Artikel auf einem News-
Portal überhaupt als Referenz dafür herangezogen werden kann, wie das mass-
gebende Publikum die Marken C._____ und CLUB C._____ wahrnimmt. Selbst
wenn eine Verwechslungsgefahr bestünde bzw. der eingereichte Artikel eine sol-
che belegte, würde dies aber an der obigen Begründung sowie am Ergebnis des
Urteils nichts ändern.
Vor diesem Hintergrund kann sich die Klägerin nicht darauf berufen, dass die be-
klagtische Marke in unlauterer und damit widerrechtlicher Weise angemeldet wor-
den sei.
6.4. Fazit
Die Anmeldung der Marke CLUB C._____ durch die Beklagte ist nicht unlauter.
Die Klägerin kann demnach nicht gestützt auf die behauptete UWG-Verletzung
die Feststellung der Nichtigkeit sowie Löschung der Marke CLUB C._____ ver-
langen.
7. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen
Sowohl die Übertragungsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 als auch die Nich-
tigkeitsklage gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 sind abzuweisen: Da die Rechte am
Kennzeichen CLUB C._____ im Zuge der Abspaltung auf die Beklagte übertragen
worden sind, war die Beklagte auch befugt, die entsprechende Marke im Register
eintragen zu lassen. Die Klägerin hat demnach weder einen Anspruch auf Über-
tragung der Marke CLUB C._____ noch auf Feststellung deren Nichtigkeit.
8. Kosten- und Entschädigungsfolgen
8.1. Streitwert
Vorliegend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (vgl. BGE
118 II 528 E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermögensrechtlichen
Streitigkeit nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streit-

- 33 -
wert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offen-
sichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht eine eigene
Bewertung vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu
schätzen (RÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kom-
mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 91 N 6 m.H.).
Die Kläger haben den Streitwert mit CHF 100'000.– beziffert (act. 1 Rz. 11). Dies
wurde von der Beklagten nicht bestritten (act. 15 Rz. 5). Der Streitwert ist deshalb
auf CHF 100'000.– festzusetzen.
8.2. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1
GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts
sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG).
Die auf Basis des Streitwerts von CHF 100'000.– errechnete Grundgebühr beträgt
rund CHF 9'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG). Die Prozesskosten
werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO).
Die vorliegende Klage ist abzuweisen. Die gesamten Kosten sind ausgangsge-
mäss der Klägerin aufzuerlegen und aus deren Kostenvorschuss zu beziehen.
8.3. Parteientschädigungen
Aufgrund des Obsiegens der Beklagten ist die Klägerin zu verpflichten, ihr eine
Parteientschädigung zu leisten. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf
die Verordnung über die Anwaltsgebühren in erster Linie anhand des Streitwerts
zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem
Streitwert von CHF 100'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 11'000.– (§ 2
Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Diese ist vorliegend mit der Begründung
der Klageantwort verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an der Ver-
gleichsverhandlung, die zweite Rechtsschrift sowie die zusätzliche Stellungnahme
zur Wahrung des Replikrechts (act. 37) ist sie um rund einen Drittel zu erhöhen (§

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11 Abs. 2 AnwGebV), was zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund
CHF 15'000.– führt.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss bezogen.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung in der
Höhe von CHF 15'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an das IGE, Stauffacherstrasse
65/59g, 3003 Bern.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 100'000.–.

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Zürich, 1. Februar 2023
Handelsgericht des Kantons Zürich
Vorsitzende: Gerichtsschreiberin:
Dr. Claudia Bühler Dr. Melanie Gottini