zh_handelsgericht · HG170195 · 2018-06-20 · de
Übertragung von Markenrechten


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG170195-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, und Oberrichter
Dr. Daniel Schwander, die Handelsrichterin Dr. Myriam Gehri, die
Handelsrichter Matthias Städeli und Thomas Klein sowie der Ge-
richtsschreiber Dr. Benjamin Büchler
Urteil vom 20. Juni 2018
in Sachen
A._____ AG,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. jur. X2._____
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X3._____
gegen
B._____ Holding AG,
Beklagte
betreffend Übertragung von Markenrechten

- 2 -
Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2 f.)
"1. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin mit beidseitiger Un-
terzeichnung des Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai
2017 Inhaberin der folgenden Markenrechte geworden ist:
EUTM … C._____
DE 1 A._____ ((fig.))
DE 2 A._____ D._____
DE 3 A._____ E._____
DE 4 A._____ F._____
DE 5 A._____ G._____ ((fig.))
DE 6 A._____ F._____ ((fig.))
DE 7 H._____
DE 8 A._____ I._____ ((fig.))
DE 9 A._____
DE 10 A._____ F._____
DE 11 A._____ J._____
DE 12 K._____
b) Eventualiter sei die Beklagte unter Androhung einer Ord-
nungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfül-
lung zu verpflichten, innert 10 Tagen nach Eintritt der
Rechtskraft des Urteils folgende Markenrechte auf die
Klägerin zu übertragen:
EUTM … C._____
DE 1 A._____ ((fig.))
DE 2 A._____ D._____
DE 3 A._____ E._____
DE 4 A._____ F._____
DE 5 A._____ G._____ ((fig.))
DE 6 A._____ F._____ ((fig.))
DE 7 H._____
DE 8 A._____ I._____ ((fig.))
DE 9 A._____
DE 10 A._____ F._____
DE 11 A._____ J._____
DE 12 K._____
2. Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, innert
10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils
- dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und
- dem EU Intellectual Property Office (EUIPO),
unwiderruflich zu beantragen, die folgenden Markenrechte auf
die Klägerin zu übertragen, und den Vollzug dieser Verpflichtung
innert 20 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils schrift-

- 3 -
lich unter Beilage einer Kopie der an die Ämter gerichteten An-
träge zu bestätigen:
gegenüber dem DPMA:
DE 1 A._____ ((fig.))
DE 2 A._____ D._____
DE 3 A._____ E._____
DE 4 A._____ F._____
DE 5 A._____ G._____ ((fig.))
DE 6 A._____ F._____ ((fig.))
DE 7 H._____
DE 8 A._____ I._____ ((fig.))
DE 9 A._____
DE 10 A._____ F._____
DE 11 A._____ J._____
DE 12 K._____
gegenüber dem EUIPO:
EUTM … C._____
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (letzteres zuzüglich
Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beklagten."
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L._____ ZG, die den Ver-
trieb von Lederwaren, Schuhen Textilien und Einrichtungsgegenständen be-
zweckt (act. 3/2). Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in M._____ SZ,
die das Halten von Beteiligungen und die Verwaltung von Lizenz- und Marken-
rechten bezweckt (act. 3/3).
b. Prozessgegenstand
Die Beklagte war Inhaberin eines Teils der Rechte an der Marke "A._____"
bzw. einer Vielzahl von Marken mit ähnlicher Bezeichnung. Weitere Rechte lagen
im Eigentum von N._____, der eine Einzelfirma führt. Unter der Marke "A._____"
wurden - durch die Einzelunternehmung N._____ - insbesondere Schuhe vertrie-
ben. Die Klägerin beabsichtigte, das Geschäft mit der Marke "A._____" zu über-

- 4 -
nehmen, und schloss zu diesem Zweck einen Unternehmenskaufvertrag mit
N._____. Daraus leitet sie den Übergang der streitgegenständlichen Markenrech-
te ab. Die Beklagte hat sich bisher geweigert, den Vertrag zu erfüllen.
B. Prozessverlauf
Mit Eingabe vom 25. September 2017 (überbracht) leitete die Klägerin die
vorliegende Klage mit obgenannten Rechtsbegehren ein (act. 1). Gleichzeitig
stellte sie ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher (und superprovisorischer)
Massnahmen (act. 1 S. 3). Mit Verfügung vom 26. September 2017 wurde das
Dringlichkeitsbegehren der Klägerin abgewiesen und der Beklagten Frist zur Be-
antwortung des Massnahmebegehrens angesetzt (act. 4). Den ebenfalls einge-
forderten Kostenvorschuss von CHF 20'000.– leistete die Klägerin fristgerecht
(act. 4; act. 7). Mit Eingabe vom 17. Oktober 2017 nahm die Beklagte zum Mass-
nahmebegehren Stellung (act. 8). Nachdem die Beklagte vorübergehend über
keinen Verwaltungsrat verfügte, wurde den Parteien Frist zur Stellungnahme zur
Prozessfähigkeit der Beklagten angesetzt (act. 11). Die Parteien äusserten sich
dazu mit Eingabe jeweils vom 13. November 2017 (Klägerin act. 15; Beklagte
act. 17). Mit Beschluss vom 4. Dezember 2017 wurde festgestellt, dass die Pro-
zessfähigkeit der Beklagten wieder hergestellt ist; gleichzeitig wurde das klägeri-
sche Begehren auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen abgewiesen (act. 19).
Mit Eingabe vom 5. Dezember 2017 teilte RA Dr. Y._____, der damalige Rechts-
vertreter der Beklagten, die Beendigung des Mandats mit (act. 21). Mit Verfügung
vom 6. Februar 2018 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort
angesetzt (act. 22). Nachdem innert Frist keine Klageantwort eingegangen war,
wurde der Beklagten mit Verfügung vom 15. März 2018 eine Nachfrist angesetzt,
unter ausdrücklicher Androhung, dass bei Säumnis ein Endentscheid getroffen
werde, soweit der Prozess spruchreif sei (act. 24). Auch diese Nachfrist blieb von
der Beklagten unbenutzt.
Ein von der Klägerin gestellter Antrag auf Vereinigung des vorliegenden Ver-
fahrens mit dem Verfahren HG170156 (act. 26) wurde mit Verfügung vom 30. Mai
2018 abgewiesen (act. 27). Mit Eingabe vom 18. Juni 2018 erstattete die Klägerin
eine unaufgeforderte Stellungnahme (act. 29).

- 5 -
Da sich die Angelegenheit – wie zu zeigen sein wird – als spruchreif erweist,
ist androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).
Erwägungen
1. Formelles
1.1. Versäumte Klageantwort
Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla-
geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Dabei gel-
ten die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten (CHRISTOPH
LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2013, N 5 zu Art. 223
ZPO). Damit eine Angelegenheit spruchreif ist, muss die Klage soweit geklärt
sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten
oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage
nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die
anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus –
dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen
keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). An der erforderlichen
Spruchreife fehlt es insbesondere dann, wenn das Klagebegehren oder die Be-
gründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist
(Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erheblichem Mass als
unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO;
DANIEL WILLISEGGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2016, N 20 ff. zu Art. 223
ZPO, m.w.H.).
Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstel-
lung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage ab-
zuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und
rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst

- 6 -
angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur
insoweit berücksichtigt werden, als es für das Vorhandensein der von Amtes we-
gen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung ist (Art. 60 ZPO). Ins-
besondere sind die Ausführungen der Klägerin im Rahmen der Stellungnahme
zum Massnahmebegehren (act. 8) für die Beurteilung der Klage nicht zu berück-
sichtigen. Beim Verfahren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen handelt es
sich um ein eigenständiges Summarverfahren. Dies gilt auch dann, wenn das
Massnahmegesuch im Rahmen des Hauptsacheverfahrens gestellt wird. Über die
beantragten Massnahmen wird - bzw. wurde auch hier - in einem separaten
Schriftenwechsel verhandelt und mit einem eigenen Beschluss entschieden. Die
dabei entstandenen Akten sind zwar Teil der Verfahrensakten, für die Hauptsache
aber nur soweit relevant, als die Parteien darauf Bezug nehmen. Nicht zuletzt
würde eine unbeschränkte Beachtung der Rechtsschriften im Massnahmeverfah-
ren dazu führen, dass sich die beklagte Partei ein drittes Mal frei äussern könnte.
Diese Ungleichbehandlung der Parteien ist im Gesetz nicht vorgesehen. Schliess-
lich ist festzuhalten, dass es der nicht (mehr) vertretenen Beklagten aufgrund der
Fristansetzung mit Säumnisandrohung durchaus bewusst sein musste, dass die
erstattete Massnahmeantwort - die sich nur und ausdrücklich mit dem Massnah-
mebegehren befasst (act. 8) - den Voraussetzungen einer Klageantwort nicht ge-
nügt und sie eine entsprechende Rechtsschrift hätte einreichen müssen; dazu
wurde sie auch aufgefordert.
1.2. Unaufgeforderte Stellungnahme
Mit Eingabe vom 18. Juni 2018 erstattete die Klägerin eine unaufgeforderte
Stellungnahme (act. 29). Diese rechtfertigt sie in erster Linie mit ihrem Recht, sich
zwei Mal unbeschränkt zu äussern (act. 29 Rz. 8). Eine Grundlage für eine zweite
Rechtsschrift bei ausbleibender Klageantwort ist nicht ersichtlich und auch nicht
angebracht (LEUENBERGER, a.a.O., N 6 zu Art. 223 ZPO; ERIC PAHUD, in: BRUN-
NER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommen-
tar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 223 ZPO). Reicht die beklagte Partei somit
keine Rechtsschrift ein, so ist Aktenschluss. Das Vorgehen bei Säumnis der Be-
klagten ist in Art. 223 Abs. 2 ZPO abschliessend geregelt und sieht eine weitere

- 7 -
Äusserung einzig im Rahmen einer allfälligen Hauptverhandlung vor. Eine solche
findet immer dann statt, wenn das Verfahren nicht spruchreif ist (vorne E. 1.1). Da
die klagende Partei entsprechend bei unklaren Verhältnissen immer die Möglich-
keit einer zweiten Äusserung erhält, wird ihr rechtliches Gehör damit nicht be-
schränkt. Inwiefern die Klägerin sodann einen zwingenden Anspruch haben soll,
die Klage zu ändern, wird ebenfalls nicht ersichtlich. Dies kann aber auch offen
gelassen werden, zumal die Klägerin gar nicht erst geltend macht, eine Klageän-
derung vornehmen zu wollen. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Einga-
be der Klägerin vom 18. Juni 2018 im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksich-
tigen ist.
1.3. Zuständigkeit
Die Klägerin begründet die örtliche Zuständigkeit mit einer Gerichtsstands-
klausel im Unternehmenskaufvertrag zwischen ihr und N._____ (act. 1 Rz. 4;
act. 3/4 Ziff. 10). Die Klägerin macht geltend, dass N._____ den Vertrag auch
namens der Beklagten unterzeichnet habe und diese vertreten habe (act. 1 Rz. 65
ff.). Die Vereinbarung einer Gerichtsstandsklausel ist zulässig, soweit diese
schriftlich oder der Nachweis durch Text möglich ist (Art. 17 ZPO). Eine vertragli-
che Gerichtsstandsvereinbarung gilt sodann auch für die Frage des Zustande-
kommens und der Gültigkeit des Vertrages (DOMINIK INFANGER, in: SPÜH-
LER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], a.a.O., N 17 zu Art. 17 ZPO). Insbesondere gilt
damit die formell gültige Gerichtsstandsvereinbarung auch für die Frage, ob die
Beklagte durch den Vertrag verpflichtet worden ist. Damit sind die Zürcher Gerich-
te für die Beurteilung der Streitsache örtlich zuständig.
Die sachliche Zuständigkeit für die markenrechtliche Streitigkeit ergibt sich
aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls gegeben.
1.4. Feststellungsklage
Die Klägerin erhebt in ihrem Hauptstandpunkt eine Feststellungsklage. Eine
solche ist nur zulässig, wenn ein Feststellungsinteresse gegeben ist. Dies setzt
voraus, dass eine Unsicherheit bezüglich dem Bestand und Inhalt eines Rechts

- 8 -
besteht, wenn das Fortbestehen der Unsicherheit unzumutbar ist und eine Leis-
tungs- oder Gestaltungsklage nicht möglich ist (MARC WEBER, in: SPÜH-
LER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], BSK ZPO, a.a.O., N 9 zu Art. 88 ZPO).
Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Strittig ist das Recht an
verschiedenen Markenrechten, womit eine Unsicherheit zu bejahen ist. Auch ist
aufgrund der beigelegten Korrespondenz klar, dass die Unsicherheit aus ge-
schäftlichen Gründen schnell beseitigt werden muss (act. 3/20). Schliesslich stellt
sich die Klägerin auf den Standpunkt, bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte
zu sein, womit keine Gestaltungs- oder Leistungsklage möglich ist. Das Feststel-
lungsinteresse ist entsprechend gegeben.
1.5. Weitere Prozessvoraussetzungen
Die weiteren Prozessvoraussetzungen (Art. 59 ZPO) sind gegeben. Gründe,
die gegen das Vorliegen einer Voraussetzung sprechen würden, sind aus den Ak-
ten keine ersichtlich. Insbesondere wurde der Organisationsmangel bei der Be-
klagten behoben, und diese ist wieder prozessfähig (vgl. act. 19 E. 2).
2. Sachverhalt
Gemäss der unbestritten gebliebenen Darstellung der Klägerin, an deren
Richtigkeit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), und in Überein-
stimmung mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 3/2-36), ist von folgendem
Sachverhalt auszugehen:
Mit öffentlich beurkundetem Vertrag vom tt. Mai 2017 haben die Klägerin
und N._____ die Übertragung verschiedener - im Vertrag genau definierter - Akti-
ven und Passiven des Geschäftsbetriebs von N._____ auf die Klägerin vereinbart
(act. 1 Rz. 12 ff.; act. 3/4). Der Vertrag wurde durch den deutschen Rechtsvertre-
ter von N._____ und der Beklagten, Dr. Y1._____, entworfen. Ziel des Vertrages
war die Übertragung sämtlicher Markenrechte und sonstiger Immaterialgüterrech-
te an der Bezeichnung "A._____" durch N._____ und die von ihm kontrollierte Be-
klagte (act. 1 Rz. 17).

- 9 -
Die Beklagte wurde im Dezember 2012 von O._____, der ehemaligen Le-
benspartnerin von N._____ gegründet. Als Verwaltungsrat wurde P._____ einge-
setzt, der nie Aktionär der Beklagten gewesen ist. Nach der Gründung haben
N._____ und O._____ die Aktien der Beklagten je zur Hälfte gehalten, bis
O._____ im April 2016 ihren Anteil an N._____ verkaufte (act. 1 Rz. 20 ff; act. 3/8-
16). N._____ bestätigte auch im Unternehmenskaufvertrag seine kontrollierende
Stellung als Alleinaktionär; P._____ war lediglich treuhänderischer Verwaltungs-
rat, der den Unternehmenskaufvertrag ohne Weiteres unterzeichnet hätte, wenn
er von N._____ dazu aufgefordert worden wäre (act. 1 Rz. 26 ff.).
Nach anfänglicher Zusage von RA Dr. Y1._____, die Übertragung der Mar-
kenrechte vorzunehmen, verweigerten N._____ und die Beklagte die Erfüllung
des Vertrages. N._____ verlangte aufgrund angeblich nicht erfolgter Zahlungen
die Rückabwicklung des Vertrages, womit sich die Klägerin nicht einverstanden
erklärt hat. In der Folge bestritt N._____ weiter, dass der Vertrag zu Stande ge-
kommen sei. Der beim DPMA anbegehrten Umschreibung der Marken wider-
sprach RA Dr. Y1._____ mit der Begründung, der Unternehmenskaufvertrag sei
nicht beachtlich (act. 1 Rz. 30 ff.).
3. Würdigung
3.1. Gültigkeit des Vertrages
Wie die Klägerin selbst festhält und sich auch aus den eingereichten Beila-
gen ergibt, stellen sich die Beklagte bzw. N._____ auf den Standpunkt, der Unter-
nehmenskaufvertrag vom 27. Mai 2017 sei nicht gültig abgeschlossen worden. Im
vorliegenden Prozess ist die klägerische Behauptung, dieser Vertrag sei gültig
abgeschlossen worden (act. 1 Rz. 11 ff.), unbestritten geblieben. Wie gezeigt,
können die sich aus den Beilagen zur Klage ergebenden Argumente der Beklag-
ten bzw. von N._____ nur berücksichtigt werden, soweit diese die Gültigkeit des
Vertrages in erheblichem Masse als unglaubhaft erscheinen lassen. Umso mehr
hat dies zu gelten, weil verschiedene Aspekte der Ungültigkeit durch die Beklagte
zu beweisen wären, diese sich nun aber gerade nicht geäussert hat.

- 10 -
Die Einwände von N._____ gegen die Gültigkeit des Vertrages ergeben sich
aus den Schreiben seines damaligen Rechtsvertreters vom 28. Juni 2017
(act. 3/20) und vom 11. Juli 2017 (act. 3/23), diese sind entsprechend zu prüfen.
Das erstgenannte Schreiben enthält lediglich pauschale Ausführungen, die
die Gültigkeit des Vertrages nicht in Frage stellen können.
Im Schreiben vom 28. Juni 2017 wird in einem ersten Punkt ein Dissens gel-
tend gemacht (act. 3/23 Ziff. 2). Unter diesem Titel macht N._____ Vertragsbe-
stimmungen geltend, die von seinem eigentlichen Willen abweichen. Dasselbe gilt
für die Ausführungen zu den Verpflichtungen und zur Befreiung von Verpflichtun-
gen (act. 3/23 Ziff. 5). Alleine weil N._____ behauptet, in diesen Bereichen eine
andere Regelung angestrebt zu haben, bedeutet dies noch nicht, dass es zwi-
schen den Parteien zu keinem Konsens gekommen ist. So ist aufgrund der Akten
belegt, dass der Vertrag ein Ergebnis von verschiedenen Entwürfen und Verhand-
lungen war (act. 1 Rz. 11 ff.; act. 3/4; act. 3/6; act. 3/7). Ein Abweichen von Maxi-
malpositionen beider Seiten kann damit nicht als offensichtlicher Dissens angese-
hen werden. Vielmehr ist der Inhalt des Vertrages mittels Auslegung zu ermitteln,
wobei sich allenfalls die Frage nach dem normativen Konsens stellt (Art. 18 OR).
Nachdem im vorliegenden Verfahren einzig die Klägerin ihre Vertragsauslegung
präsentiert und diese unbestritten geblieben ist, muss von einem normativen Kon-
sens entsprechend dem Wortlaut des Vertrages ausgegangen werden. Zumindest
darf aber aufgrund der Ausführungen im Schreiben von N._____ nicht auf einen
Dissens geschlossen werden, zumal diese zu wenig konkret sind, um einen sol-
chen zu begründen.
Weiter stützt sich N._____ in besagtem Schreiben auf einen Grundlagenirr-
tum und eine Übervorteilung (act. 3/23 Ziff. 3). Diesbezüglich obliegt der Beweis
der Beklagten, weshalb die Hürde für ein Erschüttern der klägerischen Darstel-
lung höher anzusetzen ist. Auch diese Ausführungen können die Gültigkeit des
Vertrages nicht in Frage stellen. Es handelt sich grösstenteils um eine Auflistung
von Fehlvorstellungen von N._____; inwiefern diesen Irrtumsqualität zukommen
soll und die Abweichung von der Vorstellung nicht etwa auf die Vertragsverhand-
lungen zurückzuführen ist, wird aber nicht ersichtlich; dies hätte die Beklagte zu

- 11 -
substantiieren gehabt. Auch die behauptete Übervorteilung wird nicht näher kon-
kretisiert, wobei auch hier unklar bleibt, was als Ergebnis der Verhandlungen an-
zusehen ist.
Ausserdem stützt sich N._____ auf eine Unwirksamkeit des Vertrages, da
Bestimmungen des FusG verletzt worden seien (act. 3/23 Ziff. 4). Die gerügte
Verletzung von Formvorschriften ist nicht zutreffend. Eine öffentliche Urkunde ist
nur dann erforderlich, wenn Grundstücke betroffen sind (RALPH MALACRIDA, in:
WATTER/VOGT/TSCHÄNI/DAENIKER [Hrsg.], Basler Kommentar Fusionsgesetz,
2. Aufl., Basel 2016, N 5 zu Art. 70 FusG); dies ist vorliegend nicht der Fall. So-
weit die Parteien über die gesetzlich verlangte einfache Schriftlichkeit hinausge-
hen, besteht keine Vorschrift hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit des beurkun-
denden Beamten. Eine Ungültigkeit aufgrund fehlender Auflistungen im Vertrag ist
ebenfalls nicht offenkundig. Wie die Klägerin in ihrem Schreiben vom 13. Juli
2017 zu Recht festhält, sind die Formulierungen zwar nicht optimal gefasst, der
gesetzlich verlangte Konkretisierungsgrad, insbesondere hinsichtlich der Anhän-
ge, ist aber erreicht (act. 3/24). Hervorzuheben ist dabei, dass eine Ungültigkeit
des Vermögensübertragungsvertrages nur in Frage kommt, wenn wesentliche
Punkte fehlen, wozu etwa das Inventar zu zählen ist (MALACRIDA, a.a.O., N 15a zu
Art. 71 FusG). Solche Listen sind vorliegend aber vorhanden (act. 3/4), sodass
dies der Gültigkeit des Vertrages ebenfalls nicht entgegensteht. Zuletzt ist darauf
hinzuweisen, dass die fehlende Eintragung im Handelsregister im Sinne von
Art. 73 Abs. 2 FusG ebenfalls nicht gegen die Gültigkeit der hier relevanten Ver-
einbarung spricht. Nach unbestritten gebliebener Vertragsauslegung der Klägerin,
die zudem in sich schlüssig ist, ist im Unternehmenskaufvertrag einerseits die
Vermögensübertragung (act. 3/4 Ziff. 1) und andererseits eine davon formell un-
abhängige Übertragung von Marken- und Designrechten (act. 3/4 Ziff. 3) geregelt.
Letztere erfordert für ihre Wirksamkeit keine Eintragung ins Handelsregister, so-
dass eine bisher nicht erfolgte Eintragung der Gültigkeit und Wirksamkeit nicht
schaden kann.
Schliesslich ergibt sich aus den Widerspruchserklärungen von RA
Dr. Y1._____ gegen die Umschreibung der Markenrechte, dass dieser die Ungül-

- 12 -
tigkeit der Verträge aus der Nichtbezahlung des Kaufpreises ableitet
(act. 3/25+26). Dies stellt allerdings keine Frage der Gültigkeit des Vertrages,
sondern vielmehr des Verzugs dar. Nachdem die Klägerin die erste Tranche des
Kaufpreises am 7. Juli 2017 geleistet hat (act. 3/21), ist nicht ersichtlich, inwiefern
N._____ und die Beklagte ihre Erfüllungsverpflichtung verweigern könnten; dies
steht einer Gutheissung der Klage folglich nicht entgegen.
Aus dem Gesagten erhellt, dass entsprechend der Darstellung der Klägerin
von einem gültigen Unternehmenskaufvertrag vom 15. Mai 2017 auszugehen ist.
Die sich aus der Klage und den Akten ergebenden Einwände der Beklagten ge-
gen die Gültigkeit vermögen die Darstellung der Klägerin nicht in genügender
Weise in Frage stellen.
3.2. Bindung der Beklagten an den Unternehmenskaufvertrag
Nach der unbestrittenen Darstellung der Klägerin ist die Beklagte formell
nicht Partei des Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017. Dieser wurde zwi-
schen der Klägerin und N._____ abgeschlossen (act. 3/4), dem bei der Beklagten
keine Zeichnungsberechtigung zukommt (act. 3/3). Die Klägerin legt in ihrer Kla-
geschrift aber schlüssig dar, dass N._____ Alleinaktionär der Beklagten war und
der eingesetzte Verwaltungsrat lediglich treuhänderisch, auf Weisungen von
N._____, gehandelt hat (act. 1 Rz. 18 ff.).
Aus ihren Ausführungen zum Vertragsschluss kann sodann auf eine An-
scheins- und Duldungsvollmacht geschlossen werden. Die fragliche Vertragsbe-
stimmung muss - im Sinne der unbestritten gebliebenen klägerischen Ausführun-
gen - so verstanden werden, dass N._____ als kontrollierender Alleinaktionär mit
Zustimmung der Beklagten deren Rechte überträgt (act. 1 Rz. 65; act. 3/4 Ziff. 3).
Damit hat N._____ einen rechtlich relevanten Anschein gesetzt. Weiter wurden
sowohl N._____ (act. 1 Rz. 17; act. 3/6+7) als auch die Beklagte (act. 1 Rz. 42;
act. 3/25+26) stets durch RA Dr. Y1._____ vertreten; die Beklagte hat also von
den Vertragsverhandlungen gewusst. Sie hat auch gewusst, dass N._____ beab-
sichtigte, ihre Markenrechte auf die Klägerin zu übertragen, zumal dies bereits im
Vertragsentwurf von RA Dr. Y1._____ mit gleichem Wortlaut enthalten war (act. 1

- 13 -
Rz. 66; act. 3/7 Ziff. 3). Es wäre der Beklagten also ohne Weiteres möglich gewe-
sen, gegen einen Vertragsschluss zu intervenieren. Aber selbst nach Abschluss
des Vertrages und im Zusammenhang mit der beabsichtigten Übertragung der
Markenrechte hat die Beklagte zum Ausdruck gebracht, dass sich eine allfällige
Wirksamkeit auch auf sie erstrecken würde. In der gesamten Korrespondenz zur
Ungültigkeit des Vertrages und zum Widerspruch gegen die Übertragung hat sie
dies nie thematisiert (act. 1 Rz. 67; act. 3/20; act. 3/23; act. 3/26). Damit kann
auch von einer Duldungsvollmacht ausgegangen werden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass N._____ im Rahmen der Vertrags-
verhandlungen den Anschein erweckt hat, für die Beklagte handeln zu können
und die Beklagte dieses Verhalten von N._____ geduldet hat. Damit konnte
N._____ die Beklagte wirksam vertreten und die Klägerin kann sich auf diese
Vollmacht berufen. Umstände, welche die klägerische Darstellung unüberwindbar
in Frage stellen würden, liegen keine vor.
3.3. Inhalt der Vereinbarung
Zu prüfen bleibt, ob die streitgegenständlichen Marken mit dem Vertragsab-
schluss auf die Klägerin übergegangen sind. Art. 110 IPRG sieht vor, dass Imma-
terialgüterrechte dem Recht des Staates unterstehen, für die der Schutz bean-
sprucht wird. Dies ist vorliegend das deutsche Recht. Gleichzeitig sieht Art. 122
Abs. 2 IPRG vor, dass in Verträgen über Immaterialgüterrechte eine Rechtswahl
getroffen werden kann. Dies haben die Vertragsparteien vorliegend gemacht, wo-
bei sie Schweizer Recht gewählt haben (act. 3/4 Ziff. 10).
Umstritten ist in der Lehre, für welche Bereiche das Immaterialgüterstatut
und für welche das Vertragsstatut zur Anwendung kommt. Während ein Teil der
Lehre dem Vertragsstatut das Verpflichtungsgeschäft unterstellt und auf das Ver-
fügungsgeschäft das Immaterialgüterstatut anwendet (etwa GION JEGHER/DAVID
VASELLA, in: HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI [Hrsg.], Basler Kommentar Internati-
onales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, N 11 ff. zu Art. 122 IPRG), postulieren
andere Kommentatoren die Rechtsanwendung gerade umgekehrt (etwa MANUEL
BIGLER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz Wappen-

- 14 -
schutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N 22 zu Art. 17 MSchG). Welches Recht an-
wendbar ist, kann offen bleiben, zumal ein schriftlicher Vertrag in beiden Rechten
die Formvorschriften erfüllt (BIGLER, a.a.O., N 17 zu Art. 17 MSchG; FRANZ HA-
CKER, in: STRÖBELE/HACKER/THIERING [Hrsg.], Markengesetz Kommentar, 12. Aufl.,
Köln 2018, N 12 ff. zu § 27 MarkenG). Zudem ist in beiden Rechtsordnungen üb-
lich, dass Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft zusammenfallen (GREGOR
BÜHLER, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Marken-
schutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, N 24 f. zu Art. 17 MSchG; REINHARD IN-
GERL/CHRISTIAN ROHNKE, Markengesetz Kommentar, 3. Aufl., München 2010,
N 12 zu § 27 MarkenG).
Die relevante Bestimmung des Unternehmenskaufvertrages lautet wie folgt
(act. 3/4 Ziff. 3):
"Herr N._____ sowie die von ihm als Alleinaktionär kontrollierte
B._____ Holding AG (CHE-….) überträgt sämtliche Markenrechte an
der Bezeichnung "A._____" […] auf die A._____ AG, weiter werden sie
von den jeweiligen Markenämtern die entsprechenden Erklärungen ab-
geben."
Gestützt auf die unbestritten gebliebene Darstellung der Klägerin handelt es
sich dabei sowohl um das Verpflichtungsgeschäft als auch um das Verfügungs-
geschäft (act. 1 Rz. 71 ff.). Diese Auslegung basiert auf dem Wortlaut der Verein-
barung, die ausdrücklich von der Übertragung an sich und nicht von einer blossen
Verpflichtung spricht. Eine Veranlassung, an dieser Auslegung zu zweifeln, be-
steht nicht.
Daraus ergibt sich, dass die streitgegenständlichen Markenrechte mit dem
Abschluss des Unternehmenskaufvertrages von der Beklagten an die Klägerin
übergegangen sind. Die Feststellungsklage der Klägerin ist entsprechend gutzu-
heissen.
3.4. Registerrechtlicher Vollzug (Rechtsbegehren Ziffer 2)
Die Klägerin macht schliesslich geltend, dass die Beklagte die registerrecht-
liche Umschreibung vorzunehmen habe, da fraglich erscheine, ob die zuständigen

- 15 -
Ämter die Umschreibung gestützt auf den teilweise nicht klar formulierten Vertrag
vornehmen würden (act. 1 Rz. 82 ff.).
Die Eintragung im Markenregister hat nach deutschem Recht zu erfolgen.
Darin ist vorgesehen, dass eine Eintragung auf Antrag eines Beteiligten erfolgt,
wenn der Übergang nachgewiesen wird (§ 27 Abs. 3 MarkenG). Dabei kann die
Anmeldung auch durch den Erwerber erfolgen. Der Nachweis des Rechts kann
etwa durch einen unterschriebenen Vertrag oder ein rechtskräftiges Urteil erfolgen
(HACKER, a.a.O., N 33 ff. zu § 27 MarkenG). Bereits daraus ergibt sich, dass ein
Anspruch der Klägerin auf Stellung eines Antrags durch die Beklagte nicht be-
steht. Sobald das vorliegende Urteil in Rechtskraft erwächst, verfügt die Klägerin
über eine Urkunde, welche ihre Berechtigung an den streitgegenständlichen
Rechten ausreichend belegt. Dieses Urteil müsste gestützt auf Art. 33 LugÜ in
Deutschland anerkannt werden. Mit dem Urteil kann die Klägerin sodann die Um-
schreibung beantragen.
Allerdings kann ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin nicht vollständig
verneint werden. Immerhin ist dem hiesigen Gericht die Praxis der zuständigen
Behörden nicht bekannt. So scheint aufgrund der vorliegenden Widerspruchser-
klärungen (act. 3/25+26) möglich, dass eine Eintragung weiterhin verweigert wür-
de. Ebenso ist unklar, wie die Registerbehörden mit einem Feststellungsurteil
umgehen würden, zumal der Rechtsübergang nicht durch das Urteil selbst erfolgt
ist. Es rechtfertigt sich aber gestützt darauf nicht, der Beklagten die Pflicht aufzu-
erlegen, die Eintragung vorzunehmen. Nur, aber immerhin, ist sicherzustellen,
dass die Beklagte bei einer Verweigerung der Eintragung durch die Registerbe-
hörden die von diesen verlangten Erklärungen innert kurzer Frist abgibt, sodass
der registerrechtliche Vollzug des Rechtsübergangs erfolgen kann.
Aus der Begründung der Klage ergibt sich, dass die Klägerin mit dem
Rechtsbegehren Ziffer 2 genau dies absichern wollte. Entsprechend ist eine we-
niger weit gehende Anordnung, die die Beklagte nur bei Bedarf und auf Veranlas-
sung der Klägerin bzw. der Registerbehörden zu einem Handeln verpflichtet, im
Rechtsbegehren mitenthalten. Mit den vorgenannten Einschränkungen ist folglich
auch das Rechtsbegehren Ziffer 2 gutzuheissen.

- 16 -
4. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen
Das vorliegende Verfahren betrifft die Frage, ob die streitgegenständlichen
Markenrechte durch den Unternehmenskaufvertrag vom 27. Mai 2017 zwischen
N._____ und der Klägerin von der Beklagten auf die Klägerin übergegangen sind.
Dabei ist gestützt auf die Ausführungen der Klägerin der Vertrag als gültig
und (auch) für die Beklagte als wirksam anzusehen. In den Akten finden sich kei-
ne Angaben, welche den Standpunkt der Klägerin unhaltbar machen würden; ins-
besondere sind die von der Beklagten bzw. N._____ gegenüber der Klägerin ge-
äusserten Einwände gegen den Vertrag nicht geeignet, dessen Gültigkeit in Frage
zu stellen (E. 3.1). Auch ist die Klägerin berechtigterweise davon ausgegangen,
dass N._____ die Beklagte im Rahmen dieses Geschäfts vertreten und die Be-
klagte damit direkt verpflichtet hat (E. 3.2). Die Vereinbarung über die Übertra-
gung der Rechte beinhaltet sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungs-
geschäft, womit die Rechte mit dem Vertragsabschluss übergegangen sind
(E. 3.3). Entsprechend ist die Klage gutzuheissen.
Weiter ist die Beklagte aufgrund der Unsicherheiten bezüglich des Vollzugs
des vorliegenden Urteils zu verpflichten bei Bedarf bei der Umschreibung der
Rechte mitzuwirken (E. 3.4).
5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
5.1. Streitwert
Die Klägerin beziffert den Streitwert des vorliegenden Verfahrens mit
CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 6). In der Verfügung vom 26. September 2017 wurde
der Streitwert analog zum Parallelverfahren HG170156 einstweilen auf
CHF 250'000.– geschätzt (act. 4). Dazu ist festzuhalten, dass im Parallelverfahren
gegen N._____ neben den hier im Streit stehenden Rechten verschiedene weite-
re Marken- und Designrechte Gegenstand der Klage sind. Damit erscheint nach
eingehender Prüfung der von der Klägerin angegebene Streitwert nachvollzieh-
bar, zumal vorliegend im Vergleich zum Parallelverfahren knapp die Hälfte der

- 17 -
Markenrechte und keine Designrechte Gegenstand des Verfahrens sind. Entspre-
chend liegt der Streitwert des vorliegenden Verfahrens bei CHF 100'000.–.
5.2. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung
des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199
Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem
tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). In Anwendung von § 4
Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr in Anbetracht des Zeitaufwandes
und unter Berücksichtigung der vorsorglichen Massnahmen auf CHF 9'000.– fest-
zusetzen. Sie ist der Beklagten als unterliegende Partei aufzuerlegen (Art. 106
Abs. 1 und 3 ZPO), aber vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor-
schuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist dafür das Rückgriffs-
recht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
5.3. Parteientschädigungen
Ausserdem hat die Beklagte als unterliegende Partei der Klägerin eine Par-
teientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Deren Höhe wird nach der
Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt
(Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder
Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). In Anwendung von § 4
Abs. 1 AnwGebV ist die Parteientschädigung demnach auf CHF 11'000.– festzu-
setzen und der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 3 ZPO).
Das Handelsgericht erkennt:
1. Es wird festgestellt, dass die Klägerin mit beidseitiger Unterzeichnung des
Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017 Inhabern der folgenden Mar-
kenrechte geworden ist:
EUTM … C._____
DE 1 A._____ ((fig.))

- 18 -
DE 2 A._____ D._____
DE 3 A._____ E._____
DE 4 A._____ F._____
DE 5 A._____ G._____ ((fig.))
DE 6 A._____ F._____ ((fig.))
DE 7 H._____
DE 8 A._____ I._____ ((fig.))
DE 9 A._____
DE 10 A._____ F._____
DE 11 A._____ J._____
DE 12 K._____
2. Die Beklagte wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO (Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.– pro Tag
der Nichterfüllung), bei Verweigerung der Umschreibung der Markenrechte
gemäss Ziffer 1 durch die zuständigen Registerbehörden innert 20 Tagen
nach eingeschriebener Aufforderung durch die Klägerin beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) und beim EU Intellectual Property Office
(EUIPO), die für die Umschreibung der Markenrechte gemäss Ziffer 1 erfor-
derlichen Erklärungen abzugeben.
3. Im Mehrumfang (über Ziffer 2 ausgehende Verpflichtung der Beklagten) wird
die Klage abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr wird festgelegt auf CHF 9'000.–.
5. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem Kostenvor-
schuss der Klägerin bezogen. Der Klägerin wird dafür das Rückgriffsrecht
auf die Beklagte eingeräumt.
6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von
CHF 11'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage der
Doppel von act. 29 und act. 30/16 sowie act. 30/37-49.

- 19 -
8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 100'000.–.
Zürich, 20. Juni 2018
Handelsgericht des Kantons Zürich
Präsident: Gerichtsschreiber:
Dr. George Daetwyler Dr. Benjamin Büchler