zh_handelsgericht · HG230189 · 2023-10-17 · de
Marke


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG230189-O (vormals: HG200253-O) U/ei
Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Präsidentin, und Ersatzoberrichte-
rin Dr. Eva Borla-Geier, die Handelsrichterin Dr. Seraina Denoth, die
Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn und Stefan Vogler sowie die
Gerichtsschreiberin Dr. Melanie Gottini
Urteil vom 17. Oktober 2023
in Sachen
A._____ AG,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1._____,
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw X2._____,
gegen
B._____ AG,
Beklagte
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y2._____,
betreffend Marke

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Rechtsbegehren gemäss Klageschrift:
(act. 1 S. 2)
"1. Die Schweizer Marke Nr. … – C._____ sei innert 10 Tagen ab de-
finitiver Rechtskraft des Entscheides von der Beklagten auf die Klä-
gerin zu übertragen.
2. Eventualiter sei die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. … –
C._____ festzustellen und diese innert 10 Tagen ab definitiver
Rechtskraft des Entscheides zu löschen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."
Das Gericht zieht in Erwägung:
1. Prozessgeschichte
Die Klägerin reichte am 14. Dezember 2020 (Datum Poststempel) die vorliegende
Klage ein. Das Verfahren wurde unter der Geschäftsnummer HG200253-O ange-
legt. Mit Urteil vom 1. Februar 2023 wurde die Klage abgewiesen (act. 48). Dage-
gen erhob die Klägerin Beschwerde in Zivilsachen. Mit Urteil vom 17. Juli 2023
(BGer 4A_154/2023 vom 17. Juli 2023 = act. 55) hob das Bundesgericht das han-
delsgerichtliche Urteil in Gutheissung der Beschwerde auf, erklärte die Schweizer
Marke Nr. … C._____ für nichtig und wies das Eidgenössische Institut für Geistiges
Eigentum (IGE) an, die Marke im Markenregister zu löschen. Im Übrigen trat es auf
die Klage nicht ein. Zur neuen Entscheidung über die Kosten des kantonalen Ver-
fahrens wurde die Sache an das hiesige Handelsgericht zurückgewiesen (act. 55).
Die Rückweisung betrifft somit einzig die Festlegung und Verteilung der Kosten des
kantonalen Verfahrens. Darüber ist im Folgenden zu befinden.
Das handelsgerichtliche Verfahren ist unter der Geschäftsnummer HG230189-O
fortzusetzen. Der im Verfahren HG200253-O geleistete Kostenvorschuss von
CHF 9'000.– ist auf das vorliegende Verfahren zu übertragen.
2. Parteien/Sachverhalt
Was die Parteien und ihre Stellung sowie die Übersicht über den Sachverhalt an-
belangt, ist auf die entsprechenden Ausführungen im aufgehobenen Urteil zu ver-
weisen (act. 48).

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3. Kosten- und Entschädigungsfolgen
3.1. Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung
des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199
Abs. 1 GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Ge-
richts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV
OG).
3.2. Die Klägerin hat den Streitwert mit CHF 100'000.– beziffert (act. 1 Rz. 11).
Dies wurde von der Beklagten nicht bestritten (act. 15 Rz. 5). Der Streitwert wurde
deshalb auf CHF 100'000.– festgesetzt. Die auf Basis des Streitwerts errechnete
Grundgebühr beträgt rund CHF 9'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG).
Eine Veranlassung, von der bereits im Urteil vom 1. Februar 2023 festgesetzten
Höhe der Gerichtsgebühr abzuweichen, besteht nicht.
3.3. Gestützt auf Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO sind die Prozesskosten den Parteien
nach Obsiegen und Unterliegen aufzuerlegen. Massgebend ist dabei das Urteil des
Bundesgerichts vom 17. Juli 2023 (act. 55).
Für die Kostenverteilung fallen Eventualbegehren nicht in Betracht, sofern das
Hauptbegehren geschützt wird. Dringt indessen bloss das Eventualbegehren durch
und liegt dessen Streitwert unter demjenigen des Hauptbegehrens, so unterliegt
die klagende Partei mit der Differenz zwischen Haupt- und Eventualbegehren (BSK
ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 3. Aufl., 2017, Art. 106 N 3).
Vorliegend hat die Klägerin mit ihrem Eventualbegehren gemäss Ziffer 2 ihres
Rechtsbegehrens obsiegt. Eine Differenz zwischen Haupt- und Eventualbegehren
besteht nicht, weshalb die Klägerin im Hinblick auf die Kostenverteilung vollständig
obsiegt. Entsprechend sind die gesamten Kosten des kantonalen Verfahrens der
Beklagten aufzuerlegen und vorab aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu be-
ziehen.
3.4. Antragsgemäss ist der Klägerin eine Parteientschädigung zuzusprechen.
Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwalts-
gebühren in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96

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ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 100'000.– beträgt
die Grundgebühr rund CHF 11'000.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV).
Diese ist vorliegend mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV).
Für die Teilnahme an der Vergleichsverhandlung, die zweite Rechtsschrift sowie
die weitere Stellungnahme (act. 36) ist sie um rund einen Drittel zu erhöhen (§ 11
Abs. 2 AnwGebV), was zu einer Parteientschädigung in der Höhe von rund
CHF 15'000.– führt.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Die Gerichtsgebühr für das handelsgerichtliche Verfahren HG200253-O wird
festgesetzt auf CHF 9'000.–.
2. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von der Klä-
gerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird im Umfang
von CHF 9'000.– das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
3. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von
CHF 15'000.– zu bezahlen.
4. Für das vorliegende Urteil werden keine Kosten erhoben.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.
113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und
90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert
beträgt CHF 100'000.–.

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Zürich, 17. Oktober 2023
Handelsgericht des Kantons Zürich
Präsidentin: Gerichtsschreiberin:
Dr. Claudia Bühler Dr. Melanie Gottini