zh_handelsgericht · HG160238 · 2019-06-19 · de
Firma / UWG


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG160238-O U/ei
Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Oberrichter Dr. Daniel
Schwander, der Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, die Handels-
richterin Dr. Esther Nägeli und der Handelsrichter Thomas Klein so-
wie der Gerichtsschreiber Dr. Moritz Vischer
Urteil und Beschluss vom 19. Juni 2019
in Sachen
Top Care GmbH,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X2._____
gegen
TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH, (vormals Top Care
Schweiz GmbH),
Beklagte
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____
betreffend Firma / UWG

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Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2)
" 1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer ver-
antwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Wider-
handlungsfall zu verbieten, in der Schweiz die Firmen "Top Care
Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz
Schweiz GmbH" sowie jede andere Firma, welche die Wortkom-
bination "Top Care" ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen
Zusatz enthält, nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach
Rechtskraft des Entscheids (weiterhin) zu führen.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer ver-
antwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Wider-
handlungsfall unabhängig von ihrem Handelsregistereintrag zu
verbieten, in der Schweiz die Wortkombination "Top Care" ohne
einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz zur Kennzeich-
nung und Individualisierung ihres Betriebs im Geschäftsverkehr,
in der Werbung und im Zusammenhang mit ihrem Internetauftritt
im Bereich Textil- und Lederpflege nach Ablauf einer Frist von 30
Tagen nach Rechtskraft des Entscheids zu gebrauchen, insbe-
sondere sei ihr zu verbieten, die Domainnamen "top-care-
schweiz.ch" und "topcare-fleckenschutz.ch" sowie jeden anderen
Domainnamen, welcher die Wortkombination "Top Care" ohne ei-
nen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält, zu verwen-
den oder verwenden zu lassen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% MwSt.)
zu Lasten der Beklagten; sowohl in Bezug auf vorliegenden Haupt-
sacheprozess als auch hinsichtlich der noch nicht definitiv entschie-
denen Kosten- und Entschädigungsfolgen des Massnahmeverfahrens
(Geschäfts-Nr. HE160142-O, Dispositiv-Ziffer 8b und 9b)."
Sachverhalt und Verfahren
A Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin "Top Care GmbH" hat ihren Sitz in A._____ und wurde am
tt.mm.1996 ins Handelsregister eingetragen. Die Beklagte "Top CARE Textil- und
Lederschutz Schweiz GmbH" ist in B._____ SZ domiziliert und seit dem
tt.mm.2012 im Handelsregister eingetragen. Sie übernahm bei der Gründung
sämtliche Aktiven und Passiven der Einzelfirma TOP CARE (Zentralschweiz)
C._____.

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Beide Parteien bezwecken insbesondere den Handel mit Textil- und Lederschutz-
produkten.
b. Prozessgegenstand
Ausgangspunkt des Streits ist eine im Jahr 2016 beendete Zusammenarbeit zwi-
schen den Parteien. In Prosequierung eines vorsorglichen Massnahmebegehrens
klagt die Klägerin u.a. auf Unterlassung der beklagtischen Firmenbezeichnung. Ih-
ren Anspruch stützt sie auf das Firmen- und Lauterkeitsrecht. Im Parallelprozess,
HG170024, sind – mit vertauschten Parteirollen – insbesondere die Ansprüche
der Beklagten aus Markenrecht zu behandeln.
B. Prozessverlauf
Am 7. November 2016 reichte die Klägerin die Klage hierorts ein (act. 1). Den ihr
mit Verfügung vom 8. November 2016 (act. 6) auferlegten Kostenvorschuss leis-
tete sie fristgerecht (act. 8). Im Anschluss wurde der Beklagten mit Verfügung
vom 24. November 2016 (act. 9) Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt.
Deren Erstattung erfolgte am 13. Februar 2017 (act. 12). Der darin enthaltene An-
trag auf Sicherstellung der Parteientschädigung wurde mit Verfügung vom
27. März 2017 abgewiesen (act. 19). Nachdem an der Vergleichsverhandlung
vom 30. August 2017 keine Einigung erzielt werden konnte (Prot. S. 10 f.) und in
der Folge auch aussergerichtliche Vergleichsbemühungen scheiterten (vgl.
act. 28), wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 30). Die Replik da-
tiert vom 1. Februar 2018 (act. 32) und die Duplik vom 23. April 2018 (act. 36). Mit
Verfügung vom 18. April 2019 wurden den Parteien Frist angesetzt, um zu erklä-
ren, ob auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde (act. 40).
Die Parteien verzichteten innert Frist ausdrücklich auf die Durchführung einer
Hauptverhandlung (act. 42 und 43). Das Verfahren erweist sich als spruchreif,
weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

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Erwägungen
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich
blieben vorliegend zu Recht unbestritten.
1.2. Bestimmtheit der Rechtsbegehren
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung müssen Unterlassungsklagen auf
das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichte-
te Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder
Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit
Strafe zu belegen haben. Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen,
die Beklagte habe eine ihr untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters
erneut begangen, haben sie einzig zu prüfen, ob die tatsächliche Voraussetzung
erfüllt ist; dagegen haben sie das Verhalten nicht rechtlich zu qualifizieren (BGE
84 II 450 E. 6; BGE 131 III 70 E. 3.3; BGE 142 III 587 E. 5.3; zuletzt: Urteil BGer
4A_281/2018 vom 12. September 2018 E. 3.1.1). Die zu verbietenden Handlun-
gen müssen deshalb in den Rechtsbegehren präzise umschrieben werden, um
dem Unterlassungsurteil zugrunde gelegt werden zu können (Urteil BGer
4A_460/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 2.1 m.w.H.). Das Bundesgericht bewer-
tete in der Vergangenheit Formulierungen in Rechtsbegehren wie "herabsetzen"
oder "ausdrücklich oder sinngemäss negativ bewerten" ohne nähere Präzisierung
des zu verbietenden Verhaltens als im Lichte des Bestimmheitsgebots ungenü-
gend (vorgenanntes Urteil E. 2.2). Dieser Rechtsprechung folgt auch das hiesige
Gericht (zuletzt: Verfügung des Handelsgerichts des Kantons Zürich HE180175-O
vom 19. April 2018 E. 13) und, soweit ersichtlich, die übrigen kantonalen Gerichte
(zuletzt z.B. im Marken- und Lauterkeitsrechts: Urteil des Obergerichts des Kan-
tons Zug Z2 2016 40 vom 21. März 2018 E. 4.3 f. = sic! 2018, S. 558 ff.).
Genau gleich verhält es sich im vorliegenden Fall. Die Klägerin will mit ihrer Un-
terlassungsklage der Beklagten nicht nur eine genau umschriebene Firmenbe-

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zeichnung verbieten, sondern "jede andere Firma, welche die Wortkombination
'Top Care' ohne einen deutlich unterscheidungskräftigen Zusatz enthält". Eine
ähnliche Formulierung wählt sie bei den zu verbietenden Domains. Ausserdem
sei der Beklagten unabhängig ihres Handelsregistereintrags zu verbieten, "in der
Schweiz die Wortkombination 'Top Care' ohne einen deutlich unterscheidungs-
kräftigen Zusatz zur Kennzeichnung und Individualisierung ihres Betriebs" zu ver-
wenden. Die in den Rechtsbegehren gewählten Formulierungen sind auslegungs-
und konkretisierungsbedürftig (Was heisst "unterscheidungskräftig"? Wann ist von
deutlicher Unterscheidungskraft auszugehen? etc.). Sie können im Falle der Gut-
heissung einem Urteil nicht zugrunde gelegt werden, würden doch sowohl die Be-
klagte als auch die Vollstreckungsbehörden im Ungewissen darüber gelassen,
was genau untersagt wäre. Dies ist nach der eingangs beschriebenen Praxis un-
zulässig. Es kann im Übrigen nicht Aufgabe des Gerichts sein, die Formulierun-
gen anhand der Klagebegründung auf ein zulässiges Mass einzugrenzen (Urteil
BGer 4A_460/2011 vom 20. Dezember 2011 E. 2.2). Nennt die Klägerin in ihren
Rechtsbegehren aber konkret zu verbietende Firmen- und Domainnamen, ist dies
nicht zu beanstanden und kann eine materielle Prüfung vorgenommen werden.
Zusammenfassend ist – positiv formuliert – auf die Klage nur bezüglich der anbe-
gehrten Verbote der Firmen "Top Care Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil-
und Lederschutz Schweiz GmbH" sowie der Domains "top-care-schweiz.ch" und
"topcare-fleckenschutz.ch" einzutreten. Ansonsten führt die mangelnde Be-
stimmtheit der Rechtsbegehren zu einem Nichteintreten.
2. Ansprüche der Klägerin aus Firmen- und Lauterkeitsrecht
2.1. Streitpunkte
Die Klägerin bringt vor, dass sowohl die frühere, vorsorglich verbotene Firma der
Beklagten als auch die aktuelle Firma der Beklagten die Firma der Klägerin voll-
ständig übernehme (act. 1 N 33; Klägerin: Top Care GmbH; Beklagte: TOP CARE
Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH [vormals Top Care Schweiz GmbH]).
Dies gelte sinngemäss auch für die von der Beklagten verwendeten Domainna-
men. Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt seien identisch, zumal weder dem Zu-

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satz "Schweiz" noch dem Zusatz "Textil- und Lederschutz" eine gehörige Unter-
scheidungskraft zukomme (act. 1 N 34; act. 32 N 51). Vor dem Hintergrund des
Firmen- und Lauterkeitsrechts sei die bestehende Verwechslungsgefahr mit ei-
nem Verbot zu bannen.
Die Beklagte macht geltend, sie habe am Firmenkern "Top Care" einen wertvollen
Besitzstand erworben und die klägerischen Ansprüche seien verwirkt (act. 12
N 15 S. 13 f.). Des Weiteren ergebe der neue Firmenkern "TOP CARE Textil- und
Lederschutz" ein komplett anderes Schriftbild und einen komplett anderen Ge-
samteindruck. Gerade Ersteres sei durch die Verwendung von Grossbuchstaben
abgeändert. Die Bezeichnung "Textil- und Lederschutz" habe die gleiche Präge-
kraft und dominiere aufgrund ihrer Länge den Firmenkern (act. 12 N 22). Das
Publikum könne die beiden Firmen sehr wohl unterscheiden (act. 12 N 23).
2.2. Rechtliches
Unbestrittenermassen (z.B. act. 1 N 28; act. 12 N 20) wurde die Firma der Kläge-
rin vor derjenigen der Beklagten im Handelsregister eingetragen. Gestützt auf
Art 951 OR i.V.m. Art. 956 Abs. 2 OR hat die Klägerin somit Anspruch darauf,
dass sich die Firma der Beklagten deutlich von ihren eigenen unterscheidet (vgl.
CHK-OERTLI, Art. 956 OR N 5a). Wer sich indes mit seiner Firma dem Gemeingut
annähert, nimmt eine geringe Unterscheidungskraft in Kauf, solange er seiner
Firma nicht mit entsprechenden Werbeanstrengungen erhöhte Verkehrsgeltung
verschafft hat. Starke Firmen sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung
oder langer Aufbauarbeit; sie verdienen deshalb einen weiteren Schutz. Schwa-
che Firmen sollen demgegenüber den verbleibenden Raum für die Firmenbildung
nicht im gleichen Masse einengen dürfen (BGE 122 III 369 E. 1). Analoges gilt
aufgrund des einheitlichen Begriffs der Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht
(statt vieler: BGE 128 III 401 E. 5). Einfache Zeichen, Grundformen und Grund-
farben dürfen mit anderen Worten grundsätzlich nicht von einem einzelnen Mit-
bewerber monopolisiert werden, sondern müssen jedem frei zur Verfügung ste-
hen. Sie sind deshalb für gewöhnlich vom lauterkeitsrechtlichen Schutz von Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG ausgeschlossen (statt vieler: SHK-SPITZ/BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG N 16; grundlegend auch: BGE 139 III 176 E. 5.1).

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Massgeblich ist hier die Gebrauchspriorität, die ebenfalls unbestrittenermassen
der Klägerin zukommt.
Unter Umständen hat ein untätiges Zuwarten des Berechtigten die Verwirkung der
firmenrechtlichen Ansprüche zur Folge (zum Ganzen m.w.H.: CHK-OERTLI,
Art. 951 OR N 7).
2.3. Würdigung
Ohne Abänderung übernimmt die Klägerin in ihrer Firma zwei Worte des engli-
schen Sprachgebrauchs, nämlich "top" und "care". Dies ist weder originell noch
einprägsam, wird doch lediglich der Gesellschaftszweck der Klägerin als Textil-
pflegeunternehmen anpreisend umschrieben. Dies haben das Bundesgericht und
das Bundesverwaltungsgericht in mehreren (markenrechtlichen) Entscheiden u.a.
bezüglich "top set" (BGE 97 I 81 E. 2), "SECURITOP" (BGE 127 III 160 E. 2/d/aa)
und "toppharm"(Urteil BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.2) schon
so festgehalten. Selbst im Schweizerdeutschen ist die Bezeichnung "top" als Qua-
litätsangabe weit verbreitet.
Folglich bedient sich die Firma der Klägerin mit der blossen Aufnahme zweier
englischer Begriffe beim Gemeingut; sie ist kennzeichnungsschwach. Eine erhöh-
te Verkehrsgeltung, die eine andere Beurteilung nach sich gezogen hätte, wurde
durch die Klägerin nicht substantiiert behauptet (vgl. act. 1 N 9, N 41). Es fehlt
ebenfalls an offerierten Beweismitteln für eine lange Aufbauarbeit der klägeri-
schen Firma. Die geringe Kennzeichnungskraft von "Top care" hat zur Folge,
dass sich die beklagtische Firma nur sehr geringfügig zu unterscheiden hat (vgl.
Urteil BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.4).
Dies tut sie allerdings nicht. Offensichtlich sind die Bestandteile "Top care" und
"TOP CARE" identisch. Die Verwendung von Grossbuchstaben vermag daran
nichts zu ändern und hinterlässt beim Durchschnittsadressaten keinen anderen
Eindruck. Auch die Aufnahme einer reinen Ortsbezeichnung "Schweiz" sorgt nicht
für eine hinreichend deutliche Abhebung von der klägerischen Firma (so bereits:
BGE 88 II 293 E. 3 oder neuerdings: Urteil BGer 4A_663/2015 vom 14. März

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2017 E. 5.2). Gleiches gilt hinsichtlich des Zusatzes "Textil- und Lederschutz"
(respektive "Fleckenschutz" im Domainname), der zusätzlich zu "top care" bloss
auf den Gesellschaftszweck der Beklagten hinweist. Er erweist sich als zu
schwach, um die beklagtische Firma hinreichend zu individualisieren (vgl. BSK
OR II-ALTENPOHL, Art. 951 OR N 9 m.w.H.). Dies gilt gerade auch deshalb, da die
Parteien unbestrittenermassen im Wettbewerb zueinander stehen und somit
strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind (ständige
Rechtsprechung des Bundesgerichts: z.B. Urteil BGer 4A_83/2018 vom 1. Okto-
ber 2018 E. 3.1). Überhaupt ist evident, dass sich die Firmen der Beklagten be-
wusst an diejenige der Klägerin anlehnen. Insgesamt ist die Verwechselbarkeit
daher zu bejahen.
Umgekehrt ist eine Verwirkung der klägerischen Ansprüche zu verneinen. Die Be-
klagte beschränkte ihre geschäftlichen Aktivitäten in der Vergangenheit einzig auf
die Zentralschweiz (act. 12 N 15). Entgegen ihrer Auffassung hat sie keinen An-
spruch darauf, ihre "nicht mehr zutreffende geografische Bezeichnung" (act. 36
N 38) anzupassen und ihre Firma fortan schweizweit zu verwenden (in diesem
Sinne z.B.: BRAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichti-
gung der Regelung in der Europäischen Union, Diss., Basel 2001, S. 107, 111 f.;
CHK-OERTLI, Art. 951 OR N 7a, 9). Durch eine bloss lokale Tätigkeit wird kein ei-
gener, schutzwürdiger Besitzstand in der Schweiz aufgebaut. Diese Überlegun-
gen lagen ebenfalls dem Modesa/Modissa-Urteil des hiesigen Gerichts (Urteil
HG040185-O vom 5. Mai 2006 E. III.2 sowie dem diesbezüglichen Bundesge-
richtsurteil (Urteil BGer 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006) zugrunde. Bereits
1959 hat das Bundesgericht in allgemein gültiger Form im Übrigen festgehalten:
BGE 85 II 323 E. 5
"Nach Treu und Glauben hat in erster Linie jener Geschäftsinhaber, der durch
Änderung oder Ausdehnung seiner geschäftlichen Tätigkeit den Wettbewerb
herbeiführt oder verschärft und damit den Grund zur Unverträglichkeit der bei-
den Firmen setzt, für Abhilfe zu sorgen."
Überhaupt behauptet die Beklagte ihren schutzwürdigen Besitzstand nur pauschal
und mit ungenügendem Verweis auf Beilagen (vgl. Urteil 4A_281/2017 vom
22. Januar 2018 E. 5). So führt sie beispielweise in der Rechtsschrift selbst nur
aus, dass sie "mit der Verwendung des Firmenkerns 'Top Care' einen Jahresum-

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satz von circa CHF 400'000.– erzielt habe" (act. 12 N 15 S. 14). Eine Verwirkung
der Ansprüche der Klägerin kann folglich nicht angenommen werden. Diese ging
umgehend gegen die Ausdehnung der beklagtischen Geschäftstätigkeit vor (dazu:
act. 32 N 41).
2.4. Fazit
Zusammenfassend erweisen sich die Firmen der Beklagten "Top Care Schweiz
GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH" als mit der klä-
gerischen Firma "Top Care GmbH" verwechselbar. Gleiches gilt hinsichtlich der
ähnlich lautenden Domainnamen "top-care-schweiz.ch" und "topcare-
fleckenschutz.ch".
Die Unterlassungsklage ist gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann.
3. Kosten- und Entschädigungsfolgen
Sowohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Partei-
entschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a
GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Vorliegend bezifferten die Parteien den
Streitwert zutreffend auf CHF 100'000.– (act. 1 N 5; act. 12 N 4), woraus eine or-
dentliche Gerichtsgebühr von CHF 8'750.– resultiert. Die Kosten sind nach Ob-
siegen und Unterliegen zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin obsiegte
im Rahmen der prosequierten Begehren vollumfänglich, unterlag aber im darüber
hinaus gehenden Umfang. Das Obsiegen und Unterliegen (Nichteintreten) hält
sich im vorliegenden Verfahren etwa die Waage, verlangte die Klägerin doch weit
mehr als nur das Verbot bestimmter Zeichen. Dies rechtfertigt es, die Gerichtsge-
bühr den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Parteientschädigungen wett-
zuschlagen. Darüber hinaus hat die Beklagte, da in diesem Umfang unterliegend,
die Kosten des Massnahmeverfahrens zu tragen, wofür sie der Klägerin auch eine
Parteientschädigung schuldet. Diese ist unter Hinweis auf die Begründung des
Massnahmerichters auf CHF 4'000.– festzusetzen (act. 3/1 E. 6.1).

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Das Handelsgericht erkennt und beschliesst:
1. Der Beklagten wird mit Wirkung nach Ablauf von 30 Tagen seit Rechts-
kraft des Entscheides verboten, in der Schweiz die Firma "Top Care
Schweiz GmbH" und "TOP CARE Textil- und Lederschutz Schweiz GmbH"
(weiterhin) zu führen sowie den Domainnamen "top-care-schweiz.ch" und
"topcare-fleckenschutz.ch" im Bereich Textil- und Lederpflege (weiterhin) zu
verwenden. Bei Zuwiderhandlung gegen das Verbot könnten die zustän-
digen Organe der Beklagten mit Busse bis CHF 10'000.– nach
Art. 292 StGB bestraft werden.
2. Im Mehrumfang wird auf die Klage nicht eingetreten.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'750.–.
4. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte und unter solidarischer Haf-
tung auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor-
schuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegte Hälfte der Kosten wird der
Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
5. Die im Verfahren Geschäfts-Nr. HE160142-O festgesetzten und von der
Klägerin bereits bezogenen Kosten in der Höhe von CHF 4'250.– werden
der Beklagten definitiv auferlegt. Der Klägerin wird das Rückgriffsrecht auf
die Beklagte eingeräumt.
6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung in der
Höhe von CHF 4'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

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und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 100'000.–.
Zürich, 19. Juni 2019
Handelsgericht des Kantons Zürich
Präsident: Gerichtsschreiber:
lic. iur. Roland Schmid Dr. Moritz Vischer