zh_handelsgericht · HG170041 · 2019-10-28 · de
Marke


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG170041-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichterin Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichter
Dr. Daniel Schwander, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher,
Prof. Dr. Mischa Senn und Peter Leutenegger sowie die
Gerichtsschreiberin Adrienne Hennemann
Urteil und Beschluss vom 28. Oktober 2019
in Sachen
A._____ AG,
Klägerin und Widerbeklagte
vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. iur. X_____
gegen
B._____ AG,
Beklagte und Widerklägerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1._____
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y2._____
betreffend Marke

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Klagebegehren:
(act. 1 S. 3)

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Angepasstes Klagebegehren:
(act. 34 S. 4 ff.)

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Widerklagebegehren:
(act. 14 S. 2 ff.)

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Inhaltsverzeichnis:
Sachverhalt und Verfahren .............................................................................................. 9
A. Sachverhaltsübersicht ................................................................................................. 9
a. Parteien und ihre Stellung ....................................................................................... 9
b. Prozessgegenstand ................................................................................................ 9
B. Prozessverlauf ............................................................................................................ 9
Erwägungen .................................................................................................................... 11
1. Formelles .................................................................................................................. 11
1.1. Prozessvoraussetzungen .................................................................................. 11
1.2. Örtliche und sachliche Zuständigkeit ................................................................ 11
1.3. Schutzwürdiges Interesse ................................................................................. 12
1.4. Inhaltliche Unzulässigkeit der Rechtsbegehren ................................................ 16
1.5. Noven ................................................................................................................ 19
1.6. Gegenstandslosigkeit ........................................................................................ 20
1.7. Klageänderung .................................................................................................. 21
2. Sachverhalt ............................................................................................................... 21
2.1. Die klägerische Bildmarke Nr. 689'509 ............................................................. 21
2.2. Die klägerische Wort-/Bildmarke Nr. 691'034 ................................................... 21
2.3. Die bisherige Marke der Klägerin Nr. 2P-426'994 ............................................. 22
2.4. Die Marke der Beklagten Nr. 626'334 ............................................................... 22
3. Markenrechtliche Grundlagen ................................................................................... 23
4. Zeichenähnlichkeit .................................................................................................... 24
4.1. Rechtliches........................................................................................................ 24
4.2. Würdigung ......................................................................................................... 25
5. Verwechslungsgefahr ............................................................................................... 27
5.1. Rechtliches........................................................................................................ 27
5.2. Würdigung ......................................................................................................... 28
5.2.1. Angesprochene Verkehrskreise .......................................................................... 28
5.2.2. Parteistandpunkte betreffend Verwechslungsgefahr .......................................... 29
5.2.3. Würdigung .......................................................................................................... 31
5.2.3.1. Einleitende Bemerkungen ................................................................................ 31
5.2.3.2. Unmittelbare Verwechslungsgefahr ................................................................. 32
5.2.3.3. Mittelbare Verwechslungsgefahr ...................................................................... 35
6. Fazit .......................................................................................................................... 36
7. Widerklage ................................................................................................................ 36
7.1. Prozessvoraussetzungen .................................................................................. 36
7.1.1. Anderweitige Rechtshängigkeit/schutzwürdiges Interesse ................................. 36
7.1.2. Zulässigkeit der Widerklage ................................................................................ 40

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7.1.3. Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr ........................................................ 40
7.1.3.1. Rechtsbegehren Ziff. 1 (i) und Ziff. 2 (i) ........................................................... 40
7.1.3.2. Rechtsbegehren Ziff. 1 ((ii) bis (xiii)) und Ziff. 2 ((ii) bis ((v)) ............................ 41
7.1.3.3. Bestimmtheit von Rechtsbegehren .................................................................. 43
7.2. Materielles ......................................................................................................... 43
8. Kosten- und Entschädigungsfolgen .................................................................. 44
8.1. Massgeblicher Streitwert........................................................................................ 44
8.2. Kostenfolgen .......................................................................................................... 44
Urteilsdispositiv .............................................................................................................. 45
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Bei der Klägerin handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in C._____.
Die Gesellschaft bezweckt u.a. den Betrieb von Detailhandelsunternehmen,
insbesondere von Kaufhäusern mit Handelsartikeln aller Art unter den Enseignen
"Manor", Placette usw. (act. 1 Rz. 20 ff.).
Die Beklagte ist ebenfalls eine Aktiengesellschaft mit Sitz in D._____ (ZG). Sie
bezweckt u.a. das Halten und Verwalten von Lizenzen (act. 1 Rz. 25).
b. Prozessgegenstand
Zwischen den Parteien ist ein Streit darüber entstanden, ob die Neugestaltung
des "Manor-Bildelements" die Markenrechte der Beklagten verletzt. Um diese
Frage zu klären, hat die Klägerin eine negative Feststellungsklage eingeleitet. Die
Beklagte verlangt die Beurteilung einer Markenrechtsverletzung mit der eingangs
wiedergegebenen Unterlassungsklage (vgl. act. 1 Rz. 1-6; act. 14 Rz. 1 f.).
B. Prozessverlauf
Am 9. März 2017 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts ihre
Klageschrift ein (act. 1). Den mit Verfügung vom 13. März 2017 einverlangten

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Gerichtskostenvorschuss von CHF 13'000.– leistete die Klägerin fristgerecht
(act. 4 und 6). Am 7. April 2017 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der
Klageantwort (act. 7) und am 26. Juni 2017 eine entsprechende Nachfrist
angesetzt (act. 12). In der Klageantwort vom 17. August 2017 machte die
Beklagte verschiedene Einwände formeller Art geltend und beantragte
entsprechend, es sei auf die Klage nicht einzutreten, eventualiter sei die Klage
abzuweisen. Sodann erhob die Beklagte Widerklage (act. 14). Mit Verfügung vom
22. August 2017 wurde der Klägerin und Widerbeklagten (fortan Klägerin) Frist
angesetzt, um sich zum Nichteintretensantrag der Beklagten und Widerklägerin
(fortan Beklagten) zu äussern. Gleichzeitig wurde von der Beklagten ein
Gerichtskostenvorschuss von CHF 9'000.– einverlangt, der rechtzeitig geleistet
wurde (act. 19). Mit Eingabe vom 14. September 2017 nahm die Klägerin zum
Antrag der Beklagten Stellung (act. 20). Mit Verfügung vom 25. September 2017
wurde diese Eingabe der Beklagten zugestellt (act. 22). Mit Verfügung vom
20. Oktober 2017 wurde die Beschränkung des Verfahrens bzw. der Erlass eines
selbständig anfechtbaren Zwischenentscheids verworfen, und der Klägerin Frist
zur Erstattung der Widerklageantwort angesetzt (act. 24). Nach Eingang der
Widerklageantwort (act. 26) wurden die Parteien zu einer Vergleichsverhandlung
auf den 5. Februar 2018 vorgeladen, anlässlich welcher keine Einigung erzielt
werden konnte (Prot. S. 11 f.).
Am 12. Februar 2018 wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet und der
Klägerin Frist zur Erstattung der Replik angesetzt (act. 31), worauf diese am
16. April 2018 hierorts einging (act. 34). Innert mit Verfügung vom 19. April 2018
angesetzter Frist reichte die Beklagte am 21. Juni 2018 ihre
Duplik/Widerklagereplik ein (act. 36 und 39). Am 25. Juni 2018 überbrachte die
Beklagte diverse Augenscheinsobjekte sowie weitere Beilagen (act. 41). Mit
Verfügung vom 27. Juni 2018 wurde der Klägerin Frist zur Erstattung der
Widerklageduplik angesetzt verbunden mit dem Hinweis, dass die
Augenscheinsobjekte zur Ansicht beim Handelsgericht zur Verfügung stünden
(act. 43). Am 20. September 2018 reichte die Beklagte eine weitere Beilage ein
(act. 45). Am 1. Oktober 2018 erstattete die Klägerin die Widerklageduplik
(act. 49), die am 4. Oktober 2018 an die Beklagte ging (act. 51).

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Am 18. Oktober 2018 überbrachte die Beklagte eine unaufgeforderte
Stellungnahme (act. 53). Am 31. Oktober 2018 folgte eine Stellungnahme der
Klägerin (act. 55). Am 2. November 2018 reichte die Beklagte eine Noveneingabe
ein (act. 57). Am 7. November 2018 teilte die Klägerin mit, auf eine
Stellungnahme zur Eingabe der Beklagten zu verzichten (act. 59). Mit Verfügung
vom 23. August 2019 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob sie
auf die Durchführung der mündlichen Hauptverhandlung – unter Vorbehalt der
Durchführung eines Beweisverfahrens – verzichten (act. 60). Innert Frist
verzichteten beide Parteien auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 62
und 63).
Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist.
Erwägungen
1. Formelles
1.1. Prozessvoraussetzungen
Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind
(vgl. Art. 60 ZPO). Fehlt es an einer Prozessvoraussetzung, ist auf die Klage nicht
einzutreten (vgl. Art. 59 Abs. 1 ZPO).
1.2. Örtliche und sachliche Zuständigkeit
Die Klägerin verlangt mit ihrer Klage die richterliche Feststellung, dass ihre zwei
Marken (Nr. 689'509 und Nr. 691'034) die Marke der Beklagten (Nr. 626'334) nicht
verletzen. Für eine solche negative Feststellungsklage steht der Gerichtsstand
der unerlaubten Handlung von Art. 36 ZPO zur Verfügung (BGE 129 III 295
E. 2.3.; BSK MSchG - MARKUS R. FRICK, N 20 zu Vor Art. 51a-60 MschG). Die
Klägerin testet die Marken punktuell in E._____ aus (act. 1 Rz. 11; act. 14
Rz. 84), womit ein Handlungs- und Erfolgsort im Kanton Zürich gegeben ist. Die
sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a
ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG.

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1.3. Schutzwürdiges Interesse
Art. 52 MSchG normiert die markenrechtliche Feststellungsklage. Danach kann,
wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein
Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht.
Die negative Feststellungsklage kommt in der Praxis auch im Sinne einer
proaktiven Klärung in der Ausprägung auf Feststellung der Nichtverletzung einer
Marke vor (BSK MSchG - MARKUS R. FRICK, N 11 zu Art. 52 MSchG).
Voraussetzung ist wie bei jeder Feststellungsklage das Vorliegen eines
Feststellungsinteresses. Fehlt ein solches, so ist auf die Klage mangels Vorliegen
eines schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO; BSK
MSchG - MARKUS R. FRICK, N 16 zu Art. 52 MSchG; Noth/Bühler/Thouvenin, SHK-
Markenschutzgesetz, ROGER STAUB, N 8 zu Art. 52 MschG m.H.a. abweichende
Minderheitsmeinung, die das Feststellungsinteresse noch der Aktivlegitimation
zurechnete). Ein schutzwürdiges Interesse fehlt auch, wenn eine Partei
rechtsmissbräuchlich handelt (vgl. BGer vom 12. Juli 2017, 5A_957/2016, E. 1.2.).
Die Klägerin begründet das für die Erhebung einer negativen Feststellungsklage
notwendige Feststellungsinteresse mit dem Umstand, dass die Beklagte die
beiden Schweizer Marken der Klägerin mit Widerspruch belegt habe. Angesichts
des geplanten Markenrelaunches sei ihr diese Unsicherheit nicht zumutbar,
weshalb sie ein legitimes Interesse daran habe, den Konflikt mittels negativer
Feststellungsklage zu klären (act. 1 Rz. 14).
Die Beklagte macht geltend, dass die Frage, ob die zwei Marken der Klägerin die
Marke der Beklagten verletzen, vom Institut für geistiges Eigentum (fortan IGE)
geklärt werden könne, wo entsprechende Widerspruchsverfahren auch bereits
hängig seien. Die Ungewissheit in Bezug auf die Frage der Gültigkeit der
Markeneintragungen werde mit den Widerspruchsentscheiden des IGE bzw.
allfälligen Rechtsmittelentscheiden des Bundesverwaltungsgerichts beseitigt
werden. Daher fehle es an einem Feststellungsinteresse (act. 14 Rz. 19 f.). Die
finanzstarke Klägerin handle rechtsmissbräuchlich, wenn sie die Beklagte in ein
aufwändiges und kostenintensives Zivilverfahren dränge, anstatt sich dem
Widerspruchsverfahren zu stellen (act. 14 Rz. 21). Indem die Klägerin eine

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Zivilklage eingereicht habe, entziehe sie der Beklagten in rechtsmissbräuchlicher
Weise die Möglichkeit, selber zu entscheiden, ob sie der Klägerin im
Widerspruchsverfahren oder im ordentlichen Zivilprozess gegenübertreten wolle
(act. 14 Rz. 10 ff.; act. 39 Rz. 168 ff.).
Das Widerspruchsverfahren ist ein rasches und kostengünstiges
Verwaltungsverfahren sui generis mit beschränkter Kognition auf relative
Ausschlussgründe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG. Das
Widerspruchsverfahren ist nicht "vorsorglich" im Sinne eines
Massnahmeverfahrens, da der Entscheid jedenfalls verwaltungsrechtlich
unbeschränkte formelle Rechtskraft erlangt. Dies zeigt sich etwa daran, dass der
Löschung einer Markeneintragung aufgrund eines gutheissenden
Widerspruchsentscheids (also im Zeitraum zwischen rechtskräftigem Entscheid
und Vollzug der Löschung im Register) nicht dadurch zuvorgekommen werden
kann, dass vor dem Zivilgericht auf Feststellung der Gültigkeit geklagt wird.
Erhebt der Widerspruchsgegner vor dem Entscheid des IGE eine Klage auf
Nichtverletzung, so verhält es sich anders. Beurteilt das Zivilgericht die relativen
Ausschlussgründe mit umfassender Kognition, so sollte das IGE das vorher
eingeleitete Widerspruchsverfahren sistieren und nicht einer gerichtlichen
Beurteilung vorgreifen (Noth/Bühler/Thouvenin, SHK-Markenschutzgesetz,
GREGOR WILD, N 5 f., 15 und 73 zu Art. 31 MSchG; BGE 130 III 371; MARBACH,
SIWR III/1, N 1124 und 1168). Der Entscheid im Widerspruchsverfahren ist bloss
vorläufiger Natur und bindet weder die Zivil- noch die Strafgerichte. Der Inhaber
einer mit Widerspruchsentscheid widerrufenen Marke bleibt frei, dieselbe ein
zweites Mal anzumelden (SHK - GREGOR WILD, N 73 f. zu Art. 31 MSchG;
MARBACH, SIWR III/1, N 1202; BGE 130 III 371) und gleichzeitig beim Zivilrichter
auf Feststellung zu klagen, dass sein Zeichen die Widerspruchsmarke nicht
verletzt. Ein erneuter Widerspruch ist entsprechend dem Primat des
Zivilprozesses auszusetzen, bis der Zivilrichter entschieden hat (MARBACH, SIWR
III/1, N 1200 ff.). Der abschliessende Entscheid steht immer den Zivilgerichten zu,
was auch erklärt, wieso Widerspruchsentscheide nicht an das Bundesgericht
weitergezogen werden können (weil so vermieden werden kann, dass das

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Bundesgericht in identischer Streitsache zwei Entscheide treffen muss; dazu
MARBACH, SIWR III/1, N 732 ff.).
Die Ungewissheit, ob die Klägerin durch die Benutzung bzw. die Eintragung ihrer
Marken die Markenrechte der Beklagten verletzt, ist aufgrund der hängigen
Widerspruchsverfahren ohne weiteres zu bejahen. Der Klägerin ist es sodann
nicht möglich, eine Leistungs- oder Gestaltungsklage zu erheben, womit auch das
Erfordernis der Subsidiarität der Feststellungsklage erfüllt ist. Näher zu prüfen ist,
ob die Ungewissheit für die Klägerin unzumutbar ist, da vor Erhebung der
vorliegenden Feststellungsklage bereits Widerspruchsverfahren mit dem gleichen
Streitgegenstand anhängig gemacht worden sind.
Die Beklagte macht zu Recht nicht geltend, dass das hängige
Widerspruchsverfahren vor dem IGE dem Eintreten auf das vorliegende
Zivilverfahren wegen anderweitiger Rechtshängigkeit entgegen stehen würde.
Rechtsprechung und Literatur erachten es denn auch ohne weiteres als zulässig,
während laufendem Widerspruchsverfahren einen Zivilprozess anhängig zu
machen. Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass die Klägerin den falschen
Rechtsweg gewählt habe. Sie begründet dies unter Hinweis auf die Ausführungen
von WILD, wonach die Widerspruchsgegnerin der Löschung ihrer Marken-
eintragung aufgrund eines gutheissenden Widerspruchsentscheids nicht dadurch
zuvor kommen könne, dass sie vor dem Zivilgericht auf Feststellung der Gültigkeit
der Marke klage (act. 14 Rz. 13 mit Hinweis auf SHK - GREGOR WILD, N 4 zu
Art. 31 MSchG). Die erwähnte Literaturstelle bezieht sich darauf, dass mit einem
Zivilprozess nicht verhindert werden kann, dass ein Widerspruchsentscheid
vollstreckt, d.h. die Marke in den Registern gelöscht wird. Die Vollstreckung eines
Entscheids ist aber vom Verfahren, das zum Erlass des Widerspruchsentscheids
führt, zu unterscheiden. Ein Zivilprozess kann jederzeit anhängig gemacht
werden; er kann bloss auf die Löschung im Register keinen Einfluss haben, da es
sich dabei eben um die Vollstreckung des Widerspruchsentscheids handelt. Der
Einleitung eines Zivilprozess steht ein Widerspruchsentscheid indes nicht
entgegen, insbesondere kann dieselbe Marke erneut eingetragen werden und
gleichzeitig ein Zivilprozess anhängig gemacht werden. Es trifft somit nicht zu,

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dass ein Zivilprozess nur vor Erlass eines Entscheids des IGE angestrengt
werden kann. Die Möglichkeit, einen Zivilprozess anhängig zu machen, steht der
Klägerin somit ohne weiteres zu.
Zu prüfen ist, ob die Klägerin die Beklagte rechtsmissbräuchlich ihres Wahlrechts
beraubt und in ein kostenintensives und aufwändiges Zivilverfahren gedrängt hat.
Der Gesetzgeber wollte, wie gezeigt, mit dem Widerspruchsverfahren ein
schnelles und kostengünstiges Verfahren schaffen. Aufgrund der Schnelligkeit
und der beschränkten Kognition des IGE ist es indes möglich, durch
Neueintragung derselben Marke ein nochmaliges Widerspruchsverfahren
auszulösen oder aber einen Zivilprozess rechtshängig zu machen. Es wird in der
Lehre und Rechtsprechung als Selbstverständlichkeit ausgeführt, dass eine
Feststellungsklage im ordentlichen Zivilprozess parallel zum Widerspruchs-
verfahren anhängig gemacht werden kann. Die Erhebung einer negativen
Feststellungsklage kann die Gegenseite zur Prozessführung in einem Moment
zwingen, in dem sie noch nicht dazu bereit ist bzw. noch nicht über
entsprechende Dokumentationen verfügt. Dies gilt es bei der Frage der
Zumutbarkeit zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall hat die Beklagte die
Klägerin mit Schreiben vom 7. April 2016 abgemahnt (act. 14 Rz. 79; act. 3/4) und
Widerspruch gegen die Markeneintragungen erhoben. Damit war sie es, welche
die Klägerin in einen Prozess involvierte, selbst wenn dies zufolge laufender
Widerspruchsfrist von drei Monaten nur bedingt freiwillig gewesen sein dürfte.
Gleichwohl kann unter diesen Umständen nicht davon gesprochen werden, dass
die Klägerin die Beklagte in einen Prozess gedrängt hat, zu dessen Führung
diese nicht in der Lage wäre. Denn wäre dies der Fall gewesen, so hätte sie sich
gegen die Erhebung eines Widerspruchs entschieden und vor allem keine
Widerklage im vorliegenden Prozess erhoben. Denn eine Widerklage als
selbständige Klage ist von der Klage unabhängig. Würde nun auf die Klage
zufolge fehlenden schutzwürdigen Interesses nicht eingetreten, wäre gleichwohl
die Widerklage vom Handelsgericht zu beurteilen. Mit dem Entscheid, im
vorliegenden Verfahren eine Widerklage zu erheben, hat sich die Beklagte für den
ordentlichen Zivilprozess entschieden und sah sich auch in der Lage, einen
solchen Prozess anzustrengen. Der Klägerin wäre es unbenommen gewesen,

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erst nach abgeschlossenem Widerspruchsverfahren eine Zivilklage anhängig zu
machen. Bloss aufgrund des Umstands, dass sie dies zeitlich vorzieht und bereits
während hängigem Widerspruchsverfahren den Weg des ordentlichen
Zivilprozesses geht, kann ihr daher kein rechtsmissbräuchliches Verhalten bzw.
die Wahl eines falschen Rechtswegs vorgeworfen werden.
1.4. Inhaltliche Unzulässigkeit der Rechtsbegehren
Die Beklagte erachtet das von der Klägerin gestellte Rechtsbegehren als
unzulässig, weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei (act. 14 Rz. 9).
Gegenstand der klägerischen Rechtsbegehren sei die abstrakte Feststellung,
dass die Marken der Klägerin die Marke der Beklagten nicht verletzen würden.
Die Feststellung einer allfälligen Nichtverletzung der Marken durch den
kennzeichenmässigen Gebrauch der Marken werde gerade nicht verlangt. Es
werde auch nicht spezifisch aufgeführt, für welche Waren und Dienstleistungen
der Gebrauch keine Markenverletzung darstellen solle. Damit werde dem Gericht
die unzulässige Beurteilung einer Rechtsfrage (Bestehen einer
Verwechslungsgefahr) vorgelegt (act. 14 Rz. 15 ff.). Eintragung und Gebrauch
seien nicht dasselbe. Zudem komme es nicht auf die jeweiligen Schutzbereiche
der Marken an, entscheidend sei vielmehr, für welche gleichen oder gleichartigen
Waren und Dienstleistungen die Klägerin die streitgegenständlichen Marken
gebrauche oder noch gebrauchen werde. Es liege an der Klägerin, spezifiziert
aufzuzeigen, welche Handlungen welchen Gebrauch angeblich nicht verletzen
würden(act. 39 Rz. 178 ff.).
Demgegenüber sieht die Klägerin keinen prozessualen Nutzen in der Aufführung
der einzelnen Klassen im Rechtsbegehren, da die Beklagte eine Verletzung ihres
Markenrechts in allen beanstandeten Produkten sehe und nicht bloss punktuelle
Überschneidungen diskutiere, die eine produktspezifisch differenzierte
Beurteilung erheischen würden. Im Falle einer Löschungsklage (als Klage auf
gerichtliche Bereinigung der Registersituation) sei unbestritten, dass die integrale
Löschung der jüngeren Marke verlangt werden könne, ohne dass dieses
Löschungsbegehren produktbezogen spezifiziert werden müsse. Es seien keine

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Gründe ersichtlich, wieso dies im vorliegenden Fall anders sein sollte (act. 34
Rz. 2 f.).
Die Klägerin verlangt die gerichtliche Feststellung, dass die zwei Schweizerischen
Marken Nr. 689'509 und Nr. 691'034 die Schweizer Marke der Beklagten
Nr. 626'334 nicht verletzen. Markenrechtliche Streitigkeiten wie die vorliegende
bringen regelmässig die Prüfung von Rechtsfragen wie der Verwechslungsgefahr
mit sich. Da im Rechtsbegehren die konkreten Marken sowie die jeweiligen
Inhaber genannt werden, handelt es sich nicht um die Feststellung einer
abstrakten Rechtsfrage. Es trifft zwar zu, dass im Rechtsbegehren die Waren-
und Dienstleistungsklassen nicht aufgeführt werden. Es ist aber auch unbestritten,
dass die Marken der Klägerin für weit mehr Klassen Schutz beanspruchen als die
Marke der Beklagten. Sollte sich zeigen, dass die Marken der Klägerin die Marke
der Beklagten verletzen, so könnte die Beklagte nur im Rahmen der gleichen oder
gleichartigen Waren und Dienstleistungen gegen die Marken der Klägerin
vorgehen, nicht jedoch in den übrigen Bereichen, für welche die Produkte und
Dienstleistungen der Klägerin ebenfalls eingetragen sind. Eine Beschränkung der
Feststellungsklage auf die gleichen Klassen alleine zu fordern, wäre zu
einschränkend, da die Beklagte sich auch auf gleichartige Waren und
Dienstleistungen stützen will, für welche sie eben gerade nicht eingetragen ist.
Vor diesem Hintergrund kann der Klägerin nicht zum Vorwurf gemacht werden,
dass sie die Feststellungsklage hinsichtlich sämtlicher Produkte und
Dienstleistungen in sämtlichen Klassen, für die sie ihre Marken eingetragen hat,
verlangt. An die Begründung der Widersprüche ist die Beklagte nicht gebunden;
es steht ihr frei, im vorliegenden Verfahren weitere gleichartige Waren und
Dienstleistungen zu behaupten. Erst im Rahmen des vorliegenden Prozesses
wird damit klar, wogegen die Beklagte effektiv opponiert. Damit kann der Klägerin
auch nicht teilweise das Rechtsschutzinteresse abgesprochen werden, wie dies
die Beklagte geltend macht (vgl. act. 14 Rz. 22).
Erst im Verlauf des Verfahrens hat sich offenbart, gegen welche Eintragungen in
welchen einzelnen Klassen die Beklagte Einwände aufgrund der Identität oder
Gleichartigkeit erhebt (vgl. act. 14 Rz. 119 ff.). Im Kontext mit der Begründung der

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Klage ist auch klar, dass es um die Feststellung geht, dass die Registrierung und
der Gebrauch der Zeichen im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen
die Markenrechte der Beklagten nicht verletzt.
Gleichheit:

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Gleichartigkeit:
Das klägerische Rechtsbegehren ist entsprechend im Sinne der vorstehenden
Erwägungen einzuschränken.
1.5. Noven
Im Rahmen der freigestellten Stellungnahme reichte die Beklagte diverse neue
Beweismittel ein. Bei den Beilagen act. 54/148-150 handelt es sich gemäss der
Beklagten um aktualisierte Swissreg-Auszüge inkl. teilweiser Löschung von

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Warenklassen, datierend vom 3. September 2018. Diese sind nach Eingang der
Duplik entstanden (act. 53 Rz. 10), wobei es sich um zulässige echte Noven i.S.v.
Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO handelt. Demgegenüber legt die Beklagte nicht dar,
inwiefern es sich bei den weiteren neu eingereichten Beweismitteln (Auszüge der
Internetseite von F._____ sowie G._____, act. 54/151-152) um zulässige Noven
handeln soll, zumal diese vor Abschluss des Schriftenwechsels entstanden sind.
Daran vermag der Umstand, dass sie neu ausgedruckt wurden, nichts zu ändern.
Diese zwei Internetauszüge sind folglich verspätet vorgebracht und damit im
vorliegenden Verfahren nicht mehr zu beachten.
Sodann reichte die Beklagte mit Eingabe vom 2. November 2018 weitere neue
Beweismittel ein (act. 57), die nach Abschluss des Schriftenwechsels entstanden
sind (vgl. act. 58/153-155). Es handelt sich folglich um zulässige Noven i.S.v.
Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO.
1.6. Gegenstandslosigkeit
Die Klägerin hat während des laufenden Prozesses die Streichung von
Eintragungen in den Klassen 19, 27, 35 und 37 in Aussicht gestellt (act. 34
Rz. 32; act. 53 Rz. 18). In Bezug auf die Klasse 35 hat die Klägerin neu die
Bezeichnung Detailhandel eintragen lassen (act. 35/23). Die Beklagte sieht in der
klägerischen Absicht der teilweisen Löschung eine blosse Ankündigung, ohne
jedoch Stellung zur Frage zu nehmen, ob sie gegen die Neueintragung
"Detailhandel" opponiert (act. 39 Rz. 199 und 236). Damit erweist sich die
Eintragung "Detailhandel" in der Klasse 35 nicht als Teil des Streitgegenstands.
Zufolge Verzichts auf Markenschutz ist die Hauptklage als gegenstandslos
geworden abzuschreiben, in Bezug auf (Klasse 35 ausgenommen Detailhandel):
Publicite; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau (Klasse 35)

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1.7. Klageänderung
Die Klägerin hat im Rahmen der Replik ihr Rechtsbegehren um Eventualbegehren
ergänzt (act. 34 S. 2 ff.). Da sich das Hauptsachebegehren als zulässig erweist,
erübrigen sich Ausführungen zur Zulässigkeit dieser Klageänderung. Gleichwohl
sei anzumerken, dass die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO
(gleiche Verfahrensart und sachlicher Zusammenhang) ohne weiteres gegeben
sind.
2. Sachverhalt
2.1. Die klägerische Bildmarke Nr. 689'509
Die klägerische Marke hat folgendes Erscheinungsbild:
Im Take-Away/Manora am Bahnhof D._____ wird dieses Bildzeichen getestet
(act. 1 Rz. 11, act. 14 Rz. 71). Die Klägerin verwendet die Bildmarke auf dem
Briefpapier, auf diversen Werbeartikeln sowie auf A._____-Kunden- und
Geschenkkarten (act. 14 Rz. 72 ff.; act. 16/63 bis 16/66). Weiter findet sich das
Bildzeichen auf der im Warenhaus aufgestellten Infotafel, auf den Preisetiketten
sowie auf Einkaufstaschen (act. 39 Rz. 165, act. 40/140 S. 3, 8 und 10). Die
Bildmarke findet sich sodann in der URL der Internetseite (act. 57 S. 2;
act. 58/155).
2.2. Die klägerische Wort-/Bildmarke Nr. 691'034
Das kombinierte Wort-/Bildzeichen wurde im Zeitpunkt der Klageeinleitung noch
nicht verwendet (act. 1 Rz. 12). Die Wort-/Bildmarke hat folgendes
Erscheinungsbild:

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Während dem vorliegenden Prozess hat die Klägerin den Gebrauch der Marke in
leicht abgeänderter Form aufgenommen, indem sie den Schriftzug "Manor" mit
leicht angepasstem Schriftbild unter Verwendung eines gewöhnlichen
Buchstabens A benutzt. Das hochgestellte Zeichen verwendet die Klägerin in der
eingetragenen Form. Mit diesen Veränderungen erscheint das Zeichen im
Internetshop der Klägerin unter www.A._____.ch (act. 14 Rz. 69; act. 16/62), auf
den Türen des Kaufhauses Bahnhofstrasse Zürich sowie innerhalb des
Kaufhauses auf verschiedenen Kundeninformationstafeln, Prospekten,
Produktregalen, Preisetiketten, hinter der Kassentheke sowie auf Einkaufstaschen
(act. 39 Rz. 165; act. 40/140 S. 4; Tafeln etc. S. 1, 2, 4 bis 7, 9, 11 bis 13).
Ebenso findet sich der Schriftzug "Manor" verbunden mit dem hochgestellten
Zeichen in einem Newsletter sowie im Internetshop der Klägerin (act. 57 S. 2;
act. 58/153-155).
2.3. Die bisherige Marke der Klägerin Nr. 2P-426'994
Die Klägerin hat ihre bisherige Marke am 20. März 1995 eintragen lassen (act. 1
Rz. 24):
Sie verwendet sie hochgestellt neben dem Schriftzug Manor in roter Farbe.
2.4. Die Marke der Beklagten Nr. 626'334
Die Beklagte liess am 30. August 2011 folgende Marke beim IGE hinterlegen und
am 28. Februar 2012 im Register eintragen (act. 1 Rz. 26; act. 14 Rz. 49 f.):

- 23 -
Diese Eintragung erfolgte prioritär zu den Markeneintragungen der Klägerin
gemäss E. 2.1. und E. 2.2. Die H._____ AG ist Lizenznehmerin der Beklagten und
eine Einkaufsplattform im Bereich Bodenbeläge, Innendekoration und Möbel. Ihre
Partnerunternehmen profitieren dabei von bevorzugten Einkaufskonditionen. Die
Partnerunternehmen verkaufen die Produkte anschliessend an ihre Endkunden
weiter (act. 14 Rz. 33 ff.).
3. Markenrechtliche Grundlagen
Das Markenschutzgesetz regelt in Art. 3 MSchG die relativen Ausschlussgründe,
worauf sich die Beklagte beruft. Danach sind vom Markenschutz u.a. Zeichen
ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Zeigt sich, dass
überhaupt keine Gleichartigkeit zwischen den zu vergleichenden Waren und
Dienstleistungen oder keine Ähnlichkeit zwischen den zu vergleichenden Marken
besteht, entfällt ein Abwehranspruch per Gesetz und es erübrigt sich die Prüfung
einer Verwechslungsgefahr (BSK MSchG - MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, N 157 zu Art. 3 MSchG). Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr
und die dabei zu beurteilenden Vorfragen der Markenähnlichkeit, Gleichartigkeit,
Kennzeichnungskraft und die Feststellung der massgeblichen Verkehrskreise sind
Rechtsfragen, die dem Beweis nicht zugänglich sind. Dagegen können als
Tatfrage u.a. die konkrete Wahrnehmung eines Zeichens in den massgeblichen
Verkehrskreisen sowie das – immerhin – als Indiz relevante Vorliegen von
tatsächlichen Verwechslungen zum Beweis verstellt werden (BSK MSchG -
MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, N 32 f. zu Art. 3 MSchG).

- 24 -
4. Zeichenähnlichkeit
4.1. Rechtliches
Eine Marke geniesst in der Ausgestaltung Schutz, wie sie im Markenregister
eingetragen ist. Die Frage, ob sie durch ein jüngeres Kennzeichen verletzt wird,
beurteilt sich deshalb anhand des Registereintrags. Im Widerspruchsverfahren ist
die ältere Marke mit dem Registereintrag der jüngeren Marke zu vergleichen.
Gleiches gilt bei einer Nichtigkeitsklage gegen eine jüngere Marke.
Demgegenüber bildet im Verletzungsprozess der tatsächliche und/oder drohende
Gebrauch der jüngeren Marke bzw. des jüngeren Zeichens den Bezugspunkt. Bei
der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt den Umständen ausserhalb des
Zeichens keine Bedeutung zu, sondern es kommt auf die Zeichen als solche an
(Noth/Bühler/Thouvenin, SHK-Markenschutzgesetz, GALLUS JOLLER, N 120 ff. zu
Art. 3 MschG; BSK-MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, N 37 f. zu
Art. 3 MSchG). Bildmarken sind in optischer und – sofern keine abstrakte
Darstellung vorliegt – in begrifflicher Hinsicht zu vergleichen (SHK-GALLUS JOLLER,
N 195 zu Art. 3 MSchG). Die Rechtsprechung geht davon aus, dass das
Erinnerungsbild von Bildmarken grundsätzlich stärker vom Sinngehalt als von der
konkreten gestalterischen Umsetzung geprägt wird. Ideen und Motive sind als
solche nicht markenrechtlich schützbar. Eine rechtlich relevante Ähnlichkeit liegt
daher grundsätzlich nur dann vor, wenn die Zeichen das gleiche Motiv optisch
ähnlich umsetzen. Allein ein übereinstimmendes Motiv begründet in der Regel
keine relevante Ähnlichkeit (SHK-GALLUS JOLLER, N 207 f. zu Art. 3 MSchG). Je
origineller das Motiv ist, desto grösser muss der gestalterische Abstand sein. Das
Motiv kann jedoch nur in Ausnahmefällen monopolisiert werden
(MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. N 682
[Pfotenabdruck BVGer B-789/2007]). Die (für das Gericht im vorliegenden
Verfahren nicht bindenden) Richtlinien des IGE sehen die grösste Schwierigkeit
darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv
abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die
angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht
bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Doch

- 25 -
auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von
Bedeutung (IGE-Richtlinie, Stand 1.1.2019, Ziff. 6.3.2. Bildmarken). Entscheidend
ist nicht der Vergleich nebeneinander, sondern es kommt den prägnanten
Hauptelementen besondere Bedeutung zu, da sie dazu geeignet sind, das
unvollkommene Erinnerungsbild zu prägen (BSK - MATTHIAS STÄDELI/SIMONE
BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, N 41 zu Art. 3 MSchG). Geometrische Grundelemente
wie Rechtecke, Dreiecke, Quadrate, Kreise und Punkte sind freihaltebedürftig. Sie
sind aber eintragungsfähig, wenn sie graphisch gestaltet sind (vgl. Beispiele in
den Richtlinien IGE Teil 4, Ziff. 4.5.4.; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 344 f.).
4.2. Würdigung
Vorab ist festzuhalten, dass die Klägerin das strittige Zeichen in der
eingetragenen Form verwendet. Die Frage der Zeichenähnlichkeit stellt sich nur,
wenn das Bildzeichen der Klägerin über eine blosse Darstellung geometrischer
Zeichen hinausgeht, da allgemeine Formen wie ein einfacher Kreis nicht
geschützt werden können. Beide Marken bestehen aus einem Zeichen, das an
beiden Achsen gespiegelt wurde. Als Ergebnis sind vier Elemente in einem
rechten Winkel zueinander angeordnet (links das Zeichen der Beklagten, rechts
das Zeichen der Klägerin):
Eine gewisses gestalterisches Element kann dem Bildzeichen der Beklagten nicht
abgesprochen werden, womit es markenrechtlichen Schutz geniessen kann.
Gleichwohl handelt es sich um eine relativ einfache Anordnung von banalen
Elementen (Grundform des Würfels als sechseckige Fläche). Daher muss der
gestalterische Abstand anderer Zeichen zum Zeichen der Beklagten nicht so
gross sein, wie es bei Zeichen mit höherem Gestaltungsaufwand der Fall wäre.

- 26 -
Der Recherchebericht des IGE vom 25. April 2016 führt das Bildzeichen der
Beklagten nicht auf (vgl. act. 1 Rz. 33). Dies stellt ein starkes Indiz gegen das
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr dar.
Die Beklagte sieht in beiden Bildzeichen die Anordnung abstrakter Elemente
(act. 14 Rz. 77, 140 und 143). Die Klägerin erblickt im Zeichen der Beklagten vier
dreidimensionale Würfel bzw. Sechsecke (act. 1 Rz. 26 f.). Ihr Zeichen stelle
dagegen Blütenblätter dar, die sie tropfenförmig angeordnet habe (act. 1 Rz. 1
Rz. 2). Der Blick auf das Zeichen der Beklagten kann verschiedene
Vorstellungen, von Würfeln bzw. Sechsecken bis zu einem weissen Kreuz,
auslösen. Es handelt sich jedoch nicht um ein bestimmtes Motiv, sondern um eine
Anordnung von geometrischen Elementen. Das Bildzeichen der Klägerin weist
einen geringeren Abstand zwischen den Elementen auf und ist aufgrund der
gegen aussen hin verlaufenden Rundung in Form eines ¾-Kreises mit einseitig
zulaufender rechteckiger Spitze in der Nähe eines floralen Motivs zu verorten.
Diese Nähe zu einer Blume bzw. einem Kleeblatt scheint auch die Beklagte zu
erkennen. Sie stellt sich jedoch auf den Standpunkt, wenn man im klägerischen
Zeichen ein solch florales Motiv erkennen sollte, so müsse dies auch für das
Zeichen der Beklagten gelten (act. 14 Rz. 79 und Rz. 156). Die Beklagte hat die
Elemente weiter entfernt angeordnet, so dass das Auge und die verbleibende
Erinnerung eher von vier Elementen ausgeht bzw. der Raum zwischen den
Elementen an Bedeutung gewinnt. Je näher Elemente zueinander angeordnet
sind, desto eher wird ein solches Zeichen als zusammenhängendes Ganzes
wahrgenommen. Durch den relativ grossen Abstand zwischen den Elementen
und dem Aussenverlauf des Bildzeichens der Beklagten mit eckigen,
rechtwinkligen Abschlüssen liegt daher die Annahme eines floralen Motivs nicht
auf der Hand. Festzuhalten bleibt somit, dass es sich beim Zeichen der Beklagten
um eine abstrakte Anordnung von Objekten und bei den Zeichen der Klägerin um
eine abstrakte Darstellung, die Tendenzen zu einem floralen Motiv aufweist,
handelt. Berücksichtigt man weiter die einfache Darstellung der Marke der
Beklagten, die zur Folge hat, dass es zur Vermeidung von Zeichenähnlichkeit
ausreicht, wenn ein geringerer gestalterischer Aufwand besteht, fehlt es bereits
an der Ähnlichkeit der Bildzeichen.

- 27 -
Dennoch ist im Folgenden im Sinne einer Eventualbegründung auf die weitere
Voraussetzung der Verwechslungsgefahr einzugehen.
5. Verwechslungsgefahr
5.1. Rechtliches
Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr wird bejaht, wenn die
(ähnlichen) Marken nicht unterschieden werden können und die eine Marke für
die andere gehalten wird. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn
die Zeichen vom Abnehmer zwar im direkten Vergleich problemlos
auseinandergehalten werden können, aufgrund des Gesamteindrucks jedoch
befürchtet werden muss, dass die Abnehmer falsche Rückschlüsse ziehen
könnten. Unterschieden werden die sortimentsbezogene und die
unternehmensbezogene indirekte Täuschung. Erstere wird angenommen, wenn
der Abnehmer zwar bemerkt, dass sich die Marke auf der ihm präsentierten Ware
oder Dienstleistung von der betroffenen Drittmarke unterscheidet, er aber infolge
der Ähnlichkeit davon ausgeht, die Waren und Dienstleistungen stammten vom
Inhaber der Drittmarke und damit falsche Zusammenhänge vermutet. Ordnen die
Abnehmer die Marken zwar nicht demselben Anbieter zu, vermuten aber falsche
Verbindungen rechtlicher (z.B. Lizenzverhältnis), wirtschaftlicher oder
organisatorischer Natur und bringen damit Marken fälschlicherweise miteinander
in Zusammenhang, liegt eine unternehmensbezogene indirekte Täuschung vor.
Da die Abnehmer nur unter besonderen Umständen auf eine Konzernstruktur
oder auf ein Lizenzverhältnis schliessen, ist bei dieser Fallgruppe der mittelbaren
Verwechslungsgefahr in der Regel die Verletzung einer zumindest bekannten
Marke vorausgesetzt (SHK-GALLUS JOLLER, N 26 ff. Art. 3 MSchG;
MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl.
N 688 ff.).
Die Verwechslungsgefahr ist gestützt auf das Verständnis und die
Aufmerksamkeit der im konkreten Einzelfall aktuellen und potentiell
angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen. Für die massgeblichen
Verkehrskreise ist das Marken- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke

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relevant. Keine Rolle spielt die tatsächliche Positionierung am Markt,
beispielsweise, ob Luxusuhren oder Billiguhren angeboten werden. Richten sich
Waren oder Dienstleistungen gleichzeitig an Fachleute und das breite Publikum,
ist eine Verletzung zu bejahen, sobald in einem dieser Verkehrskreise eine
Verwechslungsgefahr droht (SHK-GALLUS JOLLER, N 51 f. zu Art. 3 MSchG).
Der Grad der Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise kann je nach
der Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich sein. Daher ist das
Durchschnittsverständnis innerhalb der relevanten Verkehrskreise zu ermitteln. Zu
fragen ist, mit welcher Aufmerksamkeit der durchschnittliche Absatzmittler bzw.
der Abnehmer die zur Diskussion stehenden Waren und/oder Dienstleistungen
auswählen würde. Dabei ist die rechtlich relevante Verwechslungsgefahr kleiner,
wenn sich die unter der Marke verkauften Produkte ausschliesslich an Fachleute
richten, weil solche durchschnittlich über ein gutes Unterscheidungsvermögen
sowie über gute Kenntnisse der tatsächlichen Vertriebsverhältnisse verfügen und
von ihnen ein höherer Grad an Sorgfalt und Aufmerksamkeit erwartet werden
kann. Während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringen
Aufmerksamkeit zu rechnen ist, werden beispielsweise Fahrzeuge und Brillen mit
Sehkorrektur mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben (BSK - MATTHIAS
STÄDELI/SIMON BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, N 162 ff. zu Art. 3 MSchG; SHK-GALLUS
JOLLER, N 51 ff. zu Art. 3 MSchG).
5.2. Würdigung
5.2.1. Angesprochene Verkehrskreise
Gemäss der Darstellung der Klägerin handelt es sich bei den Kunden der
Beklagten bzw. der H._____ AG um Parkettbau- und Bodenbelagsspezialisten,
welche die entsprechenden Materialien beim Innenausbau oder der Renovation
von Gebäuden einbauen (act. 34 Rz. 103). Die Beklagte vertritt demgegenüber
die Auffassung, dass Abnehmer der Waren und Dienstleistungen der
Lizenznehmerin der Beklagten (der H._____ AG), die Partnerunternehmen und
das breite Publikum im Bereich Bodenbeläge, Innendekoration und Möbel seien
(vgl. E. 2.4). Die Partnerunternehmen würden die von der H._____ AG

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bezogenen Waren (Eigenkollektionen und Markenartikel Dritter) in ihren
Fachgeschäften an Kunden weiterverkaufen, wobei ca. 70 % der Kundschaft
Privatkunden seien (act. 39 Rz. 160). In der Regel würden die
Partnerunternehmen die eingekaufte Ware an die Kunden liefern und dort auch
montieren. Diese Arbeiten würden jedoch einen verhältnismässig kleinen Teil der
Umsätze der Partnerunternehmen ausmachen (act. 39 Rz. 162 mit Hinweis auf
act. 4/111, 112, 113). Handwerker oder Endkunden würden vor der Wahl stehen,
ob sie die Waren bei der Klägerin oder in den Fachgeschäften der
Partnerunternehmen der Beklagten einkaufen wollten. Entsprechend weit seien
die massgeblichen Verkehrskreise zu ziehen (act. 39 Rz. 163).
Die Marke der Beklagten beansprucht Schutz u.a. im Bereich Farben, Parkett,
Laminat, Möbel, Webstoffe und Textilwaren, Teppiche, Bodenbeläge,
Installationsarbeiten, Beratungsdienste sowie Beschaffungsdienstleistungen (vgl.
die detaillierte Darstellung der Klassen in act. 14 Rz. 51). Weder die Beklagte
noch die H._____ AG verkaufen Waren oder erbringen Dienstleistungen
gegenüber einem offenen Abnehmerkreis. Anders verhält es sich in Bezug auf die
Partnerunternehmen selbst. Diese richten ihr Angebot an ein breites Publikum.
Die Partner der H._____ AG verkaufen gemäss Darstellung der Beklagten
Produkte, die sie mehrheitlich in Kombination mit Montagearbeiten erbringen.
Dies ergibt sich auch aus den eingereichten Unterlagen, die bloss vereinzelt einen
Warenbezug ohne Montagearbeiten aufführen (vgl. act. 4/111, 112, 113). Damit
erübrigt sich die Einvernahme der offerierten Zeugen I._____ und J._____ (vgl.
act. 39 Rz. 162), welche zum Beweis, dass die Montagearbeiten nur einen
verhältnismässig kleinen Teil der Umsätze der Parteien ausmachten, angeboten
wurden. Die Partnerunternehmen richten damit ihr Angebot an einen offenen
Kreis von Abnehmern, wobei sie ihre Produkte mehrheitlich in Kombination mit
Montagearbeiten erbringen. Entsprechend ist von einem weiten Abnehmerkreis
auszugehen.
5.2.2. Parteistandpunkte betreffend Verwechslungsgefahr
Die Beklagte führt aus, zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr
müsse in Bezug auf die kombinierte Marke ausgegangen werden, selbst wenn die

- 30 -
Abnehmer den Wortbestandteil der vorbestehenden Marke der Klägerin erkennen
würden. So könnten sie vermuten, dass zwischen der Klägerin und der Beklagten
ein Joint Venture oder eine andere Form der Zusammenarbeit bestehe und/oder
dass die Klägerin das Geschäft der Beklagten übernommen habe bzw. in
Teilbereichen deren Lizenznehmerin geworden sei. Abnehmer könnten auch
davon ausgehen, dass die Partnergesellschaften in einer rechtlichen oder
wirtschaftlichen Verbindung mit der Klägerin stehen würden (act. 14 Rz. 183). Die
Beklagte sei von einigen Partnerunternehmen darauf aufmerksam gemacht
worden, dass die Klägerin neu dasselbe Logo wie die H._____ AG verwende
(act. 14 Rz. 63 mit Hinweis auf act. 16/59). Die Beklagte sei sich der nachteiligen
Folgen für ihre Lizenznehmerin und deren Partner bewusst gewesen und habe
die Klägerin umgehend abgemahnt (act. 14 Rz. 64). Endkunden könnten aufgrund
der ähnlichen Zeichen annehmen, dass es sich bei der Klägerin um eine
Einkaufspartnerin handle. Damit liege eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor.
Die Verwässerung der Marke der Beklagten sei eine potentielle, unerwünschte
Nebenfolge (act. 39 Rz. 248 f.). Die Endkunden könnten die K._____-
Eigenkollektionen wegen der ähnlichen Marke der Klägerin zurechnen oder aber
einer mittelbaren Verwechslung unterliegen (act. 39 Rz. 250).
Die Klägerin vertritt demgegenüber die Auffassung, im Fall der kombinierten
Marke werde der Gesamteindruck durch das Wortelement Manor bestimmt, das
nicht nur grössenmässig, sondern auch aufgrund seiner Bekanntheit als
Stammmarke einer in der ganzen Schweiz sehr bekannten Handelskette eine
fehlerhafte Zuordnung ausschliesse (act. 1 Rz. 77). Die Beklagte behaupte eine
gedankliche Verbindung zur Warenhauskette der Klägerin, womit sie selber
ausführe, dass sie eine Verwässerung und keine Verwechslungen befürchte
(act. 34 Rz. 62). Die Beklagte habe ausgeführt, dass es ihr "ausschliesslich"
darum gehe, eine Verwässerung der Marke der Beklagten und damit der
K._____-Kennzeichen zu verhindern. Prozessthema sei somit auch nach
Auffassung der Beklagten nicht der Verwechslungsschutz, sondern der reine
Verwässerungsschutz (act. 34 Rz. 75 mit Hinweis auf das Zitat der Beklagten in
act. 14 Rz. 89). Die Beklagte befürchte eine Imageschädigung. Niemand könne
ernsthaft behaupten, das ein reales Risiko bestehe, dass Parkettleger und

- 31 -
Bodenspezialisten (als typische Kunden der H._____ AG) ihre Bestellungen in der
A._____-Filiale abgeben könnten, statt diese an die H._____ AG zu schicken.
Fehlzurechnungen seien aufgrund der unterschiedlich positionierten Märkte
ausgeschlossen. Die Beklagte unternehme nicht einmal den Versuch,
Verwechslungen auch nur ansatzweise zu plausibilisieren (act. 34 Rz. 92 ff.).
5.2.3. Würdigung
5.2.3.1. Einleitende Bemerkungen
Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach Ablauf der Karenzfrist nach dem
Waren und Dienstleistungsverzeichnis der Marke der Beklagten, soweit sie ihre
Marke rechtserhaltend gebraucht hat. In Kenntnis der von der Klägerin erhobenen
Einrede des Nichtgebrauchs bezüglich aller Klassen (mit Ausnahme der
Beschaffungsdienstleistungen in Klasse 35) wird im folgenden die
Verwechslungsgefahr einstweilen dennoch anhand des Registereintrags der
Beklagten beurteilt. Damit wird zunächst offen gelassen, ob die Beklagte ihre
Marke in den einzelnen Klassen rechtserhaltend gebraucht hat (Frage des
Gebrauchs hinsichtlich der einzelnen Klassen und Frage, ob bei einem Gebrauch
im Zusammenhang mit dem Schriftzug K._____ überhaupt von einem
rechtserhaltenden Gebrauch auszugehen wäre).
Die Klägerin besitzt eine Bild- und eine Wort-/Bildmarke, wobei das Bildzeichen
identisch ist. Die Frage der unmittelbaren Verwechslungsgefahr wird von der
Beklagten in ihren Sachvorträgen nur sehr beschränkt thematisiert, im
Wesentlichen wird mit der mittelbaren Verwechslungsgefahr argumentiert.
Hinsichtlich der unmittelbaren Verwechslungsgefahr scheint die Beklagte zu
befürchten, dass Partner oder zukünftige Partner der H._____ AG oder die
Endkunden der Partner die Zeichenunterschiede nicht erkennen könnten und
damit annehmen könnten, dass die Klägerin das Geschäft der Beklagten
übernommen habe bzw. in Teilbereichen deren Lizenznehmerin (Partnerin)
geworden sei. Die Endkunden könnten die K._____-Eigenkollektionen wegen der
ähnlichen klägerischen Marke der Klägerin zurechnen. Nähere Ausführungen,
wieso die Endkunden der Partner bzw. die Partnerunternehmen selber solche

- 32 -
Fehlzurechnungen vornehmen sollten, macht die Beklagte indes nicht. Ebenfalls
werden die zwei von der Klägerin registrierten Marken (Bildzeichen in
Alleinstellung vs. kombinierte Wort-/Bildmarke) nicht einzeln abgehandelt. Dies
wird mit dem Ziel der besseren Verständlichkeit in der Folge nachzuholen sein.
Es wurde bereits ausgeführt, dass es sich bei der Verwechslungsgefahr um eine
Rechtsfrage handelt. Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Beklagte ihre
Befürchtungen nicht durch tatsächliche Fehlzurechnungen zu untermauern
vermag. Tatsächliche Fehlzurechnungen, die bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr als Indiz hätten berücksichtigt werden können, liegen damit
nicht vor. Auf die Mitteilung in der E-Mail von Partnern, dass die Klägerin
dasselbe Logo wie die Beklagte verwende, wird zurückzukommen sein.
5.2.3.2. Unmittelbare Verwechslungsgefahr
a) Bildzeichen in Alleinstellung
Bei den Partnerunternehmen der H._____ AG bzw. zukünftigen
Partnerunternehmen handelt es sich um Fachbetriebe der Bodenleger-
/Innendekorationsbranche, die Waren bei der H._____ AG beziehen und in
diesem Zusammenhang Dienstleistungen anbieten. In Bezug auf die
Handwerksbetriebe als Fachbetriebe, die diese Zeichen zudem selber verwenden
bzw. im Sinne von potentiellen Partnern zukünftig gebrauchen wollen, kann eine
überdurchschnittliche Aufmerksamkeit erwartet werden (vgl. Klägerin: act. 34
Rz. 121). Damit ist eine Gefahr, dass Partner oder potentielle Partner die Klägerin
beim Anblick des Bildzeichens in Alleinstellung für die Beklagte, die H._____ AG
oder eine Einkaufspartnerin halten, mit Blick auf die doch unterschiedliche
Ausgestaltung des Bildzeichens (runde Formen vs. Sechsecke), das in
Erinnerung bleibt, zu verneinen. Etwas anderes ergibt sich auch aus den zwei von
der Beklagten eingereichten E-Mails nicht. Dort steht lediglich, dass A._____
dasselbe Logo wie K._____ verwende (act. 14 Rz. 63; act. 16/59). Die Partner
sprechen vom selben Zeichen; Anzeichen dafür, dass sie meinen, neu sei
A._____ die H._____ AG oder ebenfalls eine Einkaufspartnerin, finden sich eben
gerade nicht.

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Das Angebot der einzelnen Einkaufspartner richtet sich wie gezeigt an einen
offenen Abnehmerkreis, können doch sowohl Endkunden als auch
Geschäftskunden bei den Partnern einkaufen. Während bezüglich
Geschäftskunden von einer höheren Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann,
da sie mit den angebotenen Waren und Dienstleistungen vertraut sind, ist dies für
gewöhnliche Kunden differenziert zu betrachten. Waren wie Dekorationsartikel
(bspw. aus Holz, Kork, Glas [Klasse 20], Farben, Lacke etc. [Klasse 2] bzw.
Bettdecken, Tischdecken [Klasse 24] werden regelmässig nachgefragt; es handelt
sich aber auch nicht um alltägliche Massenartikel. Es ist von einer
durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen. Bei Rahmen, Spiegeln und
Möbeln handelt es sich um Einrichtungsgegenstände, die wegen ihres
regelmässig nicht geringen Preises und aufgrund von anderen massgeblichen
Kaufkriterien wie persönlichem Geschmack und Verarbeitungsqualität, nicht im
Vorübergehen erworben werden, sondern mit erhöhter Aufmerksamkeit (so auch
im deutschen Recht: Bundespatentgericht, Beschluss vom 31. Oktober 2016 [26
W (pat) 504/14 E. 3 b; a. A. Bundesverwaltungsgericht vom 15. Januar 2019 [B-
2521/2018] E. 5., das von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgeht).
Massgeschneiderte Bodenbeläge-, Vorhänge und Beschattungssysteme, die
eigens angefertigt werden, werden ebenfalls mit erhöhter Aufmerksamkeit
erworben.
Die massgeblichen Verkehrskreise, die wie gezeigt zumindest über eine
durchschnittliche Aufmerksamkeit verfügen, vermögen das Zeichen der Klägerin
in Alleinstellung vom Zeichen der Beklagten, wie es in ihrer Erinnerung verbleibt,
selbst bei Annahme von Ähnlichkeit unterscheiden. Abgesehen von der Anzahl
von vier Elementen zeichnen sich die Zeichen durch eine nähere Anordnung
zueinander aus (die Elemente des Bildzeichens der Klägerin, das an ein Kleeblatt
erinnert, liegen enger beisammen). Erkennbar sind auch die Unterschiede im
Umriss (das Zeichen der Klägerin weist eine Spitze und im übrigen Rundungen
auf, das Zeichen der Beklagten enthält keine Rundungen, sondern Sechsecke,
und weist vier eckige, rechtwinklige Abschlüsse auf, die gedanklich
zusammengefügt ein Quadrat ergeben). Die massgeblichen Verkehrskreise
werden beim Anblick des klägerischen Bildzeichens in Alleinstellung somit nicht

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davon ausgehen, dass es sich dabei um die H._____ AG oder eine
Einkaufspartnerin handelt. Hierfür sind die Zeichen zu weit voneinander entfernt.
Indizien für das Vorliegen einer solchen Gefahr gibt es wie gezeigt auch nicht.
Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist zu verneinen. Damit braucht auf die
Frage, ob die Beklagte überhaupt ihre Marke in den massgeblichen Kategorien
rechtserhaltend gebraucht hat, nicht eingegangen zu werden.
b) Kombiniertes Wort-/Bildzeichen
Das für das Bildzeichen alleine Ausgeführte gilt umso mehr für das kombinierte
Wort-/Bildzeichen zu gelten. Der Schriftzug Manor sticht schon grössenmässig
gegenüber dem hochgestellten Bildzeichen hervor und weist auf die Klägerin als
schweizweit bekanntes und grosses Warenhaus im Detailhandel hin (vgl. die
Abbildung in E. 2.2.). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die massgeblichen
Verkehrskreise annehmen könnten, die H._____ AG sei von der Klägerin
übernommen worden oder die Klägerin sei neue Einkaufspartnerin der H._____
AG, wenn sie mit dem kombinierten Wort-/Bildzeichen konfrontiert werden. Der
Zweck einer Einkaufsgemeinschaft wie der H._____ AG liegt in der
Kostenoptimierung beim Einkauf. Solches hat die Klägerin als grosses
Warenhaus nicht nötig und bietet sich auch nicht an. Es liegt angesichts der
Grösse der Klägerin und deren Bekanntheit auch fern, dass sich die Klägerin als
Partnerin der H._____ AG, die mit kleineren Handwerksbetrieben
zusammenarbeitet, um von besseren Preisen zu profitieren, darstellen sollte, ist
sie doch eben gerade kein Handwerksbetrieb, der die Verlegung von Böden oder
Teppichen etc. anbietet, sondern im Gegenteil ein grosses und bekanntes
Warenhaus mit breitem Sortiment, das entsprechend über eine
Verhandlungsmacht bei Einkaufspreisen verfügt. Den massgeblichen
Verkehrskreisen ist bei zumindest durchschnittlicher Aufmerksamkeit bewusst,
dass es sich nicht um dieselben Zeichen handelt. Das Zeichen wird zudem wie
bisher rechts neben dem Manorschriftzug hochgestellt dargestellt, also so
positioniert, wie auch das frühere Logo der Klägerin dargestellt war. Es ergibt sich
daher nicht, inwiefern Abnehmer in der veränderten Darstellung des Zeichens,
das nach wie vor hochgestellt und in rot gehalten ist, eine (neue) Zugehörigkeit

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erkennen sollten (die vorher nicht da war) und nicht von einer blossen
Modernisierung des Zeichens ausgehen sollten, zumal auch die Beklagte selber
ausführt, dass Kunden den Markenrelaunch bewusst realisiert hätten, andernfalls
die Presse kaum davon berichtet hätte (act. 14 Rz. 78). Wenn nun aber die
Abnehmer/Kunden der H._____ AG bzw. deren Partner diesen Relaunch der
Klägerin mitbekommen haben, so ergibt sich noch viel weniger, inwiefern es
aufgrund des durch die Klägerin verwendeten Zeichen zu Fehlzurechnungen
dahingehend, dass es sich bei der Klägerin um die Beklagte, die H._____ AG
oder eine Einkaufspartnerin handeln sollte, kommen sollte. Vor diesem
Hintergrund ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.
5.2.3.3. Mittelbare Verwechslungsgefahr
Zu prüfen bleibt, ob die massgeblichen Verkehrskreise das Bildzeichen in
Alleinstellung bzw. das kombinierte Wort-/Bildzeichen zwar auseinanderhalten
können, aber trotzdem falsche Zusammenhänge vermuten.
Die Bildelemente der Marke der Beklagten sind eckig, diejenige der Klägerin rund.
Zudem sind die Abstände unterschiedlich, was bezüglich des Erinnerungsbilds ein
massgebender Faktor darstellt. Die Klägerin hat das neue Zeichen hochgestellt in
rot neben dem Schriftzug Manor eintragen lassen. Schon das vormalige Zeichen
war wie erwähnt am Ende des Wortes Manor in rot hochgestellt. Die Beklagte
stellt selber die Behauptung auf, dass der Markenrelaunch der Klägerin den
Abnehmern bewusst gewesen sei. Es kann auf die Ausführungen hiervor
verwiesen werden. Trifft dies aber zu, so ist nicht ersichtlich, inwiefern Abnehmer
durch die neue Zeichenverwendung mit runden Formen (und nicht eckigen, wie
das Zeichen der Beklagten) annehmen sollten, dass die Klägerin dadurch nicht
bloss eine in den Medien präsentierte Modernisierung anstrebte, sondern in einer
Beziehung irgendeiner Art zur Beklagten bzw. der H._____ AG stehen sollte. Das
Zeichen der Klägerin ist jedenfalls nicht dergestalt ähnlich, dass die Annahme von
Zusammenhängen oder irgendwelchen Verbindungen nahe liegen würde. Es liegt
auch nicht auf der Hand, wieso die Klägerin als grosses und bekanntes Schweizer
Warenhaus sich zur Lizenznehmerin der Beklagten hätte machen sollen, zumal
die Annahme von Lizenzverhältnissen nur unter besonderen Umständen

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angenommen werden und regelmässig in Fällen wie hier nicht vorliegen, in denen
auf der Seite der Beklagten nicht eine bekannte Marke in Frage steht. Das
Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ist damit sowohl für das
Bildzeichen alleine als auch für das kombinierte Wort-/Bildzeichen zu verneinen.
Bei dieser Ausgangslage kann die Frage, ob die Beklagte die Marke in sämtlichen
eingetragenen Klassen rechtserhaltend gebraucht hat, offen gelassen werden.
6. Fazit
Zusammenfassend ist die Klage gutzuheissen und entsprechend festzustellen,
dass die Registrierung und der Gebrauch der Zeichen der Klägerin die Rechte der
Beklagten aus ihrer Marke in den folgenden Klassen nicht verletzen:
7. Widerklage
7.1. Prozessvoraussetzungen
7.1.1. Anderweitige Rechtshängigkeit/schutzwürdiges Interesse

- 37 -
Die Klägerin beantragt Nichteintreten auf die Widerklage, da durch die
Feststellungsklage bereits die identische Streitsache anhängig gemacht worden
sei. Neben der fehlenden anderweitigen Rechtshängigkeit fehle es zudem am
schutzwürdigen Interesse zur Erhebung der Widerklage (act. 26 Rz. 11 ff.).
Die Beklagte widerspricht dem mit der Begründung, dass sie bei Gutheissung der
Widerklage ein gegen die Klägerin vollstreckbares Urteil auf Unterlassung der
rechtsverletzenden Handlungen in der Hand habe, was ohne Erhebung einer
Widerklage auch im Falle der abgewiesenen Klage nicht der Fall wäre (act. 39
Rz. 266).
Die Beklagte streitet nicht ab, dass es bei der negativen Feststellungsklage und
der Leistungsklage im Kern um dasselbe geht, nämlich um die Frage, ob die von
der Klägerin eingetragenen zwei Marken die Marke der Beklagten verletzen. Auch
besteht Einigkeit darüber, dass es sich sowohl in Bezug auf die Klage als auch
auf die erhobene Widerklage um dieselben Parteien handelt. Mit der Widerklage
wurde zudem die zwischenzeitlich von der Klägerin ebenfalls eingetragene Marke
Nr. 701'182 (act. 14 Rz. 59 und 191) zum Prozessthema. Diese Marke wird von
der klägerischen Feststellungsklage nicht thematisiert.
Das Gericht tritt auf eine Klage nur ein, wenn die Prozessvoraussetzungen erfüllt
sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO), worunter u.a. das Vorliegen eines schutzwürdigen
Interesses und fehlende anderweitige Rechtshängigkeit fallen (Art. 59 Abs. 2 lit. d
ZPO). Kein schützenswertes Interesse liegt vor, wenn eine Klage über denselben
Anspruch zwischen denselben Parteien bereits hängig oder beurteilt ist. Die
Gerichte sollen sich zwecks Vermeidung widersprüchlicher Entscheide nicht mit
überflüssigen Verfahren befassen müssen. Es handelt sich auch bei der
anderweitigen Litispendenz sowie der abgeurteilten Sache um Anwendungsfälle
des schutzwürdigen Interesses (ALEXANDER ZÜRCHER, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. Zürich 2016, N 12 zu
Art. 59 ZPO). Den Parteien fehlt insoweit auch das schutzwürdige Interesse an
nochmaliger Beurteilung (BK - SIMON ZINGG, N 64. zu Art. 59 ZPO).

- 38 -
Das Bundesgericht hat sich in einem unpublizierten Urteil vom 1. Mai 1997
(4C.384/1995 E. 2a) dafür ausgesprochen, dass der Begriff Anspruchsidentität im
Kontext der Rechtskraft sowie der Rechtshängigkeit derselbe sei. Gemäss
neuster bundesgerichtlicher Rechtsprechung beurteilt sich die Identität nach den
Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt, d.h. dem
Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegehren stützt (BGE 139 III 126
E. 3.2.3.; BGE 140 III 278 E.. 3.3.). Eine etwas andere Umschreibung zur
Bestimmung der Sache liefert die Kernpunkttheorie. Danach liegt derselbe
Streitgegenstand vor, wenn es im Wesentlichen um dieselben Fragen geht, so
dass nur eine einheitliche Entscheidung für beide Parteien möglich ist (JÜRGEN
BRÖNNIMANN, Rechtshängigkeit national und international, CIVPRO Band/Nr. 12,
2019, S. 4).
Die Identität des Streitgegenstands bereitet nach wie vor Probleme, wenn sich
eine Leistungs- und eine Feststellungsklage gegenüberstehen. Folgt eine
Feststellungsklage auf eine Leistungsklage mit identischem Anspruch, so steht
der Feststellungsklage die Rechtshängigkeit der Leistungsklage entgegen. Hier
besteht sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Lehre Einigkeit. Im
umgekehrten Fall entfaltet die vorgängige Feststellungsklage gemäss (inzwischen
aufgegebener) bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine Sperrwirkung für die
nachfolgende Leistungsklage. Auch wenn die Gutheissung der negativen
Feststellungsklage materielle Rechtskraft für die spätere Leistungsklage schafft,
bedarf es bei ihrer Ablehnung in der Regel doch eines eigenen Leistungsurteils,
damit der Gläubiger seinen Anspruch vollstrecken lassen kann. Diese
Konstellation führte gemäss Bundesgericht zu einer unterschiedlichen
Behandlung von materieller Rechtskraft und Rechtshängigkeit (BGE 105 II 229
E. 1.b). Diese Rechtsprechung hat das Bundesgericht aber wieder aufgegeben
und zunächst für dem LugÜ unterstehende Verhältnisse (BGE 123 III 414) und
danach auch für das Binnenverhältnis (BGE 128 III 284) erklärt, dass unabhängig
davon, welche Klage zuerst angehoben worden sei, negative Feststellungsklage
und korrespondierende Leistungsklage identisch seien (zustimmend: FRANÇOIS
BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civil, N 47 ff. zu Art. 59 ZPO;
MARKUS MÜLLER-CHEN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.,

- 39 -
3. Aufl. Zürich 2016, N 26 zu Art. 64 ZPO; SUTTER-SOMM/HEDINGER, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. Zürich 2016, N 11 f. zu
Art. 64 ZPO; kritisch zu dieser Entwicklung: ALEXANDER ZÜRCHER, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. Zürich 2016, N 32 zu
Art. 59 ZPO; wohl auch ERIC PAHUD, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Komm.,
2. Aufl. Zürich 2016, N 3 zu Art. 224 ZPO; BK - SIMON ZINGG, N 81 ff. zu Art. 59
ZPO). Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO erfasst auch Fälle, in denen beim gleichen Gericht
eine identische Klage eingereicht wird (BK - SIMON ZINGG, N 34 zu Art. 59 ZPO,
dem folgend Urteil des Bundesgerichts vom 22. August 2013 [4A_141/2013]
E. 2.2.1.).
Diese Rechtsprechung erging noch unter Art. 35 GestG und damit vor
Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Art. 35 GestG sah vor,
dass jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzt, bis das zuerst
angerufene Gericht entschieden hat. Das später angerufene Gericht tritt danach
auf die Klage nicht ein. Die ZPO enthält keine solche Bestimmung. Eine Pflicht
zur Sistierung des Verfahrens gibt es nicht. Im vorliegenden Fall wurde der
Schriftenwechsel auch in Bezug auf die Widerklage bis zum Aktenschluss
durchgeführt. Ob eine Feststellungsklage eine Leistungsklage als Widerklage mit
identischem Gegenstand ausschliesst bzw. von welchem Identitätsbegriff in
diesem Fall auszugehen ist, ist höchstrichterlich noch ungeklärt. Ein
Leistungsurteil bietet einen Vollstreckungstitel und geht damit weiter als die
negative Feststellungsklage. In Bezug auf die Frage der Rechtshängigkeitssperre
bei Klagen vor einem anderen oder vor dem gleichen Gericht (nicht aber im
selben Prozess) mag die Annahme einer Sperrwirkung ihre Berechtigung haben,
da dadurch unnötige parallele Prozesse und widersprüchliche Urteile vermieden
werden können. Steht einer negativen Feststellungsklage im selben Prozess
jedoch eine Leistungsklage in Form einer Widerklage gegenüber, so drängt sich
hinsichtlich der Sperrwirkung der Rechtshängigkeit eine differenzierte
Betrachtungsweise auf. Denn würde man diesfalls der Kernpunkttheorie folgen,
so wäre der mit der negativen Feststellungsklage ins Recht gefassten Partei
verunmöglicht, eine Leistungsklage zu erheben, und zwar bereits dann, wenn um
die selben Kernpunkte gestritten wird. Dies ist mit der dienenden Funktion des

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Zivilprozesses nicht zu vereinbaren. Widerklagen, die sich teilweise
ausschliessen, kommen zudem in der Praxis regelmässig vor. Beispielsweise
klagt die eine Seite auf Feststellung der Ungültigkeit des Vertrags, während die
Gegenseite eine Forderung aus dem Vertrag fordert. Es rechtfertigt sich deshalb,
im hier vorliegenden Spezialfall (negative Feststellungsklage vs. Leistungsklage
im selben Prozess) nicht dem Identitätsbegriff der Kernpunkttheorie zu folgen,
sondern vom zweigliedrigen Streitgegenstand auszugehen, der vom
Bundesgericht entwickelt worden ist (hierzu überzeugend: KuKo ZPO - PAUL
OBERHAMMER, N 7 und 17 ff. zu Vor Art. 84-90).
Nicht zu folgen ist der Ansicht, dass bei einer nachträglich erhobenen
Leistungsklage auf die vorher anhängig gemachte Feststellungsklage mangels
Vorliegen der unzumutbaren Ungewissheit, die im Urteilszeitpunkt vorliegen
muss, nicht einzutreten sei (so aber DANIEL FÜLLEMANN, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Komm., 2. Aufl. Zürich 2016, N 22 zu Art. 88
ZPO); dies scheitert schon an der zeitlichen Komponente. Ausgehend vom
zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff zeigt sich die erhobene Leistungsklage
somit nicht als identisch mit der Feststellungsklage, da die Leistungsklage weiter
geht.
7.1.2. Zulässigkeit der Widerklage
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit bietet zu keinen Bemerkungen Anlass (es
kann auf E. 1.2. verwiesen werden). Die beklagte Partei kann gemäss Art. 224
Abs. 1 ZPO in der Klageantwort Widerklage erheben, wenn der geltend gemachte
Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist.
Damit erweist sich die Erhebung der Widerklage im Rahmen des vorliegenden
Verfahrens als zulässig.
7.1.3. Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr
7.1.3.1. Rechtsbegehren Ziff. 1 (i) und Ziff. 2 (i)
Die Beklagte macht geltend, dass die Klägerin ihre Kennzeichen derzeit für die in
Ziff. 1 (i) aufgeführten Waren gebrauche und die in Rechtsbegehren Ziff. 2 (i)

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genannte Vorhangservices und Heimberatungsdienstleistungen anbiete. Trotz der
Abmahnung der Beklagten vom 7. April 2016 habe die Beklagte den Gebrauch
aufgenommen und dieses Verhalten dauere an. Damit sei eine
Wiederholungsgefahr zu bejahen (act. 14 Rz. 231 ff.).
Die Wiederholungsgefahr ist regelmässig dann gegeben, wenn gleichartige
Markenverletzungen bereits erfolgt sind und die klagende Partei darzutun vermag,
dass eine Wiederholung zu befürchten ist (BSK-MARKUS R. FRICK, N 31 zu Art. 55
MSchG).
Die Klägerin hat negative Feststellungsklage erhoben, womit sie kund tut, dass
sie von der Rechtmässigkeit ihres Verhaltens ausgeht und ihr Verhalten nicht
einzustellen gedenkt. Entsprechend liegt die von der Beklagten geschilderte
Gebrauchssituation betreffend der in Ziff. 1 (i) und Ziff. 2 (i) aufgeführten Waren
und Dienstleistungen unstrittig immer noch vor. Damit ist die
Wiederholungsgefahr zu bejahen.
7.1.3.2. Rechtsbegehren Ziff. 1 ((ii) bis (xiii)) und Ziff. 2 ((ii) bis ((v))
Die Beklagte führt aus, dass die in diesem Rechtsbegehren genannten Waren
und Dienstleistungen identisch bzw. gleichartig zu den von ihrer Marke
geschützten Waren und Dienstleistungen seien. Die Klägerin habe ihre Marken
schützen lassen, was beinahe ein unumstössliches Indiz für das Vorliegen einer
Erstbegehungsgefahr sei, da im Zeitpunkt der Hinterlegung zumindest eine
abstrakte Gebrauchsabsicht erforderlich sei. Zudem zeige die negative
Feststellungsklage, dass die Klägerin ihre Marken verteidige, was eine
Gebrauchsabsicht indiziere. Die Klägerin sei eine "Allerleihändlerin", weshalb
davon auszugehen sei, dass sie den rechtsverletzenden Zeichengebrauch bald
auch in weitere Geschäftsbereiche, wie beispielsweise den Handel mit
Bodenbelägen (z.B. Parkett und Laminat), ausdehnen werde (act. 14 Rz. 234).
Die Klägerin hält dem entgegen, dass sie im Rahmen der Replik klar signalisiert
habe, dass sie auf Markenschutz im Zusammenhang mit Parkett, Laminat und
Bodenbelägen verzichten werde. Es sei zudem auch notorisch, dass Parkett,

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Laminat und Bodenbeläge nicht zum Sortiment eines Warenhauses gehören
würden. Die Beklagte habe es unterlassen, aufzuzeigen, inwiefern bezüglich der
Produkte der Klassen 19 und 27 eine Gefährdung drohen sollte (act. 49 Rz. 15 ff.
mit Hinweis auf act. 34 Rz. 32). Im Rahmen der Widerklageduplik, datierend vom
1. Oktober 2018, führte die Klägerin sodann aus, dass nun die aktualisierten
Swissreg-Auszüge betreffend die Marken Nr. 689'509, 691'034 und 701'182
vorlägen (act. 49 Rz. 33 mit Hinweis auf act. 50/30-32).
Die Beklagte macht geltend, in Bezug auf die Widerklage bestehe nach wie vor
ein Rechtsschutzinteresse. Ein Teilverzicht auf Markenschutz bedeute nicht, dass
die Klägerin künftig im entsprechenden Umfang auf den tatsächlichen Gebrauch
verzichten würde, liege doch gerade keine rechtsverbindliche und genügende
Unterlassungserklärung der Klägerin vor (act. 53 Rz. 12).
Hat noch keine Rechtsverletzung stattgefunden, muss der Kläger konkrete
Anhaltspunkte dartun, dass die beklagte Partei eine markenverletzende Handlung
beabsichtigt. In Betracht kommen beispielsweise Werbeanstrengungen und
-ankündigungen sowie Einkaufs- und Verkaufsbemühungen. Auch die Anmeldung
einer verletzenden Marke kommt als Indiz für die Erstbegehungsgefahr in Frage
(BSK-MARKUS R. FRICK, N 30 zu Art. 55 MSchG).
Das Rechtsschutzinteresse muss im Zeitpunkt des Urteils gegeben sein. In Bezug
auf die Warenklassen 19 und 27 hat die Klägerin unstrittig ihre drei Marken
löschen lassen. Die Klägerin verkauft aktuell in ihrem Warenhaus weder Parkett,
Laminat noch andere Bodenbeläge. Gleichwohl hat sie die Marken in den Klassen
19 und 27 eintragen lassen, was als Indiz für eine Gebrauchsabsicht zu werten
ist. Damit lag im Zeitpunkt der Widerklageeinreichung ein Rechtsschutzinteresse
der Beklagten vor, das erst im Laufe des Verfahrens zufolge der von der Klägerin
angestrengten Löschung wegfiel. Fällt das Indiz des Eintrags weg, so brauchte es
nämlich weitere Elemente (z.B. Führen von Parkett, Laminat oder Bodenbelägen
im aktuellen Sortiment), die trotz der Löschung für eine Erstbegehungsgefahr und
damit ein Rechtsschutzinteresse sprechen würden. Solche liegen nicht vor. Daher
führen die Löschungen in den Klassen 19 und 27 während des laufenden
Prozesses zur Gegenstandslosigkeit der Widerklage in Bezug auf

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Rechtsbegehren Ziff. 1 (vi) nichtmetallische Baustoffe (vgl. act. 14 Rz. 215) und
Ziff. 1 (xii) Teppiche, Fussmatten, Linoleum und andere Bodenbeläge;
Wandbeläge aus nicht textilem Material (vgl. act. 14 Rz. 214).
Die Klägerin hat zwar in Aussicht gestellt, auch hinsichtlich der Klassen 35
(ausser Detailhandel) und 37 (Bauwesen) ihre Marken löschen zu lassen.
Indessen kam sie dieser Ankündigung nur in Bezug auf die Klasse 35 nach,
indem sie dort einzig Markenschutz in Bezug auf Detailhandel verlangt. Für die
Klasse 37 (Bauwesen) sind die Marken immer noch eingetragen.
Die Eintragung in der Klasse 35 hat während des laufenden Prozesses eine
Änderung erfahren. Vorher war der Begriff Detailhandel nicht aufgeführt,
entsprechend bildet er auch nicht Teil des Rechtsbegehrens der Widerklage. Im
Übrigen indiziert die ursprüngliche Eintragung eine Gebrauchsabsicht, die
nunmehr wegfiel, was auch hinsichtlich Ziff. 2 (ii) zur Gegenstandslosigkeit führt.
Anders sieht es hinsichtlich Klasse 37 aus, sind die Marken dort doch noch immer
eingetragen. Damit ist das diesbezügliche Rechtsschutzinteresse zu bejahen.
7.1.3.3. Bestimmtheit von Rechtsbegehren
Die Klägerin macht geltend, dass das Rechtsbegehren der Widerklage in
Teilbereichen (Auflagen, Schutzhüllen, Bodenreinigungsgeräte und
Dekorationsartikel) zu unbestimmt sei, weshalb darauf nicht einzutreten sei
(act. 49 Rz. 164). Sollte sich zeigen, dass die Begehren zu unbestimmt sein
sollten, so wären diese gegebenenfalls mit Blick auf die Begründung
entsprechend einzuschränken.
7.2. Materielles
Wie gezeigt verletzen die Registrierung und der Gebrauch der beiden Marken Nr.
689'509 (fig) und 691'034 Manor (fig) die Markenrechte der Beklagten mit der Nr.
626'334 (fig) nicht. Gleiches gilt auch für die dritte Marke der Klägerin, die bis auf
eine leicht andere Gestaltung des Schriftzugs mit der zweiten Marke der Klägerin
– insbesondere in Bezug auf das strittige Zeichen – identisch ist. Es kann
hinsichtlich fehlender Zeichenähnlichkeit sowie mangelnder unmittelbarer sowie

- 44 -
mittelbarer Verwechslungsgefahr daher für sämtliche Marken auf die
Ausführungen betreffend Hauptklage verwiesen werden. Entsprechend ist die
Widerklage abzuweisen, soweit sie nicht als gegenstandslos geworden
abzuschreiben ist.
8. Kosten- und Entschädigungsfolgen
8.1. Massgeblicher Streitwert
Die Klägerin beziffert den Streitwert der Klage auf CHF 210'000.– mit der
Begründung, dass es sich hierbei um den Interessenwert handle (act. 1 Rz. 16).
Die Beklagte zeigt sich mit diesem geschätzten Streitwert einverstanden, nicht
jedoch mit dessen Herleitung (act. 14). Damit haben sich die Parteien über den
Streitwert geeinigt und es ist von einem solchen von CHF 210'000.– auszugehen.
Die Beklagte beziffert den Streitwert der Widerklage mit CHF 100'000.– (act. 14
Rz. 29 f.). Da sich Klage und Widerklage gegenseitig ausschliessen (vgl. Art. 94
Abs. 2 ZPO) und der höhere Streitwert massgebend ist (Art. 94 Abs. 1 ZPO), ist
von einem Streitwert von CHF 210'000.– auszugehen.
8.2. Kostenfolgen
Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebVOG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1
GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem
tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebVOG). Ausgehend von einem
Streitwert von CHF 210'000.– ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4
Abs. 1 und 2 GebV OG auf 100 % der Grundgebühr und damit auf CHF 13'000.–
festzusetzen.
Als unterliegende Partei wird die Beklagte kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).
In einem geringen Umfang wurde das vorliegende Verfahren als gegenstandslos
geworden abgeschrieben. Der mutmassliche Verfahrensausgang hätte zur
Kostenpflicht der Beklagten geführt. Entsprechend wird die Beklagte
vollumfänglich kostenpflichtig. Die Kosten sind vorab aus dem von der Klägerin

- 45 -
geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen, wobei der Klägerin das Rückgriffsrecht
auf die Beklagte einzuräumen ist.
Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die
Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105
Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV).
Die Grundgebühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient
und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen
Hauptverhandlung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlung und für
weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte
der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1
AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu
berücksichtigen, dass eine Vergleichsverhandlung durchgeführt und eine zweite
Rechtsschrift (Replik bzw. Duplik) verfasst wurde. Dies führt in Anwendung von
§§ 4 und 11 AnwGebV zu einer Parteientschädigung in der Höhe von
CHF 24'000.–.
Das Handelsgericht beschliesst:
1. Die Hauptklage wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben, soweit
sie die folgenden Klassen betrifft:
Publicite; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau (Klasse 35)
2. Die Widerklage wird in Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 1 (vi) und Ziff. 1 (xii)
sowie Ziff. 2 (ii) zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben.
3. Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung gemäss nachfolgendem Erkenntnis.

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Das Handelsgericht erkennt:
1. Es wird festgestellt, dass die Registrierung und der Gebrauch der CH-Marke
Nr. 689'509 (fig.) sowie der CH-Marke Nr. 691'034 Manor (fig.) der Klägerin
die Markenrechte der Beklagten an der CH-Marke Nr. 626'334 (fig.) im
Zusammenhang mit den nachfolgenden Waren und Dienstleistungen nicht
verletzen:
2. Die Widerklage wird abgewiesen, soweit sie nicht zufolge
Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben wird.
3. Die Kosten werden auf CHF 13'000.– festgesetzt.
4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt.
5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von
CHF 24'000.– zu bezahlen.

- 47 -
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an das IGE, Stauffacherstrasse
65/59g, 3003 Bern.
7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen
Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der
Streitwert beträgt CHF 210'000.–.
Zürich, 28. Oktober 2019
Handelsgericht des Kantons Zürich
Vizepräsidentin: Gerichtsschreiberin:
Dr. Claudia Bühler Adrienne Hennemann