zh_handelsgericht · HG130059 · 2014-03-07 · de
Marke / UWG


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG130059-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichter Dr. Heinrich Andreas Müller, Vorsitzender, und Oberrich-
ter Roland Schmid, die Handelsrichter Dr. Michael Ritscher, Prof. Dr.
Mischa Senn und Matthias Städeli sowie die Gerichtsschreiberin
Katja Diethelm
Urteil vom 7. März 2014
in Sachen
A._____ AG,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X._____
gegen
B._____ Bau AG,
Beklagte
betreffend Marke / UWG

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Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2)
" 1. Es seien die Beklagte und ihre verantwortlichen Organe unter
Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhand-
lungsfalle zu verpflichten, den Bestandteil "B._____" in ihrer Firma
innert 14 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Handelsregister des
Kantons Zürich zu löschen.
2. Es seien der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen unter
Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhand-
lungsfalle zu verbieten, das Zeichen "B._____" im Zusammen-
hang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert
mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der
Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-
klagten.
Das Gericht zieht in Erwägung:
I. Einleitung
1.1. Die Klägerin gehört zur A._____-Gruppe, zu welcher auch der auf Umbau
und Renovation spezialisierte Unternehmensbereich "B._____" zählt. Die B._____
AG wurde im Jahre 1973 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen, in-
des infolge Fusion mit der A1._____ AG im Jahre 2005 wieder gelöscht (act. 3/3).
1.2. Die Beklagte hat am 19. Dezember 2012 ihre Firma "B._____ Bau AG" in das
Handelsregister des Kantons Zürich eintragen lassen. Zweck der Gesellschaft ist
die Ausführung von Neu- und Umbauten sowie von Renovationen und Baufüh-
rungen aller Art (act. 3/10).
II. Prozessverlauf
Am 12. April 2013 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die Klage beim Han-
delsgericht des Kantons Zürich ein (act. 1). Den ihr mit Verfügung vom 15. April
2013 (Prot. S. 2 f.; act. 4) auferlegten Vorschuss für die Gerichtskosten leistete
sie fristgemäss (act. 6). Mit Verfügung vom 24. Mai 2013 wurde der Beklagten ei-

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ne einmalige Frist bis zum 28. August 2013 angesetzt, um ihre Klageantwort zu
erstatten (Prot. S. 4; act. 7). Nachdem die Beklagte innert Frist keine Klageant-
wort eingereicht hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 4. September 2013 eine ein-
malige Nachfrist bis zum 26. September 2013 angesetzt unter der Androhung,
dass bei Säumnis das Gericht einen Endentscheid trifft, sofern die Angelegenheit
spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorlädt (Prot. S. 5; act. 9).
Am 6. September 2013 teilte die Rechtsvertreterin der Klägerin dem Gericht mit,
dass die Beklagte ihr Domizil gemäss Handelsregisterauszug seit dem 14. Mai
2013 nicht mehr in 8712 Stäfa, sondern in 8153 Rümlang habe (Prot. S. 6).
Mit Verfügung vom 14. November 2013 wurde den Parteien, dem Handelsregis-
teramt des Kantons Zürich sowie dem Eidgenössischen Amt für das Handelsre-
gister Frist angesetzt, um zu einem möglichen Urteilsdispositiv Stellung zu neh-
men (act. 11). Die Stellungnahme der Klägerin datiert vom 22. November 2013
(act. 13). Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister reichte seine Stellung-
nahme am 26. November 2013 ein (act. 14). Mit Schreiben vom 28. November
2013 liess sich auch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich zur Sache ver-
nehmen (act. 15). Der Beklagten konnte die Verfügung vom 14. November 2013
nicht zugestellt werden (act. 16).
Am 29. November 2013 wurde den Parteien sowie dem Eidgenössischen Amt für
das Handelsregister und dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich die jeweili-
ge Eingabe der Klägerin sowie der beiden Ämter zugestellt. Des Weiteren wurde
erneut Frist angesetzt, um die Parteien bzw. die Ämter Stellung zu einem mögli-
chen Urteilsdispositiv nehmen zu lassen (act. 17). Die Stellungnahme des Eidge-
nössischen Amtes für das Handelsregister datiert vom 5. Dezember 2013
(act. 19). Mit Schreiben vom 11. Dezember 2013 sowie 12. Dezember 2013 lies-
sen sich auch die Klägerin sowie das Handelsregisteramt des Kantons Zürich
vernehmen (act. 20; act. 21). Der Beklagten konnte die Verfügung vom
29. November 2013 abermals nicht zugestellt werden (act. 22).

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III. Formelles
1. Zustellung der Verfügung vom 4. September 2013
Die Verfügungen vom 15. April 2013 sowie vom 24. Mai 2013 wurden der Beklag-
ten zugestellt (vgl. act. 5/2; act. 8/2). Nach Angabe der Rechtsvertreterin der Klä-
gerin wechselte die Beklagte im Mai 2013 ihr Domizil (Prot. S. 6). Wie in der Ver-
fügung vom 15. April 2013 (act. 4) ausgeführt wurde, liegt es an der Beklagten,
dem Gericht eine Adressänderung mitzuteilen. Eine derartige Mitteilung liegt nicht
vor. Zustellungen konnten mithin rechtswirksam an die alte Adresse der Beklag-
ten erfolgen (vgl. den entsprechenden Hinweis in act. 4 Ziff. 6). Die Verfügung
vom 4. September 2013 wurde zunächst an die alte Adresse der Beklagten in
8712 Stäfa erfolgreich zugestellt (vgl. act. 10/2; Zustellung via Postfach am
6. September 2006, Empfangsperson "C._____"). Zugunsten der Beklagten wur-
de die besagte Verfügung ein weiteres Mal an die neue Adresse der Beklagten in
8153 Rümlang zugestellt (vgl. act. 10/2 mit dem Vermerk "2. Zustellung an neue
Adresse", Empfangsperson "D._____"). Die Verfügung vom 4. September 2013
wurde der Beklagten mithin rechtswirksam zugestellt.
2. Säumnisfolge
Nachdem die Beklagte ihre Klageantwort versäumt hat und sich die Angelegen-
heit als spruchreif erweist, ist in Anwendung von Art. 223 Abs. 2 ZPO ein Endent-
scheid zu fällen. Auf die in der Klage vorgebrachten Tatsachenbehauptungen, die
unbestritten geblieben sind, kann abgestellt werden, soweit an deren Richtigkeit
keine erheblichen Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Rechtshemmende,
-hindernde oder -aufhebende Tatsachen sind zu berücksichtigen, soweit sie in
der Klage selbst angeführt sind. Andere aus den Akten ersichtliche Tatsachen
dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von
Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60
ZPO).

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3. Prozessvoraussetzungen
Die sachliche (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 44 lit. a ZPO) und örtliche
(Art. 36 ZPO) Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich liegen vor. Ein Schlich-
tungsverfahren entfällt vorliegend (vgl. Art. 198 lit. f ZPO). Da auch die weiteren
Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Klage einzutreten (Art. 59
Abs. 1 und 2 ZPO).
IV. Materielles
1. Sachverhalt
1.1. Behauptungen der Klägerin
1.1.1. Die Klägerin führt mit ihrer Klage aus (act. 1 Rz. 7 ff.), dass sie Inhaberin
folgender Schweizer Marken sei: Nr. …, B._____ (Wort) mit Schutz in den Klas-
sen 36 und 37; Nr. …, B._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 36 und 37;
Nr. …, B._____ (Wort) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45 sowie
Nr. …, B._____ (Wort-Bild) mit Schutz in den Klassen 35, 36, 37, 42 und 45
(act. 1 Rz. 11). Unter der Marke "B._____" biete die Klägerin Dienstleistungen ei-
nes Total- sowie Generalunternehmens im Bereich Umbau und Renovation an.
Die Tatsache, dass die Klägerin unter diesem Namen nicht nur grosse Projekte
von Privaten (bspw. das E._____ Hotel in Zürich oder das …-Haus in …), sondern
auch immer wieder der öffentlichen Hand (bspw. die F._____ in Zürich oder das
…-Haus Zürich) ausgeführt habe, zeige auf, dass es sich um eine wertvolle, re-
gelmässig gebrauchte und bekannte Marke handle (act. 1 Rz. 10). Die Klägerin
sei des Weiteren Inhaberin des Domainnamens "www.B._____.ch". Unter diesem
Domainnamen würden die Dienstleistungen des Unternehmensbereiches
B._____ angeboten (act. 1 Rz. 12).
1.1.2. Die Beklagte habe am 19. Dezember 2012 ihre Firma "B._____ Bau AG"
unter der Firmennummer … in das Handelsregister des Kantons Zürich eingetra-
gen (act. 1 Rz. 13). Eine eigene Website betreibe die Beklagte nicht und sie sei
auch nicht Inhaberin einer Marke "B._____" o.ä. Die Firma sei erst seit kurzem
eingetragen und im Schweizer Markt (noch) nicht etabliert (act. 1 Rz. 14).

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1.1.3. Mit Schreiben vom 19. Februar 2013 hätten die Vertreter der Klägerin die
Beklagte aufgefordert, die Firma "B._____ Bau AG" derart zu ändern, dass die
Markenrechte der Klägerin nicht mehr tangiert würden und jegliche Verwechs-
lungsgefahr ausgeschlossen bleibe. Der Beklagten sei hierzu eine Frist bis zum
1. März 2013 angesetzt worden (act. 1 Rz. 15). Die Beklagte habe innert der an-
gesetzten Frist nicht reagiert, weshalb ihr die Klägerin mit Schreiben vom 8. März
2013 eine Erinnerung habe zukommen lassen und ihr erneut eine Antwortfrist bis
zum 18. März 2013 angesetzt habe (act. 1 Rz. 16). Mit Schreiben vom
25. Februar 2013 habe die Beklagte eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer
Firma und der Markenrechte der Klägerin verneint. Sie habe den Firmenwert mit
ca. CHF 2.5 Mio. beziffert und ausgeführt, dass sich die Aktionäre nur zu diesem
Preis auf eine Änderung der Firma einlassen würden (act. 1 Rz. 17). Daraufhin
hätten die Vertreter der Klägerin der Beklagten ein erneutes Schreiben zukom-
men lassen, in welchem sie die Rechtslage detaillierter dargelegt hätten. Dieses
Schreiben sei indes seitens der Beklagten unbeantwortet geblieben (act. 1
Rz. 18).
1.2. Rechtlich relevanter Sachverhalt
Da die Beklagte säumig ist, ist auf die eben wiedergegebene, unbestritten geblie-
bene Sachdarstellung der Klägerin, welche mit den von ihr eingereichten Urkun-
den (act. 3/4-15) übereinstimmt und an deren Richtigkeit zu zweifeln auch ander-
weitig kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), abzustellen.
2. Verhältnis des Markenrechts zum Lauterkeitsrecht
Die Klägerin macht Ansprüche aus Markenrecht und Lauterkeitsrecht geltend. Wo
sich die Schutzbereiche des MSchG und des UWG überschneiden ist eine kumu-
lative Anwendung der Erlasse zulässig (vgl. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:
JUNG/SPITZ [Hrsg.], Handkommentar UWG, Bern 2010, N 33 und N 43 der Einlei-
tung). Auch das Bundesgericht bejaht die kumulative Anwendung des Marken-
schutzgesetzes und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
(BGE 129 III 353, E. 3.3; BGE 127 III 33, E. 3a).

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3. Rechte aus Markenrecht
3.1. Entstehung und Gebrauch der Markenrechte der Klägerin
Es steht fest und ist unbestritten, das die Wort- und Wort/Bildmarken "B._____"
im Markenregister eingetragen sind und die Klägerin diese auch regelmässig in
der ganzen Schweiz im Zusammenhang mit den von ihr angebotenen Dienstleis-
tungen im Bereich Umbau und Renovation benutzt.
3.2. Inhalt und Umfang des Rechts aus der Marke
3.2.1. Der Inhalt und Umfang des Rechts aus der Marke wird durch Art. 13
MSchG festgelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber
das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu ver-
fügen (positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwen-
dung von Abs. 2 zudem verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3
Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; ne-
gative Verbietungsmacht). Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG präzisiert sodann, dass es
insbesondere untersagt ist, das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung
oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
3.2.2. Im Zusammenhang mit der Anwendung von Art. 13 Abs. 2 MSchG ist dem-
nach im Folgenden zu prüfen, ob es der Klägerin möglich ist, der Beklagten die
Verwendung des Firmenbestandteils "B._____" zu untersagen und ihr überdies zu
verbieten, das Zeichen "B._____" im Zusammenhang mit Dienstleistungen im
Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäfts-
papieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
3.3. Kennzeichenmässiger Gebrauch
3.3.1. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kenn-
zeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (Marbach,
SIWR III/1, a.a.O., N 1457 ff.; DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN
[Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 13 zu Art. 13

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MSchG, m.w.H). Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder Gebrauch im
Markt, mithin jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zu-
mindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige geht dabei über
den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der
Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung oder Domain Name
(DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 13 zu Art. 13 MSchG,
m.w.H).
3.3.2. Das Gericht schliesst sich der von der Klägerin und in der Literatur vertre-
tenen Meinung an, dass auch lediglich die Eintragung einer Firma in das Handels-
register zum verletzenden Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG zu
zählen ist, stellt diese doch einen Vorgang im geschäftlichen Verkehr dar, welche
auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden
kann. Zudem ist der Inhaber einer Firma nach Art. 954a Abs. 1 OR zu deren Ge-
brauch verpflichtet (vgl. DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz,
2. Aufl., Basel 1999, N 23 zu Art. 13 MSchG; DORIGO/THOUVENIN, in: NOTH/BÜH-
LER/THOUVENIN, a.a.O., N 79 zu Art. 13 MSchG). Die Beklagte tat mit der Eintra-
gung ihrer Firma "B._____ Bau AG" in das Handelsregister des Kantons Zürich
der Öffentlichkeit kund, dass sie fortan unter dieser Firmenbezeichnung am Ge-
schäftsleben partizipiert. Dieser Akt ist daher als kennzeichenmässigen Gebrauch
der Marke B._____ im geschäftlichen Verkehr einzustufen.
3.4. Verwechslungsgefahr
3.4.1. Die Verwechslungsgefahr ist angesichts der nahezu identischen Kennzei-
chen zu bejahen. In Bezug auf den Gesellschaftszweck der Beklagten ist festzu-
halten, dass diese nebst ihrem Hauptzweck im Zusammenhang mit Bautätigkeiten
jeglicher Art auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und
Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen
sowie alle Geschäfte tätigen kann, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zu-
sammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sodann im In- und Ausland Grundei-
gentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene
oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Toch-
tergesellschaften und Dritte eingehen. Es stellt sich daher die Frage, ob die mar-

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kenrechtlichen Ansprüche der Klägerin auch diese Bereiche des Gesellschafts-
zwecks der Beklagten umfassen. Da die Wort- bzw. Wort/Bildmarke "B._____" in
den Klassen 36 und 37 eingetragen ist (vgl. act. 3/5-8), erscheint der besagte Teil
des Gesellschaftszwecks der Beklagten indessen durch die Markenrechte der
Klägerin abgedeckt zu werden. Im Übrigen handelt es sich bei den genannten Be-
reichen ohnehin um klassische Nebendienstleistungen einer Gesellschaft. Der
Hauptzweck der Beklagten, nämlich die Ausführung von Neu- und Umbauten so-
wie Renovationen und Bauführungen, ist identisch mit demjenigen der Klägerin.
Damit sind die von der Klägerin und der Beklagten angebotenen Dienstleistungen
dieselben, weshalb das Risiko von Verwechslungen bei den angesprochenen
Verkehrskreisen gross erscheint.
3.4.2. Nach dem Gesagten ist sowohl der kennzeichenmässige Gebrauch als
auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen, weshalb eine Markenverletzung im
Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG vorliegt. Zu prüfen bleibt, ob die Vorausset-
zungen einer Unterlassungsklage (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG) und einer Beseiti-
gungsklage (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG) in Bezug auf Ziff. 1 und Ziff. 2 des kläge-
rischen Rechtsbegehrens vorliegen.
3.5. Unterlassungsklage i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG
3.5.1. Die Unterlassungsklage dient dazu, zukünftige Markenrechtsverletzungen
durch den Beklagten zu verhindern. Das Begehren muss auf eine konkrete Ver-
letzungshandlung gerichtet sein. Ein generelles Verbot, das Markenrecht des Klä-
gers zu verletzen, ist nicht möglich. Die gestellten Rechtsbegehren müssen nach
allgemeinen prozessualen Grundsätzen das zu verbietende Verhalten präzise
umschreiben bzw. die zu unterlassenden Handlungen genau definieren. Meist
entsprechen diese durch den Kläger zu definierenden Handlungen den in Art. 13
Abs. 2 MSchG aufgelisteten und dem Markeninhaber vorbehaltenen Handlungen
(z.B. Anbringen der Marke auf Waren, Anbieten, Inverkehrbringen oder Lagern
von Waren, Erbringen von Dienstleistungen, Ein, Aus- oder Durchfuhr, Verwen-
dung im Internet etc.). Zu beachten ist sodann, dass nur Handlungen, die schon
geschehen sind oder zumindest unmittelbar drohen, Gegenstand des Begehrens
bilden können. Das Begehren des Klägers hat zudem detailliert diejenigen Waren

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und/oder Dienstleitungen aufzuführen, für welche das Zeichen nicht verwendet
werden soll (markenrechtliches Spezialitätsprinzip). Sodann ist aufgrund des Ter-
ritorialitätsprinzips dasjenige Territorium zu nennen, für welches das Verbot gelten
soll. Bei schweizerischen Marken ist dies regelmässig das Staatsgebiet der
Schweiz (zum Ganzen STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 33 ff. zu
Art. 55 MSchG m.w.H.).
3.5.2. Ziffer 2 des klägerischen Rechtsbegehrens erscheint hinreichend bestimmt,
da die zu unterlassende Handlung (die Verwendung des Zeichens "B._____" im
Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit
anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie
im geschäftlichen Verkehr) genug präzise benannt und kein generelles Verbot,
das Markenrecht des Klägers zu verletzen, gefordert wird. Die Handlungen, wel-
che untersagt werden sollen, sind hinreichend definiert und entsprechen der Auf-
zählung in Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG. Das markenrechtliche Spezialitätsprinzip
ist gewahrt, führt die Klägerin doch an, dass das Zeichen "B._____" im Zusam-
menhang mit Dienstleitungen im Bauwesen nicht gebraucht werden soll. Da die
Beklagte ihre Firma "B._____ Bau AG" im Dezember 2012 im Handelsregister
des Kantons Zürich eintragen liess (indes noch keine eigene Website betreibt und
im Schweizer Markt noch nicht etabliert ist), ist des Weiteren zu erwarten, dass
sie Dienstleistungen im Bauwesen unter Verwendung der vorgenannten Firma
zumindest in Zukunft erbringen wird. Das Rechtsbegehren ist mithin auf Handlun-
gen (d.h. auf die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens un-
ter Verwendung des Zeichens "B._____") gemünzt, welche unmittelbar drohen.
Das Rechtsbegehren der Klägerin ist sodann hinsichtlich des Territorialitätsprin-
zips im Sinne von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegründung so
auszulegen (vgl. hierzu LEUENBERGER, IN: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEU-
ENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessverordnung, Zü-
rich/Basel/Genf 2013, N 38 zu Art. 221 ZPO), dass das Verbot, das Zeichen
"B._____" zu nutzen, innerhalb der ganzen Schweiz gelten soll. Im Sinne von
Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG i.V.m. Art. 13 Abs. 2 lit. a MSchG ist es der Beklagten
und ihren verantwortlichen Organen unter Androhung der Bestrafung nach
Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle mithin zu verbieten, das Zeichen "B._____"

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in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bauwesen einzeln o-
der kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf Geschäftspapieren, in der
Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
3.6. Beseitigungsklage i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG
3.6.1. Die Klägerin verlangt in Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens die Abgabe einer
Willenserklärung hinsichtlich der Löschung des Firmenbestandteils "B._____". Es
handelt sich dabei um eine Beseitigungsklage (vgl. hierzu STAUB, in:
NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 42 zu Art. 55 MSchG). Anders als die Unter-
lassungsklage, welche zukünftige Verletzungen verhindern soll, zielt die Beseiti-
gungsklage auf die Aufhebung bereits bestehender Verletzungen ab (STAUB, in:
NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 40 zu Art. 55 MSchG). Bei Gutheissung von
Beseitigungsklagen ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten (vgl.
hierzu STAUB, in: NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 44 zu Art. 55 MSchG).
3.6.2. Da die Beklagte die Firma "B._____ Bau AG" am 19. Dezember 2012 in
das Handelsregister des Kantons Zürich eintragen liess, ist eine Markenverlet-
zung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG eingetreten. Die Klägerin verlangt
wie bereits erwähnt die Löschung des Firmenbestandteils "B._____". Übrig bliebe
damit die Firma "Bau AG". Die Willenserklärung, zu welcher die Beklagte gemäss
dem Begehren der Klägerin vorliegend zu verpflichten ist, erscheint zwar hinrei-
chend bestimmt bzw. klar. Es erscheint indes fraglich, ob die Firma "Bau AG" den
Anforderungen an eine rechtmässige Firmenbildung im Sinne von Art. 944 OR
standhält (vgl. hierzu OERTLI, in: ROBERTO/TRÜEB, Handkommentar zum Schwei-
zerischen Privatrecht, Art. 772-1186 OR und BEG, Zürich/Basel/Genf 2012, N 32
zu Art. 944 OR; BGE 101 Ib 366, E. 5). Das Rechtsbegehren der Klägerin ist nach
dem Prinzip von Treu und Glauben und unter Einbezug der Klagebegründung so
auszulegen (vgl. hierzu LEUENBERGER, IN: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUEN-
BERGER [Hrsg.], a.a.O., N 38 zu Art. 221 ZPO), dass die Firmenbezeichnung der
Beklagten die Markenrechte der Klägerin nicht mehr verletzt und diesbezüglich
Vollstreckungsmassnahmen angeordnet werden (vgl. hierzu auch Ziff. 5.3.3.). Es
rechtfertigt sich daher die Löschung der gesamten Firmenbezeichnung "B._____
Bau AG". Diese erscheint verhältnismässig. Eine weniger einschneidende Anord-

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nung ist nicht ersichtlich.
3.6.3. Die Beklagte ist nach den obigen Ausführungen im Sinne von Art. 55 Abs. 1
lit. b MSchG i.V.m. Art. 13 Abs. 2 lit. a MSchG zu verpflichten, innerhalb eines
Monats seit Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG"
durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen und statt dessen eine
Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist.
Nach Art. 647 OR muss jeder Beschluss der Generalversammlung oder des Ver-
waltungsrates einer Aktiengesellschaft über eine Änderung der Statuten öffentlich
beurkundet und ins Handelsregister eingetragen werden. Die Beklagte hat dem
Handelsregisteramt des Kantons Zürich entsprechend geänderte öffentlich beur-
kundete Statuten einzureichen. Auf die sich in diesem Zusammenhang stellende
vollstreckungsrechtliche Problematik sei auf Ziff. 5 hiernach verwiesen.
4. Rechte aus Lauterkeitsrecht
Bei dieser Ausgangslage kann offen bleiben, ob die Klage auch unter lauterkeits-
rechtlichen Aspekten gutzuheissen wäre (vgl. IV./2.).
5. Anweisung an das Handelsregisteramt gemäss Art. 344 Abs. 2 ZPO
5.1. Die Klägerin verlangt in Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens, dass die Beklagte
den Bestandteil "B._____" in ihrer Firma innert 14 Tagen ab Eintritt der Rechts-
kraft im Handelsregister des Kantons Zürich löschen solle (act. 1. S. 2). Die Klä-
gerin stützt ihre Klage primär auf das Markenschutzgesetz (act. 1 S. 8 f.). Gemäss
Art. 55 Abs. 1 lit. b MschG kann derjenige, welcher in seinem Recht an der Marke
oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlan-
gen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. In Bezug auf die Beseitigung der
Markenverletzung wird in casu die Abgabe einer Willenserklärung an das Han-
delsregisteramt verlangt. Es liegt mithin eine Leistungsklage vor (STAUB: in:
NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, a.a.O., N 3 und N 42 zu Art. 55 MSchG).
5.2.1. Die Durchsetzung eines Entscheids, der die unterlegene Partei zur Abgabe
einer Willenserklärung verurteilt, erfolgt im Sinne einer Erleichterung für die be-
rechtigte Partei nach der Sonderbestimmung von Art. 344 ZPO (KOFMEL EHREN-

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ZELLER, in: OBERHAMMER, KUKO ZPO, Rz. 1 zu Art. 344 ZPO). Gemäss Art. 344
Abs. 1 ZPO wird die abzugebende Willenserklärung durch den vollstreckbaren
Entscheid ersetzt. Vom Vorliegen eines vollstreckbaren Entscheids, der zur Ab-
gabe einer Willenserklärung verurteilt, wird somit unwiderlegbar auf das Vorliegen
der Willenserklärung geschlossen (KOFMEL EHRENZELLER, a.a.O., Rz. 4 zu
Art. 344 ZPO). Durch diese Erklärungsfiktion tritt der vollstreckbare Entscheid des
Erkenntnisgerichts an die Stelle der Willenserklärung, d.h. die Erklärung gilt als
durch den vollstreckbaren Entscheid abgegeben (KRAMER/FRIEDMANN, in:
GEHRI/KRAMER [Hrsg.], Kommentar ZPO, Zürich 2010, N 3 zu Art. 344 ZPO). Da-
mit die Willenserklärung durch das Erkenntnisurteil ersetzt werden kann, ist erfor-
derlich, dass der Erklärungsinhalt vom Erkenntnisgericht bestimmt und hinrei-
chend klar festgelegt wird, damit sich aus dem richterlichen Entscheid selber
ergibt, in welchem Sinn die Erklärung als abgegeben gilt (ZINSLI, in: BSK ZPO,
2. Aufl., Rz. 13 zu Art. 344 ZPO; KELLERHALS, in: Berner Kommentar zur ZPO,
Band II, Rz. 3 zu Art. 344 ZPO).
5.2.2. Betrifft die Willenserklärung ein öffentliches Register wie beispielsweise das
Handelsregister, teilt das urteilende Gericht der registerführenden Person von
Amtes wegen den vollstreckbaren Entscheid mit und erteilt ihr gemäss der aus-
drücklichen Vorschrift von Art. 344 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen die notwendi-
gen Anweisungen. Inhalt dieser notwendigen Anweisungen an die registerführen-
den Person kann alles sein, was der Umsetzung bzw. der Vollstreckung des Ent-
scheides auf Abgabe einer Willenserklärung dient (ROHNER/LERCH, in: BRUN-
NER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE-Kommentar zur ZPO, Zürich/St. Gallen
2011, N 15 zur Art. 344 ZPO; KOFMEL EHRENZELLER, in: OBERHAMMER, a.a.O.,
Rz. 6 zu Art. 344 ZPO; ZINSLI, in: BSK ZPO, a.a.O., N 16 zu Art. 344; a.M.
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zürich 2013, N 4 zu § 28).
5.3.1. Angesichts des Verhaltens der Beklagten im vorliegenden Prozess muss
davon ausgegangen werden, dass sie sich über die gerichtlichen Anordnungen
hinwegsetzen wird. Es ist daher sicherzustellen, dass der vorliegende Entscheid
umgesetzt wird. Für den Fall, dass die Beklagte nicht entsprechend der gerichtli-
chen Anordnung die Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG" durch das Handels-

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registeramt des Kantons Zürich löschen und statt dessen eine Firmenbezeich-
nung eintragen lässt, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist, ist das Handelsregis-
teramt des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen
anzuweisen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, innerhalb
welcher sie ihre Firmenbezeichnung in der Weise zu ändern hat, dass sie den An-
forderungen von Art. 944 OR entspricht.
5.3.2. Da die Beklagte säumig ist und ihr Verhalten im vorliegenden Verfahren die
Annahme nahelegt, dass sie in dieser Angelegenheit auch auf die Fristansetzung
des Handelsregisteramts des Kantons Zürich hin passiv bleiben wird, stellt sich
die Frage, wie vorzugehen ist, wenn die Organe der Beklagten für das Handels-
registeramt des Kantons Zürich nicht erreichbar sind oder dessen Fristansetzung
keine Beachtung schenken, d.h. wenn sie sich weigern, innerhalb der angesetz-
ten Frist von zwei Monaten seit Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Firmen-
bezeichnung "B._____ Bau AG" durch das besagte Amt löschen und statt dessen
eine Firmenbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig
ist. Um der Klägerin zu ihrem Recht zu verhelfen und die Rechtsordnung wieder
herzustellen, rechtfertigt es sich bei der vorliegenden Sachlage, die Auflösung der
Beklagten im Sinne einer Zwangsmassnahme gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO
anzuordnen. Eine Zwangsmassnahme kommt namentlich für die Wegnahme be-
weglicher Sachen oder die Räumung von Grundstücken in Frage (Botschaft zur
Schweizerischen Zivilprozessordung vom 28. Juni 2008, BBl 2006, S. 7385). Da
dem Gesetzeswortlaut der Begriff "wie" zu entnehmen ist, ist klar, dass die Nen-
nung der Wegnahme beweglicher Sachen oder der Räumung von Grundstücken
in Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO nicht abschliessend ist. Es kommen damit auch weite-
re Zwangsmassnahmen in Betracht (ROHNER/JENNY, in: BRUN-
NER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE-Kommentar zur ZPO, a.a.O., N 17 zu
Art. 343 ZPO).
Es gilt zu verhindern, dass eine Gesellschaft sich einer unrechtmässigen Firma
bedient und sich eine Beseitigungsklage aufgrund der Weigerung einer Handels-
gesellschaft, eine rechtmässige Firma im Handelsregister eintragen zu lassen und
ihre Statuten entsprechend zu ändern, nicht vollstrecken lässt. Die Verhältnis-

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mässigkeit erscheint vorliegend gewahrt, wird der Beklagten doch zunächst eine
Frist von einem Monat angesetzt, um eine neue Firma zu wählen, ihre Statuten
entsprechend anzupassen und die geänderte Firma durch das Handelsregister-
amt des Kantons Zürich in das Handelsregister eintragen zu lassen. Sollte sich
die Beklagte weigern, diese Neufirmierung fristgemäss vorzunehmen respektive
eine entsprechende Willenserklärungen gegenüber dem Handelsregisteramt des
Kantons Zürich abzugeben, wäre das besagte Amt gestützt auf Art. 344 Abs. 2
ZPO anzuweisen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, um ihre
Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Änderung
der Firma im Sinn von Art. 944 OR im Handelsregister zu veranlassen. Der Be-
klagten wird mithin eine ausreichende Zeitspanne zur Verfügung gestellt, den
rechtmässigen Zustand in Eigenregie wiederherzustellen.
Bleibt die Beklagte indes - wie im gesamten vorliegenden Verfahren - weiterhin
untätig, ist eine weniger einschneidende Anordnung nicht ersichtlich, mittels wel-
cher sich die Rechtsordnung wieder herstellen lassen würde. Der direkte Zwang
im Sinne von Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO erscheint daher im Lichte des Verhältnis-
mässigkeitprinzips gerechtfertigt und es ist die Auflösung der Beklagten im Sinne
einer Zwangsmassnahme anzuordnen, wobei für das Liquidationsverfahren sinn-
gemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen sind. Sollte die Auflösung
der Beklagten anzuordnen sein, wäre das Handelsregisteramt des Kantons Zürich
mithin gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, beim zuständigen Vollstre-
ckungsgericht die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln über
den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu verlan-
gen.
5.3.3. Die Klägerin stellte vorliegend den Antrag, dass die Beklagte und ihre ver-
antwortlichen Organe unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Wi-
derhandlungsfalle zu verpflichten seien, den Bestandteil "B._____" in ihrer Firma
zu löschen. Dieses Begehren stellt einen Antrag betreffend die Anordnung direk-
ter Vollstreckungsmassnahmen dar (Art. 236 Abs. 3 ZPO).
In Bezug auf die Anordnung direkter Vollstreckungsmassnahmen ist lediglich ein
Antrag der obsiegenden Partei erforderlich; über das Vollstreckungsmittel ent-

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scheidet das Gericht nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung der
Verhältnismässigkeit und ohne Bindung an den Parteiantrag (STECK, in: BSK
ZPO, a.a.O., N 43 zu Art. 236 ZPO). Der Kläger hat mithin bloss einen Antrag zu
stellen, woraufhin das Gericht von Amtes wegen darüber entscheidet, welche
Vollstreckungsmittel zur Anwendung gelangen. Es kann insbesondere auch meh-
rere Massnahmen miteinander verbinden (ZINSLI, in: BSK ZPO, a.a.O., N 4 zu
Art. 343 ZPO, m.w.H.). Da die Klägerin wie bereits dargelegt einen Vollstre-
ckungsantrag stellte und das Gericht nach dem Gesagten nicht an diesen gebun-
den ist, stehen die in Ziffer 5.3.1.-5.3.2. hiervor angeordneten Vollstreckungs-
massnahmen im Einklang mit den Voraussetzungen und dem Sinngehalt der di-
rekten Vollstreckung nach Art. 236 Abs. 3 ZPO.
5.3.4. Es ist in diesem Zusammenhang im Übrigen anzumerken, dass sich das
Eidgenössische Amt für das Handelsregister und das Handelsregisteramt des
Kantons Zürich zu der vorliegenden Thematik vernehmen liessen (act. 14; act. 15;
act. 19; act. 21) und keine (vgl. act. 19) bzw. keine grundlegenden Einwände (vgl.
act. 21) zur nunmehr getroffenen Lösung der sich vorliegend stellenden vollstre-
ckungsrechtlichen Problematik vorbrachten.
V. Kosten- und Entschädigungsfolgen
1. Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung,
werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 ZPO).
Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG), die
Höhe der Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren
gleichen Datums (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des zürcheri-
schen Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sowohl die Gerichtsgebühr als
auch die Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw.
nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV).
Der Streitwert ist mit Verweis auf die Erwägungen in der Verfügung vom 15. April
2013 (act. 4) mit CHF 200'000.– zu beziffern.
2. Die in Anwendung von § 4 i.V.m. § 10 Abs. 1 GebV OG zu reduzierende Ge-

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richtsgebühr ist der Beklagten als unterliegende Partei aufzuerlegen. Sie ist aus
dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1
ZPO). Für die der Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffs-
recht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Ausgangsgemäss hat
die Beklagte der Klägerin zudem eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Klä-
gerin hat gemäss § 11 Abs. 1 AnwGebV Anspruch auf Ersatz der Grundgebühr
gemäss § 4 Abs. 1 AnwGebV, welche in Anwendung von § 4 Abs. 2 AnwGebV
um rund einen Drittel zu ermässigen ist.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Der Beklagten und ihren verantwortlichen Organen wird unter Androhung
der Bestrafung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle untersagt, das
Zeichen "B._____" in der Schweiz im Zusammenhang mit Dienstleistungen
im Bauwesen einzeln oder kombiniert mit anderen Zeichen als Firma, auf
Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Ver-
kehr zu verwenden.
2. a) Die Beklagte wird verpflichtet, innerhalb eines Monats seit Rechtskraft die-
ses Urteils die Firmenbezeichnung "B._____ Bau AG" durch das Handelsre-
gisteramt des Kantons Zürich löschen zu lassen und statt dessen eine Fir-
menbezeichnung eintragen zu lassen, die gemäss Art. 944 OR zulässig ist.
Die Beklagte hat dem Handelsregisteramt entsprechend geänderte öffentlich
beurkundete Statuten einzureichen.
b) Für den Fall, dass die Beklagte den Willenserklärungen im Sinne der Anord-
nung gemäss Ziff. 2a hiervor nicht fristgemäss nachkommt, wird das Han-
delsregisteramt des Kantons Zürich gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO ange-
wiesen, der Beklagten eine Frist von zwei Monaten anzusetzen, um ihre
Firmenbezeichnung in ihren Statuten zu ändern und gestützt darauf die Än-
derung der Firma gemäss Ziff. 2a hiervor im Handelsregister zu veranlas-
sen.

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c) Für den Fall, dass es nicht gelingt, innert dreier Monate seit der Fristanset-
zung gemäss Ziff. 2b hiervor, für die Beklagte eine Firmenbezeichnung im
Handelsregister einzutragen, die den Anforderungen von Art. 944 OR ge-
nügt, wird die Auflösung der Beklagten angeordnet, wobei für das Liquidati-
onsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs heranzuziehen sind.
d) Für den Fall, dass die Auflösung der Beklagten gemäss Ziff. 2c hiervor an-
geordnet werden sollte, wird das Handelsregisteramt des Kantons Zürich
angewiesen, beim zuständigen Vollstreckungsgericht die Anordnung des Li-
quidationsverfahrens nach den Regeln über den Konkurs sowie die Manda-
tierung des zuständigen Konkursamtes zu verlangen.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'500.–.
4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin
geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Für die der Beklagten auferlegten
Kosten wird der Klägerin ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von
CHF 10'600.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und nach Eintritt der Rechtskraft an
das Handelsregisteramt des Kantons Zürich sowie an das Eidgenössische
Amt für das Handelsregister.
7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 200'000.–.

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Zürich, 7. März 2014
Handelsgericht des Kantons Zürich
Vorsitzender: Gerichtsschreiberin:
Dr. Heinrich Andreas Müller Katja Diethelm