zh_handelsgericht · HE130197 · 2014-01-14 · de
vorsorgliche Massnahmen


Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht
Geschäfts-Nr.: HE130197-O U/dz
Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin
Claudia Marti
Urteil vom 14. Januar 2014
in Sachen
A._____,
Kläger
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. X._____
gegen
1. B._____ AG,
2. B._____ GmbH,
Beklagte
1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____
betreffend vorsorgliche Massnahmen

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Rechtsbegehren:
(act. 16 S. 2/3)

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Der Einzelrichter zieht in Erwägung:
1. Dem Kläger gehört die CH Marke … D._____ (act. 3/2). Sie wurde am 12. Ja-
nuar 2009 hinterlegt, und zwar in den Klassen 10, 20 und 24, unter anderem für
Unterlaken, Betten, Möbel, Matratzen, Bettgestelle, Moltons und Bettdecken
(act. 3/2). Mit seiner Einzelfirma vertreibt der Kläger direkt und indirekt Qualitäts-
betten und Zubehör (Matratzen, Bettwäsche usw.) im gehobenen Preissegment
(act. 3/3 - 13).
2. Die Beklagten sind offenbar in eine Konzernstruktur eingebunden. Nachfolgend
werden sie deshalb grundsätzlich als Einheit betrachtet, insbesondere auch, was
ihre Einreden und Einwendungen anbelangt. Bis Anfang 2013 betrieben die Be-
klagten keine Geschäftslokalität in der Schweiz. Offenbar wurden die Geschäfte
durch die Beklagte 2 im Wesentlichen an deren Geschäftssitz in Deutschland und
von Deutschland aus betrieben. Klägerische Recherchen führten u.a. zu den bei-
den Internetseiten www.E._____.com und www.B1._____.com (act. 3/39 - 43).
Darin bezeichnet sich die beklagte Seite als "Deutschlands grösster …-
Bettenhändler", wobei sie zwischen Luxusbetten, Boxspringbetten und Hotelbet-
ten unterscheidet (act. 3/39). In ihrer Werbung räumten die Beklagten dem Zei-
chen C._____ eine prominente Stellung ein (z.B. in der Werbung gemäss act.
3/39 im Kopf). Allerdings wurde das Zeichen auch als Hinweis auf bestimmte
Kopfteile und Polsterbetten verwendet, dies neben bzw. in Abgrenzung von ande-
ren ähnlichen Produkten mit Bezeichnungen wie "…", "…", "…" oder "…" (act.
3/39).
3. Der Kläger erfuhr von der geplanten Neueröffnung eines Ladengeschäftes
durch die Beklagten in Zürich. Die Gründung der Beklagten 1 am 21. Januar 2013
dürfte damit zusammenhängen (act. 3/30). Mit Schreiben vom 14. Februar 2013
liess der Kläger den Beklagten mitteilen, man sei auf deren Absicht hingewiesen
worden, in Zürich ein "Einzelhandelsgeschäft für den Vertrieb von Matratzen, Bet-
ten und anderen Möbeln" zu eröffnen (vgl. act. 3/37). Für den Fall, dass dieser

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Auftritt unter Verwendung des Kennzeichens C._____ erfolge, müssten Ver-
wechslungen mit der Klagemarke befürchtet werden, welche nicht geduldet wür-
den. Die Beklagte 2 liess durch ihren deutschen Rechtsvertreter am 18. Februar
2013 antworten, die Sache sei in Prüfung, jedoch werde man vorsorglich und oh-
ne Anerkennung einer Rechtspflicht "sämtliche Hinweise auf die Marke 'C._____'
beseitigen" (act. 3/44).
4. Am 12. Juni 2013 meldete sich der deutsche Rechtsvertreter erneut bei der
Rechtsvertreterin des Klägers (act. 3/48). Er teilte mit, seine Mandantin verwende
nunmehr wieder die Kennzeichnung C._____. Die Beklagte 1 habe in der Zwi-
schenzeit die [CH] Marke C._____ […] mit Priorität vom 26. Dezember 2002 er-
worben, welche u.a. in der Klasse 20 für Möbel eingetragen sei (act. 3/49).
5. Der Kläger liess gleichentags protestieren (act. 3/50). Es wurde geltend ge-
macht, die besagte Marke sei nicht rechtsgenügend verwendet worden und inso-
weit mangels Gebrauch nichtig (Art. 11 MSchG). Zudem decke die Eintragung
nicht Matratzen, Bettwaren und -wäsche. Die beklagte Seite entgegnete, es läge -
ungeachtet der Benutzung durch die frühere Markeninhaberin - jedenfalls ein Fall
von Art. 12 Abs. 2 MSchG vor, weshalb zufolge (aktueller) Aufnahme der Mar-
kenbenutzung die ursprüngliche Priorität so oder anders gelten würde. Der Vertre-
ter der Beklagten 2 schlug Verhandlungen über eine einvernehmliche Lösung vor.
Wie er später konkretisierte, dachte seine Mandantschaft an eine Koexistenz der
Zeichenverwendungen (act. 3/57, 58). Das war für den Kläger nicht akzeptabel.
6. Unter dem 1. Juli 2013 reichte der Kläger sein Gesuch betreffend Erlass vor-
sorglicher Massnahmen ein (act. 1). Mit Verfügung vom 4. Juli 2013 wurden Fris-
ten angesetzt, dem Kläger zur Leistung eines Kostenvorschusses, den Beklagten
zur Stellungnahme. Diese datiert vom 15. August 2013 (act. 11). Wegen diverser
neuer Vorbringen und Beilagen mussten weitere Schriftenwechsel durchgeführt
werden (act. 14, 16, 18, 22). Die letzte materielle Eingabe des Klägers datiert vom
23. Oktober 2013 (act. 24). Da sie nicht unterschrieben war, musste Frist zur
Mangelbehebung angesetzt werden (act. 26). Es kam dann noch zu einer Frist-
wiederherstellung und einer erneuten Fristansetzung für eine allfällige weitere

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Stellungnahme der Beklagten (act. 33). Diese verzichteten aber stillschweigend
darauf, sodass der Fall Ende Dezember 2013 bearbeitungsreif wurde.
7. Es ist unstrittig, dass die Beklagte 1 die Marke CH … C._____ rechtsgültig er-
worben hat und diese grundsätzlich gegenüber der Klagemarke prioritär ist
(act. 3/49). Sieht man von den Fragen der Verwechselbarkeit und der Benutzung
durch die frühere Inhaberin ab, stellen sich aufgrund der Parteivorbringen und der
gesetzlichen Grundlagen (Art. 3, 12 MSchG) folgende wesentliche Fragen:
- Fällt die Klagemarke D._____ grundsätzlich in den Schutzbereich der älteren
Marke C._____? Konkret: Sind unter "Möbel" auch Betten und Zubehör zu ver-
stehen?
- Hat die Beklagte 1 den Gebrauch ihrer Marke C._____ in der Schweiz rechtzei-
tig und genügend spezifisch aufgenommen? Konkret: Ist die klägerische Interven-
tion als verspätete Geltendmachung des Nichtgebrauchs anzusehen? War der
Gebrauch inhaltlich (Gebrauch als Marke) und bezüglich Umfang (Betten, Zube-
hör) genügend?
8. Zum Schutzbereich: Lehre und Rechtsprechung sind den anwaltlich vertrete-
nen Parteien bekannt. Im summarischen Verfahren können umfassende rechtli-
che Erörterungen unterbleiben. Zusammenfassend sind aber vorliegend folgende
Grundsätze zur "Gleichartigkeit" zu beachten (statt vieler: Marbach, SIWR III/1,
Markenrecht, 2. A., Basel 2009, Rzn 778 - 850):
- Gleichartigkeit ist anzunehmen, wenn der Gebrauch identischer [oder ähnlicher]
Zeichen die markenrechtlich geschützte Unterscheidungs- und Zuordnungsfunkti-
on der älteren Marke zu beinträchtigen vermag (Rzn 783, 792; BGE 128 III 96 E
2.a).
- Mit Marbach und dem EUGH ist von Art, Verwendungszweck und Nutzung der
Produkte auszugehen und sind Gesichtspunkte der Konkurrenzierung und der Er-
gänzung zu berücksichtigen (Rz 789).

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- Der Klasseneinteilung kommt keine präjudizielle Bedeutung zu; sie ist jedoch als
Indiz zu werten (Rz 799).
- Sodann kann einem gleichen Oberbegriff Bedeutung zukommen (Rz 801).
- Beurteilungssubjekt sind die durchschnittlichen Abnehmer/innen (Rz 813 ff.).
- Wichtig ist auch die Frage nach dem gleichen oder ungleichen Markt, wobei hier
zutreffend nicht die kartellrechtlichen Kriterien ("Austauschbarkeit") massgebend
sind, sondern nach der marktbezogenen Nähe zu fragen ist (Rz 821). Gemeint ist
damit wohl, ob die Waren in einem gemeinsamen Umfeld angeboten werden, d.h.
in gewollter Nähe auf dem Markt sind. Dies führt auch zum Kriterium der gleichen
Vertriebskanäle (Rz 835).
Prüft man anhand dieser wesentlichen Kriterien, erscheint zumindest glaubhaft,
dass unter Möbel auch Betten zu subsumieren sind. Vom (breiten) Publikum wer-
den Betten als Möbelstücke angesehen, welche dem Schlafen, Liegen oder Ru-
hen dienen (vgl. auch den Eintrag in Wikipedia unter "Bett"). Die grossen Möbel-
häuser bieten Betten neben anderen Einrichtungsgegenständen an. Dieser Ober-
begriff umfasst nach allgemeiner Auffassung Tische, Stühle, Sofas, Sessel und
eben auch Betten. Beide zur Diskussion stehenden Marken sind in der Klasse 20
(Möbel etc.) eingetragen. Sodann ist auch die markenrechtliche Gleichartigkeit
zwischen Betten und Zubehör (Matratzen, Bettgestelle, einschlägige Textilware)
zu bejahen. Es gibt wohl kaum einen Anbieter von Betten, der nicht auch das Zu-
behör im Angebot hat. Teilweise ist das Zubehör sogar schon im Begriff "Bett"
enthalten. Man denke insbesondere an die Matratze, aber auch die Verkleidung
oder gar Bettwäsche. Es liegen klarerweise ergänzende Produkte vor, welche
oftmals ein einheitliches Leistungspaket darstellen (Marbach, a.a.O., Rz 830).
Somit sind die ersten beiden sub 7. vorstehend aufgeworfenen Fragen mindes-
tens im Sinne des Glaubhaftmachens zu bejahen.
9. Zum Gebrauch:
9.1 Der Beweislastverteilung von Art. 12 Abs. 3 MSchG kommt vorliegend nur ei-
ne untergeordnete Bedeutung zu. Die Beklagten kaprizierten sich zwar darauf,

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der Kläger habe den Nichtgebrauch durch die frühere Markeninhaberin nicht
glaubhaft gemacht. Sie verkennen dabei aber, dass die Umstände den Nichtge-
brauch nahelegen, zumal angesichts des Grundsatzes "negativa non sunt pro-
banda" an das diesbezügliche Glaubhaftmachen keine hohen Ansprüche gestellt
werden dürfen. Jedenfalls kann der Umstand, dass die Marke C._____ erst kurz
vor ihrer Löschung durch Zeitablauf verlängert und wenige Wochen später an die
Klägerin 1 veräussert wurde, als starkes Indiz dafür gelten, dass die Marke durch
die frühere Inhaberin nicht gebraucht worden ist. Die Behauptung des Klägers, ei-
nes langjährigen Branchenkenners, wonach ihm von einem Gebrauch nie etwas
zu Ohren gekommen sei (act. 1 S. 11), musste von den Beklagten zumindest als
wichtige Parteibehauptung entgegengenommen werden, welche eine substantiier-
te und nicht bloss eine formale Bestreitung erheischt hätte. Dies vor allem deswe-
gen, weil die Beklagten in dieser Frage näher zur Sache standen, d.h. durch den
Kontakt mit der Verkäuferin der Marke sehr leicht Hinweise auf einen Markenge-
brauch hätten erhalten können, so es ihn denn gegeben hätte. Der Nichtgebrauch
durch die frühere Markeninhaberin ist glaubhaft gemacht, das Gegenteil nicht.
9.2 Die Abmahnung oder Verwarnung vom Februar 2013 (vgl. sub 3. oben) stellte
keine Geltendmachung des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 2 MSchG
dar. Thema war vielmehr der Gebrauch eines Zeichens. Zudem geschah die In-
tervention nicht bei der Markeninhaberin - die Beklagte 1 erwarb die Marke
C._____ erst im Mai 2013 - und nahm auch keinerlei Bezug auf die eingetragene
Marke C._____.
9.3 Damit ist davon auszugehen, dass der Nichtgebrauch durch den Kläger erst-
mals am 12. Juni 2013 geltend gemacht wurde, und zwar als Reaktion auf die Mit-
teilung des gegnerischen Rechtsvertreters, wonach die Marke C._____ nunmehr
wieder verwendet werde (act. 3/48, 50). Der Kläger bestritt nicht, dass das La-
dengeschäft der Beklagten 1 seit 11. Juni 2013 wieder die Bezeichnung C._____
trägt, was zudem durch eine Urkunde glaubhaft gemacht wurde (act. 13/72; vgl.
auch die klägerischen Aufnahmen gemäss act. 3/62a, 62b). Allerdings machte der
Kläger geltend, dabei handle es sich um eine blosse Enseigne (gemeint wohl die
blosse Bezeichnung eines Geschäftslokals), also keinen produktbezogenen Ge-

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brauch (act. 16 S. 11). Der Kläger verkennt, dass das Ladengeschäft der Beklag-
ten 1 neben der Bezeichnung C._____ auch die Bezeichnung "E._____.com"
trägt (act. 3/62a,b). Dem Publikum wird damit ein klarer Hinweis auf ein Produkt
gegeben, welcher durch Konsultation der Internetseite www.E._____.com noch
verdeutlicht werden konnte. Wie erwähnt (sub 2. oben), zeigt diese Internetseite
eine doppelte Bedeutung des Zeichens C._____ auf. Einerseits wird damit eine
firmenähnliche Bezeichnung durch Nennung im Kopf verbunden, andererseits fin-
det es neben anderen Zeichen Verwendung für "Kopfteile und Polsterbetten"
(act. 3/39). Die Verwendung von Zeichen, auch Marken, für Unternehmen und
Produkte ist ein häufig anzutreffendes Phänomen, wobei eine künstliche Abgren-
zung zu vermeiden ist (Marbach, a.a.O., Rz 1318). Seitens der Beklagten 1 wurde
das Zeichen offenbar sehr vielfältig verwendet. So erhielt der Kläger schon im
Februar 2013 von der Filialleiterin der Beklagten 1 in Zürich eine Visitenkarte,
welche die auffallende Bezeichnung C._____ trug, worunter "Luxusbetten & Ac-
cessoires" stand (act. 3/45). Beim zweiten Besuch vom 15. Juni 2013 stellte die
Ehefrau des Klägers fest, dass Zahlungsquittungen, Geschenkbänder und Trag-
taschen das Zeichen trugen (act. 3/64, 65 und 66). Von einer blossen Verwen-
dung des Zeichens C._____ zur Bezeichnung eines Ladengeschäftes oder eines
Unternehmens durch die Beklagte 1 kann nach dem Ausgeführten nicht ausge-
gangen werden. Es bestand ein genügender Bezug zu Produkten bzw. zu Betten,
was qua markenrechtlicher Gleichartigkeit auch Zubehör einschliesst. Damit wur-
de dem in der Lehre verlangten funktionsgerechten Zusammenhang zwischen
Zeichen und Ware Genüge getan (Marbach, a.a.O., Rz 1305). Demzufolge lebte
das Markenrecht betreffend die Marke C._____ (CH …) mit Priorität vom 26. De-
zember 2002 wieder auf. Auch die restlichen sub 7. vorstehend gestellten Fragen
sind mindestens im Sinne des Glaubhaftmachens zu bejahen.
9.4. Mit seinem Einwand des Rechtsmissbrauches ist der Kläger nicht zu hören.
Das Erwerben einer Marke ist zulässig. Dem Kläger wäre es möglich und auch
zumutbar gewesen, die Nichtbenutzung der Marke C._____ gehörig geltend zu
machen. Zudem hat die Beklagte 2 das Zeichen mindestens in Deutschland
schon früher verwendet, weshalb der Verwendung in der Schweiz kein Makel an-

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haftet. Schliesslich hat sie auch noch einen fairen, den wohlverstandenen Interes-
sen beider Seiten Rechnung tragenden Vergleichsvorschlag skizziert.
10. Fazit: Den klägerischen Verletzungsvorwürfen können die Beklagten gestützt
auf die Marke C._____ (CH …) ein besseres Recht entgegenhalten. Damit ist
auch lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen der Boden entzogen. Das klägerische
Massnahmebegehren ist abzuweisen.
11. Ausgangsgemäss wird der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig. Der
Streitwert beträgt CHF 50'000.
Der Einzelrichter erkennt:
1. Das Massnahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von CHF 4'200 wird dem Kläger auferlegt.
3. Der Kläger wird verpflichtet, den Beklagten eine Parteientschädigung von
CHF 5'200 zu bezahlen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
5. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 50'000.

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Zürich, 14. Januar 2014
Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht
Gerichtsschreiberin:
Claudia Marti