zh_handelsgericht · HE240042 · 2024-07-25 · de
Vorsorgliche Massnahmen


Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht
Geschäfts-Nr.: HE240042-O U/mk
Mitwirkend: Oberrichter Dr. Stephan Mazan, Vizepräsident, sowie die
Gerichtsschreiberin Dr. Isabel Geissberger
Urteil vom 25. Juli 2024
in Sachen
A._____ GmbH,
Gesuchstellerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. X._____,
gegen
1. B1._____ LLC,
2. B2._____ SA,
3. B3._____ SA,
4. C._____ SA,
1, 2, 3, 4 vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Y1._____ und MLaw
Y2._____
betreffend vorsorgliche Massnahmen

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Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 3 ff.)

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Der Einzelrichter zieht in Erwägung:
1. Prozessverlauf
1.1. Mit Eingabe vom 27. März 2024 (Datum Poststempel) reichte die
Gesuchstellerin ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen mit
vorstehenden Anträgen ein (act. 1). Mit Verfügung vom 3. April 2024 wurde der
Gesuchstellerin eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt,
welchen sie innert Frist leistete (act. 4, 6). Gleichzeitig wurde den
Gesuchsgegnerinnen Frist zur Stellungnahme angesetzt und die
Gesuchsgegnerin 1 aufgefordert, ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen
(act. 4). Mit Eingabe vom 24. April 2024 reichten die Gesuchsgegnerinnen
fristgerecht eine gemeinsame Stellungnahme ein (act. 9), welche der
Gesuchstellerin mit Schreiben vom 8. Mai 2024 am 10. Mai 2024 zugestellt wurde.
Das Verfahren erweist sich somit als spruchreif.
1.2. Wie schon in der Verfügung vom 3. April 2024 (act. 4) festgehalten, hat im
summarischen Verfahren jede Partei grundsätzlich nur eine
Äusserungsmöglichkeit. Die Parteien haben in der Folge gleichwohl weitere
Eingaben eingereicht (act. 15; act. 19). Dass sie dabei (zulässige) Noven geltend
gemacht hätten, ist nicht ersichtlich, womit keine Veranlassung besteht, die
Vorbringen in den entsprechenden Eingaben im Folgenden zu berücksichtigen.
2. Zuständigkeit
2.1. Das angerufene Gericht ist im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 5
Abs. 2 ZPO und § 44 lit. a und § 45 lit. b GOG ZH sachlich zuständig.
2.2. Die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts für
die Gesuchsgegnerin 1 mit Sitz in den USA ergibt sich aus Art. 10 lit. a i.V.m.
Art. 109 Abs. 2 IPRG aus dem Erfolgsort in Zürich (vgl. act. 1 Rz. 11 ff.) und ist
unbestritten. Für die Gesuchsgegnerinnen 2–4, die ihren Sitz in der Schweiz haben,
ergibt sich die örtliche Zuständigkeit aus Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 36 ZPO und ist
ebenfalls unbestritten.

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3. Parteien
3.1. Die Gesuchstellerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz
in D._____ (E._____ [Kanton]). Sie bezweckt Entwicklungen und Dienstleistungen
im digitalen Bereich, Webdesign, Grafikdesign und Plug-Ins sowie den Handel mit
Waren aller Art (act. 1 Rz. 27; act. 3/2). Sie ist Inhaberin der Marke Nr. 1 (fig.) und
der Marke Nr. 2 (fig. mit Farbanspruch weiss, gold), welche am tt. Dezember 2021
bzw. am tt. Juni 2022 eingetragen wurden (act. 1 Rz. 2; act. 3/3–4). Die
Gesuchstellerin vertreibt unter den genannten Marken seit anfangs 2022 über die
Webseite www.....ch verschiedene Uhren, welche mit dem Bitcoin-Zeichen markiert
sind. Überdies verwendet sie die Marken in der Werbung und auf dem Zifferblatt
der Uhren als exklusives Markenzeichen (act. 1 Rz. 28 f.).
3.2. Die Gesuchsgegnerin 1 ist die Muttergesellschaft der B._____-Gruppe mit
Sitz in F._____ im US-Bundesstaat G._____ und betreibt in H._____ ein Büro sowie
eine sog. "Flagship Boutique". Sie ist Inhaberin der Marke Nr. 3 "Astronomia" und
der Marke Nr. 4 "B._____", welche am tt. Juni 2014 bzw. am tt. August 2020
eingetragen wurden. Bei diesen Marken handelt es sich um die Firmen- und
Produktlinienmarke der streitgegenständlichen Uhr "B._____ Astronomia Solar
Bitcoin" (act. 1 Rz. 31 ff.; act. 9 Rz. 18 f.; act. 3/7; act. 3/15–16).
3.3. Die Gesuchsgegnerinnen 2 und 3 sind zwei Schweizerische
Aktiengesellschaften mit Sitz in J._____ (K._____ [Kanton]) bzw. in L._____. Die
Gesuchsgegnerin 2 bezweckt die Fabrikation, die Konzeption und den Handel mit
Juwelierwaren (act. 1 Rz. 34; act. 9 Rz. 20; act. 3/11). Die Gesuchsgegnerin 3
bezweckt den Kauf, Verkauf und Vertrieb von Juwelierwaren in der Schweiz (act. 1
Rz. 35; act. 9 Rz. 21; act. 3/12).
3.4. Die Gesuchsgegnerin 4 ist auch eine Schweizerische Aktiengesellschaft mit
Sitz in M._____ (N._____ [Kanton]). Sie bezweckt die Entwicklung, die Gestaltung,
den Kauf und Verkauf von Uhrwerken und Uhren sowie die Verwertung von
Markenrechten im Zusammenhang mit Uhren (act. 1 Rz. 41; act. 9 Rz. 24;
act. 3/13).

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4. Ausgangslage
Die Gesuchsgegnerinnen 1–3 bieten die von der Gesuchsgegnerin 4 hergestellte
Uhr "Astronomia Solar Bitcoin" an, bei der die von der Gesuchstellerin als Marke
eingetragenen Bitcoin-Zeichen in identischer Form als Abbildung auf dem
Uhrenboden und als dreidimensionales, rotierendes Bitcoin-Symbol im sichtbaren
Innern der Uhr verwendet und eingebaut werden (act. 1 Rz. 44 ff.; act. 9 Rz. 25).
Die Gesuchstellerin stellt sich daher auf den Standpunkt, dass beide geschützten
Zeichen durch die Gesuchsgegnerinnen verwendet werden, teilweise in identischer
Form bzw. in verwechselbar ähnlicher Form (act. 1 Rz. 53). Die
Gesuchsgegnerinnen bestreiten diesen Vorwurf und schliessen auf Abweisung des
Gesuchs (act. 9 Rz. 57 ff.).
5. Vorsorgliche Massnahmen
5.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die
gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt
ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht
leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO; Art. 59 lit. d
MSchG). Zusätzlich ist für den Erlass vorsorglicher Massnahmen Dringlichkeit
vorausgesetzt (SPRECHER THOMAS, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler
Kommentar zur ZPO, 3. A., Basel 2017, Rz. 39 ff. zu Art. 261 ZPO). Vorsorgliche
Massnahmen werden angeordnet auf blosses Glaubhaftmachen der
Voraussetzungen durch den Gesuchsteller hin, also ohne dass die tatsächliche und
rechtliche Lage umfassend abgeklärt werden. Es ist zu verhindern, dass der
Gesuchsgegner durch die Massnahme unnötig stark belastet wird; es kann sich im
Hauptsachenverfahren ja herausstellen, dass die vorsorgliche Massnahme
ungerechtfertigt war. Die Massnahme darf zudem den Hauptsachenprozess nicht
präjudizieren. Sie darf folglich keinen Zustand schaffen, der nicht mehr rückgängig
zu machen ist (GÜNGERICH ANDREAS, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner
Kommentar zur ZPO, Bern 2012, Rz. 2 und Rz. 4 zu Art. 262 ZPO). Um zu
entscheiden, ob der Vertrieb eines Produkts mittels vorsorglicher Massnahmen zu
untersagen ist, müssen nicht die den Parteien erwachsenden Nachteile
gegeneinander abgewogen werden. Es genügt, dass der gesuchstellenden Partei

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ein nur schwer wieder gutzumachender Nachteil droht. Es ist nicht notwendig, dass
dieser Nachteil bedeutsamer oder glaubhafter erscheint als derjenige, welcher die
Gegenpartei im Falle der Gutheissung des vorsorglichen Massnahmegesuchs
erleidet (BGE 139 III 86 E. 4.2 = Pra 103 [2014] Nr. 69).
5.2. Für die Geltendmachung der Voraussetzungen gemäss Art. 261 ZPO
genügt ein Glaubhaftmachen der Tatsachen, d.h. nach bundesgerichtlicher
Rechtsprechung: "wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen,
selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht
verwirklicht haben könnten" (BGE 144 II 65 E. 4.2.2; BGE 142 II 49 E. 6.2). Eine
Tatsache ist dabei glaubhaft gemacht, wenn das Gericht aufgrund objektiver
Gesichtspunkte den Eindruck hat, dass die geltend gemachte Tatsache auch
wirklich vorhanden ist, selbst wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass es
sich anders abgespielt haben könnte (BGE 139 III 86 E. 4.2 = Pra 103 [2014]
Nr. 69). Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung sind nicht mit den
Anforderungen an die Tatsachenbehauptung und -substantiierung gleichzusetzen.
Mit dem reduzierten Beweismass der Glaubhaftmachung im summarischen
Verfahren sind nicht auch die Behauptungs- und Substantiierungsanforderungen
herabgesetzt. Ein hinreichend detaillierter Tatsachenvortrag ist auch im
Summarverfahren Voraussetzung für die Beweisabnahme (Urteile des BGer
5A_144/2024 vom 22. Mai 2024 E. 4.3.2; 5A_280/2021 vom 17. Juni 2022
E. 3.4.3).
5.3. Das Gericht darf sich des Weiteren auf eine summarische Prüfung der
Rechtsfragen beschränken (BGE 131 III 473 E. 2.3 = Pra 95 [2006] Nr. 32; BGE
108 II 69 E. 2a = Pra 71 [1982] Nr. 152). Stehen aber vorsorgliche Massnahmen
zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsacheanspruchs gleichkommen
und endgültige Wirkung haben, ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass
derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei
eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen
erhöhten Anforderungen. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf das
Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsachen wie auch auf sämtliche
Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme.

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Insbesondere ist (vorsorglicher) Rechtsschutz in diesen Fällen nur zu gewähren,
wenn der Anspruch relativ klar begründet erscheint (BGE 138 III 378 = Pra 102
[2013] Nr. 6).
5.4. Vorliegend beantragt die Gesuchstellerin, den Gesuchsgegnerinnen den
Gebrauch der Zeichen und vorsorglich zu verbieten. Die Anordnung der
beantragten Massnahmen hätte zur Folge, dass die Gesuchsgegnerinnen ihre Uhr
"Astronomia Solar Bitcoin" nicht mehr verkaufen, handeln und lagern sowie keine
Werbung mit diesem Zeichen mehr machen könnten. Es ist nicht davon
auszugehen, dass diese Anpassungen mit vernünftigem Aufwand wieder
rückgängig gemacht werden könnten, falls die Gesuchsgegnerinnen im
Hauptverfahren dereinst obsiegen sollten. Die beantragte Anordnung vorsorglicher
Massnahmen untersteht somit erhöhten Anforderungen.
6. Hauptsachenprognose
6.1. Parteidarstellungen
6.1.1. Die Gesuchstellerin stützt sich auf Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. a
MSchG. Für ihre eingetragene Marke Nr. 1 stellt sie sich auf den Standpunkt,
dass zwischen dieser und der durch die Gesuchsgegnerinnen verwendetes
Markenzeichen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG Zeichenidentität bestehe
(act. 1 Rz. 68 ff.). Betreffend ihrer eingetragenen Marke Nr. 2 behauptet die
Gesuchstellerin, dass der Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen eine
Quasi-Identität oder zumindest eine sehr enge Zeichenähnlichkeit im Sinne von
Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ergebe (act. 1 Rz. 73 ff.).
6.1.2. Die Gesuchsgegnerinnen bringen als Hauptgegenargument vor, dass die
streitgegenständlichen Marken im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gemeinfrei seien
und erheben somit die Einrede der Schutzunfähigkeit der Marke. Dem Bitcoin-
Symbol fehle es an Unterscheidungskraft, da es das Publikum als dekoratives
Element wahrnehme und es sei freihaltebedürftig, da sämtliche Wettbewerber in
der Lage sein müssten, es zu verwenden (act. 9 Rz. 65).

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6.2. Rechtliches
6.2.1. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG schliesst Zeichen vom Markenschutz aus, die mit
einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind wie diese. Die Norm verleiht einen absoluten Schutz: Im Gegensatz
zu den Tatbeständen von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ist keine
Verwechslungsgefahr erforderlich (BGE 122 III 469 E. 5 = Pra 86 [1997] Nr. 91;
Botschaft MSchG 1990, S. 21; JOLLER GALLUS, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
SHK Markenschutzgesetz, 2. A., Bern 2017, Rz. 12 zu Art. 3 MSchG).
6.2.2. Die Markeninhaberin kann anderen auch verbieten lassen, Zeichen zu
gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren
oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Die
Verwechslungsgefahr hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der
Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab
(JOLLER, a.a.O., Rz. 46 zu Art. 3 MSchG).
6.2.3. Die Gesuchsgegnerinnen bringen vor, dass die Marken der Gesuchstellerin
gemeinfrei im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG seien und daher nicht schutzfähig. Die
Einrede der Schutzunfähigkeit gemäss Art. 2 MSchG ist trotz der Eintragung der
Marke im Markenregister zulässig. Nach ständiger Rechtsprechung kann die
Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder
einredeweise geltend gemacht werden (statt vieler BGE 135 III 359 E. 2.5.3.;
STÄDELI MATTHIAS/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER SIMONE, in: David/Frick [Hrsg.], Basler
Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. A., Basel 2017, Rz. 9 und Rz. 33 zu Art. 2
MSchG). Bei der Gemeinfreiheit handelt es sich um einen absoluten
Ausschlussgrund, welcher die Nichtigkeit der Eintragung zur Folge hätte, die im
Verletzungsverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (ASCHMANN
DAVID/NOTH MICHAEL, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg], SHK Markenschutzgesetz,
2. A, Bern 2017, Rz. 49 zu Art. 2 MSchG). Ob ein absoluter Ausschlussgrund
vorliegt oder nicht ist eine Rechtsfrage (ASCHMANN/NOTH, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 2
MSchG).

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6.2.4. Eine gemeinfreies Zeichen liegt vor, wenn es ihr an Unterscheidungskraft
fehlt oder freihaltebedürftig ist (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O, Rz. 34 zu
Art. 2 MSchG). Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger
Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich (relativ freihaltebedürftig) oder gar
unentbehrlich (absolut freihaltebedürftig) sind (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O, Rz. 48 zu Ar. 2 MSchG). Der für die Beurteilung des Ausschlussgrunds des
Freihaltebedürfnisses massgebliche Verkehrskreis besteht aus den
Branchenangehörigen, allen voran aus den Mitbewerbern des Anmelders. Bei der
Bestimmung ist auf die Mitbewerber im allgemeinen Branchenumfeld abzustellen
(STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O, Rz. 49 zu Art. 2 MSchG).
6.3. Würdigung
6.3.1. Die Gesuchsgegnerinnen erheben in substantiierter Weise die Einrede der
Schutzunfähigkeit der Marke (vgl. act. 9 Rz. 59 ff.). Das Argument, dass das
Bitcoin-Logo auch in der Warenkategorie Uhren als dekoratives Element weit
verbreitet sei und daher keine Unterscheidungskraft besitze (vgl. act. 9 Rz. 63 ff.),
lässt Zweifel aufkommen, ob die streitgegenständlichen Marken rechtmässig
eingetragen wurden. Zudem könnten sie mutmasslich durchaus als
Währungszeichen für die Währung Bitcoin bezeichnet werden und wären somit
freihaltebedürftige Zeichen, die für alle Mitwettbewerber zugänglich sein müssten.
Die Behauptungen der Gesuchstellerin zum $ und €-Symbol überzeugen hingegen
nicht (vgl. act. 1 Rz. 88 ff.), weil sich daraus keine Schlüsse für den vorliegenden
Fall ziehen lassen, da sie nicht das hier im Streit liegende Bitcoinsymbol betreffen.
Überdies lässt sich auch nichts aus den IGE Richtlinien zu Gunsten der
Gesuchstellerin ableiten. Nur weil diese Währungszeichen unerwähnt lassen,
heisst das nicht, dass es bei den vorliegend im Streit liegenden Zeichen nicht um
freihaltebedürftige Zeichen handelt (vgl. act. 1 Rz. 87). Aus den angeführten
Beispielen (BITCOIN BEER und BITCOIN CAFE; vgl. act. 3/39) lässt sich ebenso
nichts ableiten. Wie die Gesuchstellerin selbst behauptet, habe die
Eintragungsbehörde das Wort "Bitcoin" zur Kennzeichnung von Bier oder
gastronomischen Dienstleistungen als nicht beschreibend erachtet (vgl. act. 1
Rz. 85). Bei den streitgegenständlichen Marken handelt es sich hingegen um Wort-

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/Bildmarken (vgl. act. 3/3–4). Daher kann aus der Registrierung von BITCOIN
BEER und BITCOIN CAFE als Wortmarken für das vorliegende Verfahren über
Wort-/Bildmarken nichts abgeleitet werden.
6.3.2. Folglich lässt der Tatsachenvortrag der Gesuchsgegnerinnen erhebliche
Zweifel an der Schutzfähigkeit der Marken Nr. 1 und Nr. 2 aufkommen. Es erscheint
durchaus möglich, dass das streitgegenständliche Bitcoinsymbol für Uhren lediglich
dekorativen Charakter hat und es daher an der Unterscheidungskraft fehlt (vgl.
act. 9 Rz. 59 ff.). Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass es als
Währungszeichen zu qualifizieren und daher freihaltebedürftig ist. Es scheint daher
einstweilen unklar, ob überhaupt eintragungsfähige Zeichen vorliegen, die des
Markenschutzes bedürfen. Der von der Gesuchstellerin geltend gemachte
Anspruch, den Gebrauch der Marken nach Art. 13 MSchG zu verbieten, ist
aufgrund der Einrede der Schutzunfähigkeit der Gesuchsgegnerinnen höchst
fraglich. Das vorliegende vorsorgliche Verfahren dient indessen nicht dazu
Rechtsfragen abschliessend zu beurteilen (vgl. vorstehend Ziff. 5.3), deshalb lässt
sich folglich keine klare Hauptsachenprognose zu Gunsten der Gesuchstellerin
erstellen, welche den Erlass der anbegehrten Massnahmen vorsorglich
rechtfertigen würden.
6.3.3. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass die beantragten Massnahmen
(Abbildungsverbot, Verkauf, in Verkehr setzen, Vertrieb, Lagerung, Gebrauch)
schwerwiegend in die Rechtstellung der Gesuchsgegnerinnen eingreifen würden
und einen Entscheid im Hauptverfahren präjudizieren.
6.4. Fazit
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die von den Gesuchsgegnerinnen
vorgebrachte Einrede der Schutzunfähigkeit dazu führt, dass im Grundsatz
erhebliche Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der streitgegenständlichen Marken
vorliegen, die jedoch im vorliegenden Verfahren nicht aus der Welt geschafft
werden können. Demzufolge kann keine hinreichend klare Hauptsachenprognose
zu Gunsten der Gesuchstellerin vorgenommen werden.

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7. Nachteilsprognose
7.1. Parteidarstellungen
7.1.1. Die Gesuchstellerin führt aus, dass potentielle Kunden von ihr, welche sich
für ihre Uhren interessierten, bereits zur Kenntnis genommen hätten, dass andere
Hersteller mit entsprechenden Zeichen auf dem Markt gedrungen seien. Dies habe
zu Nachfragen und Unsicherheiten geführt. Unmittelbare Folge sei eine
Schwächung der Unterscheidungskraft bzw. eine Verwässerung ihrer Marke (act. 1
Rz. 117 f.). Der Absatz der Uhren der Gesuchstellerin werde dadurch leiden (act. 1
Rz. 118). Zudem behauptet die Gesuchstellerin, dass eine Marktverwirrung
entstehe, da die Gesuchsgegnerinnen gleiche Produkte mit identischen bzw.
nahezu identischen Kennzeichen auf dem Schweizer Markt anbiete. Ausserdem
drohe der Gesuchstellerin der unwiederbringliche Verlust von Kunden mit nicht
eruier- und bezifferbaren finanziellen Folgen (act. 1 Rz. 119 f., Rz. 129).
7.1.2. Die Gesuchsgegnerinnen behaupten, dass es aufgrund des grossen
Preisunterschieds der Uhren realitätsfremd sei, wenn die Gesuchstellerin
behauptet, sie könne wegen des streitgegenständlichen Modells weniger Uhren
verkaufen. Die Gesuchstellerin werde keinen einzigen Kunden an die
Gesuchsgegnerinnen verlieren (act. 9 Rz. 94).
7.2. Rechtliches
7.2.1. Finanzieller Schaden kann zwar grundsätzlich ein nicht leicht wieder
gutzumachender Nachteil sein, doch ist dieser nur zurückhaltend anzunehmen.
Immerhin wird dann ein Nachteil angenommen, wenn die Solvenz des
Antragsgegners oder die Vollstreckbarkeit der Ansprüche zweifelhaft sind (STAUB
ROGER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK zum Markenschutzgesetz, 2. A.,
Bern 2017, Rz. 18 zu Art. 59 MSchG).
7.2.2. Marktverwirrung ist für sich allein noch kein Schaden, doch birgt sie ein
erhebliches Schädigungspotenzial in sich. Es obliegt dem Gesuchsteller, in der
Begründung seiner Begehren aufzuzeigen, wie sich daraus ein individueller

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Schaden entwickeln kann. Der blosse Hinweis auf eine Marktverwirrung genügt
nicht (STAUB, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 59 MSchG).
7.3. Würdigung
Wie die Gesuchstellerin selber ausführt, ist es vorliegend schwierig zu beweisen
bzw. überhaupt nicht vorhersehbar, in welchem Umfang die Marktpräsenz der
Gesuchsgegnerinnen mit den marktverletzenden Produkten dazu führt, dass die
Marken der Gesuchstellerin geschwächt werden und der Absatz der Produkte als
Folge davon zurückgeht (vgl. act. 1 Rz. 118). Lediglich die Behauptung, dass die
Einführung von Uhren anderer Hersteller mit entsprechendem Zeichen bei
potentiellen Kunden der Gesuchstellerin zu Nachfragen und Unsicherheiten geführt
haben soll (vgl. act. 1 Rz. 118), genügt nicht, um einen finanziellen Schaden und
damit ein nicht wieder gutzumachenden Nachteil zu begründen. Die
Gesuchstellerin unterlässt es gänzlich, einen Schaden zu beziffern oder darzutun,
dass die Uhren der Gesuchsgegnerinnen zu den Kundennachfragen geführt hätten.
Es gelingt ihr daher nicht, einen finanziellen Schaden genügend substantiiert zu
behaupten. Zudem bringen die Gesuchsgegnerinnen zu Recht vor, dass sich
aufgrund des unbestrittenen grossen Preisunterschieds zwischen den Uhren der
Gesuchstellerin (ca. CHF 549.– bis CHF 1'999.–) und den Uhren der
Gesuchsgegnerinnen (ca. CHF 374'000.– ) auch der Kundenkreis klar
unterscheidet und deshalb mit dem jeweiligen Produkt nicht die gleichen Käufer
angesprochen werden (vgl. act. 9 Rz. 94). Es bleibt daher höchst fraglich, ob der
Verkauf der Uhren der Gesuchstellerin wirklich aufgrund der Uhren der
Gesuchsgegnerinnen zurückgehen und der Gesuchstellerin dadurch einen
finanziellen Schaden entstehen würde. Auch verweist die Gesuchstellerin lediglich
auf eine Marktverwirrung hin, ohne weitere Tatsachen zu behaupten. Im Rahmen
des hier vorliegenden vorsorglichen Massnahmeverfahrens ist daher nicht erstellt,
dass das streitgegenständliche Zeichen auf den Uhren der Gesuchsgegnerinnen
der Gesuchstellerin einen nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil verursacht.

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7.4. Fazit
Aus dem Tatsachenvortrag der Gesuchstellerin lässt sich weder ein finanzieller
Schaden noch eine Marktverwirrung erstellen. Ein nicht leicht wieder
gutzumachender Nachteil ist daher nicht genügend behauptet und daher zu
verneinen.
8. Dringlichkeit
8.1. Parteidarstellungen
8.1.1. Zur Dringlichkeitsvoraussetzung führt die Gesuchstellerin aus, dass sie die
Gesuchsgegnerinnen erstmals am 7. September 2022 abgemahnt habe, und
nachdem sie im März 2024 herausgefunden habe, wer die streitgegenständlichen
Uhren herstelle, habe sie nach Abmahnung der Herstellerin im März 2024 das
vorliegende Gesuch eingereicht (act. 1 Rz. 125 f.). Unter Berücksichtigung der
Hinhaltetaktik der Gesuchsgegnerinnen, der intransparenten Situation auf deren
Seite, der Zahl der in das Thema "Astronomia Solar Bitcoin" involvierten Akteure
und der für die rechtsgenügliche Ermittlung des Sachverhalts sowie die Erstellung
dieses Gesuchs erforderlichen Zeit, sei die Einreichung des Gesuchs beförderlich
erfolgt (act. 1 Rz. 127).
8.1.2. Die Gesuchsgegnerinnen führen betreffend die Dringlichkeit aus, dass die
Gesuchstellerin ein Jahr zwischen dem Stillstand der Verhandlungen bis zur
Einreichung des Gesuchs habe verstreichen lassen (act. 9 Rz. 96).
8.2. Rechtliches
Die Voraussetzung der Dringlichkeit fliesst zum einen in die Beurteilung des nicht
leicht wieder gutzumachenden Nachteils ein. Ist die Anordnung einer Massnahme
nicht dringlich, führt ihr Unterbleiben regelmässig auch nicht zu einem Nachteil.
Andererseits wird die sog. relative Dringlichkeit als ungeschriebene Voraussetzung
für den Erlass vorsorglicher Massnahmen anerkannt. Sie setzt dem Zuwarten für
das Stellen eines Begehrens in zeitlicher Hinsicht bestimmte Grenzen (STAUB,
a.a.O., Rz. 22 zu Art. 59 MSchG).

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8.3. Würdigung
Da ohnehin kein nicht wieder gutzumachender Nachteil vorliegt (vgl. vorstehend
Ziff. 7), ist auch nicht von einer Dringlichkeit auszugehen. Aber auch wenn die
Dringlichkeit noch zu beurteilen wäre, läge diese nicht vor, weil es die
Gesuchstellerin unterlässt, entsprechende Tatsachen vorzubringen. Zwar ist es
durchaus zulässig und keineswegs rechtsmissbräuchlich, wenn mit der
Gesuchseinreichung bis zum erfolglosen Abschluss aussergerichtlichen
Vergleichsverhandlungen zugewartet wird (vgl. STAUB, a.a.O., Rz. 24 zu Art. 59
MSchG). Im vorliegenden Fall bringt aber die Gesuchstellerin keine weiteren
Argumente vor, weshalb die Massnahmen dringlich wären. Eine zeitliche
Dringlichkeit könnte also auch nicht bejaht werden.
8.4. Fazit
Zusammenfassend ist nach dem Gesagten festzuhalten, dass weder ein nicht
wieder gutzumachender Nachteil noch eine Dringlichkeit genügend behauptet bzw.
erstellt ist.
9. Zusammenfassung
Es bleibt festzuhalten, dass aufgrund der Einrede der Schutzunfähigkeit der
Gesuchsgegnerinnen der Hauptsachenanspruch keineswegs klar begründet
erscheint. Es fehlt zudem an einem nicht wieder gutzumachenden Nachteil. Daher
ist das vorliegende Massnahmebegehren abzuweisen. Ausführungen zum Antrag
auf Sicherheitsleistung der Gesuchsgegnerinnen erübrigen sich deshalb (vgl. act. 9
S. 3).
10. Kosten- und Entschädigungsfolgen
10.1. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtsgebühr wird nach der Gebührenverordnung des Obergerichts
bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie
nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a
GebV OG). Vorliegend ist gemäss der Verfügung vom 3. April 2024 (act. 4) von

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einem Streitwert von CHF 200'000.– auszugehen, wobei die Gerichtsgebühr in
Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf rund CHF 9'000.–
festzusetzen ist. Die Kosten sind ausgangsgemäss der Gesuchstellerin
aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss zu decken.
10.2. Parteientschädigung
Die Höhe der Parteientschädigung wird nach der Anwaltsgebührenverordnung vom
8. September 2010 (AnwGebV) festgesetzt. Ausgangsgemäss ist die
Gesuchstellerin zu verpflichten, den Gesuchsgegnerinnen eine
Parteientschädigung zu bezahlen. Beim vorliegenden Streitwert sowie in
Anwendung von § 4 Abs. 2 und § 9 AnwGebV ist die Gebühr auf CHF 10'000.–
festzusetzen.
Der Einzelrichter erkennt:
1. Das Gesuch wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 9'000.–.
3. Die Kosten werden der Gesuchstellerin auferlegt und aus dem von ihr
geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
4. Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, den Gesuchsgegnerinnen eine
Parteientschädigung von CHF 10'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage
des Doppels von act. 19 und an das Eidgenössisches Institut für Geistiges
Eigentum, … [Adresse].
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen
Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

- 19 -
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der
Streitwert beträgt CHF 200'000.–.
Zürich, 25. Juli 2024
Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht
Die Gerichtsschreiberin:
Dr. Isabel Geissberger