zh_handelsgericht · HE130318 · 2013-11-14 · de
vorsorgliche Massnahmen


Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht
Geschäfts-Nr.: HE130318-O U/mb
Mitwirkend: der Oberrichter Dr. Johann Zürcher sowie die Gerichtsschreiberin
Mirjam Münger
Urteil vom 14. November 2013
in Sachen
A._____,
Klägerin
vertreten durch Fürsprecher X._____
gegen
B._____ AG,
Beklagte
betreffend vorsorgliche Massnahmen

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Rechtsbegehren:
(act. 1)
"1. Es sei der Gesuchsgegnerin bzw. deren Organen als vorsorgliche
Massnahme und unter der Androhung der Ungehorsamsstrafe nach
Art. 292 StGB im Unterlassungsfalle ab sofort zu verbieten, Produkte
der Gesuchstellerin zu verkaufen;
2. Es seien sämtliche sich noch im Besitze der Beklagten befindlichen
Produkte der Gesuchstellerin zu beschlagnahmen;
3. Es sei von der Anordnung einer Sicherheitsleistung der
Gesuchstellerin abzusehen;
4. Es sei der Gesuchstellerin Frist zur Anhebung der ordentlichen
Klage anzusetzen;
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt)
zulasten der Gesuchsgegnerin."
Der Einzelrichter zieht in Erwägung:
1. Aufgrund der Klagevorbringen und der Akten ergibt sich zusammengefasst der
folgende Sachverhalt: Die Klägerin weist sich aus als Inhaberin der auch in der
Schweiz gültigen Wortmarke A._____ (act. 3/8). Unter der Marke vertreibt sie
Haarpflegemittel. In der Schweiz geschieht dies im Rahmen eines selektiven
Vertriebssystems mit einem hiesigen Alleinvertreter. Die Beklagte führt in der
Schweiz verschiedene Kaufhäuser. In ihrem Sortiment befinden sich auch
Produkte der Klägerin. Offenbar wurden diese parallel aus Italien und/oder …
oder sonstwoher importiert.
2. Die Klägerin kennt die hiesige Rechtsprechung zum Zeichenrecht, welche den
Parallelimport ausdrücklich zulässt (internationale Erschöpfung). Sie sieht aber
dennoch eine Markenrechtsverletzung, allenfalls ein unlauteres Verhalten der
Beklagten, insbesondere weil deren Verhaltensweise gegen den Grundsatz des
Reputationsschutzes verstosse (unter Hinweis auf die Ausführungen von Prof. Dr.
Jürg Simon in sic! 2010 S. 455 ff., sowie von Rechtsanwalt Dr. Lucas David,
Selektiver Vertrieb und Graumarkt, Marken- und Lauterkeitsrecht, 2005, zu finden
auf der Website www.walderwyss.com). Dominierende Grundlage des Vorwurfes

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bildet ein weisser Kleber (oder Sticker) mit Hinweisen, welcher teilweise auf der
Verpackung, teilweise auf dem Produkt angebracht ist. Beispielhaft der Text auf
der Verpackung des Haaröls gemäss act. 5/2, welches Produkt bei der Beklagten
erworben worden war:
D A._____ Behandlung für alle Haartypen. Dieses einzigartige mit
dem Antioxidanz …öl angereicherte Formel wird sofort vom Haar
aufgenommen. Das Produkt sorgt umgehend für optimierte
Frisierbarkeit, Glanz und langanhaltende Pflege, ohne einen Film im
Haar zu hinterlassen. Anwendung: Eine kleine Menge im feuchten
oder trockenen Haar verteilen. Anschliessend wie gewohnt frisieren.
Achtung: Produkt nur wie in der Anwendung beschrieben verwenden.
Augenkontakt vermeiden. Nur zur äusserlichen Anwendung bestimmt.
Auf dem Produkt findet sich in italienischer und englischer Sprache der
Originaltext. Die englische Version hat folgenden Wortlaut (act. 5/2):
A unique formula rich in antioxidant … oil that instantly absorbs into
hair to immediately enhance manageability, shine and deliver long term
conditioning without leaving residue. To Use: Apply a small amount
throughout damp or dry hair. Style as usual. Warning: Use product
only as directed. Avoid contact with eyes. For external use only.
3. Weitere klägerische Tatsachen- und Rechtsbehauptungen: Am 11. Oktober
2013 seien durch die Generalvertretung der Klägerin die ersten inkriminierten
Produkte in den Gestellen der Beklagten entdeckt worden. Teilweise seien sie
gegenüber den empfohlenen Verkaufspreisen um 30% billiger. Alleine schon der
Umstand, dass die klägerischen Luxusprodukte in einer Warenhauskette
feilgehalten würden, die gemeinhin nicht als Verkäuferin von edlen
Luxusprodukten wahrgenommen werde, schädige das Image des klägerischen
Sortiments und den Ruf der Marke A._____ in unzulässiger Weise. Der weisse
Sticker verdecke nicht nur wichtige Kundeninformationen, sondern verunstalte
den einheitlichen Produkteauftritt und die Ausstattung. Sodann sei auf der
Verpackung eine italienische Hotline - Nummer angegeben, welche für die
deutschsprachige Kundin nutzlos sei. Gemäss Schweizer Lehre und
Rechtsprechung beziehe sich das in BGE 122 III 469 statuierte
Veränderungsverbot nicht nur auf das Produkt selber, sondern auch auf dessen
Verpackung (unter Hinweis auf die erwähnte Literatur). Der Markeninhaber dürfe

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erwarten, dass die von ihm in Verkehr gesetzte Ware nach Anbringen der Marke
nicht mehr verändert werde. Ansonsten könne die Ware ihre
Unterscheidungsfunktion nicht mehr wahrnehmen. Das gelte auch für die
Verpackung. Der Kleber führe zu einem nicht mehr genau gleich beschaffenen
Produkt und lasse dieses minderwertig erscheinen. Dadurch verletzte die
Beklagte den markenrechtlichen (Ausschliesslichkeits-) Anspruch der Klägerin
(Art. 13 MSchG). Dem Parallelimport würden sodann durch das UWG strenge
Grenzen gesetzt. Das Kartellgesetz regle die Quantität, das UWG die Qualität des
Wettbewerbes (von Büren/Marbach/Ducrey, a.a.O., N 1299). Das UWG
sanktioniere treuwidriges Verhalten. Die Verunstaltung der originellen Ausstattung
der klägerischen Produkte durch den weissen Sticker beschädige treuwidrig das
Image der Luxusprodukte, weil diese von der Kundschaft als minderwertig
wahrgenommen würden. Auch müsse die Kundschaft den (falschen) Eindruck
erhalten, es bestehe eine Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien.
4. Bei den klägerischerseits angeführten Autoren Prof. Dr. Jürg Simon und
Rechtsanwalt Dr. Lucas David handelt es sich um gewichtige Autoren. Allerdings
vertreten sie in den erwähnten Aufsätzen einen ausgesprochen schützerischen
und damit im Ergebnis einseitigen Standpunkt. Das ist völlig legitim. Ein Gericht
muss aber allen Interessen gerecht werden und sich selbstverständlich an der
höchstrichterlichen Schweizer Rechtsprechung orientieren. Wie erwähnt,
entspricht die internationale Erschöpfung im Zeichenrecht der Schweizer
Rechtsprechung. Am Handelsgericht des Kantons Zürich wurde das schon im
Grundsatzentscheid vom 11. Juli 1994 so entschieden (ZR 93 Nr. 78).
Unterdessen ist dieser Rechtsauffassung seitens der führenden
Wettbewerbsrechtler mit Nachdruck beigepflichtet worden (so Patrik Ducrey, in:
von Büren/Marbach/Ducrey, a.a.O., N 1284; so Roger Zäch, Schweizerisches
Kartellrecht, 2. Auflage, Bern 2005, Rz 290 ff.; vgl. auch Unterlagen zur
Jahrespressekonferenz der WEKO vom 29. April 2013 mit dem Leitsatz:
"Abschottung des Marktes vermindert Wettbewerbsdruck auf Preise in der
Schweiz", unter www.weko.admin.ch). Der Klägerin schwebt offenbar eine
Abschottung des Schweizer Marktes bzw. sonstiger nationaler Märkte für ihre
Produkte vor. Anders kann ihre Anmerkung, sie sei in zahlreichen Fällen gegen

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Fälscher und Parallelimporteure vorgegangen, nicht verstanden werden (act. 1 Rz
30). Auf die - offenbar marktunüblichen - Preisunterbietungen durch die Beklagte
wies die Klägerin selber hin. Richtig ist, dass auch der Parallelimporteur an die
Gesetze gebunden ist, insbesondere an die Regeln des Marken- und des
Lauterkeitsrechts. Nur dürfen den besagten Rechtsgebieten keine übersteigerten
Schutzgedanken entnommen werden, die dann doch wieder zu stossenden
Beschränkungen führen könnten. Vorliegend bestand offensichtlich für die
Beklagte das Problem, dass die parallelimportierten Produkte keine Angaben in
deutscher Sprache enthielten. Dieses Problem war ein ernsthaftes, weil damit zu
rechnen war, dass nicht alle Kunden und Kundinnen die aufgedruckten
fremdsprachigen Texte lesen können. Nachdem von einem Anspruch auf die
Inverkehrsetzung parallelimportierter Markenprodukte auszugehen ist, musste
eine Lösung für besagtes Problem gefunden werden. Eine andere Form als die
Textform lag nicht nahe. Praktikabel war die Lösung mit einem Kleber, enthaltend
eine Übersetzung des Originaltextes. Bei einem losen Zettel oder ähnlichen
Lösungen wäre die Gefahr der mangelnden Beachtung zu gross gewesen,
welches Risiko vor allem wegen der Warnhinweise nicht eingegangen werden
durfte. Das Vorgehen der Beklagten war sachlich geboten und deshalb auch
vertretbar (die Qualität der Übersetzung wurde von der Klägerin nicht kritisiert).
Die Kleber befinden sich jeweils auf der Rückseite der Verpackungen bzw.
Produkte. Die Vorder- oder Hauptseite wird nicht tangiert. Von daher sind die
Vorwürfe betreffend Beeinträchtigung der Reputation, Verunstaltung,
Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion, Schaffung eines minderwertigen
Erscheinungsbildes bzw. eines Imageschadens haltlos. Der Kleber bzw. Sticker
verdeckt keine wichtigen Kundeninformationen, sondern liefert sie. Wer das
Produkt ohne Kleber will, muss die Ware nicht bei der Beklagten kaufen. Sodann
kann es als notorisch gelten, dass die Parfumerieabteilung der Beklagten,
immerhin ein führendes schweizerische Kaufhaus, mindestens so gepflegt wie ein
Coiffeur - Salon geführt wird. Wer nähere Informationen zum Produkt erhalten will,
der kann sich sodann im Internet erkundigen. Das UWG setzt dem Parallelimport
im Übrigen keine strengen Grenzen, sondern sanktioniert ganz allgemein ein
Verhalten, welches Treu und Glauben im Wettbewerb widerspricht (Art. 2 UWG).

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Wer nach erlaubtem Import fehlende deutschsprachige Hinweise durch
entsprechende Kleber liefert, verstösst nicht gegen Treu und Glauben. Es liegt
weder eine Herabsetzung noch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr vor
(Art. 3 lit. a und b UWG). Wieso das Vorgehen der Beklagten eine
Geschäftsbeziehung der Parteien vorgaukeln sollte, ist nicht ersichtlich.
Gesamthaft besteht offensichtlich kein Anspruch aus MSchG oder UWG. Deshalb
ist das Massnahmebegehren bzw. die Klage ohne Einholung einer Antwort
abzuweisen (Art. 253 ZPO).
5. Zum gleichen Ergebnis führt auch folgende Überlegung. Die Klägerin beantragt
ein umfassendes Vertriebsverbot (einschliesslich Beschlagnahme). Für ein
solches nennt sie keine zureichenden Gründe, zumal sie die Zulässigkeit des
Parallelimports grundsätzlich nicht in Frage stellt. Die relevante Kritik bezieht sich
einzig auf den Kleber, ein Bestandteil, der schwergewichtig lauterkeitsrechtliche
Implikationen haben könnte. Folglich kann Gegenstand des
Massnahmebegehrens nur die Verwendung des Klebers bzw. die Art und Weise
seiner Verwendung (Verwendung überhaupt, allenfalls Grösse, Inhalt und/oder
Platzierung usw.) sein. Es gibt Fälle, in welchen das Gericht ein zu umfassend
gestelltes Begehren einschränken kann. Eine solche Konstellation besteht
vorliegend nicht, da nicht klar ist, worin gemäss klägerischer Vorstellung ein
zulässiges Verhalten liegen könnte. Es ist auch nicht auszuschliessen, dass die
Klägerin der Ansicht unterliegt, die Beklagte dürfe nach ihrem bisherigen
Verhalten überhaupt keine Produkte der Klägerin mehr vertreiben. Von daher
käme - wenn man beispielsweise einzelne Aspekte des Vorgehens der Beklagten
bei Gestaltung bzw. Verwendung des Klebers als unlauter einstufen wollte - eine
eingeschränkte Gutheissung mangels diesbezüglich genügend konkretisierter
bzw. konkretisierbarer Aspekte nicht in Frage.
6. Ergänzend sei angemerkt, dass die von der Klägerin ebenfalls als die ihrigen
bezeichneten Wort-/Bildmarken gemäss act. 3/5 und act. 3/6 offenbar eine andere
Inhaberin mit Sitz in Los Angeles haben.
7. Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. Sie bezifferte den Streitwert
mit CHF 50'000. Er dürfte wohl wesentlich höher liegen. Bei einem Streitwert von

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beispielsweise CHF 300'000 würde sich allerdings in Anwendung des
Äquivalenzprinzipes etwa die gleiche Gebühr ergeben. Deshalb erübrigen sich
Weiterungen.
8. Die von der Klägerin als Geheimakten titulierten Unterlagen sind in (wieder)
verschlossenem Couvert separat aufzubewahren.
Der Einzelrichter erkennt:
1. Das Begehren betreffend Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird
abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von CHF 4'000 wird der Klägerin auferlegt.
3. Entschädigungen werden keine zugesprochen.
4. Act. 4/1 - 4 wird separat aufbewahrt.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte mit Doppeln der act. 1
und act. 3/2 - 25.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen
Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der
Streitwert beträgt mindestens CHF 50'000.

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Zürich, 14. November 2013
Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht
Die Gerichtsschreiberin:
lic. iur. Mirjam Münger