zh_handelsgericht · HE220025 · 2022-04-25 · de
Vorsorgliche Massnahmen


Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht
Geschäfts-Nr.: HE220025-O U
Mitwirkend: Oberrichterin Nicole Klausner sowie der Gerichtsschreiber
Dr. Benjamin Büchler
Urteil vom 25. April 2022
in Sachen
A._____ AG,
Gesuchstellerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____
gegen
B._____ AG,
Gesuchsgegnerin
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y1._____
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Y2._____
betreffend vorsorgliche Massnahmen

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Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2 f.)
"1. Es sei der Gesuchsgegnerin vorsorglich bis zum rechtskräftigen
Entscheid im Hauptverfahren mit sofortiger Wirkung zu verbieten:
a) in der Schweiz die Bezeichnung C._____ und/oder das Zei-
chen
… [Zeichen 1]
und/oder das Zeichen
… [Zeichen 2]
und/oder jedes andere Zeichen, welches das Wortelement
C._____ als prägenden Bestandteil enthält,
auf dem Universal-Bolzsetzgerät C._____ 1, auf dem Strei-
fenmagazinschrauber C._____ 2 und/oder auf anderen
handbetätigten Spezialwerkzeugen oder Apparaten zum
Eintreiben von Befestigungselementen (wie Bolzen, Nägel
und Schrauben) und/oder auf Zubehör zu diesen Werkzeu-
gen, insbesondere Maschinen-Zubehör wie Magazinaufsät-
ze, Akkus und Akku-Ladegeräte, Dämmstoffbefestiger mit
vormontierten Nägeln, Rondellen, Gewindebolzen, Bolzen,
Treibladungen und Nägeln
oder auf deren Verpackungen anzubringen;
b) in der Schweiz unter der Bezeichnung C._____ und/oder
dem Zeichen
… [Zeichen 1]
und/oder das Zeichen
… [Zeichen 2]
und/oder jedem anderen Zeichen, welches das Wortele-
ment C._____ als prägenden Bestandteil enthält,
das Universal-Bolzsetzgerät C._____ 1, den Streifenmaga-
zinschrauber C._____ 2 und/oder andere handbetätigte
Spezialwerkzeuge oder Apparate zum Eintreiben von Be-
festigungselementen (wie Bolzen, Nägel und Schrauben)
und/oder Zubehör zu diesen Werkzeugen, insbesondere
Maschinen-Zubehör wie Magazinaufsätze, Akkus und Akku-
Ladegeräte, Dämmstoffbefestiger mit vormontierten Nägeln,
Rondellen, Gewindebolzen, Bolzen, Treibladungen und Nä-
gel
anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu
lagern;
c) unter der Bezeichnung C._____ und/oder dem Zeichen

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… [Zeichen 1]
und/oder das Zeichen
… [Zeichen 2]
und/oder jedem anderen Zeichen, welches das Wortele-
ment C._____ als prägenden Bestandteil enthält,
das Universal-Bolzsetzgerät C._____ 1, den Streifenmaga-
zinschrauber C._____ 2 und/oder andere handbetätigte
Spezialwerkzeuge oder Apparate zum Eintreiben von Be-
festigungselementen (wie Bolzen, Nägel und Schrauben)
und/oder Zubehör zu diesen Werkzeugen, insbesondere
Maschinen-Zubehör wie Magazinaufsätze, Akkus und Akku-
Ladegeräte, Dämmstoffbefestiger mit vormontierten Nägeln,
Rondellen, Gewindebolzen, Bolzen, Treibladungen und Nä-
gel
in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen
oder durch die Schweiz durchzuführen;
d) die Bezeichnung C._____ und/oder das Zeichen
… [Zeichen 1]
und/oder das Zeichen
… [Zeichen 2]
und/oder jedes andere Zeichen, welches das Wortelement
C._____ als prägenden Bestandteil enthält,
im Zusammenhang mit dem Universal-Bolzsetzgerät
C._____ 1, dem Streifenmagazinschrauber C._____ 2
und/oder anderen handbetätigten Spezialwerkzeugen oder
Apparaten zum Eintreiben von Befestigungselementen (wie
Bolzen, Nägel und Schrauben) und/oder im Zusammen-
hang mit Zubehör zu diesen Werkzeugen, insbesondere
Maschinen-Zubehör wie Magazinaufsätze, Akkus und Akku-
Ladegeräte, Dämmstoffbefestiger mit vormontierten Nägeln,
Rondellen, Gewindebolzen, Bolzen, Treibladungen und Nä-
gel
auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im
geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
2. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verbote gemäss
Rechtsbegehren Ziffer 1 sei der Gesuchsgegnerin die Bestrafung
der verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfall wegen Unge-
horsams gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB so-
wie eine Ordnungsbusse in der Höhe von CHF 1'000.00 für jeden
Tag der Nichterfüllung anzudrohen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchs-
gegnerin."

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Die Einzelrichterin zieht in Erwägung:
1. Mit Eingabe vom 28. Februar 2022 (Datum Poststempel) stellte die Gesuch-
stellerin das vorliegende Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen mit
obgenannten Rechtsbegehren (act.1). Den einverlangten Kostenvorschuss leiste-
te die Gesuchstellerin fristgerecht (act. 4; act. 6). Mit Eingabe vom 6. April 2022
nahm die Gesuchsgegnerin zum Gesuch Stellung und stellte gleichzeitig einen
Antrag auf Erlass von Schutzmassnahmen bezüglich einzelner eingereichter Bei-
lagen (act. 10). Innert angesetzter Frist nahm die Gesuchstellerin am 19. April
2022 zum Antrag auf Schutzmassnahmen Stellung, nahm zugleich ihr Replikrecht
bezüglich der Eingabe der Gesuchsgegnerin wahr und stellte ihrerseits einen An-
trag auf Schutzmassnahmen bezüglich einzelner Beilagen (act. 15).
Da die beantragten Massnahmen ohnehin abzuweisen sind, rechtfertigt es
sich, zur Beschleunigung des Verfahrens, die letzte Eingabe der Gesuchstellerin
der Gesuchsgegnerin mit dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen.
2. Vorab ist über die von beiden Seiten beantragten Schutzmassnahmen be-
züglich einzelner Beilagen zu den jeweiligen Eingaben zu befinden. Gestützt auf
Art. 156 ZPO sind die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, wenn die Be-
weisabnahme schutzwürdige Interessen, insbesondere Geschäftsgeheimnisse,
einer Partei oder Dritter gefährdet.
2.1. Die Gesuchsgegnerin beantragte in ihrer Eingabe vom 6. April 2022, einzel-
ne Beilagen der Gesuchstellerin nicht herauszugeben. Dies begründet sie damit,
dass aus den fraglichen Dokumenten ersichtlich sei, von welcher Distributorin der
«C._____-D._____ [Ortschaft]» sie die streitgegenständlichen Produkte beziehe
(act. 10 Rz. 9). Die Gesuchstellerin stellt sich nicht gegen die beantragten
Schutzmassnahmen. Sie nehme zur Kenntnis, dass der Bezug über eine offizielle
Distributorin der «C._____-D._____» erfolge. Da sie nicht Teil des Vertriebssys-
tems sei, interessiere sie nicht, um welche Distributorin es sich dabei handle (act.
15 Rz. 5 ff.).

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Die fraglichen Dokumente (act. 11/2-4) enthalten Angaben zur Lieferantin
der Gesuchsgegnerin. Diese Informationen können ein Geschäftsgeheimnis dar-
stellen. Zur Wahrung der Geheimhaltungsinteressen scheint die beantragte
Nichtherausgabe der Dokumente an die Gesuchstellerin geeignet. Hinzu kommt,
dass die für das vorliegende Verfahren wesentlichen Informationen auch in der
Rechtsschrift der Gesuchsgegnerin enthalten sind und die Beilagen somit in ers-
ter Linie der Verifizierung jener Behauptungen dient. Dies kann auch alleine durch
das Gericht vorgenommen werden. Insgesamt sind die beantragten Schutzmass-
nahmen damit geeignet, die berechtigten Interessen der Gesuchsgegnerin (und
gegebenenfalls ihrer Lieferantin) zu schützen und die Gesuchstellerin stellt sich
nicht dagegen. Entsprechend ist der Antrag der Gesuchsgegnerin gutzuheissen
und die Beilagen 2-4 zur Stellungnahme vom 6. April 2022 (act. 11/2-4) sind der
Gesuchstellerin nicht herauszugeben.
2.2. Die Gesuchstellerin beantragte in ihrer Eingabe vom 19. April 2022 ihrer-
seits, einzelne Beilagen der Gesuchsgegnerin nicht herauszugeben. Dies be-
gründet sie damit, dass sich aus den fraglichen Dokumente ihre Einkaufspreise
bei der «C._____-D._____» und die gewährten Rabatte gegenüber Endabneh-
mern ergeben würden. Dabei handle es sich um Geschäftsgeheimnisse (act. 15
Rz. 10 ff.). Da die Unterlagen für die Entscheidfindung ohnehin nicht relevant
sind, rechtfertigt es sich zur Beschleunigung des Verfahrens ausnahmsweise, den
Antrag auf Schutzmassnahmen ohne vorgängige Anhörung der Gegenseite zu
beurteilen.
Wie die Gesuchstellerin zu Recht festhält, handelt es sich bei Einkaufsprei-
sen und gewährten Rabatten potentiell um schützenswerte Informationen. Gerade
wenn wie vorliegend ein Prozess gegen die direkte Konkurrenz geführt wird, die
zudem exakt dieselben Produkte verkauft, ist ein Geheimhaltungsinteresse offen-
sichtlich gegeben. Zudem sind auch hier die wesentlichen Informationen in der
(offengelegten) Rechtsschrift enthalten und die Beilagen dienen lediglich der Veri-
fizierung der Angaben durch das Gericht. Die beantragten Schutzmassnahmen
sind geeignet, die Geheimhaltungsinteressen der Gesuchstellerin zu schützen.
Entsprechend ist der Antrag der Gesuchstellerin gutzuheissen und die Beilagen 1-

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5 zur Eingabe vom 19. April 2022 (act. 16/1-5) sind der Gesuchsgegnerin nicht
herauszugeben.
3. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die Ge-
suchstellenende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver-
letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein
nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 ZPO). Weiter wird vo-
rausgesetzt, dass die anzuordnende Massnahme verhältnismässig ist (ANDREAS
GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar Schweizerische Zi-
vilprozessordnung, Band II, Bern 2012 N 2 zu Art. 262 ZPO).
4.1. Unbestritten ist, dass die Gesuchstellerin die Inhaberin der Marke
«C._____» in der Schweiz und in Liechtenstein ist, während die «C._____-
D._____» die Markenrechte für weitere Länder hält. Das Verhältnis zwischen den
beiden Markeninhabern basiert auf einem Vertrag von 1974, in welchem unter
anderem eine Vereinbarung über den Gebrauch der Marken im jeweiligen Territo-
rium enthalten ist. Weiter ist unbestritten, dass die Gesuchstellerin unter der Mar-
ke «C._____» Produkte verkauft, die sie bei der «C._____-D._____» einkauft.
Ebenfalls unbestritten ist, dass auch die Gesuchsgegnerin von der «C._____-
D._____» - über eine offizielle Distributorin in Frankreich - bezogene Produkte in
der Schweiz vertreibt (act. 1 Rz. 24 ff.; act. 10 Rz. 15 ff.).
4.2. Die Gesuchstellerin führt zusammengefasst aus, mit diesem Verhalten ver-
letze die Gesuchsgegnerin die Markenrechte der Gesuchstellerin, welche das
ausschliessliche Recht habe, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und
Dienstleistungen zu verwenden. Es handle sich um einen quasi-identischen Mar-
kengebrauch durch die Gesuchsgegnerin, wobei die vertriebenen Waren in die
Klassifikation fallen, für welche die Marke beansprucht werde. Es sei im Übrigen
offenkundig, dass die Gesuchstellerin und die Gesuchsgegnerin die gleichen Pro-
dukte vertreiben würden, die vom gleichen Hersteller stammen (act. 1 Rz. 66 ff.).
Entgegen der Gesuchsgegnerin sei das Markenrecht der Gesuchstellerin nicht er-
schöpft. Sie habe dem Inverkehrbringen der strittigen Produkte nie zugestimmt.
Dabei gehe es um die konkret in Verkehr gebrachten Produkte, nicht generell um
die Produkte einer Herstellerin. Die Gesuchsgegnerin habe die Produkte nicht von

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der Gesuchstellerin erworben, und dem Inverkehrbringen in der Schweiz habe sie
(die Gesuchstellerin) wie gesagt nie zugestimmt. Eine Zustimmung für das Inver-
kehrbringen in anderen Ländern sei auch nie erteilt worden, dazu habe aber auch
keine Veranlassung bestanden, da die «C._____-D._____» und die Gesuchstelle-
rin unabhängig voneinander operieren würden. Aufgrund dieser Unabhängigkeit
könne auch keine Erschöpfung eintreten, wenn die «C._____-D._____» die Pro-
dukte in Verkehr bringe. Aus dem Vertrag über die Aufteilung der Markenrechte
könne zudem geschlossen werden, dass die Gesuchstellerin mit einem Inver-
kehrbringen von für die Schweiz oder Liechtenstein bestimmten Produkten durch
die «C._____-D._____» nicht einverstanden sei (act. 1 Rz. 79 ff.; act. 15 Rz. 38
ff.). Das Kartellrecht knüpfe an vertikale Abreden an. Vorliegend bestünden keine
Abreden zwecks Verhinderung des passiven Vertriebs und es gebe kein einheitli-
ches Vertriebssystem. Das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht könne da-
bei nicht durch Kartellrecht beschränkt werden. Schliesslich funktioniere der
Wettbewerb zu anderen im Markt befindlichen Produkten, und der Gesuchstellerin
komme keine marktbeherrschende Stellung zu (act. 15 Rz. 38 ff.). Der nicht wie-
der gutzumachende Nachteil bestehe im finanziellen Schaden, welcher im Nach-
hinein kaum mehr ermittelt und beziffert werden könne. Zudem führe eine Markt-
verwirrung, wie sie vorliegend bestehe, ebenfalls zu einem relevanten Nachteil
(act. 1 Rz. 101 ff.).
4.3. Die Gesuchsgegnerin bestreitet eine Verletzung der Markenrechte der Ge-
suchstellerin. Bei den vertriebenen Produkten handle es sich um die identischen,
von der «C._____-D._____» hergestellten Produkte. Die Vereinbarung zwischen
Gesuchstellerin und «C._____-D._____» sehe eine Marktaufteilung vor. Dies
würde einen effektiven Wettbewerb verhindern. Parallelimporte identischer Pro-
dukte, die mit Zustimmung des Markeninhabers in Umlauf gebracht würden, seien
zulässig. Die Gesuchsgegnerin habe die Produkte in Frankreich auf dem Primär-
markt eingekauft. Diese seien mit Zustimmung der Gesuchstellerin in Verkehr ge-
setzt worden. Da die Marke auf Originalprodukten der Originalherstellerin ange-
bracht sei, komme es auch zu keiner Verwechslung ähnlicher Waren oder Dienst-
leistungen. Die Gesuchstellerin habe mit der Abgrenzungsvereinbarung und dem
Einkauf der Produkte bei der «C._____-D._____» zugestimmt, dass die identi-

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schen Produkte in Frankreich von letzterer vertrieben würden. Mit einer Aufteilung
der Marken könne das Erschöpfungsprinzip nicht umgangen werden. Sodann
könnten die vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gesuchstellerin und der
«C._____-D._____» der Gesuchsgegnerin nicht entgegen gehalten werden. Auf-
grund der Erschöpfung der Markenrechte liege keine Verletzung und damit kein
relevanter Anspruch in der Hauptsache vor (act. 10 Rz. 37 ff.).
5.1. Die Gesuchstellerin stützt sich für die Begründung eines Anspruchs gemäss
Art. 261 ZPO in der Hauptsache auf ihr Recht an der Marke «C._____» in der
Schweiz. Dass dieses besteht, ist an sich nicht umstritten. Zu prüfen ist einzig, ob
dieses Markenrecht einem Verkauf der streitgegenständlichen Produkte durch die
Gesuchsgegnerin entgegen steht, oder ob das Markenrecht - wie dies die Ge-
suchsgegnerin behauptet - erschöpft ist.
5.2. Dafür ist in einem ersten Schritt die tatsächliche Situation bezüglich Herstel-
lung und Vertrieb der relevanten Produkte zu analysieren. Sowohl die Gesuchstel-
lerin als auch die Gesuchsgegnerin vertreiben das Bolzensetzgerät «C._____ 1»
sowie den Akku-Trockenbauschreiber «C._____ 2». Dabei handelt es sich um die
identischen Geräte, welche von der «C._____-D._____» in Frankreich hergestellt
werden, auch wenn die Produktbezeichnungen auf den jeweiligen Webseiten
leicht divergieren. Die Gesuchstellerin bezieht die Geräte direkt bei der «C._____-
D._____» während die Gesuchsgegnerin diese über eine offizielle Distributorin
der «C._____-D._____» in Frankreich bezieht (act. 10 Rz. 9; act. 11/2-4). Sodann
weisen sämtliche Produkte die Wort-/Bildmarke der «C._____-D._____» auf. Ins-
besondere vertreibt auch die Gesuchstellerin die Geräte mit dieser Marke und
verzichtet darauf, die von ihr verkauften Geräte mit ihrer eigenen Wort-/Bildmarke
zu kennzeichnen.
5.3. Die Erschöpfung des Markenrechts bedingt, dass das mit der Marke ge-
kennzeichnete Produkt durch den Markeninhaber oder mit dessen Einverständnis
in Verkehr gesetzt worden ist. Jeder Erwerber darf in der Folge die mit der Origi-
nalmarke versehene Originalware weiterhin in Umlauf setzen (EUGEN MARBACH,
SIWR Band III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N 1536 ff.; MICHAEL ISLER, in:
DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz Wappenschutzge-

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setz, 3. Aufl., Basel 2017, N 66 zu Art. 13 MSchG). Inhaberin der Marke
«C._____» für die Schweiz und Liechtenstein ist die Gesuchstellerin. Dass sie
keine ausdrückliche Zustimmung dafür erteilt hat, dass die von der Gesuchsgeg-
nerin konkret angebotenen Produkte in der Schweiz in Verkehr gesetzt werden,
ist glaubhaft. Allerdings ist für die Erschöpfung der Markenrechte auch die zuvor
unter Ziff. 5.2. ausgeführte Herstellersituation relevant. Ein rechtmässiges Inver-
kehrsetzen liegt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch dann vor,
wenn dies im Ausland durch eine dort berechtigte Unternehmung passiert (vgl.
BGE 122 III 469 E. 5; Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2002, 4C.357/2001
E. 6.1; MARBACH, a.a.O., N 1541 ff.; ISLER, a.a.O., N 73 f. zu Art. 13 MSchG). In
erster Linie gilt dies bei mit Ländergesellschaften organisierten Konzernen: Ein
Parallelimport kann so nicht verhindert werden. Diese Regelung bzw. Konse-
quenz kann aber auch mit der Aufteilung der Markenrechte nicht umgangen wer-
den (Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2002, 4C.357/2001 E. 6.2; MAR-
BACH, a.a.O., N 1540). Dies gilt selbst dann, wenn - wie vorliegend - die jeweiligen
Markeninhaber gänzlich unabhängig voneinander operieren. Verkauft der hiesige
Markeninhaber Originalware des ausländischen Markeninhabers, kann er sich
nicht gegen den Import derselben Produkte, die (im Ausland) rechtmässig in Um-
lauf gebracht wurden, wehren (Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2002,
4C.357/2001 E. 7.2). Allfällige Vertragsverletzungen Dritter sind - soweit sie nicht
die Rechtmässigkeit des Inverkehrbringens tangieren - aus markenrechtlicher
Sicht irrelevant (MARBACH, a.a.O., N 1539). Eine Ausnahme wird bei berechtigten
Gründen angenommen, wobei wesentliche Qualitätsunterschiede, die Verände-
rung der Originalware und ausländische Eingriffe in die Handels- und Gewerbe-
freiheit im Vordergrund stehen (Urteil des Bundesgerichts vom 11. April 2022,
4C.357/2001 E. 7.1; MARBACH, a.a.O., N 1547 ff.).
Vorliegend verkauft die Gesuchsgegnerin Produkte, welche die «C._____-
D._____» als Markeninhaberin ausserhalb der Schweiz und Liechtensteins in
Frankreich rechtmässig in Verkehr gesetzt hat. Diese Geräte werden von der
«C._____-D._____» gestützt auf ihr eigenes Markenrecht produziert und mit ih-
rem Logo versehen. Bei den von der Gesuchstellerin bezogenen Geräten handelt
es sich um dieselben Produkte. Insbesondere werden keine Aufträge für markt-

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spezifische Varianten der Produkte der Herstellerin behauptet, welche nun von
der Gesuchsgegnerin verkauft würden. Damit verkauft die Gesuchsgegnerin
rechtmässig in Verkehr gesetzte Originalwaren mit Originalkennzeichnungen, die
keine (Qualitäts-) Unterschiede zu den von der Gesuchstellerin aufweisen. Insge-
samt erscheint damit ein Anspruch in der Hauptsache nicht glaubhaft. Vielmehr ist
nach der gegenwärtigen Aktenlage das Markenrecht der Gesuchstellerin durch
das rechtmässige Inverkehrbringen der Waren in Frankreich erschöpft und kann
der Gesuchsgegnerin nicht entgegen gehalten werden.
5.4. Anders wäre die Situation bei den weiteren von der Gesuchstellerin vorge-
brachten Produkte wie Kartuschen, Nägeln oder Schnellbauschrauben, welche
als Zubehör zu den fraglichen Maschinen angeboten würden (act. 1 Rz. 59). Die-
se lässt die Gesuchstellerin nach eigenen Angaben von verschiedenen Produzen-
ten spezifisch herstellen (act. 1 Rz. 54). Es erscheint sodann glaubhaft, dass jene
Produzenten keine Zustimmung zur Inverkehrsetzung der entsprechenden Pro-
dukte in der Schweiz oder im Ausland hätten. Allerdings hält die Gesuchsgegnerin
fest, keine anderen Produkte als die Originalgeräte unter der Marke «C._____»
anzubieten (act. 10 Rz. 33). Etwas anderes ergibt sich weder aus den gesuchstel-
lerischen Darstellungen in den Rechtsschriften noch aus den von ihr angerufenen
Belegen. Zwar trifft es zu, dass die Gesuchsgegnerin auf den jeweiligen Produk-
teseiten der Maschinen auch auf entsprechendes Zubehör verweist. Allerdings ist
aus den eingereichten Auszügen nicht ersichtlich, dass dieses Zubehör ebenfalls
unter der Marke «C._____» angeboten würde (act. 3/34+35). Einzig bei den Kar-
tuschen und Nägeln findet sich mit dem Hinweis «zu 1/…» ein Bezug zu den
streitgegenständlichen Geräten (act. 3/35). Auch dies ist jedoch nicht als Verlet-
zung des Markenrechts zu werten. So stellt die Angabe einzig einen Hinweis auf
die Kompatibilität der Zubehörteile dar, welcher für einen Verkauf bzw. zur Infor-
mation der Kunden unerlässlich erscheint. Die Gesuchsgegnerin suggeriert damit
nicht, dass es sich um «C._____»-Originalteile handeln würde, fehlt doch die
Markenbezeichnung in diesem Zusammenhang gänzlich. Dass auch die Modell-
bezeichnung an sich geschützt wäre, wird von der Gesuchsgegnerin aber nicht
geltend gemacht. Einen solchen Eindruck kann auch das Video, das auf der Pro-
duktseite des Bolzsetzgeräts Originalzubehör erscheint (act. 1 Rz. 60; act. 3/36),

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nicht erwecken. Lediglich am Rande ist festzuhalten, dass eine Konsultation der
Webseite der Gesuchsgegnerin (www.B._____.com) ergibt, dass die Markenbe-
zeichnung «C._____» auch auf den Produktseiten der einzelnen Zubehörteile
nicht auftaucht. Im Zusammenhang mit dem angebotenen Zubehör gelingt es der
Gesuchstellerin damit nicht, eine Verletzung ihrer Markenrechte glaubhaft zu ma-
chen.
5.5. Schliesslich beantragt die Gesuchstellerin auch ein Verbot des Gebrauchs
ihrer Marke durch die Gesuchsgegnerin auf Geschäftspapieren, in der Werbung
oder sonst im Geschäftsverkehr (act. 1 Rechtsbegehren 1d). Dazu ist vorab fest-
zuhalten, dass aus dem Gesuch nicht ganz klar wird, welches Verhalten der Ge-
suchsgegnerin diesbezüglich die Rechte der Gesuchstellerin verletzen soll. Zu
beurteilen sind einzig die konkreten Tatsachenbehauptungen der Gesuchstellerin;
Mutmassungen des Gerichts zu einem darüber hinausgehenden Gebrauch sind
keine anzustellen. Dabei steht die Bewerbung der im Internet (rechtmässig, vgl.
zuvor) angebotenen Produkte im Vordergrund. Nach der Rechtsprechung und
Lehre ist anerkannt, dass solche Angebote begleitende Werbung zulässig ist. Der
Handeltreibende darf dabei auch die Marken der vertriebenen Waren in der Wer-
bung verwenden, muss sich jedoch zurückhalten (vgl. ISLER, a.a.O., N 76 f. zu Art.
13 MschG m.w.H.).
Die Verwendung der Marke «C._____» im Onlineshop der Gesuchsgegnerin
ist unter diesem Gesichtspunkt nicht zu beanstanden. Die Gesuchsgegnerin be-
nutzt die Marke - soweit ersichtlich, anderes ist jedenfalls nicht behauptet - alleine
zur Bezeichnung der (originalen) Produkte, welche zum Verkauf stehen. Dies ist
nach dem Gesagten zulässig. Ebenso wenig geht der Umstand, dass sie für das
Bolzsetzgerät ein Video zeigt, über das zulässige Mass hinaus. So wurde seitens
der Gesuchstellerin nicht bestritten, dass es sich dabei um ein Video handelt, das
(1.) auf «Youtube» und (2.) nicht durch die Gesuchsgegnerin selbst veröffentlicht
worden ist (act. 10 Rz. 34). Schliesslich kann die Gesuchsgegnerin für die Ver-
wendung des Logos durch eine Dritte (E._____ AG) nicht verantwortlich gemacht
werden, zumal die Gesuchstellerin nebst dem bestrittenen Verkauf keine nähere

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Beziehung zwischen den beiden Gesellschaften behauptet. Weitere Verwendun-
gen der gesuchstellerischen Marke werden nicht geltend gemacht.
Zusammenfassend gelingt es der Gesuchstellerin nicht glaubhaft zu ma-
chen, dass die Gesuchsgegnerin mit ihrem Verhalten das in der gegebenen Situa-
tion zulässige Mass an Werbung überschreiten würde. Eine Verletzung ihrer
Rechte erscheint damit auch in diesem Zusammenhang nicht glaubhaft. Immerhin
ist die Gesuchsgegnerin darauf hinzuweisen, dass eine Abweisung des Mass-
nahmebegehrens keinesfalls als Ermächtigung zu jeglicher Verwendung der Mar-
ke darstellt. Vielmehr ist sie weiterhin verpflichtet, die Marke zurückhaltend und
insbesondere so zu verwenden, dass keine Assoziationen mit den Markeninha-
bern erweckt werden.
5.6. Insgesamt ergibt sich aus dem Gesagten, dass es der Gesuchstellerin nicht
gelingt, die Verletzung eines Anspruchs in der Hauptsache glaubhaft zu machen.
Inwiefern die weiteren Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Mass-
nahme erfüllt wären, kann unter diesen Umständen offen bleiben. Entsprechend
ist das vorliegende Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen vollum-
fänglich abzuweisen.
6.1. Ausgangsgemäss wird die Gesuchstellerin kosten- und entschädigungs-
pflichtig (At. 106 ZPO).
6.2. Die Höhe der Gerichtsgebühr wird nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in
erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2
Abs. 1 lit. a GebV OG). Der Streitwert beträgt CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 6; act. 10
Rz. 5). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG, ange-
sichts auch des Verfahrensaufwandes, ist die Gerichtsgebühr auf CHF 5'000.–
festzulegen.
6.3. Zudem ist die Gesuchstellerin antragsgemäss zu verpflichten, der Gesuchs-
gegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Parteientschädigung ist in

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Anwendung von § 4 Abs. 1 i.V.m. § 9 und § 11 Abs. 1 AnwGebV auf CHF 6'000.–
festzulegen.
Die Einzelrichterin erkennt:
1. Das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Der Antrag der Gesuchsgegnerin auf Anordnung von Schutzmassnahmen
im Sinne von Art. 156 ZPO wird gutgeheissen.
Die Beilagen 2-4 zur Stellungnahme vom 6. April 2022 (act. 11/2-4) verblei-
ben beim Gericht und werden der Gesuchstellerin nicht zugestellt.
3. Der Antrag der Gesuchstellerin auf Anordnung von Schutzmassnahmen im
Sinne von Art. 156 ZPO wird gutgeheissen.
Die Beilagen 1-5 zur Stellungnahme vom 19. April 2022 (act. 16/1-5) ver-
bleiben beim Gericht und werden der Gesuchsgegnerin nicht zugestellt.
4. Die Gerichtsgebühr wird festgelegt auf CHF 5'000.–.
5. Die Kosten werden der Gesuchstellerin auferlegt.
6. Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin eine Parteient-
schädigung von CHF 6'000.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsgegnerin unter Beila-
ge von Doppeln von act. 15 und act. 16/6+7.
8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.
113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und
90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert
beträgt CHF 100'000.–.

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Zürich, 25. April 2022
Handelsgericht des Kantons Zürich
Einzelgericht
Gerichtsschreiber:
Dr. Benjamin Büchler