vd_gerichte · CO01.002555 · 2011-02-18 · fr
Réclamation pécuniaire
Réclamation pécuniaire


TRIBUNAL CANTONAL
CO01.002555
31/2011/DCA
COUR CIVILE
_________________
Audience de jugement du 18 février 2011
_________________________________
Présidence de M. MULLER, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : M. Intignano
*****
Cause pendante entre :
D.________ SÀRL
D.________ INC. (Me A. Thévenaz)
et
G.________ (Me F. Besse)
1009

- 2 -
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.a) La demanderesse D.________ Sàrl est une société à
responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de
Genève depuis le 20 octobre 1997. Son siège est à Cologny; elle a pour
but le commerce et la fabrication de produits cosmétiques.
La demanderesse D.________ Inc. a été inscrite le 4 janvier
2000 au Registrar of International Business Companies de St-Vincent-et-
Grenadines.
b) La société R.________ SA (ci-après: R.________ SA) était une
société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud
dont le siège était à Aigle. Elle avait pour but la création, la conception, le
développement, la fabrication (pour le compte de tiers) et la
commercialisation de concentrés de parfum, d'arômes alimentaires et de
produits cosmétiques finis et semi-finis, ainsi que de produits annexes, y
compris les matières premières. Son capital-actions s'élevait à 100'000 fr.,
divisé en cent actions nominatives de 1'000 fr. chacune, avec restriction
quant à la transmissibilité.
Par décision du 26 avril 1999, le Préposé au Registre du
commerce du district d'Aigle a dissout d'office la société R.________ SA en
application des art. 708 al. 4 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220) et 86 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17
octobre 2007; RS 221.411). La société n'a dès lors subsisté que pour sa
liquidation. Elle a été déclarée en faillite le 30 mai 2002, faillite suspendue
faute d'actifs puis clôturée selon publication dans la Feuille des avis
officiels (ci-après: FAO) du 22 juillet 2002. Conformément à l'art. 66 al. 2
ORC, la raison sociale d'R.________ SA en liquidation a été radiée d'office

- 3 -
du registre du commerce, selon publication dans la FAO du 17 septembre
2004, aucune opposition à la radiation n'ayant été formée.
L'ancien président du conseil d'administration d'R.________ SA,
le défendeur G.________, a été seul administrateur de cette société
pendant plusieurs mois avant sa dissolution. Il détenait 63% du capital-
actions. Il a ensuite été désigné en qualité de seul liquidateur. A ce titre, il
disposait de la signature individuelle.
Il n'est pas établi que la masse en faillite d'R.________ SA ait
exercé des actions en responsabilité contre les administrateurs de la
société, en particulier contre le défendeur G.________, ni que des
créanciers cessionnaires des droits de la masse aient exercé de telles
actions.
c) Le 12 septembre 2001 ont été adoptés les statuts d'une
nouvelle société S.________ Sàrl (ci-après: S.________ Sàrl) dont le siège est
à [...] (VS) et dont le capital social s'élève à 20'000 francs. Le défendeur
G.________ est associé et gérant de cette société avec signature
individuelle. Le but de S.________ Sàrl est la création, la conception, le
développement, la fabrication, le conditionnement et la commercialisation
de parfums, d'arômes, de produits cosmétiques, pharmaceutiques,
dermatologiques, vétérinaires et alimentaires, finis ou semi-finis, de
produits annexes, y compris de matières premières, ainsi que le conseil
dans ces domaines et toute opération financière ou commerciale
convergente à ses buts.
2.a) Y.________ Ltd (ci-après: Y.________ Ltd) est une société de droit
nigérian créée le 31 juillet 1991, dont le siège se trouve à Lagos (Nigeria),
et qui a pour but l'importation, l'exportation, la représentation de
fabricants, la distribution et le commerce de produits chimiques, de
préparations médicales et de produits cosmétiques. A.________ est
l'administrateur (traduction de l'anglais "Company director") de Y.________

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Ltd. Cette société a fait enregistrer au registre des marques (traduction de
l'anglais "Trade marks registry") de Grande-Bretagne et Irlande du Nord la
marque Z.________ le 12 avril 1995 pour des produits entrant dans la
classification internationale n° 3 (selon l'Arrangement de Nice du 15 juin
1957 concernant la classification internationale des produits et des
services auxquels s’appliquent les marques de fabrique ou de commerce
[RS 0.232.112.7], révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 [RS 0.232.112.8]
puis révisée à Genève le 13 mai 1977 [RS 0.232.112.9]). Y.________ Ltd a
également fait enregistrer la marque Q.________ le 26 mai 1995 au registre
des marques du Nigeria pour les produits entrant dans la classification
internationale n° 3. Cette dernière inscription a été renouvelée le 26 mai
2002 pour une période de quatorze ans au Nigeria. Y.________ Ltd a aussi
déposé le design de Z.________ Cream Pack le 20 septembre 1996 et fait
renouveler l'inscription de l'emballage de Z.________ Gel le 22 juillet 2000
pour une période de quatorze ans au Nigeria. Ces crèmes sont distribuées
dans le monde entier.
Le 25 août 1995, Y.________ Ltd, sous la signature d'A.________,
a donné procuration à B.________, président-directeur-général (traduction
de l'anglais "chairman/CEO") de Z.________ Ltd (ci-après: Z.________ Ltd)
notamment (traduction de l'anglais) d'enregistrer en Angleterre, ou dans
tout autre pays européen, selon la demande de Y.________ Ltd, tout droit
de propriété intellectuelle, y compris notamment les noms commerciaux,
les marques commerciales, les designs industriels et les brevets. Est
annexée à cette procuration une liste de seize marques, parmi lesquelles
Z.________ Cream, Z.________, Z.________ Cream Plus, TopZ.________ Cream
et Q.________. C'est ainsi que Z.________ Ltd a mandaté le cabinet [...] &
CO, à Londres, aux fins de procéder en particulier à l'enregistrement de la
marque Z.________ au Royaume-Uni, en France et en Italie.
En vertu de cette procuration, ces enregistrements devaient
être faits au nom et pour le compte de Y.________ Ltd, de sorte que
Z.________ Ltd a refacturé à Y.________ Ltd la plupart des coûts liés à ces
procédures d'enregistrement menées par le cabinet [...] & CO sur mandat
de Z.________ Ltd, pour le compte de Y.________ Ltd.

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b) La société Y.________ Ltd, dirigée par A.________, et la société
Z.________ Ltd ont signé un contrat (traduction de l'anglais "agreement")
dans le courant de l'année 1995 portant sur la fabrication par cette
dernière, sous licence, de produits cosmétiques. Ce document, non daté
mais signé par A.________ et B.________, respectivement pour Y.________ Ltd
et Z.________ Ltd, prévoit en préambule ce qui suit (traduction de l'anglais):
"1. Les dépôts du propriétaire (n.d.r.: Y.________ Ltd) au Nigeria aux fins de
devenir propriétaire de la marque et du nom commercial "Z.________" en
classe 5 et "[...]" en classe 3 ont été acceptés et portent respectivement
les n° [...] et [...] selon le registre des marques du Nigeria.
2. Le propriétaire a formulé et déterminé la composition et les ingrédients
actifs devant être utilisés pour produire (a) Z.________ Cream (b)
Z.________ Soap et (c) [...] [...] Soap et a approché l'agent (n.d.r.:
Z.________ Ltd) qui a accepté d'utiliser la quantité requise de ces
ingrédients actifs pour fabriquer et produire pour le propriétaire, et lui
fournir, les quantités requises desdits produits, comme cela est convenu
ci-dessous.
3. Les produits susmentionnés sont exclusivement et uniquement les
produits du propriétaire."
Le contrat contient notamment les chiffres suivants (traduction
de l'anglais) :
"2. L'agent doit fabriquer les produits Z.________ Cream, Z.________ Soap et [...]
Soap (ci-après: "les produits") du propriétaire dans leurs quantités requises et
uniquement sur ordre et au nom du propriétaire à l'exclusion de toute autre
personne ou société.
3. L'agent ne doit fabriquer aucun de ces produits pour une personne ou
société autre que le propriétaire, ni vendre ou exporter ces produits à une
autre personne ou société à condition que, dans ce dernier cas, le
consentement écrit du propriétaire ait préalablement été requis et obtenu par
l'agent. En cas de violation de cette clause par l'agent, l'agent sera débiteur
d'une pénalité d'un million de dollars américains en faveur du propriétaire.
(...)
7. L'agent doit dans tous les cas se conformer aux obligations ici contenues et
aux intérêts du propriétaire des produits, agir loyalement et fidèlement envers
le propriétaire et ne doit pas s'engager ou être intéressé, directement ou
indirectement, comme mandant, partenaire ou employé, dans la fabrication
ou la vente desdits produits ou de l'un d'entre eux, ou encore de produits dont
la description ou le genre sont similaires aux produits susdésignés ou entrent
en concurrence avec eux, sans avoir obtenu le consentement écrit préalable
du propriétaire.
8. Le présent accord est conclu pour une période initiale de 5 ans après
laquelle il sera renouvelé pour une période d'années si et dans la mesure où
les parties en seront convenues."

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c) Le défendeur produit un second contrat de licence qui aurait
été signé dans le courant de l'année 1996 entre Y.________ Ltd
(propriétaire) et Z.________ Ltd (agent). En substance, ce contrat prévoit
que Y.________ Ltd garantit le droit à Z.________ Ltd de fabriquer
notamment les produits Z.________ Cream Tube 30g, Z.________ Super
Clear Body Care Milk, Q.________ Gel Tube 50g, Z.________ Skin Lightening
Cream Tube 50g et Z.________ Soap. Le chiffre 4 du contrat prévoit une
exclusivité de vente de ces produits entre le propriétaire et l'agent; en cas
de violation, la pénalité s'élève à un million de dollars américains. Enfin, le
contrat prévoit notamment que Y.________ Ltd reste propriétaire des
marques Z.________ Gel, TopZ.________ et Q.________, que l'agent ne détient
et ne peut acquérir aucun droit sur les marques visées par le contrat et
qu'il doit agir de façon loyale et fidèle vis-à-vis de Y.________ Ltd.
3.a) Le 20 janvier 1998, la demanderesse D.________ Sàrl a déposé
en Suisse la marque Z.________. Celle-ci a été enregistrée au registre
suisse des marques sous n° [...] le 21 juillet 1998 et publiée dans la Feuille
officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) le 21 août 1998, pour les
produits suivants, selon les classifications internationales:
"3. Savons, démaquillants pour la peau; préparations et substances
dermatologiques; préparation de la toilette non médicamenteuse;
cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; dentifrices.
5. Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la
médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectant à usage médical ou hygiénique (autre que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides."
La marque Z.________ fait l'objet d'une inscription au registre
des marques (Swissreg) de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle
(ci-après: IFPI). Il résulte de ce registre que la marque Z.________ a fait
l'objet d'une radiation partielle le 15 octobre 1999 en ce sens que la liste
des produits selon la classification internationale n° 5 a été supprimée. La
marque a été transférée le 31 mai 2000 à D.________ Inc. puis à nouveau le
3 avril 2007 à Y.________ Ltd. Il ressort enfin du registre que la marque

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Z.________ a été radiée pour cause de non-prolongation le 9 mars 2009.
Z.________ a été inscrite en tant que marque verbale de la manière
suivante: "Z.________".
Il n'est pas établi que les demanderesses ont commercialisé en
Suisse des produits sous cette marque.
b) Le 4 novembre 1998, la demanderesse D.________ Sàrl a
déposé en Suisse la marque P.________. Celle-ci a été enregistrée au
registre suisse des marques sous n° [...] le 29 avril 1999 et publiée dans la
FOSC le 2 juin 1999, pour les produits suivants, selon la classification
internationale:
"3. Savons, démaquillants pour la peau; préparations et substances
dermatologiques; préparation de la toilette non médicamenteuse;
cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; dentifrices."
Il résulte du registre des marques Swissreg que la marque
P.________ a été transférée le 31 mai 2000 à D.________ Inc.. Le 20 octobre
2008, sa validité a été prolongée pour une période de dix ans. P.________ a
été inscrite en tant que marque verbale et figurative de la manière
suivante:
(...)
Il n'est pas établi que les demanderesses ont commercialisé en
Suisse des produits sous cette marque.
c) Le 7 décembre 1998, la demanderesse D.________ Sàrl a
déposé en Suisse la marque Q.________. Celle-ci a été enregistrée au
registre suisse des marques sous n° [...] le 29 juillet 1999 et publiée dans
la FOSC le 30 août 1999. Il s'agit d'une marque mixte verbale et figurative.
Elle a été enregistrée pour les produits suivants, selon les classifications
internationales:
"3. Savons, démaquillants pour la peau; préparations et substances
dermatologiques; préparation de la toilette non médicamenteuse;
cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les

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cheveux; dentifrices.
5. Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la
médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectant à usage médical ou hygiénique (autre que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
16. Papiers, cartons et produits en ces matières, compris dans cette classe;
produits de l'imprimerie, papeterie, papiers et sacs d'emballage en papier ou
en matière plastique, imprimés."
Il ressort du registre des marques Swissreg que la
demanderesse D.________ Sàrl a transféré à la demanderesse D.________
Inc. la marque Q.________ le 31 mai 2000. Q.________ a été inscrite en tant
que marque verbale et figurative de la manière suivante:
(...)
Figure également au registre Swissreg une marque
uniquement verbale inscrite de la manière suivante: "Q.________". Celle-ci
a été déposée le 3 avril 2007 et enregistrée le 21 juillet 2007 sous n° [...]
pour les produits entrant dans les classifications internationales n° 3 et 5.
Y.________ Ltd en est titulaire et aucune opposition n'a été formée à
l'encontre de son enregistrement. Le témoin A.________, administrateur de
Y.________ Ltd, a d'ailleurs confirmé qu'il est titulaire de la marque
Q.________.
Il n'est pas établi que les demanderesses ont commercialisé
en Suisse des produits sous la marque Q.________.
4.a) Le 20 septembre 1999, la demanderesse D.________ Sàrl a
cherché à inscrire, pour les produits des classifications internationales n° 3
et n° 5, sur le Registre Principal (traduction de l'anglais "Principal
Register") des Etats-Unis la marque figurative (traduction de l'anglais
"design mark") Q.________ suivante:
(...)

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Une opposition a été déposée à l'encontre de cet
enregistrement le 23 janvier 2001 par la société italienne X.________ S.R.L.,
dont le siège est à Milan. Le 8 juillet 2004, la Cour d'appel des marques
(traduction de l'anglais "Trademark Trial and Appeal Board") du Bureau
américain des brevets et des marques (traduction de l'anglais "United
States patent and trademark office") a maintenu cette opposition et rejeté
l'enregistrement requis le 20 septembre 1999 par D.________ Sàrl. Le
jugement de la Cour d'appel des marques retient notamment ce qui suit
(traduction de l'anglais):
"X.________ S.R.L. (une société italienne) s’est opposée à
l’enregistrement, alléguant qu'elle a toujours utilisé la marque
Q.________ pour une série de produits cosmétiques et les a exportés
aux USA antérieurement à toute date dont pourrait se prévaloir le
déposant (n.d.r.: D.________ Sàrl); et la marque du déposant, une fois
utilisée en relation avec les deux classes de produits identifiées,
ressemble tellement à la marque utilisée auparavant par l’opposant
(n.d.r.: X.________ S.R.L.) que cela est de nature à porter à confusion, à
créer des erreurs ou à tromper. Le déposant a nié toutes les allégations
de l’opposition.
(...)
Le dossier contient (...) les témoignages, avec les pièces produites, de
O.________ et [...], tous deux directeurs de [...], distributeur aux USA de
l’opposant.
(...)
Nous nous penchons en premier lieu sur la question de la
vraisemblance de confusion. Il n’y a pas d’autre question en jeu que
celle du risque de confusion. En fait, les parties n’élèvent pas d’autres
arguments. Les marques sont identiques, jusqu’à la stylisation des
lettres. Les images ci-dessous à gauche sont tirées de deux paquets de
l’opposant tandis que l’image de droite est le dessin particulier du
déposant:
(...)
(...) Ainsi, les produits sont identiques ou étroitement liés. Dès lors, la
cause se résume à la question de savoir quelle partie est légitimée à se
prévaloir de la priorité.
(...) La première date sur laquelle le déposant peut s’appuyer est le 20
septembre 1999, soit la date de sa demande – date d’usage
constructif. Contrairement à ce que qu'affirme le déposant dans sa
procédure (note de bas de page: le déposant recherche
l’enregistrement (...) basé sur un enregistrement de la marque en
Suisse avec une date de priorité au 7 décembre 1998), le déposant n’a
pas droit à une priorité fondée sur son dépôt suisse. Le déposant ne l’a
pas revendiquée dans les documents de dépôt et ne pouvait quoiqu’il
en soit pas bénéficier de la priorité étant donné que sa demande n’a
pas été déposée aux USA dans les six mois suivant son dépôt à
l’étranger (...).

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Pour comprendre la chronologie entourant l’usage par l’opposant de
cette marque, nous nous fondons principalement sur le témoignage de
O.________. Selon le témoignage de O.________, basé sur ses contacts
avec des clients jamaïcains de son magasin [...] en 1983, il a conçu
l’idée de commercialiser un produit naturel de soins pour la peau ayant
une marque déposée rappelant la musique reggae (...). En août 1984, il
a lancé avec des vendeurs potentiels "un programme d’essai" du
produit Q.________ (...). Bien que toujours sans fabricant ou produit plus
de dix ans plus tard, O.________ a payé $90 en octobre 1994 pour la
conception d’une illustration pour une étiquette d’emballage destinée
au Q.________ Gel (...). Puis, à la fin de 1996, O.________ a fait un voyage
en Italie et rencontré W.________, directeur de l’opposant, pour discuter
d’un produit gel de peau portant le nom Q.________. L’opposant est un
fabricant italien de produits pharmaceutiques et cosmétiques incluant
des produits de soin de la peau. Alors que le dossier ne révèle pas la
nature de leurs accords en ce qui concerne la propriété de l’opposant
de cette marque, il semble que O.________ était heureux que son idée
soit adoptée par W.________ et cette marque utilisée pour du gel de
peau. La première livraison du gel Q.________ documentée dans le
dossier a été faite par l’opposant à son distributeur américain, [...]
International, selon une facture datée du 20 avril 1997 (...). Cette
livraison comprenait plus de dix-sept mille tubes qui ont coûtés à [...]
environ septante mille dollars. Le témoignage et d’autres pièces
démontrent que ces produits ont été disséminés par l’intermédiaire de
divers grossistes (...) pour être continuellement vendus au détail aux
consommateurs finaux durant toute la période courant jusqu’à la
clôture du présent dossier, bien que celui-ci ne montre aucune
nouvelle expédition de gel Q.________ de l’opposant en Italie vers les
Etats-Unis avant la date déterminante d’usage du déposant, soit le 20
septembre 1999.
Nous sommes convaincus que les documents d’avril 1997 démontrent
le début de l’utilisation dans le commerce de cette marque par
l’opposant sur le territoire des Etats Unis. Combiné avec les ventes
subséquentes au détail, cela démontre l’usage de bonne foi de la
marque dans le cours ordinaire de l’activité commerciale. (...) En
conséquence, fondés sur l’intégralité du dossier, nous constatons que
l’opposant a montré, par une prépondérance des preuves, qu’il a une
priorité d’usage aux Etats-Unis.
Décision: L’opposition est jugée bien fondée en raison du risque de
confusion et l’enregistrement du déposant est refusé pour les deux
classes de marchandises."
La société D.________ Sàrl n'est donc pas titulaire de la marque
Q.________ aux Etats-Unis.
Il n'est pas établi que la société X.________ S.R.L. ait autorisé
les demanderesses à enregistrer et/ou à utiliser commercialement la
marque Q.________.
b) Selon une attestation de l'Office italien des brevets et des

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marques (traduction de l'italien "Ufficio italiano brevetti e marchi") du 13
décembre 1996, la société X.________ S.R.L. a déposé le 12 mai 1994 une
demande d'enregistrement de la marque Z.________, dans tout caractère et
toute dimension, pour des produits de la classification internationale n° 5,
pour l'Espagne, la France et le Maroc. Cette marque a également été
enregistrée pour les produits de la classification internationale n° 3 le 15
octobre 1997. Cet enregistrement est antérieur à celui de la marque
Z.________ en Suisse par les demanderesses. X.________ S.R.L. produit des
crèmes blanchissantes sous la marque Z.________.
Il n'est pas établi que X.________ S.R.L. ait autorisé les
demanderesses à enregistrer et/ou utiliser commercialement la marque
Z.________.
c) La société C.________ Ltd (ci-après: C.________ Ltd), au
Royaume-Uni, est titulaire de la marque P.________ déposée le 9 mai 1991
et enregistrée le 29 décembre 1995 à l'Office des marques du Royaume-
Uni (traduction de l'anglais "The Patent Office") pour des produits de la
classification internationale n° 3. Cet enregistrement est antérieur à
l'enregistrement de la marque P.________ en Suisse par la demanderesse
D.________ Sàrl.
Il n'est pas établi que C.________ Ltd ait autorisé les
demanderesses à enregistrer et/ou utiliser commercialement la marque
P.________.
5.a) Le 19 février 1999, la demanderesse D.________ Sàrl a signé
avec la société R.________ SA le contrat suivant:
"I. PARTIES CONTRACTANTES
Entre
la société "D.________ Sàrl", [...], 1223 Cologny, valablement représentée
par M. [...], ci-après l’acheteur
et

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la société "R.________ SA", domiciliée à [...], 1860 Aigle, valablement
représentée par G.________, ci-après le fournisseur.
II. PRÉAMBULE
L’acheteur est spécialisé dans le commerce des produits cosmétiques.
Son activité se concentre sur les marchés ethniques des continents
européen, africain et américain. Pour s’assurer la fourniture de produits
cosmétiques répondant à ses exigences, l’acheteur commande ces
produits chez un fournisseur suisse.
Le fournisseur dispose d’une usine avec l’équipement technique
nécessaire et apte à la production de produits cosmétiques tels que
définis par l’acheteur selon un descriptif séparé.
Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit:
III. OBJET DU CONTRAT
Le fournisseur produit exclusivement pour l’acheteur les produits
cosmétiques ethniques, qui consistent notamment en crèmes, lotions,
savons, gels, laits et parfums.
En contrepartie, l’acheteur commande de manière successive au
fournisseur des quantités non déterminées à l’avance de produits
cosmétiques, en fonction des besoins des marchés ethniques des
continents européen, africain et américain, qui peuvent varier selon les
périodes.
IV. OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
1. Clause d’exclusivité et de non concurrence.
Le fournisseur s’engage à ne produire, livrer et vendre les produits
cosmétiques définis au point III alinéa 1 du présent contrat qu’à
l’acheteur, de sorte que ce dernier dispose d’un droit de vente exclusif.
En conséquence, il ne peut notamment pas faire concurrence à
l’acheteur en produisant, en livrant ou en vendant de tels produits à
des tiers, qu’il s’agisse d’un client actuel ou potentiel ou d’un
concurrent de l’acheteur.
Cette obligation de non concurrence est valable pour le monde entier.
Elle s’étend pendant toute la durée du contrat et reste en vigueur
après la cessation des relations d’affaire entre le fournisseur et
l’acheteur, et ce durant une période de un an dès la fin du présent
contrat.
2. Le fournisseur produit les produits cosmétiques selon les formules et
d’après les directives qu’il reçoit de l’acheteur et en respectant les
qualités et les normes en vigueur dans le commerce des produits
cosmétiques.
3. Le fournisseur livre les produits cosmétiques dans les délais convenus
avec l’acheteur. La livraison se fait selon les instructions données par
l’acheteur.
V. OBLIGATION DE L'ACHETEUR
1. L’acheteur paye le prix convenu à la date et aux conditions arrêtées
avec le fournisseur.
2. L’acheteur s’engage à ne commander les produits cosmétiques faisant
l’objet du présent contrat que chez le fournisseur, pour autant que la

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qualité de ces produits ainsi que leur prix soient compétitifs par rapport
à ce qui se pratique sur le marché international.
VI. EXÉCUTION DÉFECTUEUSE
1. Violation de l’obligation d’exclusivité et de non concurrence.
Le fournisseur qui, pendant la durée du contrat, ne respecte pas la
clause d’exclusivité et de non concurrence telle qu’elle est exposée au
paragraphe IV chiffre 1 du présent contrat et qui, ainsi, produit, livre ou
vend des produits cosmétiques à des clients actuels ou potentiels de
l’acheteur ou bien à un concurrent de l’acheteur, sera tenu de payer à
ce dernier une pénalité correspondant à un montant de CHF 100'000.-
(Cent mille francs suisses).
Le paiement de la pénalité ainsi définie ne dispense pas pour autant le
fournisseur de son obligation de respecter la clause de non concurrence
prévue par le présent contrat. Toute action pour des dommages-intérêts
demeure expressément réservée.
Le fournisseur qui, après la cessation du présent contrat, viole son
obligation de non concurrence et qui, de la sorte, produit, livre ou vend
des produits cosmétiques, tels que désignés par le présent contrat, à
des clients actuels ou potentiels de l’acheteur ou encore à des tiers
concurrents de celui-ci, sera tenu de verser la peine conventionnelle de
CHF 100'000.-, toute réclamation pour des dommages-intérêts
demeurant expressément réservée.
VII. FIN DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties est autorisée à le dénoncer moyennant un délai de
résiliation de six mois pour la fin d’une année.
En toutes circonstances, cependant, la clause d’interdiction de
concurrence subsistera pendant la durée prévue à cet effet. (...)"
Selon ce contrat, R.________ SA devait produire exclusivement
pour le compte de D.________ Sàrl des produits cosmétiques ethniques.
Ceux-ci ont pour caractéristique d'être destinés à des peaux de couleur
dans le but de les éclaircir. Des produits de ce type sont commercialisés
sous les marques Q.________, P.________, Z.________, [...], [...], [...], [...], [...]
et [...]. Dans le cadre de l'exécution du contrat, R.________ SA a
notamment été chargée de fabriquer des gels et des produits ethniques
commercialisés sous les marques Q.________, Z.________ et P.________. La
société F.________ AG, à Reinbach (BL), active dans la préparation
d'emballages en tous genres, a par ailleurs été chargée de la fabrication
des tubes nécessaires à la mise dans le commerce des produits
cosmétiques de la marque Q.________.
b) Par lettre du 8 février 2000, D.________ Sàrl a résilié le contrat

- 14 -
de production conclu avec R.________ SA pour son plus prochain terme,
savoir pour le 31 décembre 2000. Elle invoquait des retards substantiels
dans les livraisons et la livraison de produits altérés ou décolorés, malgré
des mises en demeure. En outre, elle annulait les commandes en cours et
invitait R.________ SA à lui restituer le matériel de façonnage, ainsi que la
totalité des produits finis se trouvant chez elle, à une date et dans un lieu
qui devaient lui être indiqués par courrier séparé.
c) En automne 2000, D.________ Sàrl a découvert sur le marché
américain divers produits ethniques réalisés en application de ses
formules et commercialisées soit sous des marques qu'elle possédait, soit
sous d'autres appellations. Les tubes et les emballages produits arboraient
la marque Q.________ et étaient pratiquement identiques à ceux employés
par D.________ Sàrl. Ne figure pas sur les tubes contrefaits le sigle des
demanderesses, ni la mention ® à côté de la marque écrite. Les
caractères de celle-ci sont en jaune sur l'original et en vert sur la
contrefaçon. Après avoir été interpellée par les demanderesses le 22
décembre 2000, la société F.________ AG a admis, par courrier du 17
janvier 2001, avoir produit les emballages de ces tubes dans le courant de
l'été de l'année 2000. Elle a toutefois précisé que ces tubes avaient été
produits pour un client aux Etats-Unis et non pas pour R.________ SA.
Par lettre du 17 avril 2001, la demanderesse D.________ Sàrl a
mis en demeure la société R.________ SA de lui verser, dans un délai au 1er
mai 2001, la somme de 100'000 fr. correspondant à la peine
conventionnelle non exclusive convenue par les parties (ch. VI/1 du
contrat du 19 février 1999).
d) Le 15 juin 2001, D.________ Sàrl a adressé à l'Office des
poursuites d'Aigle une réquisition de poursuite à l'encontre d'R.________ SA
pour un montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 2 mai 2001.
Le titre de la créance invoquée est le suivant: "Dommages et intérêts /
peine conventionnelle dus/due pour violation du contrat signé le 19 février
1999 par les parties."

- 15 -
Le même jour, D.________ Inc. a adressé une réquisition de
poursuite à l'encontre de G.________ pour un montant de 100'000 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le 2 mai 2001. La cause de la créance invoquée est la
suivante: "Dommages et intérêts dus en rapport avec la violation du
contrat signé le 19 février 1999 par D.________ Sàrl et R.________ SA.
Comportement du liquidateur G.________."
Depuis la mise en demeure du 17 avril 2001, R.________ SA et
G.________ n'ont versé aucun montant aux demanderesses.
6. Par convention du 1er janvier 2003, D.________ Inc. a cédé à
Y.________ Ltd, en contrepartie d'un montant de 1£ (traduction de
l'anglais): "son droit entier, son titre et ses intérêts dans la marque
Z.________ ainsi que le goodwill commercial lié à l'utilisation de cette
marque et tous les droits d'action, de protection, les pouvoirs et les
bénéfices la concernant, incluant, mais sans limitation, le droit de
procéder judiciairement et de réclamer des dommages et intérêts, ainsi
que d'obtenir tout autre mesure de protection en relation avec des
violations antérieures qui pourra ainsi être exercée par le cessionnaire
(n.d.r.: Y.________ Ltd), ses successeurs et ses cessionnaires de manière
absolue." La marque désignée est inscrite en Suisse sous n° [...].
Par un acte de cession du 2 janvier 2003, D.________ Inc., sous
la signature de B.________, a cédé à Y.________ Ltd, sous la signature
d'A.________, tous ses droits de propriété et d'usage sur la marque
Z.________, sans exception ni réserve, telle qu'inscrite sous n° [...] du
Registre des marques français. Y.________ Ltd a par conséquent été
subrogée dans tous les droits et toutes les obligations de D.________ Inc. en
ce qui concerne dite marque. Elle en est devenue seule propriétaire, avec
notamment la possibilité de l'exploiter, de l'aliéner librement, d'en
concéder licence à des tiers et de poursuivre les contrefacteurs, même
pour des faits antérieurs à l'acte de cession.

- 16 -
7.a) Le 8 octobre 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a notamment condamné G.________ pour infraction à la loi sur
la protection des marques et contravention au Code de procédure pénale,
à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi
qu'à une amende de 2'000 fr., avec délai d'épreuve et de radiation de
même durée. Les motifs de ce jugement sont notamment les suivants:
1.-G.________ est né en 1959 en Italie. Cadet d’une famille de six enfants, il a
effectué des études d’ingénieur chimiste. A son arrivée en Suisse en 1980,
l’accusé a travaillé d’abord comme ouvrier, puis comme contrôleur de
qualité chez [...] SA, à Aigle. Jusqu’en 1995, il a oeuvré dans diverses
entreprises en qualité de salarié. Entre 1995 et novembre 1996, G.________
a exercé la fonction de consultant à titre indépendant. En novembre 1996,
l’accusé a créé R.________ SA, société au capital action de 100'000 francs.
Cette société a fait faillite, le Tribunal y reviendra.
Depuis 2001, il est gérant dans la S.________ Sàrl, ce qui représente environ
40 % de son temps, le solde étant utilisé pour des mandats de consultant
indépendant.
(...)
2.-a) Au mois de novembre 1996, comme cela a été mentionné, G.________ a
créé, avec trois associés, la société anonyme “R.________ SA”, ci-après
R.________ SA. Le siège social se trouvait à Aigle dont but était le
développement ainsi que la fabrication de produits cosmétiques et de
parfums pour le compte de tiers.
(...)
b) Dès 1997, des relations commerciales se sont nouées entre D.________
Sàrl, qui elle-même a des relations avec D.________ Inc., et R.________ SA. Au
terme de plusieurs mois de discussion, il est apparu que R.________ SA
pouvait servir de façonnier de crèmes et de gels à D.________ Sàrl, active
entre autre dans le commerce de produits cosmétiques ethniques. C’est
ainsi que les parties ont signé un contrat le 19 février 1999. Il était convenu
notamment que G.________ fournirait des produits cosmétiques à D.________
Sàrl.
(...)
c) Quoi qu’il en soit, agissant pour le compte de sa cocontractante,
G.________ a fabriqué des crèmes et des gels ethniques portant différentes
appellations, telles que Q.________, P.________, Z.________ ou [...] par
exemple. Le Tribunal y reviendra.
Il sera précisé également que les emballages étaient stockés à Aigle alors
que les tubes étaient fabriqués par F.________ AG à [...]. Toutefois, les
commandes avaient été dans un premier temps passées par une filiale de
D.________ Sàrl se trouvant à Londres directement auprès de la société
F.________ AG.
(...)
d) Le 8 février 2000, D.________ Sàrl a résilié le contrat le liant à R.________
SA pour le 31 décembre 2000. Il ressort de la lettre de résiliation que la
commanditaire estimait que des manquements importants d'R.________ SA
rendaient impossible la poursuite d’une collaboration. La production
accusait notamment du retard et la qualité des produits laissait à désirer.
Dans le même courrier, D.________ Sàrl annulait les commandes en cours et
invitait G.________ à lui restituer le matériel de façonnage, ainsi que la

- 17 -
totalité des produits finis se trouvant à Aigle. Enfin, le conseil de la
commanditaire rappelait l’interdiction de concurrence. Il sera précisé que
G.________ n’a jamais restitué les produits en question.
e) D.________ Sàrl ne s’est plus préoccupé de la suite donnée par G.________
à son courrier du 8 février 2000 jusqu’à l’automne de la même année. A ce
moment-là, cette société a découvert sur le marché américain divers
produits ethniques réalisés en application de ses formules et
commercialisées soit sous des marques qu’elle possédait, soit sous d’autres
appellations.
G.________ n’a pas contesté avoir poursuivi la production, mais a expliqué
qu’il devait d’abord rentrer dans ses fonds, que les désignations des
produits à l’étranger appartenaient à d’autres sociétés, qu’il n’avait pas, en
tant que fabricant sans être distributeur, à se préoccuper des droits sur les
marques et qu’enfin les procédés de fabrication n’avaient rien de secret.
Quant à la clause de non-concurrence, il s’agissait d’un problème purement
civil, problème pendant d’ailleurs devant la Cour civile du Tribunal cantonal
depuis le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles et pré-
provisionnelles.
(...)
f) En date du 12 novembre 2001, D.________ Inc., par B.________, et
D.________ Sàrl, par [...], ont déposé plainte contre G.________ plainte
étendue le 16 janvier 2002.
En effet, les sociétés plaignantes reprochent à G.________ d’avoir
commercialisé les produits dont ils détiennent les marques par le biais
d’une société américaine "[...]", ci-après [...]. Il ressort du dossier que cette
société a effectivement commandé à F.________ AG un certain nombre de
tubes et d’emballages, ceux-ci ayant été transmis à Aigle pour être livrés à
la société S.________ Sàrl, puis expédiés ensuite à [...], tout au moins en
partie. L’enquête a également permis d'établir que G.________ a poursuivi la
production des gels et crèmes dont il avait débuté la fabrication à
l’initiative de D.________ Sàrl.
3.-Les investigations de police ont permis d’établir les éléments suivants, en
relation avec un certain nombre de produits.
a) Dans le cadre du contrat signé entre les parties, G.________ a
régulièrement produit des crèmes Q.________. Comme il disposait encore de
matériel, l’accusé a continué à fabriquer ce cosmétique jusqu’en automne
2000 dans son usine d’Aigle. Il a utilisé la même appellation et a
conditionné ces gels dans des emballages pratiquement identiques à ceux
employés par D.________ Sàrl. Ces tubes ont été fournis par la société
F.________ AG, qui avait reçu elle-même une commande directement de la
société [...]. Une fois la commande constituée, G.________ a exporté aux
Etats-Unis 60'000 de ces tubes, pour environ fr. 18’000.--. L’accusé n’a
toutefois pas touché le montant prévu, [...] n’ayant pas pu commercialiser
les crèmes en question dans ce pays.
D.________ Sàrl avait fait enregistrer la désignation Q.________ comme
marque mixte verbale et figurative en Suisse le 7 décembre 1998, avant de
transférer cette propriété le 31 mai 2000 à D.________ Inc. II sera toutefois
relevé que Q.________ est détenue en Italie et aux Etats-Unis par une
société italienne, "X.________ S.R.L.".
b) Dans le courant de l'année 1999, G.________ a livré à D.________ Sàrl
environ 170’000 tubes de produits ethniques de marque P.________. Il lui est
resté un stock d’environ 25’000 étuis pleins invendus. Comme il a reçu à
peu près le même nombre d’emballages vides, l’accusé a rempli le solde de
tubes avec les produits P.________ dans le but de pouvoir les commercialiser
via la société

- 18 -
Or, le 4 novembre 1998, D.________ Sàrl a fait enregistrer en Suisse la
marque P.________. Le groupe détient cette marque également en France et
aux Etats-Unis. Là encore, et pour compliquer le tout, une autre société en
détiendrait les droits pour la Grande-Bretagne.
c) En février 2001, G.________ a fabriqué des produits Z.________ en utilisant
les emballages qui lui restaient de sa précédente collaboration et a vendu
7’000 tubes de ces produits à la société [...] pour fr. 3’240.-.
Le 20 janvier 1998, D.________ Sàrl avait déposé la marque Z.________ en
Suisse auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et
détiendrait également les droits sur cette marque en France, Grande-
Bretagne, Italie et Afrique. Le Tribunal relèvera toutefois qu’il ignore tout
des relations entre les divers bénéficiaires de ces marques. Il semblerait en
plus que X.________ S.R.L. dispose des droits sur cette marque également
en Italie et aux Etats-Unis.
d) En 2001, alors qu’il avait déjà fabriqué ce produit pour D.________ Sàrl,
G.________ a exporté environ 15’000 pièces de crèmes Hot Z.________ à la
société [...] pour fr. 7’500.-.
Cette marque ne fait pas l’objet d’un enregistrement particulier. Les
plaignantes soutiennent que l’enregistrement de Z.________ couvre celui de
Hot Z.________.
e) Vers la fin de l’année 2001, G.________ a également fabriqué 135’600
tubes de [...] Cream pour un montant de fr. 37’968.-. Cette commande a
été livrée à [...], qui agissait en temps qu’intermédiaire pour la société [...]
à Paris. Cette entreprise soutient être titulaire de cette marque dans
plusieurs pays européens et africains. D.________ Sàrl le soutient également
au bénéfice d’un accord judiciaire passé aux Etats-Unis le 14 août 1999
d’où il résulterait que [...] n’aurait pas le droit d’utiliser et de
commercialiser cette marque. Rien n’étant simple, il semblerait également
que les. parties se battent sur l’utilisation du nom en majuscules ou en
minuscules.
Quoi qu’il en soit, G.________ disposait d’une autorisation française de Black
& White attribuant à cette société la titularité de la marque.
f) Comme cela a été brièvement énoncé plus haut, à la suite d’une erreur
de commande, F.________ AG a produit 300'000 tubes portant les marques
[...] et [...]. Il semble résulter des discussions entre les partenaires
commerciaux que ces tubes devaient être écoulés peu à peu par la suite,
ce qui n’a pas été fait. Après avoir appris les divergences entre l’accusé et
les sociétés D.________ Sàrl, environ 30’000 tubes provenant de ce stock ont
été acheminés à Aigle, puis remplis. Par la suite, G.________ a réussi à
vendre 3’600 pièces de [...] Gel et 3’600 autres pièces de [...] Gel à la
société [...].
Ces marques semblent appartenir aussi D.________ Sàrl, quai bien même,
selon l’accusé, X.________ S.R.L. aurait également des droits sur leur
titularité, ainsi que cela résulte du dossier.
g) D.________ Sàrl commercialise également des produits dénommés [...],
[...] et [...]. La société a les droits sur les marques en question.
A la fin de ses relations contractuelles avec D.________ Sàrl, G.________ a
exporté auprès de la société [...] des crèmes de la marque [...], crème
produite en Suisse. Ces crèmes, et plus particulièrement les emballages,
ressembleraient aux produits commercialisés par D.________ Sàrl, non
seulement par leur emballage s’agissant de [...], mais surtout par la
composition effective du produit, qui relèverait du secret de fabrication.

- 19 -
Il en irait de même des marques [...] et [...].
Le Tribunal dispose au dossier d’un certain hombre d’indications
concernant tout au moins les emballages. Il considère que la ressemblance
est éloignée et qu’il n’existe aucun risque de confusion, tant le domaine
des cosmétiques paraît fourmiller d’emballages et de boîtes plus ou moins
diverses. Les emballages sont suffisamment différents pour qu’il n’y ait pas
de risque de confusion.
(...)
j) Par ordonnance du 30 janvier 2002, le Juge d’instruction a ordonné le
séquestre de divers tubes de crèmes et emballages de produits
cosmétiques ethniques, à savoir de toutes les pièces mentionnées dans
deux inventaires dressés le 16 janvier 2002. L’ordonnance a été notifiée à
l’accusé le même jour (...).
Toutefois, l’accusé a changé de locaux à Aigle en juillet 2002. Il cherchait
évidemment à recréer une société après la faillite de la première
entreprise. Dans ce cadre, il s’est permis de détruire un certain nombre
d'objets séquestrés, selon lui périmés. Ces destructions ont porté
notamment sur des emballages vides Q.________, des cartons de [...] Gel
plus et de [...] Gel, ainsi que des cartons d’emballages vides Z.________.
De plus, en juin 2002, il a également remis une palette de 36 cartons
d’emballage [...] la société [...] à Paris. Il a expliqué qu’il estimait que cette
société paraissait être la légitime propriétaire de la marque, ce qui résolvait
de le problème.
Enfin, il a changé le conditionnement de cartons de savon [...].
A l’audience, l’accusé a admis qu’il n’avait pas respecté l’ordonnance de
séquestre du 30 janvier 2002, notamment en pensant que ces produits
allaient être libérés tôt ou tard et également au motif qu’il avait besoin de
place.
4.- (...)
c) G.________ est également renvoyé devant ce Tribunal comme accusé
d’avoir enfreint la loi sur la protection des marques et des indications de
provenance (LPM). Il est reproché à l’accusé d’avoir d’une part usurpé,
contrefait ou imité certaines marques, puis les avoir mises en circulation
(art. 61 al. 1 litt. a et b LPM) et d’avoir d’autre part désigné illicitement des
produits contrefaits en les faisant passer pour des originaux, produits mis
en circulation comme tels (art. 62 al. 1 litt. a et b LPM).
Il ressort du dossier que l’accusé a effectivement poursuivi la production
d’un certain nombre de produits ethniques, puis les a écoulés auprès de la
société [...]. G.________ a expliqué qu’il n’avait pas à se préoccuper des
problèmes de marque, qu’il s’agissait d’éviter à son entreprise de partir en
déconfiture et que la situation concernant la titularité des marques à
l’étranger était confuse, étant précisé que l’ordonnance de renvoi ne
retient aucune diffusion de ces produits sur le marché suisse.
La loi sur la protection des marques réprime la contrefaçon, mais aussi la
mise en circulation de produits en violation de la titularité de la marque. Le
Tribunal fédéral s’était d’abord posé la question de savoir si une marque
déposée en Suisse, mais dont les produits étaient destinés exclusivement à
l’exportation, pouvait être protégée (ATF 113 lI 73, JT 1987 12.30). A
première vue, une réponse négative avait été donnée. Dans une décision
subséquente, le Tribunal fédéral semble avoir modifié cette position en
estimant qu’il était punissable, en matière de protection de marques,
d’envoyer des marchandises revêtues illégalement d’une marque à

- 20 -
l’étranger, où elle n’était pas protégée. Dans cette décision, le Tribunal
fédéral a rappelé qu’il était illicite, dans le domaine des brevets par
exemple, de contourner la loi, par une vente et une exportation hors de
Suisse des produits. Il a en revanche laissée indécise la question de savoir
si l’apposition d'une marque sur un produit exclusivement destiné aux
marchés étrangers constituait une mise en circulation suffisante pour
donner droit à une protection (ATF 115 lI 387, SJ 1990 p. 54).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le fait de fabriquer et
d’exporter à l’étranger des produits de marques, dont la titularité est
protégée en Suisse, constitue effectivement une infraction. En revanche, tel
n’est pas le cas pour des marques non protégées en Suisse, ou dont la
titularité est douteuse.
II résulte de ce qui précède que G.________ a produit et a fait écouler à
l'étranger, par [...] et [...], des produits dont il savait que les marques
étaient propriété des deux sociétés D.________ Sàrl en Suisse tout au moins.
Ainsi, il en a été des produits Q.________, P.________, Z.________, [...] et [...].
(...)
Pour terminer, le Tribunal considère que l’accusé ne saurait invoquer la
titularité de certaines marques par d’autres sociétés, notamment en Italie,
plus particulièrement. L'accusé produit et exporte les cosmétiques depuis
la Suisse. Il doit donc se conformer au droit suisse et ne peut pas s’en
moquer au motif que la loi à l’étranger l’admettrait. Bien au contraire, il lui
était facile de se renseigner pour savoir si les marques en question étaient
protégées au niveau suisse, critère déterminant et fondamental en
l’espèce. Le Tribunal rappellera d’ailleurs que l’art. 13 al. 2 litt. d LPM
confère au titulaire de la marque un droit absolu à l’utilisation des produits
aux fins de les importer ou de les exporter.
A toutes fins utiles, le Tribunal précisera encore que l’art. 12 LPM n’est pas
applicable en l’espèce, le dossier démontrant que les marques sont
utilisées.
L’accusé soutient qu’il y aurait encore un abus de droit des plaignantes. Le
Tribunal n’est pas du même avis et estime qu'il n’y a pas lieu de
développer plus avant ces arguments au vu des éléments du dossier.
La défense a également plaidé que l’accusé aurait agi par négligence et
qu’il ne serait à ce titre pas punissable. Le Tribunal n’est pas du même avis.
G.________ savait pertinemment qu’il existe des marques qui sont
protégées. Il savait également qu’il ne pouvait distribuer et exporter des
produits, alors qu'il était en litige justement avec ses cocontractants, qui
plus est titulaires suisses du droit sur lesdites marques. Dans le domaine
d’activité de l’accusé, il est évident que ces questions sont connues.
Par conséquent, l’accusé sera reconnu coupable d’infraction aux art. 61 al.
1 et 62 al. 1 LPM.
b) Enfin, il est reproché à G.________ d’avoir contrevenu à l’art. 227 CPP. En
d’autres termes, G.________ n’a pas hésité à se dessaisir des objets qui
avaient été séquestrés par décision de justice, violant ainsi l’art. 224 al. 2
CPP. Sans aucun scrupule, l’accusé a jeté ou vendu une partie des objets
séquestrés. Les motifs justificatifs soulevés par l’accusé sont irrelevants. La
décision était claire et il devait la respecter. Il s’est donc rendu coupable de
contravention à l’art. 227 du code de procédure pénale.
5.-G.________ doit donc être reconnu coupable d’infraction à la loi sur la
protection des marques et de contravention au code de procédure pénale.
A la charge de l’accusé, le Tribunal retiendra qu’il a agi sans se préoccuper
des droits dont les plaignantes disposaient, en bafouant allègrement les

- 21 -
dispositions légales, allant jusqu’à ignorer d’ailleurs les décisions rendues
par un Juge d’instruction. Un tel comportement démontre une absence
totale de respect pour la législation et les autorités. De plus, l’accusé a
exporté des quantités importantes de produits, même si le bénéfice qu’il en
a retiré semble être plutôt limité. Enfin, le Tribunal retiendra également à la
charge de G.________ la longue période durant laquelle il a agi, et il a
d’ailleurs quelques doutes sur le fait que celui-ci ait enfin compris qu’il y a
avait des comportements qui n’étaient pas admissibles. Son attitude à
l’audience laisse d’ailleurs songeur.
(...)
6.-Les deux sociétés plaignantes ont demandé qu’il leur soit donné acte de
leurs réserves civiles. Au vu des différents procès civils en cours, cette
conclusion est justifiée et il y sera fait droit.
(...)
7.-Au vu des éléments figurant au dossier, le Tribunal considère qu’il y a lieu
de détruire le solde des objets séquestrés. Premièrement, l’usage des
marques est illicite. Deuxièmement, une bonne partie de ces produits sont
périmés et il est dans l’intérêt public que le tout soit retiré de tous les
marchés potentiels."
b) Le défendeur a recouru contre le jugement du 8 octobre 2003
auprès de la Cour de cassation du Tribunal cantonal. Dans son arrêt du 22
mars 2004, celle-ci a pour l'essentiel confirmé le jugement du Tribunal de
police, en précisant toutefois que l'infraction à la loi fédérale sur les
marques ne pouvait être retenue que pour les marques Z.________,
P.________ et Q.________, à l'exclusion de [...] et [...]. Le jugement du
Tribunal de police a ainsi été réformé par la Cour de cassation pénale en
ce sens que le défendeur a été condamné à la peine de vingt-cinq jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de
2'000 fr., avec délai d'épreuve et de radiation de même durée. La Cour de
cassation a également réformé le jugement en ce sens que divers
séquestres, concernant des biens sans lien avec les trois marques
précitées, ont été levés. Les motifs de l'arrêt du 22 mars 2004 sont
notamment les suivants:
"(...)
b) En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable d’infraction à la LPM, pour
avoir violé les articles 61 alinéa 1 et 62 alinéa 1, ainsi que de contravention à
l’article 227 CPP.
Il a agi sans se préoccuper des droits des plaignantes, avec lesquelles il avait
pourtant noué des relations commerciales, qui avaient abouti à la signature
d’un contrat avec la société D.________ Sàrl le 19 février 1999. Lorsque celui-ci
a été rompu, G.________ n’a pas restitué le matériel qui lui avait été fourni, ni
le stock de produits finis qui se trouvait dans les locaux de sa société, quand
bien même la société D.________ Sàrl l’avait expressément exigé. Bien au
contraire, il a exporté une partie de cette marchandise aux Etats-Unis,

- 22 -
territoire sur lequel les plaignantes commercialisaient leurs produits. Le
recourant a également fabriqué des cosmétiques appartenant aux
plaignantes, en utilisant la même appellation qu’elles et en les conditionnant
dans des emballages pratiquement identiques à ceux employés par la société
D.________ Sàrl. Son comportement dénote une absence totale de scrupules.
L’activité délictueuse du recourant a porté sur une quantité importante de
produits. Elle s’est en outre étalée sur une longue période et n’a pris fin que
par le dépôt d’une plainte pénale et l’ouverture d’une action sur le plan civil.
L’attitude de G.________ révèle également un manque de respect de l’autorité.
Il n’a en effet pas hésité à jeter ou à vendre une partie des objets qui avaient
été séquestrés en ses mains, interdiction lui étant expressément faite de s’en
dessaisir. Il convient enfin de relever que les infractions retenues à sa charge
entrent en concours."
c) Le 22 juillet 2004, un deuxième jugement a été rendu par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre du
défendeur. Celui-ci a été condamné pour abus de confiance, diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de
tenir une comptabilité et infraction par négligence à la loi fédérale sur la
protection des eaux à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, et à 2'000 fr. d'amende, peine complémentaire à celle
prononcée le 22 mars 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal. Dans le mesure où le défendeur avait admis les faits ayant
abouti à cette condamnation, le Tribunal de police a annexé l'ordonnance
de renvoi du 4 mars 2004 à son jugement pour en faire partie intégrante.
Celle-ci a notamment la teneur suivante:
"(...)
Au mois de novembre 1996, l’accusé G.________ a créé la société R.________ SA
(ci-après R.________ SA), dont le siège social se trouvait à Aigle et ayant pour
but le développement ainsi que la fabrication de produits cosmétiques et de
parfums pour le compte de tiers.
(...)
Pendant la liquidation, l'accusé a toutefois poursuivi ses activités
commerciales dans le cadre de la société R.________ SA, (...).
Lors de l’établissement du procès-verbal d’interrogatoire du 10 juin 2002, à
l’Office des faillites d’Aigle, G.________ a déclaré que la société R.________ SA
ne possédait pas d’actifs, quand bien même plusieurs machines avaient été
achetées pour la fabrication des différents produits cosmétiques. Par ailleurs,
lors de la constitution de ladite société, G.________ avait fait un apport en
nature, se composant de biens mobiliers et matériel, d’une valeur de CHF
50’000.--.
En fait, avant que la société ne soit déclarée en faillite, l’accusé a transféré
sans droit certains actifs, soit mobilier et machines de production, propriété
exclusive d’R.________ SA, à la société S.________ Sàrl, afin de poursuivre son
activité commerciale, distrayant ainsi les biens de la société R.________ SA
soumis à la procédure de faillite.

- 23 -
G.________ a procédé notamment en se cédant, au nom d’R.________ SA, des
actifs, en paiement de ses honoraires, se favorisant lui-même au détriment
des créanciers.
En 1999, il a ainsi repris un mélangeur de crèmes en compensation de CHF
15’000.-- d’arriérés de salaires pour le travail fourni en 1998. Le 15 janvier
1999, il s’est également rétribué en nature, à concurrence de CHF 40'000.--
d’honoraires correspondants au 2ème semestre 1998. Il a fait de même le 17
décembre 1999, à concurrence de CHF 56’000.-- d’honoraires correspondants
au 1er semestre 1998. Finalement, le 30 juin 2000, l’accusé a encore établi
une facture de CHF 48’000.-- pour le 1er semestre 2000, période à laquelle il
était liquidateur d’R.________ SA, se remboursant par cession de diverses
machines.
(...)
D.________ Inc., représenté par B.________, et D.________ Sàrl, représentée par
[...], créanciers de la société faillie, ont déposé plainte le 12 novembre 2002.
(...)"
Le Tribunal de police a notamment retenu ce qui suit dans ses
considérants:
"3.- L’accusé est renvoyé dans le cas 1 de l’ordonnance pour banqueroute
frauduleuse, au sens de l’art. 163 ch. 1 CP. Cette infraction suppose une
diminution fictive de l’actif social, hypothèse non réalisée en l’espèce, puisque
les machines mentionnées dans l’acte d’accusation ont bel et bien été
transférées à la S.________ Sàrl. L’accusation a donc été complétée aux
débats, pour permettre d’envisager l’application de l’art. 164 CP qui traite de
la diminution effective des actifs au préjudice des créanciers.
Il ne fait d’abord aucun doute que, comme dirigeant unique de la société
R.________ SA, G.________ doit être considéré comme le débiteur visé par les
dispositions précitées, cela en application de l’art. 172 CP.
Si l’on s’en tient aux valeurs attribuées par l’accusé aux différentes machines
dont le transfert est litigieux, on constate qu’il y a effectivement eu une
diminution importante de l’actif social, le montant total représentant Fr.
144’000.-. Il n’est pas contestable que ces installations ont été soustraites aux
mesures d’exécution forcée de la faillite, de sorte que les éléments objectifs
de l’infraction à l’art. 164 CP sont réalisés. Il faut en effet retenir que les
valeurs patrimoniales ont été cédées contre une prestation de valeur
manifestement inférieure, puisque l’accusé a opposé en compensation une
créance de Fr. 48’000.-- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000 durant
laquelle il devait agir exclusivement comme liquidateur de la société, situation
qui ne pouvait donc pas déboucher sur la perception d’honoraires d’une telle
ampleur. Pour le reste, cette façon de procéder montre qu’en réalité, l’accusé
a cherché à se rembourser en s’attribuant rétrospectivement une
rémunération à laquelle il ne pouvait pas prétendre en raison des résultats
déficitaires d’R.________ SA. Le Tribunal retient par conséquent que les autres
montants facturés, soit des honoraires à hauteur de Fr. 56'000.-- et de
Fr. 40’000.-- ne trouvent pas une justification objective suffisante pour
permettre de considérer qu’ ils ont été opposés valablement en
compensation.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de considérer qu’un
dirigeant qui se dédommageait en distrayant les machines de son entreprise
devait répondre de banqueroute frauduleuse, selon l’ancienne disposition de
l’art. 163 CP (ATF 107 IV 175).
À l’audience, l’accusé a admis avoir été conscient qu’il se favorisait par

- 24 -
rapport aux autres créanciers, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction
est également réalisé, l’auteur ayant agi de manière à causer un dommage
aux créanciers sociaux. Pour le reste, il n’est pas nécessaire que l’intention de
l’auteur porte également sur le prononcé de faillite ou qu’il existe un lien de
causalité direct entre la diminution de l’actif et la faillite (Code pénal annoté
ad 163 aCP, note 1.4).
G.________ doit donc être condamné pour diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers.
Suite à l’aggravation de l’accusation, G.________ est également renvoyé pour
abus de confiance.
L’hypothèse réside ici dans le fait que le transfert des actifs correspond
également à une appropriation de choses mobilières confiées, au sens de l'art.
138 ch. 1 CP, les intérêts juridiques protégés par la disposition précitée et
l'art. 164 CP étant différents, à savoir d’une part le patrimoine de l’entreprise
et d’autre part les mesures d’exécution forcée de la poursuite pour dettes et
faillite.
Le Tribunal considère qu’un tel concours est difficilement envisageable dans
l’hypothèse d’une Einmanngesellschaft, puisqu’il faut considérer que la
société a confié les biens litigieux à son dirigeant unique. Une telle
construction juridique paraît un peu artificielle. L’accusé engage toutefois sa
responsabilité sous un autre angle puisqu’il a été désigné liquidateur par
décision du 26 avril 1999 du proposé du registre du commerce, en application
des art. 708 al. 4 CC et 88 ORC. Cette désignation a créé pour lui des
obligations légales supplémentaires, notamment celle de conserver le
patrimoine de la société en vue de la liquidation. En cédant les biens comme
on l’a vu, G.________ a donc effectivement agi dans le dessein de se procurer
ou dé procurer à sa société un enrichissement illégitime, à savoir éviter des
investissements supplémentaires â la nouvelle société qui continuait les
activité dé la société faillie.
G.________ doit donc être également condamné pour abus de confiance, en
concours idéal avec l’art. 164 CP.
Enfin, il faut retenir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité,
infraction qui n’est pas contestée, en raison de l’absence de toute
comptabilité pour les exercices 1998 à 2002. Cette carence a eu pour
conséquence qu’il est devenu impossible d’établir la situation financière
exacte de l’entreprise, G.________ ayant manifestement eu conscience que la
tenue des comptes était insuffisante. Il a en effet admis à l’audience avoir dû
renoncer à l’intervention d’un comptable, faute de moyens pour le mettre en
oeuvre. En facturant rétrospectivement des honoraires pour près de Fr.
150’000.-, G.________ a en outre concrètement démontré qu’il était également
conscient qu’il n’était plus possible de connaître la situation financière exacte
de son entreprise. C’est donc bien l’art. 166 CP qui est applicable et non pas la
contravention à l'art. 325 CP, qui serait prescrite.
(...)
5.-Pour fixer la peine, le Tribunal retient à charge le concours d’infractions
concernant des biens juridiquement protégés très différents et, à décharge, le
fait que l’accusé a en définitive admis sa responsabilité pour l’ensemble des
faits reprochés. Avec la défense, il faut admettre que le constat d’ensemble
correspond à l’accumulation de négligences grossières, certes lourdes de
conséquence, plutôt qu’à un comportement foncièrement malhonnête. Il n’en
demeure pas moins que le matériel transféré illicitement est d’une valeur non
négligeable et la pollution importante, à tout le moins par la quantité des
déchets déversés, de sorte que l’on ne peut pas s’en tenir à une peine
symbolique.
Tout bien considéré, il se justifie d’infliger à G.________ trois mois

- 25 -
d’emprisonnement, sanction qui est complémentaire à celle prononcée par la
Cour de cassation vaudoise le 22 mars 2004.
L’accusé bénéficiera du sursis. Les renseignements à son sujet ne sont en
effet pas défavorables et il semble s’être mieux organisé dans la gestion de sa
nouvelle société. (...)"
8. D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
9.a) Le 22 février 2001, la demanderesse D.________ Sàrl a adressé
au juge instructeur de la Cour civile une requête de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles contre R.________ SA en liquidation et
F.________ AG. Elle a conclu à ce qu'interdiction soit faite à F.________ AG,
sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal du 21
décembre 1937; RS 311.0), de fabriquer, de vendre ou de participer d'une
quelconque manière à la mise dans le commerce d'emballages ou de
tubes portant la marque Q.________ (I) et à ce qu'interdiction soit faite à
R.________ SA en liquidation, sous la même menace, de commander,
d'acheter ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le
commerce, dans le monde entier, des produits commercialisés sous la
marque Q.________ (II). Par requête de mesures provisionnelles
complémentaire du 4 avril 2001, les demanderesses D.________ Sàrl et
D.________ Inc. ont pris les mêmes conclusions.
A la suite de deux audiences, tenues les 14 mars et 30 mai
2001, le juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance le 8 juin
2001 admettant la requête de D.________ Inc. et écartant celle de
D.________ Sàrl. Il a dès lors fait droit aux conclusions I et II de la requête
du 22 février 2001, complétée le 4 avril 2001. Il a par ailleurs imparti à la
demanderesse D.________ Inc. un délai au 12 juillet 2001 pour faire valoir
son droit en justice, délai prolongé au 16 août 2001 par avis du 16 juillet
2001.
b) Par demande du 16 août 2001 dirigée contre R.________ SA en
liquidation, G.________, F.________ AG et son employé M.________, D.________

- 26 -
Sàrl et D.________ Inc. ont pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
"I. Interdiction est faite à la défenderesse F.________ AG et au défendeur
M.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article
292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de
fabriquer, de vendre ou de participer d'une quelconque manière à la mise
dans le commerce de produits, d'emballages ou de tubes portant la marque
Q.________.
II. Les défendeurs F.________ AG et M.________ doivent solidairement entre eux
à D.________ Sàrl et D.________ Inc., celles-ci en qualité de créancières
solidaires, la somme de fr. 100'000.-- cent mille francs suisses), avec intérêts
à 5% l'an dès le 17 août 2001.
III.Interdiction est faite à la défenderesse R.________ SA en liquidation et au
défendeur G.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende
prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque
manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la
marque Q.________.
IV.Les défendeurs R.________ SA en liquidation et G.________ doivent
solidairement entre eux à D.________ Sàrl et D.________ Inc., celles-ci en qualité
de créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- (cent mille francs
suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2001."
La défenderesse R.________ SA en liquidation ayant été radiée
du registre du commerce, elle a été mise hors de cause par avis du juge
instructeur du 22 novembre 2004.
Le même jour, ce magistrat a pris acte de la transaction
partielle intervenue entre les demanderesses et les défendeurs F.________
AG et M.________ et a mis ces deux défendeurs hors de cause et de procès,
l'instance se poursuivant entre les demanderesses et le défendeur
G.________.
Par réplique du 21 février 2005, les demanderesses ont
modifié et complété leurs conclusions, sous suite de dépens, de la manière
suivante:
"I. Interdiction est faite au défendeur G.________, sous la menace des peines
d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer
ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de
produits commercialisés sous la marque P.________.
II. Interdiction est faite au défendeur G.________, sous la menace des peines
d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer

- 27 -
ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de
produits commercialisés sous la marque Z.________.
III.Interdiction est faite au défendeur G.________, sous la menace des peines
d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer
ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de
produits commercialisés sous la marque Q.________.
IV.G.________ doit à D.________ Sàrl et D.________ Inc., celles-ci en qualité de
créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- (cent mille francs
suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2001."
Le défendeur a été autorisé à se réformer à la veille du délai
de réponse, par jugement incident du juge instructeur du 12 juillet 2005. Il
a déposé sa réponse le 7 novembre 2005 concluant, sous suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 16 août
2001.
Le 30 juin 2006, le défendeur a déposé une duplique précisant
les conclusions prises dans sa réponse du 7 novembre 2005 en ce sens
qu'il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande et des conclusions complétées de la réplique du 21 février 2005.
E n d r o i t :
I.a) Le siège de la demanderesse D.________ Inc. est à Kingstown, à
St-Vincent-et-Grenadines, archipel indépendant des Caraïbes, membre du
Commonwealth. Si l'une des parties a son domicile ou son siège à
l'étranger, le litige est toujours de nature internationale (TF 4A_594/2009
du 27 juillet 2010 c. 2.1). Aucune convention internationale en matière de
compétence ne lie la Suisse à St-Vincent-et-Grenadines, de sorte que la loi
fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après:
LDIP; RS 291) s'applique au cas d'espèce (art. 1 al. 2 LDIP a contrario).
En vertu de l'art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du
domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant
sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété
intellectuelle. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les actions portant

- 28 -
sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées
devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux
de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses
du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à
l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de
l’établissement.
Le défendeur est domicilié à Aigle; les demanderesses sont
donc fondées à agir devant les tribunaux vaudois.
En vertu de l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des
marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (ci-après: LPM;
RS 232.11), chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un
tribunal unique chargé de connaître des actions civiles en matière de droit
des marques. Dans le canton de Vaud, l'art. 74 al. 3 de la loi sur
l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après: OJV; RSV 173.01)
désigne à ce titre la Cour civile. Ces deux dispositions, respectivement
abrogée et modifiée par l'entrée en vigueur du Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), qui maintient la
compétence d'une instance cantonale unique en matière de propriété
intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC), demeurent applicables à la présente
cause en vertu de l'art. 404
al. 1 CPC. La cour de céans est dès lors compétente ratione materiae.
Il en va de même des prétentions dirigées contre le défendeur
G.________ sur la base du contrat du 19 février 1999. En effet, l'art. 112
LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de
domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents
pour connaître des actions découlant d’un contrat.
De surcroît, le défendeur a procédé au fond sans faire de
réserve, de sorte que la cour de céans est également compétente pour
traiter du présente litige pour ce motif (art. 6 al. 1 LDIP).
b) Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit

- 29 -
de l’Etat pour lequel la protection est revendiquée (art. 110 al. 1 LDIP). Il
ne s'agit pas de la loi du for, mais de la loi du ou des pays sur le territoire
desquels se produisent les violations (Cherpillod, Le droit suisse des
marques, Publication CEDIDAC n° 73, Lausanne 2007, p. 32 et les
références citées). Si les violations se produisent sur le territoire de
plusieurs pays, on appliquera la loi de chacun de ces pays pour les
différents actes. Certains actes peuvent cependant relever de plusieurs
lois: ainsi, l'exportation depuis la Suisse tombe sous le coup de la LPM,
mais elle sera aussi traitée, dans le pays d'importation, comme un acte
d'importation qui tombe sous le coup de la loi de ce pays-ci. Il découle de
l'art. 110 LDIP que le demandeur, en revendiquant la protection de la
propriété intellectuelle pour un pays donné, soumet les droits y relatifs à
la législation de celui-ci (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18
décembre 1987, 4ème édition, 2005, n. 1 ad art. 110 LDIP). C'est la loi de
l'Etat protecteur qui définira ensuite son champ d'application territorial et
régira, plus généralement, toutes les questions juridiques qui se posent,
comme celle de l'éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle
(ATF 136 III 232 c. 5 et les références citées).
En l'espèce, la fabrication litigieuse a eu lieu dans les locaux
de l'entreprise R.________ SA à Aigle, en Suisse, d'où partaient les produits
destinés à l'exportation. Les demanderesses fondent leurs prétentions en
cessation sur la LPM. Elles ont donc choisi l'application du droit suisse aux
cas allégués de violation de leurs droits de propriété intellectuelle, de
sorte que la LPM est applicable au présent litige.
Quant aux prétentions fondées sur une violation du contrat du
19 février 1999, il faut rappeler que celui-ci a été conclu entre deux
sociétés de droit suisse dont le siège était, au moment de la conclusion du
contrat, en Suisse, plus particulièrement à Cologny pour D.________ Sàrl et
à Aigle pour R.________ SA. Le litige ne présente dès lors pas, à cet égard,
d'élément d'extranéité. Par ailleurs, l'art. 122 LDIP relatif aux contrats
portant sur la propriété intellectuelle ne s'appliquerait de toute manière
pas en l'espèce, le contrat litigieux ne constituant pas un tel contrat. Le
droit suisse est dès lors applicable également à cet aspect du litige.

- 30 -
II. Selon l'art. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), qui reste applicable à la présente procédure
(art. 404 al. 1 CPC), le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits
que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par
les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales
(al. 1). Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particulier à la
cause, ainsi que des faits patents, implicitement admis par les parties et
non allégués par inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir compte de
faits révélés par une expertise écrite (al. 2).
En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al.
1 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101]), la notion de fait notoire doit être interprétée, déjà avant l'entrée
en vigueur du CPC (qui la consacre à son art. 151), conformément aux
principes généraux de la procédure civile. Selon la doctrine, les faits
notoires, qui n'ont pas à être allégués, sont ceux dont l'existence est
certaine au point d'emporter la conviction du public ou seulement du juge
(Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 945; Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse Il/1, 2009, n. 626).
Le Tribunal fédéral a précisé que, pour être notoire, un renseignement ne
doit pas être constamment présent à l'esprit: il suffit qu'il puisse être
contrôlé par des publications accessibles à chacun. Ainsi, les faits résultant
du Registre du commerce ont été considérés comme étant notoires (cf.
notamment TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 c. 2.1). Il en a été jugé
de même du taux de conversion des monnaies, qui peut être contrôlé sur
Internet, par des publications officielles et dans la presse écrite (TF
5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1).
Les indications figurant au registre des marques de l'IFPI sont
disponibles gratuitement via le site Internet "www.swissreg.ch". Le nom ou
le numéro de la marque permettent à chacun de consulter l'état des
inscriptions relatives à une marque, soit notamment son statut, son
titulaire, les dates de dépôt, d'enregistrement, d'échéance, les produits
qu'elle couvre et l'existence ou non d'une procédure d'opposition. A l'aune

- 31 -
de la jurisprudence qui précède, la cour de céans considère que ces
indications doivent être considérées comme des faits notoires, qu'il n'est
donc pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 130 III 113 c. 3.4, JT
2004 I 296).
En l'espèce, le chiffre 3 de l'état de fait intègre, en rapport
avec les marques Z.________, P.________ et Q.________, certains faits non
allégués par les parties mais notoires, car résultant du registre des
marques de l'IFPI.
III. La personne qui subit ou risque de subir une violation de son
droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au
juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure
encore ou d’exiger de l’autre partie qu’elle indique la provenance des
objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été
illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession (art. 55 al. 1 let
a, b et c LPM). L'action appartient à celui qui est titulaire du droit à la
marque dont la violation est invoquée. En principe, seule est légitimée au
procès la partie qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre
laquelle personnellement le droit est exercé (SJ 1995 p. 212). La défaut de
légitimation – active ou passive – est une objection que le juge doit retenir
d'office.
En l'espèce, les demanderesses font valoir qu'en leur qualité
de titulaire de marques au sens de la LPM, elles bénéficient de la
protection accordée par cette loi. Le défendeur soutient en revanche que
les demanderesses ne sont pas titulaires des droits sur les marques
P.________, Z.________ et Q.________.
a) La protection conférée par la LPM ne déploie ses effets que sur
le territoire suisse. Selon le principe de la territorialité, chaque Etat
détermine, pour son propre territoire, les conditions de l'acquisition et de
la perte d'un droit de propriété intellectuelle, ainsi que sa cessibilité, son

- 32 -
contenu et ses effets (RSPI 1992 p. 248). Par conséquent, l'existence d'un
droit de propriété intellectuelle à l'étranger ne permet pas de fonder une
protection en Suisse, et vice versa. Ainsi, un enregistrement de marque
suisse (ou de marque internationale désignant la Suisse) produit ses effets
sur le territoire suisse (RSPI 1992 p. 248; Cherpillod, op. cit., p. 31).
Le droit exclusif à la marque prend naissance par
l'enregistrement (art. 5 LPM). Il faut cependant que la marque soit valable.
L'enregistrement de la marque a lieu sans garantie quant à sa validité: la
nullité d'une marque enregistrée nonobstant l'existence d'un motif absolu
(art. 2 LPM) ou relatif (art. 3 LPM) peut toujours être constatée
judiciairement (Cherpillod, op. cit., p. 147). La durée de l'enregistrement
est de dix ans dès la date du dépôt (art. 10 LPM). Le droit à la marque
appartient à celui qui la dépose en premier (art. 6 LPM).
Il faut également que la marque ait été utilisée de manière
ininterrompue pendant cinq ans en relation avec les produits ou les
services enregistrés (art. 11 et 12 LPM). Une marque de fabrique ou de
commerce sera valablement utilisée lorsqu'elle est apposée sur les
produits ou leur emballage, ou lorsqu'elle est utilisée d'une autre manière
propre à établir un lien entre la marque et les produits (Sic! 2006 p. 860).
La marque doit être utilisée telle qu'elle a été enregistrée ou sous une
forme qui ne diffère pas de l'enregistrement par des éléments essentiels
(art. 11 al. 2 LPM). L'usage doit être sérieux (sur cette notion, cf.
Cherpillod, op. cit., pp. 191 et 192). Il doit avoir lieu en Suisse, mais il n'est
pas nécessaire qu'il ait lieu sur tout le territoire suisse (ATF 102 II 116, JT
1977 I 510). La jurisprudence relative à l'usage pour l'exportation a
évolué. Dans un arrêt de 1989 (ATF 115 II 387, SJ 1990 p. 54; confirmé
notamment par TF 4A_529/2008 du 9 mars 2009 c. B.b.a), le Tribunal
fédéral a considéré que l'exportation d'un produit revêtu d'une marque
contrefaite ou imitée constituait un usage illicite fait en Suisse d'une
marque protégée en Suisse. Cela concerne toutefois l'usurpateur et non
celui qui revendique la protection de la LPM. En revanche, dans ce même
arrêt, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si
l'apposition d'une marque sur un produit voué exclusivement au marché

- 33 -
étranger constituait une mise en circulation suffisante pour donner un
droit à cette marque et à la protection qui en découle. L'art. 11 al. 2 LPM
codifie cette jurisprudence et précise désormais que l'usage pour
l'exportation est suffisant. Il faut toutefois que la marque soit utilisée en
relation avec les produits ou services offerts de Suisse; l'usage
uniquement à l'étranger ne suffit pas (Sic! 2004 p. 420 cité in Cherpillod,
op. cit., p. 192). La conséquence du non-usage de la marque pendant une
période ininterrompue de cinq ans est que le titulaire ne peut plus faire
valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un
juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Cette déchéance produit ses effets ipso jure:
en cas d'action en nullité, le juge ne fait que constater la nullité
(Cherpillod, op. cit., p. 194). Quiconque invoque le défaut d'usage doit le
rendre vraisemblable; il appartient alors au titulaire de rapporter la preuve
de l'usage (art. 12 al. 3 LPM).
Un transfert de la marque est possible (art. 17 al. 1 LPM). Il
n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers de
bonne foi qu'après son enregistrement (art. 17 al. 2 LPM).
Pour les marques internationales, l'art. 1 de l'Arrangement de
Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisés à
Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après: Arrangement de Madrid; RS
0.232.112.3) prévoit une protection réciproque entre les Etats
contractants pour les marques inscrites dans ces Etats. L'art. 2 du
Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques du 27 juin 1989 (ci-après: le Protocole de
Madrid; RS 0.232.112.4) permet à tout déposant d'une marque de
s'assurer la protection de celle-ci sur le territoire des parties
contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le
registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (ci-après: OMPI). Ces deux textes internationaux imposent à
leur art. 3 que la demande d'enregistrement soit présentée sur le
formulaire prescrit par le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement
de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au
protocole relatif à cet arrangement du 18 janvier 1996 (ci-après:

- 34 -
Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid; RS 0.232.112.21).
Tous les Etats signataires de ces textes ont déclaré, conformément aux
art. 3bis de ces deux textes, que la protection résultant de l'enregistrement
international ne s'étendait à eux que si le titulaire de la marque le
demandait expressément. La Suisse, la France et l'Italie sont signataires
de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. Les Etats-Unis et le
Royaume-Uni sont parties uniquement au Protocole de Madrid. La Grande-
Bretagne et la Suisse sont par ailleurs liées par une déclaration pour la
protection réciproque des marques de fabrique et de commerce signée à
Berne le 6 novembre 1880 (ci-après: Déclaration de Berne; RS
0.232.112.936.7) qui étend la protection accordée à une marque dans un
de ces pays à l'autre pays également, à condition que les formalités
requises par les lois des pays respectifs soient remplies.
b) En l'espèce, la demanderesse D.________ Sàrl a déposé en
Suisse les marques Z.________, P.________ et Q.________ respectivement les
20 janvier 1998, 4 novembre 1998 et 7 décembre 1998. Elle a été
enregistrée comme titulaire en Suisse de ces marques, de classification
internationale n° 3 pour P.________, n° 3 et 5 pour Z.________ et n° 3, 5 et
16 pour Q.________.
Selon la convention du 1er janvier 2003 et l'acte de cession du
2 janvier 2003, D.________ Inc. a cédé la marque Z.________ à Y.________
Ltd. Il apparaît dès lors que les demanderesses ne sont plus titulaires de
cette marque depuis cette date. Au demeurant, il est établi que la marque
Z.________ a été radiée pour cause de non-prolongation le 9 mars 2009 du
registre des marques Swissreg; les demanderesses n'en sont donc plus les
titulaires en Suisse.
La marque verbale et figurative Q.________ (n° [...]) a été
valablement cédée le 31 mai 2000 à D.________ Inc. par D.________ Sàrl.
Figure également au registre des marques Swissreg une marque
uniquement verbale Q.________ (n° [...]) qui a pour titulaire Y.________ Ltd
et qui a été déposée postérieurement à la marque n° [...], soit le 3 avril

- 35 -
2007. Le registre des marques Swissreg ne fait état d'aucune opposition à
l'inscription de la marque n° [...]. Force est donc de constater qu'il y a en
Suisse deux marques correspondant à l'appellation Q.________ et leur
titularité diverge. Quoiqu'il en soit, la demanderesse D.________ Inc. est
titulaire de l'une des marques Q.________ déposées en Suisse.
Quant à la marque P.________, l'instruction a permis d'établir
qu'elle a été valablement cédée le 31 mai 2000 par D.________ Sàrl à
D.________ Inc., de sorte que cette dernière en est titulaire en Suisse à ce
jour.
c) Le défendeur allègue que les demanderesses ne bénéficient de
la priorité d'usage pour aucune des marques litigieuses et invoque ainsi un
motif relatif d'exclusion au sens de l'art. 3 al. 1 LPM. Comme indiqué plus
haut (cf. cons. III a), l'enregistrement en Suisse n'est pas une garantie de
la validité de la marque. Toutefois, selon l'art. 3 al. 3 LPM, seul le titulaire
de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus (Troller, Précis
du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., p. 83). Ainsi, le défendeur
ne peut pas s'en prévaloir pour faire échec à l'action des demanderesses
qui se prétendent titulaires des marques litigieuses, puisqu'il n'est lui-
même titulaire d'aucune de ces marques. Le moyen est ainsi mal fondé.
Par surabondance, il est établi que les marques P.________,
Z.________ et Q.________ ont été déposées et enregistrées dans d'autres
pays avant d'être déposées en Suisse par D.________ Sàrl. Ainsi, la société
C.________ Ltd est titulaire au Royaume-Uni de la marque P.________
déposée le 9 mai 1991 et enregistrée le 29 décembre 1995. Toutefois, il
n'est pas établi que cet enregistrement ait eu lieu conformément au
Protocole de Madrid et sur le formulaire idoine prescrit par le Règlement
d'exécution de l'Arrangement de Madrid, de sorte que le dépôt de cette
marque au Royaume-Uni ne déploie aucun effet en Suisse. La solution est
d'ailleurs la même si l'on applique la Déclaration de Berne, le défendeur
n'ayant ni allégué, ni établi que la société C.________ Ltd aurait rempli les
conditions à l'enregistrement de cette marque en Suisse.

- 36 -
La marque Z.________ a été inscrite le 15 octobre 1997 en tant
que marque internationale au sens de l'Arrangement de Madrid par la
société italienne X.________ S.R.L., alors qu'elle n'a été déposée que le 20
janvier 1998 par la demanderesse D.________ Sàrl. Cette inscription n'a
toutefois été expressément étendue qu'à l'Espagne, la France et le Maroc.
En vertu de la réserve formulée par la Suisse aux art. 3bis de
l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, l'enregistrement de
cette marque internationale par X.________ S.R.L. ne déploie aucun effet en
Suisse, faute pour le déposant de l'avoir expressément demandé.
En ce qui concerne la marque Q.________, elle a été déposée en
Suisse le 7 décembre 1998, alors qu'il ressort du jugement rendu le 8
juillet 2004 par la Cour d'appel des marques du Bureau américain des
brevets et des marques qu'elle bénéfice d'une priorité d'utilisation depuis
le mois d'octobre 1997 par la société X.________ S.R.L.. Le jugement en
question constate cependant que cette utilisation n'est intervenue que sur
le territoire des Etats-Unis. Rien ne permet de penser qu'il en est allé de
même en Suisse depuis la même date. D'ailleurs, le défendeur n'allègue et
n'établit pas que la marque Q.________ a fait l'objet d'un enregistrement
international au sens de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de
Madrid et que cet enregistrement a été expressément étendu par le
déposant au territoire suisse; la priorité d'usage accordée à X.________
S.R.L. aux Etats-Unis ne déploie donc aucun effet en Suisse.
Pour ces motifs également, les arguments du défendeur
relatifs à la priorité d'usage des marques litigieuses doivent être écartés.
d) Le défendeur fait valoir que les demanderesses n'ont jamais
utilisé les marques litigieuses en Suisse, de sorte qu'elles ne sauraient se
prévaloir de la protection accordée par la LPM.
Il n'est certes pas établi que les demanderesses aient
commercialisé ou mis en circulation en Suisse des produits des marques
P.________, Z.________ ou Q.________. Selon le contrat du 19 février 1999, la
demanderesse D.________ Sàrl a confié à R.________ SA, dont le siège était

- 37 -
à Aigle, la fabrication de produits cosmétiques ethniques destinés aux
marchés des continents européen, américain et africain. R.________ SA ne
devait livrer et vendre les produits fabriqués qu'à la demanderesse, qui
disposait d'un droit de vente exclusif. Il apparaît donc que les produits ont
bien été fabriqués en Suisse et ont été exportés par D.________ Sàrl vers
l'étranger, ce que le défendeur ne conteste pas et ce qui est confirmé par
le jugement pénal. Le contrat ne mentionne toutefois aucune marque de
produits. Les demanderesses se fondent sur les états de fait des
jugements pénaux rendus à l'encontre du défendeur pour établir que
celui-ci produisait des cosmétiques portant le nom des trois marques
litigieuses. Ces faits peuvent être considérés comme établis au regard de
l'art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), l'instruction
de la présente cause n'ayant mis en évidence aucun fait qui contredirait
sur ce point les constatations du juge pénal. Le défendeur ne s'en prévaut
d'ailleurs pas.
Les demanderesses établissent donc qu'au moment où elles
ont ouvert la présente action, le 16 août 2001, elles avaient utilisé les
marques litigieuses dans le courant de l'année précédente, soit en tout
cas jusqu'au 8 février 2000, date à laquelle le contrat les liant au
défendeur a été résilié.
Il n'est certes pas établi que D.________ Inc. a utilisé en Suisse
la marque Q.________. Toutefois, en qualité de cessionnaire, elle peut se
prévaloir de l'utilisation qu'en a fait la cédante D.________ Sàrl.
e) En définitive, la demanderesse D.________ Inc. est titulaire, à
l'exclusion de la demanderesse D.________ Sàrl, de la marque figurative et
verbale Q.________ enregistrée en Suisse (n° [...]) et de la marque
P.________. Les demanderesses n'établissent en revanche pas être encore
titulaires de la marque Z.________, celle-ci ayant été radiée, comme exposé
ci-dessus. La demanderesse D.________ Inc. est donc seule légitimée
activement pour se prévaloir de la protection accordée par la LPM pour les
marques P.________ et Q.________.

- 38 -
Le défendeur, que les demanderesses désignent comme
auteur d'une violation de leurs droits aux marques litigieuses, a la
légitimation passive.
IV.a) D'une manière générale, le droit à la marque confère au
titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les
produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Il
s'agit d'un droit absolu en ce sens qu'il est opposable à tous (Cherpillod,
op. cit., p. 169). En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire de la marque
peut interdire d'user des signes dont la protection est exclue en vertu de
l'art. 3 al. 1 LPM, en particulier les signes identiques à une marque
antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a). Il peut
notamment interdire d'utiliser le signe concerné pour offrir des produits,
les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (art, 13 al. 1 let. b
LPM) ou pour importer ou exporter des produits (let. d). Dans ce dernier
cas, le Tribunal fédéral a admis que celui qui envoie à l'étranger des
marchandises revêtues illégalement d'une marque commet un acte illicite.
Peu importe à cet égard que les produits soient exportés vers un pays où
la marque n'est pas protégée; il suffit qu'ils soient expédiés depuis la
Suisse (ATF 115 II 387, JT 1990 I 602 précité; Cherpillod, op. cit., p. 173).
A teneur de l'art. 18 al. 1 LPM, le titulaire de la marque peut
autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire
suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. Une
telle licence devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis
postérieurement. L'élément essentiel du contrat de licence est la cession
d'un bien immatériel en vue de son utilisation industrielle ou commerciale.
Le titulaire des droits sur le bien immatériel garde la propriété de ceux-ci
et n'en cède que les droits d'utilisation et d'exploitation. Il s'agit d'un
contrat sui generis (Troller, op. cit., p. 294). En règle générale, les contrats
de licence sont conclus pour une durée indéterminée de sorte que la fin du
contrat n'éteint pas toutes les obligations des parties; il subsiste
notamment une obligation du donneur de licence de reprendre les stocks
et une interdiction du preneur de licence de faire concurrence au donneur

- 39 -
pendant un certain temps. La résiliation déploie des effets ex nunc:
jusqu'au moment où la cause de résiliation est survenue, le preneur a pu
valablement exploiter le bien immatériel (ATF 116 II 196, rés. in JT 1990 I
596). Après la fin d'un contrat de licence portant sur des droits exclusifs, le
preneur de licence doit cesser leur utilisation. A défaut de réglementation
contractuelle, le preneur n'a pas le droit d'écouler le stock de marchandise
fabriquée sous licence après le terme du contrat. En effet, à partir de ce
moment, toute mise sur le marché, toute livraison à un client constitue
une violation du droit exclusif de l'ayant droit (Troller, op. cit., pp. 298 et
299; Modiano, Le contrat de licence de brevet: droit suisse et pratique
communautaire, Genève 1979, p. 119; Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4ème éd., n. 8007).
b) R.________ SA était liée à D.________ Sàrl par le contrat de
licence du 19 février 1999 qui l'autorisait à fabriquer des produits portant
les marques litigieuses. Ce contrat a été résilié au 31 décembre 2000 par
la donneuse de licence, par un courrier du 8 février 2000. Ce courrier
précisait que les commandes en cours étaient annulées et que le matériel
de façonnage des produits soumis à licence et le stock de produits finis ou
semi-finis devaient lui être restitués.
Il est toutefois établi par le jugement pénal du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois du 8 octobre 2003 (sp. chiffres 2e, 2f et
3a) – confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars
2004 – que le défendeur a fabriqué jusqu'en automne 2000 le gel de la
marque Q.________, qu'il a utilisé la même appellation et conditionné ces
gels dans des tubes pratiquement identiques fournis par la société
F.________ AG et qu'il a exporté ces produits vers les Etats-Unis. Il a fait de
même notamment avec des produits de la marque P.________ et encore en
2001 avec des produits de la marque Z.________, qu'il a fabriqués et
conditionnés dans des emballages qui lui restaient de sa précédente
collaboration avec D.________ Sàrl.
En fabriquant ces produits et en les mettant sur le marché,
alors même que le contrat de licence avec R.________ SA était résilié et

- 40 -
qu'il n'était lui-même au bénéfice d'aucun contrat de licence, le défendeur
a enfreint le droit exclusif des demanderesses à l'usage des marques dont
elles étaient titulaires.
V.a) Les demanderesses, qui demandent qu'interdiction soit faite
au défendeur de fabriquer, faire fabriquer ou de participer d'une
quelconque manière à la mise dans le commerce de produits sous les
marques litigieuses, exercent l'action en abstention de l'art. 55 al. 1 let. a
LPM.
Cette action permet à celui qui subit ou risque de subir une
violation de son droit à la marque de l’interdire, si elles est imminente. Par
cette action, le demandeur pourra obtenir qu’il soit fait défense à la partie
adverse, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de faire l’un
ou l’autre des actes tombant sous le coup du droit exclusif du titulaire
selon l’art. 13 LPM. Cette action suppose que le défendeur s’apprête à
violer le droit à la marque du demandeur; lorsque les atteintes ont déjà eu
lieu, l’action pourra toujours être intentée, à condition qu’il existe un
risque de récidive. En revanche, elle n’est pas subordonnée à l’existence
d’une faute du défendeur et peut donc même être dirigée contre un
importateur ou un revendeur de bonne foi (Cherpillod, op. cit., pp. 230 et
231).
Selon la jurisprudence, une interdiction ou une cessation de
trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace
directe d’un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse
sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur.
Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis
des atteintes dont la répétition n’est pas à exclure ou s’il y des indices
concrets qu’il va commettre pour la première fois de telles atteintes. En
règle générale, on présume qu’il existe un danger de répétition des actes
incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu’il ne
reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui
sont reprochés portent atteinte aux droits de la partie adverse (TF

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4A_529/2008 du 9 mars 2009 c. 4.1; Staub, in Stämpfli Kommentar SHK, n.
45 ad art. 55 LPM; Schlosser in SJ 2004 II 1 ss, sp. 3). Cette présomption
permet de parer à la difficulté d’établir le risque d’un comportement futur,
et en particulier son caractère imminent. La présomption ne sera
renversée ni par la cessation des violations, ni par la simple déclaration du
défendeur de renoncer à des atteintes futures, s’il ne reconnaît pas
simultanément la prétention du demandeur (TF 4C_304/2005 du 8
décembre 2005 c. 3.2; TF 4C_238/2004 du 13 octobre 2005 c. 2.2, Sic!
2004 p. 876).
b) En l’espèce, l’action porte sur les marques qui ont fait l’objet
du jugement pénal. Il est établi que le défendeur a poursuivi la fabrication
de gels et de crèmes éclaircissants, qu’il les a conditionnés dans des
emballages sous la marque Q.________, ou dans des emballages Z.________
et P.________ qu’il détenait encore avant de les exporter vers les Etats-
Unis. Pour cette activité, le défendeur a été condamné pénalement à une
peine d’emprisonnement avec sursis. Il n’a pas reconnu la prétention des
demanderesses, de sorte que le risque de réitération existe, notamment
par le truchement de la société S.________ Sàrl.
Comme on l'a vu, D.________ Inc. est titulaire de la marque
P.________ en Suisse, de sorte que le défendeur, par son comportement, a
violé le droit exclusif de la demanderesse à l'usage de cette marque. Le
risque de réitération est avéré puisque le défendeur n'admet pas avoir
commis un acte illicite, de sorte que l'interdiction requise par les
demanderesses doit être prononcée et assortie de la menace de la peine
prévue à l'art. 292 CP. La conclusion I de la réplique doit ainsi être admise.
La conclusion II de la réplique doit en revanche être rejetée au
motif que les demanderesses n'ont pas établi, comme cela a déjà été dit,
qu'elles étaient toujours titulaires de la marque Z.________ à ce jour. Il
n'existe donc aucun risque futur de violation de leurs droits à cette
marque, puisqu'elles ne détiennent plus aucun droit sur celle-ci.
Dans l'examen du bien-fondé de la conclusion III de la réplique,

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il y a lieu de prendre en considération un élément particulier, propre à la
marque qu'elle vise: il s'agit de la coexistence, sur le marché suisse, de la
marque verbale et figurative Q.________ enregistrée sous n° [...] dont
D.________ Inc. veut interdire l'utilisation au défendeur, et de la marque
verbale Q.________ enregistrée sous n° [...], propriété de Y.________ Ltd,
société qui n'est pas partie à la présente procédure.
Vu la coexistence de ces marques, l'allocation de la conclusion
III aurait pour effet réflexe d'interdire au défendeur, sans aucune limitation
temporelle, de mettre sur le marché des produits Q.________ dans le cadre
d'une relation contractuelle avec Y.________ Ltd, ce alors même que le
défendeur est resté actif dans le domaine de la commercialisation des
produits cosmétiques ethniques. L'interdiction demandée est donc
susceptible de porter atteinte à l'activité professionnelle future de celui-ci.
Réciproquement, Y.________ Ltd risquerait de se voir privée
d'avoir recours au défendeur dans le cadre de la fabrication et de la
commercialisation de ses produits sous la marque dont elle est titulaire. La
concurrence entre les demanderesses et Y.________ Ltd pourrait dans cette
mesure être affectée par cette interdiction, au sujet de laquelle Y.________
Ltd, non partie à la procédure, n'a pas été amenée à se déterminer.
Ces éléments exigent de se montrer plus restrictif en ce qui
concerne la preuve par la demanderesse D.________ Inc. d'un intérêt digne
de protection à l'allocation de la conclusion III de sa réplique. La cour de
céans considère que, contrairement à ce qui vaut pour la marque
P.________, il ne suffit pas de constater que le défendeur n'a pas admis en
cours de procédure avoir porté atteinte aux droits de la demanderesse.
Pour retenir l'existence d'un danger pertinent de récidive et d'un intérêt
digne de protection à l'obtention de l'interdiction en question, il incombait
à la partie demanderesse, qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC),
de fournir à la cour de céans d'autres indices ou éléments, concrets, d'un
risque de violation de cette marque, respectivement d'alléguer et d'établir
en quoi l'interdiction en question ne risque pas de léser les intérêts de
Y.________ Ltd.

- 43 -
Aucun de ces éléments n'étant prouvé, ni même rendu
vraisemblable, la conclusion III de la réplique doit être rejetée.
VI. Les demanderesses, solidairement entre elles, réclament au
défendeur le montant de 100’000 fr. avec intérêt à 5% dès le 2 mai 2001.
Elles fondent cette conclusion sur les chiffres IV et VI du contrat du 19
février 1999, prévoyant respectivement une clause d'exclusivité et de non-
concurrence ainsi qu'une peine conventionnelle de 100'000 fr. en cas
d'exécution défectueuse du contrat. Celui-ci a été conclu entre D.________
Sàrl et la société R.________ SA. Or, la peine conventionnelle est réclamée
par les deux demanderesses au défendeur, qui n’était pas
personnellement partie au contrat. Se pose donc la question de la
légitimation active et passive des parties.
Seule la demanderesse D.________ Sàrl figure comme
"fournisseur" dans le contrat du 19 février 1999; elle a dès lors la
légitimation active, à l'exclusion de D.________ Inc..
La légitimation passive appartient en principe à celui qui est
personnellement obligé, soit R.________ SA, aujourd'hui faillie et radiée du
registre du commerce. La demanderesse D.________ Sàrl soutient toutefois
que le défendeur doit répondre personnellement de la violation de la
clause de non concurrence en application du principe du Durchgriff. Elle
fait valoir que le défendeur, fondateur, propriétaire, administrateur et
liquidateur d'R.________ SA ne tenait pas de comptabilité régulière, qu’il a
prélevé une bonne part de l’actif social à son profit et qu’il a fondé une
nouvelle société dans le but de poursuivre ses activités malgré la faillite.
Elle soutient qu’il ne distinguait pas son propre patrimoine de celui de la
société et qu’il a été condamné pénalement pour diminution effective de
l’actif au préjudice des créanciers, abus de confiance et absence de
comptabilité régulière.
a) En vertu de l’art. 620 al. 2 CO, les actionnaires ne sont tenus

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que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des
dettes sociales. Il découle de cette disposition qu’en principe, un créancier
social ne peut agir contre les personnes qui se trouvent derrière une
société. Il n’y a d’exception que si une personne agit de telle manière que
ses intérêts et ceux de la société finissent par se confondre.
Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve
à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque
tout l’actif ou la quasi totalité de l’actif d’une société anonyme appartient
soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne,
physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe
pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans
la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle.
On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la
réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant
l’une lient également l’autre. Ce sera souvent le cas lorsque les règles de
fonctionnement de la société anonyme ne sont pas respectées (absence
de comptabilité, mélange de patrimoines, etc.) et si la société ne déploie
pas une activité propre de façon autonome (Lombardini, in Commentaire
Romand CO Il, n. 32 ad art. 620 CO et la jurisprudence citée). La mainmise
d’une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas
nécessairement par la possession de l’ensemble ou de la majorité des
actions de cette société. D’autres formes de dépendance sont
envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales
(TF 4A_384/2008 du 19 décembre 2008 c. 4).
Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d’un
Durchgriff soient réalisées. Il faut encore que l’invocation de
l’indépendance de la société soit constitutive d’un abus de droit ou d’une
atteinte à ses intérêts légitimes, par exemple si elle permet de ne pas
respecter ses engagements contractuels. Ainsi, l’indépendance juridique
entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être
invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par
exemple pour éluder un contrat ou une prohibition de concurrence, ou
encore pour contourner une interdiction. L’indépendance juridique d’une

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société anonyme à actionnaire unique est toutefois la règle et ce n’est
qu’exceptionnellement, en cas d’abus de droit, qu’il pourra en être fait
abstraction (TF 4A_384/2008 c. 4 précité; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002
c. 3a; ATF 121 III 219, rés. in JT 1996 I 92).
b) En l’espèce, le défendeur a été le fondateur, l’administrateur
et le liquidateur d'R.________ SA puis le fondateur de S.________ Sàrl. Il
n’était pas le seul actionnaire d'R.________ SA, mais son principal
actionnaire. Il résulte certes du jugement pénal du 22 juillet 2004 qu’il a
transféré des avoirs d'R.________ SA chez S.________ Sàrl, diminuant l’actif
social de la première société. Il a également violé son obligation de tenir
une comptabilité.
Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour retenir
l'existence d'un cas de Durchgriff. Tout d’abord, il n’est pas établi que la
société R.________ SA n'aurait pas eu d’activité propre. De surcroît, la
condition de l'abus de droit n'est pas réalisée. Pour cela, il aurait fallu que
le défendeur eût conclu le contrat litigieux au nom de la société dans le
but de ne pas le respecter et de se soustraire aux obligations qui en
résultent. Cette circonstance n’est nullement établie. Le contrat a été
résilié par la demanderesse D.________ Sàrl. Celle-ci n’établit au demeurant
pas que les motifs de la résiliation — mauvaise exécution du contrat par
R.________ SA — étaient avérés. La peine conventionnelle est due par la
société, qui ne peut plus être poursuivie parce qu’elle a été déclarée en
faillite puis radiée du registre du commerce. Il n’est pas établi non plus
que le défendeur aurait volontairement provoqué la faillite de la société ou
vidé celle-ci de sa substance pour ne pas respecter le contrat. Le cas
échéant, la demanderesse aurait dû se faire céder les droits de la masse
et agir par la voie de l’action en responsabilité de l’art. 754 CO.
Au vu de ce qui précède, la conclusion IV de la réplique doit
être rejetée.
VII. Les demanderesses supporteront les frais de la cause par

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12’889 fr., solidairement entre elles, et le défendeur par 8’360 francs.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui
a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a
droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92
CPC-VD).
Obtenant partiellement gain de cause, les demanderesses ont
droit, solidairement entre elles, à des dépens réduits de trois quarts, à la
charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 8'472 fr. 25, savoir :
a 5'000 fr à titre de participation aux honoraires de
) . son conseil;
b 250 fr pour les débours de celui-ci;
) .
c) 3'222 fr 25 en remboursement du quart de son
. coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,

- 47 -
pro no nce :
I. Interdiction est faite au défendeur G.________ de fabriquer, de
faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la
mise dans le commerce de produits commercialisés sous la
marque P.________.
II. L'interdiction décernée au chiffre I qui précède est assortie de
la menace au défendeur de la peine d'amende prévue par l'art.
292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission à une décision
d'autorité.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 12’889 fr. (douze mille huit
cent huitante-neuf francs) pour les demanderesses D.________
Sàrl et D.________ Inc., solidairement entre elles, et 8’360 fr.
(huit mille trois cent soixante francs) pour le défendeur.
IV. Le défendeur versera aux demanderesses, solidairement entre
elles, le montant de 8'472.25 fr. (huit mille quatre cent
septante-deux francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
P. Muller G. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi

- 48 -
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
G. Intignano