vd_findinfo · MP / 2009 / 11 · 2009-10-14 · fr

MESURE PROVISIONNELLE, DÉCISION INCIDENTE, INTERNATIONAL, COMPÉTENCE INTERNATIONALE, PROTECTION DES MARQUES | 28c al. 1 CC, 28c al. 2 CC, 2 CL, 24 CL, 5 CL, 6 CL, 58 al. 1 CPC, 59 al. 2 CPC, 1 al. 1 LPM, 3 al. 1 LPM

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 14.10.2009 MP / 2009 / 11

TRIBUNAL CANTONAL
CO08.032409
148/2009/JKR
COUR
CIVILE
_________________
Ordonnance de mesures
provisionnelles dans la cause divisant
Z.________
, à
Echichens,
d'avec
R.________
,
à [...].
___________________________________________________________________
Audience du 14 octobre 2009
__________________
Présidence
de   M.
Krieger
,
juge instructeur
Greffi
ère
:
Mme   Rodigari
*****
Statuant immédiatement à huis clos, le juge
instructeur considère :
En fait :
1.
La demanderesse au fond et intimée aux présentes
mesures provisionnelles, R.________, est une société
de droit [...] qui a son siège à [...]. Elle fabrique
des automobiles de marque " [...]". Elle est notamment titulaire de
la marque internationale n°  [...] " [...]",
désignant notamment la Suisse, pour des automobiles et leurs
pièces de rechange, entre autres produits. L'intimée
est également titulaire de la marque internationale
n°  [...], désignant la Suisse, pour les
automobiles et leurs pièces de rechange et dont le graphisme
est le suivant :
[…]
Ce logo est usuellement de [...] et il se profile [...]. Il est
souvent présenté de la manière
suivante :
[…]
L'intimée est également titulaire des marques "
[...]" (marque internationale n° [...] désignant la
Suisse), " [...]" (marque internationale n° [...]
désignant la Suisse), " [...]" (marque internationale n°
[...] désignant la Suisse), pour les automobiles et leurs
accessoires, entre autres produits.
Le défendeur au fond et requérant aux
présentes mesures provisionnelles a déposé le
3 mars 2004 la marque "
[...]"
auprès de
l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle, ce pour les produits "
véhicules;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau
". Cette
marque est donc enregistrée en Suisse sous le n° [...].
Il a également enregistré cette marque auprès
de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle sous le n°  [...] pour les produits
"
véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau
". Cet enregistrement se fonde sur la marque suisse
n° [...] et désigne l'Allemagne, la France, l'Italie et
Monaco.
2.
Par requête du 4 novembre 2008 adressée au Juge
instructeur de la Cour civile, R.________ a ouvert action contre
Z.________ et a pris contre lui un certain nombre de conclusions
provisionnelles et préprovisionnelles tendant à
l'interdiction de transfert et de reproduction de la marque.
Le 5 novembre 2008, le Juge instructeur de céans a rendu une
ordonnance de mesures préprovisionnelles, dont le contenu
est le suivant :
"
I.
Interdit à
Z.________ de transférer à un tiers la marque suisse
n°  [...]
[...]
et/ou la marque
internationale n°  [...]
[...]
, d'accorder à
un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques
ou d'en disposer de toute autre manière, sous la menace de
la peine d'amende prévue à l'art. 292 CO qui
réprime l'insoumission à une décision de
l'autorité.
II.
Déclare la
présente ordonnance immédiatement exécutoire
et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le
sort des mesures provisionnelles.
(…)"
3.
Le 20 novembre 2008, R.________ a fait enregistrer la marque
communautaire " [...]" (n°  [...]) auprès de
l'Institut national de la propriété industrielle - en
France -, notamment pour des produits tels que véhicules, ou
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Puis, vraisemblablement en décembre 2008, la
susnommée a également demandé l'inscription de
la marque " [...]" auprès de l'IPDL (Intellectual Property
Digital Library), pour des produits tels que véhicules ou
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Parmi les
pays désignés par la demande d'enregistrement figure
notamment la Suisse ainsi que les pays de la communauté
européenne.
4.
Le 14 janvier 2009, le juge de céans a rendu les mesures
provisionnelles suivantes:
"
I.
[…]
II.
Interdit à Z.________ de
transférer à un tiers la marque suisse n°
[...] [...] et/ou la marque internationale n° [...] [...],
d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou
l'autre de ces marques ou d'en disposer de toute autre
manière.
III.
Interdit à Z.________ de se
référer à l'histoire de la marque [...],
notamment à la création de la voiture
dénommée " [...]" ou " [...]" et/ou de l'entreprise
du même nom par [...], pour faire de la publicité, de
quelque manière que ce soit et par quelque média que
ce soit, y compris par internet, en faveur d'un véhicule
automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il
modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un
véhicule automobile qui serait commercialisé sous la
marque " [...]", " [...]" ou " [...]".
IV.
Interdit à Z.________ de
reproduire ou faire reproduire l'une ou l'autre des
représentations suivantes de véhicules automobiles
pour faire de la publicité, de quelque manière que ce
soit et par quelque média que ce soit, y compris par
internet, en faveur d'un véhicule automobile qu'il
fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait
modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui
serait commercialisé sous la marque " [...]", " [...]" ou "
[...]" :
[…]
V.
Interdit à Z.________ d'utiliser
les signes " [...]", " [...]" ou " [...]", sous quelque forme que
ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, en relation avec la
fabrication, la modification, la vente, la mise dans le commerce,
l'importation ou l'exportation de véhicules automobiles,
notamment des véhicules basés sur des automobiles
[...] ou réalisés à partir d'une ou plusieurs
[...] modifiées, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces
signes pour faire de la publicité pour de tels
véhicules ou pour offrir des services de préparateur
automobile, notamment en relation avec des véhicules
basés sur des automobiles [...] ou réalisés
à partir d'une ou de plusieurs [...]
modifiées.
VI.
Interdit à Z.________
d'utiliser le signe
[…]
ou le signe formé du [...] ci-dessus
en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise
dans le commerce, l'importation ou l'exportation de
véhicules automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour
faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour
offrir des services de préparateur automobile.
VII.
Assortit les injonctions
décernées sous chiffres II à VI ci-dessus de
la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292
du Code pénal qui réprime l'insoumission à une
décision de l'autorité.
VIII.
Astreint R.________ à
déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de
trente jours dès la notification du présent
dispositif, des sûretés d'un montant de 80'000 fr.
(huitante mille francs), en espèces ou sous forme d'une
garantie bancaire inconditionnelle d'un montant équivalent
par l'une des grandes banques suisse ou par la Banque Cantonale
Vaudoise, pour assurer le paiement à Z.________
d'éventuels dommages-intérêts pouvant
résulter des mesures ordonnées, faute de quoi
l'ordonnance de mesures provisionnelles deviendra
caduque.
[…]"
5.
Par demande du 20 février 2009, R.________ a ouvert action
au fond et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens:
"1.   Il est fait défense à Z.________,
sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de
se référer à l'histoire de la marque [...],
notamment à la création de la voiture
dénommée «  [...] » ou
«  [...] » et/ou de l'entreprise du
même nom par [...], pour faire de la publicité, de
quelque manière que ce soit et par quelque média que
ce soit, y compris par Internet, en faveur d'un véhicule
automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il
modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un
véhicule automobile qui serait commercialisé sous la
marque «  [...] », «
[...] » ou «  [...] ».
2.    Il est fait défense à
Z.________, sous la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP, de reproduire ou faire reproduire l'une ou l'autre
des représentations suivantes de véhicules
automobiles pour faire de la publicité, de quelque
manière que ce soit et par quelque média que ce soit,
y compris par Internet, en faveur d'un véhicule automobile
qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou
ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule
automobile qui serait commercialisé sous la marque
«  [...]», «  [...]» ou
«  [...] » :
[…]
3.    Il est fait défense à
Z.________, sous la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP, d'utiliser les signes «  [...]»,
«  [...]» ou «  [...] »,
sous quelque forme et dans quelque graphisme que ce soit, en
relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise
dans le commerce, l'importation ou l'exportation de
véhicules automobiles, notamment des véhicules
basés sur des automobiles [...] ou réalisés
à partir d'une ou plusieurs [...] modifiées, ainsi
que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la
publicité pour de tels véhicules ou pour offrir des
services de préparateur automobile, notamment en relation
avec des véhicules basés sur des automobiles [...] ou
réalisés à partir d'une ou de plusieurs [...]
modifiées.
4.    Il est fait défense à
Z.________, sous la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP, d'utiliser le signe
[…]
ou le signe formé du [...] ci-dessus
en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise
dans le commerce, l'importation ou l'exportation de
véhicules automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour
faire de la publicité pour de tels véhicules ou pour
offrir des services de préparateur automobile.
5.    La marque suisse n°  [...] [...] est
déclarée nulle."
6.
Le 22 juin 2009, Z.________ a déposé une
requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu,
avec dépens, à ce que le Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal prononce:
"
I.-
Interdiction
est faite à R.________, sous la menace des peines
prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser les signes
"
[...]"
et
" [...]"
ou
" [...]"
sous quelque forme
que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit en relation avec
la fabrication, la modification, la vente, la mise dans le
commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules
automobiles et/ou d'accessoires automobiles ainsi que d'utiliser
l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la
publicité."
7.
Par réponse du 14 juillet 2009, le défendeur et
requérant a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions de la demande. Reconventionnellement, il a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à
la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer:
I.-
R.________ est reconnue comme étant la débitrice de
Z.________ de la somme de Fr. 2'234'400.- (deux millions deux cent
trente-quatre mille quatre cents francs) et lui en doit
immédiat paiement.
II.-
La
marque communautaire n° [...] [...] est déclarée
nulle.
III.-
La marque
[...] [...] est déclarée nulle."
8.
Par requête de déclinatoire du 5 octobre 2009,
l'intimée aux mesures provisionnelles R.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au
Juge instructeur de la Cour civile prononcer:
"I.         Le
déclinatoire est admis.
II.         Le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud n'est pas compétent pour connaître de la
requête de mesures provisionnelles déposée par
M. Z.________ le 22 juin 2009.
III.         M. Z.________
est éconduit d'instance."
A la même date, R.________ a déposé une seconde
requête de déclinatoire qui contient les conclusions
suivantes:
"I.         Le
déclinatoire soulevé à l'encontre des
conclusions reconventionnelles II et III de la réponse
déposée par l'intimé et défendeur le
14 juillet 2009 est admis.
II.         La Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente
pour statuer sur les conclusions II et III prises par le
défendeur au pied de sa réponse du 14 juillet
2009.
III.         Le
défendeur est éconduit d'instance pour les
conclusions reconventionnelles II et III de sa réponse du 14
juillet 2009."
9.
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le
14 octobre 2009, dans le cadre de laquelle les parties ont
été entendues.
En droit :
I.
a)
A l'appui de ses conclusions provisionnelles, le
requérant invoque principalement la LPM (Loi
fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques et des indications de provenance, RS 232.11). Il
considère en substance qu'en enregistrant les marques [...]
et [...], l'intimée démontre de manière
manifeste qu'elle entend s'approprier ces biens de
propriété intellectuelle avant l'issue du
procès au fond qui oppose les parties.
Pour sa part, l'intimée considère qu'en vertu tant de
l'art. 109 LDIP (
Loi fédérale
du 18 décembre 1987 sur le droit international privé,
RS 291) que de l'art. 5 ch. 3 CL (Convention du 16 septembre
1988 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale ou Convention de Lugano, RS 0.275.11), le juge de
céans n'est pas compétent pour se prononcer sur la
requête de mesures provisionnelles déposée par
Z.________. Il soulève donc le
déclinatoire.
b)
Comme dans un procès au fond, les parties ont la
faculté, au stade des mesures provisionnelles, de contester
la compétence du juge saisi. Ce moyen doit être
opposé devant le juge des mesures provisionnelles aux
mêmes conditions qu'il doit l'être devant le juge du
fond (Bonard, Les sanctions des règles de compétence,
thèse Lausanne 1985, p. 141). En particulier, le
déclinatoire doit être opposé, sous peine de
déchéance, avant toute défense au fond et
préalablement à toute exception de procédure
(art. 58 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudoise du
1
er
septembre 1971, RSV 270.11]). Tel est le cas en
l'espèce.
En principe, le déclinatoire est instruit et jugé en
la forme incidente (art. 59 al. 2 CPC). Quoique les
commentateurs proposent une autre solution (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
édition, n. 2 ad art. 59 CPC; Bonard, op. cit., p. 142), il
est conforme à la jurisprudence de la Chambre des recours et
à la pratique de la Cour civile que le juge statue sur le
déclinatoire dans l'ordonnance de mesures provisionnelles
elle-même, sans avoir à rendre une décision
séparée (JICCiv 45/2009/JKR du 3 avril 2009, consid.
I et les références citées), puisque, de
jurisprudence constante, il n'existe pas de voie incidente en
matière de mesures provisionnelles (JT 1990 III 3, consid.
1; JT 1988 III 153). L'admission du déclinatoire a alors
pour effet l'irrecevabilité de la requête de mesures
provisionnelles (Tappy, Quelques aspects de la procédure de
mesures provisionnelles, spécialement en matière
matrimoniale, in JT 1994 III 34 ss, spéc.
pp. 50-51).
Pour se prononcer sur la question du déclinatoire, le juge
des mesures provisionnelles doit qualifier l'action dont il est
saisi en se fondant sur les éléments du dossier en
l'état du procès, sans procéder à une
instruction d'office. Ce sont les faits allégués et
les conclusions, le cas échéant
l'interprétation que donne de celles-ci la partie qui les a
prises, qui doivent fonder la définition que donne le juge
de la nature de l'action (JT 1995 III 34, consid. 2a; JT 1970 III
49). Il découle de la nature des mesures provisionnelles
qu'une requête de déclinatoire ne saurait être
admise que lorsque la compétence du juge qui doit statuer
apparaît d'emblée exclue ou peu vraisemblable (JICCiv
326/2000/FJO du 21 août 2000, consid. II/a).
Il est admis que la
lex fori
régit, à tout le
moins, les opérations relatives à l'ordonnancement de
la procédure. Le fardeau de la preuve, les moyens de preuve
et leur administration obéissent à la même
règle. De même, c'est en principe en fonction de son
propre droit que le juge détermine si une question
relève du droit de procédure ou du droit de fond. Les
conditions du droit à l'obtention d'une mesure provisoire,
comme la vraisemblance du droit allégué au fond,
dépendent de la
lex fori
(Bucher/Bonomi, Droit
international privé, 2
ème
édition,
nn. 192 et 205; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit
international privé suisse, 3
ème
édition, nn. 632, 635 et 656).
En matière de mesures provisionnelles, le requérant
doit en principe rendre vraisemblables, mais non pas
établir, les faits justifiant sa requête et, en
conséquence, l'apparence du droit dont il requiert la
protection; quant au juge, il doit se limiter en principe à
un examen
prima facie
ou sommaire, sans préjuger le
fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 101 CPC; Hohl,
Procédure civile, tome II, nn. 2799 et 2815). Ces principes
devront donc être appliqués aux faits et au droit
nécessaires à l'évaluation de la
compétence du juge de céans.
c)
Le présent litige comporte un
élément d'extranéité à tout le
moins, dans la mesure où le requérant est
domicilié en Suisse, alors que l'intimée a son
siège en [...]. Ceci n'est au demeurant pas
contesté.
Or la Suisse - dès le 1
er
janvier 1992 - et [...]
- dès le [...] - sont parties à la Convention de
Lugano, de sorte que celle-ci s'applique à la
présente cause. En l'absence d'élection de for
(art. 17 CL), les règles de compétence de cette
convention l'emportent sur les règles de compétence
nationale, et singulièrement sur celles de la LDIP (art. 1
al. 2 LDIP; ATF 129 III 738, consid. 3.2).
La règle de compétence de principe, dans la
convention, prévoit que les personnes domiciliées sur
le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit
leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (art.
2 al. 1 CL). S'agissant plus particulièrement des mesures
provisionnelles, l'art. 24 CL prévoit que les mesures
provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat
contractant peuvent être demandées aux
autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu
de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat
contractant est compétente pour connaître du
fond.
Cette disposition - qui institue une compétence connue en
Suisse, puisque équivalente à celle posée par
l'art. 10 LDIP - autorise un tribunal à statuer sur une
demande de mesures provisoires ou conservatoires alors même
qu'il n'est pas compétent sur le fond. Ce texte pose donc
une règle qui apparaît comme une exception au
système général de compétence
résultant de la convention, même si, dans tous les
cas, le demandeur reste libre de requérir des mesures
provisoires devant le juge compétent au fond. Pour entrer
dans le champ d'application de l'art. 24 CL, les mesures
provisoires doivent systématiquement concerner une
matière relevant de la Convention de Lugano. Enfin, cette
disposition n'a pas pour but de permettre à un tribunal d'un
Etat contractant non compétent de se prononcer lorsque le
fond de l'affaire relève d'un autre tribunal du même
Etat contractant (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et
de Lugano, 2
ème
édition, n. 267;
Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de
l'exécution des jugements en Europe. Les Conventions de
Bruxelles et de Lugano, le Règlement "Bruxelles I", n. 215;
Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale,
volume I, nn. 1630 et 1640 [cité Donzallaz I]).
Dans l'hypothèse d'une requête de mesures
provisionnelles présentée devant une autorité
n'étant pas compétente pour connaître du litige
au fond, la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE)
- reprise régulièrement par le Tribunal
fédéral (voir notamment l'affaire "Mareva Injunction"
cf. ATF 129 III 626, consid. 5.3.1, SJ 2004 I 29,
PJA 2004/2, pp. 204 ss) - exige qu'il existe un lien de
rattachement réel entre l'objet des mesures
sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat
contractant du juge saisi. Ce lien de rattachement n'est en
revanche pas exigé lorsque les mesures sont ordonnées
par un tribunal compétent pour trancher au fond selon la
Convention de Lugano (ATF 129 III 626 précité,
consid. 5.3.2).
En outre, se pose la question de savoir si un juge saisi d'une
requête de mesures provisionnelles ne pouvant pas être
exécutée sur son territoire national doit
décliner, ou non, sa compétence. S'agissant d'un juge
compétent au fond, il est admis qu'il pourra adopter des
mesures provisoires, quand bien même celles-ci
déploient leurs effets au-delà de ses
frontières nationales (Donzallaz, Les mesures provisoires et
conservatoires dans les Conventions de Bruxelles et de Lugano:
état des lieux après les ACJCE
Mund
,
Mietz
et
Van Uden
, in PJA 2000/8 pp. 967 et 968
[cité Donzallaz II]). En revanche, le sujet est plus
controversé lorsqu'il est question d'un magistrat
n'étant pas compétent au fond. Sur ce point,
Donzallaz rappelle que l'arrêt de la CJCE Mietz a
confirmé le droit de requérir l'
exequatur
à l'étranger de mesures provisionnelles, le lien
réel avec l'objet de la mesure provisionnelle n'ayant donc
pas à s'exprimer dans le processus d'exécution
nationale. Il a précisé que ledit lien constitue en
revanche une des modalités de la mesure provisionnelle
imposée par l'urgence, la proximité et
l'efficacité, qui conditionne son existence. A défaut
de remplir cette condition, il ne s'agira pas de mesure provisoire
ou conservatoire au sens de l'art. 24 CL et le juge requis ne
pourra prononcer son
exequatur
(Donzallaz II, pp. 977 et
978; pour un avis contraire, voir principalement la doctrine
francaise, notamment Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 271). Dans le
cas d'un juge incompétent au fond, cet auteur précise
que la jurisprudence suisse relève assez fréquemment
que le magistrat ne devrait rendre des mesures provisoires que s'il
peut le faire efficacement (Donzallaz II, p. 980 et les
références citées). Prenant une
décision vaudoise de première instance en exemple, il
se réfère en substance sur ces questions au pouvoir
d'appréciation du juge, à l'opportunité et
à l'efficacité de la mesure (Donzallaz I, nn. 1659
ss; Donzallaz II, p. 980; voir également Bucher, Droit
international privé suisse. Partie générale.
Conflits de juridictions, t. I/1, ch. 381, p. 130).
d)
Il convient tout d'abord de relever que le contexte
factuel et procédural de l'espèce est tout à
fait singulier. En effet, il ne s'agit pas ici de statuer sur des
mesures provisoires intervenant antérieurement à
toute procédure au fond, voire d'une requête
provisionnelle déposée en Suisse alors qu'une
procédure serait ouverte devant un tribunal à
l'étranger. Bien au contraire: l'intimée à la
présente procédure provisionnelle - qui a
soulevé un double déclinatoire - est en
réalité la partie ayant ouvert action devant le juge
de céans, par une première requête de mesures
provisionnelles, validée ensuite par une demande. C'est dans
une telle situation qu'interviennent les conclusions
provisionnelles du requérant Z.________, ainsi que les
conclusions reconventionnelles prises au bas de sa
réponse.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater
que la demanderesse et intimée, ainsi que le
défendeur et requérant - puisqu'il a agi sans
réserve tant au fond que sur les mesures provisionnelles -
ont fondé une compétence devant le juge de
céans, respectivement la Cour civile, pour statuer sur la
première requête provisionnelle et sur les conclusions
de la demande. Dans cette mesure, la position adoptée par
l'intimée, en soulevant le déclinatoire s'agissant
des mesures provisoires requises par sa partie adverse,
paraît critiquable, à ce stade à tout le moins.
En effet, il apparaît
prima facie
que la requête
qui fait l'objet de la présente décision est
liée à la procédure ouverte par
l'intimée, tant au niveau factuel que
procédural.
Quoi qu'il en soit, il convient d'examiner les arguments
soulevés par l'intimée à l'appui du
déclinatoire qu'elle soulève. Celle-ci fait valoir
principalement que la compétence au fond du juge de
céans n'est pas donnée puisque non seulement l'art. 2
CL n'est pas applicable - R.________, en tant que
défenderesse reconventionnelle, n'ayant pas de domicile en
Suisse -, mais qu'en outre, les art. 109 LDIP et 5 ch. 3
CL ne peuvent pas s'appliquer en l'espèce. Elle
considère sur ce point que le juge suisse du lieu de l'acte
illicite ne peut connaître que des violations d'un droit
suisse de propriété intellectuelle. L'intimée
exclut en outre l'usage du
forum reconventionis
de l'art. 6
CL, considérant que la partie adverse n'a pas pris de
conclusions reconventionnelles sur lesquelles sa requête de
mesures provisionnelles aurait pu s'appuyer - soit faire
défense à R.________ d'utiliser les signes " [...]",
" [...]" ou " [...]" -, mais uniquement des conclusions en
dommages-intérêts et en nullité de la marque
communautaire et d'une marque italienne.
e)
En vertu de l'art. 24 CL, le juge saisi d'une
requête de mesures provisionnelles est habilité
à prononcer lesdites mesures s'il est compétent pour
connaître du litige au fond ou, si tel n'est pas le cas,
lorsqu'il existe un lien de rattachement effectif entre l'objet des
mesures sollicitées et la compétence territoriale de
l'Etat du juge saisi.
In casu
et au stade des mesures
provisionnelles, on peut suivre l'intimée lorsqu'elle estime
que l'art. 2 CL ne fonde pas de compétence au fond. En
revanche, s'agissant de l'art. 5 ch. 3 CL, on ne saurait se montrer
aussi catégorique. En effet, la marque internationale "
[...]" - qui figure parmi les "signes" dont le requérant
demande l'interdiction d'utilisation par voie provisionnelle et qui
fait l'objet de la conclusion reconventionnelle III qui vise
à ce que la marque soit déclarée nulle -
déploie également ses effets sur le territoire
suisse. Il semble donc que sur cet aspect à tout le moins,
la compétence au fond de la Cour civile puisse être
envisagée.
Pour le surplus, et contrairement à ce que prétend
l'intimée, une compétence fondée sur le
forum reconventionis
de l'art. 6 ch. 3 CL - qui
prévoit qu'un défendeur peut être attrait,
lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive
du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande
originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci - n'apparaît
pas exclue en l'état.
Selon Troller, il y a un rapport juridique suffisamment
étroit au sens de cette disposition non seulement dans les
cas de connexité matérielle au sens étroit,
à savoir lorsque les deux actions réciproques
découlent du même acte juridique ou des mêmes
faits, mais également lorsqu'il existe un certain lien entre
les prétentions invoquées (Kamen Troller,
Précis du droit suisse des biens immatériels,
2
ème
édition [cité Troller,
Précis], p. 408 et les références
citées). Pour sa part, Donzallaz prône une
interprétation extensive de cette norme, qui correspond aux
objectifs du traité et ne débouche pas sur la
reconnaissance d'un for sans relation avec le litige. Sur cette
question, l'auteur cite un arrêt de la Cour de cassation
française, où cette dernière a admis qu'un
tribunal français, compétent pour statuer sur la
demande principale en paiement du prix de produits livrés -
demande formée par un concédant domicilié en
Italie contre un concessionnaire domicilié en France -
était également compétent, en vertu de l'art.
6 ch. 3 CL, pour connaître d'une demande reconventionnelle
formée par le concessionnaire en réclamation de
dommages-intérêts au motif que le concédant
aurait violé la clause d'exclusivité (Donzallaz, La
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, volume
III, nn. 5566 à 5568).
Or à ce stade de la procédure et sans préjuger
la requête de déclinatoire formée par
R.________ s'agissant des conclusions reconventionnelles prises par
Z.________, on constate que les faits à la base des
conclusions prises de part et d'autre peuvent être
considérés comme suffisamment connexes. En effet,
d'une part, la demanderesse et intimée a pris des
conclusions en interdiction liées à l'utilisation de
signes, marques et autres références relatives
à " [...]", ainsi qu'en nullité de la marque suisse "
[...]", et, d'autre part, le défendeur et requérant a
pris une conclusion en dommages et intérêts
liée aux conséquences économiques des mesures
provisionnelles du 14 janvier 2009, ainsi que deux conclusions
visant la nullité de marques comportant également les
termes " [...]".
Dans tous les cas et compte tenu de la jurisprudence cantonale
précitée (lettre a ci-dessus) - selon laquelle, en
matière de mesures provisionnelles, une requête de
déclinatoire ne saurait être admise que lorsque la
compétence du juge qui doit statuer apparaît
d'emblée exclue ou peu vraisemblable -, il convient de
considérer
prima facie
que la Cour civile
paraît compétente au fond, à tout le moins
partiellement, soit s'agissant de la marque internationale
déposée par l'intimée, dont les effets se
déploient également en Suisse.
II.
Au demeurant, la question de la compétence de la Cour civile
peut rester ouverte en l'espèce, puisque la requête de
mesures provisionnelles doit dans tous les cas être
rejetée pour les motifs développés
ci-dessous.
a)
A l'appui de sa requête, Z.________ invoque
principalement l'art. 59 LPM, selon lequel la personne
qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une
violation de son droit à la marque ou à l'indication
de provenance et que cette violation risque de lui causer un
préjudice difficilement réparable peut
requérir des mesures provisionnelles (al. 1) et qu'elle peut
notamment exiger du juge qu'il ordonne les mesures propres à
assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance
des objets portant illicitement la marque ou l'indication de
provenance, pour sauvegarder l'état de fait ou pour assurer
à titre provisoire l'exercice des prétentions en
prévention ou en cessation du trouble (al. 2). L'application
par analogie des art. 28c à 28f CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) est prévue par l'art. 59 al. 4
LPM.
Aux termes de
l'article 28c CC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet
d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette
atteinte risque de lui
causer un
préjudice difficilement réparable, peut
requérir des mesures provisionnelles (al. 1); le juge peut
notamment interdire l'atteinte ou la faire cesser, ou ordonner les
mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves
(al. 2).
En outre,
aux termes de
l'article 101 alinéa 1
er
chiffre 1
er
CPC, des mesures provisionnelles peuvent être
ordonnées en tout état de cause, même avant
l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour protéger le
requérant dans ses droits (let. a), pour
prévenir tout changement à l'état de l'objet
litigieux (let. b), ou pour écarter la menace d'un dommage
difficile à réparer (let. c). De telles mesures
peuvent en outre être prises, même sans urgence, dans
les cas prévus par la loi civile (art. 101 al. 1 ch. 2 CPC).
Ces cas mis à part, il est dans la nature des mesures
provisionnelles qu'elles ne peuvent être admises que dans les
cas d'urgence et si toute autre mesure ou action judiciaire se
révèle inefficace à sauvegarder les
intérêts du requérant. Ces exigences
s'expliquent par la nature des mesures provisionnelles
conçues pour pallier les dangers et les inconvénients
inhérents à la lenteur du procès au fond (ATF
108 II 69, consid. 2a, JT 1982 I 528 ; RSPI 1994 p. 200 ;
Pelet, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse,
thèse Lausanne 1986,
ch. 74 ss
).
Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le
juge n'a pas à trancher le droit litigieux; il lui suffit de
constater que le bien-fondé de la requête
apparaît vraisemblable
prima facie
(ATF 108 II 69,
consid. 2a, JT 1982 I 528; Pelet,
op. cit.
, ch. 57 ss et ch. 61
ss).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à
établir, au sens d'une preuve complète, les
allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994
précité p. 200; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109,
consid. 3a et les références citées; ATF
108 II 69 précité, consid. 2a; Troller, Manuel du
droit suisse des biens immatériels, 2
ème
édition, Tome II [cité Troller, Manuel],
pp. 1158 ss; Pelet, op. cit., ch. 57 et 60).
Le juge n'a ainsi pas à être persuadé de
l'existence des faits allégués. Il suffit que, sur la
base d'éléments objectifs, il acquiert l'impression
d'une certaine probabilité de l'existence des faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement. Le
juge doit à tout le moins attribuer une probabilité
plus grande à la survenance des faits qu'à leur
contraire
(
ATF 129 III 426, consid. 3, JT 2003 I
400; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles
en matière de propriété intellectuelle et de
concurrence déloyale, in sic! 2005 pp. 339 ss, spéc.
p. 342 et les références
citées).
Les mesures provisionnelles sont destinées à
protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire,
l'objet d'un procès au fond (principe de
l'accessoriété de la procédure de mesures
provisionnelles à celle au fond). Il en découle
notamment que le juge des mesures provisionnelles doit, outre la
vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond, se limitant à un examen sommaire
sans préjuger le fond du litige. Si, sur la base d'un examen
sommaire des questions de droit, la prétention
invoquée au fond ne se révèle pas
dénuée de chances de succès, il doit accorder
la protection requise (
arrêt du
Tribunal fédéral du 21 décembre 2006 dans la
cause 4P.222/2006, consid. 2 et les réf. citées;
RSPI précité 1994
p. 200; RSPI 1990 p. 174; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III
109;
ATF 108 II 69 précité,
consid.
2a, JT 1982 I 528
;
Schlosser, op. cit., p. 342
s.;
Pelet, op. cit., ch. 61
ss).
Le degré de
vraisemblance requis, de même que le caractère plus ou
moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du
juge qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte, notamment,
de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection
envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner
à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., ch. 58, ch.
66 et ch. 77).
La menace d'une atteinte
actuelle ou imminente ne suffit pas pour que les mesures
provisionnelles soient ordonnées; encore faut-il que la
victime allègue et rende vraisemblable qu'elle risque de
subir un préjudice difficilement réparable autrement
que par l'octroi des mesures provisionnelles (art. 59 al.
1
er
LPM; art. 28c al. 1
er
CC).
La condition d'un dommage
difficilement réparable est en particulier remplie
lorsqu'aucun dédommagement n'est susceptible de remplacer
parfaitement l'exécution attendue (RSPI 1991 p. 267 et la
référence; Pelet, op. cit., ch. 72), ou lorsque la
mise en œuvre des droits du requérant serait mise en
péril s'il en était réduit à les faire
valoir dans le cadre d'une procédure ordinaire (Schlosser,
op. cit., p. 347)
.
Lorsque l'atteinte porte sur des signes distinctifs, la
jurisprudence et la doctrine admettent relativement facilement
l'existence d'un dommage difficilement réparable, dès
lors qu'un risque de confusion est rendu vraisemblable, en raison
des difficultés de prouver le dommage pouvant
résulter de l'usurpation d'un signe distinctif (Killias, La
mise en œuvre de la protection des signes distinctifs,
publication CEDIDAC, no 50, nn. 508 à 510 et les
références citées). La jurisprudence a ainsi
retenu que l'usage illicite d'un signe, qui risque d'être
confondu avec une marque protégée et qui intervient
en relation avec des biens ou services identiques ou similaires,
amène le public à confondre les biens ou services et
entraîne par voie de conséquence un dommage qui n'est
pas facile à réparer (RSPI 1984 p. 84 "Euro
Sub I" consid. 7.1). Elle a également retenu que, selon
la nature des choses et l'expérience de la vie, l'usage
d'étiquettes prêtant à confusion est propre
à porter atteinte aux droits du requérant sur sa
marque et à lui causer un dommage difficile à
déterminer et, partant, à réparer
complètement (RSPI 1984 p. 336 "de Terry" consid. 5 in
fine).
L'urgence est perçue comme une condition inhérente
à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien
même le législateur fédéral ne l'a pas
expressément prévue (sic! 2002 pp. 55 ss, consid. 4a
et les références citées). En effet, toute
mesure provisionnelle implique dans un certain sens qu'il y ait
urgence. L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles
est relative par rapport à la durée du procès
au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de
subir un dommage difficile à réparer au point que
l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la
procédure ordinaire en serait compromise. Dans le domaine du
droit de la propriété intellectuelle et de la
concurrence déloyale, la menace d'un danger difficile
à réparer implique également la
nécessité d'une intervention rapide, et partant
l'urgence (Pelet, op. cit., n. 76 à 78; Troller, Manuel, pp.
1164 à 1166 et les références
citées).
En résumé, le requérant, pour obtenir une
protection provisionnelle, doit rendre vraisemblable une atteinte
illicite actuelle ou imminente, la menace d'un dommage
difficilement réparable et l'urgence de la mesure requise
(Sic! 2003 p. 626 consid. 2.2; Pelet, op. cit., nn. 178
ss).
b)
In casu
, à l'appui de sa requête,
Z.________ fait valoir principalement l'art. 3 ch. 1 LPM et le fait
qu'il convient d'accorder au déposant d'une marque des
moyens de défense contre des tiers qui utiliseraient une
marque identique ou similaire. Sur la question de l'atteinte et du
préjudice, le requérant considère que les
demandes d'enregistrement de marque déposées par
l'intimée sont des actes préparatoires
évidents de nature à lui causer un dommage, à
savoir diminuer, voire anéantir, la valeur de sa propre
marque.
Lors de l'audience du 14 octobre 2009, le requérant a
précisé avoir été mis au courant par un
journaliste des demandes d'enregistrement effectuées par
l'intimée. Il a répété que, selon lui,
la demande d'inscription d'une marque était un acte
préparatoire suffisant pour considérer qu'il
existait, au stade de la vraisemblance, un risque de dommage. Il en
a pris pour preuve le refus de l'intimée de s'engager
à ne pas utiliser les marques déposées. Pour
sa part, le conseil de cette dernière a indiqué
qu'à sa connaissance, aucune utilisation des marques
déposées n'allait être faite pour l'heure et
que le but était de parer à toute demande
d'enregistrement que pourrait formuler un tiers.
c)
Selon le principe de l'enregistrement consacré par
la LPM, le droit à la marque appartient à celui qui
l'a déposée le premier en vue de son inscription au
registre (Troller, Manuel, tome I, p. 141; art. 6 LPM). La marque
vise à distinguer les produits ou les services d'une
entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). La loi
protège ainsi les fonctions de distinction et d'indication
de provenance de la marque (ATF 122 III 469, consid. 5f). La marque
peut également être utilisée pour d'autres
fonctions, notamment dans un but publicitaire ou de communication.
De tels usages de la marque ne bénéficient cependant
d'aucune protection en tant que tels, et ne sont
protégés qu'à titre purement accessoire
(Marbach, Schweizeriches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht,
volume III, p. 5 et s.; Davis, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 1
LPM).
L'enregistrement a un effet constitutif. Il confère au
titulaire, en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en
exclusivité, le droit d'interdire à des tiers l'usage
de signes frappés d'un motif d'exclusion de protection
relatif (art. 3 ch. 1 LPM) et de faire valoir des
prétentions civiles et la protection du droit pénal
(Troller, Précis, pp. 74-75).
d)
En l'espèce, les éléments
avancés par le requérant sont insuffisants,
même au stade de la vraisemblance, pour justifier les mesures
provisionnelles demandées. Ainsi, on ne saurait suivre son
raisonnement tendant à dire que la seule inscription de la
marque est un acte préparatoire suffisant pour attester une
atteinte imminente ainsi que la menace d'un dommage difficile
à réparer. D'ailleurs, une telle appréciation
est confirmée par la jurisprudence. Le Tribunal
fédéral s'est notamment prononcé sur la
question de l'enregistrement d'une marque dans le cadre d'actions
ouvertes sur la base tant de la LPM que de la LCD (Loi
fédérale du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale, RS 241): il a considéré
que l'enregistrement d'un signe en tant que marque n'autorise pas
nécessairement à prêter à celui qui y
procède l'intention d'utiliser un tel signe à
l'avenir pour les marchandises visées par cet enregistrement
(TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005, consid. 2.3). Plus
généralement, il a jugé que le simple
enregistrement d'une marque n'influence pas la concurrence et ne
constitue donc pas un acte déloyal (ATF 132 III 579,
consid. 2.3, JT 2006 I 351).
Pour le surplus, le requérant n'a allégué
aucun autre élément justifiant de prononcer des
mesures provisionnelles. Or la protection assurée par l'art.
3 ch. 1 LPM - disposition qu'il a invoquée - suppose
l'existence d'une violation de la marque, par exemple l'utilisation
d'un sigle ou d'un nom. Rien de tel ne transparaît en
l'espèce, à l'exception peut-être de la
question de la titularité même des marques
litigieuses. Or une telle problématique ne saurait
être tranchée dans la présente décision
puisqu'elle entre dans la compétence de la Cour civile et
non du juge instructeur de céans. Dans ce cadre, il importe
de préciser que l'art. 6 LPM assurera au requérant -
s'il obtient gain de cause dans la procédure au fond - la
protection de son droit, puisque cette disposition prévoit
que le droit à la marque appartient à celui qui la
dépose le premier. En revanche, et au stade provisionnel,
aucune mesure ne se justifie.
En définitive, la requête de mesures provisionnelles
formée par Z.________ doit être
rejetée.
III.
Les frais de la procédure provisionnelle
sont arrêtés à 900 fr. pour le requérant
(art. 170 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5]).
Les dépens de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause au fond.
Par
ces motifs,
le
juge instructeur,
statuant à huis clos et
par
voie de mesures provisionnelles :
I.
Rejette la requête de mesures
provisionnelles déposée le 22 juin 2009 par
Z.________, dans la mesure où elle est recevable.
II.
Arrête les frais de la
procédure provisionnelle à 900 fr. (neuf cents
francs) pour le requérant.
III.
Dit que les dépens de la
procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de la
procédure au fond.
Le juge instructeur
:
La greffière :
J. Krieger
V. Rodigari
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a
été expédié pour notification aux
parties le 20 octobre 2009, lue et approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils
des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de
la présente ordonnance en déposant au greffe de la
Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires,
désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
La greffière :
V. Rodigari