vd_findinfo · 31/2011/DCA · 2011-02-18 · fr

ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES, PROTECTION DES MARQUES, REGISTRE DES MARQUES, NOTORIÉTÉ, PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{SOCIÉTÉ}, CLAUSE PÉNALE | 53 CO, 620 al. 2 CO, 109 al. 1 LDIP, 109 al. 2 LDIP, 110 al. 1 LDIP, 112 LDIP, 6 al. 1 LDIP, 74 LOJV, 18 LPM, 3 al. 1 LPM, 55 al. 1 let. a LPM, 55 al. 1 let. b LPM, 55 al. 1 let. c LPM, 58 al. 3 LPM, 404 CPC (CH)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 18.02.2011 31/2011/DCA

TRIBUNAL
CANTONAL
CO01.002555
31/2011/DCA
COUR
CIVILE
_________________
Audience
de jugement du 18 février 2011
_________________________________
Présidence
de               M.
Muller
,
président
Juges
:              Mme
Carlsson et M. Hack
Greffier
:              M.
Intignano
*****
Cause
pendante entre :
D.________
Sàrl
D.________
Inc.
(Me
A. Thévenaz)
et
G.________
(Me
F. Besse)
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
En fait:
1.a)
La demanderesse D.________ Sàrl est une société
à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis
le 20 octobre 1997. Son siège est à Cologny; elle a pour but le commerce et la fabrication
de produits cosmétiques.
La demanderesse D.________ Inc. a été inscrite le 4 janvier 2000 au
Registrar
of International Business Companies
de St-Vincent-et-Grenadines.
b)
La société R.________ SA (ci-après: R.________ SA) était une société anonyme
inscrite au registre du commerce du canton de Vaud dont le siège était à Aigle. Elle avait
pour but la création, la conception, le développement, la fabrication (pour le compte de tiers)
et la commercialisation de concentrés de parfum, d'arômes alimentaires et de produits cosmétiques
finis et semi-finis, ainsi que de produits annexes, y compris les matières premières. Son capital-actions
s'élevait à 100'000 fr., divisé en cent actions nominatives de 1'000 fr. chacune, avec
restriction quant à la transmissibilité.
Par décision du 26 avril 1999, le Préposé au Registre du commerce du district d'Aigle
a dissout d'office la société R.________ SA en application des art. 708 al. 4 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) et 86 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre
2007; RS 221.411). La société n'a dès lors subsisté que pour sa liquidation. Elle
a été déclarée en faillite le 30 mai 2002, faillite suspendue faute d'actifs puis
clôturée selon publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du 22 juillet
2002. Conformément à l'art. 66 al. 2 ORC, la raison sociale d'R.________ SA en liquidation
a été radiée d'office du registre du commerce, selon publication dans la FAO du 17 septembre
2004, aucune opposition à la radiation n'ayant été formée.
L'ancien président du conseil d'administration d'R.________ SA, le défendeur G.________, a
été seul administrateur de cette société pendant plusieurs mois avant sa dissolution.
Il détenait 63% du capital-actions. Il a ensuite été désigné en qualité
de seul liquidateur. A ce titre, il disposait de la signature individuelle.
Il n'est pas établi que la masse en faillite d'R.________ SA ait exercé des actions en responsabilité
contre les administrateurs de la société, en particulier contre le défendeur G.________,
ni que des créanciers cessionnaires des droits de la masse aient exercé de telles actions.
c)
Le 12 septembre 2001 ont été adoptés les statuts d'une nouvelle société S.________
Sàrl (ci-après: S.________ Sàrl) dont le siège est à [...] (VS) et dont le capital
social s'élève à 20'000 francs. Le défendeur G.________ est associé et gérant
de cette société avec signature individuelle. Le but de S.________ Sàrl est la création,
la conception, le développement, la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de parfums,
d'arômes, de produits cosmétiques, pharmaceutiques, dermatologiques, vétérinaires
et alimentaires, finis ou semi-finis, de produits annexes, y compris de matières premières,
ainsi que le conseil dans ces domaines et toute opération financière ou commerciale convergente
à ses buts.
2.a)
Y.________ Ltd (ci-après: Y.________ Ltd) est une société de droit nigérian créée
le 31 juillet 1991, dont le siège se trouve à Lagos (Nigeria), et qui a pour but l'importation,
l'exportation, la représentation de fabricants, la distribution et le commerce de produits chimiques,
de préparations médicales et de produits cosmétiques. A.________ est l'administrateur
(traduction de l'anglais "Company director") de Y.________ Ltd. Cette société a fait
enregistrer au registre des marques (traduction de l'anglais "Trade marks registry") de Grande-Bretagne
et Irlande du Nord  la marque Z.________ le 12 avril 1995 pour des produits entrant dans la classification
internationale n° 3 (selon l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification
internationale des produits et des services auxquels s’appliquent les marques de fabrique ou de
commerce [RS 0.232.112.7], révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 [RS 0.232.112.8] puis
révisée à Genève le 13 mai 1977 [RS 0.232.112.9]). Y.________ Ltd a également
fait enregistrer la marque Q.________ le 26 mai 1995 au registre des marques du Nigeria pour les produits
entrant dans la classification internationale n° 3. Cette dernière inscription a été
renouvelée le 26 mai 2002 pour une période de quatorze ans au Nigeria. Y.________ Ltd a aussi
déposé le design de Z.________ Cream Pack le 20 septembre 1996 et fait renouveler l'inscription
de l'emballage de Z.________ Gel le 22 juillet 2000 pour une période de quatorze ans au Nigeria.
Ces crèmes sont distribuées dans le monde entier.
Le 25 août 1995, Y.________ Ltd, sous la signature d'A.________, a donné procuration à
B.________, président-directeur-général (traduction de l'anglais "chairman/CEO")
de Z.________ Ltd (ci-après: Z.________ Ltd) notamment (traduction de l'anglais) d'enregistrer en
Angleterre, ou dans tout autre pays européen, selon la demande de Y.________ Ltd, tout droit de
propriété intellectuelle, y compris notamment les noms commerciaux, les marques commerciales,
les designs industriels et les brevets. Est annexée à cette procuration une liste de seize
marques, parmi lesquelles Z.________ Cream, Z.________, Z.________ Cream Plus, TopZ.________ Cream et
Q.________. C'est ainsi que Z.________ Ltd a mandaté le cabinet [...] & CO, à Londres,
aux fins de procéder en particulier à l'enregistrement de la marque Z.________ au Royaume-Uni,
en France et en Italie.
En vertu de cette procuration, ces enregistrements devaient être faits au nom et pour le compte
de Y.________ Ltd, de sorte que Z.________ Ltd a refacturé à Y.________ Ltd la plupart des
coûts liés à ces procédures d'enregistrement menées par le cabinet [...] &
CO sur mandat de Z.________ Ltd, pour le compte de Y.________ Ltd.
b)
La société Y.________ Ltd, dirigée par A.________, et la société Z.________
Ltd ont signé un contrat (traduction de l'anglais "agreement") dans le courant de l'année
1995 portant sur la fabrication par cette dernière, sous licence, de produits cosmétiques.
Ce document, non daté mais signé par A.________ et B.________, respectivement pour Y.________
Ltd et Z.________ Ltd, prévoit en préambule ce qui suit (traduction de l'anglais):
"1.
Les dépôts du
propriétaire (n.d.r.: Y.________ Ltd) au Nigeria aux fins de devenir propriétaire de la marque
et du nom commercial "Z.________" en classe 5 et "[...]" en classe 3 ont été
acceptés et portent respectivement les n° [...] et [...] selon le registre des marques
du Nigeria.
2.
Le propriétaire a
formulé et déterminé la composition et les ingrédients actifs devant être utilisés
pour produire (a) Z.________ Cream (b) Z.________ Soap et (c) [...] [...] Soap et a approché l'agent
(n.d.r.: Z.________ Ltd) qui a accepté d'utiliser la quantité requise de ces ingrédients
actifs pour fabriquer et produire pour le propriétaire, et lui fournir, les quantités requises
desdits produits, comme cela est convenu ci-dessous.
3.
Les produits susmentionnés
sont exclusivement et uniquement les produits du propriétaire."
Le contrat contient notamment les chiffres suivants (traduction de l'anglais) :
"2.
L'agent doit fabriquer les produits Z.________ Cream, Z.________ Soap et [...] Soap (ci-après: "les
produits") du propriétaire dans leurs quantités requises et uniquement sur ordre et au
nom du propriétaire à l'exclusion de toute autre personne ou société.
3.
L'agent ne doit fabriquer aucun de ces produits pour une personne ou société autre que le propriétaire,
ni vendre ou exporter ces produits à une autre personne ou société à condition que,
dans ce dernier cas, le consentement écrit du propriétaire ait préalablement été
requis et obtenu par l'agent. En cas de violation de cette clause par l'agent, l'agent sera débiteur
d'une pénalité d'un million de dollars américains en faveur du propriétaire.
(...)
7.
L'agent doit dans tous les cas se conformer aux obligations ici contenues et aux intérêts du
propriétaire des produits, agir loyalement et fidèlement envers le propriétaire et ne
doit pas s'engager ou être intéressé, directement ou indirectement, comme mandant, partenaire
ou employé, dans la fabrication ou la vente desdits produits ou de l'un d'entre eux, ou encore de
produits dont la description ou le genre sont similaires aux produits susdésignés ou entrent
en concurrence avec eux, sans avoir obtenu le consentement écrit préalable du propriétaire.
8.
Le présent accord est conclu pour une période initiale de 5 ans après laquelle il sera
renouvelé pour une période d'années si et dans la mesure où les parties en seront
convenues."
c)
Le défendeur produit un second contrat de licence qui aurait été signé dans le courant
de l'année 1996 entre Y.________ Ltd (propriétaire) et Z.________ Ltd (agent). En substance,
ce contrat prévoit que Y.________ Ltd garantit le droit à Z.________ Ltd de fabriquer notamment
les produits Z.________ Cream Tube 30g, Z.________ Super Clear Body Care Milk, Q.________ Gel Tube 50g,
Z.________ Skin Lightening Cream Tube 50g et Z.________ Soap. Le chiffre 4 du contrat prévoit une
exclusivité de vente de ces produits entre le propriétaire et l'agent; en cas de violation,
la pénalité s'élève à un million de dollars américains. Enfin, le contrat
prévoit notamment que Y.________ Ltd reste propriétaire des marques Z.________ Gel, TopZ.________
et Q.________, que l'agent ne détient et ne peut acquérir aucun droit sur les marques visées
par le contrat et qu'il doit agir de façon loyale et fidèle vis-à-vis de Y.________ Ltd.
3.a)
Le 20 janvier 1998, la demanderesse D.________ Sàrl a déposé en Suisse la marque Z.________.
Celle-ci a été enregistrée au registre suisse des marques sous n° [...] le 21
juillet 1998 et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) le 21
août 1998, pour les produits suivants, selon les classifications internationales:
"3.
Savons, démaquillants pour la peau; préparations et substances dermatologiques; préparation
de la toilette non médicamenteuse; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles;
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5.
Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectant à usage médical ou hygiénique
(autre que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides."
La marque Z.________ fait l'objet d'une inscription au registre des marques (Swissreg) de l'Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: IFPI). Il résulte de
ce registre que la marque Z.________ a fait l'objet d'une radiation partielle le 15 octobre 1999
en ce sens que la liste des produits selon la classification internationale n° 5 a été
supprimée. La marque a été transférée le 31 mai 2000 à D.________ Inc.
puis à nouveau le 3 avril 2007 à Y.________ Ltd. Il ressort enfin du registre que la marque
Z.________ a été radiée pour cause de non-prolongation le 9 mars 2009. Z.________ a été
inscrite en tant que marque verbale de la manière suivante: "Z.________".
Il n'est pas établi que les demanderesses ont commercialisé en Suisse des produits sous cette
marque.
b)
Le 4 novembre 1998, la demanderesse D.________ Sàrl a déposé en Suisse la marque P.________.
Celle-ci a été enregistrée au registre suisse des marques sous n° [...] le 29
avril 1999 et publiée dans la FOSC le 2 juin 1999, pour les produits suivants, selon la classification
internationale:
"3.
Savons, démaquillants pour la peau; préparations et substances dermatologiques; préparation
de la toilette non médicamenteuse; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles;
lotions pour les cheveux; dentifrices."
Il résulte du registre des marques Swissreg que la marque P.________ a été transférée
le 31 mai 2000 à D.________ Inc.. Le 20 octobre 2008, sa validité a été prolongée
pour une période de dix ans. P.________ a été inscrite en tant que marque verbale et figurative
de la manière suivante:
(...)
Il n'est pas établi que les demanderesses ont commercialisé en Suisse des produits sous cette
marque.
c)
Le 7 décembre 1998, la demanderesse D.________ Sàrl a déposé en Suisse la marque
Q.________. Celle-ci a été enregistrée au registre suisse des marques sous n° [...]
le 29 juillet 1999 et publiée dans la FOSC le 30 août 1999. Il s'agit d'une marque mixte verbale
et figurative. Elle a été enregistrée pour les produits suivants, selon les classifications
internationales:
"3.
Savons, démaquillants pour la peau; préparations et substances dermatologiques; préparation
de la toilette non médicamenteuse; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles;
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5.
Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectant à usage médical ou hygiénique
(autre que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
16.
Papiers, cartons et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie,
papeterie, papiers et sacs d'emballage en papier ou en matière plastique, imprimés."
Il ressort du registre des marques Swissreg que la demanderesse D.________ Sàrl a transféré
à la demanderesse D.________ Inc. la marque Q.________ le 31 mai 2000. Q.________ a été
inscrite en tant que marque verbale et figurative de la manière suivante:
(...)
Figure également au registre Swissreg une marque uniquement verbale inscrite de la manière
suivante: "Q.________". Celle-ci a été déposée le 3 avril 2007 et enregistrée
le 21 juillet 2007 sous n° [...] pour les produits entrant dans les classifications internationales
n° 3 et 5. Y.________ Ltd en est titulaire et aucune opposition n'a été formée
à l'encontre de son enregistrement. Le témoin A.________, administrateur de Y.________ Ltd,
a d'ailleurs confirmé qu'il est titulaire de la marque Q.________.
Il n'est pas établi que les demanderesses  ont commercialisé en Suisse des produits sous
la marque Q.________.
4.a)
Le 20 septembre 1999, la demanderesse D.________ Sàrl a cherché à inscrire, pour les produits
des classifications internationales n° 3 et n° 5, sur le Registre Principal (traduction
de l'anglais "Principal Register") des Etats-Unis la marque figurative (traduction de l'anglais
"design mark") Q.________ suivante:
(...)
Une opposition a été déposée à l'encontre de cet enregistrement le 23 janvier
2001 par la société italienne X.________ S.R.L., dont le siège est à Milan. Le 8
juillet 2004, la Cour d'appel des marques (traduction de l'anglais "Trademark Trial and Appeal Board")
du Bureau américain des brevets et des marques (traduction de l'anglais "United States patent
and trademark office") a maintenu cette opposition et rejeté l'enregistrement requis le 20
septembre 1999 par D.________ Sàrl. Le jugement de la Cour d'appel des marques retient notamment
ce qui suit (traduction de l'anglais):
"X.________
S.R.L. (une société italienne) s’est opposée à l’enregistrement, alléguant
qu'elle a toujours utilisé la marque Q.________ pour une série de produits cosmétiques
et les a exportés aux USA antérieurement à toute date dont pourrait se prévaloir
le déposant (n.d.r.: D.________ Sàrl); et la marque du déposant, une fois utilisée
en relation avec les deux classes de produits identifiées, ressemble tellement à la marque
utilisée auparavant par l’opposant (n.d.r.: X.________ S.R.L.) que cela est de nature à
porter à confusion, à créer des erreurs ou à tromper. Le déposant a nié
toutes les allégations de l’opposition.
(...)
Le
dossier contient (...) les témoignages, avec les pièces produites, de O.________ et [...],
tous deux directeurs de [...], distributeur aux USA de l’opposant.
(...)
Nous
nous penchons en premier lieu sur la question de la vraisemblance de confusion. Il n’y a pas d’autre
question en jeu que celle du risque de confusion. En fait, les parties n’élèvent pas
d’autres arguments. Les marques sont identiques, jusqu’à la stylisation des lettres.
Les images ci-dessous à gauche sont tirées de deux paquets de l’opposant tandis que l’image
de droite est le dessin particulier du déposant:
(...)
(...) Ainsi, les produits sont identiques ou étroitement liés. Dès lors, la cause se résume
à la question de savoir quelle partie est légitimée à se prévaloir de la priorité.
(...)
La première date sur laquelle le déposant peut s’appuyer est le 20 septembre 1999, soit
la date de sa demande – date d’usage constructif. Contrairement à ce que qu'affirme
le déposant dans sa procédure (
note
de bas de page
: le déposant recherche l’enregistrement
(...) basé sur un enregistrement de la marque en Suisse avec une date de priorité au 7 décembre
1998), le déposant n’a pas droit à une priorité fondée sur son dépôt
suisse. Le déposant ne l’a pas revendiquée dans les documents de dépôt et ne
pouvait quoiqu’il en soit pas bénéficier de la priorité étant donné que
sa demande n’a pas été déposée aux USA dans les six mois suivant son dépôt
à l’étranger (...).
Pour
comprendre la chronologie entourant l’usage par l’opposant de cette marque, nous nous fondons
principalement sur le témoignage de O.________. Selon le témoignage de O.________, basé
sur ses contacts avec des clients jamaïcains de son magasin [...] en 1983, il a conçu l’idée
de commercialiser un produit naturel de soins pour la peau ayant une marque déposée rappelant
la musique reggae (...). En août 1984, il a lancé avec des vendeurs potentiels "un programme
d’essai" du produit
Q.________
(...). Bien que toujours sans fabricant ou produit plus de dix ans plus tard, O.________ a payé
$90 en octobre 1994 pour la conception d’une illustration pour une étiquette d’emballage
destinée au Q.________ Gel (...). Puis, à la fin de 1996, O.________ a fait un voyage en Italie
et rencontré W.________, directeur de l’opposant, pour discuter d’un produit gel de
peau portant le nom Q.________. L’opposant est un fabricant italien de produits pharmaceutiques
et cosmétiques incluant des produits de soin de la peau. Alors que le dossier ne révèle
pas la nature de leurs accords en ce qui concerne la propriété de l’opposant de cette
marque, il semble que O.________ était heureux que son idée soit adoptée par W.________
et cette marque utilisée pour du gel de peau. La première livraison du gel Q.________ documentée
dans le dossier a été faite par l’opposant à son distributeur américain, [...]
International, selon une facture datée du 20 avril 1997 (...). Cette livraison comprenait plus de
dix-sept mille tubes qui ont coûtés à [...] environ septante mille dollars. Le témoignage
et d’autres pièces démontrent que ces produits ont été disséminés
par l’intermédiaire de divers grossistes (...) pour être continuellement vendus au détail
aux consommateurs finaux durant toute la période courant jusqu’à la clôture du présent
dossier, bien que celui-ci ne montre aucune nouvelle expédition de gel Q.________ de l’opposant
en Italie vers les Etats-Unis avant la date déterminante d’usage du déposant, soit le
20 septembre 1999.
Nous
sommes convaincus que les documents d’avril 1997 démontrent le début de l’utilisation
dans le commerce de cette marque par l’opposant sur le territoire des Etats Unis. Combiné
avec les ventes subséquentes au détail, cela démontre l’usage de bonne foi de la
marque dans le cours ordinaire de l’activité commerciale. (...) En conséquence, fondés
sur l’intégralité du dossier, nous constatons que l’opposant a montré, par
une prépondérance des preuves, qu’il a une priorité d’usage aux Etats-Unis.
Décision:
L’opposition est jugée bien fondée en raison du risque de confusion et l’enregistrement
du déposant est refusé pour les deux classes de marchandises."
La société D.________ Sàrl n'est donc pas titulaire de la marque Q.________ aux Etats-Unis.
Il n'est pas établi que la société X.________ S.R.L. ait autorisé les demanderesses
à enregistrer et/ou à utiliser commercialement la marque Q.________.
b)
Selon une attestation de l'Office italien des brevets et des marques (traduction de l'italien "Ufficio
italiano brevetti e marchi") du 13 décembre 1996, la société X.________ S.R.L. a
déposé le 12 mai 1994 une demande d'enregistrement de la marque Z.________, dans tout caractère
et toute dimension, pour des produits de la classification internationale n° 5, pour l'Espagne,
la France et le Maroc. Cette marque a également été enregistrée pour les produits
de la classification internationale n° 3 le 15 octobre 1997. Cet enregistrement est antérieur
à celui de la marque Z.________ en Suisse par les demanderesses. X.________ S.R.L. produit des
crèmes blanchissantes sous la marque Z.________.
Il n'est pas établi que X.________ S.R.L. ait autorisé les demanderesses à enregistrer
et/ou utiliser commercialement la marque Z.________.
c)
La société C.________ Ltd (ci-après: C.________ Ltd), au Royaume-Uni, est titulaire de
la marque P.________ déposée le 9 mai 1991 et enregistrée le 29 décembre 1995 à
l'Office des marques du Royaume-Uni (traduction de l'anglais "The Patent Office") pour des
produits de la classification internationale n° 3. Cet enregistrement est antérieur à
l'enregistrement de la marque P.________ en Suisse par la demanderesse D.________ Sàrl.
Il n'est pas établi que C.________ Ltd ait autorisé les demanderesses à enregistrer et/ou
utiliser commercialement la marque P.________.
5.a)
Le 19 février 1999, la demanderesse D.________ Sàrl a signé avec la société
R.________ SA le contrat suivant:
"I.
Parties contractantes
Entre
la
société "D.________ Sàrl", [...], 1223 Cologny, valablement représentée
par M. [...], ci-après l’acheteur
et
la
société "R.________ SA", domiciliée à [...], 1860 Aigle, valablement représentée
par G.________, ci-après le fournisseur.
II.
Préambule
L’acheteur
est spécialisé dans le commerce des produits cosmétiques. Son activité se concentre
sur les marchés ethniques des continents européen, africain et américain. Pour s’assurer
la fourniture de produits cosmétiques répondant à ses exigences, l’acheteur commande
ces produits chez un fournisseur suisse.
Le
fournisseur dispose d’une usine avec l’équipement technique nécessaire et apte
à la production de produits cosmétiques tels que définis par l’acheteur selon un
descriptif séparé.
Ceci
étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit:
III.
Objet du contrat
Le
fournisseur produit exclusivement pour l’acheteur les produits cosmétiques ethniques, qui
consistent notamment en crèmes, lotions, savons, gels, laits et parfums.
En
contrepartie, l’acheteur commande de manière successive au fournisseur des quantités
non déterminées à l’avance de produits cosmétiques, en fonction des besoins
des marchés ethniques des continents européen, africain et américain, qui peuvent varier
selon les périodes.
IV.
Obligations du fournisseur
1.
Clause d’exclusivité et de non concurrence.
Le fournisseur s’engage à
ne produire, livrer et vendre les produits cosmétiques définis au point III alinéa 1 du
présent contrat qu’à l’acheteur, de sorte que ce dernier dispose d’un droit
de vente exclusif. En conséquence, il ne peut notamment pas faire concurrence à l’acheteur
en produisant, en livrant ou en vendant de tels produits à des tiers, qu’il s’agisse
d’un client actuel ou potentiel ou d’un concurrent de l’acheteur.
Cette
obligation de non concurrence est valable pour le monde entier. Elle s’étend pendant toute
la durée du contrat et reste en vigueur après la cessation des relations d’affaire entre
le fournisseur et l’acheteur, et ce durant une période de un an dès la fin du présent
contrat.
2.
Le fournisseur produit les produits cosmétiques
selon les formules et d’après les directives qu’il reçoit de l’acheteur et
en respectant les qualités et les normes en vigueur dans le commerce des produits cosmétiques.
3.
Le fournisseur livre les produits cosmétiques
dans les délais convenus avec l’acheteur. La livraison se fait selon les instructions données
par l’acheteur.
V.
Obligation de l'acheteur
1.
L’acheteur paye le prix convenu à la
date et aux conditions arrêtées avec le fournisseur.
2.
L’acheteur s’engage à ne commander
les produits cosmétiques faisant l’objet du présent contrat que chez le fournisseur,
pour autant que la qualité de ces produits ainsi que leur prix soient compétitifs par rapport
à ce qui se pratique sur le marché international.
VI.
Exécution défectueuse
1.
Violation de l’obligation d’exclusivité et de non concurrence.
Le
fournisseur qui, pendant la durée du contrat, ne respecte pas la clause d’exclusivité
et de non concurrence telle qu’elle est exposée au paragraphe IV chiffre 1 du présent
contrat et qui, ainsi, produit, livre ou vend des produits cosmétiques à des clients actuels
ou potentiels de l’acheteur ou bien à un concurrent de l’acheteur, sera tenu de payer
à ce dernier une pénalité correspondant à un montant de CHF 100'000.- (Cent mille
francs suisses).
Le
paiement de la pénalité ainsi définie ne dispense pas pour autant le fournisseur de son
obligation de respecter la clause de non concurrence prévue par le présent contrat. Toute action
pour des dommages-intérêts demeure expressément réservée.
Le
fournisseur qui, après la cessation du présent contrat, viole son obligation de non concurrence
et qui, de la sorte, produit, livre ou vend des produits cosmétiques, tels que désignés
par le présent contrat, à des clients actuels ou potentiels de l’acheteur ou encore à
des tiers concurrents de celui-ci, sera tenu de verser la peine conventionnelle de CHF 100'000.-, toute
réclamation pour des dommages-intérêts demeurant expressément réservée.
VII.
Fin du contrat
Le
présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune
des parties est autorisée à le dénoncer moyennant un délai de résiliation de
six mois pour la fin d’une année.
En
toutes circonstances, cependant, la clause d’interdiction de concurrence subsistera pendant la
durée prévue à cet effet. (...)"
Selon ce contrat, R.________ SA devait produire exclusivement pour le compte de D.________ Sàrl
des produits cosmétiques ethniques. Ceux-ci ont pour caractéristique d'être destinés
à des peaux de couleur dans le but de les éclaircir. Des produits de ce type sont commercialisés
sous les marques Q.________, P.________, Z.________, [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Dans
le cadre de l'exécution du contrat, R.________ SA a notamment été chargée de fabriquer
des gels et des produits ethniques commercialisés sous les marques Q.________, Z.________ et P.________.
La société F.________ AG, à Reinbach (BL), active dans la préparation d'emballages
en tous genres, a par ailleurs été chargée de la fabrication des tubes nécessaires
à la mise dans le commerce des produits cosmétiques de la marque Q.________.
b)
Par lettre du 8 février 2000, D.________ Sàrl a résilié le contrat de production
conclu avec R.________ SA pour son plus prochain terme, savoir pour le 31 décembre 2000. Elle invoquait
des retards substantiels dans les livraisons et la livraison de produits altérés ou décolorés,
malgré des mises en demeure. En outre, elle annulait les commandes en cours et invitait R.________
SA à lui restituer le matériel de façonnage, ainsi que la totalité des produits finis
se trouvant chez elle, à une date et dans un lieu qui devaient lui être indiqués par courrier
séparé.
c)
En automne 2000, D.________ Sàrl a découvert sur le marché américain divers produits
ethniques réalisés en application de ses formules et commercialisées soit sous des marques
qu'elle possédait, soit sous d'autres appellations. Les tubes et les emballages produits arboraient
la marque Q.________ et étaient pratiquement identiques à ceux employés par D.________
Sàrl. Ne figure pas sur les tubes contrefaits le sigle des demanderesses, ni la mention ® à
côté de la marque écrite. Les caractères de celle-ci sont en jaune sur l'original
et en vert sur la contrefaçon. Après avoir été interpellée par les demanderesses
le 22 décembre 2000, la société F.________ AG a admis, par courrier du 17 janvier 2001,
avoir produit les emballages de ces tubes dans le courant de l'été de l'année 2000. Elle
a toutefois précisé que ces tubes avaient été produits pour un client aux Etats-Unis
et non pas pour R.________ SA.
Par lettre du 17 avril 2001, la demanderesse D.________ Sàrl a mis en demeure la société
R.________ SA de lui verser, dans un délai au 1
er
mai 2001, la somme de 100'000 fr. correspondant à la peine conventionnelle non exclusive convenue
par les parties (ch. VI/1 du contrat du 19 février 1999).
d)
Le 15 juin 2001, D.________ Sàrl a adressé à l'Office des poursuites d'Aigle une réquisition
de poursuite à l'encontre d'R.________ SA pour un montant de 100'000 fr., avec intérêt
à 5% l'an dès le 2 mai 2001. Le titre de la créance invoquée est le suivant: "Dommages
et intérêts / peine conventionnelle dus/due pour violation du contrat signé le 19 février
1999 par les parties."
Le même jour, D.________ Inc. a adressé une réquisition de poursuite à l'encontre
de G.________ pour un montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 2 mai
2001. La cause de la créance invoquée est la suivante: "Dommages et intérêts
dus en rapport avec la violation du contrat signé le 19 février 1999 par D.________ Sàrl
et R.________ SA. Comportement du liquidateur G.________."
Depuis la mise en demeure du 17 avril 2001, R.________ SA et G.________ n'ont versé aucun montant
aux demanderesses.
6.
Par convention du 1
er
janvier 2003, D.________ Inc. a cédé à Y.________ Ltd, en contrepartie d'un montant de
1£ (traduction de l'anglais): "son droit entier, son titre et ses intérêts dans la
marque Z.________ ainsi que le goodwill commercial lié à l'utilisation de cette marque et tous
les droits d'action, de protection, les pouvoirs et les bénéfices la concernant, incluant,
mais sans limitation, le droit de procéder judiciairement et de réclamer des dommages et intérêts,
ainsi que d'obtenir tout autre mesure de protection en relation avec des violations antérieures
qui pourra ainsi être exercée par le cessionnaire (n.d.r.: Y.________ Ltd), ses successeurs
et ses cessionnaires de manière absolue." La marque désignée est inscrite en Suisse
sous n° [...].
Par un acte de cession du 2 janvier 2003, D.________ Inc., sous la signature de B.________, a cédé
à Y.________ Ltd, sous la signature d'A.________, tous ses droits de propriété et d'usage
sur la marque Z.________, sans exception ni réserve, telle qu'inscrite sous n° [...] du
Registre des marques français. Y.________ Ltd a par conséquent été subrogée
dans tous les droits et toutes les obligations de D.________ Inc. en ce qui concerne dite marque. Elle
en est devenue seule propriétaire, avec notamment la possibilité de l'exploiter, de l'aliéner
librement, d'en concéder licence à des tiers et de poursuivre les contrefacteurs, même
pour des faits antérieurs à l'acte de cession.
7.a)
Le 8 octobre 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné
G.________ pour infraction à la loi sur la protection des marques et contravention au Code de procédure
pénale, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à
une amende de 2'000 fr., avec délai d'épreuve et de radiation de même durée. Les
motifs de ce jugement sont notamment les suivants:
1.-
G.________ est né en 1959 en Italie. Cadet d’une famille de six enfants, il a effectué
des études d’ingénieur chimiste. A son arrivée en Suisse en 1980, l’accusé
a travaillé d’abord comme ouvrier, puis comme contrôleur de qualité chez [...] SA,
à Aigle. Jusqu’en 1995, il a oeuvré dans diverses entreprises en qualité de salarié.
Entre 1995 et novembre 1996, G.________ a exercé la fonction de consultant à titre indépendant.
En novembre 1996, l’accusé a créé R.________ SA, société au capital action
de 100'000 francs. Cette société a fait faillite, le Tribunal y reviendra.
Depuis 2001, il est gérant dans la S.________ Sàrl, ce qui représente environ 40 % de
son temps, le solde étant utilisé pour des mandats de consultant indépendant.
(...)
2.-
a) Au mois de novembre 1996, comme cela a été mentionné, G.________ a créé,
avec trois associés, la société anonyme “R.________ SA”, ci-après R.________
SA. Le siège social se trouvait à Aigle dont but était le développement ainsi que
la fabrication de produits cosmétiques et de parfums pour le compte de tiers.
(...)
b) Dès 1997, des relations commerciales se sont nouées entre D.________ Sàrl, qui elle-même
a des relations avec D.________ Inc., et R.________ SA. Au terme de plusieurs mois de discussion, il
est apparu que R.________ SA pouvait servir de façonnier de crèmes et de gels à D.________
Sàrl, active entre autre dans le commerce de produits cosmétiques ethniques. C’est ainsi
que les parties ont signé un contrat le 19 février 1999. Il était convenu notamment que
G.________ fournirait des produits cosmétiques à D.________ Sàrl.
(...)
c) Quoi qu’il en soit, agissant pour le compte de sa cocontractante, G.________ a fabriqué
des crèmes et des gels ethniques portant différentes appellations, telles que Q.________, P.________,
Z.________ ou [...] par exemple. Le Tribunal y reviendra.
Il sera précisé également que les emballages étaient stockés à Aigle alors
que les tubes étaient fabriqués par F.________ AG à [...]. Toutefois, les commandes avaient
été dans un premier temps passées par une filiale de D.________ Sàrl se trouvant
à Londres directement auprès de la société F.________ AG.
(...)
d) Le 8 février 2000, D.________ Sàrl a résilié le contrat le liant à R.________
SA pour le 31 décembre 2000. Il ressort de la lettre de résiliation que la commanditaire estimait
que des manquements importants d'R.________ SA rendaient impossible la poursuite d’une collaboration.
La production accusait notamment du retard et la qualité des produits laissait à désirer.
Dans le même courrier, D.________ Sàrl annulait les commandes en cours et invitait G.________
à lui restituer le matériel de façonnage, ainsi que la totalité des produits finis
se trouvant à Aigle. Enfin, le conseil de la commanditaire rappelait l’interdiction de concurrence.
Il sera précisé que G.________ n’a jamais restitué les produits en question.
e) D.________ Sàrl ne s’est plus préoccupé de la suite donnée par G.________
à son courrier du 8 février 2000 jusqu’à l’automne de la même année.
A ce moment-là, cette société a découvert sur le marché américain divers
produits ethniques réalisés en application de ses formules et commercialisées soit sous
des marques qu’elle possédait, soit sous d’autres appellations.
G.________ n’a pas contesté avoir poursuivi la production, mais a expliqué qu’il
devait d’abord rentrer dans ses fonds, que les désignations des produits à l’étranger
appartenaient à d’autres sociétés, qu’il n’avait pas, en tant que fabricant
sans être distributeur, à se préoccuper des droits sur les marques et qu’enfin les
procédés de fabrication n’avaient rien de secret. Quant à la clause de non-concurrence,
il s’agissait d’un problème purement civil, problème pendant d’ailleurs devant
la Cour civile du Tribunal cantonal depuis le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles
et pré- provisionnelles.
(...)
f) En date du 12 novembre 2001, D.________ Inc., par B.________, et D.________ Sàrl, par [...],
ont déposé plainte contre G.________ plainte étendue le 16 janvier 2002.
En effet, les sociétés plaignantes reprochent à G.________ d’avoir commercialisé
les produits dont ils détiennent les marques par le biais d’une société américaine
"[...]", ci-après [...]. Il ressort du dossier que cette société a effectivement
commandé à F.________ AG un certain nombre de tubes et d’emballages, ceux-ci ayant été
transmis à Aigle pour être livrés à la société S.________ Sàrl, puis
expédiés ensuite à [...], tout au moins en partie. L’enquête a également
permis d'établir que G.________ a poursuivi la production des gels et crèmes dont il avait
débuté la fabrication à l’initiative de D.________ Sàrl.
3.-
Les investigations de police ont permis d’établir les éléments suivants, en relation
avec un certain nombre de produits.
a) Dans le cadre du contrat signé entre les parties, G.________ a régulièrement produit
des crèmes Q.________. Comme il disposait encore de matériel, l’accusé a continué
à fabriquer ce cosmétique jusqu’en automne 2000 dans son usine d’Aigle. Il a utilisé
la même appellation et a conditionné ces gels dans des emballages pratiquement identiques à
ceux employés par D.________ Sàrl. Ces tubes ont été fournis par la société
F.________ AG, qui avait reçu elle-même une commande directement de la société [...].
Une fois la commande constituée, G.________ a exporté aux Etats-Unis 60'000 de ces tubes, pour
environ fr. 18’000.--. L’accusé n’a toutefois pas touché le montant prévu,
[...] n’ayant pas pu commercialiser les crèmes en question dans ce pays.
D.________ Sàrl avait fait enregistrer la désignation Q.________ comme marque mixte verbale
et figurative en Suisse le 7 décembre 1998, avant de transférer cette propriété le
31 mai 2000 à D.________ Inc. II sera toutefois relevé que Q.________ est détenue en Italie
et aux Etats-Unis par une société italienne, "X.________ S.R.L.".
b) Dans le courant de l'année 1999, G.________ a livré à D.________ Sàrl environ
170’000 tubes de produits ethniques de marque P.________. Il lui est resté un stock d’environ
25’000 étuis pleins invendus. Comme il a reçu à peu près le même nombre
d’emballages vides, l’accusé a rempli le solde de tubes avec les produits P.________
dans le but de pouvoir les commercialiser via la société
Or, le 4 novembre 1998, D.________ Sàrl a fait enregistrer en Suisse la marque P.________. Le groupe
détient cette marque également en France et aux Etats-Unis. Là encore, et pour compliquer
le tout, une autre société en détiendrait les droits pour la Grande-Bretagne.
c) En février 2001, G.________ a fabriqué des produits Z.________ en utilisant les emballages
qui lui restaient de sa précédente collaboration et a vendu 7’000 tubes de ces produits
à la société [...] pour fr. 3’240.-.
Le 20 janvier 1998, D.________ Sàrl avait déposé la marque Z.________ en Suisse auprès
de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et détiendrait également
les droits sur cette marque en France, Grande-Bretagne, Italie et Afrique. Le Tribunal relèvera
toutefois qu’il ignore tout des relations entre les divers bénéficiaires de ces marques.
Il semblerait en plus que X.________ S.R.L. dispose des droits sur cette marque également en Italie
et aux Etats-Unis.
d) En 2001, alors qu’il avait déjà fabriqué ce produit pour D.________ Sàrl,
G.________ a exporté environ 15’000 pièces de crèmes Hot Z.________ à la société
[...] pour fr. 7’500.-.
Cette marque ne fait pas l’objet d’un enregistrement particulier. Les plaignantes soutiennent
que l’enregistrement de Z.________ couvre celui de Hot Z.________.
e) Vers la fin de l’année 2001, G.________ a également fabriqué 135’600 tubes
de [...] Cream pour un montant de fr. 37’968.-. Cette commande a été livrée à
[...], qui agissait en temps qu’intermédiaire pour la société [...] à Paris.
Cette entreprise soutient être titulaire de cette marque dans plusieurs pays européens et africains.
D.________ Sàrl le soutient également au bénéfice d’un accord judiciaire passé
aux Etats-Unis le 14 août 1999 d’où il résulterait que [...] n’aurait pas
le droit d’utiliser et de commercialiser cette marque. Rien n’étant simple, il semblerait
également que les. parties se battent sur l’utilisation du nom en majuscules ou en minuscules.
Quoi qu’il en soit, G.________ disposait d’une autorisation française de Black &
White attribuant à cette société la titularité de la marque.
f) Comme cela a été brièvement énoncé plus haut, à la suite d’une
erreur de commande, F.________ AG a produit 300'000 tubes portant les marques [...] et [...]. Il semble
résulter des discussions entre les partenaires commerciaux que ces tubes devaient être écoulés
peu à peu par la suite, ce qui n’a pas été fait. Après avoir appris les divergences
entre l’accusé et les sociétés D.________ Sàrl, environ 30’000 tubes
provenant de ce stock ont été acheminés à Aigle, puis remplis. Par la suite, G.________
a réussi à vendre 3’600 pièces de [...] Gel et 3’600 autres pièces de
[...] Gel à la société [...].
Ces marques semblent appartenir aussi D.________ Sàrl, quai bien même, selon l’accusé,
X.________ S.R.L. aurait également des droits sur leur titularité, ainsi que cela résulte
du dossier.
g) D.________ Sàrl commercialise également des produits dénommés [...], [...] et
[...]. La société a les droits sur les marques en question.
A la fin de ses relations contractuelles avec D.________ Sàrl, G.________ a exporté auprès
de la société [...] des crèmes de la marque [...], crème produite en Suisse. Ces
crèmes, et plus particulièrement les emballages, ressembleraient aux produits commercialisés
par D.________ Sàrl, non seulement par leur emballage s’agissant de [...], mais surtout par
la composition effective du produit, qui relèverait du secret de fabrication.
Il en irait de même des marques [...] et [...].
Le Tribunal dispose au dossier d’un certain hombre d’indications concernant tout au moins
les emballages. Il considère que la ressemblance est éloignée et qu’il n’existe
aucun risque de confusion, tant le domaine des cosmétiques paraît fourmiller d’emballages
et de boîtes plus ou moins diverses. Les emballages sont suffisamment différents pour qu’il
n’y ait pas de risque de confusion.
(...)
j) Par ordonnance du 30 janvier 2002, le Juge d’instruction a ordonné le séquestre de
divers tubes de crèmes et emballages de produits cosmétiques ethniques, à savoir de toutes
les pièces mentionnées dans deux inventaires dressés le 16 janvier 2002. L’ordonnance
a été notifiée à l’accusé le même jour (...).
Toutefois, l’accusé a changé de locaux à Aigle en juillet 2002. Il cherchait évidemment
à recréer une société après la faillite de la première entreprise. Dans
ce cadre, il s’est permis de détruire un certain nombre d'objets séquestrés, selon
lui périmés. Ces destructions ont porté notamment sur des emballages vides Q.________,
des cartons de [...] Gel plus et de [...] Gel, ainsi que des cartons d’emballages vides Z.________.
De plus, en juin 2002, il a également remis une palette de 36 cartons d’emballage [...] la
société [...] à Paris. Il a expliqué qu’il estimait que cette société
paraissait être la légitime propriétaire de la marque, ce qui résolvait de le problème.
Enfin, il a changé le conditionnement de cartons de savon [...].
A l’audience, l’accusé a admis qu’il n’avait pas respecté l’ordonnance
de séquestre du 30 janvier 2002, notamment en pensant que ces produits allaient être libérés
tôt ou tard et également au motif qu’il avait besoin de place.
4.-
(...)
c) G.________ est également renvoyé devant ce Tribunal comme accusé d’avoir enfreint
la loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM). Il est reproché à
l’accusé d’avoir d’une part usurpé, contrefait ou imité certaines marques,
puis les avoir mises en circulation (art. 61 al. 1 litt. a et b LPM) et d’avoir d’autre part
désigné illicitement des produits contrefaits en les faisant passer pour des originaux, produits
mis en circulation comme tels (art. 62 al. 1 litt. a et b LPM).
Il ressort du dossier que l’accusé a effectivement poursuivi la production d’un certain
nombre de produits ethniques, puis les a écoulés auprès de la société [...].
G.________ a expliqué qu’il n’avait pas à se préoccuper des problèmes
de marque, qu’il s’agissait d’éviter à son entreprise de partir en déconfiture
et que la situation concernant la titularité des marques à l’étranger était
confuse, étant précisé que l’ordonnance de renvoi ne retient aucune diffusion de
ces produits sur le marché suisse.
La loi sur la protection des marques réprime la contrefaçon, mais aussi la mise en circulation
de produits en violation de la titularité de la marque. Le Tribunal fédéral s’était
d’abord posé la question de savoir si une marque déposée en Suisse, mais dont les
produits étaient destinés exclusivement à l’exportation, pouvait être protégée
(ATF 113 lI 73, JT 1987 12.30). A première vue, une réponse négative avait été
donnée. Dans une décision subséquente, le Tribunal fédéral semble avoir modifié
cette position en estimant qu’il était punissable, en matière de protection de marques,
d’envoyer des marchandises revêtues illégalement d’une marque à l’étranger,
où elle n’était pas protégée. Dans cette décision, le Tribunal fédéral
a rappelé qu’il était illicite, dans le domaine des brevets par exemple, de contourner
la loi, par une vente et une exportation hors de Suisse des produits. Il a en revanche laissée indécise
la question de savoir si l’apposition d'une marque sur un produit exclusivement destiné aux
marchés étrangers constituait une mise en circulation suffisante pour donner droit à une
protection (ATF 115 lI 387, SJ 1990 p. 54).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le fait de fabriquer et d’exporter
à l’étranger des produits de marques, dont la titularité est protégée
en Suisse, constitue effectivement une infraction. En revanche, tel n’est pas le cas pour des marques
non protégées en Suisse, ou dont la titularité est douteuse.
II résulte de ce qui précède que G.________ a produit et a fait écouler à l'étranger,
par [...] et [...], des produits dont il savait que les marques étaient propriété des
deux sociétés D.________ Sàrl en Suisse tout au moins. Ainsi, il en a été des
produits Q.________, P.________, Z.________, [...] et [...].
(...)
Pour terminer, le Tribunal considère que l’accusé ne saurait invoquer la titularité
de certaines marques par d’autres sociétés, notamment en Italie, plus particulièrement.
L'accusé produit et exporte les cosmétiques depuis la Suisse. Il doit donc se conformer au
droit suisse et ne peut pas s’en moquer au motif que la loi à l’étranger l’admettrait.
Bien au contraire, il lui était facile de se renseigner pour savoir si les marques en question étaient
protégées au niveau suisse, critère déterminant et fondamental en l’espèce.
Le Tribunal rappellera d’ailleurs que l’art. 13 al. 2 litt. d LPM confère au titulaire
de la marque un droit absolu à l’utilisation des produits aux fins de les importer ou de les
exporter.
A toutes fins utiles, le Tribunal précisera encore que l’art. 12 LPM n’est pas applicable
en l’espèce, le dossier démontrant que les marques sont utilisées.
L’accusé soutient qu’il y aurait encore un abus de droit des plaignantes. Le Tribunal
n’est pas du même avis et estime qu'il n’y a pas lieu de développer plus avant
ces arguments au vu des éléments du dossier.
La défense a également plaidé que l’accusé aurait agi par négligence et
qu’il ne serait à ce titre pas punissable. Le Tribunal n’est pas du même avis.
G.________ savait pertinemment qu’il existe des marques qui sont protégées. Il savait
également qu’il ne pouvait distribuer et exporter des produits, alors qu'il était en
litige justement avec ses cocontractants, qui plus est titulaires suisses du droit sur lesdites marques.
Dans le domaine d’activité de l’accusé, il est évident que ces questions sont
connues.
Par conséquent, l’accusé sera reconnu coupable d’infraction aux art. 61 al. 1 et
62 al. 1 LPM.
b) Enfin, il est reproché à G.________ d’avoir contrevenu à l’art. 227 CPP.
En d’autres termes, G.________ n’a pas hésité à se dessaisir des objets qui
avaient été séquestrés par décision de justice, violant ainsi l’art. 224
al. 2 CPP. Sans aucun scrupule, l’accusé a jeté ou vendu une partie des objets séquestrés.
Les motifs justificatifs soulevés par l’accusé sont irrelevants. La décision était
claire et il devait la respecter. Il s’est donc rendu coupable de contravention à l’art.
227 du code de procédure pénale.
5.-
G.________ doit donc être reconnu coupable d’infraction à la loi sur la protection des
marques et de contravention au code de procédure pénale.
A la charge de l’accusé, le Tribunal retiendra qu’il a agi sans se préoccuper des
droits dont les plaignantes disposaient, en bafouant allègrement les dispositions légales,
allant jusqu’à ignorer d’ailleurs les décisions rendues par un Juge d’instruction.
Un tel comportement démontre une absence totale de respect pour la législation et les autorités.
De plus, l’accusé a exporté des quantités importantes de produits, même si
le bénéfice qu’il en a retiré semble être plutôt limité. Enfin, le
Tribunal retiendra également à la charge de G.________ la longue période durant laquelle
il a agi, et il a d’ailleurs quelques doutes sur le fait que celui-ci ait enfin compris qu’il
y a avait des comportements qui n’étaient pas admissibles. Son attitude à l’audience
laisse d’ailleurs songeur.
(...)
6.-
Les deux sociétés plaignantes ont demandé qu’il leur soit donné acte de leurs
réserves civiles. Au vu des différents procès civils en cours, cette conclusion est justifiée
et il y sera fait droit.
(...)
7.-
Au vu des éléments figurant au dossier, le Tribunal considère qu’il y a lieu de
détruire le solde des objets séquestrés. Premièrement, l’usage des marques
est illicite. Deuxièmement, une bonne partie de ces produits sont périmés et il est dans
l’intérêt public que le tout soit retiré de tous les marchés potentiels."
b)
Le défendeur a recouru contre le jugement du 8 octobre 2003 auprès de la Cour de cassation
du Tribunal cantonal. Dans son arrêt du 22 mars 2004, celle-ci a pour l'essentiel confirmé
le jugement du Tribunal de police, en précisant toutefois que l'infraction à la loi fédérale
sur les marques ne pouvait être retenue que pour les marques Z.________, P.________ et Q.________,
à l'exclusion de [...] et [...]. Le jugement du Tribunal de police a ainsi été réformé
par la Cour de cassation pénale en ce sens que le défendeur a été condamné à
la peine de vingt-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de
2'000 fr., avec délai d'épreuve et de radiation de même durée. La Cour de cassation
a également réformé le jugement en ce sens que divers séquestres, concernant des
biens sans lien avec les trois marques précitées, ont été levés. Les motifs
de l'arrêt du 22 mars 2004 sont notamment les suivants:
"(...)
b)
En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable d’infraction à la LPM, pour
avoir violé les articles 61 alinéa 1 et 62 alinéa 1, ainsi que de contravention à
l’article 227 CPP.
Il
a agi sans se préoccuper des droits des plaignantes, avec lesquelles il avait pourtant noué
des relations commerciales, qui avaient abouti à la signature d’un contrat avec la société
D.________ Sàrl le 19 février 1999. Lorsque celui-ci a été rompu, G.________ n’a
pas restitué le matériel qui lui avait été fourni, ni le stock de produits finis
qui se trouvait dans les locaux de sa société, quand bien même la société D.________
Sàrl l’avait expressément exigé. Bien au contraire, il a exporté une partie
de cette marchandise aux Etats-Unis, territoire sur lequel les plaignantes commercialisaient leurs produits.
Le recourant a également fabriqué des cosmétiques appartenant aux plaignantes, en utilisant
la même appellation qu’elles et en les conditionnant dans des emballages pratiquement identiques
à ceux employés par la société D.________ Sàrl. Son comportement dénote
une absence totale de scrupules.
L’activité
délictueuse du recourant a porté sur une quantité importante de produits. Elle s’est
en outre étalée sur une longue période et n’a pris fin que par le dépôt
d’une plainte pénale et l’ouverture d’une action sur le plan civil. L’attitude
de G.________ révèle également un manque de respect de l’autorité. Il n’a
en effet pas hésité à jeter ou à vendre une partie des objets qui avaient été
séquestrés en ses mains, interdiction lui étant expressément faite de s’en
dessaisir. Il convient enfin de relever que les infractions retenues à sa charge entrent en concours."
c)
Le 22 juillet 2004, un deuxième jugement a été rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois à l'encontre du défendeur. Celui-ci a été condamné pour abus
de confiance, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation
de tenir une comptabilité et infraction par négligence à la loi fédérale sur
la protection des eaux à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, et
à 2'000 fr. d'amende, peine complémentaire à celle prononcée le 22 mars 2004 par
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Dans le mesure où le défendeur avait
admis les faits ayant abouti à cette condamnation, le Tribunal de police a annexé l'ordonnance
de renvoi du 4 mars 2004 à son jugement pour en faire partie intégrante. Celle-ci a notamment
la teneur suivante:
"(...)
Au
mois de novembre 1996, l’accusé G.________ a créé la société R.________
SA (ci-après R.________ SA), dont le siège social se trouvait à Aigle et ayant pour but
le développement ainsi que la fabrication de produits cosmétiques et de parfums pour le compte
de tiers.
(...)
Pendant
la liquidation, l'accusé a toutefois poursuivi ses activités commerciales dans le cadre de
la société R.________ SA, (...).
Lors
de l’établissement du procès-verbal d’interrogatoire du 10 juin 2002, à l’Office
des faillites d’Aigle, G.________ a déclaré que la société R.________ SA ne
possédait pas d’actifs, quand bien même plusieurs machines avaient été achetées
pour la fabrication des différents produits cosmétiques. Par ailleurs, lors de la constitution
de ladite société, G.________ avait fait un apport en nature, se composant de biens mobiliers
et matériel, d’une valeur de CHF 50’000.--.
En
fait, avant que la société ne soit déclarée en faillite, l’accusé a transféré
sans droit certains actifs, soit mobilier et machines de production, propriété exclusive d’R.________
SA, à la société S.________ Sàrl, afin de poursuivre son activité commerciale,
distrayant ainsi les biens de la société R.________ SA soumis à la procédure de faillite.
G.________
a procédé notamment en se cédant, au nom d’R.________ SA, des actifs, en paiement
de ses honoraires, se favorisant lui-même au détriment des créanciers.
En
1999, il a ainsi repris un mélangeur de crèmes en compensation de CHF 15’000.-- d’arriérés
de salaires pour le travail fourni en 1998. Le 15 janvier 1999, il s’est également rétribué
en nature, à concurrence de CHF 40'000.-- d’honoraires correspondants au 2
ème
semestre 1998. Il a fait de même le 17 décembre 1999, à concurrence de CHF 56’000.--
d’honoraires correspondants au 1
er
semestre 1998. Finalement, le 30 juin 2000, l’accusé a encore établi une facture de CHF
48’000.-- pour le 1
er
semestre 2000, période à laquelle il était liquidateur d’R.________ SA, se remboursant
par cession de diverses machines.
(...)
D.________
Inc., représenté par B.________, et D.________ Sàrl, représentée par [...],
créanciers de la société faillie, ont déposé plainte le 12 novembre 2002. (...)"
Le Tribunal de police a notamment retenu ce qui suit dans ses considérants:
"3.-
L’accusé est renvoyé dans le cas 1 de l’ordonnance pour banqueroute frauduleuse,
au sens de l’art. 163 ch. 1 CP. Cette infraction suppose une diminution fictive de l’actif
social, hypothèse non réalisée en l’espèce, puisque les machines mentionnées
dans l’acte d’accusation ont bel et bien été transférées à la S.________
Sàrl. L’accusation a donc été complétée aux débats, pour permettre
d’envisager l’application de l’art. 164 CP qui traite de la diminution effective des
actifs au préjudice des créanciers.
Il
ne fait d’abord aucun doute que, comme dirigeant unique de la société R.________ SA,
G.________ doit être considéré comme le débiteur visé par les dispositions précitées,
cela en application de l’art. 172 CP.
Si
l’on s’en tient aux valeurs attribuées par l’accusé aux différentes
machines dont le transfert est litigieux, on constate qu’il y a effectivement eu une diminution
importante de l’actif social, le montant total représentant Fr. 144’000.-. Il n’est
pas contestable que ces installations ont été soustraites aux mesures d’exécution
forcée de la faillite, de sorte que les éléments objectifs de l’infraction à
l’art. 164 CP sont réalisés. Il faut en effet retenir que les valeurs patrimoniales ont
été cédées contre une prestation de valeur manifestement inférieure, puisque
l’accusé a opposé en compensation une créance de Fr. 48’000.-- pour la période
du 1
er
janvier au 30 juin 2000 durant laquelle il devait agir exclusivement comme liquidateur de la société,
situation qui ne pouvait donc pas déboucher sur la perception d’honoraires d’une telle
ampleur. Pour le reste, cette façon de procéder montre qu’en réalité, l’accusé
a cherché à se rembourser en s’attribuant rétrospectivement une rémunération
à laquelle il ne pouvait pas prétendre  en raison des résultats déficitaires
d’R.________ SA. Le Tribunal retient par conséquent que les autres montants facturés,
soit des honoraires à hauteur de Fr. 56'000.-- et de Fr. 40’000.-- ne trouvent pas une
justification objective suffisante pour permettre de considérer qu’ ils ont été
opposés valablement en compensation.
Quoi
qu’il en soit, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de considérer
qu’un dirigeant qui se dédommageait en distrayant les machines de son entreprise devait répondre
de banqueroute frauduleuse, selon l’ancienne disposition de l’art. 163 CP (ATF 107 IV 175).
À
l’audience, l’accusé a admis avoir été conscient qu’il se favorisait
par rapport aux autres créanciers, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction
est également réalisé, l’auteur ayant agi de manière à causer un dommage
aux créanciers sociaux. Pour le reste, il n’est pas nécessaire que l’intention
de l’auteur porte également sur le prononcé de faillite ou qu’il existe un lien
de causalité direct entre la diminution de l’actif et la faillite (Code pénal annoté
ad 163 aCP, note 1.4).
G.________
doit donc être condamné pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.
Suite
à l’aggravation de l’accusation, G.________ est également renvoyé pour abus
de confiance.
L’hypothèse
réside ici dans le fait que le transfert des actifs correspond également à une appropriation
de choses mobilières confiées, au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, les intérêts juridiques
protégés par la disposition précitée et l'art. 164 CP étant différents,
à savoir d’une part le patrimoine de l’entreprise et d’autre part les mesures
d’exécution forcée de la poursuite pour dettes et faillite.
Le
Tribunal considère qu’un tel concours est difficilement envisageable dans l’hypothèse
d’une Einmanngesellschaft, puisqu’il faut considérer que la société a confié
les biens litigieux à son dirigeant unique. Une telle construction juridique paraît un peu
artificielle. L’accusé engage toutefois sa responsabilité sous un autre angle puisqu’il
a été désigné liquidateur par décision du 26 avril 1999 du proposé du registre
du commerce, en application des art. 708 al. 4 CC et 88 ORC. Cette désignation a créé
pour lui des obligations légales supplémentaires, notamment celle de conserver le patrimoine
de la société en vue de la liquidation. En cédant les biens comme on l’a vu, G.________
a donc effectivement agi dans le dessein de se procurer ou dé procurer à sa société
un enrichissement illégitime, à savoir éviter des investissements supplémentaires
â la nouvelle société qui continuait les activité dé la société faillie.
G.________
doit donc être également condamné pour abus de confiance, en concours idéal avec
l’art. 164 CP.
Enfin,
il faut retenir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction qui n’est
pas contestée, en raison de l’absence de toute comptabilité pour les exercices 1998 à
2002. Cette carence a eu pour conséquence qu’il est devenu impossible d’établir
la situation financière exacte de l’entreprise, G.________ ayant manifestement eu conscience
que la tenue des comptes était insuffisante. Il a en effet admis à l’audience avoir dû
renoncer à l’intervention d’un comptable, faute de moyens pour le mettre en oeuvre.
En facturant rétrospectivement des honoraires pour près de Fr. 150’000.-, G.________
a en outre concrètement démontré qu’il était également conscient qu’il
n’était plus possible de connaître la situation financière exacte de son entreprise.
C’est donc bien l’art. 166 CP qui est applicable et non pas la contravention à l'art.
325 CP, qui serait prescrite.
(...)
5.-
Pour fixer la peine, le Tribunal retient à charge le concours d’infractions concernant des
biens juridiquement protégés très différents et, à décharge, le fait que
l’accusé a en définitive admis sa responsabilité pour l’ensemble des faits
reprochés. Avec la défense, il faut admettre que le constat d’ensemble correspond à
l’accumulation de négligences grossières, certes lourdes de conséquence, plutôt
qu’à un comportement foncièrement malhonnête. Il n’en demeure pas moins que
le matériel transféré illicitement est d’une valeur non négligeable et la pollution
importante, à tout le moins par la quantité des déchets déversés, de sorte que
l’on ne peut pas s’en tenir à une peine symbolique.
Tout
bien considéré, il se justifie d’infliger à G.________ trois mois d’emprisonnement,
sanction qui est complémentaire à celle prononcée par la Cour de cassation vaudoise le
22 mars 2004.
L’accusé
bénéficiera du sursis. Les renseignements à son sujet ne sont en effet pas défavorables
et il semble s’être mieux organisé dans la gestion de sa nouvelle société.
(...)"
8.
D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du procès,
ne sont pas reproduits ci-dessus.
9.a)
Le 22 février 2001, la demanderesse D.________ Sàrl a adressé au juge instructeur de la
Cour civile une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles contre R.________
SA en liquidation et F.________ AG. Elle a conclu à ce qu'interdiction soit faite à F.________
AG, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre
1937; RS 311.0), de fabriquer, de vendre ou de participer d'une quelconque manière à la mise
dans le commerce d'emballages ou de tubes portant la marque Q.________ (I) et à ce qu'interdiction
soit faite à R.________ SA en liquidation, sous la même menace, de commander, d'acheter ou
de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce, dans le monde entier, des
produits commercialisés sous la marque Q.________ (II). Par requête de mesures provisionnelles
complémentaire du 4 avril 2001, les demanderesses D.________ Sàrl et D.________ Inc. ont pris
les mêmes conclusions.
A la suite de deux audiences, tenues les 14 mars et 30 mai 2001, le juge instructeur de la Cour civile
a rendu une ordonnance le 8 juin 2001 admettant la requête de D.________ Inc. et écartant celle
de D.________ Sàrl. Il a dès lors fait droit aux conclusions I et II de la requête du
22 février 2001, complétée le 4 avril 2001. Il a par ailleurs imparti à la demanderesse
D.________ Inc. un délai au 12 juillet 2001 pour faire valoir son droit en justice, délai prolongé
au 16 août 2001 par avis du 16 juillet 2001.
b)
Par demande du 16 août 2001 dirigée contre R.________ SA en liquidation, G.________, F.________
AG et son employé M.________, D.________ Sàrl et D.________ Inc. ont pris, avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes:
"I.
Interdiction est faite à la défenderesse F.________ AG et au défendeur M.________, sous
la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de vendre ou de participer
d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits, d'emballages ou de tubes portant
la marque Q.________.
II.
Les défendeurs F.________ AG et M.________
doivent solidairement entre eux à D.________ Sàrl et D.________ Inc., celles-ci en qualité
de créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- cent mille francs suisses), avec intérêts
à 5% l'an dès le 17 août 2001.
III.
Interdiction est faite à la défenderesse
R.________ SA en liquidation et au défendeur G.________, sous la menace des peines d'arrêts
et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision
de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à
la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque Q.________.
IV.
Les défendeurs R.________ SA en liquidation
et G.________ doivent solidairement entre eux à D.________ Sàrl et D.________ Inc., celles-ci
en qualité de créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- (cent mille francs suisses),
avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2001."
La défenderesse R.________ SA en liquidation ayant été radiée du registre du commerce,
elle a été mise hors de cause par avis du juge instructeur du 22 novembre 2004.
Le même jour, ce magistrat a pris acte de la transaction partielle intervenue entre les demanderesses
et les défendeurs F.________ AG et M.________ et a mis ces deux défendeurs hors de cause et
de procès, l'instance se poursuivant entre les demanderesses et le défendeur G.________.
Par réplique du 21 février 2005, les demanderesses ont modifié et complété leurs
conclusions, sous suite de dépens, de la manière suivante:
"I.
Interdiction est faite
au défendeur G.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à
l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de
fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce
de produits commercialisés sous la marque P.________.
II.
Interdiction est faite
au défendeur G.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à
l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de
fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce
de produits commercialisés sous la marque Z.________.
III.
Interdiction est faite au défendeur G.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende
prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à
la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque Q.________.
IV.
G.________ doit à D.________ Sàrl et D.________ Inc., celles-ci en qualité de créancières
solidaires, la somme de fr. 100'000.-- (cent mille francs suisses), avec intérêts à 5%
l'an dès le 2 mai 2001."
Le défendeur a été autorisé à se réformer à la veille du délai
de réponse, par jugement incident du juge instructeur du 12 juillet 2005. Il a déposé
sa réponse le 7 novembre 2005 concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
prises au pied de la demande du 16 août 2001.
Le 30 juin 2006, le défendeur a déposé une duplique précisant les conclusions prises
dans sa réponse du 7 novembre 2005 en ce sens qu'il conclut, sous suite de frais et dépens,
au rejet des conclusions de la demande et des conclusions complétées de la réplique du
21 février 2005.
En droit:
I.a)
Le siège de la demanderesse D.________ Inc.
est à Kingstown, à St-Vincent-et-Grenadines, archipel indépendant des Caraïbes, membre
du Commonwealth. Si l'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, le litige
est toujours de nature internationale (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 c. 2.1). Aucune convention internationale
en matière de compétence ne lie la Suisse à St-Vincent-et-Grenadines, de sorte que la
loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après:
LDIP; RS 291) s'applique au cas d'espèce (art. 1 al. 2 LDIP
a
contrario
).
En vertu de l'art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents
pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits
de propriété intellectuelle. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les actions
portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées
devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence
habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat
et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement
en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.
Le défendeur est domicilié à Aigle; les demanderesses sont donc fondées à agir
devant les tribunaux vaudois.
En vertu de l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications
de provenance du 28 août 1992 (ci-après: LPM; RS 232.11), c
haque
canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître
des actions civiles en matière de droit des marques.  Dans le canton de Vaud, l'art. 74 al.
3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après: OJV; RSV 173.01) désigne
à ce titre la Cour civile. Ces deux dispositions, respectivement abrogée et modifiée par
l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC;
RS 272), qui maintient la compétence d'une instance cantonale unique en  matière de propriété
intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC), demeurent applicables à la présente cause en
vertu de l'art. 404
al. 1
CPC. La cour de céans est dès lors compétente
ratione
materiae
.
Il en va de même des prétentions dirigées contre le défendeur G.________ sur la base
du contrat du 19 février 1999. En effet, l'art. 112 LDIP prévoit que l
es
tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle
du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat.
De surcroît, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, de sorte
que la cour de céans est également compétente pour traiter du présente litige pour
ce motif (art. 6 al. 1 LDIP).
b)
L
es droits de la propriété intellectuelle
sont régis par le droit de l’Etat pour lequel la protection est revendiquée (art. 110
al. 1 LDIP). Il ne s'agit pas de la loi du for, mais de la loi du ou des pays sur le territoire desquels
se produisent les violations (Cherpillod, Le droit suisse des marques, Publication CEDIDAC n° 73,
Lausanne 2007, p. 32 et les références citées). Si les violations se produisent sur
le territoire de plusieurs pays, on appliquera la loi de chacun de ces pays pour les différents
actes. Certains actes peuvent cependant relever de plusieurs lois: ainsi, l'exportation depuis la Suisse
tombe sous le coup de la LPM, mais elle sera aussi traitée, dans le pays d'importation, comme un
acte d'importation qui tombe sous le coup de la loi de ce pays-ci. Il découle de l'art. 110 LDIP
que le demandeur, en revendiquant la protection de la propriété intellectuelle pour un pays
donné, soumet les droits y relatifs à la législation de celui-ci (Dutoit, Commentaire
de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
édition, 2005, n. 1 ad art. 110 LDIP). C'est la loi de l'Etat protecteur qui définira ensuite
son champ d'application territorial et régira, plus généralement, toutes les questions
juridiques qui se posent, comme celle de l'éventuelle violation des droits de propriété
intellectuelle (ATF 136 III 232 c. 5 et les références citées).
En l'espèce, la fabrication litigieuse a eu lieu dans les locaux de l'entreprise R.________ SA à
Aigle, en Suisse, d'où partaient les produits destinés à l'exportation. Les demanderesses
fondent leurs prétentions en cessation sur la LPM. Elles ont donc choisi l'application du droit
suisse aux cas allégués de violation de leurs droits de propriété intellectuelle,
de sorte que la LPM est applicable au présent litige.
Quant aux prétentions fondées sur une violation du contrat du 19 février 1999, il faut
rappeler que celui-ci a été conclu entre deux sociétés de droit suisse dont le siège
était, au moment de la conclusion du contrat, en Suisse, plus particulièrement à Cologny
pour D.________ Sàrl et à Aigle pour R.________ SA. Le litige ne présente dès lors
pas, à cet égard, d'élément d'extranéité. Par ailleurs, l'art. 122
LDIP relatif aux contrats portant sur la propriété intellectuelle ne s'appliquerait de toute
manière pas en l'espèce, le contrat litigieux ne constituant pas un tel contrat. Le droit suisse
est dès lors applicable également à cet aspect du litige.
II.
Selon l'art. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qui reste
applicable à la présente procédure (art. 404 al. 1 CPC), le juge ne peut fonder son jugement
sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été
soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales
(al. 1). Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particulier à la cause, ainsi que
des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance manifeste.
En outre, il peut tenir compte de faits révélés par une expertise écrite (al. 2).
En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), la notion de fait
notoire doit être interprétée, déjà avant l'entrée en vigueur du CPC (qui
la consacre à son art. 151), conformément aux principes généraux de la procédure
civile. Selon la doctrine, les faits notoires, qui n'ont pas à être allégués,
sont
ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du public ou seulement du juge (Hohl,
Procédure civile, tome I, 2001, n. 945; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité
de droit privé suisse Il/1, 2009, n. 626). Le Tribunal fédéral a précisé que,
pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit:
il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun.
Ainsi,
les faits résultant du R
egistre du commerce
ont été considérés comme étant notoires (cf. notamment TF 5A_65/2008 du 15 décembre
2008 c. 2.1). Il en a été jugé de même du taux de conversion des monnaies, qui peut
être contrôlé sur Internet, par des publications officielles et dans la presse écrite
(TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1).
Les indications figurant au registre des marques de l'IFPI sont disponibles gratuitement
via
le site Internet "www.swissreg.ch". Le nom ou le numéro de la marque permettent à
chacun de consulter l'état des inscriptions relatives à une marque, soit notamment son statut,
son titulaire, les dates de dépôt, d'enregistrement, d'échéance, les produits qu'elle
couvre et l'existence ou non d'une procédure d'opposition. A l'aune de la jurisprudence qui précède,
la cour de céans considère que ces indications doivent être considérées comme
des faits notoires, qu'il n'est donc pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 130 III 113
c. 3.4, JT 2004 I 296).
En l'espèce, le chiffre 3 de l'état de fait intègre, en rapport avec les marques Z.________,
P.________ et Q.________, certains faits non allégués par les parties mais notoires, car résultant
du registre des marques de l'IFPI.
III.
La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication
de provenance peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle
dure encore ou d’exiger de l’autre partie qu’elle indique la provenance des objets
sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées
et qui se trouvent en sa possession (art. 55 al. 1 let a, b et c LPM). L'action appartient à celui
qui est titulaire du droit à la marque dont la violation est invoquée. En principe, seule est
légitimée au procès la partie qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle
personnellement le droit est exercé (SJ 1995 p. 212). La défaut de légitimation –
active ou passive – est une objection que le juge doit retenir d'office.
En l'espèce, les demanderesses font valoir qu'en leur qualité de titulaire de marques au sens
de la LPM, elles bénéficient de la protection accordée par cette loi. Le défendeur
soutient en revanche que les demanderesses ne sont pas titulaires des droits sur les marques P.________,
Z.________ et Q.________.
a)
La protection conférée par la LPM ne déploie ses effets que sur le territoire suisse.
Selon le principe de la territorialité, chaque Etat détermine, pour son propre territoire,
les conditions de l'acquisition et de la perte d'un droit de propriété intellectuelle, ainsi
que sa cessibilité, son contenu et ses effets (RSPI 1992 p. 248). Par conséquent, l'existence
d'un droit de propriété intellectuelle à l'étranger ne permet pas de fonder une protection
en Suisse, et
vice versa
.
Ainsi, un enregistrement de marque suisse (ou de marque internationale désignant la Suisse) produit
ses effets sur le territoire suisse (RSPI 1992 p. 248; Cherpillod, op. cit., p. 31).
Le droit exclusif à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM). Il faut cependant
que la marque soit valable. L'enregistrement de la marque a lieu sans garantie quant à sa validité:
la nullité d'une marque enregistrée nonobstant l'existence d'un motif absolu (art. 2 LPM) ou
relatif (art. 3 LPM) peut toujours être constatée judiciairement (Cherpillod, op. cit., p.
147). La durée de l'enregistrement est de dix ans dès la date du dépôt (art. 10 LPM).
Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose en premier (art. 6 LPM).
Il faut également que la marque ait été utilisée de manière ininterrompue pendant
cinq ans en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 et 12 LPM). Une marque
de fabrique ou de commerce sera valablement utilisée lorsqu'elle est apposée sur les produits
ou leur emballage, ou lorsqu'elle est utilisée d'une autre manière propre à établir
un lien entre la marque et les produits (Sic! 2006 p. 860). La marque doit être utilisée telle
qu'elle a été enregistrée ou sous une forme qui ne diffère pas de l'enregistrement
par des éléments essentiels (art. 11 al. 2 LPM). L'usage doit être sérieux (sur cette
notion, cf. Cherpillod, op. cit., pp. 191 et 192). Il doit avoir lieu en Suisse, mais il n'est pas nécessaire
qu'il ait lieu sur tout le territoire suisse (ATF 102 II 116, JT 1977 I 510). La jurisprudence relative
à l'usage pour l'exportation a évolué. Dans un arrêt de 1989 (ATF 115 II 387, SJ
1990 p. 54; confirmé notamment par TF 4A_529/2008 du 9 mars 2009 c. B.b.a), le Tribunal fédéral
a considéré que l'exportation d'un produit revêtu d'une marque contrefaite ou imitée
constituait un usage illicite fait en Suisse d'une marque protégée en Suisse. Cela concerne
toutefois l'usurpateur et non celui qui revendique la protection de la LPM. En revanche, dans ce même
arrêt, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si l'apposition
d'une marque sur un produit voué exclusivement au marché étranger constituait une mise
en circulation suffisante pour donner un droit à cette marque et à la protection qui en découle.
L'art. 11 al. 2 LPM codifie cette jurisprudence et précise désormais que l'usage pour
l'exportation est suffisant. Il faut toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les
produits ou services offerts de Suisse; l'usage uniquement à l'étranger ne suffit pas (Sic!
2004 p. 420 cité
in
Cherpillod, op. cit., p. 192). La conséquence du non-usage de la marque pendant une période
ininterrompue de cinq ans est que le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque,
à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Cette
déchéance produit ses effets
ipso
jure
: en cas d'action en nullité, le juge
ne fait que constater la nullité (Cherpillod, op. cit., p. 194). Quiconque invoque le défaut
d'usage doit le rendre vraisemblable; il appartient alors au titulaire de rapporter la preuve de l'usage
(art. 12 al. 3 LPM).
Un transfert de la marque est possible (art. 17 al. 1 LPM). Il n'est valable qu'en la forme écrite.
Il n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement (art. 17 al.
2 LPM).
Pour les marques internationales, l'art. 1 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international
des marques révisés à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après: Arrangement de Madrid;
RS 0.232.112.3) prévoit une protection réciproque entre les Etats contractants pour les marques
inscrites dans ces Etats. L'art. 2 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques du 27 juin 1989 (ci-après: le Protocole de Madrid; RS 0.232.112.4) permet
à tout déposant d'une marque de s'assurer la protection de celle-ci sur le territoire des parties
contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après: OMPI). Ces deux textes
internationaux imposent à leur art. 3 que la demande d'enregistrement soit présentée
sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement
du 18 janvier 1996 (ci-après: Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid; RS 0.232.112.21).
Tous les Etats signataires de ces textes ont déclaré, conformément aux art. 3
bis
de ces deux textes, que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendait
à eux que si le titulaire de la marque le demandait expressément. La Suisse, la France et l'Italie
sont signataires de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni
sont parties uniquement au Protocole de Madrid. La Grande-Bretagne et la Suisse sont par ailleurs liées
par une déclaration pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce signée
à Berne le 6 novembre 1880 (ci-après: Déclaration de Berne; RS 0.232.112.936.7) qui étend
la protection accordée à une marque dans un de ces pays à l'autre pays également,
à condition que les formalités requises par les lois des pays respectifs soient remplies.
b)
En l'espèce, la demanderesse D.________ Sàrl a déposé en Suisse les marques Z.________,
P.________ et Q.________ respectivement les 20 janvier 1998, 4 novembre 1998 et 7 décembre 1998.
Elle a été enregistrée comme titulaire en Suisse de ces marques, de classification internationale
n° 3 pour P.________, n° 3 et 5 pour Z.________ et n° 3, 5 et 16 pour Q.________.
Selon la convention du 1
er
janvier 2003 et l'acte de cession du 2 janvier 2003, D.________ Inc. a cédé la marque Z.________
à Y.________ Ltd. Il apparaît dès lors que les demanderesses ne sont plus titulaires de
cette marque depuis cette date. Au demeurant, il est établi que la marque Z.________ a été
radiée pour cause de non-prolongation le 9 mars 2009 du registre des marques Swissreg; les demanderesses
n'en sont donc plus les titulaires en Suisse.
La marque verbale et figurative Q.________ (n° [...]) a été valablement cédée
le 31 mai 2000 à D.________ Inc. par D.________ Sàrl. Figure également au registre des
marques Swissreg une marque uniquement verbale Q.________ (n° [...]) qui a pour titulaire Y.________
Ltd et qui a été déposée postérieurement à la marque n° [...],
soit le 3 avril 2007. Le registre des marques Swissreg ne fait état d'aucune opposition à l'inscription
de la marque n° [...]. Force est donc de constater qu'il y a en Suisse deux marques correspondant
à l'appellation Q.________ et leur titularité diverge. Quoiqu'il en soit, la demanderesse D.________
Inc. est titulaire de l'une des marques Q.________ déposées en Suisse.
Quant à la marque P.________, l'instruction a permis d'établir qu'elle a été valablement
cédée le 31 mai 2000 par D.________ Sàrl à D.________ Inc., de sorte que cette dernière
en est titulaire en Suisse à ce jour.
c)
Le défendeur allègue que les demanderesses ne bénéficient de la priorité d'usage
pour aucune des marques litigieuses et invoque ainsi un motif relatif d'exclusion au sens de l'art. 3
al. 1 LPM. Comme indiqué plus haut (cf. cons. III a), l'enregistrement en Suisse n'est pas une garantie
de la validité de la marque. Toutefois, selon l'art. 3 al. 3 LPM, seul le titulaire de la marque
antérieure peut invoquer les motifs de refus (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels,
2
ème
éd., p. 83). Ainsi, le défendeur ne peut pas s'en prévaloir pour faire échec à
l'action des demanderesses qui se prétendent titulaires des marques litigieuses, puisqu'il n'est
lui-même titulaire d'aucune de ces marques. Le moyen est ainsi mal fondé.
Par surabondance, il est établi que les marques P.________, Z.________ et Q.________ ont été
déposées et enregistrées dans d'autres pays avant d'être déposées en Suisse
par D.________ Sàrl. Ainsi, la société C.________ Ltd est titulaire au Royaume-Uni de
la marque P.________ déposée le 9 mai 1991 et enregistrée le 29 décembre 1995. Toutefois,
il n'est pas établi que cet enregistrement ait eu lieu conformément au Protocole de Madrid
et sur le formulaire idoine prescrit par le Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid,
de sorte que le dépôt de cette marque au Royaume-Uni ne déploie aucun effet en Suisse.
La solution est d'ailleurs la même si l'on applique la Déclaration de Berne, le défendeur
n'ayant ni allégué, ni établi que la société C.________ Ltd aurait rempli les
conditions à l'enregistrement de cette marque en Suisse.
La marque Z.________ a été inscrite le 15 octobre 1997 en tant que marque internationale au
sens de l'Arrangement de Madrid par la société italienne X.________ S.R.L., alors qu'elle n'a
été déposée que le 20 janvier 1998 par la demanderesse D.________ Sàrl. Cette
inscription n'a toutefois été expressément étendue qu'à l'Espagne, la France
et le Maroc. En vertu de la réserve formulée par la Suisse aux art. 3
bis
de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, l'enregistrement de cette marque internationale
par X.________ S.R.L. ne déploie aucun effet en Suisse, faute pour le déposant de l'avoir expressément
demandé.
En ce qui concerne la marque Q.________, elle a été déposée en Suisse le 7 décembre
1998, alors qu'il ressort du jugement rendu le 8 juillet 2004 par la Cour d'appel des marques du Bureau
américain des brevets et des marques qu'elle bénéfice d'une priorité d'utilisation
depuis le mois d'octobre 1997 par la société X.________ S.R.L.. Le jugement en question constate
cependant que cette utilisation n'est intervenue que sur le territoire des Etats-Unis. Rien ne permet
de penser qu'il en est allé de même en Suisse depuis la même date. D'ailleurs, le défendeur
n'allègue et n'établit pas que la marque Q.________ a fait l'objet d'un enregistrement international
au sens de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid et que cet enregistrement a été
expressément étendu par le déposant au territoire suisse; la priorité d'usage accordée
à X.________ S.R.L. aux Etats-Unis ne déploie donc aucun effet en Suisse.
Pour ces motifs également, les arguments du défendeur relatifs à la priorité d'usage
des marques litigieuses doivent être écartés.
d)
Le défendeur fait valoir que les demanderesses n'ont jamais utilisé les marques litigieuses
en Suisse, de sorte qu'elles ne sauraient se prévaloir de la protection accordée par la LPM.
Il n'est certes pas établi que les demanderesses aient commercialisé ou mis en circulation
en Suisse des produits des marques P.________, Z.________ ou Q.________. Selon le contrat du 19 février
1999, la demanderesse D.________ Sàrl a confié à R.________ SA, dont le siège était
à Aigle, la fabrication de produits cosmétiques ethniques destinés aux marchés des
continents européen, américain et africain. R.________ SA ne devait livrer et vendre les produits
fabriqués qu'à la demanderesse, qui disposait d'un droit de vente exclusif. Il apparaît
donc que les produits ont bien été fabriqués en Suisse et ont été exportés
par D.________ Sàrl vers l'étranger, ce que le défendeur ne conteste pas et ce qui est
confirmé par le jugement pénal. Le contrat ne mentionne toutefois aucune marque de produits.
Les demanderesses se fondent sur les états de fait des jugements pénaux rendus à l'encontre
du défendeur pour établir que celui-ci produisait des cosmétiques portant le nom des trois
marques litigieuses. Ces faits peuvent être considérés comme établis au regard de
l'art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), l'instruction de la présente cause
n'ayant mis en évidence aucun fait qui contredirait sur ce point les constatations du juge pénal.
Le défendeur ne s'en prévaut d'ailleurs pas.
Les demanderesses établissent donc qu'au moment où elles ont ouvert la présente action,
le 16 août 2001, elles avaient utilisé les marques litigieuses dans le courant de l'année
précédente, soit en tout cas jusqu'au 8 février 2000, date à laquelle le contrat
les liant au défendeur a été résilié.
Il n'est certes pas établi que D.________ Inc. a utilisé en Suisse la marque Q.________. Toutefois,
en qualité de cessionnaire, elle peut se prévaloir de l'utilisation qu'en a fait la cédante
D.________ Sàrl.
e)
En définitive, la demanderesse D.________ Inc. est titulaire, à l'exclusion de la demanderesse
D.________ Sàrl, de la marque figurative et verbale Q.________ enregistrée en Suisse (n° [...])
et de la marque P.________. Les demanderesses n'établissent en revanche pas être encore titulaires
de la marque Z.________, celle-ci ayant été radiée, comme exposé ci-dessus. La demanderesse
D.________ Inc. est donc seule légitimée activement pour se prévaloir de la protection
accordée par la LPM pour les marques P.________ et Q.________.
Le défendeur, que les demanderesses désignent comme auteur d'une violation de leurs droits
aux marques litigieuses, a la légitimation passive.
IV.a)
D'une manière générale, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif
de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer
(art. 13 al. 1 LPM). Il s'agit d'un droit absolu en ce sens qu'il est opposable à tous (Cherpillod,
op. cit., p. 169). En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire de la marque peut interdire d'user des
signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, en particulier les signes identiques
à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a).
Il peut notamment interdire d'utiliser le signe concerné pour offrir des produits, les mettre dans
le commerce ou les détenir à cette fin (art, 13 al. 1 let. b LPM) ou pour importer ou exporter
des produits (let. d). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a admis que celui qui envoie
à l'étranger des marchandises revêtues illégalement d'une marque commet un acte illicite.
Peu importe à cet égard que les produits soient exportés vers un pays où la marque
n'est pas protégée; il suffit qu'ils soient expédiés depuis la Suisse (ATF 115 II
387, JT 1990 I 602 précité; Cherpillod, op. cit., p. 173).
A teneur de l'art. 18 al. 1 LPM, le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser
sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services
enregistrés. Une telle licence devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis
postérieurement. L'élément essentiel du contrat de licence est la cession d'un bien immatériel
en vue de son utilisation industrielle ou commerciale. Le titulaire des droits sur le bien immatériel
garde la propriété de ceux-ci et n'en cède que les droits d'utilisation et d'exploitation.
Il s'agit d'un contrat
sui
generis
(Troller, op. cit., p. 294). En règle
générale, les contrats de licence sont conclus pour une durée indéterminée de
sorte que la fin du contrat n'éteint pas toutes les obligations des parties; il subsiste notamment
une obligation du donneur de licence de reprendre les stocks et une interdiction du preneur de licence
de faire concurrence au donneur pendant un certain temps. La résiliation déploie des effets
ex nunc
:
jusqu'au moment où la cause de résiliation est survenue, le preneur a pu valablement exploiter
le bien immatériel (ATF 116 II 196, rés.
in
JT 1990 I 596). Après la fin d'un contrat
de licence portant sur des droits exclusifs, le preneur de licence doit cesser leur utilisation. A défaut
de réglementation contractuelle, le preneur n'a pas le droit d'écouler le stock de marchandise
fabriquée sous licence après le terme du contrat. En effet, à partir de ce moment, toute
mise sur le marché, toute livraison à un client constitue une violation du droit exclusif de
l'ayant droit (Troller, op. cit., pp. 298 et 299; Modiano, Le contrat de licence de brevet: droit suisse
et pratique communautaire, Genève 1979, p. 119; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,
4
ème
éd., n. 8007).
b)
R.________ SA était liée à D.________ Sàrl par le contrat de licence du 19 février
1999 qui l'autorisait à fabriquer des produits portant les marques litigieuses. Ce contrat a été
résilié au 31 décembre 2000 par la donneuse de licence, par un courrier du 8 février
2000. Ce courrier précisait que les commandes en cours étaient annulées et que le matériel
de façonnage des produits soumis à licence et le stock de produits finis ou semi-finis devaient
lui être restitués.
Il est toutefois établi par le jugement pénal du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
du 8 octobre 2003 (sp. chiffres 2e, 2f et 3a) – confirmé sur ce point par l'arrêt de
la Cour de cassation du 22 mars 2004 – que le défendeur a fabriqué jusqu'en automne 2000
le gel de la marque Q.________, qu'il a utilisé la même appellation et conditionné ces
gels dans des tubes pratiquement identiques fournis par la société F.________ AG et qu'il a
exporté ces produits vers les Etats-Unis. Il a fait de même notamment avec des produits de
la marque P.________ et encore en 2001 avec des produits de la marque Z.________, qu'il a fabriqués
et conditionnés dans des emballages qui lui restaient de sa précédente collaboration avec
D.________ Sàrl.
En fabriquant ces produits et en les mettant sur le marché, alors même que le contrat de licence
avec R.________ SA était résilié et qu'il n'était lui-même au bénéfice
d'aucun contrat de licence, le défendeur a enfreint le droit exclusif des demanderesses à l'usage
des marques dont elles étaient titulaires.
V.a)
Les demanderesses, qui demandent qu'interdiction soit faite au défendeur de fabriquer, faire fabriquer
ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits sous les marques
litigieuses, exercent l'action en abstention de l'art. 55 al. 1 let. a LPM.
Cette action permet à celui qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque
de l’interdire, si elles est imminente. Par cette action, le demandeur pourra obtenir qu’il
soit fait défense à la partie adverse, sous la menace des peines prévues à l’art.
292 CP, de faire l’un ou l’autre des actes tombant sous le coup du droit exclusif du titulaire
selon l’art. 13 LPM. Cette action suppose que le défendeur s’apprête à violer
le droit à la marque du demandeur; lorsque les atteintes ont déjà eu lieu, l’action
pourra toujours être intentée, à condition qu’il existe un risque de récidive.
En revanche, elle n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute du défendeur
et peut donc même être dirigée contre un importateur ou un revendeur de bonne foi (Cherpillod,
op. cit., pp. 230 et 231).
Selon la jurisprudence, une interdiction ou une cessation de trouble suppose un intérêt suffisant,
qui existe en présence de la menace directe d’un acte illicite, lorsque le comportement du
défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un
intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis
des atteintes dont la répétition n’est pas à exclure ou s’il y des indices
concrets qu’il va commettre pour la première fois de telles atteintes. En règle générale,
on présume qu’il existe un danger de répétition des actes incriminés si le
défendeur a déjà commis une telle violation et qu’il ne reconnaît pas les droits
du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits
de la partie adverse (TF 4A_529/2008 du 9 mars 2009 c. 4.1; Staub,
in
Stämpfli Kommentar SHK, n. 45 ad art. 55
LPM; Schlosser
in
SJ
2004 II 1 ss, sp. 3). Cette présomption permet de parer à la difficulté d’établir
le risque d’un comportement futur, et en particulier son caractère imminent. La présomption
ne sera renversée ni par la cessation des violations, ni par la simple déclaration du défendeur
de renoncer à des atteintes futures, s’il ne reconnaît pas simultanément la prétention
du demandeur (TF 4C_304/2005 du 8 décembre 2005 c. 3.2; TF 4C_238/2004 du 13 octobre 2005 c.
2.2, Sic! 2004 p. 876).
b)
En l’espèce, l’action porte sur les marques qui ont fait l’objet du jugement pénal.
Il est établi que le défendeur a poursuivi la fabrication de gels et de crèmes éclaircissants,
qu’il les a conditionnés dans des emballages sous la marque Q.________, ou dans des emballages
Z.________ et P.________ qu’il détenait encore avant de les exporter vers les Etats-Unis.
Pour cette activité, le défendeur a été condamné pénalement à une
peine d’emprisonnement avec sursis. Il n’a pas reconnu la prétention des demanderesses,
de sorte que le risque de réitération existe, notamment par le truchement de la société
S.________ Sàrl.
Comme on l'a vu, D.________ Inc. est titulaire de la marque P.________ en Suisse, de sorte que le défendeur,
par son comportement, a violé le droit exclusif de la demanderesse à l'usage de cette marque.
Le risque de réitération est avéré puisque le défendeur n'admet pas avoir commis
un acte illicite, de sorte que l'interdiction requise par les demanderesses doit être prononcée
et assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. La conclusion I de la réplique
doit ainsi être admise.
La conclusion II de la réplique doit en revanche être rejetée au motif que les demanderesses
n'ont pas établi, comme cela a déjà été dit, qu'elles étaient toujours
titulaires de la marque Z.________ à ce jour. Il n'existe donc aucun risque futur de violation de
leurs droits à cette marque, puisqu'elles ne détiennent plus aucun droit sur celle-ci.
Dans l'examen du bien-fondé de la conclusion III de la réplique, il y a lieu de prendre en
considération un élément particulier, propre à la marque qu'elle vise: il s'agit
de la coexistence, sur le marché suisse, de la marque verbale et figurative Q.________ enregistrée
sous n° [...] dont D.________ Inc. veut interdire l'utilisation au défendeur, et de la
marque verbale Q.________ enregistrée sous n° [...], propriété de Y.________
Ltd, société qui n'est pas partie à la présente procédure.
Vu la coexistence de ces marques, l'allocation de la conclusion III aurait pour effet réflexe d'interdire
au défendeur, sans aucune limitation temporelle, de mettre sur le marché des produits Q.________
dans le cadre d'une relation contractuelle avec Y.________ Ltd, ce alors même que le défendeur
est resté actif dans le domaine de la commercialisation des produits cosmétiques ethniques.
L'interdiction demandée est donc susceptible de porter atteinte à l'activité professionnelle
future de celui-ci.
Réciproquement, Y.________ Ltd risquerait de se voir privée d'avoir recours au défendeur
dans le cadre de la fabrication et de la commercialisation de ses produits sous la marque dont elle est
titulaire. La concurrence entre les demanderesses et Y.________ Ltd pourrait dans cette mesure être
affectée par cette interdiction, au sujet de laquelle Y.________ Ltd, non partie à la procédure,
n'a pas été amenée à se déterminer.
Ces éléments exigent de se montrer plus restrictif en ce qui concerne la preuve par la demanderesse
D.________ Inc. d'un intérêt digne de protection à l'allocation de la conclusion III de
sa réplique. La cour de céans considère que, contrairement à ce qui vaut pour la
marque P.________, il ne suffit pas de constater que le défendeur n'a pas admis en cours de procédure
avoir porté atteinte aux droits de la demanderesse. Pour retenir l'existence d'un danger pertinent
de récidive et d'un intérêt digne de protection à l'obtention de l'interdiction en
question, il incombait à la partie demanderesse, qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC),
de fournir à la cour de céans d'autres indices ou éléments, concrets, d'un risque
de violation de cette marque, respectivement d'alléguer et d'établir en quoi l'interdiction
en question ne risque pas de léser les intérêts de Y.________ Ltd.
Aucun de ces éléments n'étant prouvé, ni même rendu vraisemblable, la conclusion
III de la réplique doit être rejetée.
VI.
Les demanderesses, solidairement
entre elles, réclament au défendeur le montant de 100’000 fr. avec intérêt
à 5% dès le 2 mai 2001. Elles fondent cette conclusion sur les chiffres IV et VI du contrat
du 19 février 1999, prévoyant respectivement une clause d'exclusivité et de non-concurrence
ainsi qu'une peine conventionnelle de 100'000 fr. en cas d'exécution défectueuse du contrat.
Celui-ci a été conclu entre D.________ Sàrl et la société R.________ SA. Or,
la peine conventionnelle est réclamée par les deux demanderesses au défendeur, qui n’était
pas personnellement partie au contrat. Se pose donc la question de la légitimation active et passive
des parties.
Seule la demanderesse D.________ Sàrl figure comme "fournisseur" dans le contrat du 19
février 1999; elle a dès lors la légitimation active, à l'exclusion de D.________
Inc..
La légitimation passive appartient en principe à celui qui est personnellement obligé,
soit R.________ SA, aujourd'hui faillie et radiée du registre du commerce. La demanderesse D.________
Sàrl soutient toutefois que le défendeur doit répondre personnellement de la violation
de la clause de non concurrence en application du principe du
Durchgriff
.
Elle fait valoir que le défendeur, fondateur, propriétaire, administrateur et liquidateur d'R.________
SA ne tenait pas de comptabilité régulière, qu’il a prélevé une bonne
part de l’actif social à son profit et qu’il a fondé une nouvelle société
dans le but de poursuivre ses activités malgré la faillite. Elle soutient qu’il ne distinguait
pas son propre patrimoine de celui de la société et qu’il a été condamné
pénalement pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, abus
de confiance et absence de comptabilité régulière.
a)
En vertu de l’art. 620 al. 2 CO, les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires
et ne répondent pas personnellement des dettes sociales. Il découle de cette disposition qu’en
principe, un créancier social ne peut agir contre les personnes qui se trouvent derrière une
société. Il n’y a d’exception que si une personne agit de telle manière que
ses intérêts et ceux de la société finissent par se confondre.
Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle
de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi totalité de l’actif
d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées,
à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la
forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un
simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle.
On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité
économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l’une lient également
l’autre. Ce sera souvent le cas lorsque les règles de fonctionnement de la société
anonyme ne sont pas respectées (absence de comptabilité, mélange de patrimoines, etc.)
et si la société ne déploie pas une activité propre de façon autonome (Lombardini,
in
Commentaire Romand CO Il, n. 32 ad art. 620 CO et la jurisprudence citée). La mainmise d’une
personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession
de l’ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D’autres formes
de dépendance sont envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales (TF
4A_384/2008 du 19 décembre 2008 c. 4).
Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d’un
Durchgriff
soient réalisées. Il faut encore que l’invocation de l’indépendance de la
société soit constitutive d’un abus de droit ou d’une atteinte à ses intérêts
légitimes, par exemple si elle permet de ne pas respecter ses engagements contractuels. Ainsi, l’indépendance
juridique entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée
dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat
ou une prohibition de concurrence, ou encore pour contourner une interdiction. L’indépendance
juridique d’une société anonyme à actionnaire unique est toutefois la règle
et ce n’est qu’exceptionnellement, en cas d’abus de droit, qu’il pourra en être
fait abstraction (TF 4A_384/2008 c. 4 précité; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002 c. 3a; ATF
121 III 219, rés.
in
JT
1996 I 92).
b)
En l’espèce, le défendeur a été le fondateur, l’administrateur et le
liquidateur d'R.________ SA puis le fondateur de S.________ Sàrl. Il n’était pas le seul
actionnaire d'R.________ SA, mais son principal actionnaire. Il résulte certes du jugement pénal
du 22 juillet 2004 qu’il a transféré des avoirs d'R.________ SA chez S.________ Sàrl,
diminuant l’actif social de la première société. Il a également violé
son obligation de tenir une comptabilité.
Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour retenir l'existence d'un cas de
Durchgriff
.
Tout d’abord, il n’est pas établi que la société R.________ SA n'aurait pas
eu d’activité propre. De surcroît, la condition de l'abus de droit n'est pas réalisée.
Pour cela, il aurait fallu que le défendeur eût conclu le contrat litigieux au nom de la société
dans le but de ne pas le respecter et de se soustraire aux obligations qui en résultent. Cette circonstance
n’est nullement établie. Le contrat a été résilié par la demanderesse
D.________ Sàrl. Celle-ci n’établit au demeurant pas que les motifs de la résiliation
— mauvaise exécution du contrat par R.________ SA — étaient avérés. La
peine conventionnelle est due par la société, qui ne peut plus être poursuivie parce qu’elle
a été déclarée en faillite puis radiée du registre du commerce. Il n’est
pas établi non plus que le défendeur aurait volontairement provoqué la faillite de la
société ou vidé celle-ci de sa substance pour ne pas respecter le contrat. Le cas échéant,
la demanderesse aurait dû se faire céder les droits de la masse et agir par la voie de l’action
en responsabilité de l’art. 754 CO.
Au vu de ce qui précède, la conclusion IV de la réplique doit être rejetée.
VII.
Les demanderesses supporteront les frais de la cause par 12’889 fr., solidairement entre elles,
et le défendeur par 8’360 francs.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de
cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires
et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument
de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99
al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires
et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus
à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge
doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement
de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou
sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
Obtenant partiellement gain de cause, les demanderesses ont droit, solidairement entre elles, à
des dépens réduits de trois quarts, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter
à 8'472 fr. 25, savoir :
a)
5'000
fr.
à
titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
250
fr.
pour
les débours de celui‑ci;
c)
3'222
fr.
25
en
remboursement du quart de son coupon de justice.
Par
ces motifs,
la
Cour civile,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
Interdiction est faite au défendeur G.________ de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer
d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la
marque P.________.
II.
L'interdiction décernée au chiffre I qui précède est assortie de la menace au défendeur
de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission à
une décision d'autorité.
III.
Les frais de justice sont arrêtés à 12’889 fr. (douze mille huit cent huitante-neuf
francs) pour les demanderesses D.________ Sàrl et D.________ Inc., solidairement entre elles, et
8’360  fr. (huit mille trois cent soixante francs) pour le défendeur.
IV.
Le défendeur versera aux demanderesses, solidairement entre elles, le montant de 8'472.25  fr.
(huit mille quatre cent septante-deux francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
V.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le
président :              Le greffier
:
P.
Muller              G. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le
4 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux
conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral
au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110),
cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
la présente notification (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :
G. Intignano