vd_findinfo · MP / 2020 / 8 · 2020-12-16 · fr

CONCURRENCE DÉLOYALE, RISQUE DE CONFUSION, IMITATION{PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE} | 2 LCD, 3 al. 1 let. b LCD, 3 al. 1 let. d LCD, 3 al. 1 let. e LCD, 261 CPC (CH), 263 CPC (CH), 267 CPC (CH)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 16.12.2020 MP / 2020 / 8

TRIBUNAL
CANTONAL
CM20.042690
COUR
CIVILE
_________________
Ordonnance
de mesures provisionnelles dans la cause divisant
M.________
,
à [...], et
D.________
,
à [...], tous deux requérants, d'avec
G.________
,
à [...], intimé.
___________________________________________________________________
Audience
du 10 décembre 2020
_________________________
Composition
:               Mme KUHNLEIN, juge déléguée
Greffière
:              Mme Bron
*****
Statuant immédiatement à huis clos, la juge déléguée considère :
En fait :
1.
Le requérant D.________ (ci-après le requérant) est né en 1965. Il a effectué
des études d’horlogerie mécanique au sein de l’Ecole technique de [...] où
il a obtenu un certificat fédéral de capacité en été 1984.
Désireux de travailler dans le domaine des montres à complication, le requérant a réalisé,
à l’âge de dix-neuf ans, une montre squelette, soit une montre dont l’intérieur
du boîtier et ses parties mobiles sont visibles sur la face avant ou arrière. Au mois d’octobre
1984, le requérant a spontanément présenté sa montre squelette au service des ressources
humaines de la requérante M.________ (ci-après la requérante) et y a été embauché
en qualité de concepteur horloger dès le mois de novembre suivant. Il a alors intégré
l’atelier des spécialités de la requérante, où il a fait la connaissance de
l’intimé G.________ (ci-après l’intimé) qui y exerçait également
la profession de concepteur horloger. Le requérant et l’intimé se sont liés d’amitié.
2.
En 1986, le requérant et l’intimé, qui travaillaient jusque-là pour la requérante,
ont fondé la société en nom collectif [...], dans le but de développer une activité
dans le domaine de la complication horlogère.
Au mois d’août 1989, la société en nom collectif a été transformée
en société anonyme, avec pour raison sociale [...].
Dès le début des années 90, la société fondée par le requérant et
l’intimé s’est construit une réputation en matière de complication horlogère.
Elle a ainsi collaboré avec de nombreuses marques horlogères réputées, telles que
[...] ou encore [...].
3.
En 1992, le requérant et l’intimé ont approché leur ancien employeur M.________
et sollicité un partenariat financier que ce dernier a accepté moyennant l’acquisition
de 52% du capital-actions de leur société.
Au mois de mai 1998, la société [...] a pris le nom de [...].
4.
A la fin de l’année 1999, l’intimé a quitté la société [...] et
a vendu ses actions pour 1’200’000 fr. à la requérante, tout comme [...], portant
ainsi la participation de la requérante à 78%. Il n’y a pas eu de discussion ni de clause
spécifique concernant le nom de la société. L’intimé a alors quitté la
Suisse ainsi que le monde de l’horlogerie.
Le requérant s’est alors retrouvé à la tête de la société [...] en
qualité de directeur technique. Cette société a rejoint au fil des ans le cercle très
restreint des leaders dans le domaine des complications horlogères. Pendant plus de deux décennies,
elle s’est fait connaître par de nombreuses réalisations qui comptent parmi les plus
intéressantes et innovantes de l’histoire horlogère. Elle a par exemple collaboré
étroitement avec la marque horlogère [...], collaboration qui a abouti à la réalisation
d’un [...] en 2001, un des modèles phares de la marque, décliné depuis lors en plusieurs
autres modèles. Par ailleurs, [...] s’est illustré par le lancement d’une réalisation
inédite, l’alarme vibrante, laquelle reposait sur un mouvement imaginé par [...].
En 2008 et en 2009, le requérant a gagné le prix « Best watchmaker » délivré
au Grand Prix d’Horlogerie de [...].
En 2011, la société [...] employait un peu plus de cent cinquante personnes maîtrisant
pas moins de vingt-deux métiers différents.
En 2013, la collaboration entre la société [...] et [...] a débouché sur un modèle
appelé « [...] » qui a remporté la catégorie « montre dame »
au Grand Prix d’Horlogerie de [...].
5.
Le 4 septembre 2013, la société [...] a été inscrite au Registre du commerce du canton
de Vaud. Son but était la conception (recherche et développement), la fabrication, l’achat,
la commercialisation de garde-temps en tout genre ainsi que de tous composants et produits d’horlogerie,
de bijouterie, de joaillerie, de maroquinerie et d’autres articles vestimentaires et de luxe. L’intimé,
connu dans le monde de l’horlogerie comme le co-fondateur de « [...] », en
était l’administrateur président avec signature collective à deux.
6.
En 2014, le requérant a conçu, en sa qualité de directeur technique de la société
[...] et près de quinze ans après le départ de l’intimé, la première « [...] »
pour M.________.
En 2015, il a gagné le prix [...] dans la catégorie « Esprit entreprise »
pour sa contribution dans le développement des montres compliquées, prix qui est décrit
par la presse comme le « prix Nobel de l’horlogerie ».
En 2015, le requérant a contribué à l’élaboration et au lancement de la première
montre mécanique au monde dotée d’un système de chronométrage de temps au tour
consécutif en alternance, avec fonction flyback, soit du modèle [...].
En 2018, la presse spécialisée relevait que le requérant avait « usé de
ses prouesses techniques pour continuer à conduire la société [...] vers ce que l’on
connaît et apprécie aujourd’hui ».
Les créations de la société [...] sont en grande partie dues au requérant qui a été
qualifié par la presse spécialisée de « pape des concepteurs », de
« légende vivante » en 2014, et de « référence mondialement
connue », de « l’un des trois plus grands concepteurs horloger au monde »
en 2015, et de « génie des complications » en 2019. Son savoir-faire fait l’unanimité
dans le monde horloger. Sa modestie, sa probité et sa fiabilité ont également été
relevées durant sa carrière professionnelle.
Certains observateurs, continuant de se référer à « [...] » même
après le changement de nom en « [...] », se sont demandés si le requérant
et l’intimé allaient un jour s’associer à nouveau.
7.
En 2018, le requérant a vendu toutes ses parts à la requérante, à l’exception
d’une part qu’il lui a vendue l’année suivante. Dans le cadre de la vente de ces
actions, le requérant a accepté que la requérante utilise son patronyme.
8.
En 2019, la société [...] a conçu le modèle [...] qui s’est imposé comme
la montre-bracelet à quantième perpétuel la plus fine au monde et qui a reçu le Grand
Prix de l’Aiguille d’Or au Grand Prix d’Horlogerie de [...] de 2019.
9.
Entre 1999 et 2019, le chiffre d’affaire de la société [...] est passé de 7'114'129
fr. à 40'629'118 fr, et le personnel est passé de 55 à 166,6 postes à temps plein.
Plusieurs anciens collaborateurs de la société, comme [...], [...], [...], [...] ou [...] ont
fondé leur propre société horlogère, ou ont poursuivi leur carrière en tant
que constructeur horloger, comme [...].
10.
Par contrat de fusion du 13 décembre 2019, la requérante a repris les actifs et passifs de
la société [...].
Le 10 janvier 2020, la société [...] a été radiée du Registre du commerce de
[...].
Le requérant est demeuré employé de la requérante en qualité de directeur technique.
11.
Par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 12 mars 2020, la société [...]
a été déclarée en faillite. Elle est désormais en liquidation.
12.
Le 15 avril 2020, l’intimé a déposé une demande d’enregistrement pour la marque
combinée figurative suivante (no [...]) :
(…)
Cette marque combinée figurative a été publiée le 28 avril 2020 sous le no [...]
pour les produits des classes 14 (métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques),
18 (cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements
pour animaux) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie).
Elle inclut le nom du requérant, accolé à celui de l’intimé, alors que le requérant
n’a pas consenti à l’usage de son nom et de sa réputation par l’intimé,
qu’il ne compte pas prendre part aux projets de l’intimé en lien avec la marque « [...] »
et que les requérants n’ont pas consenti au dépôt de cette demande d’enregistrement.
13.
A la même période, les noms de domaine [...].com et [...].ch ont été créés
auprès de la société
[...]
par la société [...] à [...], soit par [...], connaissance de l’intimé.
14.
Le 7 juin 2020, l’intimé a déposé une demande d’enregistrement pour la marque
verbale [...] (demande no [...]) pour les mêmes produits que ceux revendiqués en lien avec
la marque no [...].
Les requérants n’ont pas consenti au dépôt de cette demande d’enregistrement.
15.
Durant l’été 2020, l’intimé a pris contact avec le requérant et lui a
soumis différentes idées que ce dernier a transmis à la direction générale de
la requérante. Il proposait que la requérante lance une édition limitée « M.________
par [...] », qu’il développe lui-même la marque « [...] »
ou que la requérante le mandate en qualité de consultant.
Par courrier du 17 août 2020, [...], présidente du conseil d’administration de la société
[...], a écrit notamment ce qui suit à l’intimé :
« (…)
Je
fais suite à votre entretien téléphonique du 6 juillet 2020 avec [...], ainsi qu’à
vos échanges d’emails avec ce dernier et, en particulier, votre email du
13
juillet 2020 à l’attention du Conseil d’administration d’[...] dont nous avons
discuté lors de notre dernière séance du conseil.
Tout
d’abord, nous tenons à vous remercier pour vos explications quant au contexte de cet enregistrement
et sommes sincèrement désolés des déboires auxquels vous avez dû faire face
avec votre dernier associé.
Néanmoins
et comme préalablement indiqué par [...] après consultation avec [...], nous n’envisageons
pas pour l’heure le lancement d’une montre « [...] », car nos plans de
production et de lancement pour les prochaines années sont déjà déterminés et
la situation sanitaire actuelle nous pose suffisamment d’autres challenges à relever. A ce
titre, nous ne souhaitons pas créer de faux espoirs et prendre un quelconque engagement quant à
de futurs projets dans une telle période d’incertitude.
Par
contre, nous sommes disposés à vous racheter cette marque et à vous rembourser les coûts
pour ce dépôt, ainsi qu’à prendre l’engagement de vous la rétrocéder
gratuitement dans l’hypothèse où vous deviez vous associer à l’avenir avec
D.________ dans une société en vue de produire ou commercialiser des produits sous cette marque,
étant précisé que D.________ devrait solliciter notre accord préalable pour une telle
association tant qu’il sera employé par notre Groupe.
Au
vu de ce qui précède, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous réunir avec
[...] afin de définir les modalités de transfert de cette marque. (…). »
16.
Au mois de septembre 2020, la presse spécialisée faisait encore référence à
« [...] ».
17.
Le 8 septembre 2020, le chef du département juridique du groupe M.________, [...], a rencontré
l’intimé.
Le 11 septembre 2020, [...] a notamment écrit ce qui suit à l’intimé :
« (…)
Je
fais suite à notre réunion du 8 septembre 2020, qui s’est malheureusement avérée
infructueuse.
Comme
préalablement mentionné, je vous confirme, après consultation du Conseil d’administration,
qu’M.________ :
-
n’entend aucunement s’associer à
des investisseurs en vue de la production et de la commercialisation de montres « [...] » ;
-
ne souhaite pas lancer sous sa marque une édition
limitée « [...] » ;
-
s’opposera fermement à l’utilisation
des termes « [...] » pour tout lancement de produits de votre part et/ou d’investisseurs ;
-
veillera scrupuleusement à ce que tout nouveau
produit n’intègre aucun titre ou droits de propriété intellectuelle détenus
par les entités du Groupe M.________, dont notamment, ceux préalablement détenus par [...]
et que tout produit ne s’associe ni à D.________, ni à M.________ et ses produits ;
-
qu’elle ne libérera pas D.________
de la prohibition de concurrence prévue par son contrat de travail pour s’associer à
un tel projet.
Par
ailleurs, je tends à préciser que D.________ nous a confirmé s’opposer également
à l’utilisation de son nom pour lancer une nouvelle marque ou produit.
Pour
finir, j’ai pris bonne note lors de notre réunion de votre refus de nous transmettre les marques
litigieuses.
(…). »
Par courrier du 16 septembre 2020, le conseil de la requérante a invité l’intimé
à demander la radiation des marques litigieuses dans un délai de dix jours et à s’engager
à s’abstenir d’utiliser la dénomination « [...] » dans la production
et le commerce.
Par courrier du 5 octobre 2020, l’intimé a répondu en proposant de « reprendre
les conversations avec la société M.________ » au sujet d’une exploitation
commune de la marque [...].
Par courriel du 6 octobre 2020, le conseil de la requérante a répété à l’intimé
que sa proposition n’était pas acceptable et a réitéré son invitation à
radier les marques ainsi qu’à s’engager à ne pas les utiliser.
Par courriel du 12 octobre 2020 adressé au conseil de la requérante, l’intimé a
réitéré sa demande de reprendre une discussion autour des projets mentionnés.
Par courriel du 13 octobre 2020 adressé à l’intimé, le conseil de la requérante
lui a répété que la requérante n’envisageait aucune collaboration avec lui
et que son invitation à annuler les marques litigieuses ainsi qu’à s’engager à
ne pas les utiliser était maintenue.
L’intimé n’a pas obtempéré à ces demandes.
18.
Le 30 octobre 2020, la marque [...] (demande d’enregistrement no [...]) a été publiée
sous le no [...] pour les produits des classes 14 (métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques), 18 (cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et
sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers,
laisses et vêtements pour animaux) et 25 (vêtements, chaussures, chapellerie).
Cette marque inclut à nouveau le nom du requérant, accolé à celui de l’intimé,
alors que le requérant n’a pas consenti à l’usage de son nom et de sa réputation
par l’intimé et qu’il ne compte pas prendre part aux projets de l’intimé
en lien avec la marque « [...] ».
19.
Le 3 novembre 2020, l’intimé a conclu un « contrat de cession de marque »
avec la société [...] qui prévoyait notamment ce qui suit :
« (…)
PREAMBULE
Les
Parties exposent préalablement ce qui suit :
Issu
de l’école horlogère de [...], G.________, a en 1986 décidé de s’installer
à son compte dans un minuscule atelier d’horlogerie dans [...]. En 1986, il créa avec
D.________ sous forme de société en nom collectif utilisant la marque [...], alors non enregistrée
auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, mais protégée
par la législation suisse sur la protection des raisons de commerce.
Le
départ d’une fulgurante réussite due à une créativité d’exception
dans le domaine des grands mouvements horlogers (250'000 chf/mouvement prix public).
[...],
première marque cliente, à [...], [...], [...] ou encore [...], G.________ reste le grand horloger
du 21
ème
siècle – selon l’AGEFI de mars 2016 « Il y a eu un avant et un après
Abraham-Louis Breguet. Il y aura sans doute un avant et un après G.________ ».
(…)
le Cédant est le Propriétaire d’une marque de commerce décrite comme :
Demande
de
marque n° [...] numéro
attribué : [...] et/ou numéro : [...] auprès de l’Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle en Suisse
.
(…)
(…)
le Cessionnaire désire acquérir la totalité des droits, titres et intérêts sur
la marque de commerce et sur les logos, designs, noms de domaines et toute autre propriété
intellectuelle y ayant trait ;
(…)
1.
CESSION
Le
Cédant cède de façon irrévocable au Cessionnaire tous les droits, titres et intérêts
(dont entre autres les droits d’enregistrement relatifs à la marque de commerce, tous les
droits de développer des marques dérivées, l’achalandage et tous les autres droits)
sur la marque de commerce.
2.
CONTREPARTIE
En
contrepartie de la cession fixée sous article 1 du présent contrat de cession, le Cessionnaire
s’engage à :
i.
Remettre gratuitement 28% (vingt-huit pourcent),
soit 28 (vingt-huit) millions d’actions ordinaires (shares of common stock) du capital social du
Cessionnaire au Cédant.
ii.
Organiser son financement de USD 100 millions
(cent millions de dollars américains) avant le 31 décembre 2021.
iii.
Octroyer un salaire annuel au Cédant de USD
600,000 (six cent mille dollars américains) payable seulement en cas de clôture avec succès
du financement prévu.
3.
ENGAGEMENTS ET GARANTIES
Le
Cédant s’engage et garantit au Cessionnaire ce qui suit :
(a)
Le Cédant a le droit, le pouvoir et l’autorité
de signer le présent contrat ;
(b)              Le Cédant est
le Propriétaire exclusif de tous les droits, titres et intérêts sur la marque de commerce
dont tous les droits de propriété intellectuelle.
(c)              La marque de commerce
est libre de tout engagement, sûreté, gage ou licence ;
(d)              La marque de commerce
ne viole pas les droits d’une personne morale, physique ou d’une entreprise.
(e)              Il n’existe aucune
plainte ou menace de plainte relative aux droits de propriété du Cédant sur la marque
de commerce ;
(f)              Le présent contrat
est valide, a force exécutoire et le Cédant n’est sujet à aucun contrat, jugement
ni décret incompatible avec les dispositions du présent contrat ;
(g)              Le Cessionnaire peut
enregistrer et disposer de ses droits sur la marque de commerce en son nom propre.
(…). »
La cession n’a pas encore été réalisée.
Le 4 novembre 2020 à 9h42 AM, l’intimé a constitué la société [...] dans
l’Etat du [...] aux [...]. Le but de cette société est «
luxury
brand including complex horology and time science and measurement with all derived products
».
Les organes désignés sont l’intimé (
President
)
qui détient 28% des actions, [...] (
Chief
Executive Officer),
[...] (
Treasurer
& Chief Financial Officer),
[...] (
Chief
Legal Officer & Secretary)
et [...], tous
de nationalité suisse et domiciliés en Suisse. A l’exception de l’intimé,
ils sont également partenaires de la société [...], inscrite au Registre du commerce de
[...] le 24 septembre 2020. [...] est en outre administrateur président de la société
[...] sise à [...].
Le 20 novembre 2020, [...] a demandé l’enregistrement des noms de domaines suivants auprès
de la société [...] : [...].com, [...].co, [...].ltd.
20.
a)
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
2
novembre 2020, la requérante M.________ a pris les conclusions suivantes:
"
I.              Interdiction est faite
à G.________ d’utiliser le signe « [...] » dans le commerce en relation
avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses
et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations
de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols,
les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et
la chapellerie.
II.
Interdiction est plus particulièrement faite à G.________ de fabriquer ou faire fabriquer les
produits mentionnés sous chiffre I ci-dessus, de les promouvoir, de les offrir à la vente ou
de les exporter vers l’étranger.
III.
Interdiction est faite à G.________ de transférer à un tiers la marque suisse n°
[...] « [...] » (fig) et/ou la demande d’enregistrement n° [...] « [...] »
et/ou la marque qui sera ou a été délivrée en lien avec cette demande d’enregistrement
et/ou d’accorder à un tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre des marques
précitées ou de la demande d’enregistrement précitée ou d’en disposer
de quelque autre manière.
IV.
Les injonctions prononcées selon les chiffres I à III ci-dessus sont assorties de la menace
d’amende d’ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d’inexécution mais de CHF 5'000
au minimum, ainsi que de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal
qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
V.
G.________ est condamné aux frais et dépens de l’instance. »
Le
même jour, la juge déléguée de la Cour civile a rendu l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles suivante ([...]) :
«
I.
Interdit
à l’intimé G.________
d’utiliser le signe « [...] » dans le commerce en relation avec les métaux
précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses et semi-précieuses,
l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations de cuir, les peaux
d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols, les cannes, les fouets,
la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et la chapellerie.
II.
Interdit
à l’intimé G.________
de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous chiffre I ci-dessus, de les promouvoir,
de les offrir à la vente ou de les exporter vers l’étranger.
III.
Interdit
à l’intimé G.________
de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] « [...] » (fig)
et/ou la demande d’enregistrement
n°
[...] « [...] » et/ou la marque qui sera ou a été délivrée en
lien avec cette demande d’enregistrement et/ou d’accorder à un tiers des droits quelconques
sur l’une ou l’autre des marques précitées ou de la demande d’enregistrement
précitée ou d’en disposer de quelque autre manière.
IV.
Assortit
les injonctions prononcées sous
chiffre I à III ci-dessus de la menace d’amende d’ordre de 1'000 fr. (mille francs)
pour chaque jour d’inexécution mais de 5'000 fr. (cinq mille francs) au minimum, ainsi que
de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission
à une décision de l’autorité.
V.
Fixe
les frais de la présente décision
à 350 fr. (trois cent cinquante francs) à la charge de la requérante M.________.
VI.
Dit
qu’il sera statué sur les dépens
de la procédure superprovisionnelle dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles.
VII.
Charge
le greffe de la Cour civile de fixer une
audience de mesures provisionnelles à bref délai.
VIII.
Fixe
l’émolument afférent aux
conclusions provisionnelles à 3'000 fr. (trois mille francs) à avancer par la requérante
dans le délai qui lui sera imparti à cette fin.
IX.
Déclare
la présente ordonnance immédiatement
exécutoire. »
b)
Par requête du 3 novembre 2020, le requérant D.________ a pris, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« Par
voie de mesures superprovisionnelles :
I.
Interdiction est faite à G.________ d’utiliser
le signe « [...] » dans la marche de ses affaires commerciales, en relation avec
les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses
et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations
de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols,
les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et
la chapellerie.
II.
Interdiction est faite à G.________ de transférer
à un tiers la marque suisse n° [...] « [...] » (fig.) et la marque suisse
n° [...] « [...] » et/ou d’accorder à un tiers des droits quelconques
sur l’une ou l’autre des marques précitées ou d’en disposer de quelque autre
manière.
III.
Les injonctions prononcées selon les chiffres
I et/à II ci-dessus sont assorties de la menace de la peine prévue à l’article 292
du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de justice.
Par
voie de mesures provisionnelles :
IV.
La jonction de la présente cause avec la
cause n° [...] opposant M.________ à G.________ déposée le 2 novembre 2020.
V.
Interdiction est faite à G.________ d’utiliser
le signe « [...] » dans la marche de ses affaires commerciales, en relation avec
les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses
et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le cuir, les imitations
de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies, les parasols,
les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les chaussures et
la chapellerie.
VI.
Interdiction est faite à G.________ de transférer
à un tiers la marque suisse n° [...] « [...] » (fig.) et la marque suisse
n° [...] « [...] » et/ou d’accorder à un tiers des droits quelconques
sur l’une ou l’autre des marques précitées ou d’en disposer de quelque autre
manière.
VII.
Les injonctions prononcées selon les chiffres
V et/à VI ci-dessus sont assorties de la menace de la peine prévue à l’article 292
du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de justice. »
Le
même jour, la juge déléguée de la Cour civile a rendu l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles suivante ([...]) :
«
I.
Interdit
à l’intimé G.________
d’utiliser le signe « [...] » dans la marche de ses affaires commerciales,
en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie, les pierres
précieuses et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques, le
cuir, les imitations de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies,
les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les
chaussures et la chapellerie.
II.
Interdit
à l’intimé G.________
de transférer à un tiers la marque suisse n° [...] « [...] » (fig)
et/ou la marque suisse n° [...] « [...] » et/ou d’accorder à un tiers
des droits quelconques sur l’une ou l’autre des marques précitées ou d’en
disposer de quelque autre manière.
IV.
Assortit
les injonctions prononcées sous
chiffre I à II ci-dessus de la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code
pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
V.
Fixe
les frais de la présente décision
à 350 fr. (trois cent cinquante francs) à la charge du requérant D.________.
VI.
Dit
qu’il sera statué sur les dépens
de la procédure superprovisionnelle dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles.
VII.
Charge
le greffe de la Cour civile de fixer une
audience de mesures provisionnelles à bref délai.
VIII.
Fixe
l’émolument afférent aux
conclusions provisionnelles à 3'000 fr. (trois mille francs) à avancer par le requérant
dans le délai qui lui sera imparti à cette fin.
IX.
Déclare
la présente ordonnance immédiatement
exécutoire. »
c)
Par courrier du 3 novembre 2020, la requérante a modifié la conclusion III de sa requête
du 2 novembre 2020 comme suit :
« III.
Interdiction est faite à G.________ de transférer à un tiers la marque suisse n°[...]
« [...] » (fig.) et/ou la marque suisse
n°
[...] « [...] » et/ou d’accorder à un tiers des droits quelconques sur
l’une ou l’autre des marques précitées ou d’en disposer de quelque autre
manière ».
d)
L’intimé s’est vu notifier le 4 novembre 2020 à 9h38 l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 2 novembre 2020 ([...]).
Il a produit des déterminations le 9 novembre 2020.
e)
Le 12 novembre 2020, l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après
IPI) a confirmé que des restrictions du droit de disposer de la marque suisse no [...] [...] et
de la marque suisse no [...] [...] (fig.) avaient été enregistrées.
f)
Le 13 novembre 2020, la juge déléguée a ordonné, avec l’accord des parties,
la jonction des causes [...] et [...], la nouvelle procédure étant enregistrée sous no
[...], les allégués de la requête déposée par le requérant D.________ portant
désormais les numéros 72 à 136, et ses conclusions les chiffres VI à XII.
g)
Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le
10
décembre 2020, l’intimé a conclu au rejet des requêtes de mesures provisionnelles.
Il a déclaré en substance que la requérante l’avait averti qu’elle mènerait
action en justice s’il continuait à utiliser le nom « [...] ». Il a expliqué
que la cession de la marque avait dû se faire rapidement et que le contrat de cession avait été
rédigé en une journée, du fait de la pression exercée par la requérante et des
ultimatums qu’elle lui avait fixés. Il a précisé que ses partenaires de la société
[...] savaient qu’il y avait des discussions non abouties avec la requérante et que celle-ci
« montrait les dents », mais qu’il avait « peut-être minimisé
la situation ». Il a déclaré que les noms de domaines avaient été créés
pour la société [...] et que [...] devait lui céder ceux qu’il avait créés.
A
cette occasion, [...] a également été interrogé comme partie. Il a déclaré
en substance que la question du dépôt de la marque « [...] » ne s’était
jamais posée au sein de la requérante du fait que le nom du requérant est connu et en
est indissociable, que le nom « [...] » est un savoir-faire mais qu’il n’a
jamais été utilisé comme marque ni sur une montre puisqu’il n’existe pas de
raison sociale qui contienne ces termes. En revanche, il a expliqué que le nom est utilisé
dans différents contextes tels que des opérations de communication, des événements,
des musées et dans le cadre de l’histoire de la requérante. Il n’a pas exclu qu’un
projet de montre qui contiendrait le nom « [...] » existe un jour.
En droit :
I.
A l'appui de leurs requêtes de mesures provisionnelles, les requérants font valoir que l’intimé
a procédé à un dépôt de marque frauduleux dans le but d’exploiter le nom
« [...] » auquel s’attache une notoriété et un potentiel que seuls
les requérants sont en droit d’utiliser et de faire fructifier. Ils considèrent que l’intimé
doit cesser toute utilisation commerciale de ce nom dès lors qu’il donne la fausse impression
de relations d’affaires entre les parties afin de profiter de la renommée des requérants
pour lever des fonds et promouvoir des projets commerciaux sans avoir obtenu leurs accords. Ils invoquent
les art. 2, 3 al. 1 let. b, d et e LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence
déloyale; RS 241) et 29 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
L’intimé conclut au rejet des conclusions des requérants. Il soutient que la marque « [...] »
était abandonnée, libre de droit, et qu’en sa qualité de co-fondateur de celle-ci,
il avait d’autant plus le droit de la déposer ainsi que de l’utiliser.
II.
En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence.
a)
L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition
contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles
le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où
la mesure doit être exécutée (let. b).
En
vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur
ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur
les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée
de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence
déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC).
En
l'espèce, la requérante et l’intimé ont leur siège, respectivement leur domicile,
dans le canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents.
b)
Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV
(loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal
cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5
CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle
(art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC), dont notamment les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse
dépasse 30'000 francs. La juridiction ainsi désignée est également compétente
pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
Enfin,
il appartient au droit cantonal de prescrire si l'autorité de jugement est composée d'un seul
juge ou d'une autorité collégiale (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 9).
Dans le canton de Vaud, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur
le fond, le juge unique désigné par la cour est compétent pour statuer dans les affaires
auxquelles s'applique la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01]), soit notamment en matière de mesures provisionnelles
(art. 248 let. 2 CPC).
Au vu de ce qui précède, la juge déléguée de la cour de céans est compétente
ratione loci
et
ratione materiae
pour examiner les prétentions des requérants.
III.
a)
À
la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires
lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les
conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.
a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base
d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il
soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet
in
Bohnet
et alii
(éd.), CPC commenté, Lausanne 2011 [ci-après : Bohnet, CPC], n. 4 ad art. 261
CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC).
L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions
du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance
(Sprecher
in
Basler Kommentar ZPO, 3
e
éd.,
2017, n. 71 ad art. 261 CPC).
b)
En matière de propriété
intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant
n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet,
dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une
(première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité
d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement
craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments
concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions
d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale [ci-après : Schlosser, Mesures provisionnelles]
in
sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 344 et les réf. cit. en notes infrapaginales 63 à
64). Le dépôt d’une marque suffit à établir l’imminence de l’atteinte,
puisqu’un tel dépôt est indicatif de la volonté d’utiliser le signe concerné
(Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid "
Rechtsschutzinteresse
",
sic! 2009, p. 890). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé
dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il
s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et
qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout
intérêt à être protégé (Sprecher, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel,
et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est
constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci,
il serait lésé dans sa position juridique de fond (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ;
TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Le risque est avéré même
si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer
ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message
CPC, FF 2006, p. 6961 ; Bohnet, CPC, n. 11 ad art. 261 CPC).
c)
Le requérant doit par ailleurs
rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable,
cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures
provisionnelles – Mise à ban
in
Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 [ci-après
: Bohnet, Procédure sommaire], n. 87 p. 220). Est difficilement réparable le préjudice
qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement.
Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en
péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure
ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 347). Le risque de préjudice difficilement
réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête
risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure
introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents
(Bohnet, Procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit
découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité
adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage
immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du
moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi
généralement un préjudice immatériel (Schlosser
in
Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le
droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer
avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement
réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle
(atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles,
p. 349 et les réf. cit. en note 142). Entrent notamment dans ce cas de figure la perte
de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble
créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion
(TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
d)
Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet
au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire
cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de
fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à
un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le
prévoit (let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de
disposition [art. 58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin,
in
Bohnet
et
alii
(éd.), CPC commenté,
Lausanne 2011, n. 67).
e)
Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n.
10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46).
La
mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et tenir compte des intérêts
de l'adversaire: le juge doit se livrer à une pesée des intérêts et prendre en compte
le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences
que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CPC commenté, n. 17 ad art. 261 CPC; Huber,
in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n.
23 ad art. 261 CPC).
Il convient
d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée
du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure
au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru
par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn. 90 et 98).
IV.
a)
Les requérants font valoir
que les enregistrements
par l'intimé des marques figurative et verbale
«
[...]
»
constituent des dépôts frauduleux, illicites.
Pour eux, une telle exploitation parasitaire du goodwill des signes litigieux contreviendrait non seulement
à l’art. 2 LCD, mais également à l’art. 3 al. 1 let. b, d et e LCD.
b)
Il est établi que les marques litigieuses n’ont jamais été enregistrées par
la requérante et qu’elles ne sont pas utilisées par elle autrement que dans des contextes
tels que des opérations de communication, des événements, des musées et dans le cadre
de l’histoire de la requérante.
De ce point de vue, rien ne s’oppose à ce que l’intimé enregistre les marques litigieuses
à son nom dans le but de les utiliser pour commercialiser ses produits.
Il s’agit toutefois d’examiner si, comme le font valoir les requérants, cet enregistrement
contrevient à la LCD.
c) aa)
La jurisprudence admet en effet que, dans certaines circonstances, l’enregistrement d’une
marque peut tomber sous le coup de la LCD, avec pour conséquence que, s’il a agi avec de manière
déloyale, le tiers ne pourra pas se prévaloir de son enregistrement (TF 4A_100/2013 du 10 juillet
2013 « Noir Mat » consid. 2.2 et les références). Pour déterminer
le caractère abusif ou non d’un enregistrement, le tribunal doit apprécier l’ensemble
des faits. Il s’agit de définir l’intention, au moment du dépôt, de celui
qui est devenu titulaire de l’enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant
à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises
en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l’intention du titulaire au moment
du dépôt de la marque (TF 4A_100/2013 du 10 juillet 2013 « Noir Mat » consid.
2.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a ainsi refusé la protection à une marque qui n’avait pas
été enregistrée dans le but d’en faire usage mais pour empêcher l’enregistrement
par un tiers, pour élargir le domaine de protection de la marque utilisée ou pour obtenir une
compensation financière, voire quelque autre avantage de l’utilisateur préexistant de
ce signe (TF 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.4 et les références). S’agissant
d’un dépôt effectué dans un but parasitaire (empêcher un tiers déterminé
d’obtenir un enregistrement en Suisse), il est fait abstraction du principe de la spécialité
lorsqu’il s’agit d’examiner l’intention d’entraver un concurrent. Le comportement
du déposant ne peut être considéré comme abusif que s’il savait, au moment
du dépôt, qu’une marque identique ou similaire était utilisée par un tiers,
ou allait être utilisée, pour des produits identiques ou similaires ; dans ce cas de figure,
le déposant ne saurait être de mauvaise foi s’il dépose un signe qui ne génère
aucun risque de confusion avec le signe utilisé antérieurement (TF 4A_242/2009 du 10 décembre
2009 consid. 6.5.2 et les références citées).
Certains auteurs considèrent que l’exploitation par un agent économique pour ses propres
produits de la renommée du premier utilisateur d’une marque qui ne jouit pas, faute d’enregistrement,
de la protection de la LPM (Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de
provenance du 28 août 1992 ; RS 232.11), peut constituer une manœuvre LCD (Troller, Précis
du droit suisse des biens immatériels, 2
e
éd., pp. 921 et 922). Un pareil comportement peut aussi bien avoir pour objets des marques verbales
ou figuratives, des raisons sociales utilisées à titre de marques, ou encore des formes ou
emballages caractéristiques de marchandises (lesquels peuvent être déposés à
titre de marque) (Troller, ibid.).
bb)
A teneur de l'art. 3 al. 1 let b LCD, agi de façon
déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise,
sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses
méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par
rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre
personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, op. cit. p.
351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication
fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour
tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient
propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Pour ce faire,
le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières
du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.1.2 et les références).
Selon
l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature
à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les
affaires d'autrui.
Tel est notamment le cas lorsque
l'imitateur a recouru à un comportement incorrect ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il
cherche de façon systématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation
d'un concurrent ou exploite cette renommée de façon parasitaire, lorsqu'il imite la forme d'une
marchandise dépourvue de force distinctive alors qu'il aurait pu lui donner une autre forme sans
modification de la construction technique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du
produit (sic! 2009 p. 431 consid. IV/d; ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434). En proscrivant
ce type de comportements, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un concurrent auprès
des consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent pour la vente de
ses propres marchandises. Le risque de confusion est une notion de droit, que le juge apprécie librement.
Cette notion est la même en droit de la concurrence et dans tout le droit des signes distinctifs
(ATF 128 III 353 et les arrêts cités).
Selon
le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour
une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que le droit des raisons sociales
ou le droit de la concurrence lui assurent, par l'emploi de signes identiques ou similaires. Le risque
de confusion peut être direct, lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent
des associations d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que
les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés
par le signe postérieur. Le risque de confusion est indirect lorsque les consommateurs perçoivent
bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait
présumer l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 127 III 160, JdT 2001 I 345).
Pour savoir si un danger de confusion existe, i
l
faut d'une part examiner les signes à comparer dans leur ensemble, et, d'autre part, se demander
ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1;
ATF 128 III 353
).
Le risque de confusion doit être jugé
plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant
actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). En effet, plus les
produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra
se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse
lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III
382 consid. 3a, JdT 1997 I 231).
En
vertu de l’art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon
inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres,
ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons,
avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition traite ainsi de déloyale
le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents
de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup
de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d’autrui, indépendamment d’éventuelles
confusions (ATF 135 III 446 « Maltesers » consid. 7.1, JdT2010 I 665).
cc)
Toutefois, l’application de ces dispositions présuppose que celui qui s’en prévaut
soit à même de démontrer que le signe en question jouisse d’une force distinctive
auprès des cercles concernés. Or, il est difficile d’établir une force distinctive
auprès de ces destinataires lorsque la marque a été abandonnée et n’est plus
utilisée sur le marché parfois depuis longtemps, voire, comme dans le cas présent, qu’elle
n’a jamais été utilisée en tant que telle (Gilliéron, L’appropriation
de marques abandonnées par des tiers (« Reviving brands »,
in
sic ! 2019 pp. 245 ss et les références citées).
Dès
lors,
à
partir du moment où les art. 3 à 8
LCD
ne sont guère utiles, c’est essentiellement sous l’angle de l’
art.
2 LCD
que la question de savoir
si l’appropriation d’une ancienne marque par un tiers doit être tranchée. Suivant
cette disposition, « est déloyal et illicite tout comportement ou pratique qui est trompeur
ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les
rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients». L’acte de concurrence déloyale
doit être objectivement propre à avantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir
de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (ATF 126 III 198
consid. 2c/aa et les références citées). La concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise
foi ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en affaires
(ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295). Dans l’arrêt «C’est bon la vie»,
le Tribunal fédéral a rappelé que l’enregistrement d’une marque est un acte
propre à influer sur les rapports entre concurrents et qui, à ce titre, relève de la
LCD
.
À ce titre, la jurisprudence considère que c’est sous l’angle de la clause générale
que la question de savoir si un dépôt revêt un caractère frauduleux doit être
appréciée (Gilliéron, L’appropriation de marques abandonnées par des tiers
(« Reviving brands »),
in
sic ! 2019 pp. 245 ss et les références citées).
Quand
bien même l’application de la
LCD
est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de l’agent incriminé, le
dépôt
frauduleux présuppose la mauvaise foi du déposant, laquelle doit être admise lorsque le
déposant n’a en réalité pas l’intention d’utiliser sa marque, ce qui
est plus particulièrement le cas en deux hypothèses aujourd’hui reconnues par la jurisprudence
et la doctrine: tout d’abord, lorsque le déposant n’a procédé au dépôt
de la marque concernée que dans le but d’entraver un tiers dans ses activités, ce qui
peut en particulier être le cas lorsque la marque a été déposée en ayant connaissance
du fait que le légitime ayant-droit est sur le point de ou est à tout le moins susceptible
de la déposer, le cas échéant pour monnayer un tel enregistrement ou en retirer un avantage
indu; ensuite, pour étendre de manière artificielle le champ de protection dont le déposant
bénéficie pour d’autres marques en procédant au dépôt de manière
défensive; constituera également un tel enregistrement le fait de procéder au dépôt
de la même marque à l’échéance du délai de carence de cinq ans pour faire
repartir un nouveau délai de carence. C’est dire qu’à ce jour, la question de savoir
si un dépôt revêt un caractère frauduleux s’est concentrée sur le rôle
historique dévolu à la marque, soit celui de permettre de distinguer des produits et services,
une distinction subordonnée à l’intention d’utiliser la marque enregistrée.
En l’absence d’une telle intention, la marque ne joue pas sa fonction et, partant, son enregistrement
apparaît frauduleux. Cela ne signifie pas qu’une marque enregistrée avec l’intention
de l’utiliser ne peut en aucun cas revêtir un caractère frauduleux. L’
art.
2 LCD
ne se laisse pas emprisonner
par un catalogue limité, et rien n’exclut que d’autres enregistrements contreviennent
de toute autre manière aux règles de la bonne foi. La notion d’abus ne se laisse dans
tous les cas que difficilement définir indépendamment du cas d’espèce. Les principes
énoncés doivent donc s’entendre comme des lignes directrices, et non comme des règles
d’application absolue. Le Tribunal fédéral va dans le même sens, en considérant
que «pour déterminer le caractère abusif ou non d’un enregistrement, le tribunal
doit apprécier l’ensemble des faits. Il s’agit de définir l’intention, au
moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l’enregistrement. Il faut tenir
compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. […]»; dans l’affaire
Coolwaters, c’est du reste également sous l’angle du parasitisme et de la volonté
d’appropriation de la marque d’autrui pour en faire usage à ses propres fins que le
caractère frauduleux avait été examiné, pour être cependant rejeté. Autrement
dit, peu importe la perception des cercles concernés. La
LCD
visant à sanctionner certains comportements, c’est bien du point de vue de l’agent économique
donné qu’il convient de se placer pour apprécier si son comportement revêt ou ne
revêt pas un caractère déloyal. Seule est ainsi décisive la question de savoir si,
par l’enregistrement délibéré d’une marque abandonnée ayant le plus souvent
joui par le passé d’une force distinctive importante sur le marché, dans le but de l’utiliser
pour des produits identiques, le déposant contrevient aux règles de la bonne foi au sens où
l’entend la
LCD
en faussant la concurrence (Gilliéron, L’appropriation de marques abandonnées par des
tiers (« Reviving brands »), sic ! 2019 pp. 245 ss et références citées).
d)
En l’espèce, l’intimé
a déposé deux marques qui comportent le nom litigieux « [...] », soit qui
reprennent la raison sociale de la société qu’il avait créée avec le requérant
en utilisant leurs deux patronymes. Même si la société en nom collectif ([...]) créée
en 1986, transformée en société anonyme [...]) en 1989, et renommée ([...] SA) en
1998, a été absorbée par la requérante en 2019, il ressort de l’instruction
que la presse spécialisée continue à se référer aujourd’hui au nom « [...] »
lorsqu’elle mentionne le travail de complication horlogère effectué par le requérant
pour la requérante.
La
requérante a choisi de ne pas enregistrer la marque « [...] » pour des motifs
qu’elle a pu expliciter en audience, à savoir
que
ce nom, qui est indissociable du patronyme connu du requérant est un savoir-faire mais qu’il
n’a jamais été utilisé puisqu’il n’existe pas de raison sociale qui
contienne ces termes. Elle a par ailleurs
abandonné
les patronymes [...] et [...] dans sa raison sociale au moment de la fusion du 13 décembre 2019
et de la reprise des actifs et passifs de la société [...], cette dernière ayant été
radiée du registre du commerce le 10 janvier 2020.
Toutefois,
si la marque n’a jamais été apposée sur les montres créées, elle n’exclut
pas cette possibilité pour autant, dès lors que ce nom est déjà actuellement utilisé
dans différents contextes tels que des opérations de communication, des événements,
des musées et dans le cadre de l’histoire de la requérante.
Dans
ces circonstances, la requérante, qui s’estime lésée par le dépôt de la
marque « [...] », ne peut invoquer que la LCD pour mettre un terme à l’atteinte
alléguée, à savoir le fait que l’intimé, en déposant la marque, s’est
approprié les noms « [...] » de manière déloyale. Il peut être
considéré que les principes exposés ci-dessus s’agissant de l’appropriation
de marques abandonnées par des tiers sont applicables
mutatis
mutandis
au cas d’espèce,
même si la marque « [...] » n’a jamais existé avant son dépôt
par l’intimé, dès lors que ces deux patronymes faisaient partie de la raison sociale
de la requérante, ce que l’intimé ne conteste pas, invoquant lui-même explicitement
la doctrine précitée dans ses déterminations du 9 novembre 2020.
Au
stade de la vraisemblance, il est établi que l’intimé a l’intention d’utiliser
la marque « [...] ». En effet, il a recherché des investisseurs, constitué
la société [...] dont le but est notamment la commercialisation de produits de luxe incluant
l’horlogerie complexe, conclu un contrat de cession de la marque avec dite société et
enregistré les noms de domaines correspondants qui couvrent la Suisse mais également plusieurs
pays étrangers ([...].com, [...].ch, [...].com, [...].co, [...].ltd).
On
l’a vu ci-dessus, le caractère abusif peut aussi résulter de l’intention de parasitisme
au moment du dépôt de la marque. Certes, l’intimé est co-fondateur de « [...] ».
Il a cependant vendu l’entier de ses actions à la requérante à la fin de l’année
1999 et celle-ci a continué à développer différents produits sous la dénomination
« [...] » jusqu’à maintenant. Ainsi, une grande partie de la renommée
et du goodwill attachés au nom « [...] » est due à l’activité
déployée par la requérante et le requérant ces vingt dernières années.
En effet, c’est par le travail du requérant pour la requérante et grâce à la
réputation acquise par le biais des nombreux prix qu’il a reçus, que la requérante
s’est fait connaître au niveau mondial par de nombreuses réalisations uniques et qu’elle
a pu collaborer avec d’autres marques horlogères de renom.
Le
dépôt de la marque « [...] » par un tiers apparaît dès lors frauduleux
non seulement parce qu’il laisse entendre, de façon fallacieuse, que les produits commercialisés
par le titulaire de la marque sont confectionnés avec le savoir-faire développé par les
parties requérantes, mais encore qu’il laisse entendre qu’une collaboration serait à
nouveau d’actualité entre les deux co-fondateurs. L’intimé ne peut par ailleurs
pas se prévaloir du fait qu’il est à l’origine de « [...] »,
dès lors qu’il a vendu ses actions en 1999, d’une part, et que, d’autre part,
la notoriété découle précisément de l’adjonction des deux patronymes,
adjonction dont il ne peut se prévaloir tout seul. Il est ainsi démontré que l’enregistrement
de la marque « [...] » porte atteinte à la requérante et au requérant.
L’imminence de l’atteinte n’est pas à démontrer dès lors que la marque
est déjà enregistrée. Le préjudice irréparable et l’urgence résultent
du fait qu’on ne saurait tolérer le développement de la marque et la commercialisation
de produits de cette marque jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous peine de
dévaloriser complètement la dénomination « [...] » sans possibilité
de réparer le préjudice. En outre, il ressort de l’instruction que, dès que l’intimé
a fait part de ses intentions aux requérants concernant l’utilisation de la marque litigieuse
durant l’été 2020, ces derniers ont réagi rapidement de vive voix (séance du
8 septembre 2020 avec la requérante qui a dû consulter le conseil d’administration de
la société), par courriers (des 17 août 2020, 11 et 16 septembre 2020) ainsi que par mails
(des 6 et 13 octobre 2020), en lui fixant des délais afin de faire radier les marques litigieuses
et de s’engager à s’abstenir d’utiliser la dénomination « [...] ».
Il ne fait par ailleurs aucun doute que le requérant, quant à lui, n’a jamais adhéré
aux projets de l’intimé, ni consenti à une éventuelle utilisation de son patronyme
par un tiers autre que la requérante. L’intimé a en revanche poursuivi les démarches
en vue de la commercialisation du nom, notamment par la constitution de la société [...] et
par la signature d’un contrat de cession de la marque à cette société au début
du mois de novembre 2020. Il a par ailleurs admis lors de l’audience de mesures provisionnelles
du 10 décembre 2020 que ces opérations avaient dû s’effectuer rapidement du fait
des délais fixés par la requérante pour faire radier la marque et que ses partenaires
de la société [...] étaient au courant de la situation, alors même qu’il a
garanti à cette dernière, dans le contrat de cession de marque, qu’il n’existait
« aucune plainte ou menace de plainte relative aux droits de propriété (…)
sur la marque ». Ces éléments concrétisent le caractère déloyal du
comportement de l’intimé qui a sciemment choisi une marque historique libre dans le but de
tirer avantage de la renommée de ce signe distinctif et de son potentiel concurrentiel et commercial,
mais qui a pour conséquence de priver les requérants de la possibilité de profiter eux-mêmes
des retombées positives de leur activité et de leurs investissements antérieurs.
Par conséquent, toutes les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées. Il convient
ainsi d’ordonner les mesures provisionnelles, dans le cadre des conclusions prises par les requérants
(art. 58 al. 1 CPC), ceux-ci disposant
d’un
intérêt pertinent à obtenir le prononcé des interdictions requises qui sont nécessaires,
proportionnées et aptes à éviter la survenance d’une entrave à la concurrence
loyale. Il convient enfin de faire droit aux conclusions IV et VII des requérants, puisqu’elles
relèvent des mesures d’exécution forcée (art. 267 et 343 al. 1 let. a CPC) des mesures
provisionnelles octroyées.
V.
Les conditions d'application de la LCD étant réunies et justifiant les mesures prises, il n'y
a plus d'intérêt à se demander si les mêmes mesures pourraient être prises également
sur la base d'une autre disposition, relevant en particulier des art. 28 ss CC.
VI.
Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne
des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (cf.
art. 262 let. a et 343 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir
ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue
à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311).
En l’espèce,
les requérants ont conclu à ce que les injonctions prononcées soient assorties de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP. La requérante a en outre conclu à ce
qu’elles soient également assorties de la menace d’amende d’ordre pour chaque
jour d’inexécution.
Il apparaît toutefois
que la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP est suffisante sans qu’il y ait
lieu de cumuler avec l’amende (art. 343 al. 1 let. b et c CPC).
VII.
Conformément à l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante,
le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine
de caducité des mesures ordonnées.
Dès lors que les mesures provisionnelles ont été requises avant litispendance, il appartiendra
aux requérants d’ouvrir action au fond dans un délai de trente jours dès que la
présente ordonnance sera définitive et exécutoire.
VIII.
a)
Les frais sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC).
La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances qu'elle a
fournies (art. 111 al. 2 CPC).
L’émolument forfaitaire de décision pour les contestations soumises à la procédure
sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué
peut augmenter jusqu’à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement
important (art. 28 et 31 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
L’émolument forfaitaire pour le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles
s’élève quant à lui à 350 fr. (art. 30 TFJC).
En l’espèce, les frais de la procédure superprovisionnelle ont déjà été
arrêtés dans les ordonnances des 2 et 3 novembre 2020. Seuls restent à fixer les frais
de l’ordonnance provisionnelle. Au vu des conclusions prises et des opérations accomplies,
les frais de justice doivent être arrêtés à 6’000 fr., montant que devra assumer
l’intimé, qui succombe, et dont il devra restituer la moitié à chacun des requérants
qui ont versé des avances de frais à hauteur de 3'350 fr. chacun.
b)
Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant
professionnel. En matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée,
comme en l'espèce, le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause,
de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
En l'espèce, les dépens de la procédure superprovisionnelle ont été réservés
par les ordonnances des 2 et 3 novembre 2020. Compte tenu de l'importance de la cause et du temps consacré
par les avocats des requérants, les dépens pour les procédures superprovisionnelle et
provisionnelle doivent être arrêtés à 5’000 fr. et les débours à
250 fr., pour chacun des requérants.
c)
En définitive, l’intimé versera à chacun des requérants un montant de 8’600
fr., soit 3'350 fr. à titre de restitution d’avance de frais de justice des procédures
superprovisionnelle et provisionnelle, et 5’250 fr. à titre de dépens.
IX.
Les décisions prises en instance cantonale
unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit.
Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue.
La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus,
le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm,
Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in Spühler/Tenchio/Infanger
(éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure
civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich
2010, n. 4 ad art. 239 CPC;
contra
:
Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance
est motivée d'office.
*
* * * *
Par
ces motifs,
la
juge déléguée,
statuant
à huis clos et
par
voie de mesures provisionnelles :
I.
Admet
les
requêtes de mesures provisionnelles déposées à l’encontre de l’intimé
G.________, respectivement le 2 novembre 2020 par la requérante M.________ et le
3
novembre 2020 par le requérant D.________.
II.
Interdit
à l’intimé G.________ d’utiliser le signe « [...] » dans le
commerce en relation avec les métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, la bijouterie,
les pierres précieuses et semi-précieuses, l’horlogerie, les instruments chronométriques,
le cuir, les imitations de cuir, les peaux d’animaux, les bagages, les sacs de transport, les parapluies,
les parasols, les cannes, les fouets, la sellerie, les colliers, les laisses, les vêtements, les
chaussures et la chapellerie.
III.
Interdit
à l’intimé G.________ de fabriquer ou faire fabriquer les produits mentionnés sous
chiffre II ci-dessus, de les promouvoir, de les offrir à la vente ou de les exporter vers l’étranger.
IV.
Interdit
à l’intimé G.________
de transférer à un tiers la marque suisse no [...] « [...] » (fig.) et/ou
la marque suisse
no [...] « [...] »
et/ou d’accorder à un tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre des marques
précitées ou d’en disposer de quelque autre manière ».
V.
Assortit
les injonctions prononcées aux chiffres II à IV ci-dessus de la menace à l'intimé
G.________ de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission
à une décision de l'autorité.
VI.
Fixe
aux requérants M.________ et D.________ un délai de 30 jours dès que la présente
ordonnance sera définitive et exécutoire pour déposer une demande au fond, sous peine
de caducité des présentes mesures provisionnelles.
VII.
Met
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 6’000 fr.
(six mille francs), à la charge de l’intimé G.________.
VIII.              Condamne
l’intimé G.________ à verser à la requérante M.________ le montant de 8’600 fr.
(huit mille six cents francs) à titre de dépens des procédures superprovisionnelle et
provisionnelle, et de restitution d'avance de frais.
IX.              Condamne
l’intimé G.________ à verser au requérant D.________ le montant de 8’600 fr.
(huit mille six cents francs) à titre de dépens des procédures superprovisionnelle et
provisionnelle, et de restitution d'avance de frais.
X.
Déclare
la présente ordonnance immédiatement exécutoire.
La
juge déléguée :
La greffière :
C.
Kühnlein              M. Bron
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi
de photocopies, aux conseils des requérants et à l’intimé personnellement.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :
M. Bron