vd_findinfo · 41/2016/PMR · 2016-12-06 · fr

INSTANCE UNIQUE, MESURE PROVISIONNELLE, CONCURRENCE DÉLOYALE, RISQUE DE CONFUSION | 2 LCD, 3 al. 1 let. d LCD, 3 al. 1 let. e LCD, 261 CPC (CH), 5 CPC (CH)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 06.12.2016 41/2016/PMR

TRIBUNAL
CANTONAL
CM16.048550
41/2016/PMR
COUR
CIVILE
_________________
Ordonnance
de mesures provisionnelles dans la cause divisant
B.G.________SA
,
à Ecublens, requérante, d'avec
L.G.________GmbH
,
en Allemagne, intimée.
___________________________________________________________________
Audience
du 6 décembre 2016
______________________
Composition
:               M.
Muller
,
juge délégué
Greffier
:              M.
Cloux
*****
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :
Remarque
liminaire
:
En cours de procédure, il a été procédé à l'interrogatoire des parties,
en la personne d’une part de l’administrateur président de la requérante X.________,
et d’autre part du directeur de l’intimée R.________ (cf. art. 159 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). En application de l’art. 191
CPC, et compte tenu de leur implication dans la procédure ainsi que de leur intérêt à
l'issue du litige, leurs déclarations ne seront tenues pour probantes que si elles sont corroborées
par un autre élément au dossier.
Les deux parties ont par ailleurs produit des pièces pour lesquelles elles invoquent des secrets
d’affaires (pièces 60 à 67 de la requérante ; pièces 105 et 107 de l’intimée).
Conformément à l’art. 156 CPC, ces pièces – qui se rapportent au demeurant
à des faits pertinents (art. 150 al. 1 CPC), mais non décisifs pour l’issue de la
cause – n’ont pas été transmises à la partie adverse et leur contenu ne sera
reproduit dans la présente ordonnance que dans la mesure où il est couvert par les allégués,
déterminations écrites ou déclarations en cours d’audience de la partie ayant produit
la pièce.
En fait:
1.
a)
La
requérante
B.G.________SA,
dont l’adresse est à [...],
commercialise
une technologie mise au point par l’un de ses fondateurs, X.________. Visant à combattre la
contrefaçon, celle-ci tient dans une solution mobile reposant sur des codes QR (code-barres) infalsifiables,
permettant d’authentifier et de localiser les marchandises au moyen d’une application pour
smartphones.
La requérante est mentionnée sur le site de l’association [...] allemande ("
[...]
")
et dans une brochure de l’Organisation mondiale [...], qui indique qu’elle est sise en Suisse
avec un bureau de développement des produits stratégiquement situé en Chine afin de promouvoir
la commercialisation en Asie. Comme le relèvent les médias, elle présente la particularité
d’être une start-up active notamment en Chine. Il ressort des pièces confidentielles
60 à 67 qu’elle a des clients sur trois autres continents, et notamment un client en
Suisse. Elle figure dans la liste de cent meilleures start-ups de Suisse pour les années 2014, 2015
et 2016.
b)
Il
ressort de la pièce confidentielle 107 que l’intimée L.G.________GmbH – qui ne
dispose pas à ce jour d’entité juridique en Suisse – commercialise des solutions
de lutte contre les contrefaçons, permettant de vérifier la provenance et l’authenticité
des produits au travers d’une application numérique par le [...] d’une empreinte imprimée
sur les produits.
L’intimée allègue que dans la mesure où la technologie utilisée consiste à
[...] l’empreinte imprimée, R.________ a toujours pensé nommer un des produits de l’intimée
"B.G.________". S’il ressort bien de ce qui précède que l’intimée
fait usage d’une telle technologie, l’intention d’utiliser la raison sociale "B.G.________"
n’est pas rendue vraisemblable par les pièces offertes, qui n’y font pas référence,
ni à des termes particulièrement proches liés à cette technologie. Le fait allégué
n’est donc pas rendu vraisemblable.
c)
Aucune
des parties ne figure dans la liste des potentiels fournisseurs de solution du site Internet www.anticounterfeitingforum.org.uk.
Elles ne font pas non plus partie du Top 25 des fournisseurs de technologies en matière de lutte
contre les contrefaçons ou de sécurité des produits établi par le site Internet www.sustainabledevelopmentmagazine.com
pour l’année 2015.
2.
Dans le cadre de ses activités antérieures
à celles ici en cause, R.________ avait baptisé une application mobile de son invention "L.________
[...]".
3.
Le 16 février 2013, X.________ a réservé
le nom de domaine B.G.________.ch au nom de "B.G.________".
Le 10 avril 2013, R.________ a déposé auprès de l’office allemand des brevets
et marques une demande de brevet, sous référence DE 10 2013 [...], portant sur un processus
de production et d’authentification de
données
d’informations d’images
imprimables
infalsifiables (résumé de l’allemand en traduction libre).
Le 24 mai 2013, F.________ qui, selon
les
informations publiées sur le site Internet du registre du commerce (qui sont des faits notoires
pouvant librement être pris en compte [
ATF 138
II 557 consid. 6.2; ATF 135 III 88 consid. 4.1]), est devenu l’administrateur de la requérante
le 12 février 2014, deux semaines après sa constitution sous forme de société
anonyme (cf.
infra
),
a acquis le nom de domaine B.G.________.com.
4.
L’intimée, dont la raison sociale était
alors [...] GmbH, a été inscrite au registre du commerce allemand (www.handelsregister.de)
le 26 juin 2013 sous le numéro [...], avec référence à un "contrat de société
du 8 avril 2013" ("
Gesellschaftsvertrag
vom 08.04.2013
").
Il ressort d’une recherche sur le site Internet www.web.archive.org qu’au 19 octobre
2013, le nom de domaine www.B.G.________.com conduisait au site Internet suivant :
Dans un courriel du 1
er
novembre
2013, R.________ a établi une liste de dix-neuf propositions de raisons sociales, dont "L.G.________".
Le 4 novembre 2013, la requérante – non encore constituée sous la forme d’une
société anonyme – a remporté un prix dans le cadre du concours [...], auquel une
trentaine de start-ups actives dans le domaine des nouvelles technologies avaient participé.
R.________
a transmis par courriel
du 6 novembre 2013 la liste de raisons sociales précitée à deux personnes, indiquant
sa préférence pour "L.G.________".
Dans le cadre d’un échange de courriels en anglais du 7 novembre 2013 avec un membre
de l’étude d’avocats [...] (UK) [...], il a notamment annoncé que l’intimée
serait rebaptisée L.G.________GmbH. Il lui a été demandé en réponse s’il
avait vérifié que la raison sociale était libre de droit ou enfreignait les droits de
tiers dans les pays pertinents, ce à quoi il a répondu par la négative.
Par courriel du 19 novembre 2013, R.________ a transmis à deux personnes un business plan (pièce
confidentielle 105) dans lequel il est fait allusion à l’intimée sous la raison sociale
" L.G.________GmbH".
5.
Les statuts de la requérante
ont été adoptés le 20 décembre 2013.
Au mois de décembre 2013, la requérante a été sélectionnée par [...] comme
faisant partie des start-ups prometteuses destinées à collaborer avec les étudiants de
cet institut.
La requérante a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 15 janvier
2014.
Le 30 janvier 2014,
X.________ a réservé les noms de domaines B.G.________.org et B.G.________.info au nom de B.G.________.
Il a également réservé le nom de domaine B.G.________.biz.
Le 20 février 2014, la requérante
a été l’une des gagnantes du Challenge [...] pour la région de [...] (Chine).
Au mois de mars 2014, elle a figuré parmi
les vingt start-ups désignées par [...] pour participer à un programme de développement
entrepreneurial et commercial de dix jours [...].
Au 17 mars 2014, le nom de domaine www.B.G.________.com conduisait au site Internet suivant :
6.
Le 4 avril 2014, R.________
a déposé aux Etats-Unis une demande de patente portant sur la création et l’identification
de données d’informations d’images imprimables infalsifiables (traduction libre de l’anglais),
se référant à sa demande en Allemagne du 10 avril 2013. A la même date, il a
déposé auprès de l’office européen des brevets une demande de brevet international
avec la même référence.
Le 2 juillet 2014, soit un an à peine après sa création, l’intimée a changé
son nom en L.G.________GmbH, à la suite d’une décision de son assemblée générale
du 2 juin 2014, et ce changement a été publié le 4 juillet 2014.
La requérante allègue avoir déposé deux marques B.G.________ en Chine le 11 juillet
2014, notamment pour des logiciels de lecture de code-barres (classe 9) et des services informatiques
(classe 42). Elle produit à l’appui de cet allégué un courrier en anglais de [...]
Ltd du 2 juin 2015, confirmant l’approbation préliminaire de cette demande et sa publication
le 27 mai 2015, avec en annexe une copie de ces publications en chinois et leur traduction en anglais
(pièce 18bis). L’intimée soutient que les pièces en chinois produites sont impropres
à prouver le fait allégué. A l’aune de la vraisemblance ici applicable, et au vu
des traductions anglaises faisant partie intégrantes de la pièce litigieuse, dont l’authenticité
n’est
a
priori
pas douteuse, on retiendra
le fait allégué au stade des mesures provisionnelles.
Le 29 juillet 2014, l’intimée a acquis le nom de domaine L.G.________.com, qui a été
créé par un tiers durant l’année 2007 et a été pendant de nombreuses années
offert à la vente ("
This
domain is for sale
"). Ce nom de domaine n’est
plus à vendre depuis cette date.
Au mois d’août 2014, la requérante a gagné le [...] aux côtés de quatre
autres sociétés, sélectionnées parmi plus de cent start-ups.
L’office allemand des brevets et marques a délivré le 18 septembre 2014 le brevet
demandé le 10 avril 2013 par R.________.
Le 6 novembre 2014, la requérante a déposé une demande de brevet en lien avec la
technologie qu’elle commercialise, avec une date de priorité remontant au 7 novembre
2013.
Le 16 décembre 2014, l’utilisateur "B.G.________" a publié une vidéo
sous adresse URL www.youtube.com/[...], exposant la technologie utilisée par la requérante
dans ses produits.
Le nom de domaine B.G.________.com a été enregistré au nom de la requérante le 19 décembre
2014.
Au mois de décembre 2014, la requérante a été l’une des deux start-ups à
remporter le concours [...], récompensé par l’attribution d’une somme de 130'000 francs.
Au cours du même mois, elle a présenté son produit auprès de la [...].
Durant l’année 2014, la requérante a été soutenue par la Fondation [...].
7.
Le 3 mai 2015, l’étude
d’avocats spécialisés en droit des brevets et marques [...] a transmis à l’intimée
– encore désignée comme [...] GmbH – les résultats d’une recherche d’antériorité
("
Markenrecherche
")
pour L.G.________ et B.G.________ en Allemagne, en Suisse et dans l’Union Européenne, concernant
les classes 1, 9 16, 35, 42 et 45. Selon ce courrier, la première recherche n’a révélé
aucune annonce de marque ou marque antérieure dans les classes concernées, alors que la seconde
a conduit à une marque combinée française "B.________ & G.________ [...]"
dans les classes 35, 42 et 45.
Le 7 mai 2015, l’intimée a déposé auprès de l’office allemand des
brevets et marques deux demandes de marque L.G.________, l’une combinée et l’autre verbale,
ainsi qu’une demande de marque verbale B.G.________.
La requérante a levé ses premiers fonds externes durant l’année 2015 à hauteur
de 1'200'000 francs.
Le nom de domaine L.G.________.com est en fonction depuis le mois d’octobre 2015 et conduit au
site Internet de l’intimée.
8.
Le 4 novembre 2015, l’intimée
a déposé deux marques communautaires verbale et combinée L.G.________, ainsi que la marque
communautaire verbale B.G.________. Le 6 novembre 2015, elle a déposé ces marques auprès
de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après :
IPI).
Le 28 décembre 2015, la requérante a déposé la marque B.G.________ auprès
de l’IPI, notamment sous listes 9 (qui comprend en particulier les logiciels et applications
logicielles pour le suivi, le repérage, l’authentification et la vérification de l’authenticité
de produits), 35 (portant sur la vente, parmi d’autres, de systèmes de sécurité
de données électroniques, de marqueurs de sécurité, d’étiquettes électroniques
(articles de surveillance pour produits) et de codes-barres et de services de tous types.
Le 20 juin 2016, la requérante a déposé une demande de marque verbale B.G.________
dans l’Union Européenne, en particulier sous classes 9 et 35, se référant à
son premier dépôt en Suisse le 28 décembre 2015.
Les trois marques déposées par l’intimée devant l’IPI ont été publiées
le 22 juin 2016.
9.
Le 22 août 2016, sans
mise en demeure ou prise de contact préalables, l’intimée a déposé devant l’IPI
deux oppositions contre la demande d’enregistrement de la marque B.G.________ de la requérante.
Elle a invoqué une fois l’identité avec sa propre marque B.G.________ ("
Zeichenidentität
")
et l’autre fois la ressemblance avec sa marque verbale L.G.________ ("
Zeichenähnlichkeit
")
ainsi que, dans les deux cas, l’identité respectivement la similarité des produits ("
Identität
bzw. Gleichartigkeit der Waren
").
Dans le cadre de l’opposition fondée sur sa marque verbale L.G.________, elle a relevé
ce qui suit sous chiffres 18 à 20 (traduction libre de l’allemand) :
"(…)
18
En l’occurrence les signes "L.G.________" et "B.G.________" s’opposent
l’un à l’autre. Les deux comptent le même nombre de syllabes, savoir deux (…).
Ils ont par ailleurs la même suite de voyelles "(…)" et se prononcent tous les deux
avec la même cadence et intonation sur la voyelle "(…)". Une ressemblance sur le
plan de la sonorité est manifeste.
19
Egalement sur le plan graphique, les deux signes sont très similaires. Ils commencent en particulier
tous les deux avec la lettre (…) et finissent avec une partie commune (…). Le fait que le
signe de l’opposée comprenne les lettres (…) et (…), au lieu des lettres (…)
(…) de la marque fondant l’opposition, n’enlève rien à la similarité
graphique.
20
Dès lors qu’il existe en l’espèce une forte ressemblance sur les plans auditif
et graphique, une
grande
ressemblance des signes
doit sans
autre être admise.
(…)"
10.
Il ressort de deux communiqués
de presse d’ [...] du 24 novembre 2016, d’une part qu’un fonds géré
par cette banque a investi, en partenariat avec des investisseurs privés, un montant à sept
chiffres dans l’intimée, et d’autre part que celle-ci s’est vu remettre le 18 novembre
2016 le prix de l’entrepreneur du [...].
11.
Par requête du 1
er
novembre
2016, la requérante a pris contre l’intimée les conclusions suivantes :
"I.
Interdiction est faite à L.G.________GmbH d’utiliser le signe « B.G.________»
dans le commerce.
II.
Interdiction est faite à l’intimée L.G.________GmbH de transférer à un tiers
la marque B.G.________ n° [...], d’accorder à un tiers des droits quelconques sur
cette marque ou d’en disposer de toute autre manière.
III.
Interdiction est faite à L.G.________GmbH d’utiliser le signe « L.G.________»
dans le commerce en lien avec les logiciels et applications logicielles (plus particulièrement les
logiciels et applications logicielles pour le suivi, le repérage, l’authentification et la
vérification de l’authentification de l’authenticité de produits), les systèmes
de sécurité de données électroniques, les marqueurs de sécurité, les étiquettes
électroniques, les articles de surveillance pour produits, les étiquettes codées, ainsi
que les services de vente de logiciels, d’applications logicielles, de systèmes de sécurité
de données électroniques, de marqueurs de sécurité, d’étiquettes électroniques,
d’articles de surveillance pour produits et d’étiquettes codées.
IV.
Les injonctions prononcées selon les chiffres I à III ci-dessus sont assorties de la menace,
signifiée aux organes de L.G.________GmbH, de la peine d’amende prévue à l’article
292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
V.
L.G.________GmbH est condamnée aux frais et dépens de l’instance."
Dans ses déterminations du 30 novembre 2016, l’intimée a conclu au rejet intégral
de ces conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l’audience de mesures provisionnelles du 6 décembre 2016, la requérante a précisé
que ses conclusions étaient implicitement restreintes au territoire suisse
.
Elle a déposé un bordereau comprenant
en particulier les pièces 60 à 67 confidentielles, se référant aux allégations
de l’intimée selon laquelle la requérante n'aurait pas de client en Suisse, et semblait
démarcher essentiellement le marché chinois.
En droit :
I.
Invoquant la LCD (loi fédérale
contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241), la requérante reproche
à l’intimée d’avoir déposé en Suisse la marque verbale B.G.________ bien
qu'elle ne pût pas ignorer l'existence dans ce pays d'une société ayant cette raison sociale;
selon elle, ce dépôt a pour but d’entraver ses propres activités ou de profiter
indument de sa renommée. Soutenant que le signe L.G.________ est proche de sa propre raison sociale,
au point de créer une confusion entre elle-même et l’intimée, elle en déduit
que celle-ci a sciemment changé sa raison sociale dans ce but, et que le dépôt en Suisse
de deux marques L.G.________ est destiné à profiter de sa réputation. La requérante
prétend dès lors que les dépôts des deux marques L.G.________ et de la marque B.G.________
sont frauduleux, de sorte que l'intimée ne doit pas pouvoir s'en prévaloir. Elle fait encore
valoir que, même dans le cas contraire, la protection conférée à l’intimée
par le droit des marques céderait le pas devant ses propres intérêts protégés
par la loi contre la concurrence déloyale et par le droit des raisons de commerce et au nom.
L’intimée s’oppose à ces conclusions. Elle conteste que la requérante ait
des intérêts nécessitant une protection provisionnelle en Suisse, dès lors qu’elle
serait essentiellement active à l’international et en particulier en Chine. Déclarant
de son côté ne pas avoir l’intention d’utiliser de manière imminente les deux
marques L.G.________ et la marque B.G.________, elle invoque l’absence d’urgence, ce qui
aurait aussi pour effet d'exclure l’octroi d’une telle protection en l’espèce.
Sur le fond, l’intimée fait valoir que la protection des raisons de commerce au sens de l’art. 956
CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième:
Droit des obligations; RS 220) ne peut pas être invoquée à l’encontre du dépôt
d’une marque. Selon elle, la LCD n’est pas applicable, d’une part car elle aurait
agi de bonne foi et "sans déloyauté", en particulier en choisissant l’appellation
B.G.________ en raison de la technologie utilisée et sans connaître l’existence de la
requérante, et d’autre part car celle-ci, en tant que start-up, n’aurait pas de réputation
susceptible d’être exploitée de manière illégitime. L’intimée soutient
à cet égard qu’il n’existe pas de collision concrète entre les droits des
parties en l’espèce, de sorte qu’aucune pondération des intérêts en présence
ne serait requise à l’aune des diverses protections légales invoquées par la requérante.
II.
L’intimée étant
sise en Allemagne, la cause présente un élément d’extranéité, de sorte
qu'il faut déterminer la compétence internationale et le droit applicable en fonction des dispositions
topiques de droit international privé.
a)
Ratione
loci
, la compétence des tribunaux
suisses, respectivement vaudois, dépend de l’application de la CL (Convention concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale du 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2010 dans l’Union européenne et le 1
er
janvier
2011 en Suisse ; RS 0.275.12), qui lie l’Allemagne et la Suisse.
Dès lors que la requérante invoque au premier chef la LCD, elle se peut se prévaloir de
l’art. 5 ch. 3 CL, qui institue la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable
s'est produit ou risque de se produire en matière délictuelle ou quasi délictuelle, notions
qui englobent le droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale (TF
4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et les réf. cit.; Hofmann/Kunz
in
Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2
e
éd.
2016, n. 479 ad art. 5 CL). Cette disposition, qui détermine à la fois la compétence internationale
et la compétence locale, s’applique également aux actions dites préventives soit
celles destinées, comme l’indique son texte, à éviter un fait dommageable "qui
risque de se produire" (Hofmann/Kunz, op. cit., nn. 517-518 ad art. 5 CL). Le lieu de survenance
du fait dommageable englobe tant celui où le dommage est survenu (ou pourrait survenir;
Erfolgsort
)
que celui du fait générateur (
Handlungsort
;
TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 3 ; ATF 125 III 346 consid. 4b). A cet égard, il est admis
que lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte (ou risque d’affecter) un concurrent
déterminé, l’atteinte se produit en règle générale au lieu de son établissement,
soit, en l’occurrence, dans le canton de Vaud, où est sise la requérante (Bonomi
in
Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2011, n.
134 in fine ad art. 5 CL [ci-après : Commentaire romand LDIP/CL]). Au demeurant, l’intimée
n’a pas contesté la compétence de la Cour civile au regard de la CL (
Einlassung;
art. 24 CL).
b)
Ratione materiae
,
dès lors que la requérante invoque un comportement de l’intimée contraire à
la LCD, et qu'il n’est pas douteux ni contesté que la valeur litigieuse dépasse 30'000
fr. – l’instruction ayant du reste mis en exergue le fait que la requérante dispose
d’au moins un client en Suisse et a obtenu divers prix et financement qui pourraient être
mis en péril le cas échéant –, la compétence la Cour civile en tant qu’instance
cantonale unique, apte à connaître du fond mais également des mesures provisionnelles,
résulte de l’art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC
cum
art. 74 al. 3 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01).
Cette compétence s’étend également aux autres fondements des conclusions provisionnelles,
en vertu de l’art. 5 al. 1 let. c CPC en tant qu’elle se prévaut de l’art. 956
CO, et par attraction de compétence en tant qu’elle invoque son droit au nom ; il y a en effet
ici concours d’actions (Bohnet
in
Bohnet
et
alii
(éd.), CPC commenté,
Lausanne 2011 [ci-après: CPC commenté], n. 4 ad art. 90 CPC), la compétence de l’instance
cantonale unique lui permettant d’examiner l’intégralité de la prétention
(Haldy, Commentaire CPC, n. 5 ad art. 5 CPC).
Enfin, la compétence du juge délégué de la Cour civile pour statuer comme juge unique
en matière de mesures provisionnelles, qui relèvent de la procédure sommaire, découle
des art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01)
cum
art. 248 let. d CPC.
c)
Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale ou sur une entrave à
la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'acte de concurrence
ou l'entrave produit directement ses effets sur le lésé (art. 136 al. 1 et 137 al. 1 LDIP [loi
fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]). Pour ce
qui est des droits de propriété intellectuelle, l'art. 110 al. 1 LDIP prévoit qu’ils
sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle
est revendiquée ("
lex
loci protectionis
"). Il ne
s'agit pas de la loi du for, mais de la loi du ou des pays sur le territoire desquels se produisent les
violations (Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 32). Le champ d'application de
cette disposition concerne l'ensemble des éléments touchant au droit de propriété
intellectuelle lui-même. Il en va ainsi de l'existence, de la validité et de l'extinction du
droit de propriété intellectuelle, des conditions matérielles de la violation de celui-ci,
et des conséquences de cette violation (action en dommages-intérêts, en cessation, en
suppression de l'état de fait, etc.; Ducor, Commentaire romand LDIP/CL, n. 12 ad art. 110 LDIP).
Le droit matériel suisse est ainsi applicable en l’espèce pour toutes les questions mentionnées
ci-dessus, de même que pour la protection de la raison de commerce de la requérante, conformément
à l’art. 157 al. 1 LDIP. L’intimée invoque du reste les dispositions du droit suisse
dans le cadre de la présente procédure.
III.
a)
A la teneur de l’art. 261
al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant
rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette
prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte
illicite aux droits du requérant n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable
qu’il risque de faire l’objet, dans un proche avenir, d’une première violation
de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une (première) entrave à la concurrence loyale
(LCD). A cet égard, la simple possibilité d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut
au contraire que l’on doive sérieusement craindre qu’elle se produise. Ce risque doit
être établi à partir d’éléments concrets dont on peut inférer l’intention
de l’intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière
de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Les conditions
d’octroi des mesures provisionnelles]
in
sic! 2005 pp. 339 ss spéc. p. 344 et les références citées en notes infrapaginales
63 à 64). Le dépôt d’une marque suffit à établir l’imminence de
l’atteinte, puisqu’un tel dépôt est indicatif de la volonté d’utiliser
le signe concerné (Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid "
Rechtsschutzinteresse
",
sic! 2009, p. 890). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé
dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il
s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et
qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout
intérêt à être protégé (Sprecher
in
Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.
2013, n. 22 ad art. 261 CPC).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel,
et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III
378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé
en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des
difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961; Bohnet, CPC
commenté, n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus
tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans
ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne,
ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant
un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Dans le domaine de l'imitation
ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes,
de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que
les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie
par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué
ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2
e
éd.,
2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent,
un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable,
du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi
généralement un préjudice immatériel (Schlosser
in
Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de
la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer
avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement
réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle
(atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Les conditions d’octroi
des mesures provisionnelles, p. 349 et les références citées en note 142).
b)
Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le
requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où
le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement
au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le
préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique
l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit.,
n. 10 ad art. 261 CPC).
c)
Un
fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments
objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment
(Bohnet, CPC commenté, Lausanne 2011, n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer
à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même
alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également
soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher, op. cit., n. 71 ad art. 261 CPC).
Même à l’aune de la simple vraisemblance, la procédure de mesures provisionnelles
reste soumise aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant en principe
prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC
a
contrario
; Jeandin, Mesures
provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.),
Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015,
n. 67 p. 30).
d)
Lorsque
les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au
tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser
le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait
illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers
(let. c) la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit
(let. d). Le tribunal est toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art.
58 al. 1 CPC]; cf. Jeandin, op. cit., n. 67 p. 30).
Les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n.
10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). Il convient d’être particulièrement
restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir.
Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent
être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis
(Bohnet, La procédure sommaire, nn 90 et 98, pp 221 et 223).
IV.
a)
Comme
exposé, la requérante fait valoir que les enregistrements par l’intimée des marques
B.G.________ et L.G.________ constituent des dépôts frauduleux, illicites en vertu de l’art.
2 LCD ou constitutifs d’un abus de droit au sens de l’art. 2 CC.
La loi contre la concurrence déloyale a pour objectif d’éviter que la concurrence ne
soit rendue déloyale ou faussée (art. 1 LCD
a
contrario
), notamment par le fait
qu’un concurrent profite du travail et des efforts consentis par autrui. Il s’agit là
de protéger les investissements effectués par un acteur économique et de garantir ainsi
la fonction rétributive de la concurrence (Alberini, L’exploitation de la renommée de
la marque d’autrui, thèse Lausanne, 2015, pp. 280 et 281 et les références citées
en notes infrapaginales 1148 à 1150). Cette loi a également pour objectif d’empêcher
l’exploitation de la renommée d’autrui, qui peut intervenir de deux manières, à
savoir par la provocation d’un risque de confusion ou par une association à autrui (Alberini,
op. cit., p. 284).
L'art. 9 al. 1 let. a LCD permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une
atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires
ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, de demander
au juge de l'interdire, si elle est imminente.
Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui
est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale
doit être objectivement propre à avantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir
de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (ATF 126 III 198
consid. 2c/aa et les réf. cit.). La règle générale exprimée à l'art.
2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais
elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas; en d’autres
termes, un comportement qui ne tombe pas sous ces disposition spéciales pourrait être déloyal
(TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 "Ferrari IV" consid. 2.4; ATF 132 III 414 consid. 3.1; ATF
131 III 384 consid. 3; Message LCD, FF 1983 II, p. 1073).
La concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute, mais simplement un acte objectivement
contraire aux règles de la bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295).
b)
Pour qu’un acte, en soi licite du point des lois régissant la propriété intellectuelle,
soit qualifié d’acte de concurrence déloyale, il faut, en plus, des circonstances particulières
qui le fassent apparaître comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 136 III 232 consid.
7.2. et les réf. cit.). Il s’agit en effet d’assurer une interprétation cohérente
et coordonnée des lois de propriété intellectuelle et de la LCD. Il serait dès lors
contraire à cet impératif de cohérence de l’ordre juridique de conférer une
protection au titre d’un certain droit grâce à une définition extensive de l’objet
protégé sous l’empire d’une autre législation en négligeant les limites
légales explicitement posées par la première loi (TF 4A_86/2009 du 26 mai 2009 «Maltesers»
consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446, mais in JT 2010 I 665).
La jurisprudence admet que, dans certaines circonstances, l’enregistrement d’une marque peut
tomber sous le coup de la LCD, avec pour conséquence que, s’il a agi avec de manière
déloyale, le tiers ne pourra pas se prévaloir de son enregistrement (TF 4A_100/2013 du 10 juillet
2013 "Noir Mat" consid. 2.2 et les réf. cit.).
Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier
l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui
est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à
ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en
compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du
dépôt de la marque (
Ibid.
).
Le Tribunal fédéral a ainsi refusé la protection à une marque qui n’avait pas
été enregistrée dans le but d’en faire usage mais pour empêcher l’enregistrement
par un tiers, pour élargir le domaine de protection de la marque utilisée ou pour obtenir une
compensation financière, voire quelque autre avantage de l'utilisateur préexistant de ce signe
(TF 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.4 et les réf. cit.). S’agissant d’un
dépôt effectué dans un but parasitaire (empêcher un tiers déterminé d’obtenir
un enregistrement en Suisse), il est fait abstraction du principe de la spécialité lorsqu’il
s’agit d’examiner l’intention d’entraver un concurrent. Le comportement du déposant
ne peut être considéré comme abusif que s'il savait, au moment du dépôt, qu'une
marque identique ou similaire était utilisée par un tiers, ou allait être utilisée,
pour des produits identiques ou similaires ; dans ce cas de figure, le déposant ne saurait être
de mauvaise foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de confusion avec le signe
utilisé antérieurement (TF 4A_242/2009 précité consid. 6.5.2 et les réf. cit.).
Certains auteurs considèrent que l’exploitation par un agent économique pour ses propres
produits de la renommée du premier utilisateur d’une marque qui ne jouit pas, faute d’enregistrement,
de la protection de la LPM, peut constituer une manœuvre contraire à la bonne foi, susceptible
d’être interdite en application de l’art. 2 LCD (Troller, op. cit., pp. 921 et 922;
Brauchbar Birkhäuser,
in
Jung/Spitz (éd.), Handkommentar Bundesgesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb, 2
e
éd., Berne 2016
, Introduction
n. 42, et les réf. cit. en note 151). Un pareil comportement peut aussi bien avoir pour
objets des marques verbales ou figuratives, des raisons sociales utilisées à titre de marques,
ou encore des formes ou emballages caractéristiques de marchandises (lesquels peuvent être
déposés à titre de marque) (Troller,
ibid
.).
On observera encore que l'art. 3 let. e LCD traite de déloyal le comportement, propre à influencer
le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement
blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait d’exploiter
la renommée d'autrui, indépendamment d’éventuelles confusions (ATF 135 III 446 "Maltesers"
consid. 7.1, JdT 2010 I 665).
c)
En
l’espèce, l’intimée a déposé la marque
B.G.________
en Allemagne le 7 mai 2015. Elle en a requis l’extension en Suisse le 6 novembre 2015.
A cette date, la requérante figurait déjà au registre du commerce, pour y avoir été
inscrite le 15 janvier 2014.
Il ressort également des informations accessibles sur le site Internet www.web.archive.org –
qu’il n’y pas lieu de remettre en doute à l’aune de la simple vraisemblance –
que le nom de domaine www.B.G.________.com conduisait alors, au moins depuis le 17 mars 2014, au
site Internet de la requérante qui expose le domaine d’activité de la requérante
et comprend la mention "© 2013 B.G.________" en bas de page.
On trouve par ailleurs, depuis le 16 décembre 2014, une vidéo exposant la technologie
de la requérante sur le site Internet www.youtube.com.
De surcroît, le nom de domaine B.G.________.com est enregistré au nom de la requérante
depuis le 19 décembre 2014.
On ignore certes si la requérante figurait déjà sur le site Internet de l’association
professionnelle allemande [...] ou dans la brochure de l’Organisation mondiale [...], mais il est
en revanche établi qu'elle avait fait l’objet de plusieurs distinctions en Suisse et à
l’étranger: mention dans la liste des meilleures start-ups de Suisse pour les années
2014 et 2015, prix à l’ [...], sélection pour un partenariat avec [...], Challenge [...]
pour la région de Beijing, sélection par [...] pour participer à un programme [...], [...],
concours [...].
On doit ainsi retenir que la requérante disposait, en 2015, d’une visibilité suffisante
pour que l’intimée puisse apprendre son existence et, partant, sa raison sociale B.G.________SA,
serait-ce par une simple recherche sur Internet.
Par ailleurs, comme exposé dans l'état de fait, l’intention de l’intimée d’utiliser
le terme B.G.________ "depuis toujours" n’a pas été rendue vraisemblable.
Dans ces circonstances, il n’apparaît ni crédible ni vraisemblable que l’intimée,
entreprise directement concurrente de la requérante, ait pu choisir comme marque un signe identique
à la raison sociale de la requérante, par le fruit du hasard, soit une création parallèle
(cf. à cet égard, ATF 119 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295). Peu importe d’ailleurs que
l’intimée ait ou non agi de bonne foi, puisqu’il suffit que l’acte soit objectivement
propre à influencer la concurrence (cf.
supra
let. a
in
fine
).
Contrairement à ce que plaide l’intimée, qui voit une contradiction dans la position
de la requérante, il n’est pas décisif que cette dernière ne soit pas en mesure
d’affirmer si l’intention de l’intimée est de nuire à son développement,
en l’empêchant d’utiliser la marque B.G.________ pour la promotion et la commercialisation
de ses produits, sans que l’intimée n’utilise elle-même effectivement cette marque,
ou si l’intimée entend au contraire faire usage de cette marque, avec pour conséquence
de bénéficier de la notoriété de la requérante. En effet, comme l’expose
la requérante, on se trouve dans les deux hypothèses en présence d’un comportement
contraire à la LCD.
C’est à cet égard en vain que l’intimée fait valoir que la requérante
ne bénéficierait d’aucune notoriété qui pourrait être exploitée par
un concurrent. Le contraire est en effet rendu vraisemblable par les prix et autres éléments
démontrant son succès rappelés ci-dessus.
Il n’est pas non plus déterminant pour le sort de la présente procédure que l’intimée
affirme qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser cette marque immédiatement.
Il ne s’agit en effet là qu’une simple déclaration de sa part, sans engagement
et dont la réalité n’est nullement rendue vraisemblable. Rien n’empêcherait,
dès lors, l’intimée de changer d’avis et de mettre à profit cette marque sans
préavis. Or la procédure provisionnelle n’est pas uniquement prévue pour les cas
où une prétention fait déjà l’objet d’une atteinte, mais également
lorsqu’elle risque de l’être (cf.
supra
consid
.
III/a).
L’existence d’une marque déposée, utilisable en tout temps, par la seule volonté
de l’intimée constitue un tel risque.
Le fait que l’intimée ait effectué une recherche d’antériorité n’est
pas non plus de nature à conduire à une conclusion différente : premièrement, cette
démarche portait apparemment uniquement sur l’existence de marques antérieures, à
l’exclusion d’autre utilisation du terme "B.G.________", par exemple en tant que
raison sociale ou site internet. Deuxièmement, la LCD s’applique de manière concurrente
au droit des marques lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on est en présence
de l’enregistrement frauduleux d’une marque.
L’enregistrement par l’intimée de la marque B.G.________ apparaît ainsi contraire
à l’art. 2 LCD, respectivement à l’art. 3 al. 1 let. e LCD (selon lequel agit de
façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante
ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles
ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs
concurrents; cf. ATF 135 III 446 consid. 7.1, rés.
in
JdT 2010 I 665). A partir du moment
où le signe choisi est strictement identique à la raison sociale de la requérante et qu'il
existe de ce fait un risque de confusion, on peut également retenir une violation de l’art.
3 al. 1 let. d LCD, selon lequel agit notamment de façon déloyale celui qui prend des mesures
qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les
prestations ou les affaires d'autrui (cf. ATF 140 III 297 consid. 7.2.1).
d)
Au
vu de ce qui précède, la requérante rend vraisemblable qu’elle est titulaire envers
l’intimée d’une prétention fondée sur la LCD qui risque de faire l’objet
d’une atteinte (art. 261 al. 1 let. a
in
fine
CPC).
Elle rend également vraisemblable le préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1
let. b CPC) que l’exploitation de la marque litigieuse par l’intimée risque de lui causer
; il en résulterait en particulier un préjudice immatériel, concrétisé par une
perturbation du marché de la lutte contre la contrefaçon, dont l’étendue serait
difficile à établir dans le cadre d’un procès au fond.
A l’évidence, compte tenu de la date de dépôt des marques litigieuses, la requête
n’a pas été déposée tardivement et la condition de l’urgence est ainsi
remplie. Il en va de même de la condition de l’existence d’un besoin de protection provisionnel,
dès lors que l’on ne saurait contraindre la requérante, au vu des circonstances, à
attendre l’issue d’un procès au fond pour obtenir la protection requise.
e)
Par
conséquent, toutes les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées ; il convient
ainsi d’ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, dans le cadre des conclusions prises
par la requérante (art. 58 al. 1 CPC), ce qui suppose de déterminer si les mesures sollicitées
respectent le principe de la proportionnalité.
Tel est le cas des interdictions requises par la requérante dans ses conclusions I et II, tendant
à faire interdiction à l’intimée de faire usage du signe B.G.________ ou de se défaire
de la marque B.G.________ n° [...] en mains d’un tiers, respectivement de lui accorder des
droits quelconques sur cette marque ou d’en disposer de toute autre manière. Ces interdictions,
sans être inutilement incisives, apparaissent en effet propres à atteindre le but visé,
qui est d’éviter la survenance d’une entrave à la concurrence loyale.
Ces interdictions seront assorties de la menace aux organes de l’intimée de la peine d’amende
prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0),
qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 267 CPC
cum
art.
343 al. 1 let. a CPC).
Au vu de ce qui précède, il est inutile d’examiner si la requérante pourrait également
se prévaloir, pour obtenir les mesures provisionnelles susmentionnées, de la protection de
sa raison de commerce ou de son droit au nom.
V.
Par sa conclusion III, la requérante
entend faire interdiction à l’intimée d’utiliser le signe "L.G.________"
dans le commerce en lien avec les logiciels et applications logicielles (plus particulièrement les
logiciels et applications logicielles pour le suivi, le repérage, l’authentification et la
vérification de l’authentification de l’authenticité de produits), les systèmes
de sécurité de données électroniques, les marqueurs de sécurité, les étiquettes
électroniques, les articles de surveillance pour produits, les étiquettes codées, ainsi
que les services de vente de logiciels, d’applications logicielles, de systèmes de sécurité
de données électroniques, de marqueurs de sécurité, d’étiquettes électroniques,
d’articles de surveillance pour produits et d’étiquettes codées.
Du point de vue du droit de la concurrence loyale, la situation apparaît ici différente, du
point de vue des mesures provisionnelles à tout le moins, qu’en ce qui concerne les conclusions
I et II de la requérante. En effet, il résulte de l’instruction que l’intimée,
alors dénommée [...] GmbH, a songé à utiliser le signe L.G.________ pour ses produits
en novembre 2013. Elle a changé sa raison sociale en L.G.________GmbH le 2 juillet 2014 et acquis
le nom de domaine L.G.________.com le même mois. L’intimée a déposé la marque
L.G.________ en Allemagne le 7 mai 2015 et a demandé le 6 novembre 2015 l’extension en Suisse
de la marque communautaire L.G.________. Or, la requérante n'a de son côté fait usage
à aucun moment du signe L.G.________ en rapport avec son activité ou ses produits.
Les considérations émises au sujet du signe B.G.________ ne valent dès lors pas pour le
signe L.G.________.
Du point de vue du droit de la concurrence loyale, il apparaît justifié, à tout le moins
au stade des mesures provisionnelles, de permettre à l’intimée de développer ses
activités en utilisant le signe L.G.________, identique aux marques éponymes qu’elle
a déposées, de même qu’à sa raison sociale.
Si, dans l’examen du mérite des conclusions I et II de la requête, on peut retenir –
du reste uniquement à titre complémentaire (cf.
supra
consid. IV/c
in
fine
) – l’existence
d’un risque de confusion, c’est en raison de l’identité entre la marque B.G.________
litigieuse et le signe B.G.________ utilisé par la requérante. Une telle identité fait
ici défaut.
Il est dès lors douteux que la proximité des termes en cause conduise les acteurs du marché
dans lequel évoluent les parties, relativement restreint et technique, à ne pas distinguer
les produits et prestations de la requérante de celle de l’intimée. Le risque de confusion
n’apparaît en tout état pas suffisamment vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles.
De toute manière, même en admettant le contraire, le fait d’interdire à l’intimée
d’utiliser le signe L.G.________ en Suisse apparaîtrait, dans les circonstances du cas d’espèce,
contraire au principe de la proportionnalité. En effet, l’atteinte que représenterait
pour l’intimée l’interdiction, durant la procédure au fond, d’utiliser le
signe en question, intrinsèquement lié à son activité et à son identité
(notamment sa raison sociale) – tout comme l’est le signe B.G.________ pour la requérante
– serait injustifiée. Cela commanderait également le rejet de la conclusion III de la
requête.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si l’intimée
peut ou non invoquer à son profit la CUP (Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967; RS 0.232.04, en vigueur pour la Suisse
depuis le 26 avril 1970 et pour l’Allemagne depuis le 19 septembre 1970), dont l’art. 8 prévoit
que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'union sans obligation de dépôt
ou d'enregistrement, qu'il fasse partie ou non d'une marque de fabrique ou de commerce (sur la portée
de la protection offerte, cf. notamment ATF 114 II 106 consid. 2; TF 4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid.
5.1).
VI.
Conformément à l’art.
263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant
un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Dès lors que les mesures provisionnelles ont été requises avant la litispendance, il appartiendra
à la requérante d’ouvrir action au fond dans un délai de trente jours dès que
la présente ordonnance sera définitive et exécutoire.
VII.
a)
Les
frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à
la charge de la partie qui succombe (art. 105 al. 1 CPC et 106 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 111
CPC, ils sont compensés avec les avances fournies par les parties (al. 1), la partie à
qui incombe la charge des frais restituant à l’autre partie les avances qu’elle a fournies
(al. 2).
L’émolument forfaitaire de décision pour les contestations devant le Cour civile soumises
à la procédure sommaire est fixé entre 900 fr. et 3'000 fr., montant
que le juge délégué peut augmenter jusqu’à concurrence de 30'000 fr. lorsque
la cause impose un travail particulièrement important (art. 28 et 31 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant
professionnel. En matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée,
comme en l'espèce, le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause,
de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
b)
En
l’espèce, au vu des conclusions prises et des opérations accomplies, les frais de justice
doivent être arrêtés à 6'000 francs.
L'intimée l'emporte sur la conclusion relative au signe L.G.________ mais succombe sur les conclusions
relatives au signe B.G.________. Au vu de ce qui précède, il se justifie de répartir par
moitié les frais de justice et de compenser les dépens.
c)
Ainsi, l'intimée versera à la requérante la somme de 3'000 fr., à titre de restitution
partielle d'avance de frais.
VIII.
Les décisions prises en instance cantonale
unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit.
Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue.
La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110) ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant
plus du droit cantonal (Staehelin
in
Sutter-Somm
et
alii
, op. cit., n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer,
Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC;
contra
: Tappy
in
Bohnet
et
alii
,
op. cit., nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est motivé
d'office.
Par
ces motifs,
le
juge délégué,
statuant
à huis clos et
par
voie de mesures provisionnelles :
I.
Admet partiellement
la requête de mesures provisionnelles déposée le 1
er
novembre
2016 par la requérante B.G.________SA contre l'intimée L.G.________GmbH.
II.              Interdit
à l’intimée d’utiliser le signe "B.G.________" sur le marché suisse.
II.
Interdit
à l’intimée de transférer à un tiers la marque B.G.________ n° [...],
d’accorder à un tiers des droits quelconques sur cette marque ou d’en disposer de toute
autre manière.
III.
Assortit
les interdictions décernées aux chiffres II et III ci-dessus de la menace, signifiée aux
organes de l'intimée, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal
qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
IV.              Fixe
à la requérante un délai de trente jours dès que la présente ordonnance sera
définitive et exécutoire pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des présentes
mesures provisionnelles.
IV.
Met
les frais de judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 6'000 fr.
(six mille francs), par 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de la requérante et
par 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de l’intimée.
V.
Condamne
l’intimée à verser à la requérante le montant de 3'000 fr. (trois
mille francs), à titre de restitution d'avance de frais.
VI.
Rejette
toutes autres ou plus amples conclusions.
Le
juge délégué :
Le greffier :
P.
Muller              L. Cloux
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi
de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux