vd_findinfo · MP / 2020 / 4 · 2020-06-30 · fr

PROTECTION DES MARQUES, SIGNE DISTINCTIF, MESURE PROVISIONNELLE, CONCURRENCE, RISQUE DE CONFUSION, MARQUE DE FORME | 2 LCD, 3 LCD, 9 LCD, 109 al. 1 LDIP, 109 al. 2 LDIP, 110 al. 1 LDIP, 11 al. 1 LPM, 11 al. 2 LPM, 13 al. 2 LPM, 2 let. a LPM, 2 let. b LPM, 3 al. 1 LPM, 55 al. 1 let. a LPM, 55 al. 1 let. b LPM, 55 al. 1 let. c LPM, 261 CPC (CH)

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 30.06.2020 MP / 2020 / 4

TRIBUNAL
CANTONAL
CM19.042714
COUR
CIVILE
_________________
Ordonnance
de mesures provisionnelles dans la cause divisant
R.________
,
à [...], et
P.________
,
à [...], requérantes, d'avec
U.________
,
à [...] ( [...]), intimée.
___________________________________________________________________
Audience
du 30 juin 2020
_____________________
Composition
:               M. MEYLAN, juge délégué
Greffier
:              Mme Bron
*****
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :
Remarque
liminaire
:
Pour l’établissement des faits, il a été tenu compte des faits notoires, conformément
à l’art. 151 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
notamment des informations publiées sur le site Internet du Registre du commerce (ATF 138 II 557
consid. 6.2 ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1), et celles publiées sur le site
Internet de l’Institut de la propriété intellectuelle (ci-après IPI)
www.swissreg.ch
,
auquel une simple recherche permet d’accéder lorsque les critères de recherche, comme
les références d’une marque, sont connus (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_57/2017
du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).
En fait :
1.
a)
La requérante R.________
a
notamment pour but la fabrication,
la vente et
la distribution en Suisse et à l'étranger de tous produits, notamment alimentaires, diététiques,
pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et hygiéniques.
En Suisse, les marques détenues par la requérante R.________ sont exploitées sous licence
à titre exclusif par la requérante P.________.
b)
L'intimée U.________ (ci-après l'intimée) appartient à un groupe international fondé
en 1975 et basé aux [...]. Elle fabrique et commercialise sous différentes marques une gamme
intégrée de produits alimentaires de grande consommation, de dérivés connexes, d'intermédiaires
et de services. Elle est notamment active dans la commercialisation de chocolats. Parmi ses marques,
figure la marque " [...]", dont le portefeuille de produits inclut notamment des chocolats,
des confiseries, des biscuits, des gaufres et des snacks, y compris la ligne de produits " [...]"
créée sous la marque [...] en 2003.
2.
La requérante R.________ est notamment titulaire des marques suivantes:
-
la marque verbale de fabrication/de commerce no [...] [...], déposée le 12 février 1982
par [...], enregistrée en classe 30 pour "Kakao, Schokolade und confiseriewaren" et transférée
à la requérante R.________ le 14 septembre 1990;
- la marque verbale de fabrication/de commerce no [...] [...], déposée le 1
er
mars 1991 et enregistrée en classe 30 notamment pour "chocolat et préparations à
base de chocolat; cacao et préparations à base de cacao";
- la marque verbale suisse no [...] " [...]", déposée le 30 décembre 1999 et
enregistrée en classe 30 (Cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de
chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre; gommes à mâcher; produits de boulangerie,
articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres, céréales et produits à base
de céréales, produits alimentaires compris dans la classe 30 pour la préparation des desserts
et des poudings; glaces comestibles et produits pour la préparation de glaces comestibles; confiserie
glacée), qu'elle utilise en lien avec la commercialisation des barres chocolatées [...]":
(…)
- les marques de forme nos [...] et [...], déposées le
17
décembre 2002 et enregistrées en classe 30 pour les barres chocolatées:
(…)
marque
suisse no [...]
marque suisse no [...]
- la marque verbale-figurative no [...], déposée le 1
er
décembre 2010 et enregistrée en classe 30 notamment pour "cacao et préparations et
boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base
de chocolat", avec revendication de couleurs "rouge, blanc, gris, beige, brun":
(…)
3.
a)
Les marques de forme nos [...] et [...] sont des marques individuelles tridimensionnelles sans revendication
de couleurs, composées respectivement de quatre et de deux barres allongées de forme légèrement
trapézoïdale (" [...]"), reposant sur une fine plaque rectangulaire et jointes sur
leur longueur, de façon à former respectivement quatre et deux éléments séparés
par respectivement trois et une fentes. Les surfaces sont lisses, sans aucun élément décoratif
ou verbal. Ces marques sont plus particulièrement utilisées pour la commercialisation des barres
chocolatées " [...]" de [...].
(…)
Ces barres chocolatées sont commercialisées par le groupe [...] en Suisse, sous la dénomination
" [...]". La mention " [...]" ou " [...]" n'apparaît toutefois pas
sur l'emballage. Le site
www.
[...].ch
ne fait aucune référence
à un produit [...] composé de deux barres, ni à un produit dénommé " [...]".
Il existe en revanche dans le commerce un produit composé de deux barres chocolatées, dénommé
" [...]".
(…)
Les emballages de ces produits sont dominés par l'élément verbal [...]" de la marque
figurative no [...] et la marque [...] y figure également. Des barres chocolatées bidimensionnelles
de quatre, respectivement deux barres, apparaissent en petit sur dits emballages. Ces barres sont combinées
avec la marque [...]" figurant au centre de la surface supérieure de certains des " [...]s",
les autres " [...]" comportant une autre marque. Plusieurs marques qui figurent sur les emballages
sont munies du signe ®. Cela n'est pas le cas de la représentation bidimensionnelle des barres
chocolatées. Les emballages mentionnent en outre la requérante R.________, ainsi que [...],
[...], [...] et [...], mais non la requérante P.________.
b)
Le 29 décembre 1999, la requérante R.________ a déposé une demande d'enregistrement
des marques de forme nos [...] et [...] en classe 30 pour "Cacao et préparations à base
de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre; gommes à mâcher;
produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres, céréales
et produits à base de céréales, produits alimentaires compris dans la classe 30 pour la
préparation des desserts et des poudings, glaces comestibles et produits pour la préparation
de glaces comestibles; confiserie glacée".
Par courrier du 5 juin 2000 adressé à la requérante R.________, l'IPI a notamment relevé
ce qui suit:
"
(…)
Suite
à la demande d'enregistrement susmentionnée, nous sommes au regret de vous communiquer les
motifs de rejet expliqués ci-après.
Les
signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection à titre de marque, en vertu de
l'art. 2 let. a LPM. Appartiennent au domaine public, entre autres, les formes qui sont purement fonctionnelles
ou usuelles pour les produits revendiqués ou leurs emballages.
En
l'espèce, l'Institut considère que le signe déposé est constitué d'une forme
rectangulaire usuelle pour les produits alimentaires revendiqués de la classe 30, et qu'elle appartient
au domaine public. En effet, cette forme ne se distingue pas suffisamment de la forme géométrique
banale utilisée pour ces produits; elle ne se distingue pas de ce qui est usuel et attendu en rapport
avec les produits revendiqués et ne demeure ainsi pas gravée dans la mémoire des acheteurs.
En ce qui concerne la partie centrale de la forme, séparée en barres par [une/des] fentes,
celle-ci est en outre dictée par la fonction du produit, puisqu'elle permet une meilleure prise
en main, ainsi qu'une séparation facile du produit en plusieurs éléments. (…)"
Le 29 novembre 2001, l'IPI a maintenu le refus d'enregistrement de ces signes et précisé ce
qui suit:
"
(…) les consommateurs suisses sont habitués à trouver les produits du chocolat sous forme
de plaquettes ou de barres. Que celles-ci soient composées d'éléments carrés ou rectangulaires
est tout à fait usuel (…). (…) aux yeux du consommateur suisse, toutes ces présentations
sont communes et fréquentes pour des produits chocolatés (…).
L'interstice
entre les barres est uniquement fonctionnel (…). La forme trapézoïdale est pour du chocolat
une forme aussi simple et banale qu'un parallélépipède et ne confère au signe aucun
caractère distinctif (…).
Il
n'est dès lors pas possible de maintenir que les particularités des signes déposés
s'éloignent de manière significative d'une forme communément connue des consommateurs
de chocolat, puisque premièrement, il n'y a pas, dans le commerce, une seule forme utilisée
pour ces produits, mais de nombreuses formes différentes, et deuxièmement une telle combinaison
de barres non-segmentées est tout à fait usuelle pour ces consommateurs. Par conséquent
la forme tridimensionnelle appartient au domaine public et ne peut être monopolisée.
(…)
Les
documents que vous nous avez fait parvenir ne sont malheureusement pas suffisants pour permettre l'enregistrement
des signes comme marques imposées. En effet, il n'apparaît pas des pièces que vous nous
avez fait parvenir que ces deux signes se sont imposés en Suisse. Les deux CD-Roms renvoient à
des barres de chocolat sur lesquelles figurent l'indication verbale " [...]", c'est-à-dire
à une forme tridimensionnelle comprenant un élément graphique. (…)".
Le 16 avril 2002, l'IPI a précisé que les documents tels que factures et publicités n'auraient
pas été valables pour démontrer l'imposition des marques, la forme étant toujours
utilisée avec un élément en deux dimensions.
c)
Au mois de décembre 2002, une étude de notoriété relative aux barres chocolatées
[...]" a été réalisée par l'Institut de sondage M.I.S. Trend.
Selon le rapport du sondage relatif au produit "deux barres [...]", la première question
(no 4a) posée aux personnes interrogées lors de la présentation de la forme faisant l'objet
du sondage, soit d'une barre chocolatée factice dont le nom de la marque avait été retiré
ainsi que l'emballage, était la suivante: " (re)connaissez-vous cette forme ?". A cette
question, deux réponses étaient possibles (oui ou non) et 81% des répondants ont affirmé
reconnaître dite forme. La deuxième question (no 4b) était la suivante: "Cette forme
vous fait-elle penser à une ou à plusieurs entreprises ?". A cette question, deux réponses
étaient possibles (oui ou non) et 50% des répondants ont affirmé reconnaître cette
forme. Les sondés ayant répondu de manière affirmative à cette question ont été
dirigés vers la troisième question (no 4c) dont l'énoncé était le suivant: "A
quelle(s) entreprise(s) attribuez-vous cette forme ?". Parmi les répondants pour lesquels la
barre évoquait une entreprise, 86% ont cité [...]. La dernière question (no 4d), posée
à tous les sondés, était la suivante: "A quelle marque attribuez-vous cette forme
? Quel est le nom de ce produit ?". Parmi le 81% des répondants ayant d'emblée affirmé
connaître la barre, 83% des sondés ont cité " [...]".
Selon le rapport du sondage relatif au produit "quatre barres [...]", qui a été mené
de la même manière que le sondage relatif au produit "deux barres [...]", 82% des
répondants ont affirmé connaître la forme présentée (question no 4a); parmi
ceux-ci, 59% ont répondu que la forme évoquait une ou plusieurs entreprises (question no 4b),
68% de ces répondants ont cité [...] (question no 4c) et 80% des personnes ayant reconnu la
barre en début de sondage ont répondu " [...]" à la question relative au nom
du produit (question no 4d).
L'enquête a conclu qu'au simple vu de la forme (quatre barres ou deux barres), deux tiers des répondants
l'attribuaient aux barres chocolatées [...]".
Aucun des deux rapports ne présente la barre chocolatée factice effectivement montrée
aux personnes interrogées.
d)
Le 11 avril 2003, faisant suite à la production des rapports de sondage de l'Institut M.I.S. Trend
par [...], l'IPI a notamment relevé ce qui suit:
"
(…) la question b) n'est pas clairement posée. La question "la forme vous fait-elle penser
à une ou plusieurs entreprises" induit soit la réponse "une entreprise", soit
la réponse "plusieurs entreprises". Les formulaires d'enquête n'offrent comme réponse
que l'alternative "oui"/"non". Les réponses suggérées ne correspondent
donc pas à la question posée. De plus, cette imprécision laisse à la personne interrogée
une marge d'interprétation trop grande.
(…)
L'Institut en déduit que la question 4b doit être interprétée en rapport avec la
notion de "renvoi à une entreprise (…)".
L'Institut
est pourtant de l'avis que l'institut de sondage M.I.S. TREND n'a pas formulé correctement la question
4b. En effet, les résultats sont soumis à interprétation, du fait de la tournure de la
question et des réponses suggérées; c'est pourquoi ils ne sont pas aptes à déterminer
clairement le degré d'individualisation des signes tridimensionnels dont la protection est demandée.
(…)."
S'agissant plus particulièrement de la marque no [...], l'IPI a constaté ce qui suit:
"
(…)
Le
taux atteint par la question 4b, question centrale permettant de déterminer si la forme est perçue
par les consommateurs suisses comme un renvoi à une entreprise, est de 48,1 %. (…)
Dans
l'ensemble, en tenant compte des résultats de la question 4b juste suffisants (renvoi à une
entreprise), des documents permettant de comprendre ces résultats, et de la renommée de la
marque (indice tiré du résultat de la question 4d), on peut admettre que la forme déposée
distingue les produits d'une entreprise et est perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée.
Le sondage a dès lors pu démontrer que la forme tridimensionnelle est reconnue comme un signe
distinctif pour les barres chocolatées.
(…)."
S'agissant plus particulièrement de la marque no [...], l'IPI a constaté ce qui suit:
"
(…)
Les
résultats de la question 4b n'atteignent qu'un pourcentage de 40,9%. (…)
Dans
l'ensemble, on ne peut pas déduire des résultats du sondage que la forme est clairement associée
à un signe distinguant les produits d'une entreprise déterminée et qu'elle est perçue
comme un renvoi à une entreprise déterminée. Le sondage n'a dès lors pas pu démontrer
que la forme tridimensionnelle est reconnue comme un signe distinctif pour les barres chocolatées.
(…)".
Avant de rendre sa décision, l'IPI a fixé un délai à [...] pour présenter de
nouveaux arguments. Il a finalement admis les marques nos [...] et [...] à l'enregistrement en tant
que marques imposées et précisé que la date de dépôt était reportée
au 17 décembre 2002, date où les sondages relatifs au caractère distinctif de la marque
sont parvenus à l'Institut.
L'IPI n'a jamais prétendu que la forme des barres chocolatées [...]" serait techniquement
nécessaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement des marques nos [...] et [...].
4.
En 2008, [...], ingénieur, ancien responsable produits et fabrication chez [...], puis responsable
production chez [...], a notamment attesté de ce qui suit:
"
(…)
2.1
It is apparent to me, based on my involvement with and knowledge and experience of confectionery and
biscuit products (including the [...] product itself), that the [...] shape used for [...] was originally
designed for the visual and aesthetic impact and appeal and for enjoyment when eating. The [...] shape
has nothing to do with technical results or issues and, on the contrary, the [...] design and shape of
[...] is not an obvious one as it is technically difficult to manufacture in an efficient and cost effective
manner.
(…)
2.3
The [...] shape, from a technical or functional perspective, is therefore actually technically counter-intuitive.
It makes the manufacturer's life more difficult.
(…)."
5.
a)
L'intimée commercialise les barres chocolatées suivantes:
(…)
Elle commercialise également les produits " [...]" sous différentes formes, y compris
en " [...]". Les barres chocolatées [...]" de l'intimée ne sont toutefois pas
commercialisées en Suisse et les marques de l'intimée ne sont pas exploitées en Suisse.
b)
Le 22 janvier 2018, l'intimée a déposé la marque de forme
no
[...] suivante à l'enregistrement en classe 30 (Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni,
Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup
und Sossen [Gewürzmischungen], backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote
(Parathas), Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Kaffee,
Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz,
Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getraänke
auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig):
(…)
Il s'agit d'une marque individuelle tridimensionnelle composée de trois barres allongées de
forme trapézoïdale (" [...]") reposant sur trois fins socles de forme trapézoïdale
joints à leur base sur la longueur, de façon à former un rectangle composé de trois
éléments séparés par deux fentes. La surface supérieure de chaque " [...]"
est décorée par des éléments figuratifs décoratifs, soit trois lignes arrondies
séparées entre elles, toujours positionnées de la même manière (aux extrémités
inférieures à gauche et à droite du " [...]" et à l'extrémité
supérieure du " [...]" au centre), de sorte à créer un effet de vagues lorsque
les éléments figuratifs des trois " [...]" sont examinés ensemble.
Par courrier du 20 septembre 2018, l'IPI a informé l'intimée qu'il manquait des précisions
relatives aux produits concernés, que la marque était trop banale et donc dénuée
de caractère distinctif pour être protégée pour les produits de la classe 30 "chocolat,
sucreries, confiserie, crème glacée, desserts glacés non lactés et desserts glacés".
Par courrier du 11 avril 2019, l'IPI a refusé la protection de la marque suisse no [...] pour les
produits "chocolat, sucreries, confiserie, crème glacée, desserts glacés non lactés,
crème glacée aux fruits et desserts glacés".
Le 15 juillet 2019, l'enregistrement de la marque de forme no [...] a été publié.
L'enregistrement de cette marque a donné lieu à une procédure d'opposition de la part
de la requérante R.________.
c)
Le 25 mars 2019, l'intimée a déposé la marque verbale-figurative
no
[...] suivante à l'enregistrement en classe 30 ("Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons,
Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe,
Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen [Gewürzmischungen], backfertige Teigprodukte,
gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parrathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis,
Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte [Süsswaren], Früchtebrot, Eiscreme-Desserts,
Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup,
Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern,
Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig):
(…)
L'enregistrement de cette marque n'a donné lieu à aucune procédure d'opposition de la
part de titulaires de marques antérieures et a été publié le
4
avril 2019.
6.
Entre le 10 et le 31 juillet 2019, l'Institut für Demoskopie Allensbach a réalisé un sondage
d'opinion dans l'ensemble de la Suisse destiné à établir le degré de perception en
tant que signe distinctif de la forme d'une barre chocolatée [...]" (" [...]") de
[...]. La barre suivante, montrée hors emballage et de manière neutralisée, a été
présentée aux personnes interrogées:
(…)
La première question relative au degré de connaissance du consommateur était la suivante:
"Avez-vous déjà vu cette forme en lien avec des barres de chocolat, ou vous est-elle familière
ou vous est-elle au contraire totalement inconnue ?". Il était possible de répondre "oui,
j'ai déjà vu cette forme; elle m'est familière; elle m'est totalement inconnue; je ne
sais pas, pas d'indication". Selon le rapport de sondage, la forme en question est connue de 90%
des Suisses en lien avec les barres chocolatées. Ce résultat comprend 67% des personnes qui
ont répondu avoir déjà vu la forme montrée en lien avec des barres de chocolat et
23% des personnes pour lesquelles la forme était familière dans ce contexte. La deuxième
question relative au degré de perception en tant que signe distinctif, posée tant aux personnes
qui avaient déjà vu cette forme en lien avec des barres de chocolat qu'à celles pour lesquelles
la forme était familière ainsi qu'à celles qui n'avaient donné aucune indication
quant à la connaissance (soit 92% des personnes interrogées au total), était la suivante:
"Plusieurs possibilités sont proposées ici; laquelle d'entre elles correspond à votre
point de vue personnel ?". Il était possible de répondre "j'attribue cette forme
uniquement à une entreprise/marque bien précise; à différentes entreprises/marques;
à aucune entreprise en particulier; je n'ai pas d'avis sur le sujet". Afin de neutraliser l'éventuel
biais lié à l'ordre d'apparition, la succession des trois premières réponses alternatives
a été inversée dans une moitié des interviews (rotation systématique). Selon
le rapport de sondage, 71% de la totalité des personnes interrogées a attribué cette forme
à une seule entreprise/marque bien précise et 10% l'a attribuée à différentes
entreprises/marques. La troisième question relative à l'identification, posée aux personnes
ayant attribué la forme à une seule entreprise/marque bien précise, était la suivante:
"Quel est le nom de cette entreprise ou de cette marque ?". Selon le rapport de sondage, 56%
des répondants ont attribué la forme à la marque [...]" et 1% des répondants
a reconnu l'entreprise [...].
Selon les conclusions de l'enquête, la forme correspondant à cette marque est attribuée
par 71% de la population suisse à une seule source et 57% de la population suisse identifie cette
source en nommant la marque [...]" ou l'entreprise [...].
7.
Il existe sur le marché de nombreuses formes pour des barres chocolatées:
(…)
8.
Le 25 septembre 2019, les requérantes ont déposé une requête de mesures provisionnelles
à l'encontre de l'intimée, dont les conclusions sont les suivantes:
"
I.
Interdiction
est faite à U.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque
suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment sur les
emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion,
de la distribution, de la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
II.
Subsidiairement à la conclusion I: interdiction est faite à U.________ d'utiliser le signe
reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation
avec du chocolat, des sucreries, des confiseries, des bonbons, des biscuits de toutes sortes, des gâteaux,
de la crème glacée, des desserts glacés non lactés, de la crème glacée
aux fruits, des gâteaux aux fruits, des tartes aux fruits, des fruits en gelée, du pain aux
fruits, des desserts glacés et des pâtisseries, notamment sur les emballages de tels produits
et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de
la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
III.
Interdiction est faite à U.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré
comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment
sur les emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion,
de la distribution, de la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
IV.
Subsidiairement à la conclusion III: interdiction est faite à U.________ d'utiliser le signe
reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation
avec du chocolat, des sucreries, des confiseries, des bonbons, des biscuits
de toutes sortes, des gâteaux,
de la crème glacée, des desserts glacés non lactés, de la crème glacée
aux fruits, des gâteaux aux fruits, des tartes aux fruits, des fruits en gelée, du pain aux
fruits, des desserts glacés et des pâtisseries, notamment sur les emballages de tels produits
et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de
la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
V.
Interdiction est en particulier faite à U.________ de commercialiser des barres chocolatées
sous les formes suivantes, quel que soit le nombre de barres :
(…)
VI.
Interdiction
est faite à U.________ de transférer à un tiers les marques suisses n° [...] et n°
[...], d'accorder à des tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en
disposer de quelque autre manière.
VII.
Les injonctions prononcées
selon les chiffres I à VI ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée aux organes de l'intimée,
d'une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi
que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission
à une décision de l'autorité.
VIII.
U.________ est condamnée aux
frais et dépens de l'instance."
Le 1
er
octobre 2019, les requérantes ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles
à l'encontre de l'intimée, dont les conclusions sont les suivantes:
"
I.
Interdiction
est faite à U.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque
suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment sur les
emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion,
de la distribution, de la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
II.
Subsidiairement à la conclusion I: interdiction est faite à U.________ d'utiliser le signe
reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation
avec du chocolat, des sucreries, des confiseries, des bonbons, des biscuits de toutes sortes, des gâteaux,
de la crème glacée, des desserts glacés non lactés, de la crème glacée
aux fruits, des gâteaux aux fruits, des tartes aux fruits, des fruits en gelée, du pain aux
fruits, des desserts glacés et des pâtisseries, notamment sur les emballages de tels produits
et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de
la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
III.
Interdiction est faite à U.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré
comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment
sur les emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion,
de la distribution, de la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
IV.
Subsidiairement à la conclusion III: interdiction est faite à U.________ d'utiliser le signe
reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation
avec du chocolat, des sucreries, des confiseries, des bonbons, des biscuits
de toutes sortes, des gâteaux,
de la crème glacée, des desserts glacés non lactés, de la crème glacée
aux fruits, des gâteaux aux fruits, des tartes aux fruits, des fruits en gelée, du pain aux
fruits, des desserts glacés et des pâtisseries, notamment sur les emballages de tels produits
et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de
la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
V.
Interdiction est en particulier faite à U.________ de commercialiser des barres chocolatées
sous les formes suivantes, quel que soit le nombre de barres :
(…)
VI.
Interdiction
est faite à U.________ de transférer à un tiers les marques suisses n° [...] et n°
[...], d'accorder à des tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en
disposer de quelque autre manière.
VII.
Les injonctions prononcées
selon les chiffres I à VI ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée aux organes de l'intimée,
d'une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi
que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission
à une décision de l'autorité.
VIII.
U.________ est condamnée aux
frais et dépens de l'instance."
Le 3 octobre 2019, le juge délégué de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures
superprovisionnelles dont il ressort ce qui suit:
"
I.              Interdiction est faite
à U.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse
n° [...]) dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment sur les emballages
de produits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution,
de la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
II.
Interdiction est faite à U.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré
comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment
sur les emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion,
de la distribution, de la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires :
(…)
III.
Interdiction est en particulier
faite à U.________ de commercialiser des barres chocolatées sous les formes suivantes, quel
que soit le nombre de barres :
(…)
IV.
Interdiction
est faite à U.________ de transférer à un tiers les marques suisses n° [...] et n°
[...], d'accorder à des tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en
disposer de quelque autre manière.
V.
Les injonctions prononcées
selon les chiffres I à IV ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée aux organes de l'intimée,
d'une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi
que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission
à une décision de l'autorité.
VI.
Dit que
les
frais suivent le sort des mesures provisionnelles.
VII.
Déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures
provisionnelles
VIII.
Rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
Le
10 octobre 2019, l'IPI a enregistré une restriction du droit de disposer des marques suisses nos
[...] et [...].
Par
déterminations du 19 juin 2020, l'intimée a pris les conclusions suivantes:
"
1.              Déclarer irrecevables
les requêtes en mesures (super-)provisionnelles des Requérantes des 25 septembre et 1
er
octobre 2019
2.
Rejeter les requêtes en mesures (super-)provisionnelles des Requérantes des 25 septembre et
1
er
octobre 2019, dans la mesure où elles sont recevables
3.
Lever les mesures instaurées avec ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2019
4.
Débouter les Requérantes de toutes autres ou contraires conclusions
5.
Condamner les Requérantes en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance, lesquels comprendront
une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'Intimée
"
En droit :
I.
Au fond, les requérantes s’en
prennent à l’enregistrement des marques de forme nos [...] et [...] par l’intimée.
A l’appui de leurs conclusions provisionnelles, elles font grief à l'intimée de violer,
respectivement s’apprêter à violer les art. 13 al. 2 et 15 LPM (loi fédérale
sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992; RS 232.11)
et l'art. 3 al. 1 let. d et e LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre
1986; RS 241).
L'intimée est quant à elle d’avis que les conclusions de la requête sont irrecevables
du fait de leur imprécision, ainsi que de l'absence d'intérêt juridique actuel et effectif
digne de protection des requérantes, et que, dans la mesure où elles sont recevables, elles
doivent être rejetées du fait que les conditions d’octroi des mesures provisionnelles
ne sont pas remplies. Selon elle, les marques des requérantes sont exclues de la protection (art.
2 let. a et b LPM), elles ne sont pas utilisées (art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LPM), il n'y a pas de
risque de confusion (art. 3 LPM), ni de parasitisme (art. 15 LPM), ni de violation de la LCD.
II.
a)
Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al.
2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du
18
décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art.
2 CPC).
La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque l'intimée
à son siège aux [...]. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un
caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger,
que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). Il convient
dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable.
En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer
aux dispositions de la LDIP.
b)
Selon l'art. 109 al. 2 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle
peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à
défaut, ceux de sa résidence habituelle; sont en outre compétents les tribunaux suisses
du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité
de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.
Le siège des requérantes se trouvant dans le canton de Vaud, lieu du résultat de la prétendue
violation de leurs droits de propriété intellectuelle, les tribunaux vaudois sont compétents.
S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence
de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV
(loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal
cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5
CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle
(al. 1 let. a) ou relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art.
5 let. d CPC). Cette autorité
peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire
(cf. art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; BLV 211.01]), et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248
let. d CPC).
En l'espèce, les requérantes invoquent leurs propres droits de propriété intellectuelle
et font valoir le droit de la concurrence déloyale en invoquant une valeur litigieuse supérieure
à 30'000 francs. La compétence de la Cour civile dans le procès au fond est ainsi
donnée, et donc celle du juge délégué dans la présente procédure de mesures
provisionnelles.
c)
Selon
l'art. 110 al. 1
LDIP, les droits de la propriété
intellectuelle sont régis par le droit de l’État pour lequel la protection de la propriété
intellectuelle est revendiquée.
En l'espèce, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties.
d)
Même au degré de la simple vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles
(cf.
infra
),
les parties restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve
(art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant, en
l’absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
son droit (art. 255 CPC
a
contrario
; Jeandin, Mesures
provisionnelles en matière civile : première et seconde instance
in
Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative,
Bâle 2015, n. 67 p. 30).
III.
a)
À
la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires
lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les
conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.
a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base
d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il
soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet
in
Bohnet
et alii
(éd.), CPC commenté, Lausanne 2011 [ci-après : Bohnet, CPC], n. 4 ad art. 261
CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC).
L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions
du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance
(Sprecher
in
Basler Kommentar ZPO, 3
e
éd.,
2017, n. 71 ad art. 261 CPC).
b)
En matière de propriété
intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l’atteinte illicite aux droits du requérant
n’a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu’il risque de faire l’objet,
dans un proche avenir, d’une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d’une
(première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité
d’une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l’on doive sérieusement
craindre qu’elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d’éléments
concrets dont on peut inférer l’intention de l’intimé (Schlosser, Les conditions
d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale [ci-après : Schlosser, Mesures provisionnelles]
in
sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 344 et les réf. cit. en notes infrapaginales 63 à
64). Le dépôt d’une marque suffit à établir l’imminence de l’atteinte,
puisqu’un tel dépôt est indicatif de la volonté d’utiliser le signe concerné
(Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid "
Rechtsschutzinteresse
",
sic! 2009, p. 890). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé
dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l’intimé rend vraisemblable qu’il
s’est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et
qu’il n’a pas d’intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout
intérêt à être protégé (Sprecher, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel,
et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est
constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci,
il serait lésé dans sa position juridique de fond (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ;
TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Le risque est avéré même
si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer
ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message
CPC, FF 2006, p. 6961 ; Bohnet, CPC, n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable
le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement.
Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation
d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation
d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
c)
Le requérant doit par ailleurs
rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable,
cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures
provisionnelles – Mise à ban
in
Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 [ci-après
: Bohnet, Procédure sommaire], n. 87 p. 220).
Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en
péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure
ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 347). Le risque de préjudice difficilement
réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête
risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure
introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents
(Bohnet, Procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit
découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité
adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation
de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer
en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive
étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est
ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens
immatériels, 2
e
éd.,
2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent,
un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable,
du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi
généralement un préjudice immatériel (Schlosser
in
Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le
droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer
avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement
réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle
(atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles,
p. 349 et les réf. cit. en note 142).
IV.
S'agissant premièrement de
l'aspect formel de la requête, l'intimée considère qu'elle est irrecevable, faute de détermination
suffisante des conclusions (a) et faute d'un intérêt juridique actuel et effectif digne de
protection (b).
a)
aa)
En matière de propriété intellectuelle
et de concurrence déloyale, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles doivent
être précises; les conclusions formulées de façon trop vague doivent être déclarées
irrecevables. Une telle exigence se justifie notamment par le fait qu'il appartient au requérant
et non au juge de supporter le risque du dommage causé par des conclusions provisionnelles qui pourraient
s'avérer injustifiées au terme du procès au fond. Pour répondre à l'exigence
de précision, la conclusion doit être concrète et permettre de déduire sans équivoque
ce que le requérant souhaite obtenir. Elle doit pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif
de l'ordonnance, lequel doit pouvoir faire sans autre l'objet d'une exécution forcée. En vertu
du principe de disposition, le juge ne peut aller au-delà des conclusions ni prononcer autre chose.
En revanche, il peut allouer moins que ce qui est requis (Schlosser, Mesures provisionnelles, pp. 339
ss, spéc. pp. 341 ss; JT 2005 I 399). S'agissant plus particulièrement des conclusions en cessation,
lorsque celles-ci sont formulées de façon trop vague, elle doivent être rejetées
lorsqu'il n'est pas possible d'y donner partiellement suite en prononçant une interdiction précisément
formulée qui aille moins loin que celle qui a été requise (Sic! 12/2008, pp. 907 ss, spéc.
p. 909).
Concrètement, en matière de brevet par exemple, si l'interdiction des actes de contrefaçon
de brevet est demandée, l'inclusion des revendications de brevet par analogie dans la demande d'injonction
peut être nécessaire pour clarifier l'objet de la contrefaçon, mais elle n'est pas suffisante
pour identifier les actes à interdire, ni pour indiquer, par exemple, le numéro de type d'un
produit. La forme alléguée de contrefaçon ou de dessin ou modèle doit plutôt
être décrite de manière à ce qu'il soit possible de déterminer sans plus attendre,
par une simple inspection factuelle, si le dessin ou modèle interdit existe. La forme de l'infraction
en tant que véritable acte technique doit être décrite par certaines caractéristiques
de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter des termes juridiques ou techniques
ambigus (ATF 131 III 70). Il doit être possible de faire exécuter l'interdiction demandée
sans que le juge compétent ne doive procéder à une nouvelle appréciation quant au
fond du comportement en question (ATF 97 II 92 avec références). En revanche, par exemple en
matière de droit de la personnalité, si le litige porte sur une interdiction de futurs communiqués
de presse, le demandeur ne peut être tenu de prévoir et de formuler dans sa demande, dans tous
ses détails, le texte avec lequel l'entreprise de médias défenderesse menace de porter
atteinte à sa personnalité et dont le juge doit interdire la diffusion. Le demandeur doit donc
se contenter de décrire le comportement illicite attendu en termes de genre, c'est-à-dire d'une
manière qui couvre une certaine gamme d'expressions et de formulations interdites tout en ne laissant
aucun doute sur ce en quoi consiste la violation redoutée des droits de la personnalité. (TF
5A_658/2014 du 6 mai 2015).
ab)
En l'espèce, l'intimée relève l'emploi dans les conclusions I à V de la requête
de termes qu'elle considère comme imprécis, tels que "notamment", "quel que
soit le nombre de barres", "des droits quelconques" et "disposer de quelque autre
manière". Selon l'intimée, les conclusions des requérantes ne sont pas suffisamment
déterminées et ne permettent pas leur exécution.
Or, si les termes pris séparément donnent l'impression d'une certaine imprécision, il
n'en est pas de même lorsqu'ils sont pris dans le contexte de chacune des conclusions concernées.
En effet, la rédaction de chacune d'elles permet de saisir clairement ce qui est requis du juge
de céans et celui-ci peut en reprendre tel quel le contenu dans un dispositif à intervenir.
Il convient en outre de relever que le caractère difficilement exécutable de conclusions contenant
ces assertions tient bien plutôt ici au domaine concerné qu'à l'aspect rédactionnel
des conclusions de la requête. On retient en outre que le législateur lui-même, par exemple
à l'art. 13 al. 2 let. e LPM, reprend l'expression "de quelqu'autre manière".
Il ne saurait donc être fait grief aux requérantes de conclusions trop imprécises, leur
teneur littérale satisfaisant à poser le cadre d'application du principe
nec
ultra petita
. A la lumière du principe de
la bonne foi, il peut être retenu que les requérantes ont formulé de manière suffisamment
claire le dispositif sollicité de l'ordonnance à intervenir. Il appartiendra le cas échéant
à la juridiction de céans de limiter le champ dudit dispositif eu égard aux considérants
qui suivent.
b) aa)
L'intimée
fait valoir qu’il n'existe pas de risque d'utilisation des marques litigieuses qui n'apparaissent
par ailleurs pas sur le marché suisse, de sorte que le risque d’atteinte aux intérêts
des requérantes n’existe pas.
Cet aspect se confond avec la condition de l'imminence de l'atteinte, condition des mesures provisionnelles.
Comme on l’a vu, le dépôt d’une marque est en soi un indice fort de l’intention
de son titulaire de s’en servir. C’est le lieu de rappeler que la simple déclaration
d’intention d’une partie, sans engagement de sa part, ne suffit pas pour qu’on s’écarte
de cet indice (JICC, 6 décembre 2016/41 consid. IV/d).
ab)
En l’occurrence, l'intimée a procédé au dépôt des marques
nos
[...] et [...] auprès du registre suisse des marques. Elle prétend qu'elle n'est pas active
sur le marché suisse, que son site internet n'a aucun lien direct avec la Suisse et qu'il n'est
par ailleurs pas adressé aux consommateurs suisses.
Or, l'intimée était représentée à l’audience de mesures provisionnelles
par ses conseils, qui n’ont pas pu se déterminer formellement quant aux intentions de leur
cliente, se contentant d'observer qu'à leur connaissance, dans un futur proche, il n'y avait aucune
intention de sa part de commercialiser le produit sur le marché suisse, en tout cas tant que durerait
la procédure au fond. On ne peut toutefois pas déduire avec certitude de cette explication
que l'intimée ne va pas faire usage des marques litigieuses au cours du procès au fond.
Les requérantes ont donc bel et bien un intérêt juridique actuel et effectif digne de
protection à procéder.
V.
a)
Le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond qui doit être examiné
d’office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et non des règles
de procédure. Il s’agit d’un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule
est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d’un
droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation
active (ou passive) entraîne le rejet de l’action (ATF 136 III 365 consid. 2.1., JdT 2010
I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 6.1; TF 4A_79/2010 consid. 2.1 ;
ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb ; ATF
123 III 60 consid. 3a, rés. in JdT 1998 I 25; Hohl, Procédure civile I, 2001, nn. 434 ss).
En matière de propriété intellectuelle, l
'art.
55 al. 1 LPM prévoit que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à
la marque peut notamment demander au juge de l'interdire ou de la faire cesser. Selon l'al. 4 de cette
disposition,
la personne qui dispose d’une
licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence au
registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement; en outre,
tout
preneur de licence peut d'intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le
dommage qu'il a subi. L'art. 9 al. 1 LCD stipule, quant à lui, que peut intenter action celui qui,
par un acte de concurrence déloyale subit une atteinte à sa clientèle, son crédit
ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général
ou celui qui en est menacé.
b)
L'intimée a, dans un premier temps, soulevé la question de la légitimation active de la
requérante P.________, arguant du fait que seule la requérante R.________ était titulaire
des marques enregistrées et qu'il n'était pas démontré que la requérante P.________
bénéficiait d'une licence relative à l'utilisation de celles-ci.
Il ressort toutefois des pièces au dossier que si la requérante R.________ est titulaire des
marques sur lesquelles la requête est fondée, la requérante P.________ exploite dites
marques par le biais d'une licence détenue à titre exclusif.
Il convient de relever qu'en cours d'audience, l'intimée a pris note des explications données
à ce sujet par les requérantes et n'a finalement pas remis en cause la légitimation active
de la requérante P.________.
La requérante P.________, qui fait partie du même groupe que la requérante R.________,
qui partage la même adresse et qui procède en commun par l'entremise du même conseil dans
la présente procédure, a donc la légitimation active.
VI.
Les requérantes font valoir une violation de la loi sur la protection des marques, d’une part,
et une violation de la loi contre la concurrence déloyale, d’autre part.
a)
La jurisprudence admet qu’un acte
en
soi licite du point de vue des lois régissant la propriété intellectuelle soit qualifié
d’acte de concurrence déloyale, pour autant qu’il existe des circonstances particulières
qui le fassent apparaître comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 136 III 232 consid.
7.2. et les réf. cit.). Il s’agit en effet d’assurer une interprétation cohérente
et coordonnée des lois de propriété intellectuelle et de la LCD. Il serait dès lors
contraire à cet impératif de cohérence de conférer une protection au titre d’un
certain droit grâce à une définition extensive de l’objet protégé sous
l’empire d’une autre législation en négligeant les limites légales explicitement
posées par la première loi (cf. TF 4A_86/2009 du 26 mai 2009 "Maltesers" consid. 4.1,
non publié
in
ATF 135 III 446 mais
in
JdT 2010 I 665).
Chaque disposition en matière
de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application
(TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4).
Dans certaines circonstances, l’enregistrement d’une marque peut dès lors tomber sous
le coup de la LCD, avec pour conséquence que, s’il a agi de manière déloyale, le
tiers ne pourra pas se prévaloir de son enregistrement (TF 4A_100/2013 du 10 juillet 2013 "Noir
Mat" consid. 2.2 et les réf. cit.). Pour déterminer le caractère abusif ou non
d'un enregistrement, il faut apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention,
au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte
des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au
dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à
l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque (
Ibid.
).
b)
Au vu de ce qui précède,
on examinera d’abord le besoin de protection provisionnelle à la lumière du droit de
la propriété intellectuelle. En l’absence d’un tel besoin, on analysera la situation
également sous l’angle de la LCD, le cas échéant à la lumière des conditions
que l’on vient d’exposer.
VII.
a)
L
a
marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres
entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Son but est d'individualiser les marchandises et de les distinguer
d'autres marchandises, pour permettre au consommateur de retrouver un produit qu'ils ont apprécié
dans la masse des produits offerts (ATF 122 III 382, JdT 1997 I 231 consid. 1 et réf. cit.;
Cherpillod, Le droit suisse des marques, CEDIDAC n°73, p. 60). Les mots, les lettres, les chiffres,
les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux
ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).
aa)
Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour
distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. En vertu de l’art. 13
al. 2 LPM, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est
exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, soit en particulier d'apposer le signe concerné sur des produits
ou des emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce
ou les détenir à cette fin (let. b), de l'utiliser pour offrir ou fournir des services
(let. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d), ou
de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage
de quelqu'autre manière dans les affaires (let. e). En outre, l’art. 15 al. 1 LPM permet
au titulaire d’une marque de haute renommée d'interdire à des tiers l’usage de
cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère
distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. Pour qu’une marque
puisse prétendre au statut particulier de marque de haute renommée, ce qui compte est le taux
élevé de reconnaissance dont elle bénéficie dans le public en général,
soit également en dehors du cercle des acheteurs des produits ou services du genre en question.
Conformément au principe de la territorialité, c’est l’impression du public suisse
qui est déterminante et la haute renommée dont bénéficie la marque doit se vérifier
sur l’ensemble du territoire de la Confédération, soit dans les trois principales régions
linguistiques. Pour qu’une marque puisse être considérée comme de haute renommée
et jouir du champ de protection étendu que lui confère l’art. 15 al. 1 LPM, dont l’objectif
n’est pas de lutter contre un éventuel risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM,
mais contre l’exploitation de l’image de la marque pour en permettre le transfert sur d’autres
catégories de produits ou de services, il importe que l’image que le public se fait de cette
marque soit positive. Le renom ainsi acquis par la marque a pour conséquence qu’elle possède
une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits
et fournir les services auxquels elle était destinée à l’origine, mais encore pour
faciliter sensiblement la vente d’autres produits ou la fourniture d’autres services. Pour
qu’un signe quelconque enregistré comme marque soit considéré comme de haute renommée,
il convient enfin qu’il bénéficie d’un caractère relativement unique, d’une
position relativement exclusive qui seule justifie la protection élargie contre la dilution dont
bénéficie la marque de haute renommée. Cela se vérifie au regard de l’ensemble
des circonstances de chaque cas d’espèce. La question de savoir si ces critères sont
réunis relève du fait et c’est donc au titulaire de la marque qu’il revient d’alléguer
et prouver les circonstances particulières permettant à l’autorité saisie de conclure
à la haute renommée de la marque, sauf si cette haute renommée est un fait notoire qu’il
n’y a pas besoin de prouver. Lorsque ces points de faits doivent être prouvés, ils peuvent
l’être par tout moyen adéquat, tel un sondage d’opinion (Tissot/Kraus/Salvadé,
op. cit., nn. 431 ss et les références citées).
Sont exclus de la protection, notamment,
les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits
ou les services concernés (art. 2 let. a LPM) (i) et les formes qui constituent la nature même
du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (art. 2
let. b LPM) (ii).
i)
Les signes appartenant au domaine public sont
ceux «qui doivent rester à la libre disposition de tous», parce qu'ils sont essentiels,
voire indispensables à la vie des affaires et n'ont pas de substitut. Cela vaut notamment pour les
figures géométriques usuelles (carrés, rectangles, triangles, lignes, cercles, points,
etc.)
et les
couleurs, ainsi que les indications se rapportant aux propriétés des produits ou des services
(Muhlstein/Muhlstein, Constitution et vie d'une société: raison de commerce, nom commercial,
enseigne, marque(s) et concurrence déloyale, pp. 13 ss).
Les signes appartenant au domaine public peuvent toutefois être protégés, s'ils se sont
imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Même un signe tout
à fait banal peut s'imposer, s'il n'est pas indispensable aux milieux d'affaires concernés,
parce qu'il peut être remplacé par des signes équivalents. La notoriété du signe
en lui-même ne suffit pas; il faut qu'une partie importante des milieux concernés considère
la marque comme individualisant certains produits et/ou services d'une entreprise déterminée;
il n'est pas nécessaire que le public concerné connaisse le nom de l'entreprise. En pratique,
le déposant peut rendre vraisemblable que le signe s'est imposé comme marque principalement
en produisant des pièces démontrant un usage long et/ou intensif (publicité) ou en faisant
procéder à un sondage d'opinion; souvent, le sondage d'opinion est le seul moyen efficace à
disposition. Si le signe est considéré comme s'étant imposé et étant ainsi devenu
distinctif, il est enregistré et la marque bénéficie alors d'une protection normale (Muhlstein/Muhlstein,
op. cit., pp. 13 ss).
Selon les Directives en matière de marques édictées par l'IPI, dans leur version du 1
er
janvier 2019, un sondage d'opinion représentatif correctement conçu et exécuté constitue
le moyen le plus sûr pour démontrer la perception d'un signe au sein du public visé. Il
tend à établir directement qu'au moment où il est réalisé, un signe dépourvu
de caractère distinctif originaire est perçu comme marque par les destinataires (n. 12.3.1).
Le sondage doit être élaboré de manière à satisfaire un certain nombre de critères,
tels que la présentation du signe qui sera montré aux personnes interrogées (pour les
signes tridimensionnels, la forme en tant que telle dans la mesure du possible, n. 12.3.3), une enquête
pour chaque produit ou service (n. 12.3.4), une représentation de la population suisse dans son
ensemble
(n. 12.3.5), les modalités
du sondage (n. 12.3.6), un échantillon représentatif des destinataires (n. 12.3.7) et les questions
à poser (n. 12.3.8). Ces dernières doivent être posées de manière neutre et
doivent viser à déterminer le degré de connaissance (réponses possibles: oui/non/je
ne sais pas, pas de réponse), le degré du caractère distinctif (réponses possibles:
référence à une entreprise déterminée/référence à plusieurs ou
à diverses entreprises/pas de renvoi à une entreprise/je ne sais pas, pas de réponse)
ainsi que le degré d'individualisation du signe en relation avec le produit ou le service considéré.
La question relative au degré du caractère distinctif ne peut être posée qu'aux personnes
qui connaissent déjà le signe et qui ont donc répondu "oui" à la question
relative au degré de connaissance. S'agissant de la question relative au degré d'individualisation
du signe, il n'est pas nécessaire que l'entreprise soit nommément connue des destinataires.
Le Tribunal fédéral a déclaré que deux tiers de l'échantillon représentatif
était une valeur indicative suffisante. Il a toutefois simultanément renvoyé à une
autre décision, dans laquelle il a admis un taux de 50% concernant le statut d'une marque notoirement
connue (sic! 2009 p. 167 consid. 6.4.1). Selon les directives en matière de marques, lorsque le
degré de caractère distinctif est inférieur à 50%, la base (100%) étant le nombre
total des personnes interrogées, on peut en déduire que la majorité des destinataires
n'attribue pas le signe en question à une entreprise déterminée (nn. 12.3.9 et 12.3.10).
ii)
Les marques tridimensionnelles au sens large ne
posent pas de problème particulier quant aux conditions de leur protection qui sont assimilables
à celles des marques figuratives.
Les marques tridimensionnelles au sens étroit, celles qui consistent dans la forme même de
la marchandise ou de son emballage sont, elles, nettement plus problématiques. En particulier en
ce qui concerne l’empêchement absolu spécifique de l’art. 2 let. b LPM qui exclut
de la protection les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou
de l’emballage qui sont techniquement nécessaires. L’examen sous l'angle de l'art. 2
let. b LPM doit intervenir avant celui de savoir si la forme considérée n’appartiendrait
pas au domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM. Une forme n’est techniquement nécessaire
au sens de l’art. 2 let. b LPM que lorsqu’elle est imposée par la réalisation de
la construction qui lui est sous-jacente, et les formes techniquement nécessaires doivent être
distinguées de celles qui sont seulement conditionnées ou influencées par la technique.
Selon la jurisprudence, la forme techniquement nécessaire correspond à la seule possibilité
de réaliser un produit ou un emballage doté des fonctions et aptitudes voulues; elle est techniquement
nécessaire aussi s'il existe, certes, une autre possibilité, mais que celle-ci implique une
exécution moins commode, moins résistante ou plus onéreuse: on ne peut alors pas raisonnablement
attendre des concurrents qu'ils renoncent à la forme la plus évidente et adéquate (ATF
131 III 121 consid. 3.1, arrêt "Smarties"). Ainsi, soit une forme est techniquement nécessaire
au sens des critères posés par l’arrêt Lego IV
(TF 4A_20/2012 du 3 juillet 2012: absence d’alternative, les autres formes possibles étant
moins pratiques, moins solides ou plus chères), et l’examen s’arrête là dans
le cadre de l’art. 2 let. b LPM, soit elle ne l’est pas, et il ne saurait être considéré
que parce qu’elle a été donnée à des éléments qui constituent des
composants génériques de base du produit, des sous-jacents techniques de celui-ci, mais
pour
la configuration desquels différentes alternatives existent, elle ne pourrait être dissociée
de la nature même du produit (Tissot/Kraus/Salvadé, Propriété intellectuelle, Marques,
brevets, droit d'auteur, 2019, nn. 498 ss et les références citées).
ab)
En l'espèce, il ressort de l'état de fait qu'il existe, en matière de barres chocolatées,
une variété pratiquement illimitée de formes diverses, hormis la forme de plaque rectangulaire
caractérisée par plusieurs barres de formes trapézoïdales séparées par
des fentes. Il peut s'agir de morceaux cassables par des fentes, de barres non reliées entre elles,
etc. De toute évidence, la forme litigieuse n'est pas indispensable pour des barres chocolatées
faites de plusieurs parties. Les arguments de l'intimée relatifs à l'utilisation nécessaire
de cette forme dans l'optique de l'efficacité d'une production de masse à des coûts raisonnables
sont dépourvus de pertinence.
Pour
les produits en cause, cette forme n'est donc pas techniquement nécessaire aux termes de l'art.
2 let. b LPM.
S'agissant de la question de savoir si la forme litigieuse s'est imposée comme
marque
pour le produit concerné au sens de l'art. 2 let. a LPM, les requérantes ont procédé
à deux sondages d'opinion. Le premier s'est déroulé en 2002 et le second en 2019. Les
parties se sont concentrées en audience sur ce second sondage, dès lors qu'il est le plus récent.
Il a été réalisé par l'Institut Allensbach, soit un expert privé dont les compétences
sont reconnues par le Tribunal fédéral (TF 4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 4.2.1) et
qui ne sont d'ailleurs pas contestées par l'intimée. Celle-ci reproche toutefois à l'expert
la méthodologie utilisée sur deux points: le support du signe montré aux personnes interrogées
qui ne correspondrait pas au signe enregistré (n. 12.3.3) et la manière dont les questions
ont été posées (n. 12.3.8).
Reprenant chacun des deux reproches adressés par l'intimée, il convient de relever ce qui suit.
Premièrement, si les personnes sondées ont été confrontées à une représentation
bidimensionnelle colorée du signe litigieux et non pas à sa forme tridimensionnelle, voire
à la forme telle qu'elle est enregistrée, soit sans revendication de couleurs, il apparaît
que cette procédure s'imposait du fait qu'il s'agissait d'un produit périssable, et que dit
produit a dans tous les cas été neutralisé puisque toute trace de marque verbale a été
effacée. C'est donc bien la forme litigieuse qui a été montrée aux personnes interrogées
et non pas le produit commercialisé par les requérantes. Deuxièmement, concernant le cercle
de sondés concerné par la deuxième question relative au degré de perception en qualité
de signe distinctif, il était conforme à l'esprit des Directives de soumettre cette question
aux personnes qui avaient répondu avoir déjà vu la forme représentée, soit 67%
des sondés, aux personnes pour lesquelles elle leur était familière, soit 23% des personnes
interrogées, et aux répondants qui ne savaient pas, soit 2% des personnes interviewées.
C'est donc bien à 92% de la population interrogée (67% + 23% + 2%) qu'il fallait demander si
la forme soumise renvoyait à une seule entreprise ou marque, ce à quoi 71% de celle-ci a répondu
de manière affirmative, puis 57% a cité [...] ou la marque [...]", soit plus de la limite
de 50% retenue par le Tribunal fédéral
pour
considérer qu'un signe a le statut de "marque notoirement connue"
.
Si les Directives édictées par l'IPI sont évolutives, qu'elles sont régulièrement
adaptées et qu'elles peuvent faire l'objet de critiques dans la manière de mettre en œuvre
les sondages d'opinion, voire que la présente enquête aurait pu être articulée différemment,
il convient de relever, au stade des mesures provisionnelles, que les indications mentionnées étaient
suffisantes et que l'intimée n'a par ailleurs pas démontré que les résultats auraient
été différents si les questions avaient été formulées autrement.
Il apparaît dès lors que les formes concernées par la présente affaire se sont imposées
comme marques, au sens de l'art. 2 let. a LPM, et jouissent de la protection des art. 13 et 15 LPM.
b)
aa)
Selon l'art. 11 LPM, la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en
relation avec les produits ou les services enregistrés (al. 1); l’usage d’une forme
de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l’usage pour l’exportation
sont assimilés à l’usage de la marque (al. 2). L'art. 12 LPM précise que si, à
compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition,
de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque
en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue
de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut
d’usage ne soit dû à un juste motif (al. 1); quiconque invoque le défaut d’usage
doit le rendre vraisemblable, la preuve de l’usage incombant alors au titulaire (al. 3).
ab)
L'intimée conteste l'usage effectif par les requérantes des marques litigieuses telles qu'elles
sont enregistrées. Elle soutient que l'utilisation de la marque tridimensionnelle en deux dimensions
ne constitue pas un usage conforme au sens de l'art. 11 al. 2 LPM et que le délai de carence de
cinq ans est échu. Selon elle, les marques de forme nos [...] et [...] apparaissent seulement de
manière bidimensionnelle et marginale, en combinaison avec la marque verbale [...]" et qu'elles
sont supplantées par la marque verbale-figurative no [...] ainsi que par la marque de haute renommée
[...].
Or, l'intimée, par cet argument, contredit son propre allégué no 74 et la pièce no
25 qu'elle offre à titre de preuve. En effet, dite pièce démontre précisément
que la forme tridimensionnelle enregistrée est utilisée par les requérantes qui commercialisent
des barres chocolatées sous cette forme. Si des éléments figuratifs sont gravés sur
le produit qui est contenu dans un emballage sur lequel est représenté la forme bidimensionnelle,
on ne peut soutenir que l’usage de la marque diverge essentiellement de la marque enregistrée.
En outre, le sondage d'opinion réalisé par l'Institut Allensbach démontre que la force
distinctive de la marque est bien présente, puisque le signe alors présenté sous sa forme
bidimensionnelle, sans éléments verbaux ou figuratifs, a permis à 71% des personnes interrogées
de reconnaître cette forme en lien avec des barres chocolatées et de considérer qu'elle
provenait d'une seule source.
L'intimée ne peut donc se prévaloir des art. 11 et 12 LPM.
c)
aa)
Sont exclus de la protection, notamment,
les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1
let. c LPM).
Un tel risque de confusion existe
lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l'utilisation du signe
le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés
se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent
(ou les services auxquels les signes renvoient) au faux titulaire; on l'admettra aussi lorsque le public
arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes,
par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits
(ou de services) de la même entreprise ou des produits (services) d'entreprises liées entre
elles (ATF 128 III 96 consid. 2a avec réf. cit. ; TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1).
La
notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels
(TF 4C.169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 2; ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517; ATF 126
III 239 consid. 3a, JdT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion
lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire
de protection que lui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques
ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de confusion
est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations
d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les
objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le
signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion indirect lorsque les consommateurs
perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers
leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistants (ATF 127 III 160 consid.
2a et les références citées, JdT 2001 I 345).
La
question de savoir si deux signes se distinguent suffisamment l'un de l'autre s'apprécie au regard
de l'impression d'ensemble qu'ils laissent auprès du public. Les signes ne doivent pas seulement
se différencier au terme d'une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par
le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509).
Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises
se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet
2002 consid. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît
et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation
est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb;
ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du commerce
n'est pas déterminant pour décider si les produits ou services d'une société sont
identiques ou similaires à ceux d'une autre société et s'il existe un risque de confusion
entre eux. Pour trancher ces questions, il faut s'en tenir à des critères concrets, tels que
l'activité effectivement déployée et les produits ou services effectivement fournis par
la société en cause (sic! 1997 p. 488 consid. 5b).
ab)
En l'espèce, comme on l'a vu plus haut,
les
marques de forme dont la requérante R.________ est titulaire se sont imposées comme marques,
au sens de l'art. 2 let. a LPM, et jouissent à ce titre d'une large sphère de protection (art.
13 et 15 LPM).
En faisant abstraction des éléments verbaux et figuratifs, soit des inscriptions gravées
sur les barres chocolatées des parties (" [...]", " [...]") et de leurs emballages
colorés mentionnant " [...]", " [...]", " [...]", " [...]",
l'impression d'ensemble qui est laissée au consommateur comprend dans les deux cas, une base rectangulaire
faite de barres trapézoïdales unies sur la longueur et par des fentes permettant de les séparer.
Le nombre de barres ou l'élément figuratif supplémentaire ("vagues") ne sont
pas des éléments marquants qui restent en mémoire, contrairement à la description
susmentionnée.
De même, la marque verbale-figurative no [...] de l'intimée, reproduit la forme rectangulaire
décrite ainsi qu'un des termes de la marque verbale no [...] " [...]", ceci pour des produits
identiques (chocolat) ou similaires (sucreries, confiseries, bonbons, biscuits de toutes sorte, gâteaux,
crème glacée, desserts glacés non lactés, crème glacée aux fruits, gâteaux
aux fruits, tartes aux fruits, fruits en gelée (confiserie), pain aux fruits, desserts glacés
et pâtisseries) à ceux protégés par les marques des requérantes.
Au stade des mesures provisionnelles, il ne fait dès lors aucun doute qu'il existe en l'espèce
un risque de confusion. Le nombre de barres, l'emballage ou la présence de vagues ne change pas
la perception que le consommateur peut avoir du produit.
VIII.
a)
La
loi contre la concurrence déloyale a pour objectif d’éviter que la concurrence ne soit
rendue déloyale ou faussée (art. 1 LCD
a
contrario
), notamment par le fait
qu’un concurrent profite du travail et des efforts consentis par autrui. Il s’agit de protéger
les investissements effectués par un acteur économique et de garantir ainsi la fonction rétributive
de la concurrence (Alberini, L’exploitation de la renommée de la marque d’autrui, thèse
Lausanne, 2015, pp 280 et 281 ; notes infrapaginales 1148 à 1150). Cette loi a également
pour objectif d’empêcher l’exploitation de la renommée d’autrui, qui peut
intervenir de deux manières, à savoir par la provocation d’un risque de confusion ou
par une association à autrui (Alberini, op. cit., p. 284).
Selon le régime général de l’art. 2 LCD, tout comportement ou pratique commercial
qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui
influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients est déloyal et illicite.
Seuls sont interdits les actes économiquement pertinents (
Wirtschaftsrelevanz
),
soit ceux visant l’activité indépendante du lésé ou de ses concurrents injustement
avantagés; cet avantage doit en outre être en lien avec le marché concerné (
Marktbezug
).
L’atteinte doit encore avoir une influence sur la concurrence (
Wettbewerbsrelevanz
),
ce qui est le cas lorsqu’elle a des effets perceptibles sur le marché en avantageant ou désavantageant
une entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle. S’il n'est pas nécessaire que
l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité
économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager
une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement
diminuer ses parts de marché (TF 4A_313/2007 du 27 novembre 2008 consid. 3.1). Ces conditions
s’appliquent non seulement à l’art. 2 LCD, mais aussi aux cas spécifiques détaillés
aux art. 3 à 8 LCD (Jung
in
Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2
e
éd.,
Berne 2016, nn 10 ss ad art. 2 LCD [ci-après : Handkommentar UWG]).
Selon l’art. 3 al. 1 LCD, agit notamment de façon déloyale celui qui prend
des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres,
les prestations ou les affaires d'autrui (let. d) ou qui compare, de façon inexacte, fallacieuse,
inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations
ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers
par rapport à leurs concurrents (let. e).
Tombe notamment sous le coup de l’art. 3 al. 1 let. e LCD le fait de s'approprier
la réputation d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1 ; TF 4A_689/2012 précité consid. 2.4).
L’art. 3 al. 1 let. d LCD, parfois décrit comme "la protection des signes
distinctifs en droit de la concurrence déloyale" embrasse tous les comportements qui induisent
le public en erreur en créant un risque de confusion, spécialement pour exploiter la renommée
d’un concurrent. Il n’est pas nécessaire qu’une confusion existe par rapport à
des marchandises. Le risque de confusion peut être indirect lorsque le public pourrait croire que
les marchandises proviennent d’entreprises qui sont étroitement liées l’une à
l’autre (ATF 135 III 446 consid. 6.1, rés.
in
JdT 2010 I 665; ATF 140 III 297
consid. 7.2.1; TF 4A_689/2012 précité consid. 2.4). Selon cette jurisprudence –
qui concerne la présentation de produits –, la création d’un risque de confusion
n’entraîne de conséquences en matière de concurrence déloyale que si la présentation
des marchandises possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu’elle
s’est imposée. Est décisive l’impression que la présentation dans sa totalité
fera aux consommateurs. Ne sont pas concernés les signes élémentaires dont le libre usage
dans le commerce est nécessaire en lien avec les produits ou services concernés (ATF 135 III
446 précité consid. 6.2 et 6.3.1
in
fine
, rés.
in
JdT 2010 I 665 sous consid. 6.3). Les actes par lesquels un concurrent s’inspire sans nécessité
des prestations d’autrui ou exploite sa renommée sont considérés, indépendamment
d’éventuelles confusions, comme déloyaux. Un tel rapprochement en matière de produits
ou une telle exploitation de la renommée tombent dans le champ d’application de l’art. 3
al. 1 let. e LCD décrit ci-dessus (ATF 135 III 446 précité consid. 7.1).
b)
En l'espèce, comme développé ci-dessus, qu'il s'agisse de la force distinctive antérieure
des marques de forme des requérantes, de leur renommée dans le domaine alimentaire et plus
particulièrement dans le domaine des produits chocolatés, de l'utilisation par l'intimée
de caractéristiques similaires qui ne sont pas techniquement nécessaires ainsi que de son utilisation
de désignations identiques ("Break", "Fingers"), il apparaît, au stade
des mesures provisionnelles, que les conditions de l'existence d'un comportement déloyal au sens
des art. 3 al. 1 let. d et e LCD sont réunies.
IX.
a)
Au vu de ce qui précède, il est non seulement concevable, mais vraisemblable, que le consommateur
peu attentif puisse être confus par ces divers signes. Un risque de confusion existe ainsi, quoi
qu’en pense l'intimée, ce d'autant plus que les marques sont inscrites dans la même classe.
Le risque existe donc que l’on associe les prestations de l'intimée, quelles qu’elles
soient, aux requérantes, qui pourraient le cas échéant en être touchée dans
leurs intérêts. La première condition de l’art. 261 al. 1 CPC est ainsi
réalisée, sous l’angle du droit de la propriété intellectuelle et du droit
de la concurrence déloyale.
b)
S’agissant du risque de préjudice difficilement réparable, il faut en principe admettre
que cette condition est également réalisée, vu les intérêts en jeu, de nature
immatérielle (cf.
supra
consid. III/c).
c)
S'agissant de l’urgence
des mesures requises, il ressort de l'état de fait que la demande d’enregistrement de la marque
no 733613 date du 22 janvier 2018 et qu'elle a été publiée le 15 juillet 2019. Quant à
la marque no [...], la demande d'enregistrement date du 25 mars 2019 et elle a été publiée
le 4 avril 2019. Les requérantes se sont opposées à l'enregistrement de la marque no [...]
et ont ouvert action par le dépôt d'une demande et par le dépôt d'une requête
de mesures provisionnelles le 25 septembre 2019. Les requérantes ont donc agi en temps utile. L'intimée
ne reproche par ailleurs pas aux requérantes d'avoir agi tardivement.
d)
Les conditions d’octroi
des mesures provisionnelles étant remplies, il convient dès lors d'ordonner les mesures provisionnelles
nécessaires (art. 261 al. 1 CPC). En d’autres termes, les mesures requises doivent
respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
Dans le cas d’espèce, l'intimée a plaidé ne pas utiliser les marques litigieuses
à l’heure actuelle. Si cette déclaration, comme on l’a vu, n’a pas pour effet
d’exclure les conditions d’octroi des mesures provisionnelles, elle reste pertinente pour
l’appréciation de la proportionnalité de celles-ci. Cela étant, le risque d’atteinte
aux droits des requérantes en cas de confusion, d’une part, l’emporte sur l’intérêt
de l'intimée à ne pas se voir interdire les signes litigieux d’autre part. En outre,
les mesures requises permettent de prévenir efficacement l’atteinte, respectivement le risque
d’atteinte, invoqués par les requérantes.
Les mesures provisionnelles requises sous chiffres I, III, V et VI de la requête seront par conséquent
prononcées.
La requête comprend en outre une conclusion VII en exécution (cf. art. 267 cum 343
CPC), qui n’est pas contestée en tant que telle et n’appelle aucune remarque particulière.
Il sera dès lors fait droit à la requête également dans cette mesure.
Le procès au fond étant déjà pendant, il n’y a pas lieu d’impartir un
délai aux requérantes pour ouvrir action (cf. art. 263 CPC).
X.
a)
Les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de l'intimée,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
b)
Le montant des frais judiciaire et des dépens
découle de la valeur litigieuse
.
Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal
détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si
la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).
La fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l’existence ou à
la violation de droits immatériels est difficile. Le Tribunal fédéral a admis que l’on
applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l’expérience (ATF 139
III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393). Ainsi, la valeur litigieuse est de
50‘000 fr. à 100‘000 fr. lorsqu’il s’agit de signes
plutôt faibles ("
eher
unbedeutende Zeichen
"), de
500'000 fr. à 1'000'000 fr. lorsque des montants importants sont en jeu (chiffre
d’affaires, publicité, etc.), et supérieure à 1'000'000 fr. en présence
de marques très connues, voire célèbres (pour le tout : TF 4A_727/2016 du 29 mai
2017 consid. 2.3.2 avec réf. cit.). Dans les litiges fondés sur le droit de la concurrence
déloyale, le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation pour estimer la valeur
litigieuse (ATF 114 II 91 consid. 1, JdT 1988 I 310 ; TF 4C.9/2002 du 23 juillet 2002 consid. 1.1
non publié
in
ATF 128 III 401, JdT 2002 I 509 ; Rüetschi/Roth
in
Hilty/ Arpagaus (éd.), Basler Kommentar UWG, 2013, n. 83 ad Remarques introductives ad art.
9-13a LCD).
Dans le cas d’espèce, une valeur litigieuse de 500'000 fr.  sera retenue.
Dès
lors, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), mis à
la charge de l'intimée, est arrêté à 10'000 fr. (art. 28
in
fine
et 30 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En vertu de l’art. 111 CPC,
ce montant sera compensé avec l’avance fournie par les requérantes (al. 1), et restitué
à celles-ci par l'intimée (cf. al. 2).
Les requérantes ont par ailleurs droit, solidairement entre elles, à de pleins dépens
(art. 95 al. 3 CPC), à la charge de l'intimée, qui seront fixés à 15'000 fr.,
au vu des multiples moyens et fondements soulevés dans la présente procédure (art. 6
et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
BLV 270.11.6]), plus débours (19 al. 2 TDC).
En définitive, l'intimée sera condamnée à verser aux requérantes, solidairement
entre elles, la somme de 25'750 fr. à titre de dépens (15'000 fr.), de débours
(750 fr.) et de restitution d’avance de frais (10'000 fr.).
XI.
Les décisions prises en instance cantonale
unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale
suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du
droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure
civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin
in
Sutter-Somm
et
alii
, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler
Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 239 CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC;
contra
: Tappy
in
Bohnet
et
alii
,
op. cit.,
nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente décision est motivée
d'office.
*
* * * *
Par
ces motifs,
le
juge délégué,
statuant
à huis clos et
par
voie de mesures provisionnelles :
I.
Interdit à l'intimée U.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré
comme marque suisse
no [...])
dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment sur les emballages de produits
et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de
la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires: (…)
II.
Interdit à l'intimée U.________ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré
comme marque suisse
no [...])
dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment sur les emballages de produits
et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de
la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires: (…)
III.
Interdit en particulier à
l'intimée U.________ de commercialiser des barres chocolatées sous les formes suivantes, quel
que soit le nombre de barres :
(…)
IV.
Interdit
à l'intimée U.________ de transférer à un tiers les marques suisses no [...] et no
[...], d'accorder à des tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en
disposer de quelque autre manière.
V.
Assortit les injonctions prononcées
sous chiffres I à IV ci-dessus de la menace, signifiée aux organes de l'intimée U.________,
d'une amende d'ordre de 1'000 fr. (mille francs) pour chaque jour d'inexécution mais de 5'000 fr.
(cinq mille francs) au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code
pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
VI.
Met les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), à la charge de l'intimée
U.________.
VII.
Condamne l'intimée U.________ à verser
aux requérantes R.________ et P.________, solidairement entre elles, le montant de 25'750 fr.
(vingt-cinq mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance
de frais.
VIII.
Déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours ou appel.
IX.              Rejette toutes autres
ou plus amples conclusions.
Le
juge délégué :
Le greffier :
J.-F. Meylan
M. Bron
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi
de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :
M. Bron