so_gerichte · ZZ.1985.3 · 1985-01-21 · de
MSchG, UWG, vorsorgliche Massnahmen, Verwechslungsgefahr

Art. 24 lit. a, Art. 31 MSchG; Art. 1 Abs. 2 lit. d, Art. 9 UWG; § 255 lit. d ZPO. Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach dem MSchG bzw. UWG (Erw. 1). Zwischen den Mandelfischli der Wernli AG und den Goldfischli der Biscuits Kambly SA besteht keine Verwechslungsgefahr (Erw. 2).

SOG 1985 Nr. 3

Art. 24 lit. a, Art. 31 MSchG; Art. 1 Abs. 2 lit. d, Art.
9 UWG; § 255 lit. d ZPO.Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher
Massnahmen nach dem MSchG bzw. UWG (Erw. 1). Zwischen den Mandelfischli der
Wernli AG und den Goldfischli der Biscuits Kambly SA besteht keine
Verwechslungsgefahr (Erw. 2).

A. Die Biscuits Kambly SA brachte im Jahre 1961 ein kleine,
goldbraun gebackene und leicht gesalzene Dauerbackware auf den Markt. Dieses
serienmässig hergestellte Fabrikat, das sich seit seiner Einführung in den
Handel eines regen Absatzes im In- und Ausland erfreut, ist stets in der
charakteristischen Gestalt eines Fisches vertrieben worden. 1983 wurde das
Angebot neben dem gesalzenen Ausgangsprodukt durch die neuen
Geschmacksrichtungen "Käse", "Küchenkräuter",
"Paprika/Tomaten" und "Kümmel" ergänzt.

Das Herstellerunternehmen hinterlegte schon am 17. November
1958 im Hinblick auf die bevorstehende Inverkehrsetzung beim Eidgenössischen
Amt für geistiges Eigentum die kombinierte Wort- und Bildmarke
"goldfischli".Der Wortbestandteil "gold" erscheint dabei in
goldener Farbe auf schwarzem Grund, während das Wortglied "fischli"
leicht nach unten versetzt und in schwarz auf weissem Hintergrund gehalten ist.
Im übrigen zeigt die Abbildung einen Schwarm von diesen als Goldfischli
angepriesenen Erzeugnissen. Die Marke wurde unter der Nr. 173103 im
schweizerischen Markenregister eingetragen und am 23. Oktober 1978 für weitere
20 Jahre erneuert. Sie ist auch international registriert. Am 19. August 1960 hinterlegte
die Biscuits Kambly SA zusätzlich die Bezeichnung "GOLDFISCHLI" in
Blockschrift. Am 29. April 1965 wurde schliesslich die kombinierte Marke Nr.
210060 hinterlegt. Neben einer Anzahl bildlich dargestellter Goldfischli und
der getrennten Anordnung der kleingeschriebenen Wortzeichen "gold"
und "fischli", welche sich in schwarz klar vom weissen Hintergrund
abheben, fällt hier das Bildnis eines fischenden Knaben auf. Alle drei
genannten Marken beziehen sich auf die Warengruppe der internationalen Klasse
30 für Backwaren aller Art und Konfiserieartikel. Die erwähnten Wort- und
Bildmotive wurden und werden zum Teil heute immer noch für das
Verpackungsmaterial des seit 1961 abgesetzten Produktes verwendet.

B. Die Biscuits- und Waffelnfabrik Wernli AG lancierte auf
Weihnachten 1984 ein gezuckertes Dauergebäck, bestehend aus einer Grundschicht
Schokolade und einer Mandelmasse mit einer Mandelcrême in der Mitte. Diese
Marktneuheit hat ebenfalls das Aussehen eines Fisches. Die im Handel
erhältliche Verpackung enthält die Aufschrift "Mandelfischli" sowie
eine mehrfache bildliche Darstellung des Erzeugnisses.

C. Nachdem die Biscuits Kambly SA die Wernli AG vergeblich
aufgefordert hatte, auf die Verbreitung ihrer Innovation in Fischform und unter
Verwendung des Wortes "Fischli" sowie des Bildzeichens Fisch zu
verzichten, reichte sie am 19. Dezember 1984 beim Obergericht des Kantons
Solothurn ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massregeln nach Art. 31 MSchG und
Art. 9 UWG ein, das der Präsident der Zivilkammer als Instruktionsrichter mit
folgender Begründung abwies:

1. Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG verfügt die zuständige Behörde
vorsorgliche Massnahmen, insbesondere zur Aufrechterhaltung des bestehenden
Zustandes sowie zur vorläufigen Vollstreckung eines streitigen Anspruches auf
Unterlassung und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes aus Art. 2 Abs. 1
lit. b und c UWG. Ebenso kann der Richter nach Art. 31 MSchG die als nötig
erachteten vorsorglichen Bestimmungen treffen und namentlich die Beschlagnahme
der Erzeugnisse und Waren anordnen, auf welchen die angefochtene Marke
angebracht ist. Während Art. 9 Abs. 2 UWG den Erlass vorsorglicher Massregeln
an die Bedingung knüpft, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb
Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, und
dass dem Gesuchsteller infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil
droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann,
schweigt sich Art. 31 MSchG über derartige Erfordernisse völlig aus. Dieser
weite Ermessensspielraum im Bereiche des Markenschutzrechtes ist durch analoges
Heranziehen der beiden in Art. 9 Abs. 2 UWG verankerten und gemäss § 255 lit. d
ZPO allgemeine Gültigkeit besitzenden Voraussetzungen, nämlich der
Glaubhaftmachung des rechtswidrigen Eingriffes in die geschützte Rechtsposition
des Ansprechers und der Glaubhaftmachung der nur schwerlich
wiedergutzumachenden Schädigung, zu konkretisieren (vgl. auch Troller,
Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, Band II, S. 1064).

2. Unstatthaft ist das Irreführen des Publikums durch
Nachmachen oder Nachahmung einer Marke (Art. 24 lit. a MSchG).Bei der
Nachahmung wird die als Vorbild dienende Marke unter Übernahme ihrer
charakteristischen Merkmale leicht abgeändert, so dass sich eine Verwechslungsfähigkeit
der neuen Marke mit der Originalmarke ergibt (David Heinrich, Kommentar zum
Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Auflage 1960, N 3 zu Art. 24 MSchG;
Troller, a.a.O., Band II, S. 657 und 659).Die Nachahmung kann auch im Gebrauch
eines markenmässig verwendeten, aber nicht eingetragenen Zeichens bestehen
(David, a.a.O.). Die Wahrscheinlichkeit, dass Verwechslungen vorkommen können,
erfüllt den Tatbestand der Irreführung (David, a.a.O., N 5).Unlauterer
Wettbewerb begeht, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind,
Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines
anderen herbeizuführen (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG).Sowohl auf der Ebene des Art.
24 lit. a MSchG, der in casu den geschützten Bereich des Wortes "Goldfischli"
und der entsprechenden Bildzeichen abzustecken hat, als auch auf dem Gebiete
von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, bei dem es vorliegendenfalls um die Abgrenzung
der Abwehrbefugnisse gegen eine unerlaubte gewerbliche Anwendung der Fischform
für die Erzeugnisse anderer Firmen geht, bildet somit die Verwechslungsgefahr
das zentrale Tatbestandsmerkmal. Dabei sind die im Markenrecht entwickelten
Grundsätze hinsichtlich der Kennzeichnungskraft eines Zeichens auch auf das
Wettbewerbsrecht übertragbar (BGE 90 IV 173).

Die ausschliessliche Herrschaft des Inhabers einer
registrierten Marke erstreckt sich lediglich auf Waren, welche ihrer Natur nach
von den mit der hinterlegten Marke versehenen nicht gänzlich abweichen (Art. 6
Abs. 3 MSchG).Grunderfordernis des Schutzes vor Verwechslungen von Marken
bildet also die Warenidentität oder die Warenähnlichkeit. Ist diese
Voraussetzung gegeben, so richtet sich der Grad der Verwechslungsfähigkeit
zweier Marken nach dem Mass der Ähnlichkeit der Waren, die sie repräsentieren. Je
ähnlicher die Waren, desto näher liegt die Verwechslungsgefahr für die dafür
verwendeten Marken (David, a.a.O., N 1 und 2 zu Art. 6 MSchG).Konkurrenzieren
sich die in Frage stehenden Warengattungen nicht direkt, so schlägt sich dies
in weniger strengen Anforderungen an die Unterscheidbarkeit des Warenangebotes
nieder (Troller, a.a.O., Band I, S. 227).Obschon die Goldfischli der Biscuits
Kambly SA ein Salzgebäck sind, währenddem es sich bei den Mandelfischli der
Wernli AG um ein Süssgebäck handelt, muss die Warengleichartigkeit dieser zwei
Produkte entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin bejaht werden, fallen doch
beide Erzeugnisse unter den Begriff Backwaren und weisen demnach eine so enge
Beziehung zueinander auf, dass sie theoretisch ohne weiteres vom gleichen
Produzenten stammen könnten (vgl. Troller, a.a.O., Band I, S. 259).Da aber
Salz- und Süssgebäck nicht der Befriedigung des exakt gleichen Bedürfnisses
dienen -- das erstere wird üblicherweise zum Apéro serviert, wogegen das
letztere als Beigabe zu Tee oder Kaffee Verwendung findet --, scheidet die
Möglichkeit, dass ein Erzeugnis für das andere gehalten wird (unmittelbare
Verwechslungsgefahr) zum vornherein aus. Doch genügt zur Täuschung des
Publikums auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, welche dann gegeben ist,
wenn die Abnehmer zwar die Verschiedenartigkeit der Waren erkennen, die
Herstellung der Produkte jedoch aufgrund der Gleichheit oder Ähnlichkeit der
Marken und der Art und Weise der Präsentation oder gewisser Bestandteile davon
derselben Herkunftsstätte zuschreiben (Troller, a.a.O., Band I, S. 227; David,
a.a.O., N 33 zu Art. 6 MSchG; L. David, Supplement zum Kommentar z. Schweiz.
Markenschutzgesetz, 1974, S. 55).Eine derartige Fehlzurechnung kann vor allem
dann auftreten, wenn es sich wie hier um billige Massenartikel handelt, bei
denen der Konsument nicht mit jener Aufmerksamkeit zu Werke geht, wie etwa beim
einmaligen Einkauf von teuren Qualitätsartikeln (Troller, a.a.O., Band I, S.
230: David, a.a.O., N 2; David, Supplement, a.a.O., S. 50).

Beim Vergleich der zwei Marken und Ausstattungen ist der
Gesamteindruck entscheidend (Troller, a.a.O., Band I, S. 214).Ausgangspunkt der
vergleichenden Betrachtung bildet die Wortmarke "Goldfischli". Ihr
starker Teil ist nicht, wie die Gesuchstellerin meint, der Bestandteil
"Fischli", sondern eher das Wort "Gold".Originell und im
Bewusstsein des Letztverbrauchers haften bleibend ist nun aber vor allem die
zusammengefügte Bezeichnung "Goldfischli".Einprägsam ist dabei die
Assoziation zum wirklich existierenden Zierfisch. Von der eingetragenen Marke
"Goldfischli" unterscheidet sich das von der Wernli AG verwendete
Schriftzeichen "Mandelfischli" sowohl im Schriftbild und Wortklang
(Silbenmass, Vokale) wie auch in der Sinngebung (keine gedankliche Verbindung
zu einer bestehenden Fischart).Allein diese differenzierenden Merkmale sprechen
gegen eine Verwechslungsfähigkeit. Im weiteren weicht auch die ganze Aufmachung
der dem Käufer präsentierten Produkte wesentlich voneinander ab. So verwendet
die Wernli AG die für Kleinbiscuits übliche Kartonpackung, während die Biscuits
Kambly SA ihr Fabrikat heute in Beuteln anbietet. Eine Gegenüberstellung der
Darstellungen auf den beiden Verpackungen -- die Wernli AG hat in keiner Weise
die geschützten Bildmarken der Biscuits Kambly SA übernommen -- lässt erkennen,
dass die Mandelfischli schichtartig aufgebaut und etwa doppelt so gross sind
wie die kompakten und die dritte Dimension viel stärker zum Ausdruck bringenden
Goldfischli. Ferner sticht dem Betrachter des Verpackungsmaterials unweigerlich
der Aufdruck der Herstellerfirmen ins Auge.

Das Wortglied "Fischli" in Alleinstellung wäre an
sich im Zusammenhang mit Backwaren keine Sachbezeichnung, sondern eine
schützenswerte Fantasiebezeichnung mit Individualisierungsfunktion, weil dieser
Name aus einem Bereich entlehnt ist, der mit den angepriesenen Produkten nichts
zu tun hat (Troller, a.a.O., Band I, S. 296).Dennoch kann die Biscuits Kambly
SA keinen Anspruch auf Monopolisierung der Bezeichnung "Fischli"
erheben. Denn zum einen vermag die Behauptung der Gesuchstellerin, die
Bevölkerungsschichten hätten ausgerechnet dieses schwächste Glied der Wortmarke
zum entscheidenden Kennzeichnungsinstrument für Kambly-Erzeugnisse gemacht und
die Bezeichnung "Fischli" habe derweise allgemeine Verkehrsgeltung
erlangt, nicht einzuleuchten. Die Durchsetzung im Handel, d.h. eine bei den
Abnehmern weitverbreitete Ansicht, alle Fischlibackwaren würden von der
Biscuits Kambly SA hergestellt und vertrieben, ist daher nicht anzunehmen. Doch
selbst wenn man "Fischli" als ein im Markt durchgesetztes Zeichen für
Kambly-Produkte betrachten wollte, hätte die Biscuits Kambly SA, da dieses
Kürzel aus der selbstgewählten Marke an eine gemeinfreie Sachbezeichnung
anklingt und deshalb ein schwaches Warenzeichen darstellt, etwaige
Verwechslungsfolgen daraus hinzunehmen (BGE 80 II 174).Zum andern handelt es
sich bei der Bezeichnung "Mandelfisch" zugestandenermassen um eine
verkehrsübliche Beschaffenheitsangabe. Unter diesem Namen versteht man weitherum
einen Mandelkuchen in Fischform. Der Mandelfisch beruht auf einem alten Rezept
und hat nicht nur unter Bäckern und Konditoren, sondern auch unter den
Letztverbrauchern einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Daneben muss
hervorgehoben werden, dass den Backwaren recht häufig zu Dekorationszwecken das
Aussehen eines Fisches gegeben wird. Eine Umfrage der Gesuchsgegnerin hat
gezeigt, dass im Detailhandel nicht selten der Ausdruck "Fischli" und
insbesondere auch "Mandelfischli" gebraucht wird.

Unter diesen äusseren Rahmenbedingungen ist es verständlich
und liegt auf der Hand, dass die Wernli AG ihrer im Kleinformat gehaltenen
Neuschöpfung, welche im Esserlebnis nahe an den Mandelfisch herankommt, den
Namen "Mandelfischli" gegeben hat. Ja es drängte sich die Verwendung
der schweizerdeutschen Verkleinerungsform geradezu auf. Damit verlor allerdings
die gewählte Bezeichnung ihr Attribut als deskriptives Element nicht. Der Name
"Mandelfischli" erweckt nämlich beim Kunden die gedankliche
Verbindung zum populären Mandelfisch. Eine Gedankenassoziation zu den
Goldfischli der Biscuits Kambly SA wird er demgegenüber beim Verbraucher kaum
je auslösen. Deshalb kann die Befürchtung der Gesuchstellerin, die Konsumenten
würden auf die Idee kommen, dass die beiden kollidierenden Erzeugnisse aus der
gleichen Betriebsstätte herstammen, und so einer Marktverwirrung unterliegen,
nicht geteilt werden. Ebensowenig glaubhaft ist, dass der Käufer auf eine
unternehmerische und speziell produkteplanerische Zusammenarbeit zwischen den
Parteien schliesst.

Unbehelflich ist der Hinweis der Gesuchstellerin, dass sie
in den vergangenen 25 Jahren das einzige Unternehmen gewesen sei, welches
Dauerbackwaren in Fischform auf den Markt gebracht habe und dass der
traditionelle Mandelfisch im Gegensatz dazu zu den Frischbackwaren gezählt
werden müsse. Zwischen diesen beiden Produktekategorien besteht eine
unverkennbare Warennähe, weshalb das Zielpublikum ungefähr dasselbe sein
dürfte. Der Mandelfisch und die Mandelfischli finden bei den gleichen
Gelegenheiten Verwendung. Im übrigen entspricht es einem allgemeinen modernen
Trend, dass Biscuitsfabrikanten und Grossverteiler bekannte Frischbackwaren als
Leitidee für die Kreation ihrer länger haltbaren Produkte benutzen. Der Schritt
vom Frisch- zum Dauerprodukt ist demgemäss minim. Zusammenfassend ergibt sich,
dass die verglichenen Zeichen und Ausstattungen als ganzes zur Genüge
unterscheidungskräftig sind, so dass die Übereinstimmung im Wortbestandteil
"Fischli" und in der Fischform höchstwahrscheinlich weder zu einer
unmittelbaren noch mittelbaren Verwechslungsgefahr Anlass geben wird. Daher ist
schon die Widerrechtlichkeit der Handlungsweise der Gesuchsgegnerin nicht
glaubhaft gemacht worden.

Obergericht Zivilkammer, Urteil vom 21. Januar 1985