so_gerichte · ZKEIV.2018.6 · 2019-02-04 · de
Verletzung von Marken-, Lauterkeits- und Firmenrecht


Urteilvom26. April 2019

Es wirken mit:

Präsident Frey

Oberrichterin Scherrer Reber

Oberrichterin Hunkeler

Gerichtsschreiberin Kofmel

In Sachen

1.A.___
AG,

2.BETONCOUPE
AG,

beide vertreten durch Advokat Reto
Krummenacher,

Klägerinnen

gegen

C.___,

Beklagte

betreffendVerletzung
von Marken-, Lauterkeits- und Firmenrecht

zieht die Zivilkammer des
Obergerichts inErwägung:

I.

1. Am 23. November 2018 liessen die A.___
AG (nachfolgend: Klägerin 1) und die BETONCOUPE AG (nachfolgend: Klägerin 2) gegen
C.___ (nachfolgend: Beklagte) Klage betreffend Verletzung von Marken-,
Lauterkeits- und Firmenrecht beim Obergericht des Kantons Solothurn einreichen,
mit den folgenden Rechtsbegehren:

2. Die Beklagte hat sich dazu nicht
vernehmen lassen.

3. Mit Präsidialverfügung vom 4. Februar
2019 wurde den Parteien in Aussicht gestellt, auf die Durchführung einer
Hauptverhandlung zu verzichten. Keine der Parteien hat dagegen opponiert.

4. Für die Parteistandpunkte wird
grundsätzlich auf die Akten verwiesen. Soweit erforderlich, ist nachfolgend
darauf einzugehen.

II.

1. Die örtliche und sachliche
Zuständigkeit des Obergerichts des Kantons Solothurn ist gegeben (Art. 10 Abs.
1 lit. b i.V.m. Art. 36 Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO, SR 272; Art. 5
Abs. 1 lit. a, lit. c und lit. d ZPO i.V.m. § 30 Abs. 1 lit. b Gerichtsorganisationsgesetz,
GO, BGS 125.12). Auf die Klage ist einzutreten.

2.1 Die Klägerin 1 mit Sitz in [...] wurde
im Jahr 1983 ins Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck wird im Handelsregister
wie folgt umschrieben: «Gründung, Aufbau, Erwerb, Entwicklung, Halten,
Verwalten, Veräusserung sowie Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen,
insbesondere in der Bauhaupt-, Bauneben- sowie Immobilienbranche. Kann
Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, immaterielle Anlagen wie
Patente, Marken, Warenzeichen, Urheberrechte usw. eintragen, erwerben, halten,
verwalten sowie veräussern, ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die mit dem
Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, diesen erhalten,
erleichtern oder fördern.» Die Klägerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr.
[...] (fig.) BETONCOUPE [...], welche am 29. August 2011 im Schweizer
Markenregister eingetragen wurde. Ferner ist die Klägerin 1 Inhaberin der
Schweizer Marke Nr. [...] (fig.) BETONCOUPE [...], welche am 9. Mai 2012
im Schweizer Markenregister eingetragen wurde. Beide Marken geniessen den
Schutz der Warenklassen 37, 39 und 40.

2.2 Die Klägerin 2 mit Sitz in [...]
wurde im Jahr 1998 ins Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck wird im
Handelsregister wie folgt umschrieben: «Durch- bzw. Ausführung von Analysen und
Beratungen, Erarbeitung von Konzepten und Verwirklichung im Bereich des
kontrollierten Betonrückbaues, insbesondere in den Bereichen Kernbohrarbeiten,
Bodensägearbeiten, Wandsägearbeiten, Seilsägearbeiten, Rückbauarbeiten,
Pressarbeiten, Fugentechnik und Transport- und Kranarbeiten sowie Erbringung
von Dienstleistungen als Generalunternehmung im Bereich sämtlicher Bauvorhaben.
Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, immaterielle Anlagen
wie Patente, Marken, Warenzeichen, Urheberrechte usw. eintragen, erwerben,
halten, verwalten sowie veräussern, ferner sämtliche Geschäfte tätigen, die mit
dem Hauptzweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, diesen erhalten,
erleichtern oder fördern.» Die Klägerin 2 wurde im Jahr 1998 in die Klägerin 1
integriert. Am 2. Mai 2018 wurde die Schwesterfirma der Klägerin 2 (BETONCOUPE
AG [...]) im Handelsregister eingetragen, welche zum Ziel hat, die Expansion in
der Westschweiz voranzutreiben.

2.3 Die Beklagte führt die Einzelfirma Betoncoupe,
C.___, welche ihren Sitz in [...] hat und im Jahr 2016 ins Handelsregister
eingetragen worden ist. Ihr Zweck wird im Handelsregister wie folgt
umschrieben: «sciage et carottage du béton, rénovations, transformations et
démolitions».

3. Die Klägerinnen machen Verletzungen
durch die Beklagte aus Firmen- (siehe nachfolgend Erw. II/4.), Marken- (siehe nachfolgend
Erw. II/5.), und Lauterkeitsrecht (siehe nachfolgend Erw. II/6.) geltend.

4. Ansprüche aus Firmenrecht:

4.1 Die jüngere Firma muss sich von der
prioritätsälteren deutlich unterscheiden (vgl. Art. 951 Abs. 2 Schweizerisches
Obligationenrecht, OR, SR 220). Ob diese Anforderung im Einzelfall erfüllt
wird, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden, den zwei Firmen beim
Publikum hinterlassen. Je näher sich die Kundenkreise sind, desto schneller ist
Verwechslungsgefahr zu bejahen (BGE 118 II 322 E. 1). Die im Handelsregister
eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma
einer Handelsgesellschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch
zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma
beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma
klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Unbefugt ist der Gebrauch einer Firma insbesondere
dann, wenn diese sich ungenügend von der Geschäftsfirma eines anderen
unterscheidet (Martina Altenpohl in: Heinrich Honsell et al. [Hrsg.],
Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 5. Auflage, Zürich 2016, Art. 956 N 8).
Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich
zu umschreiben. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen im
Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht,
durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung
bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter
berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen,
dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände
für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert
werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten
Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die
Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der
Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 128 III 146 E. 2a). Die
Zeichenverwechselbarkeit  das heisst die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen
hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild  ist als Voraussetzung für die Verwechselbarkeit
stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Massgebend ist, ob aufgrund der
Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten
Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei hängt die Gefahr
von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die Adressaten die
Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in
Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Im Gedächtnis bleiben namentlich
die prägenden Firmenbestandteile haften, die durch ihre Originalität und
Besonderheit, aber auch durch ihre Stellung innerhalb der Firma oder durch
ihren Sinn oder Klang hervorstechen, wie Fantasiewörter oder Personennamen (BGE
127 III 160 E. 2b/cc).

4.2 Die Klägerin 2 wurde im 1998 und das
Einzelunternehmen der Beklagten im 2016 ins Handelsregister eingetragen. Damit kommt
der Klägerin 2 in Bezug auf ihre Firma Eintragungspriorität zu. Wie die
Klägerin 2 zutreffend ausführt, hat die Firma der Beklagten der
Phantasiebezeichnung BETONCOUPE lediglich ihren eigenen Namen beigefügt. Der
Bestandteil BETONCOUPE prägt und definiert den Gesamteindruck. Darüber hinaus
bietet das Unternehmen der Beklagten praktisch identische Dienstleistungen wie
die Klägerin 2 an. Die Beklagte 2 ist mithin eine direkte Konkurrentin der
Klägerin 2 bzw. ihrer Schwesterfirma. Es besteht die Gefahr der Fehlzurechnung,
mithin ist eine Verwechslungsgefahr gegeben. Vorliegend ist demnach keine
deutliche Unterscheidung zwischen der Klägerin 2 und der Beklagten gegeben.
Damit liegt eine Firmenrechtsverletzung vor.

5. Ansprüche aus Markenrecht:

5.1 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber
das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu
verfügen (Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11). Wer in seinem
Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter verlangen,
eine drohende Verletzung zu verbieten oder eine bestehende Verletzung zu
beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Eine Marke ist verletzt, wenn
jemand in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwechselbares Zeichen
gebraucht. Eine Verletzung oder Gefährdung von Markenrechten liegt indes nur
vor, wenn sich der Kläger auf eine gültige Markeneintragung abstützen kann.
Markenrechtlicher Schutz besteht sodann nicht abstrakt, sondern ist
entsprechend dem Spezialitätsprinzip an die konkret bezeichneten Produkte
gekoppelt; er besteht gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG mithin nur für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen (sog. Gleichartigkeitsbereich).
Zur Beurteilung einer Markenrechtsverletzung ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c
MSchG mitunter auf die Verwechslungsgefahr abzustellen. Wie bereits erwähnt,
wird der Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht
einheitlich umschrieben. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers
erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen
Verkehr. Als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte
Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder
zumindest wahrgenommen werden kann. Der kennzeichenmässige Gebrauch umfasst
auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Geschäftsbezeichnung oder
Domain-Name. Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch
gegen ähnliche Drittzeichen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG).

5.2 Die Firma der Beklagten ist ein im
Verhältnis zu den eingetragenen Marken der Klägerin 1 jüngeres Zeichen. Wie
bereits unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten thematisiert, ist die Lautfolge
des prägenden Firmenbestandteils «BETONCOUPE» mit den der Klägerin 1 zugerechneten
Marken identisch. Die Verwechslungsgefahr der beklagtischen Firma mit den
geschützten Kennzeichen der Klägerin 1 ist offensichtlich. Damit liegt auch
eine Markenrechtsverletzung vor.

6. Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb:

6.1 Unlauter und widerrechtlich ist jedes
täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen
Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 Bundesgesetz
über den unlauteren Wettbewerb, UWG, SR 241). Unlauter handelt insbesondere,
wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken,
Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs.
1 lit. d UWG). Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist der Begriff der
Verwechslungsgefahr im ganzen Kennzeichenrecht derselbe. Mit der
Unterlassungsklage gem. Art. 9 Abs. 1 UWG kann beantragt werden, eine drohende
Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende zu beseitigen (lit. b).

6.2 Die Vergleichszeichen der Klägerin 1
und der Beklagten stimmen im prägenden Element «BETONCOUPE» überein. Die Verwendung
dieses Elements ist dazu geeignet, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb und
den Dienstleistungen der Klägerin 1 herbeizuführen. Damit besteht eine
erhebliche Verwechslungsgefahr. Es liegt nahe, dass die Beklagte von der
Bekanntheit der Marken der Klägerin 1 profitieren wollte. Andere Gründe für die
Wahl einer derart ähnlichen Bezeichnung sind nicht ersichtlich. Damit verhält
sich die Beklagte treuwidrig im Sinne von Art. 2 UWG. Die Schaffung einer
Verwechslungsgefahr wird denn in Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG auch explizit als
unlauteres Geschäftsgebaren bezeichnet.

7.1 Nach dem Gesagten haben die Klägerinnen
gegenüber der Beklagten einen firmen-, marken- und lauterkeitsrechtlichen
Anspruch auf Unterlassens der Verwendung der Firmenbezeichnung «Betoncoupe».
Der Beklagten ist die Verwendung des Wortes «Betoncoupe» deshalb zu untersagen.

7.2 Die Androhung der Bestrafung nach
Art. 292 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) erscheint vorliegend
angezeigt und gerechtfertigt. Nebst der Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB drängt sich auch die Androhung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit.
c ZPO auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörigen Nachdruck zu verleihen. Die
Ordnungsbusse ist der unterlegenen Partei vorliegend und in einem ersten
Schritt bloss anzudrohen. Erst im Fall der Nichterfüllung wird die
Ordnungsbusse tatsächlich verhängt. Es steht im freien Ermessen des Richters,
ob er bei der Androhung der Ordnungsbusse lediglich auf die Bestimmungen der
ZPO verweist oder den auszufällenden Betrag schon genau beziffert (Franz
Kellerhals in: Heinz Hausheer et al. [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bern 2012, Art. 337 N 46; Melanie Huber in: François
Bohnet et al. [Hrsg.], SSZR  Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht
Band Nr. 22, Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO,
Zürich/St. Gallen 2016, N 416 und 419). Der Beklagten ist unter Androhung einer
Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art.
343 Abs. 1 lit. c ZPO) sowie zusätzlich unter Androhung der Bestrafung mit
Busse wegen Ungehorsams nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.00) im
Widerhandlungsfall zu untersagen, innerhalb von 30 Tagen seit Rechtskraft
dieses Urteils die Firmenbezeichnung Betoncoupe, C.___ weiter zu führen.

8. Aufgrund der Erwägungen erweist sich
die Klage als begründet. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beklagte kosten-
und entschädigungspflichtig. Sie hat die Kosten des Klageverfahrens in der Höhe
von CHF 8'000.00 zu tragen. Sie hat diesen Betrag direkt den Klägerinnen zu
bezahlen, welche einen Kostenvorschuss in gleicher Höhe geleistet haben. Zudem
hat sie den Klägerinnen für das Klageverfahren eine Parteientschädigung zu
entrichten, welche antragsgemäss auf CHF 5'259.25 (inkl. Auslagen und MwSt.)
festgesetzt wird.

Demnach wirderkannt:

Rechtsmittel:Der Streitwert beträgt mehr
als CHF 30'000.00.

Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung des begründeten Urteils
beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen eingereicht werden (Adresse: 1000
Lausanne 14). Die Frist wird durch rechtzeitige Aufgabe bei der Schweizerischen
Post gewahrt. Die Frist ist nicht erstreckbar. Die Beschwerdeschrift hat die
Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des
Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Für die weiteren
Voraussetzungen sind die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes massgeblich.

Im Namen der Zivilkammer
des Obergerichts

Der
Präsident                                                                    Die
Gerichtsschreiberin

Frey                                                                                  Kofmel