so_gerichte · ZKEIV.2019.1 · 2020-02-04 · de
Markenrecht


Urteilvom4. Februar 2020

Es wirken mit:

Präsident Frey

Oberrichter Müller

Oberrichterin Hunkeler

Gerichtsschreiberin Trutmann

In Sachen

vonRoll
infratec (investment) ag,Bahnhofstrasse 23,6300Zug,vertreten
durchRechtsanwaltAdrianBachmann,Bachmann Rechtsanwälte AG,Schulhausstrasse 14,Postfach,8027Zürich

Klägerin

gegen

Von
Roll Holding AG,Passwangstrasse 20,4226Breitenbach,vertreten durchRechtsanwaltConradWeinmann,WEINMANN ZIMMERLI,Apollostrasse 2,Postfach 1021,8032Zürich

Beklagte

betreffendMarkenrecht

zieht die Zivilkammer des
Obergerichts inErwägung:

I.

1.1 Die Von Roll-Gruppe, eine der
ältesten Industriegruppen der Schweiz, änderte im Jahre 2003 ihre
Konzernstruktur. Grundlage hierzu war ein Kaufvertrag vom 9. April 2003,
mit dem die Von Roll Holding AG, Breitenbach, der pvs invest ag (damals vr
invest gmbh, anschliessend vr invest ag), Zug, die Aktien der heutigen vonRoll
infratec (holding) ag (damals Von Roll Infratec Holding AG), Zug, verkaufte.
Mitverkauft wurden verschiedene von dieser direkt gehaltene Gesellschaften bzw.
Gesellschaftsbeteiligungen, die nunmehr allesamt zur vonRoll infratec-Gruppe
gehören.

1.2 In Artikel 14 des Kaufvertrags vom
9. April 2003 vereinbarten die Vertragsparteien unter dem Titel «Firmenführung
und Verwendung der Bezeichnung 'Von Roll'» Folgendes:

Die Von Roll Infratec
Holding AG sowie deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften sind
und bleiben ohne zeitliche und/oder räumliche Einschränkungen berechtigt, den
Firmenbestandteil «Von Roll» mit einem individualisierenden Zusatz
beizubehalten.

Desgleichen sind und
bleiben die Von Roll Infratec Holding AG und deren vertragsgegenständlichen
Beteiligungsgesellschaften berechtigt, die Bezeichnung «Von Roll» im
Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne räumliche und/oder
zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden. Von Roll verpflichtet sich, diese
Verpflichtung auf einen etwaigen Rechtsnachfolger zu übertragen, mit der
entsprechenden Weiterüberbindungspflicht.

Von Roll ist insbesondere
auch damit einverstanden, dass vri bzw. die Von Roll Infratec Holding AG bzw.
eine von dieser bezeichnete Beteiligungs- oder neue 100%-ige
Tochtergesellschaft die Bezeichnungen VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und
VON ROLL CASTING als Marken (Wort- und/oder Bildmarke) schützen lässt.

Die Parteien sind sich
einig, dass Von Roll und die mit von Roll verbundenen Unternehmen daneben auch
in Zukunft frei sind, die Marke VON ROLL für sich alleine und/oder mit
beliebigen Zusätzen zu verwenden, sofern sich diese Zusätze gehörig von VON
ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING unterscheiden.

Die Von Roll Holding AG und die damalige
vonRoll hydroservices ag, Oensingen, schlossen in einem von der Von Roll
Holding AG beim Amtsgericht Thal-Gäu eingeleiteten Verfahren am 7. September
2006 folgenden Vergleich:

In Bestätigung, Präzisierung
und Ergänzung von Art. 14 des Vertrages zwischen der vr invest gmbh (neu vr
invest ag), Zug, und der Von Roll Holding AG, Gerlafingen, vom 9. April 2003
vereinbaren die Parteien:

1. Die vonRoll infratec ag
und ihre bestehenden und zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften haben das
Recht, den Firmenbestandteil «vonRoll» ausschliesslich in Verbindung mit den
Zusätzen «infratec», «hydro», «casting» und «itec» je mit oder ohne einem
etwaigen weiteren individualisierenden Zusatz als Firma und/oder Marke zu
verwenden und/oder schützen zu lassen. Zusätzlich können die Bezeichnungen
«hy», «rohr», «pipes», «tubi», «tubes», «tuyeaux», «valves», «valvole», «valvi»
und «schieber» mit oder ohne etwaigen weiteren individualisierenden Zusätzen in
Verbindung mit vonRoll als Markenbestandteile geschützt werden.

2. Die Beklagte
verpflichtet sich für sich und die mit ihr verbundenen Unternehmen dafür zu
sorgen,

a) dass ihre Firmen,
namentlich vonRoll projects gmbh, vonRoll trading ag, vonRoll investment ag und
vonRoll pipesystems ag ihre Firma und ihren Auftritt (Reklameaufschriften,
Prospekte, etc.) bis 31. Oktober 2006 dergestalt ändern, dass sie nicht mehr in
Widerspruch zu Ziffer 1 hiervor stehen;

b) dass sämtliche registrierten
und/oder nicht registrierten Marken, welche nicht mit den Regelungen gemäss
Ziffer 1 hiervor übereinstimmen, ab sofort nicht mehr gebraucht bzw. bis 31.
Oktober 2006 in den entsprechenden Markenregistern gelöscht werden.

3. Die Beklagte ist dafür
besorgt, dass bis 30. September 2006 die schriftlichen Zustimmungen und
Anerkennungen dieses Vergleiches durch die vr invest ag, Zug, und die vonRoll
infratec ag, Oensingen, vorliegen.

4. Die Klägerin [Von Roll
Holding AG] verpflichtet sich, die vorliegende Klage und weitere hängige
Verfahren zurück zu ziehen, wenn Ziffer 2 und 3 hiervor bis 31. Oktober 2006
nachweislich erfüllt sind.

Die (damaligen) vr invest ag und vonRoll
infratec ag erklärten innert der vereinbarten Frist ihr Einverständnis zum Vergleich.

1.3 Die Von Roll Holding AG ist unter
anderem Inhaberin der am 18. März 1980 hinterlegten Wortmarke «VON ROLL» (Nr.
305935) und der am 24. Juni 2011 hinterlegten Wortmarke «VON ROLL ENERGY» (Nr.
622580).

1.4 Die vonRoll infratec (investment)
ag, eine Tochtergesellschaft der vonRoll infratec (holding) ag, hinterlegte am
20. Oktober 2017 folgende Wort-Bild-Marken:

Nr. 716228:                                                         Nr.
718039:

Nr. 718040:                                                         Nr.
718512:

Nr. 718513:

1.5 Die Von Roll Holding AG erhob gegen
die Markeneintragungen der vonRoll infratec (investment) ag insgesamt sieben
Widersprüche. Die Widerspruchsverfahren wurden in der Folge im Einverständnis
der Parteien durch das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE) auf
unbestimmte Zeit sistiert.

2.1 Die vonRoll infratec (investment) ag
(nachfolgend Klägerin) reichte am 21. Dezember 2018 beim Obergericht gegen die
Von Roll Holding AG (nachfolgend Beklagte) eine Klage betreffend
Markenrecht/Vertrag ein. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:

Unter Kosten und
Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. zu Lasten der Beklagten.

2.2 Die Beklagte beantragt in ihrer
Klageantwort, die Klage vollumfänglich abzuweisen. Im Rahmen des vom
Präsidenten der Zivilkammer verfügten zweiten Schriftenwechsels hielten sowohl
die Klägerin als auch die Beklagte an ihren Anträgen fest. Die Klägerin äusserte
sich am 24. Juli 2019 in einer Noveneingabe zur Duplik der Beklagten, worauf
diese am 7. August 2019 ihrerseits Stellungnahme dazu nahm. Die Klägerin
reichte hierauf am 22. August 2019 eine ergänzte Honorarnote ein und erklärte
gleichzeitig, auf eine weitere Stellungnahme zu verzichten.

3. Der Präsident der Zivilkammer hielt
in einer Verfügung vom 6. März 2019 fest, es werde beabsichtigt, auf die
Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten. Die Klägerin erklärte am 27.
März 2019, mit dem beabsichtigten Verzicht auf eine Hauptverhandlung
einverstanden zu sein. Dieselbe Erklärung gab im Rahmen ihrer Duplik vom 1.
Juli 2019 auch die Beklagte ab. Da keine weiteren Beweismassnahmen erforderlich
sind, kann der Entscheid gestützt auf Art. 233 Zivilprozessordnung (ZPO, SR
272) somit im schriftlichen Verfahren ohne Durchführung einer Hauptverhandlung gefällt
werden. Für die Vorbringen der Parteien wird grundsätzlich auf die Akten
verwiesen. Soweit erforderlich, ist nachstehend darauf einzugehen.

II.

1.1 Das von der Klägerin eingeleitete
Verfahren beinhaltet insgesamt sieben Feststellungsbegehren in einer
markenrechtlichen Angelegenheit. Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem
Eigentum werden vom Obergericht als einziger kantonaler Instanz beurteilt (Art.
5 Abs. 1 lit. a ZPO, § 30 Abs. 1 lit. Gesetz über die Gerichtsorganisation [GO,
BGS 125.12]). Mit Vereinbarung vom 16./23. November 2018 hatten die Beklagte
und die pvs invest ag für Auseinandersetzungen, die Ziffer 14 des Kaufvertrages
vom 9. April 2003 und den Vergleich vom 7. September 2006 betreffen, darunter
insbesondere die Verwendung der Bezeichnung «Von Roll» durch Tochter- und Enkelgesellschaften
der pvs invest ag, die Schiedsklausel von Ziffer 18.8 des Kaufvertrages vom 9.
April 2003, aufgehoben (Urk. 3 der Klägerin). Die sachliche Zuständigkeit des
angerufenen Gerichts ist deshalb gegeben. Da die Beklagte ihren Sitz im Kanton
Solothurn hat, ist auch die örtliche Zuständigkeit zu bejahen (Art. 31 ZPO).

1.2 Umstritten ist das
Feststellungsinteresse der Klägerin. Gemäss Art. 52 des Bundesgesetzes über den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11)
kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen,
dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht
besteht. Auch gestützt auf die allgemeine Bestimmung von Art. 88 ZPO kann mit
einer Feststellungsklage die gerichtliche Feststellung, dass ein Recht oder
Rechtsverhältnis besteht oder nicht besteht, verlangt werden. Auf eine Klage
kann indessen bloss dann eingetreten werden, wenn die klagende Partei ein
schutzwürdiges Interesse hat (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Die klagende Partei
hat ein schutzwürdiges Interesse rechtlicher oder tatsächlicher Natur an der
Feststellungsklage nachzuweisen. Das ist der Fall, wenn die Ungewissheit, die
Unsicherheit oder die Gefährdung der Rechtsstellung des Klägers bejaht werden
kann, die so stark ist, dass die Fortdauer dieser Rechtsungewissheit als
unzumutbar erkannt wird, weil der Kläger dadurch in seinem Handeln und/oder
seinen Entscheidungen behindert wird. Weiter ist erforderlich, dass die
Rechtsungewissheit nicht auf andere Weise, insbesondere nicht durch eine
Leistungs- oder eine Gestaltungsklage behoben werden kann. Kann das
Feststellungsinteresse nicht in dieser Weise bejaht werden, fehlt es an einer
Prozessvoraussetzung und das Gericht hat ohne Prüfung der materiellen
Rechtslage auf die Klage nicht einzutreten (Bessenich/Bopp, in:Kommentarzur Schweizerischen Zivilprozessordnung
[ZPO],Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N 7 f. zuArt. 88 ZPO).

1.3.1 Die Klägerin führt zur Begründung der
Voraussetzungen zur Einleitung der negativen Feststellungsklagen Folgendes aus:
Nachdem die Beklagte gestützt auf die beiden von ihr eingetragenen Wortmarken
VON ROLL und VON ROLL ENERGY sieben markenrechtliche Widerspruchsverfahren
gegen die fünf klägerischen Wort-Bild-Marken VONROLL CASTING (fig.), VONROLL
HYDRO (fig.), VONROLL ITEC (fig.) und VONROLL INFRATEC (fig.) (2) eingeleitet
hätten, sei die Beständigkeit der klägerischen Wort-Bild-Marken ungewiss. Es
bestehe eine aktuelle, erhebliche Unsicherheit darüber, ob sie die von ihr
eingetragenen Marken weiterhin werde verwenden können. Diese Unsicherheit
behindere sie in ihrer geschäftlichen Bewegungsfreiheit im aktuellen und geplanten
zukünftigen Gebrauch der von ihr eingetragenen Wort-Bild-Marken VONROLL CASTING
(fig.), VONROLL HYDRO (fig), VONROLL ITEC (fig.) und VONROLL INFRATEC (fig.)
(2). Die Gutheissung der Klage führe unmittelbar zur Beseitigung der
bestehenden Ungewissheit. Hinzu komme in der vorliegenden Konstellation ganz
entscheidend, dass sie keine andere Möglichkeit als die Einleitung der
vorliegenden negativen Feststellungsklage habe, um ihre Position gegen die
Beklagte zu verteidigen. Mit ihrer Argumentation der bestehenden vertraglichen
Verpflichtung der Beklagten, diese Markeneintragungen zu dulden, würde sie vom
IGE im Rahmen des auf markenkollisionsrechtliche Argumente beschränkten
Widerspruchsverfahrens nicht gehört werden. Da sie ihre Ansprüche zudem weder
mittels einer Leistungs- noch einer Gestaltungsklage geltend machen könne, sei
das Feststellungsinteresse zu bejahen. Hinzu trete der Umstand, dass die in den
parallel laufenden und sistierten Widerspruchsverfahren zu beurteilende
Thematik mit Rechtskraft des Entscheides im vorliegenden zivilrechtlichen
Verfahren ebenfalls entschieden wäre und jene Verfahren unmittelbar zu beenden
wären.

1.3.2 Die Beklagte entgegnet, da die
Klägerin selbst behaupte, infolge einer angeblich begangenen Vertragsverletzung
sei ihr ein Schaden entstanden, stünde ihr die Möglichkeit zu, diesen Schaden
mit einer Leistungsklage geltend zu machen. Ein Feststellungsinteresse sei
bereits deshalb zu verneinen. In ihrer Duplik ergänzt sie, das
Feststellungsinteresse sei auch noch aus einem anderen Grund nicht gegeben. Die
klägerischen Rechtsbegehren zielten auf die Frage, ob die Markenrechte der
Beklagten verletzt würden und daher ein entsprechendes Eintragungshindernis für
die streitgegenständlichen Marken der Klägerin bestehe. Das zwischen den
Parteien bestehende Vertragsverhältnis, das heisst der Kaufvertrag vom 9. April
2003 und der Vergleich vom 7. September 2006, sei für die Frage, ob eine
Markenrechtsverletzung vorliege, die zu einem Eintragungshindernis führe,
allerdings nicht ausschlaggebend. Selbst wenn die Klägerin aufgrund dieses
Vertragsverhältnisses befugt wäre, die streitgegenständlichen Marken zu
registrieren, hätte dies keinen Einfluss auf die von der Klägerin aufgeworfene
Verletzungsfrage. Der einhelligen Lehre zufolge könne der Lizenzgeber als
Markenrechtsinhaber sein Ausschliesslichkeitsrecht auch gegenüber dem
Lizenznehmer ausüben. Schaffe der Lizenznehmer mit dem von ihm verwendeten
Zeichen eine Verwechslungsgefahr zur Marke des Lizenzgebers, bedeute dies, dass
er eine Markenrechtsverletzung begehe, unabhängig davon, ob seine Zeichennutzung
vom Lizenzvertrag gedeckt sei oder nicht. Sei sie davon gedeckt und mache der
Lizenzgeber sein Ausschliesslichkeitsrecht trotzdem geltend, habe dies somit nicht
zur Folge, dass der Lizenznehmer die lizenzierte Marke nutzen dürfe. Die lizenzvertragliche
Befugnis bewirke lediglich, dass der Lizenzgeber seine vertragliche Pflicht zur
Duldung der Zeichennutzung durch den Lizenznehmer verletze und gegebenenfalls
schadenersatzpflichtig werde. Für die Beurteilung des klägerischen
Rechtsbegehrens sei deshalb unerheblich, ob die Klägerin aufgrund des zwischen
den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses zur Registrierung der
streitgegenständlichen Marken befugt sei. Selbst wenn dem so wäre, würde dies
nichts daran ändern, dass eine Markenrechtsverletzung vorliege und damit ein
Eintragungshindernis bestehe, sofern die streitgegenständlichen Marken eine Verwechslungsgefahr
zu den Marken der Beklagten schafften. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr
vorliege, könne das IGE allerdings im Rahmen der eingeleiteten
Widerspruchsverfahren prüfen. Das IGE könne sämtliche von der Klägerin aufgeworfenen
Fragen beurteilen, sodass deren Feststellungsinteresse zu verneinen und auf die
Klage nicht einzutreten sei. Selbst wenn man zum Schluss käme, das IGE könne
die von der Klägerin aufgeworfenen Fragen nicht umfassend beurteilen, wäre das Feststellungsinteresse
zu verneinen. Folge man dem falschen Standpunkt der Klägerin, wonach sie
aufgrund des Vertragsverhältnisses zur Registrierung beziehungsweise Nutzung
der streitgegenständlichen Marken befugt sei, stellte die Erhebung der
Widersprüche eine Verletzung der vertraglichen Pflicht dar, die
streitgegenständlichen Marken zu dulden. Gegen eine solche Vertragsverletzung
könnte die Klägerin eine Leistungsklage auf Beseitigung des rechtswidrigen
Zustandes, das heisst auf Rückzug der Widersprüche, erheben. Denkbar wäre auch
eine Schadenersatzklage, wobei der Rückzug der Widersprüche im Sinne einer
Naturalrestitution gefordert werden könnte. Die vorliegende Feststellungsklage sei
zu diesen möglichen Leistungsklagen subsidiär.

1.4 Die Klägerin führt in ihrer
Klageschrift aus, der Schaden, der ihr aus den gerügten Vertragsverletzungen
entstehe, sei kaum abzuschätzen. Es sei davon auszugehen, dass sich der
Streitwert auf insgesamt CHF 200'000.00 belaufe. Eine spätere Erhöhung im Falle
nachgewiesener Schadensfälle bleibe vorbehalten (Klage, Rz 6). Aus diesen
Ausführungen ergibt sich keineswegs, dass die Klägerin den Schaden auch mit
einer Leistungsklage geltend machen könnte. Dass sie die Frage eines Schadens
überhaupt thematisiert, hat einzig und allein mit der Bezifferung des
Streitwerts zu tun. Die Ausführungen sind entgegen der Behauptung der Beklagten
deshalb nicht geeignet, das fehlende Feststellungsinteresse zu begründen.
Dasselbe gilt auch für die weiteren Einwände der Beklagten gegen das
Feststellungsinteresse der Klägerin. Artikel 14 des Kaufvertrags vom 9. April
2003 und der Vergleich vom 7. September 2006 beinhalten nämlich keinen Lizenzvertrag.
Insbesondere sind auch den beiden Entscheiden des Bundesgerichts, in welchen
sich dieses mit dem Vertrag und dem Vergleich befasste, keine entsprechenden
Hinweise zu entnehmen (Urteile des Bundesgerichts 4A_553/2014 vom 17. Februar
2015 und 4A_467/2015 vom 13. Januar 2016). Vom Inhalt her geht es vielmehr um
eine Abgrenzungsvereinbarung (vgl. dazu die überzeugende Darstellung der
Klägerin in der Eingabe vom 24. Juli 2019, S. 2 ff., worauf verwiesen werden
kann). Auch die von der Beklagten erwähnten  konstruiert anmutenden  Alternativen
einer Leistungsklage auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustands, das heisst
auf Rückzug der Widersprüche einerseits oder auf Schadenersatz verbunden mit
einem Rückzug der Widersprüche im Sinne einer Naturalrestitution anderseits, können
die Feststellungsklage nicht gleichwertig ersetzen. Es fällt denn auch auf,
dass die Beklagte, obwohl sie in ihren Rechtsschriften die Auffassung vertritt,
das Feststellungsinteresse fehle, in ihren Rechtsbegehren selber gar keinen entsprechenden
formellen Antrag auf Nichteintreten stellt. Das Feststellungsinteresse der
Klägerin ist aus all diesen Gründen zu bejahen. Auf die Klage ist einzutreten.

2.1 Die Klägerin stützt ihre Rechtsbegehren
auf Art. 14 des Kaufvertrages vom 9. April 2003 und die Vertragsergänzung
gemäss dem gerichtlichen Vergleich vom 7. September 2006. Sie vertritt die
Auffassung, sich im absolut unproblematischen Bereich der Markenverwendung zu
bewegen. Bei «CASTING», «HYDRO» und «INFRATEC» beziehungsweise «ITEC» handele
es sich um drei jener Zusätze, die gemäss den massgeblichen Vereinbarungen
ihrer Gruppe zur exklusiven Nutzung zugewiesen worden seien. Insofern sei sie
nicht einmal auf die weitergehende Formulierung von Art. 14 Abs. 2 des
Kaufvertrages angewiesen, wonach sie auch das Recht habe, die Bezeichnung «Von
Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne räumliche
und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden. Das Logo des
symbolisierten Schachtdeckels, in welchem das Zeichen «VON ROLL», über Kreuz
geordnet, dargestellt werde, sei im Übrigen alles andere als eine Neuschöpfung,
sondern seit Jahrzehnten, schon lange vor dem Verkauf des Konzernteils der
vonRoll infratec-Gruppe, so verwendet und darüber hinaus sogar nach dem
Unternehmenskauf von ihrer Gruppe neu im Register eingetragen worden, ohne dass
dies seitens der Beklagten je zu irgendwelchen Anständen geführt hätte. Da die
Kognition des IGE auf markenkollisionsrechtliche Argumente beschränkt sei,
könnte ihr stärkstes Argument gegen die Widersprüche, nämlich die vertragliche
Verpflichtung der Widersprechenden, diese Markeneintragungen zu dulden, im
registerrechtlichen Verfahren nicht gehört werden.

2.2 Gemäss Art. 14 Abs. 2 des
Kaufvertrages vom 9. April 2003 «sind und bleiben die Von Roll Infratec Holding
AG und deren vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften berechtigt,
die Bezeichnung «Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder
Dienstleistungen ohne räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu
verwenden». In Abs. 3 wird sodann festgehalten, die hierortige Beklagte sei
damit einverstanden, «dass vri bzw. die Von Roll Infratec Holding AG bzw. eine
von dieser bezeichnete Beteiligungs- oder neue 100%-ige Tochtergesellschaft die
Bezeichnungen VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING als
Marken (Wort- und/oder Bildmarke) schützen lässt». Im Vergleich vom 7. September
2006 wurde sodann Folgendes vereinbart: «Die vonRoll infratec ag und ihre bestehenden
und zukünftigen Tochter- und Enkelgesellschaften haben das Recht, den
Firmenbestandteil «vonRoll» ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen
«infratec», «hydro», «casting» und «itec» je mit oder ohne einem etwaigen
weiteren individualisierenden Zusatz als Firma und/oder Marke zu verwenden
und/oder schützen zu lassen. ».

Art. 14 des Kaufvertrages und der «in
Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14» abgeschlossene Vergleich
erlauben der Gruppe der Klägerin somit ausdrücklich, das Zeichen «VON ROLL» mit
den Zusätzen «CASTING», «HYDRO», «ITEC» und «INFRATEC» zu verwenden, und dieses
nicht nur als Wort-, sondern auch als Wort-Bild-Marke schützen zu lassen. Wie
die Klägerin zu Recht festhält, entsprechen die von ihr angemeldeten Marken folglich
exakt dem, was ihr durch die vertragliche Vereinbarung zugestanden wird. Zutreffend
weist sie zudem darauf hin, dass von ihr am 26. Februar 2009 folgende Marke
hinterlegt und am 12. April 2010 als Nr. 599272 im Register eingetragen wurde:

Der symbolisierte Schachtdeckel dieser unangefochten
gebliebenen Wort-Bild-Marke entspricht genau demjenigen, den die von der
Beklagten mit ihren Widersprüchen angefochtenen Marken auch enthalten. Auf den
ersten Blick weist daher alles darauf hin, dass die Klage begründet ist.

3.1 Die Beklagte wendet in ihrer
Klageantwort ein, die streitgegenständlichen Marken der Klägerin schafften im
Verhältnis zu ihren eigenen prioritätsälteren Marken eine Verwechslungsgefahr.
Die Klägerin verwende ihre Marken zudem zur Kennzeichnung ihrer Waren und
Dienstleistungen, das heisst kennzeichenmässig und im Geschäftsverkehr. Deren
Marken verletzten demnach ihre Markenrechte am Zeichen «VON ROLL».

Weiter führt sie zusammenfassend aus,
bei den von der Klägerin verwendeten Zusätzen handle es sich zwar in der Tat um
solche, die in der abschliessenden Aufzählung zulässiger Zusätze gemäss Ziffer
1 des Vergleichs vom 7. September 2006 aufgeführt seien. Grund für die von ihr
erhobenen Widersprüche sei aber der, dass die Marken allesamt das
Schachtdeckel-Logo enthielten. Strittig sei mit anderen Worten nicht die Frage,
mit welchen Zusätzen die Klägerin das Zeichen «VON ROLL» kombinieren müsse,
sondern die Frage, ob die Nutzung des Zeichens «VON ROLL» in der Form des
Schachtdeckel-Logos zulässig sei. Art. 14 des Kaufvertrags vom 9. April
2003 definiere das Zeichen, zu dessen Nutzung die vonRoll infratec-Gruppe
befugt sei, mit dem Begriff «Von Roll» noch unspezifisch. Im Gegensatz dazu
werde im Vergleich vom 7. September 2006 durchwegs der Begriff «vonRoll», das
heisst das Zeichen «VON ROLL» in einer konkreten Schreibweise verwendet. Diese
Abweichung vom Kaufvertrag komme nicht von ungefähr, denn der Vergleich stelle
eine Präzisierung beziehungsweise Ergänzung des Kaufvertrags und der darin
unklar beziehungsweise offen gebliebenen Regelungspunkte dar. Die
Vertragsparteien hätten im Vergleich somit eine spezifische Schreibweise für
die Verwendung des Zeichens «VON ROLL» durch die vonRoll infratec-Gruppe
festgelegt. Zulässig sei die Verwendung des Zeichens «VON ROLL» durch die
vonRoll infratec Gruppe demnach nur, wenn sie in der Schreibweise «vonRoll»
erfolge. Die Klägerin habe bei der Nutzung des Zeichens mit anderen Worten zwei
kumulative Voraussetzungen zu beachten. Erstens seien die beiden
Zeichenbestandteile «VON» und «ROLL» miteinander verbunden, sodass sie vom
Publikum als eine Einheit wahrgenommen würden. Zweitens seien sämtliche
Buchstaben mit Ausnahme des Buchstabens «R» kleingeschrieben. Das
Schachtdeckel-Logo zeichne sich nun erstens dadurch aus, dass die beiden
Zeichenbestandteile «VON» und «ROLL» getrennt seien. In der Wortmitte seien sie
zwar miteinander verschränkt. Das ändere aber nichts daran, dass beide
Bestandteile je einen eigenen Wortanfang und ein eigenes Wortende hätten. Sie würden
vom Publikum deshalb nicht als Einheit, sondern unwillkürlich als zwei
Zeichenbestandteile wahrgenommen. Auch die unterschiedliche Ausrichtung der
Zeichenbestandteile  horizontal beziehungsweise vertikal  führe dazu, dass sie
als getrennt wahrgenommen würden. Zweitens sei das Zeichen «VON ROLL» im
Schachtdeckel-Logo ausschliesslich mit Grossbuchstaben geschrieben. Insgesamt
entspreche das Schachtdeckel-Logo damit nicht der vertraglich festgelegten
Schreibweise «vonRoll» und sei nicht von der Befugnis der vonRoll infratec-Gruppe
erfasst, das Zeichen «VON ROLL» zu nutzen. Wäre der vonRoll infratec-Gruppe die
Befugnis eingeräumt worden, das Zeichen «VON ROLL» bildlich in einer Weise
auszugestalten, die über den blossen Schriftzug in der Schreibweise «vonRoll»
hinausgehe, dann hätten die Vertragsparteien eine solche Befugnis im Vergleich
vom 7. September 2006 auch adressiert.

Die damaligen Vertragsparteien hätten
somit kein Recht zugunsten der vonRoll infratec-Gruppe statuiert, das Zeichen
«VON ROLL» in einer bildlich gestalteten Form zu nutzen, die über einen
Schriftzug nach dem Muster «vonRoll» hinausgehe. Damit stehe fest, dass die
Klägerin aus dem Kaufvertrag beziehungsweise dem Vergleich keine Befugnis
ableiten könne, die streitgegenständlichen Marken zu registrieren
beziehungsweise zu verwenden. Vielmehr verletze sie aufgrund der Registrierung beziehungsweise
Verwendung dieser Marken nicht nur ihre Markenrechte, sondern auch das
bestehende Vertragsverhältnis. Seit Jahrzehnten verwende sie (Beklagte) das
Schachtdeckel-Logo als ihr prägendes Logo, auch wenn sie dieses aus
marketingtechnischen Gründen in der Folge nur noch punktuell tue. Die vonRoll
infratec-Gruppe habe das Schachtdeckel-Logo demgegenüber erstmals im Jahr 2015
im Zusammenhang mit Produkten, die sie in ihrem Online-Shop anbiete, verwendet.
Die Klägerin beziehungsweise die vonRoll infratec-Gruppe habe das
Schachtdeckel-Logo für ihren gesamten Marktauftritt erst im Rahmen eines kürzlich
erfolgten Rebrandings eingeführt. Die Marke Nr. 599272 «infratec VON ROLL» mit
dem Schachtdeckel-Logo habe die Klägerin nie verwendet. Die ausbleibende
Verwendung habe denn auch dazu geführt, dass sie seinerzeit gar nicht erst auf
deren Registrierung aufmerksam geworden sei und diese auch nicht habe abmahnen
können beziehungsweise müssen.

3.2 Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht
das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und darüber zu verfügen. Er kann anderen verbieten, ein Zeichen zu
gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist,
das heisst namentlich ein Zeichen, das eine Verwechslungsgefahr herbeiführt
(Art. 13 Abs. 2 MSchG).

Die Klägerin bringt zu Recht vor, dass
die Ausführungen der Beklagten zur Verwechslungsgefahr an der Sache
vorbeigehen. Die vorliegend entscheidende Frage ist nicht, ob die
streitgegenständlichen Marken mit dem Schachtdeckel-Logo nach
kennzeichenrechtlichen Kriterien mit den beklagtischen Marken «VON ROLL» oder
«VON ROLL ENERGY» verwechselbar sind. Wie sich aus den Entscheiden des Bundesgerichts
4A_553/2014 vom 17. Februar 2015 und 4A_467/2015 vom 13. Januar 2016 ergibt,
ist potenziell jede Wort- oder Wort-Bild-Marke mit dem Zeichenbestandteil «Von
Roll» mit der Marke «VON ROLL» verwechselbar. Zu beurteilen ist deshalb
vielmehr, ob die umstrittenen Zeicheneintragungen mit den Regelungen im
Kaufvertrag vom 9. April 2003 und im Vergleich vom 7. September 2006 vereinbar
sind.

3.3 Die Argumentation der Beklagten, im
Vergleich vom 7. September 2006 sei der vonRoll infratec-Gruppe eine bestimmte
Schreibweise des Zeichenbestandteils «Von Roll» vorgeschrieben worden, kann mit
der Klägerin in der Tat als kreativ bezeichnet werden. Hätten die Parteien dies
tatsächlich beabsichtigt, hätten sie dies in einer Bestimmung des Vergleiches
auch explizit so festgehalten. Immerhin ist im Kaufvertrag vom 9. April 2003
von «Von Roll» und «VON ROLL», die Rede, das heisst es werden unterschiedliche Schreibweisen
verwendet. Da im Ingress des Vergleichs auch ausdrücklich erwähnt wird, dieser
werde «in Bestätigung» des Kaufvertrages abgeschlossen und die Beklagte gemäss Kaufvertrag
einverstanden ist, dass die Gruppe der Klägerin die erwähnten Marken als «Wort-
und /oder Bildmarke» schützen lassen kann (Art. 14 Abs. 3 des Kaufvertrages),
ergibt sich schon alleine daraus, dass der vonRoll infratec-Gruppe bei der
Gestaltung des Zeichenbestandteils «Von Roll» weitgehende Freiheit zukommt.
Gegenstand des Vergleiches sind offensichtlich einzig die Zusätze, welche die
vonRoll infratec-Gruppe zusammen mit dem Zeichen «Von Roll» verwenden darf. Es
ist beim besten Willen nicht ersichtlich, was darüber hinaus noch dazu
hineininterpretiert werden könnte. Nachdem die Beklagte in ihrem Auftritt
ebenfalls das Wortzeichen «vonRoll» verwendet (vgl. Beilage 33 der Klägerin),
ergibt es auch gar keinen Sinn, wenn diese nun die Klägerin auf genau derselben
Schreibweise behaften will.

3.4 In Art. 14 Abs. 2 des Kaufvertrages
vom 9. April 2003 hatten die Vertragsparteien Folgendes vereinbart:
«Desgleichen sind und bleiben die Von Roll Infratec Holding AG und deren
vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften berechtigt, die Bezeichnung
«Von Roll» im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne
räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden». Aus Art. 14
Abs. 3 ergibt sich sodann das Recht zur Eintragung von Wort-Bild-Marken, sofern
sie die dort erwähnten Zusätze enthalten. Der Vergleich vom 7. September 2006
änderte an diesem Grundsatz nichts. Das Schachtdeckel-Logo und die in den
streitgegenständlichen Marken damit verbundenen Zusätze sind somit ohne
Weiteres vertragskonform. Wie die Klägerin darüber hinaus überzeugend darlegt, ist
sie (beziehungsweise ihre Gruppe) es, und nicht die Beklagte, welche das
Schachtdeckel-Logo seit Jahrzehnten verwendet (Replik, RZ 31 - 36, worauf
verwiesen wird). Die von der Beklagten in der Klageantwort gegen die Klage
vorgebrachten Einwände sind daher allesamt unbegründet.

4.1 Die Beklagte weist in der Duplik
ergänzend im Wesentlichen darauf hin, ihre Marken seien infolge Benutzung
rechtsbeständig. Im Verhältnis zu den streitgegenständlichen Marken der Klägerin
würden sie in zeitlicher Hinsicht Priorität geniessen. Zwischen den Marken
bestehe eine Verwechslungsgefahr. Die Klägerin verwende die
streitgegenständlichen Marken kennzeichenmässig im Geschäftsverkehr. Auf ein
Weiterbenutzungsrecht könne sie sich nicht berufen. Es bestehe aus diesen
Gründen kein Zweifel daran, dass ihre Marken Nr. 305935 «VON ROLL» und
Nr. 622580 «VON ROLL ENERGY» durch die streitgegenständlichen Marken der
Klägerin verletzt würden. Ob die Klägerin aufgrund des zwischen den Parteien
bestehenden Vertragsverhältnisses befugt sei, die streitgegenständlichen Marken
zu registrieren, sei irrelevant. Die Markenrechtsverletzung sei unabhängig
davon zu bejahen, sodass die Rechtsbegehren der Klägerin abzuweisen seien.

4.2. Die Ausführungen der Beklagten
gegen das geltend gemachte Weiterbenutzungsrecht am Schachtdeckel-Logo beruhen
 wie die Klägerin schlüssig darlegt  auf der Annahme, zwischen den Parteien
bestehe in Bezug auf die Benutzung des Zeichens Von Roll ein Lizenzverhältnis. Dass
dem nicht so ist  die vorliegende Vereinbarung ist im Gegensatz zu einem
Lizenzverhältnis auf Dauer angelegt und gesteht der vonRoll infratec-Gruppe zu,
selbst eigene Immaterialgüterrechte begründen beziehungsweise schützen zu
lassen  wurde bereits im Zusammenhang mit der Eintretensfrage erwähnt. Vom
Inhalt der Vereinbarung her geht es vorliegend vielmehr um eine Abgrenzung der
Schutzbereiche der Vertragspartner (Urteil des Bundesgerichts 4A_553/2014 vom
17. Februar 2015, E. 2.2.3). Wie die Klägerin überdies mit den von ihr in der
Replik angerufenen Urkunden 35  40 belegt und dem Gericht selber aufgrund des
im Rahmen der Verfahren ZKEIV.2012.8, ZKEIV.2013.1 und ZKEIV.2013.4 im
historischen Museum Olten durchgeführten Augenscheins (Sonderausstellung «Von
Roll Eisenwerk») bekannt ist, wurde das Schachtdeckel-Logo immer nur im
Zusammenhang mit Gussprodukten, das heisst Rohren, Armaturen, Hydranten und
Schachtdeckeln verwendet. Diese Produktion, die ab 1990 in der Von Roll
Infratec Holding AG zusammengefasst war, wurde von der Gruppe der Klägerin
übernommen. Mit dem Schachtdeckel-Logo grenzt sich die vonRoll infratec-Gruppe von
den Unternehmen und den Produkten der Beklagten, die nichts mehr mit Guss zu
tun haben, ab. Auch die Vorbringen der Beklagten gegen das
Weiterbenutzungsrecht der Klägerin sind daher unbegründet.

4.3 Soweit sich die Beklagte in ihrer
Duplik nochmals zur fehlenden vertraglichen Befugnis der Klägerin zur
Registrierung beziehungsweise Nutzung der streitgegenständlichen Marken
äussert, kann vollumfänglich auf die vorstehenden Erwägungen verwiesen werden
(E. 3.3): Der Kaufvertrag vom 9. April 2003 und der Vergleich vom 7. September
2006 sind in Bezug auf die Schreibweise des Zeichens «Von Roll» klar und nicht
weiter auslegungsbedürftig.

5. Die Vorbringen der Beklagten vermögen
nach dem Gesagten am ersten Eindruck, wonach die Klage begründet ist, nichts zu
ändern. Gestützt auf die Rechtsbegehren der Klägerin ist deshalb festzustellen,
dass die von ihr im Markenregister hinterlegten registrierten Wort-Bild-Marken die
von der Beklagten gehaltenen Wortmarken VON ROLL beziehungsweise «VON ROLL
ENERGY» nicht verletzen und letztere der Eintragung der streitgegenständlichen
klägerischen Wort-Bild-Marken nicht entgegenstehen.

6. Die Kosten des Verfahrens von CHF
13000.00 gehen dem Ausgang entsprechend zu Lasten der Beklagten Von Roll
Holding AG. Zudem hat die unterliegende Beklagte der obsiegenden Klägerin
vonRoll infratec (investment) ag eine Parteientschädigung zu entrichten. Der
von deren Vertreter mit Eingabe vom 22. August 2019 geltend gemachte Betrag von
CHF 29'433.40 (inkl. Auslagen und MwSt.) ist angemessen.

Demnach wirderkannt:

1.Es wird festgestellt, dass die von der
Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 16. Mai 2018 als Marke
Nummer 716228 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL CASTING (fig.) die von der
Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 305935 VON ROLL nicht verletzt und
letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke
Nummer 716228 demzufolge nicht entgegensteht.

2.Es wird festgestellt, dass die von der
Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 16. Mai 2018 als Marke
Nummer 716228 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL CASTING (fig.) die von der
Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 VON ROLL ENERGY nicht verletzt
und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen
Wort-Bild-Marke Nummer 716228 demzufolge nicht entgegensteht.

3.Es wird festgestellt, dass die von der
Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke
Nummer 718039 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL HYDRO (fig.) die von der
Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 305935 VON ROLL nicht verletzt und
letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen Wort-Bild-Marke
Nummer 718039 demzufolge nicht entgegensteht.

4.Es wird festgestellt, dass die von der
Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke
Nummer 718039 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL HYDRO (fig.) die von der
Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 VON ROLL ENERGY nicht verletzt
und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen
Wort-Bild-Marke Nummer 718039 demzufolge nicht entgegensteht.

5.Es wird festgestellt, dass die von der
Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 22. Juni 2018 als Marke
Nummer 718040 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL ITEC (fig.) die von der
Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 VON ROLL ENERGY nicht verletzt
und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen
Wort-Bild-Marke Nummer 718040 demzufolge nicht entgegensteht.

6.Es wird festgestellt, dass die von der
Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 9. Juli 2018 als Marke
Nummer 718513 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL INFRATEC (fig.) die von der
Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 VON ROLL ENERGY nicht verletzt
und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen
Wort-Bild-Marke Nummer 718573 demzufolge nicht entgegensteht.

7.Es wird festgestellt, dass die von der
Klägerin im Markenregister hinterlegte und seit dem 9. Juli 2018 als Marke
Nummer 718512 registrierte Wort-Bild-Marke VONROLL INFRATEC (fig.) die von der
Beklagten gehaltene Wortmarke Nummer 622580 VON ROLL ENERGY nicht verletzt
und letztere Marke der Beklagten der Eintragung der klägerischen
Wort-Bild-Marke Nummer 718512 demzufolge nicht entgegensteht.

8.Die Von Roll Holding AG hat die
Gerichtskosten von CHF 13000.00 zu bezahlen. Diese werden mit dem geleisteten
Kostenvorschuss verrechnet. Die Von Roll Holding AG hat der vonRoll infratec
(investment) ag den von ihr bevorschussten Betrag von CHF 13000.00 zu
ersetzen.

9.Die Von Roll Holding AG hat der vonRoll
infratec (investment) ag eine Parteientschädigung von CHF 29'433.40 zu
bezahlen.

Rechtsmittel:Der Streitwert beträgt
CHF 200'000.00.

Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eröffnung des begründeten Urteils
beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen eingereicht werden (Adresse: 1000
Lausanne 14). Die Frist wird durch rechtzeitige Aufgabe bei der Schweizerischen
Post gewahrt. Die Frist ist nicht erstreckbar. Die Beschwerdeschrift hat die
Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des
Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Für die weiteren
Voraussetzungen sind die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes massgeblich.

Im Namen der Zivilkammer
des Obergerichts

Der
Präsident                                                                    Die
Gerichtsschreiberin

Frey                                                                                  Trutmann

Das Bundesgericht hat mit
Urteil vom 26. Oktober 2020 die dagegen erhobene Beschwerde abgewiesen (BGer
1A_129/2020).