sg_kantonsgericht · HG.2006.65 · 2010-10-25 · de
Entscheid Handelsgericht, 25.10.2010
Handelsgericht

Art. 7, 24, 26, 66, 71, 73 und 76 PatG (SR 232.14). Die Beklagte verletzt mit der
Federwendevorrichtung in den Federkernmaschinen herkömmlicher Konstruktion das
Klagepatent I und hat insbesondere Auskunft zu erteilen, wie viele Maschinen sie
hergestellt und ausgeliefert und welchen Gewinn sie dabei erzielt hat. Die in den
Maschinen neuer Konstruktion verwendete Federwendevorrichtung verletzt das
Klagepatent I nicht. Das Klagepatent II ist, da dessen Gegenstand auch nach dem
erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für die Anmeldung
massgebenden Fassung hinausgeht, teilnichtig (Handelsgericht, 25. Oktober 2010,
HG.2006.65).

Art. 7, 24, 26, 66, 71, 73 und 76 PatG (SR 232.14). Die Beklagte verletzt mit der
Federwendevorrichtung in den Federkernmaschinen herkömmlicher Konstruktion das
Klagepatent I und hat insbesondere Auskunft zu erteilen, wie viele Maschinen sie
hergestellt und ausgeliefert und welchen Gewinn sie dabei erzielt hat. Die in den
Maschinen neuer Konstruktion verwendete Federwendevorrichtung verletzt das
Klagepatent I nicht. Das Klagepatent II ist, da dessen Gegenstand auch nach dem
erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für die Anmeldung
massgebenden Fassung hinausgeht, teilnichtig (Handelsgericht, 25. Oktober 2010,
HG.2006.65).
Rechtsbegehren der Klägerin
a) gemäss Klage
1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams
gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu
verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende
Federwendevorrichtungen herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben
oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer
Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen
erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein Kassettenrad
an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum
Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei
Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes
Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen
Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor angetrieben wird, so
dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig
wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen
in vollautomatischen A.-Transfer-Linien (Typenbezeichnung B.) gemäss folgender
Abbildung:
HG_2006_65.doc

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2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über den Umfang der seit dem 5. Februar
2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss
Ziffer 1 aufwiesen, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen und zwar unter Angabe
- der Herstellungsmengen und -zeiten;
- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -
preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der
Angebotsempfänger;
- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -
preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer;
- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen,
Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten;
- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und
des erzielten Gewinns;
- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht
gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin
einem von dieser zu bezeichnenden und ihre gegenüber zur Verschwiegenheit
verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte
dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich
verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob ein
bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung
enthalten ist.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin finanzielle Wiedergutmachung zu leisten
für den seit dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von Federkern-Montagemaschinen,
die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 aufweisen, wobei der Klägerin
Gelegenheit zu geben ist, nach Durchführung der in Ziffer 2 begehrten
Auskunftserteilung und Rechnungsablegung ihren Anspruch zu beziffern und sich für
Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu entscheiden.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der
Kosten des beigezogenen Patentanwalts.
b) gemäss Replik
1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams
gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu
verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende
Federwendevorrichtungen herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben
oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn von einer
Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen
erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden und von dort über ein Kassettenrad
an eine Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum
Montageautomaten gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei
Klemmplatten bestehendes, antreibbares und sich beabstandet gegenüberliegendes
Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen
Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor angetrieben wird, so
dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig
HG_2006_65.doc

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wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen
in vollautomatischen A.-Transfer-Linien (Typenbezeichnung B.) gemäss folgender
Abbildung:
2. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams
gegen eine amtliche Verfügung (Busse oder Haft) für den Zuwiderhandlungsfall zu
verbieten, in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtungen
herzustellen, zu gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu
bringen, bei welchen die Federn von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von
einem Transportstern mittels Klemmen erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt
werden und von dort über ein Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum
Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei die
vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares und
sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame
Drehachse sich linear hin- und her bewegt und durch einen Servomotor angetrieben wird,
so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig
wählbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen
gemäss folgender Abbildung:
HG_2006_65.doc

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3. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin über den Umfang der seit dem 5. Februar
2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemäss Ziffer
1 und/oder Ziffer 2 aufweisen, Auskunft zu erteilen und für Federkernmaschinen gemäss
Ziffer 1 und Ziffer 2 je separat Rechnung zu legen und zwar unter Angabe
- der Herstellungsmengen und -daten;
- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt gemäss Angebotsmengen,
-daten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften
der Angebotsempfänger;
- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -daten und -
preisen sowie Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer;
- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen,
Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten;
- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und
des erzielten Gewinns;
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- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht
gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin
einem von dieser zu bezeichnenden und ihre gegenüber zur Verschwiegenheit
verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte
dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich
verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob ein
bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung
enthalten ist;
- ob, wann und wie Federkernmaschinen gemäss Ziffer 1 umgerüstet wurden und
wer für die Umrüstungskosten aufkam.
4. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin finanzielle Wiedergutmachung zu leisten für
den seit dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von Federkernmaschinen, die eine
Federwendevorrichtung gemäss Ziffer 1 und/oder Ziffer 2 aufweisen, wobei der Klägerin
Gelegenheit zu geben ist, nach Durchführung der in Ziffer 3 begehrten Auskunftserteilung
und Rechnungslegung ihren Anspruch zu beziffern und sich für Schadenersatz oder
Gewinnherausgabe zu entscheiden.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der
Kosten des beigezogenen Patentanwalts.
Rechtsbegehren der Beklagten
a) gemäss Klageantwort
1. Die Klage sei abzuweisen.
2. Unabhängig vom Prozessausgang seien der Klägerin die Gerichts- und Parteikosten
des zweiten Patentverletzungsprozesses aufzuerlegen, einschliesslich die Kosten für
den notwendigerweise beigezogenen Patentanwalt.
b) gemäss Duplik
Die Beklagte hält an ihren in der Klageantwort gestellten Anträgen vollumfänglich fest und
macht einredeweise auch die Nichtigkeit des neu mit der Replik ins Recht eingeführten
Schweizer Patents CH 000 003 geltend.
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Erwägungen
I.
1. Die C. AG (Klägerin) entwickelt und stellt Federkernmaschinen her, mit denen aus
Stahldraht Federkerne für Matratzen hergestellt werden. Sie ist Inhaberin folgender Patente:
a) Europäisches Patent EP 0 000 001 betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn
(nachfolgend EP 001), dessen Einspruchsfrist am 8. März 2006 unbenutzt abgelaufen ist
(kläg.act. 2). EP 001 geht auf die internationale Anmeldung PCT/CH2003/000004 zurück,
welche am 3. Juni 2003 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hinterlegt
wurde. Die internationale Anmeldung wurde unter der Veröffentlichungsnummer WO
2004/000005 am 5. Februar 2004 auf Deutsch publiziert. Unbestrittenermassen besteht ein
allfälliger Schadenersatzanspruch der Klägerin seit dem Datum der Veröffentlichung der PCT-
Anmeldung, also seit dem 5. Februar 2004 (Klage Rz. 89; Klageantwort Rz. 152; kläg.act. 3).
Der Hinweis auf die Erteilung des EP 001 wurde am 8. Juni 2005 (Patentblatt 2005/01)
veröffentlicht (kläg.act. 2).
b) Schweizerisches Patent CH 000 002 (nachfolgend CH 002), welches
unbestrittenermassen mit EP 001 gegenstandsgleich ist. Dieses wurde ebenfalls am 30. Juni
2003 angemeldet und am 15. Februar 2005 erteilt und publiziert (kläg.act. 4). CH 002 geht
ebenfalls auf die internationale Patentanmeldung WO 2004/00004 zurück, die am 5. Februar
2004 veröffentlicht wurde. Unbestrittenermassen fiel die Wirkung von CH 002 gemäss Art. 125
PatG im Zeitpunkt dahin, als am 8. Juni 2006 die Einspruchsfrist des europäischen Patents
unbenutzt ablief (vgl. Klage Rz. 13).
c) Schweizerisches Patent CH 000 003 betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn
(nachfolgend CH 003), welches am 30. November 2006 erteilt und veröffentlicht wurde
(kläg.act. 11). Mit Schreiben vom 13. Juli 2009 beantragte die Klägerin, nachdem das
Gerichtsgutachten vorlag, beim IGE einen Teilverzicht auf CH 003 (Ger.act. 200a). Das IGE
hielt mit Schreiben vom 5. August 2009 fest, die Voraussetzungen für einen Teilverzicht
gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG seien erfüllt, womit der am 13. Juli 2009 vorgelegte
Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden könne (Ger.act. 200b).
Die A. AG (Beklagte) fertigt und vertreibt Federkernmaschinen. Sie reichte am 11. Februar
2005 über den Patent Cooperation Treaty (PCT) eine Patentanmeldung ein, die am 25. August
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2005 mit der Nr. WO 2005/00006 A1 unter der Bezeichnung Federwendevorrichtung
veröffentlicht wurde (nachfolgend WO 2005/00006 bzw. A.-PCT-Patentanmeldung). Diese
Anmeldung stützt sich auf die schweizerische Priorität der Patentanmeldung CH 000/07 vom
13. Februar 2004 (kläg.act. 5). Es existiert noch keine europäische Patentanmeldung, auch
wenn vom Europäischen Patentamt (EPA) bereits ein europäisches Aktenzeichen für eine
Patentanmeldung (EP 2005/00000008) vergeben worden ist (Klage Rz. 28; Klageantwort
Rz. 105f.).
Zwischen einer Gesellschaft der D.-Gruppe und der Klägerin einerseits sowie der Beklagten
andererseits war ein Prozess vor Handelsgericht wegen der Verletzung eines anderen Patents
hängig (HG.2005.38-HGK; nachfolgend Erstprozess, während das vorliegende Verfahren als
Zweitprozess bezeichnet wird). Er wurde am 18. Dezember 2009 zufolge Vergleichs bzw.
Rückzugs von Klage und Widerklage als erledigt abgeschrieben.
2. Mit Klage vom 20. Juli 2006 verlangt die Klägerin unter anderem, der Beklagten sei zu
verbieten, in Federkernmaschinen bestimmt umschriebene, zum Einsatz gelangende
Federwendevorrichtungen herzustellen und zu vertreiben. Die Klage stützt sich dabei auf
EP 001 und CH 002 (nachfolgend Klagepatent I). Die Klägerin macht geltend, die
Federwendevorrichtung der Beklagten, welche in den von ihr in Verkehr gebrachten
Federkernmaschinen verwendet werde, verletze die Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents I.
Dabei stellt sie das Verletzungsobjekt dar anhand der WO 2005/000006 und anhand von Film-
und Fotoaufnahmen, die von einer beklagtischen Federkernmaschine im Betrieb 2004 gemacht
worden waren (kläg.act. 8, 9; Klage Rz. 46).
3. Die Beklagte beantragt mit Klageantwort vom 27. November 2006 die kostenfällige
Abweisung der Klage. Sie erhob die Einrede der Patentnichtigkeit, da den Gegenständen der
Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents I im Hinblick auf den vorbekannten Stand der Technik die
notwendige erfinderische Tätigkeit fehle. Sie verwies dabei auf die deutsche
Offenlegungsschrift DE-A-0-000 00 009 der Klägerin (Offenlegungstag 29.06.2000;
bekl.act. 10) und das US-Patent US-A-0,000,010 vom 28.02.1950 (bekl.act. 7; vgl.
Klageantwort Rz. 126 ff.).
Sie machte geltend, die Maschine der Beklagten stelle weder eine Nachmachung noch eine
Nachahmung dar (alte Maschinenversion). So könne bei der Federwendetechnologie der
Beklagten nicht von einem "Transferelement" gesprochen werden, und das Drehtellerpaar sei
auch nicht "in einem Abstand zu einer zentralen Achse umlaufend" gelagert (Klageantwort
Rz. 64 ff., 76f.). Eine Patentverletzung sei auch zu verneinen, weil die von der Beklagten
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eingesetzte Technologie dem Stand der Technik (US-A-0,000,010; DE-A1-000 00 009;
kläg.act. 7, 10) entstamme (Klageantwort Rz. 78 ff.). Ferner führte sie aus, sie habe, um
jegliches Risiko einer Patentverletzung auszuschliessen, ihre Maschinen anfangs 2005
modifiziert und alle bereits ausgelieferten Maschinen nachträglich umgebaut. Trotz aller bereits
vorhandenen Unterschiede zur Lösung des Klagepatents I habe sie den Transfermechanismus
an ihren Maschinen in dem Sinne geändert, dass der Schwenkmechanismus für das
Drehscheibenpaar ganz aufgegeben worden sei und statt dessen das Drehscheibenpaar beim
Transfer einer Feder linear verschoben werde (Klageantwort Rz. 15 ff., 91 ff.).
4. Mit Replik vom 14. März 2007 stellte die Klägerin ein ergänztes Rechtsbegehren, indem
sie insbesondere das verlangte Verbot betreffend die in Federkernmaschinen der Beklagten
zum Einsatz gelangenden Federwendevorrichtungen auf die von der Beklagten modifizierte
Ausführungsform erweiterte. Sie hielt fest, veranlasst durch die Behauptungen der Beklagten in
der Klageantwort begründe sie ihre Ansprüche neu auch mit dem am 30. November 2006
erteilten CH 000 003 (nachfolgend Klagepatent II). EP 001 und CH 002 seien rechtsbeständig
(Replik Rz. 95 ff.). Abgesehen von der behaupteten neuen Konstruktionsweise der A.-
Maschinen bestreite die Beklagte die Sachverhaltsvorbringen der Klägerin mit Ausnahme
unerheblicher Details nicht. Die Beklagte behaupte allerdings, die von ihr gebauten Maschinen
würden sich in zwei Details von ihrer Patentanmeldung WO 2005/00006 unterscheiden:
Erstens hätten die Schwenkarme ihrer Maschinen eine andere Schwenkachse als die
Schwenkfahnen, und zweitens würden die Drehteller ihrer Maschinen nur von einem Motor
über eine gemeinsame Übertragungswelle angetrieben. Auch wenn diese Behauptungen
zutreffen würden, wären die Patentrechte der Klägerin trotzdem verletzt (Replik Rz. 33 ff.). Die
Patente EP 001, CH 002 und CH 003 würden auch durch die Maschinen der Beklagten mit
angeblich neuer Konstruktion verletzt (Replik Rz. 70 ff.).
5. Mit Verfügung vom 14. August 2007 liess der Handelsgerichtspräsident die Klageänderung
gemäss Replik gestützt auf Art. 72 ZPO unter Vorbehalt des Entscheides des Gerichts zu und
setzte der Beklagten Frist zur Einreichung der Duplik an (Ger.act. 71).
6. In der Duplik vom 24. September 2007 hielt die Beklagte an ihren Anträgen fest und
machte einredeweise zusätzlich auch die Nichtigkeit von CH 003 geltend. Zur Begründung hielt
sie insbesondere fest, in seiner erteilten Fassung handle es sich bei CH 003 um eine
unzulässige Erweiterung der angemeldeten Version gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG. In
der erweiterten Form halte CH 003 keiner Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit
stand (Art. 1, Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG). Die Ansprüche 1, 2 und 3 von CH 003 seien
insbesondere in Berücksichtigung der Druckschriften WO 00/00011 (bekl.act. 2) und DE-A1-
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000 00 009 (bekl.act. 10) sowie US-A-0,000,012 (bekl.act. 24) nicht neu. Mit einer
Einschränkung durch Teilverzicht zurück auf das zulässige, von der Prioritätsanmeldung
gedeckte Mass gelange man zu einem mit EP 001 / CH 002 deckungsgleichen
Geltungsbereich. Damit unterliege CH 003 dem Verbot des Doppelschutzes gemäss Art. 20a
PatG. Die Beklagte bestritt eine Patentverletzung durch "herkömmliche" A.-Maschinen mit
einem schwenkenden Federdrehmechanismus wie auch durch die geänderten A.-Maschinen
mit einem linearen Federdrehmechanismus. Wie aus DE-AS-0 000 013 (bekl.act. 26) und DE-
OS-0 000 014 (bekl.act. 27), ferner aus WO 00/00011 (bekl.act. 2) hervorgehe, sei – auch
seitens der Klägerin – auf dem Gebiet der Federkernherstellung schon immer klar zwischen
Drehbewegungen und Schwenkbewegungen bzw. Drehachsen und Schwenkachsen
unterschieden worden. Aufgrund von DE-U1-000 00 015 (bekl.act. 28), WO-A1-00/000016
(bekl.act. 29) und DE-B3-00 0000 000 017 (bekl.act. 30) sei der Begriff der "umlaufenden
Lagerung" in dem Sinne zu verstehen, dass die Lagerung eine Drehung um wenigstens einen
Vollkreis von 360° ermögliche, womit sie sich deutlich von einer von vornherein
winkelbegrenzten Schwenklagerung, wie sie die Beklagte in den geänderten Maschinen
verwende, unterscheide. Es liege somit in jedem Fall keine Verletzung von EP 001, CH 002
und CH 003 durch den neuen, spätestens ab Juni 2005 bei allen Maschinen der Beklagten zum
Einsatz gelangten, linearen Federdrehmechanismus vor.
7. Am 12. Oktober 2007 reichte die Klägerin eine nachträgliche Eingabe zur Duplik ein
(Ger.act. 80), worauf die Beklagte ihrerseits am 26. Oktober 2007 eine nachträgliche Eingabe
einreichte (Ger.act. 83). Zur nachträglichen Eingabe der Beklagten reichte die Klägerin am 9.
November 2007 eine nachträgliche Eingabe ein (Ger.act. 86). Die Parteien erklärten sich in der
Folge damit einverstanden, vor der Hauptverhandlung eine Gerichtsexpertise einzuholen, und
sie einigten sich auf Patentanwalt E. in F. als Experten (Ger.act. 90, 92, 94, 95, 102). Nachdem
der Experte und die Parteien Stellung nehmen konnten zu den Expertenfragen des Gerichts
(Ger.act. 105, 109, 110, 114, 116), fand am 18. April 2008 die Experteninstruktion, verbunden
mit einem Augenschein in den Räumlichkeiten der Beklagten statt. Dabei wurde ein
Augenschein an einem Bausatz einer Federwendevorrichtung (herkömmliche Konstruktion, die
nicht mehr verwendet wird) durchgeführt. Es wurden Digitalfotos und eine Videoaufnahme
erstellt. Die Beklagte zeigte die Federwendevorrichtung an einer aktuellen Maschine
(Ger.act. 134 S. 6, 134a, 134b, 135 [Antrag der Beklagten auf Protokoll-Berichtigung], 137
[Stellungnahme der Klägerin], 138, 139 [überarbeitete Fassung des Protokolls]).
Am 27. November 2008 erstattete der Experte das Gutachten (Ger.act. 146; nachfolgend
Gutachten), wobei er zum Schluss kam, dass der in Patentanspruch 1 der CH 002 und EP 001
beanspruchte Gegenstand der Erfindung gegenüber dem bekannten Stand der Technik auf
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einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Dagegen gehe der Gegenstand von CH 003 über den
Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus,
weshalb dieses Patent teilnichtig sei. Eine Einschränkung des Patents durch
Rückgängigmachung der unzulässigen Änderungen sei jedoch möglich. Bezüglich der
Patentverletzung mache die angegriffene Ausführungsform gemäss der herkömmlichen
Konstruktion der Beklagten wortlautmässig von der in CH 002 und EP 001 patentierten
Erfindung Gebrauch. Dagegen stelle die angegriffene Ausführungsform gemäss der neuen
Konstruktion weder eine Nachmachung noch eine Nachahmung der patentierten Erfindung dar
(Gutachten S. 41 Ziff. 6).
Nachdem die Parteien Ergänzungsfragen eingereicht bzw. Stellung zu den Fragen der
Gegenpartei genommen hatten (Ger.act. 162, 164, 167, 173) und diese vom Gericht am
9. März 2009 an den Experten weitergeleitet worden waren (Ger.act. 172), beantwortete der
Experte E. am 8. Mai 2009 die Ergänzungsfragen (Ger.act. 181; nachfolgend
Ergänzungsgutachten). Dabei hielt er zusammenfassend fest, dass die Beantwortung der
teilweise suggestiven und hypothetischen Ergänzungsfragen nichts an den Schlussfolgerungen
des Gutachtens (S. 41) ändern würden (Ergänzungsgutachten S. 22 Ziff. 4).
8. Die Klägerin teilte mit Schreiben vom 22. Mai 2009 mit, dass sie dem IGE beantragt habe,
den Anspruch 1 von CH 003 mit einem neu formulierten Wortlaut zu erteilen, und ersuchte um
Sistierung des Verfahrens bis zum Entscheid des IGE (Ger.act. 187), worauf die Beklagte am
1. Juli 2009 die Abweisung des Sistierungsantrags beantragte (Ger.act. 196). Die Klägerin teilte
am 19. August 2009 mit, das IGE habe mit Schreiben vom 5. August 2009 festhalten, dass die
Voraussetzungen für einen Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfüllt seien, womit
der am 13. Juli 2009 vorgelegte Patentanspruch 1 von CH 003 in der neuen Fassung
angenommen werden könne (Ger.act. 200, 200a, 200b). Die Beklagte beantragte am 2.
September 2009, die Eingabe der Klägerin vom 19. August 2009 sei aus dem Recht zu weisen
(Ger.act. 203). Die Klägerin reichte am 6. Oktober 2009 die am 30. September 2009
publizierte, modifizierte Patentschrift CH 003 ein (Ger.act. 206, 206a). Die Klägerin hielt mit
Eingabe vom 12. November 2009 fest, der Antrag der Beklagten, die Eingabe vom 19. August
2009 sei aus dem Recht zu weisen, sei unbegründet sowie prozessökonomisch absurd und
daher abzuweisen. Sie hielt fest, dass sie nicht auf eine mündliche Verhandlung verzichte
(Ger.act. 212). Die Beklagte beantragte u.a. am 16. Dezember 2009, es sei eine
Hauptverhandlung durchzuführen. Dem Experten sei die Gelegenheit zu geben, die aktuelle
Fassung von Anspruch 1 von CH 003 gemäss Eingabe der Klägerin vom 12. November 2009
(Ger.act. 212 S. 8-11) vor der Hauptverhandlung zur Kenntnis zu nehmen, um anlässlich der
Hauptverhandlung dazu Stellung nehmen zu können (Ger.act. 215). Die Klägerin beantragte
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u.a. mit Eingabe vom 19. Januar 2010, der Antrag auf Beizug des Experten an der
Hauptverhandlung sei abzuweisen. Eventualiter sei das Beweisverfahren wieder zu öffnen, und
es sei ein Gutachten von einem Zweitgutachter betreffend die Frage des im Anmeldeverfahren
weggelassenen Merkmals von Anspruch 1 von CH 003 einzuholen (Ger.act. 221). Am 4. Mai
wurde der Experte E. mit einer Ergänzung des Gutachtens beauftragt, wobei ihm insbesondere
die Frage vorgelegt wurde, ob der Teilverzicht zulässig ist und ob sich mit diesem Teilverzicht
eine Änderung der Beurteilung des Experten ergibt, wonach der Gegenstand von CH 003 über
den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung
hinausgeht, weshalb dieses Patent teilnichtig sei (Ger.act. 224). Die Klägerin nahm zu diesem
Expertenauftrag am 21. Mai 2010 Stellung und beantragte insbesondere, es seien dem
Experten zusätzliche Fragen zu unterbreiten (Ger.act. 229). Diese wurden dem Experten am
25. Mai 2010 zur Beantwortung zugestellt (Ger.act. 231). Die Beklagte nahm am 9. Juni 2010
zu den Fragen der Klägerin Stellung und legte dem Experten ihrerseits zwei Fragen vor
(Ger.act. 233), die an den Experten zur Beantwortung weitergeleitet wurden (Ger.act. 235).
Am 11. August 2010 erstattete der Experte E. das Gutachten "Beantwortung von
Ergänzungsfragen nach Teilverzicht zur CH 000 003" (Ger.act. 240a; nachfolgend Gutachten
zum Teilverzicht). Dabei kam er zusammenfassend zum Schluss, dass der Gegenstand der
CH 003 auch nach dem erfolgten Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das
Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgehe, weshalb dieses Patent teilnichtig sei.
Den Parteien wurde das Gutachten zum Teilverzicht zugestellt (Ger.act. 242), und es wurde
ihnen in der Folge mitgeteilt, es sei vorgesehen, dass die Parteien an der Hauptverhandlung
dem Experten Ergänzungsfragen stellen könnten, die dieser zu Protokoll beantworten werde.
Ferner wurde dem Antrag der Beklagten, das Federtransferelement herkömmlicher
Konstruktionsweise zur Hauptverhandlung mitzunehmen, stattgegeben (Ger.act. 248). Am
10. September 2010 wurde den Parteien mitgeteilt, es habe sich aufgrund einer telefonischen
Anfrage beim Experten ergeben, dass es zweckmässig sei, dass die Parteien die
Ergänzungsfragen bereits vor der Hauptverhandlung dem Gericht und insbesondere dem
Experten zustellen (Ger.act. 249). Die Beklagte teilte mit Schreiben vom 15. September 2010
mit, dass sie zum Gutachten zum Teilverzicht keine zusätzlichen Fragen mehr habe
(Ger.act. 250), worauf die Klägerin am 20. September 2010 mitteilte, dass auch sie zum
jetzigen Zeitpunkt keine Ergänzungsfragen zum Gutachten habe (Ger.act. 253). Auf
entsprechende Anfrage des Handelsgerichtspräsidenten teilten die Parteien am 23. bzw.
24. September 2010 mit, dass die Teilnahme des Experten zu einer allfälligen Erläuterung des
Gutachtens zum Teilverzicht entbehrlich sei (Ger.act. 256, 257, 259, 261).
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9. An der Hauptverhandlung vom 30. September 2010 hielten die Parteien an den eingangs
wiedergegebenen Rechtsbegehren fest. Dabei zeigte die Beklagte den Bausatz
Federtransferelement herkömmlicher Konstruktionsweise.
II.
1. Zuständigkeit
Die Zuständigkeit des Handelsgerichts ist unbestrittenermassen gegeben: Der Rechtsstreit
zwischen den Parteien bezieht sich auf ein Erfindungspatent (Art. 76 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 15
Abs. 1 lit. c ZPO), und die Beklagte ist im Kanton St. Gallen domiziliert (Art. 25 GestG).
2. Stufenklagen (Art. 71 PatG)
a) Die Beklagte machte geltend, es würden Patentstufenklagen im Sinne von Art. 71 PatG
vorliegen: Im Erstprozess verklage die Klägerin (zusammen mit ihrer Muttergesellschaft) die
Beklagte aufgrund der Herstellung und des Vertriebs von A.-Federkernmaschinen gestützt auf
EP 000 018. Mit dem vorliegenden Zweitprozess verklage die Klägerin die Beklagte aufgrund
der Herstellung und des Vertriebs derselben Federkernmaschinen erneut, diesmal gestützt auf
EP 001 und CH 002. Der Zeitablauf zeige, dass die Klägerin bzw. die Klägerinnen bereits vor
der Einleitung des auf EP 018 gestützten Erstprozesses am 28. April 2005 auch über sämtliche
relevanten Sachverhaltsinformationen betreffend angebliche Verletzungshandlungen und
angerufene Patentrechte (EP 001 und CH 002) verfügt hätten. Die Klägerinnen könnten
deshalb nicht glaubhaft machen, dass sie im ersten Verfahren ohne ihr Verschulden nicht in
der Lage gewesen wären, auch das damals bereits erteilte CH 002 geltend zu machen.
Nachdem der Tatbestand der Stufenklagen erfüllt sei, hätten die Klägerinnen in jedem Fall die
Gerichts- und Parteikosten des neuen Prozesses unabhängig von dessen Ausgang zu tragen
(Klageantwort Rz. 5 ff., Rz. 132 ff.; Duplik Rz. 162 ff.; Plädoyernotizen [Ger.act. 265] Rz. 117
ff.). Die Klägerin machte geltend, Art. 71 PatG sei vorliegend nicht anzuwenden, da keine
Identität bzw. Gleichartigkeit der Verletzungshandlungen vorliege, und auch die Parteien des
Erst- und Zweitprozesses nicht identisch seien. Im Übrigen würde der Klägerin auch der in
Art. 71 PatG vorgesehene Entlastungsbeweis gelingen, indem sie ohne ihr Verschulden im
Zeitpunkt der nach Art. 71 PatG massgebenden Klageerhebung des Erstprozesses
(28.04.2005) noch nicht in der Lage gewesen sei, die Patente EP 001 bzw. CH 002 geltend zu
machen (Replik Rz. 14 ff.; nachträgliche Eingabe Rz. 95 ff.).
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- 13 -
b) Wer eine Patentverletzungs- oder Feststellungsklage oder eine Schadenersatzklage
erhoben hat und später wegen der gleichen oder einer gleichartigen Handhabung aufgrund
eines anderen Patentes eine weitere Klage gegen die gleiche Person erhebt, hat nach Art. 71
PatG die Gerichts- und Parteikosten des neuen Prozesses zu tragen, wenn er nicht glaubhaft
macht, dass er im früheren Verfahren ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch
dieses andere Patent geltend zu machen. Stufenklagen liegen also vor, wenn
Verletzungsklagen zeitlich gestaffelt gegen denselben Beklagten wegen desselben
Sachverhalts, gestützt auf verschiedene Patente, erhoben werden. Der Kläger hat jedoch die
Möglichkeit, glaubhaft zu machen, dass er im ersten Verfahren das zweite Patent nicht
ebenfalls geltend machen konnte (P. Heinrich, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz
und Europäischen Patentübereinkommen, 2. Aufl., Bern 2010 [PatG/EPÜ], Rz. 1f. zu Art. 71;
L. David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Basel 1998, SIWR I/2, S. 164 mit
dem Hinweis, dass das Institut der Stufenklagen weder in Deutschland, dessen Gesetzgebung
der schweizerischen zum Vorbild gedient habe, noch in der Schweiz je eine praktische Rolle
gespielt habe). Mit der Bestimmung soll vermieden werden, dass der Kläger den Beklagten
durch eine Reihe von Klagen, deren Begehren hätten zusammen erhoben werden können,
schikaniere bzw. ihm vermeidbare ökonomische Nachteile aufbürde (Blum/Pedrazzini, Das
Schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., Bern 1975, S. 516). Die Bestimmung von Art. 71
PatG ist wegen ihres Ausnahmecharakters restriktiv zu interpretieren; dies bedeutet etwa, dass
die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Handlung im engeren Sinne der Worte aufzufassen sind
(Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 519 unten).
c) In Bezug auf die einzelnen Voraussetzungen von Art. 71 PatG ist Folgendes festzuhalten:
aa) Im Erstprozess (HG.2005.38-HGK) machten die G. Company und die Klägerin des
Zweitprozesses die Verletzung des Patentes EP 000 018 geltend, das im Eigentum der
G. Company steht. Gemäss unbestrittenen Angaben sind die G. Company und die Klägerin des
Zweitprozesses (indirekte) Tochtergesellschaften von D., Inc., wobei keine der beiden
Gesellschaften eine Beteiligung an der anderen hält. Damit ist die Voraussetzung der
Parteiidentität nicht gegeben, nachdem im Zweitprozess ausschliesslich die C. AG Klägerin
und Inhaberin der Patente EP 001, CH 002 und CH 003 ist. Bereits aus diesem Grund liegen
keine Stufenklagen im Sinne von Art. 71 PatG vor (vgl. Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 518 unten)
bb) Art. 71 PatG setzt voraus, dass eine gleiche oder gleichartige Verletzungshandlung
besteht. Wie bereits erwähnt, sind diese Ausdrücke restriktiv zu interpretieren
(Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 519 unten). Da gegen eine spätere Klage bezüglich des gleichen
Patents und wegen der gleichen oder gleichartigen Handlung die Einrede der Litispendenz
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erhoben werden kann, ist in diesem Fall Art. 71 PatG von vorneherein nicht anwendbar; daraus
ist der Schluss zu ziehen, dass dessen Anwendungsbereich weiter zu fassen ist. Unter gleicher
Handlung ist eine mit der zuerst eingeklagten identische Handlung zu verstehen. Eine
gleichartige Handlung unterscheidet sich bloss durch das Zeitelement von einer gleichen
Handlung. Aufgrund des Begriffes der Gleichartigkeit ist Art. 71 PatG somit auch dann
anzuwenden, wenn die zweite Verletzungshandlung eine inhaltsgleiche, jedoch nicht eine
identische ist (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 520). Hingegen sollte der Verletzungskläger in jedem
Fall seine Klage auf sämtliche Patentansprüche stützen, welche seiner Auffassung nach
verletzt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE vom 18.12.1999, sic!
1999, 444 E. 6d) ist es rechtsmissbräuchlich, im Anschluss an ein Urteil, welches sich auf
bestimmte, geltend gemachte Patentansprüche stützte, eine neue Klage auf nicht geltend
gemachte Ansprüche desselben Patents zu stützen (vgl. Fritz Blumer, in:
Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002,
Rz. 17.159).
Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klägerin ist vorweg zu verneinen, da es beim Erst-
und Zweitprozess um verschiedene Patente der G. Company bzw. der C. AG geht.
Grundsätzlich ist nicht notwendig, dass das zweite Patent mit dem ersten in einer engen
technischen Beziehung steht, obwohl das Erfordernis der Gleichheit oder Gleichartigkeit der
Handlungen mittelbar die technisch-wirtschaftliche Verwandtschaft beider Patente bedingt
(Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 521). Vorliegend haben das im Erstverfahren zu beurteilende
Klagepatent EP 000 018 und die im Zweitverfahren zu beurteilenden Patente EP 001, CH 002
und CH 003 alle mit Federkernmaschinen zu tun, betreffen aber verschiedene Vorrichtungen.
Während es im Erstprozess um eine Vorrichtung zur Reihenbildung von Federn mit beliebigen
Abständen geht, ist im Zweitprozess eine Federwendevorrichtung zu beurteilen. Es handelt
sich somit um verschiedene Teile der Maschine. Nicht substantiiert bestritten sind seitens der
Beklagten die Ausführungen der Klägerin, wonach die Rechtsbegehren des Erst- und
Zweitprozesses zwei verschiedene Vorrichtungen betreffen, die in den Maschinen der
Beklagten in unterschiedlichen Baugruppen eingebaut sind, wobei die einzelnen Baugruppen
über einen eigenen elektromechanischen Antrieb verfügen und grundsätzlich unabhängig
voneinander gekauft und eingesetzt werden können. Es genügt somit vorliegend nicht, dass es
im Erst- und im Zweitprozess um die gleiche A.-Transfermaschine geht (vgl. Duplik Rz. 175f.).
Insgesamt ist somit auch das Erfordernis der "gleichen oder gleichartigen Handlung" nicht
erfüllt.
cc) Schliesslich hat die Klägerin glaubhaft gemacht, dass sie im Erstverfahren nicht die
Verletzung von EP 001, CH 002 und CH 003 geltend machen konnte. Als Verschulden gilt nicht
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- 15 -
nur Vorsatz sondern auch Fahrlässigkeit, wobei an die Sorgfalt des Patentinhabers bei der
Prüfung der verletzten Patente strenge Anforderungen zu stellen sind. Der Ausdruck "nicht in
der Lage sein" ist eng zu interpretieren und bezieht sich grundsätzlich nur auf die Kenntnis der
fraglichen Umstände (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 523f.).
Auch die Beklagte behauptet nicht, dass das am 30. November 2006 erteilte CH 003 mit der
am 28. April 2005 im Erstprozess eingereichten Klage hätte geltend gemacht werden können.
In Bezug auf EP 001 legt die Klägerin glaubhaft dar, dass zum Zeitpunkt der Klageerhebung im
Erstprozess (28.04.2005) dieses nicht gültig erteilt worden war. Gemäss Art. 97 Abs. 4 EPÜ
wird die Erteilung eines europäischen Patents erst wirksam, wenn im europäischen Patentblatt
auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Dieser Hinweis auf die Erteilung von EP 001 erfolgte
am 8. Juni 2005, mithin nach der Klageerhebung im Erstprozess vom 28. April 2005. Damit
bestand keine Verpflichtung der Klägerin, das EP 001 schon anlässlich der Klageerhebung
vom 28. April 2005, d.h. vor dessen Gültigkeit, geltend zu machen.
Eine andere Sachlage besteht bei CH 002, welches am 15. Februar 2005 erteilt worden war
(kläg.act. 4). Die Beklagte wirft der Klägerin vor, sie habe ihre Patentverletzungsvorwürfe
sowohl bezüglich des Streitpatents des Erstprozesses als auch der Streitpatente des
Zweitprozesses auf Sachverhaltsabklärungen abgestützt, die sie im Sommer 2004
unternommen habe. Damit führe sie zu Unrecht aus (Replik Rz. 26), sie habe im Zeitpunkt der
Einleitung des Erstprozesses vom 28. April 2005 noch keine gesicherte Kenntnis gehabt, dass
CH 002 (und damit auch das inhaltsgleiche EP 001) verletzt seien (Duplik Rz. 183 ff.).
Nachdem CH 002 und EP 001 inhaltsgleich sind, durfte die Klägerin zuwarten, bis das
vorgeprüfte EP 001 wirksam wurde. Ferner legt sie glaubhaft dar, dass sie aus hinreichenden
Gründen die Einspruchsfrist des gegenstandsgleichen EP001, welche am 8. März 2006
(unbenutzt) abgelaufen war, abwartete. Damit gelingt der Klägerin auch in Bezug auf CH 002,
den Exkulpationsgrund glaubhaft zu machen.
d) Insgesamt hat die Beklagte nicht nachgewiesen, dass der Klägerin gestützt auf Art. 71
PatG wegen Stufenklagen Prozesskosten aufzuerlegen sind.
3. Klageänderung gemäss Replik (CH 003)
Mit Entscheid vom 14. August 2007 liess der Handelsgerichtspräsident die Klageänderung
gemäss Replik unter Vorbehalt des Entscheides des Gerichts zu und setzte der Beklagten Frist
zur Duplik an (Ger.act. 71). Auf die im Entscheid gemachten Ausführungen, weshalb die
Vorbringen der Klägerin in der Replik betreffend das neu behauptete Patent CH 000 003 nicht
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eine unzulässige Klageänderung darstellen, kann verwiesen werden. Zusammenfassend ist
nochmals festzuhalten, dass gemäss den unbestrittenen Ausführungen der Klägerin Ziffer 2
des Rechtsbegehrens gemäss Replik nicht nur die gleiche Federkernmaschine der Beklagten
wie Ziffer 1 des Rechtsbegehrens gemäss der Klage, sondern auch die gleiche Vorrichtung
einer solchen Maschine, nämlich deren Federwendevorrichtung betrifft (vgl. Art. 72 Abs. 1 lit. a
ZPO). Für die Beurteilung des neuen Rechtsbegehrens gemäss Replik und für die Frage der
Verletzung von CH 003 ist in gleicher Weise das Handelsgericht zuständig (Art. 15 Abs. 1 lit. c
ZPO), und es findet ebenso wie für die Beurteilung der Klage das ordentliche Verfahren
Anwendung (Art. 72 Abs. 1 lit. b ZPO). Indem die Klägerin mit der Replik das neue Patent
CH 003 eingebracht und ein neues Rechtsbegehren (mit entsprechenden Anpassungen bei
weiteren Rechtsbegehren) gestellt hat, kann grundsätzlich nicht eine ungebührliche
Verzögerung des Prozesses angenommen werden. Der Beklagten stand auch die Möglichkeit
offen, einredeweise die Nichtigkeit von CH 003 geltend zu machen. Prozessökonomische
Überlegungen sprechen für die Zulassung einer Klageänderung betreffend CH 003 (Art. 72
Abs. 1 lit. c ZPO). Nachdem CH 003 als Klagegrund erst im Verlaufe des Prozesses
entstanden ist und der Klägerin die behaupteten Änderungen an der Maschine der Beklagten
mit der Klageantwort bekannt geworden sind, ist davon auszugehen, dass erst im gerichtlichen
Verfahren Anlass für die Klägerin bestand, die Verletzung von CH 003 geltend zu machen. Ein
von der Beklagten behauptetes rechtsmissbräuchliches Verhalten im Zusammenhang mit der
Patenterteilung ist zu verneinen (Art. 72 Abs. 1 lit. d PatG). Insgesamt sind somit sämtliche
Bedingungen für eine Klageänderung gemäss Art. 72 ZPO erfüllt, womit die Klägerin berechtigt
ist, die ergänzten Rechtsbegehren Ziffer 2 - 4 der Replik zu stellen. Die von der Klägerin erst
mit der Eingabe vom 15. Mai 2007 eingereichte Patentschrift CH 003 (kläg. act. 11) ist im
vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen.
4. Nachträgliche Eingaben
Die Klägerin reichte am 12. Oktober 2007 eine nachträgliche Eingabe gemäss Art. 164 Abs. 1
lit. b ZPO zur Wahrung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör ein (Ger.act. 80). Zur
Begründung hielt sie fest, die Beklagte bringe in ihrer Duplik zahlreiche neue Angriffs- und
Verteidigungsmittel vor, so die neue Behauptung der Nichtigkeit von CH 003 (Duplik Ziff. 4),
neue Behauptungen, wonach EP 001, CH 002 und CH 003 nicht verletzt würden (Duplik
Ziff. 6), neue Ausführungen zur Beweislast (Duplik Ziff. 7) und neue Vorbringen zur
behaupteten Stufenklage (Duplik Ziff. 8). Die Beklagte beantragte mit nachträglicher Eingabe
vom 26. Oktober 2007 (Ger.act. 83), die nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 12. Oktober
2007 sei aus dem Recht zu weisen. Eventualiter seien die Ausführungen in der nachträglichen
Eingabe der Klägerin betreffend die Streitpatente EP 001 und CH 002 (Ziff. 4.1 bis 4.6 sowie
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- 17 -
4.8 bis 4.11) und betreffend die Frage der Stufenklagen (Ziff. 5) aus dem Recht zu weisen. Die
Klägerin beantragte mit nachträglicher Eingabe vom 9. November 2007 (Ger.act. 86), der
prozessleitende Hauptantrag und der Eventualantrag der Beklagten gemäss nachträglicher
Eingabe vom 26. Oktober 2007 seien abzuweisen.
Gemäss Art. 164 Abs. 1 lit. b ZPO ist eine nachträgliche Eingabe zulässig, wenn das rechtliche
Gehör es erfordert. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn neue Tatsachen oder
Beweismittel insbesondere in der Duplik in den Prozess eingebracht werden, zu denen eine
Partei noch nicht hat Stellung nehmen können (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 164
ZPO). Die Partei, welche eine nachträgliche Eingabe einreicht, hat im Einzelnen darzutun,
welche neuen Vorbringen der Gegenpartei eine Stellungnahme erfordern (GVP 1993 Nr. 65;
Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, Bern
1999, N 3b zu Art. 164 ZPO; vgl. BGE 124 II 132 ff.; 118 Ia 17 ff.; 106 Ia 4 ff.).
Die Beklagte hat in der Duplik erstmals vorgebracht, CH 003 sei nichtig (Duplik Ziff. 4, S. 9 –
29). Die Ausführungen der Klägerin dazu in der nachträglichen Eingabe sind damit zuzulassen
(nachträgliche Eingabe Ziff. 2 und 3, Rz. 7 – 62). Aus dem gleichen Grund ist zuzulassen
Ziff. 4.7 (Rz. 79) der nachträglichen Eingabe der Klägerin. Zuzulassen sind aber auch die
Ausführungen der Klägerin zu den Vorbringen der Beklagten betreffend Patentverletzung,
nachdem sie in der Duplik neue Unterlagen eingereicht hat und sich nicht nur zur (bestrittenen)
Verletzung von EP 001 und CH 002, sondern auch von CH 003 äussert; zuzulassen sind somit
Ziff. 4.1 – 4.6 und 4.8 – 4.11 der nachträglichen Eingabe (Rz. 63 – 78, 80 – 94). Aus dem
Recht zu weisen sind die Ausführungen der Klägerin in der nachträglichen Eingabe zur
Stufenklage (Ziff. 5, Rz 95 – 106), nachdem die Klägerin nicht darlegt, welche neuen
Ausführungen der Beklagten in der Duplik zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eine weitere
Eingabe erfordern.
Über die Zulässigkeit weiterer Eingaben der Parteien, welche nach Vorliegen des
Gerichtsgutachtens eingereicht worden waren, ist – soweit dies für den Entscheid von
Bedeutung ist – nachfolgend einzugehen.
III.
A. Grundlagen
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- 18 -
1. Im Verlaufe des vorliegenden Verfahrens und insbesondere seit dem Augenschein und der
Experteninstruktion vom 18. April 2008 traten verschiedene Gesetzesänderungen in Kraft.
Insbesondere traten das revidierte Europäische Patentübereinkommen in der Fassung des
Beschlusses des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation vom 28. Juni 2001
(EPÜ 2000) und die dazugehörigen Ausführungsvorschriften am 13. Dezember 2007 in Kraft
(vgl. Pedrazzini/Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Bern
2008, S. 42). Darauf ist, soweit erforderlich, nachfolgend einzugehen. Der Experte wies darauf
hin, dass neue, vom EPA und vom IGE erlassene Prüfungsrichtlinien vorliegen würden. Es
werde auf die derzeit aktuellen Rechtsnormen Bezug genommen, und, soweit nötig, werde
explizit auf allfällige Unterschiede hingewiesen (Gutachten S. 3f. Ziff. 2.2).
2. In Bezug auf den Massstab für den massgeblichen Fachmann hielt die Beklagte fest, es
sei vom gleichen Fachmann auszugehen wie im Erstprozess (Klageantwort Rz. 146). Die
Klägerin äusserte sich nicht dazu (Replik S. 41).
a) Ausgangspunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit, insbesondere der Ermittlung des
Gegenstands eines Patents, wozu u.a. auch die Feststellung des Inhalts von Begriffen in
Ansprüchen gehört, und der Ermittlung des Schutzbereichs ist der durchschnittlich gut
ausgebildete Fachmann, der eine hypothetische Person ist. Der Fachmann ist weder Experte
des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er
muss gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung über fundierte Kenntnisse und
Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung sowie über ausreichende Erfahrung verfügen und so
für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein (BGE 123 III 491 E. 2b; 120 II 71
E. 2; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 78 ff. zu Art. 1; Damian Grassi, Der Fachmann im Patentrecht,
sic! 1999, 551f.). Dieser Fachmann ist derselbe, der auch für die Beurteilung der Neuheit und
des Naheliegens als Massstab genommen wird (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 22 zu Art. 7; F.
Blumer, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel
2002, Rz. 14.39 ff.; vgl. Gutachten S. 7 Ziff. 5.1.1).
b) Der Experte E. führte dazu aus, das technische Fachgebiet, zu dem die Klagepatente
gehören würden, sei das Gebiet der Entwicklung und der Herstellung von Vorrichtungen zum
Ausrichten der Knoten oder Drahtenden an den Endringen von Federn beim Transport der
Federn von einer Federwindemaschine zu einem Federkern-Montageautomaten. Es handle
sich damit um ein Spezialgebiet des Maschinenbaus, das in allgemeinen Lehrbüchern über
Maschinenbau und Konstruktionslehre nicht beschrieben werde. Die Patentämter hätten
deshalb bei den drei Streitpatenten teilweise unterschiedliche Patentklassifikationen vergeben.
In Übereinstimmung mit der Beklagten könne vom gleichen Fachmann wie im Erstprozess
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ausgegangen werden, nämlich von einem gut ausgebildeten Konstrukteur im Bereich
Maschinenbau, eventuell mit Fachhochschulabschluss und mit mehrjähriger Erfahrung in der
Konstruktion von Maschinen für die Herstellung von Federkernen für die Matratzen- und
Polstermöbelindustrie (Gutachten S. 8 Ziff. 5.5.1). Diesen sachgerechten und
nachvollziehbaren Ausführungen des Experten ist beizupflichten.
3. Die Klägerin hielt fest, die Erfindungsaufgabe von EP 001 und CH 002 bestehe darin,
eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn bzw. deren Knoten oder generell der Endbereiche
in eine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage zu schaffen. Dabei ermögliche eine
besondere, in EP 001 und CH 002 beanspruchte Gestaltung der Vorrichtung, die Federn
jederzeit während des Betriebs der Federkernmaschine so auszurichten, wie es die jeweilige
Art und Gestaltung der Federn erfordert. In gleicher Weise wird auch die Erfindungsaufgabe in
CH 003 umschrieben (CH 003, Absätze [0003], [0004]).
a) Gemäss Art. 26 Abs. 3 PatV ist in der Einleitung die Erfindung so umreissen, dass danach
die technische Aufgabe und ihre Lösung verstanden werden können (vgl. Ausführungsordnung
[AO] EPÜ Regel 42 Abs. 1 lit. c). Die Aufgabe ist der Schritt vom Stand der Technik zur
Erfindung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 86 ff. zu Art. 1). Dabei ist von einer objektiviert gestellten
Aufgabe des Streitpatents auszugehen (BGE 123 III 491 E. 2b a.E.), mithin ist allenfalls die in
der Patentschrift angegebene Aufgabe dem wahren Stand der Technik und dem wahren
Gegenstand des Patents entsprechend den Patentansprüchen anzupassen (Heinrich,
PatG/EPÜ, Rz. 89 und 92 zu Art. 1). Auch bei der Beurteilung der Verletzung ist die
objektivierte Aufgabe zu berücksichtigen (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 359).
b) Gemäss den Ausführungen des Experten ist Gegenstand der Erfindung bei allen drei
Klagepatenten eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn, wie sie in den Oberbegriffen der
unabhängigen Ansprüche 1 näher spezifiziert sind. Die Klagepatente würden dabei von einem
in der Beschreibungseinleitung zitierten Stand der Technik gemäss Offenlegungsschrift DE 000
00 019 (bekl.act. 33; Ger.act. 83a; Anmelder: C. AG; "Federeinlegestation für eine Maschine
zur Herstellung von Federkernen für Matratzen, Polster und Sitzen") ausgehen. Diese
Offenlegungsschrift wird denn auch unter den Entgegenhaltungen aufgeführt (kläg. act. 2 S. 1).
Weiter führte der Experte aus, es sei danach bereits bekannt gewesen, dass an einer
Federeinlegestation für eine Maschine zur Herstellung von Federkernen ein linear
angetriebenes Ausrichtsystem vorhanden ist, das mit mindestens zwei gegenüberliegenden
Richtbacken zusammen wirkt, so dass die Federn richtig positioniert werden und ohne grossen
Richtaufwand den nachfolgenden Stationen zugeführt werden können. Die Ausrichtung der
Federn sei deshalb von Bedeutung, weil die Enden von fehlerhaft ausgerichteten Federn an
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der fertigen Federkernmatratze den Stoff durchstossen könnten. Bei den Klagepatenten werde
die erfindungsgemäss gestellte Aufgabe darin gesehen, eine Vorrichtung zum Ausrichten von
Federn bzw. deren Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit
änderbare Winkellage zu schaffen, mithin solle die Vorrichtung in der Lage sein, das
Positionieren der Federn beim Transport der Federn von einer Federwindemaschine zu einem
Federkernmontageautomaten ohne Auswechseln von Maschinenteilen und damit möglichst
ohne Stillstandzeiten der Anlage zu ermöglichen (Gutachten S. 9 Ziff. 5.1.2). Gemäss den
Ausführungen des Experten würden sich CH 003 einerseits und EP 001 und CH 002
andererseits nur durch Anzahl und Schutzbereich der Patentansprüche unterscheiden, indem
der beanspruchte Schutzbereich von CH 003 breiter sei als derjenige der beiden anderen
Klagepatente (Gutachten S. 10 Ziff. 5.1.3).
aa) Gemäss dem Experten wird die erfindungsgemässe Lösung der gestellten Aufgabe
gemäss EP 001 und CH 002 darin gesehen, dass das Transferelement mindestens ein
antreibbares sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, zwischen dem eine
Feder gehalten und in eine beliebige Endlage gedreht werden kann, wobei die gemeinsame
Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend
gelagert ist. Das Drehtellerpaar sei somit in der Lage, sich mit frei wählbarer
Drehwinkelendstellung um die eigene Achse zu drehen und zum Überführen der Federn vom
Transportstern zu den Transportbändern gleichzeitig um eine zentrale Drehachse zu drehen
(Gutachten S. 11f. Ziff. 5.1.4).
bb) In Bezug auf CH 003 umschrieb der Experte die erfindungsgemässe Lösung wie folgt: Der
den Stand der Technik wiedergebende Oberbegriff, bestehend aus den Merkmalen O1 bis O6,
sei praktisch identisch mit dem Oberbegriff der EP 001 und CH 002. Es sei lediglich das
"Transferelement" in ein "Transfermittel" umgetauft worden, und aus dem "Paar
Transportbänder" sei ein einziges Transportband geworden. Beim kennzeichnenden Teil,
bestehend aus dem einzigen Merkmal K1 ("dadurch gekennzeichnet, dass das Transfermittel
[17, 19] zum Drehen der Federn [7] beim Überführen der Federn [7] vom Transportstern [1] zu
dem Transportband [13] ausgestaltet ist), werde der Unterschied jedoch im Hinblick auf den
Schutzbereich bedeutsam. Es werde nun Schutz begehrt für ein beliebiges Transfermittel, das
zum Drehen der Federn ausgestaltet sei, während diese vom Transportstern zu dem (einzigen)
Transportband befördert werden. Die erfindungsgemässe Lösung werde somit nur noch darin
gesehen, dass das Transfermittel die Federn auf eine beliebige Art und Weise in eine frei
wählbare Drehwinkelendstellung bringt, wobei offen bleibe, welche Bewegung die einzelnen
Federn beim Überführen vom Transportstern zu dem Transportband zurücklegen (Gutachten
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- 21 -
S. 12f. Ziff. 5.1.5; vgl. die Zusammenfassung in Gutachten S. 42f. Fragen 2 und 3). Diese
einlässlich begründeten Ausführungen sind nachvollziehbar, und es kann ihnen gefolgt werden.
c) Die Klägerin stellte in diesem Zusammenhang die Ergänzungsfrage, ob die Aufgabe der
Erfindung von EP 001 und CH 002 sowie der ursprünglichen Fassung der Anmeldung von
CH 003 insbesondere darin liege, dass die Endbereiche von Federn, welche in einen
Federkernmontageautomaten transportiert werden, in eine von Feder zu Feder frei wählbare
und jederzeit änderbare Winkellage gebracht werden können (Ergänzungsgutachten S. 11
Frage 1). Der Experte hielt dazu fest, die zu allen drei Klagepatenten erfindungsgemäss
gestellte Aufgabe bestehe darin, eine Vorrichtung zum Ausrichten von Federn bzw. deren
Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage
zu schaffen (vgl. Gutachten S. 9 Ziff. 5.1.2 Abs. 3). Darunter sei eine beliebige Ausrichtung von
Feder zu Feder zu verstehen. Auf die entsprechende Ergänzungsfrage der Klägerin verneinte
er, dass es im Stand der Technik von EP 001 bzw. CH 002 bereits Vorrichtungen gegeben
habe, welche die Aufgabe gemäss der soeben erwähnten Ergänzungsfrage gelöst hatten
(Ergänzungsgutachten S. 11f. Fragen 1 und 2). Zur Begründung wies der Experte darauf hin,
dass die Klägerin in der Replik (Rz. 82) und in der Eingabe vom 26. Januar 2009 (Ger.act. 162
S. 2 Abs. 2) die Auffassung vertrete, das Wenden der Federn um die in den
Ausführungsbeispielen mit "B" bezeichnete zentrale Drehachse trage nichts zur Lösung der
objektivierten Aufgabenstellung bei. Die Lösung in DE 000 00 009 (bekl.act. 10) als
nächstliegender Stand der Technik bestehe in einer Wendevorrichtung, mit deren Hilfe die
Federn um eine zentrale Drehachse X um 180° gewendet werden können. Schon durch
blosses Wenden der Federn könne somit eine für die spätere Verarbeitung günstigere Position
der Federn erreicht werden. Diese Vorrichtung gemäss DE 000 00 009 erlaube aber noch
keine vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage, was mit der erfindungsgemässen
Vorrichtung gelöst werde. Trotzdem sei entgegen der Auffassung der Klägerin nicht ersichtlich,
weshalb für den Fachmann das Weglassen der Wendebewegung um die zentrale Drehachse B
klar erkennbar nichts mehr zur Lösung der Aufgabenstellung beitragen soll, zumal alternative
Ausgestaltungen in den Klagepatenten auch nicht ansatzweise offenbart seien. Der Fachmann
werde daher vielmehr daraus schliessen, dass der mit der DE 000 00 009 erzielbare Vorteil der
Federwendung durch einen weiteren Vorteil gemäss den Streitpatenten ergänzt werde, nämlich
die jederzeit änderbare Winkellage mit Hilfe des antreibbaren Drehtellerpaars. Die
Ergänzungsfragen 1 und 2 der Klägerin seien somit im Grund genommen bereits durch das
Gutachten (vgl. insbesondere S. 38f.) beantwortet worden und seien zudem nicht zielführend
(Ergänzungsgutachten S. 4f. Ziff. 2.1.1). Diesen Überlegungen des Experten ist zu folgen,
wobei insbesondere die Ausführungen des Experten als entscheidend hervorzuheben sind,
dass bereits mit der in DE 000 00 009 vorgesehenen Wendevorrichtung die Federn um eine
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- 22 -
zentrale Drehachse X um 180° gewendet werden können, und dieser Vorteil gemäss den
Streitpatenten durch einen weiteren Vorteil ergänzt wird, nämlich die jederzeit änderbare
Winkellage mit Hilfe des antreibbaren Drehtellerpaars.
B. Rechtsbeständigkeit
1. Die Beklagte machte in der Klageantwort einredeweise geltend, dass der Gegen-
stand der Patentansprüche 1 und 2 von EP 001 und CH 002 nicht auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruhe, sondern sich in einer für den Durchschnittsfachmann naheliegenden Art und
Weise aus den Druckschriften DE-A1-000 00 009 (bekl.act. 10) und US-A-0,000,010
(bekl.act. 7) ergebe (Klageantwort Rz. 126 ff., Rz. 150; vgl. Replik Rz. 95 ff., Rz. 144; Duplik
Rz. 73). Wenn dem Fachmann die Aufgabe von EP 001 und CH 002 gestellt gewesen sei, eine
Vorrichtung zum Ausrichten (Drehen) von Federn zu schaffen, so dass deren Knoten oder
generell Endbereiche in eine vorgebbare und jederzeit veränderbare Winkellage gebracht
werden können, so habe es zumindest nahe gelegen, beim Drehsternpaar der DE-A1-000 00
009 an den Flügeln Drehtellerpaare gemäss der US-A-0,000,010 vorzusehen, um eine von
180° abweichende beliebige Drehung auszuführen (Klageantwort Rz. 131).
a) Nach Art. 1 PatG und Art. 52 EPÜ werden für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen
Erfindungspatente erteilt. Eine patentfähige Erfindung muss somit namentlich neu sein, und als
neu gilt sie nach Art. 7 PatG und Art. 54 EPÜ, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört,
wobei der Stand der Technik alles bildet, was vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich
gemacht worden ist. Neuheit liegt vor, wenn die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen
definiert ist, nicht identisch zum Stand der Technik gehört (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 19 zu
Art. 7, vgl. Rz. 71 zu Art. 1).
Neben Neuheit ist auch erfinderische Tätigkeit oder Nicht-Naheliegen erforderlich; denn was
sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentfähige
Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 56 Satz 1 EPÜ; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 72 ff. zu Art. 1).
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es für den Begriff des Erfinderischen
entscheidend, ob der Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den
Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des
Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwands
bedarf (BGE 123 III 488 E. 2a). Dabei ist es zweckmässig, entsprechend der Praxis der
Beschwerdekammer des EPA den "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" anzuwenden (Kurt Sutter, Der
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bundesgerichtliche Begriff des "Erfinderischen", sic! 2004, 474; Christoph Bertschinger,
Patentfähige Erfindung, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches
Patentrecht, Rz. 4.126). Die wertende Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit bedarf der
Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes
(BGE 4C.52/2005 vom 18.05.2007 E. 2.3, in: sic! 2005, 826; vgl. Gutachten S. 18 Ziff. 5.2.2).
b) Der Experte hielt fest, die DE 000 00 009 (bekl.act. 10) komme der in EP 001 und CH 002
beanspruchten Erfindung am Nächsten. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 von EP 001
und CH 002 ergebe sich am massgeblichen Prioritätstag für den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem aktenkundigen Stand der Technik (Gutachten S. 43 Fragen 4,
5). Der Experte stellte die von der Beklagten im Rahmen der Rechtsbeständigkeit von EP 001
und CH 002 zitierten Druckschriften zum Stand der Technik, d.h. die DE-Patentanmeldung 000
00 009 der C. AG vom 20. Oktober 1999 (bekl.act. 10), das US-Patent 0,000,010 C.G.C. vom
6. Februar 1948 (bekl.act. 7), die WO 00/00011 C. AG vom 31. Januar 2000 (bekl.act. 2) und
die US-Patentschrift 0,000,012 H.B.R. vom 10. Juni 1974 (bekl.act. 24) kurz dar (Gutachten
S. 13 ff.) und hielt fest, DE 000 00 009 (bekl.act. 10) stelle den nächstliegenden Stand der
Technik dar, wobei jedoch das antreibbare Drehtellerpaar gemäss Merkmal K1 fehle. Aus
diesem Grund sei aber auch das Merkmal K2 entgegen der Auffassung der Beklagten nicht
offenbart, denn dieses Merkmal schreibe vor, dass die gemeinsame Drehachse des
Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist. Es sei
nicht nachvollziehbar, warum es naheliegend sein soll, im Hinblick auf die US-0,000,010 das
Drehsternpaar gemäss DE 000 00 009 mit einem Drehtellerpaar, wie es in EP 001 und CH 002
beschrieben wird, auszurüsten. Das nunmehr allein noch wirksame Klagepatent EP 001 beruhe
deshalb im Hinblick auf die erwähnten Dokumente auf einer erfinderischen Tätigkeit (Gutachten
S. 19f. Ziff. 5.2.2). Aufgrund der überzeugenden Darlegungen des Experten, dass EP 001 neu
ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist der Schluss zu ziehen, dass dieses
rechtsbeständig ist. Diese Schlussfolgerungen blieben denn auch seitens der Beklagten
weitgehend unbestritten (vgl. Plädoyernotizen Rz. 16 ff.).
2. Die Beklagte machte geltend, dass CH 003 nichtig sei wegen unzulässiger Erweiterung im
Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG und wegen fehlender Neuheit. Mit einer Einschränkung
durch Teilverzicht zurück auf das zulässige, von der Prioritätsanmeldung gedeckte Mass
gelange man zu einem mit EP 001 und CH 002 deckungsgleichen Geltungsbereich, womit
CH 003 dem Verbot des Doppelschutzes gemäss Art. 20a PatG unterliege (Duplik Ziff. 4 Rz. 19
ff.; vgl. nachträgliche Eingabe der Klägerin vom 12.10.2007 [Ger.act. 80] Ziff. 2 und 3 Rz. 7 ff.;
nachträgliche Eingabe der Beklagten vom 26.10.2007 [Ger.act. 83] Rz. 15 ff.). Gemäss den
Ausführungen der Beklagten benutzt die Klägerin gar nicht selbst die von ihr nachträglich
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- 24 -
vorgenommene Erweiterung des Schutzumfangs von CH 003 (Duplik Rz. 11). Die Beklagte
begründete den Vorwurf der unzulässigen Erweiterung in der Weise, dass sie die
Prioritätsanmeldung von CH 003 (bekl.act. 20) dem erteilten Patent CH 003 gegenüber stellte
und festhielt, im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs 1 sei an die Stelle des ursprünglich
beanspruchten antreibbaren Drehtellerpaares, dessen gemeinsame Drehachse in einem
Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist, ein Transfermittel getreten, das
zum Drehen der Federn beim Überführen der Federn vom Transportstern zum Transportband
ausgestaltet sei. Während im ursprünglichen Gesuch von Transportbandpaar oder
Transportbänderpaar gesprochen werde, werde in CH 003 durchgehend von einem
Transportband gesprochen. Der ursprüngliche Begriff Tansferelement sei durch Transfermittel
ersetzt worden. Schliesslich sei in den erteilten Ansprüchen 4, 5 und 6 von CH 003 neu der
Begriff der Drehteile eingeführt worden, wogegen im Gesuch durchgehend von Drehtellern
oder Drehtellerpaar gesprochen worden sei. Die Klägerin bestritt die Vorbringen in tatsächlicher
Hinsicht und warf der Beklagten ein falsches Verständnis von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG vor
(nachträgliche Eingabe der Klägerin [Ger.act. 80] Rz. 7 ff.; vgl. Duplik Rz. 29 ff.).
a) Gemäss Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt der Richter auf Klage hin (oder aufgrund einer
Einwendung; vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 15 zu Art. 26) die Nichtigkeit des Patents fest, wenn
der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum
massgebenden Fassung hinaus geht. Diese Bestimmung entspricht Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ
und wurde in das nationale Recht übernommen; sie hängt mit Art. 58 Abs. 2 PatG zusammen
(Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 12 zu Art. 26). Der Nichtigkeitsgrund von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG
(wie auch von Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ) hat den Zweck, die patentrechtliche Priorität des
Anmeldetags zu sichern: Es darf dem Anmelder nicht gestattet sein, nach dem Anmeldetag
seine Position durch Hinzufügen von ursprünglich nicht offenbarten Inhalten zu verbessern, da
ihm dies zu einem nicht gerechtfertigten Vorteil verhelfen würde (Schachenmann/Bertschinger,
a.a.O., Rz. 15.25). Hinsichtlich des sachlichen Umfangs des Änderungsrechts wurde dabei der
Grundsatz des Art. 123 Abs. 1 EPÜ übernommen. Demnach reichen blosse "Anhaltspunkte" in
der ursprünglichen Fassung für eine Änderung nicht mehr aus (Botschaft des Bundesrats über
drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes vom 24.03.1976, S. 86). Der
"Gegenstand" des Patents im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG ist nicht der "sachliche
Geltungsbereich" des Art. 51 Abs. 2 PatG (bzw. der "Schutzbereich" des Art. 69 EPÜ), wie er
durch die Ansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" im Sinne von
Art. 58 Abs. 2 PatG (bzw. Art. 123 Abs. 2 EPÜ), einschliesslich der gesamten Offenbarung in
der Beschreibung und in den Zeichnungen (vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 13f. zu Art. 26).
Nachträgliche Änderungen in Patentanmeldungen sind an sich zulässig (Art. 58 PatG, Art. 123
Abs. 1 EPÜ), wobei sie jedoch nur in den Schranken des Offenbarungsgehalts der
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- 25 -
ursprünglichen Unterlagen erfolgen dürfen (SMI 1996, 120 E. 3). Die Bestimmung des
Offenbarungsinhalts der ursprünglichen Anmeldung richtet sich dabei nach dem Wissen des
massgeblichen Fachmanns, welcher identisch ist mit demjenigen, der eine Erfindung nach
Art. 56 EPÜ beurteilt. Der "Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum
massgebenden Fassung" bezeichnet alle für die Offenbarung der Erfindung massgebenden
Unterlagen, nämlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen
(Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., N 15.26f.; Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 13f. zu Art. 26; vgl.
auch Rz. 1 ff. zu Art. 58). Entsprechend wird in Ziff. 5.1.1 der "Richtlinien für die Sachprüfung
der nationalen Patentgesuche" vom 1. Januar 2006 (S. 30f.) festgehalten, dass für das
Anmeldedatum (Art. 58 Abs. 2 PatG) der Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen
massgebend ist (vgl. auch Richtlinien, Ziff. 5.1.2, S. 31). Erweiterungen eines unabhängigen
Patentanspruchs bewirken eine Datumsverschiebung, wenn sie über den Inhalt der
ursprünglichen Unterlagen hinaus gehen (Richtlinien, Ziff. 5.2.2 S. 33). In Ziff. 5.2.3 der
Richtlinien (S. 33) wird Folgendes festgehalten: "Als Erweiterungen gelten insbesondere der
Ersatz eines Begriffs durch einen anderen, weiter gefassten Begriff, die Streichung eines
Merkmals, die Verschiebung eines Grenzwertes nach aussen oder die Nennung eines
zusätzlichen Gliedes einer Alternative" (vgl. Art. 58 Abs. 2 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 PatG; Art. 64
Abs. 5 i.V.m. mit Art. 67 Abs. 2 PatV; Bühler/Blind Burri, in: Patentrecht und Know-how, unter
Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, SIWR IV, Basel 2006, S. 257; vgl.
auch Gutachten S. 20f. Ziff. 5.2.3).
b) Der Experte kam im Gutachten und im Ergänzungsgutachten zum Schluss, der
Gegenstand der CH 003 in der Fassung vor dem Teilverzicht gehe über den Inhalt des
Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus und zwar
namentlich wegen den folgenden nachträglich eingeführten bzw. weggelassenen Merkmale:
- Streichung des antreibbaren Drehtellerpaars, dessen gemeinsame Drehachse in einem
Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist,
- Einführung eines einzelnen Transportbandes anstelle von einem Paar Transportbänder,
- Einführung eines Drehteils anstelle eines Drehtellers.
Gemäss der Schlussfolgerung des Experten ist deshalb CH 003 in der Fassung vor dem
Teilverzicht teilnichtig (Gutachten S. 41 Ziff. 6, S. 43f. Frage 6). In Beantwortung der Frage 7
hielt er fest, man gelange, nachdem es sich bei CH 003 um eine unzulässige Erweiterung der
angemeldeten Version handle, bei einer Einschränkung durch Teilverzicht zurück auf das
zulässige, von der Prioritätsanmeldung gedeckte Mass zu einem mit EP 001/CH 002
deckungsgleichen Geltungsbereich (Gutachten S. 44).
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Zur Begründung hielt der Experte einleitend fest, entgegen den Ausführungen der Beklagten in
der Duplik (S. 9-12, Rz. 22) könne die Zulässigkeit der Änderungen nicht allein anhand einer
Gegenüberstellung der ursprünglich eingereichten und der erteilten Anspruchsfassung, ohne
Hinterfragung des Offenbarungsinhalts der ursprünglichen Gesuchsunterlagen, vorgenommen
werden. Die Klägerin habe mit Eingabe vom 28. Februar 2006 beantragt, der Prüfung des
Gesuchs die geänderten Patentansprüche 1-10 zugrunde zu legen (bekl.act. 19). Diese
Änderungen hätten auf eine Erweiterung der ursprünglich eingereichten Ansprüche abgezielt
(Gutachten S. 21 Ziff. 5.2.3). Im Einzelnen führte der Experte zu den nachträglich eingeführten
bzw. weggelassenen Merkmalen Folgendes aus:
aa) Gemäss dem Experten handelt es sich bei der Änderung, wonach das Transferelement
zum Drehen der Federn ausgestaltet ist, um eine Erweiterung von Patentanspruch 1, weil das
ursprünglich zum Drehen der Federn vorgesehene antreibbare Drehtellerpaar gestrichen bzw.
durch ein anderes, breiteres Merkmal ersetzt worden sei. Das Transferelement sei jetzt
anspruchsgemäss plötzlich auf irgendeine Weise zum Drehen der Federn ausgestaltet. Der
Experte wies darauf hin, die Streichung eines Merkmals sei dann zulässig, wenn der
Fachmann aufgrund der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig erkennen kann,
dass das betreffende Merkmal in der Offenbarung als nicht wesentlich hingestellt worden ist
oder dass es für die Lösung der erfindungsgemäss gestellten Aufgabe nicht unerlässlich ist.
Ferner wies er darauf hin, es sei unzulässig, ein spezielles Merkmal durch einen umfassenden
allgemeinen Ausdruck zu ersetzen, wenn durch diesen allgemeinen Ausdruck erstmals neue
spezielle Merkmale und insbesondere ursprünglich nicht offenbarte äquivalente eingefügt
werden (Gutachten S. 22 m.w.H.; vgl. Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., Rz. 15.34f.). Der
Experte wies darauf hin, dass sich in den ursprünglichen Unterlagen (bekl.act. 20) kein Hinweis
finde, der eine derartige Erweiterung des Schutzbereichs rechtfertigen würde. In gleicher Weise
gelte dies auch für das aus dem Anspruch 1 gestrichene Merkmal, wonach die gemeinsame
Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend
gelagert ist. Das Drehtellerpaar und dessen rotative Bewegung würden in der gesamten
ursprünglichen Offenbarung eine wesentliche Rolle spielen. Eine derart breite
Anspruchsfassung finde in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offensichtlich keine
Stütze, weshalb die diesbezügliche Änderung in Patentanspruch 1 nicht zulässig sei
(Gutachten S. 21 ff. Ziff. 5.2.3 lit. a).
bb) Gemäss den Ausführungen des Experten ist die Änderung "Transportband" anstelle von
einem "Paar Transportbänder", die u.a. den Patentanspruch 1 betrifft, unzulässig. Die Klägerin
stelle in ihrer Eingabe vom 28. Februar 2006 (bekl.act. 19) lediglich fest, es sei nicht zwingend,
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die Federn mit mehr als einem Transportband zu fördern. Dies sei jedoch nicht die relevante
Frage. Entscheidend sei vielmehr, dass sich eine alternative Förderung mit nur einem einzigen
Transportband dem Fachmann keineswegs erschliesse (Gutachten S. 24f. Ziff. 5.2.3 lit. b).
cc) Gemäss den Ausführungen des Experten wird die den Patentanspruch 1 betreffende
Änderung, wonach "Transferelement" durch "Transfermittel" ersetzt wird, in der Eingabe der
Klägerin vom 18. Februar 2006 (bekl.act. 19) nicht schlüssig begründet. Die Umbenennung von
"Element" in "Mittel" ergebe zwar keinen Sinn und sei unnötig, gehe aber andererseits auch
nicht über den ursprünglichen Gegenstand hinaus. Die Änderung sei daher zulässig
(Gutachten S. 25 Ziff. 5.2.3 lit. c).
dd) Gemäss der Auffassung des Experten ist die Änderung, wonach "Drehteller" durch
"Drehteile" ersetzt wird, unzulässig. Diese Änderung betreffe nicht den Anspruch 1, in welchem
der Ausdruck "Drehtellerpaar" unzulässigerweise gestrichen worden sei, sondern die neuen
abhängigen Ansprüche 4 und 5. Erst im abhängigen Anspruch 6 würden dann
gegenüberliegende Drehteile wieder zu einem Drehtellerpaar. Bei der Änderung handle es sich
um eine Verallgemeinerung eines Merkmals, weil ein Drehteil strukturell offensichtlich weniger
spezifiziert sei als ein Drehteller und erst recht als ein "Drehtellerpaar". Die Änderung werde
von der Klägerin in ihrer Eingabe vom 28. Februar 2006 (bekl.act. 19) nicht begründet. Für eine
derart allgemeine Interpretation des Begriffs "Drehteller" finde sich in den ursprünglichen
Unterlagen keine Stütze, und dem Drehtellerpaar komme durchaus eine wichtige Rolle zu
(Gutachten S. 26f. Ziff. 5.2.3 lit. d).
c) Der Experte warf die Frage auf, ob die unzulässigen Änderungen rückgängig gemacht
werden könnten, und hielt fest, CH 001 lasse sich auf einen im Hinblick auf die Änderungen
zulässigen Gegenstand einschränken, der die gleiche Erfindung betreffe, wie die parallele
CH 002 oder die gleichlautende EP 001 (Gutachten S. 27f. Ziff. 5.2.4).
d) Die Beklagte stellte die Ergänzungsfrage, ob der Hauptanspruch 1 und die Unteransprüche
2 und 3 von CH 003 in der erweiterten Fassung im Vergleich zum massgeblichen Stand der
Technik neu wären und/oder ob die beanspruchte Erfindung in der erweiterten Fassung auf der
Hand liegen würde. Der Experte hielt dazu fest, der Hauptanspruch 1 und der abhängige
Anspruch 2 der CH 003 sei durch die WO 00/00011 neuheitsschädlich vorweg genommen. Der
abhängige Anspruch 3 sei jedoch gegenüber diesem Stand der Technik neu und werde durch
den nachgewiesenen Stand der Technik nicht nahegelegt (Ergänzungsgutachten S. 21
Frage 2, vgl. S. 16 Ziff. 3.1.2).
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3. Auf diese einlässlich begründeten und nachvollziehbaren Ausführungen des Experten
kann abgestellt werden. Insbesondere in Bezug auf CH 003 in der Fassung vor dem
nachfolgend (unter lit. C.) zu prüfenden Teilverzicht hielt der Experte einleuchtend fest, dass in
CH 003 nun Schutz begehrt werde für ein beliebiges Transfermittel, das zum Drehen der
Federn ausgestaltet ist, während diese vom Transportstern zum Transportband befördert
werden. Wie der Experte dann zutreffend ausführte, wird die erfindungsgemässe Aufgabe nur
noch darin gesehen, dass das Transfermittel die Federn auf eine beliebige Art und Weise in
eine frei wählbare Drehwinkelendstellung bringt, wobei offen bleibt, welche Bewegung die
einzelnen Federn beim Überführen vom Transportstern zum Transportband zurückführen. In
Übereinstimmung mit dem Experten ist entgegen den Behauptungen der Klägerin davon
auszugehen, dass die kennzeichnenden Anspruchsmerkmale der ursprünglichen Fassung von
CH 003 nicht einfach "unwesentlich" sind, sondern den Schutzumfang von CH 003 wesentlich
mitbestimmen, was zur Folge hat, dass deren Weglassung den Schutzumfang wesentlich
erweitert. Der Experte hielt deshalb zutreffend fest, dass die beantragten Änderungen
offensichtlich auf eine Erweiterung der ursprünglich eingereichten Ansprüche abgezielt hätten.
Zutreffend ist der vom Experten festgehaltene Grundsatz, dass die Streichung eines Merkmals
aus einem Patentanspruch in der Regel unzulässig ist. Der Experte verwies ferner
richtigerweise auf die von diesem Grundsatz – nach herrschender Lehre und Rechtsprechung
– bestehende Ausnahme, dass die Streichung eines Merkmals dann – und nur dann – zulässig
ist, wenn der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig
erkennen kann, dass das betreffende Merkmal in der Offenbarung als nicht wesentlich
hingestellt wird oder dass es für die Lösung der erfindungsgemäss gestellten Aufgabe nicht
unerlässlich ist. Den im Anschluss an diese Grundsätze vom Experten gemachten
Ausführungen ist zuzustimmen, dass das aus dem Anspruch 1 gestrichene Merkmal, wonach
die gemeinsame Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen
Drehachse umlaufend gelagert ist, in der gesamten ursprünglichen Offenbarung eine
wesentliche Rolle spielt, da dessen rotative Bewegung um eine zentrale Drehachse letztlich
besonders vorteilhafte Ausgestaltungen mit mehreren Drehtellerpaaren zur Erhöhung der
Kadenz ermöglicht.
Aufgrund der oben gemachten Überlegungen des Experten, die vom Gericht nachvollzogen
werden können und sich als zutreffend erweisen, steht fest, dass EP 001 auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruht und damit rechtsbeständig ist, wogegen CH 003 in der Fassung
vor dem Teilverzicht teilnichtig ist, da dessen Gegenstand über den Inhalt des Patentgesuchs
in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinaus geht.
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C. Mittels Teilverzicht eingeschränkte Version von CH 003
1. Nachdem die Klägerin am 13. Juli 2009 beim IGE ein Gesuch um Einschränkung von
CH 0003 im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG gestellt hatte (Beilage 1 zur Eingabe der
Klägerin vom 19.08.2009, Ger.act. 200a), hielt das IGE mit Verfügung vom 5. August 2009 fest,
dass der vorgelegte Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden könne und
die Voraussetzungen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfüllt seien (Beilage 2 zur Eingabe der
Klägerin vom 19.08.2009, Ger.act. 200b). Am 30. September 2009 wurde die neue
Patentschrift CH 000 003 C 1 publiziert (Beilage 1 zur Eingabe der Klägerin vom 06.10.2009,
Ger.act. 206a). Es ist zunächst zu prüfen, ob die neuen Vorbringen der Klägerin betreffend
Teilverzicht rechtzeitig vorgebracht worden sind.
a) Am 22. Mai 2009 teilte die Klägerin mit, dass sie beim IGE beantragen werde, Anspruch 1
von CH 003 mit einem modifizierten Wortlaut zu erteilen (Ger.act. 187), worauf sich die
Beklagte gegen die beantragte Sistierung wandte und beantragte, sofern ein Entscheid des
IGE vorliege, sei eine allfällige Änderung des Anspruchs als unzulässig abzuweisen und als
irrelevant (bezüglich Verletzung) aus dem Recht zu weisen (Ger.act. 196). Die Klägerin teilte
mit Eingabe vom 19. August 2009 mit, dass das IGE den neuen eingeschränkten Wortlaut von
Anspruch 1 von CH 003 gutgeheissen habe. Sie wies darauf hin, dass ein Teilverzicht auf ein
Patent gegenüber dem IGE jederzeit – auch während einem hängigen Zivilverfahren – erklärt
werden könne (Ger.act. 200 Rz. 16). Sie bestritt den von der Beklagten erhobenen Vorwurf des
Rechtsmissbrauchs (Ger.act. 196 Rz. 6) und hielt fest, um eine unnötige Ausweitung des
vorliegenden Verletzungsprozesses auf die für die Verletzung bloss indirekt relevanten Fragen
zur Rechtsbeständigkeit von CH 003 zu vermeiden, habe sie (Klägerin) beim IGE ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht beantragt, die während dem Erteilungsverfahren
vorgenommenen Änderungen abgesehen von einer Ausnahme wieder rückgängig zu machen
(Ger.act. 200 Rz. 42). Die Beklagte beantragte mit Eingabe vom 2. September 2009
(Ger.act. 203), die Eingabe der Klägerin vom 19. August 2009 (Ger.act. 200) sei aus dem
Recht zu weisen, unter zusätzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.
Sie hielt fest, da die Frage der Sistierung mit dem Entscheid des IGE zwischenzeitlich hinfällig
geworden sei, hätte sich eine Stellungnahme zu dieser Frage – und nur zu dieser Frage sei der
Klägerin Frist zur Stellungnahme angesetzt worden – erübrigt. Stattdessen argumentiere die
Klägerin, obwohl der Schriftenwechsel abgeschlossen sei, nunmehr in ihrer Eingabe, warum
der Teilverzicht zulässig sein soll, und schlage vor, die Ansprüche der Klägerin aus CH 003
seien im vorliegenden Verfahren neu anhand der nunmehr "eingeschränkten" Fassung von
Anspruch 1 gemäss dem vom IGE gutgeheissenen Teilverzicht zu prüfen. Die Klägerin hielt in
ihrer rechtlichen Würdigung und Beweiswürdigung vom 12. November 2009 (Ger.act. 212) fest,
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- 30 -
das Begehren der Beklagten (Ger.act. 203), die Eingabe der Klägerin vom 19. August 2009
(Ger.act. 200) sei aus dem Recht zu weisen, sei unbegründet sowie prozessökonomisch
absurd und daher abzuweisen.
Bei dem vom IGE mit neuem eingeschränktem Wortlaut von Anspruch 1 erteilten Patent
CH 003 liegt eine vor dem Entscheid eingetretene Tatsache vor, die für diesen erheblich ist
(Art. 164 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 247 lit. a ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 247
ZPO). Voraussetzung ist ferner für die Zulässigkeit einer nachträglichen Eingabe, dass die
Noven trotz zumutbarer Sorgfalt im früheren Verfahren nicht haben vorgebracht werden
können (Art. 164 Abs. 1 lit. a ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 4a zu Art. 247 ZPO).
Vorliegend hatte die Klägerin bereits am 22. Mai 2009 darauf hingewiesen, dass sie beim IGE
beantrage, Anspruch 1 von CH 003 mit einem geänderten Wortlaut zu erteilen, und sie teilte,
nachdem ihr am 2. Juli 2009 entsprechend Frist angesetzt worden war, rechtzeitig mit, dass
gemäss dem Entscheid des IGE der neue Wortlaut von Anspruch 1 von CH 003 sämtliche
gesetzlichen Anforderungen erfülle. Die Eingaben betreffend Teilverzicht erfolgten damit
rechtzeitig (Art. 164 Abs. 2 ZPO), und die Tatsache, dass CH 003 mit einem nunmehr
modifizierten Wortlaut von Anspruch 1 am 30. September 2009 veröffentlicht worden ist (vgl.
Ger.act. 206a), ist für den vorliegenden Entscheid erheblich. Die nachträglichen Eingaben der
Klägerin inkl. die Beilagen sowie auch die entsprechenden Stellungnahmen der Beklagten sind
deshalb zuzulassen.
b) Gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG kann der Patentinhaber auf das Patent teilweise
verzichten, indem er beim IGE den Antrag stellt, einen unabhängigen Patentanspruch auf
anderem Weg einzuschränken; in diesem Fall muss sich der eingeschränkte Patentanspruch
auf die gleiche Erfindung beziehen und eine Ausführungsart definieren, die in der
veröffentlichten Patentschrift in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des
Patentgesuches vorgesehen ist. Der Patentinhaber kann durch Teilverzicht die Änderung der
Patentansprüche selbst bewirken. Dabei kann ein solcher gegenüber dem IGE auch während
eines hängigen Patentprozesses erklärt werden (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 32 zu Art. 24).
Art. 24 Abs. 2 PatG, wonach ein Antrag nach lit. c für das gleiche Patent nur einmal zulässig
und nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen ist, wurde mit
Wirkung seit 13. Dezember 2007 aufgehoben (AS 2007 6479, 6483). Damit ist ein Teilverzicht
beliebig oft möglich. Anspruch 1 von CH 003 ist somit im vorliegenden Verfahren in der
eingeschränkten, am 30. September 2009 veröffentlichten Fassung zu berücksichtigen.
2. Die Beklagte machte geltend, die Voraussetzungen für einen Teilverzicht nach Art. 24
Abs. 1 lit. c PatG seien nicht gegeben. Sowohl die Klägerin als auch das IGE würden von einer
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falschen Basis, nämlich dem unzulässig erweitert erteilten Patent, ausgehen. Mithin sei das
Patent auch in der "teilverzichteten" Version immer noch unzulässig erweitert (vgl. Ger.act. 203
insbes. Rz. 33 ff.). Die Klägerin brachte insbesondere vor, das IGE habe bei der Prüfung der
Voraussetzungen für einen Teilverzicht nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG insbesondere von Amtes
wegen prüfen müssen, ob der neue Anspruch 1 in der für das Anmeldedatum massgebenden
Fassung des Patentgesuches vorgesehen gewesen sei. Trotz den ihm bekannten
Auffassungen der Beklagten und des Gerichtsexperten sei das IGE zum zutreffenden Schluss
gekommen, dass der von der Klägerin beantragte neue Wortlaut von Anspruch 1 zulässig sei,
weil das Merkmal der umlaufenden Lagerung des Drehtellerpaars um eine zentrale
beabstandete Drehachse während des Anmeldeverfahrens habe weggelassen werden dürfen.
Weiter habe das IGE auch alle übrigen Voraussetzungen für einen wirksamen Teilverzicht als
erfüllt erachtet, insbesondere dass der Patentgegenstand auch nach Erteilung des Patents
nicht erweitert worden sei (Ger.act. 212 insbes. Rz. 35f.).
a) Das IGE prüft die Zulässigkeit und trägt den Teilverzicht in das Patentregister ein, wenn
dieser den Vorschriften entspricht, ansonsten setzt das Institut dem Patentinhaber eine Frist
zur Behebung des Mangels (Art. 97 Abs. 3 und Art. 98 Abs. 1 PatV). Ein Teilverzicht hat, wenn
eine Nichtigkeitsklage hängig ist bzw. die Nichtigkeit einredeweise geltend gemacht wird, die
Bedeutung einer teilweisen Klageanerkennung (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 32 zu Art. 24). Ob ein
Teilverzicht zulässig war, kann ein Gericht im Rahmen einer Nichtigkeits- und/oder
Verletzungsklage (auf Einwendung des Beklagten) überprüfen und den Teilverzicht
gegebenenfalls als unwirksam behandeln (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 38 zu Art. 24; SMI 1974,
93).
Entgegen den Vorbringen der Klägerin ist somit das Gericht in keiner Weise an den Entscheid
des IGE, gemäss welchem der von der Klägerin eingereichte Teilverzicht von Anspruch 1 von
CH 003 zulässig ist, gebunden. Dem Gerichtsexperten E. wurde deshalb am 4. Mai 2010
(Ger.act. 224) insbesondere die Frage vorgelegt, ob der Teilverzicht zulässig ist und ob sich mit
diesem Teilverzicht eine Änderung seiner Beurteilung ergibt, wonach der Gegenstand von
CH 003 über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden
Fassung hinausgeht, weshalb dieses Patent teilnichtig sei. Im Übrigen könnte auf den
Entscheid des IGE betreffend Teilverzicht auch deshalb nicht abgestellt werden, da dieser in
keiner Weise begründet ist. Das IGE hielt in seinem Schreiben vom 5. August 2009 (Ger.
act. 200b) lediglich fest, dass der Teilverzicht zulässig sei und Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG
entspreche. Die Klägerin hat zwar dem IGE das Gerichtsgutachten vom 27. November 2008
mit der Eingabe vom 13. Juli 2009 eingereicht (Ger.act. 200a). Nachdem das IGE den
Entscheid betreffend Teilverzicht nicht begründet hat, steht entgegen den Vorbringen der
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Klägerin auch nicht fest, ob es sich mit dem Gutachten E. auseinandergesetzt hat. Das IGE
war auch nicht gehalten, im Zuge des beantragten Teilverzichts zu prüfen, ob die erteilte
Fassung von CH 003 im Vergleich zu der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung
unzulässig erweitert worden war. Wie erwähnt, steht aufgrund der nachvollziehbaren und
einlässlich begründeten Ausführungen des Experten steht fest, dass der Gegenstand der
CH 003 in der Fassung vor dem Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das
Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Gemäss den Ausführungen des Experten
ist jedoch eine Einschränkung des Patents durch Rückgängigmachung der unzulässigen
Änderungen möglich (Gutachten S. 41 Ziff. 6).
b) Im Gutachten zum Teilverzicht (Ger.act. 240a) führte der Experte aus, dass der
Teilverzicht nicht zu einem mit EP 001 / CH 002 deckungsgleichen Geltungsbereich führe
(Gutachten zum Teilverzicht S. 5). Gemäss dem Experten waren bei der ursprünglichen
Version von CH 003 die im Verlaufe des Anmeldeverfahrens vorgenommenen Änderungen
und/oder Weglassungen mit einer einzigen Ausnahme (Ersatz des Ausdrucks
"Transferelement" durch "Transfermittel") unzulässig, weil sie aus den ursprünglich
eingereichten Unterlagen für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig hervorgingen und
weil sie zu einem Patent geführt hatten, dessen Gegenstand über den Inhalt des
Patentgesuches in der für das Anmeldeverfahren massgebenden Fassung hinausging.
Unzulässig sei insbesondere die Erweiterung von Patentanspruch 1 durch Streichung nicht nur
des antreibbaren Drehtellerpaars, sondern auch der zentralen Drehachse, um welche dieses
Drehtellerpaar in einem Abstand umlaufend gelagert ist (Gutachten zum Teilverzicht S. 8). Wie
bereits ausgeführt, erscheinen diese Überlegungen zutreffend, und es ist auf diese abzustellen.
aa) Der Experte wies zu Recht darauf hin, dass das IGE den von der Klägerin zuletzt
beantragen, nur teilweise vorgenommenen Teilverzicht – ohne dies schriftlich zu begründen –
zugelassen hatte, da es von einer anderen Grundlage ausgegangen war. Das IGE durfte und
musste von einmal erteilten Patent ausgehen. Wie der Experte nun aber zu Recht ausführt,
besteht eine der Voraussetzungen für die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs
gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG unter anderem darin, dass der eingeschränkte
Patentanspruch etwas definieren muss, das Gegenstand eines unabhängigen Patentanspruchs
hätte sein können. Vorliegend sei jedoch eine Ausführungsart der Vorrichtung ohne Lagerung
des Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse weder implizit noch explizit in den
ursprünglichen Unterlagen offenbart, und eine derartige Ausführungsart hätte demzufolge auch
nicht Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs sein können. Entscheidend sei, dass der
Teilverzicht nun auf einem Patent, das aufgrund von unzulässigen Änderungen im
Anmeldeverfahren erteilt worden sei und bei dem im Patentanspruch 1 das massgebliche
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Merkmal bereits fehle. Dessen ungeachtet gebe es jedoch weder in der veröffentlichten
Patentschrift noch in den für das Anmeldedatum massgebenden Unterlagen eine Grundlage für
einen Patentanspruch für ein Drehtellerpaar ohne konkrete Angabe der Lagerung im Rahmen
des Transfermittels.
bb) Zum Verfahren vor dem IGE hielt der Experte fest, die Mitteilung des IGE vom 5. August
2009 (Ger.act. 200b), welche auf die Eingabe der Klägerin vom 13. Juli 2009 (Ger.act. 200a)
Bezug nehme, enthalte keine materielle Begründung zur Zulässigkeit der einzelnen
Änderungen und auch keine Auseinandersetzung mit dem Gerichtsgutachten. Vielmehr
bestehe die Mitteilung lediglich aus den üblichen Textbausteinen. Das IGE sei auch nicht zu
einer Auseinandersetzung mit einem gerichtlichen Gutachten verpflichtet und berechtigt,
danach zugunsten der einen oder anderen Partei des Gerichtsverfahrens zu entscheiden. Das
IGE habe ja vorliegend die Streichung des kritischen Merkmals aus dem unabhängigen
Anspruch 1 bereits im Anmeldeverfahren toleriert, ohne dass dies zu einer
Datumsverschiebung geführt hätte. Eine Beanstandung dieser Streichung durch das IGE
würde aber darauf hinauslaufen, dass das IGE einen zum Patent erteilten Anspruch im Hinblick
auf dieses Merkmal wieder rückgängig machen würde. Was die übrigen im Rahmen des
Teilverzichts geänderten oder hinzugefügten Merkmale betrifft, handle es sich durchwegs um
eine Spezifizierung von Merkmalen auf der Grundlage der Patentschrift, so dass für das IGE
diesbezüglich keine Veranlassung bestanden habe, den Antrag auf Teilverzicht
zurückzuweisen (Gutachten zum Teilverzicht S. 14f.).
Es war somit nicht Aufgabe des IGE, zu prüfen, ob das bereits erteilte Patent im Verlauf des
abgeschlossenen Erteilungsverfahrens unzulässig erweitert worden war. Beim Teilverzicht
nach erfolgter Erteilung hatte es somit nur noch zu prüfen, ob diese teilweise
"Rückeinschränkung" des Patents durch die Klägerin überhaupt eine (ausschliesslich aus der
Sicht des bereits erteilten) Patents zulässige Einschränkung darstellt. Dies bejahte auch der
Experte, allerdings hielt er zu Recht fest, dass die Einschränkung nicht ausreicht, solange das
Drehtellerpaar nicht umlaufend um eine zentrale Drehachse gelagert ist, weil dieser bloss
teilweise vorgenommene Teilverzicht im Vergleich zur Prioritätsanmeldung immer noch eine
unzulässige Erweiterung darstellt. Entscheidend und vom Experten geprüft und zu Recht
verneint wurde die Zulässigkeit der Anspruchsänderung im Erteilungsverfahren des IGE mit
Blick auf den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen. Da das IGE dazu gar
nie Stellung genommen hat, weil es nicht Sache des IGE ist, seine eigenen Entscheide
nachträglich zu überprüfen, ist es entgegen der Ansicht der Klägerin für vorliegenden Entscheid
unerheblich, dass das IGE die aktuelle Fassung von Anspruch 1 von CH 003 als
rechtsbeständig erachtet hat.
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c) Der Experte setzte sich auch mit den Einwänden der Klägerin, welche sie insbesondere in
Eingabe vom 12. November 2009 (Ger.act. 212) ausführlich begründete, auseinander.
aa) Die Klägerin vertritt unter Berufung auf Lehre und Rechtsprechung sowie auf die
Prüfungsrichtlinien des IGE die Auffassung, dass die Streichung des Merkmals der rotativen
Lagerung bereits im Erteilungsverfahren unzulässig gewesen sei. Dabei geht sie davon aus,
dass die Kriterien bezüglich des Weglassens eines Anspruchsmerkmals im europäischen und
schweizerischen Recht identisch sind. Sie berief sich auf den Wesentlichkeitstest, dessen
Fragestellung aus der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 331/87 vom
6. Juli 1989 abgeleitet ist. Sie bezeichnete diese Entscheidung als Leading Case und
beantwortete gestützt auf diese Entscheidung die entsprechend von ihr gestellten drei
zentralen Fragen (Eingabe vom 12.11.2009 Rz. 55 ff.; Plädoyernotizen Klägerin S. 9 ff.).
bb) Der Experte führte dazu unter Hinweis auf neuere Entscheide insbesondere der grossen
Beschwerdekammer des EPA aus, es könne bei der Entscheidung T 331/87 nicht mehr
zwingend von einem Leading Case gesprochen werden. Vor diesem Hintergrund habe bereits
eine Beschwerdekammer die in T 331/87 festgelegten Kriterien nicht mehr beiziehen wollen.
Gemäss der Entscheidung verstosse das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem
Anspruch nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig
erkennen würde, dass (1) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt
worden ist; (2) es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der
technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist; (3) das Ersetzen oder Streichen
keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert. Der Experte liess die Frage, ob
dieser sogenannte Wesentlichkeitstest in der Rechtsprechung noch eine Bedeutung hat oder
nicht, offen und hielt fest, unabhängig davon bilde er bei richtiger Interpretation auch für die
Klägerin keine Grundlage für die im Prüfungsverfahren vorgenommenen Streichung des
fraglichen Merkmals. Es stelle sich aber auch noch die Frage, ob es hier tatsächlich
ausschliesslich um die Erweiterung eines Patentanspruchs durch Streichung eines Merkmals
gehe oder nicht auch um die Erweiterung eines Patentanspruchs durch Verallgemeinerung
eines Merkmals. Bereits im Gutachten (S. 22 3. Absatz) habe er auf die Problematik der
Verallgemeinerung hingewiesen und ausgeführt, dass es nicht zulässig sei, ein spezielles
Merkmal durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck zu ersetzen, wenn durch diesen
allgemeinen Ausdruck erstmals neue spezielle Merkmale und insbesondere ursprünglich nicht
offenbarte Äquivalente eingefügt werden. Den Ausführungen der Klägerin zur Zulässigkeit der
Streichung könne deshalb nicht gefolgt werden.
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cc) Der Experte begründete diese Schlussfolgerung, indem er sich einlässlich mit den
Vorbringen der Klägerin zum Teilverzicht auseinandersetzte. In Bezug auf das Kriterium
("Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt") führte der Experte aus, es sei
zwar zutreffend, dass ein Merkmal nicht schon allein dadurch als wesentlich zu betrachten sei,
wenn es im kennzeichnenden Teil eines Patentanspruchs erwähnt wird. Die zentrale Frage
laute jedoch, ob der Fachmann "unmittelbar und eindeutig" erkennen kann, dass das Merkmal
in der Offenbarung als unwesentlich hingestellt worden ist, was vorliegend klarerweise nicht der
Fall sei. Die ursprünglich eingereichten Gesuchsunterlagen würden zwar nicht explizit
erwähnen, die umlaufende Lagerung der Drehteller um eine zentrale Drehachse sei
unterlässlich; sie stellten aber dieses Merkmal auch nicht als unwesentlich hin. Vielmehr sei
dieses Merkmal Bestandteil der Erfindungsdefinition in der Beschreibungseinleitung. Demnach
sei die Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass das Transferelement mindestens ein
antreibbares, sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen
gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert
ist. Was der Fachmann somit der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig
entnehmen könne, sei die Ausgestaltung und Funktion des Transferelements, mit dessen Hilfe
die erfindungsgemäss gestellte Aufgabe gelöst werde. Demnach sei mindestens ein
antreibbare Drehtellerpaar auf eine ganz bestimmte Art und Weise geführt und gelagert, damit
es seine Funktion als Transferelement überhaupt erfüllen kann.
Dies sei die Funktion der Erfindung im Sinne des zweiten Kriteriums der Entscheidung
T 331/87 ("für die Lösung der technischen Aufgabe nicht unerlässlich"). Die umlaufende
Lagerung des Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse sei aber offensichtlich für diese
Funktion der Erfindung unerlässlich. Die Ausführungen der Klägerin (Eingabe vom 12.11.2009
Rz. 69), dass die Federn allein schon durch die Drehung des Drehtellerpaars um die eigene
Achse in eine beliebige und jederzeit abänderbare Drehwindelendstellung gebracht werden
könnten, würden an der Sache vorbeigehen: Das Drehtellerpaar übernehme nämlich
erfindungsgemäss die Funktion des Transferelements zum Überführen der Federn vom
Transportstern zu den Transportbändern. Zur Lösung der gestellten Aufgabe müsse die
Erfindung daher offenbaren, wie das Drehtellerpaar seine Transferfunktion erfüllt. Aufgrund
dieser nachvollziehbar und einlässlich begründeten Ausführungen des Experten ist davon
auszugehen, dass erfindungsgemäss die Transferfunktion nach der Abnahme vom
Transportstern in einer rotativen Bewegung des Drehtellerpaars durch Lagerung um eine
zentrale Drehachse erfolgt (Gutachten zum Teilverzicht S. 8 ff.). Der Experte führte weiter aus,
aufgrund sämtlicher Ansprüche, Beschreibungsteile und Zeichnungen in den ursprünglichen
Unterlagen sehe der Fachmann keine Veranlassung, von diesem Lagerungs- und
Bewegungsprinzip ("rotative Bewegung des Drehtellerpaars durch Lagerung um eine zentrale
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Drehachse") abzuweichen. Es sei insbesondere nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann den
ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen könne, dass kinematisch
beliebig andere Lösungen für die Transferfunktion des Drehtellerpaars möglich sein sollten.
Den ursprünglichen Anmeldeunterlagen könne nicht einmal andeutungsweise entnommen
werden, dass jede Form des Federtransfers, ob "linear" oder "bogen- bzw. kreisförmig
umlaufend", vom Schutzbereich erfasst sein könnte (Gutachten zum Teilverzicht S. 10 unten).
Zum dritten Kriterium der Entscheidung T 331/87 ("keine wesentliche Angleichung anderer
Merkmale erforderlich") hielt der Experte fest, die Streichung des massgeblichen Merkmals
fordere durchaus eine Angleichung anderer Merkmale, weil die blosse Streichung im
ursprünglichen Anspruch 1 zu einem völlig unverständlichen und damit ebenfalls unzulässigen
Anspruch führen würde. Ohne den Hinweis auf das Drehen der Federn, beim Überführen der
Federn vom Transportstern zu den Transportbändern, gehe es offensichtlich nicht. Aufgrund
dieser Überlegungen, die einleuchtend sind und vom Gericht nachvollzogen werden können,
kommt der Experte zum Schluss, dass die Überprüfung der Streichung des Merkmals auch
dem Wesentlichkeitstest, wie er insbesondere in der Entscheidung T 331/87 umschrieben wird,
nicht standhalte (Gutachten zum Teilverzicht S. 11 oben).
dd) Der Experte hielt schliesslich, wie erwähnt, fest, durch die Streichung des Merkmals der
Lagerung um die zentrale Drehachse habe auch eine Erweiterung durch Verallgemeinerung
stattgefunden. In teilweiser Abweichung von den Kriterien bei der blossen Streichung eines
Merkmals sei eine Verallgemeinerung insbesondere auch dann nicht zulässig, wenn die
Verallgemeinerung für den Fachmann naheliegend gewesen wäre. Vorliegend werde durch das
Streichen des fraglichen Merkmals das Transferelement verallgemeinert, das gemäss der
ursprünglichen Offenbarung mindestens ein antreibbares, sich beabstandet
gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasse, und dessen gemeinsame Drehachse in einem
Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert sei. Durch die Streichung des
zweiten Teilmerkmals werde das so charakterisierte Transferelement jedoch plötzlich zu einem
beliebigen Element (oder "Transfermittel", wie die Klägerin zunächst umformuliert hat), das
lediglich noch mindestens ein Drehtellerpaar aufweisen müsse. Damit würden jedoch
ursprünglich nicht offenbarte Varianten des Transferelements eingeführt, was selbst dann nicht
zulässig wäre, wenn diese Varianten für den Fachmann naheliegend gewesen wären. Auch
aufgrund dieser Überlegungen kommt der Experte zum Schluss, dass die im
Prüfungsverfahren vorgenommene Änderung unzulässig gewesen sei (Gutachten zum
Teilverzicht S. 11 Abs. 2).
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ee) Gemäss den Ausführungen des Experten wurden die unzulässigen Änderungen nur
unvollständig rückgängig gemacht (Gutachten zum Teilverzicht S. 16 unten). Er zog deshalb
die Schlussfolgerung, dass der Gegenstand der CH 003 auch nach dem erfolgten Teilverzicht
über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung
hinausgehe, weshalb dieses Patent nichtig sei (Gutachten zum Teilverzicht S. 19 unten,
S. 20 ff. Fragen 1-3, 5-7).
d) Die Klägerin wandte an Schranken insbesondere ein, der Experte greife zu einem kühnen
Trick, indem er kurzerhand behaupte, das Kriterium, wonach das gestrichene Merkmal in der
ursprünglichen Anmeldung nicht als wesentlich hingestellt worden sei, sei so zu verstehen,
dass das umstrittene Merkmal in den Unterlagen als unwesentlich dargestellt worden sei
(Plädoyernotizen S. 11f.).
aa) Ganz allgemein liegt eine unzulässige Änderung vor, wenn über den Offenbarungsgehalt
hinausgegangen wird, indem der Gegenstand der Anmeldung "angereichert" wird, d.h. durch
Hinzufügen oder Weglassen von Informationen (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 12 zu Art. 58). Beim
Weglassen von Merkmalen in Patentansprüchen liegt eine "Anreicherung" des Gegenstands
der Anmeldung vor, wenn die entsprechende allgemeinere technische Idee nicht in der
ursprünglichen Anmeldung offenbart worden war. Eine Änderung ist dann nur zulässig, wenn
sie der Klarstellung bzw. Behebung eines Widerspruchs dient. Ebenso ist eine Änderung
zulässig, wenn das gestrichene oder ersetzte Merkmal nicht wesentlich ist und die Streichung
bzw. der Ersatz keine wesentliche Änderung anderer Merkmale erfordert (Heinrich, PatG/EPÜ,
Rz. 14 zu Art. 58 m.w.H., u.a. T 331/87).
bb) Entgegen den Ausführungen der Klägerin ist nicht entscheidend, ob das gestrichene
Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung ausdrücklich oder stillschweigend als wesentlich
qualifiziert worden ist, sondern es war vom Experten zu prüfen, ob das gestrichene Merkmal
wesentlich oder unwesentlich war und die Streichung nicht auch eine nicht unerhebliche
Änderung weiterer Merkmale erfordert. Eine solche Beurteilung kann sachgerecht nur im
Rahmen einer Gesamtbeurteilung der einzelnen, insbesondere in T 331/87 genannten Kriterien
vorgenommen werden. Wichtigstes Kriterium ist deshalb für die Beurteilung des Hinausgehens
über die ursprünglich eingereichten Unterlagen die Identität der technischen Information, die
sich nach den Kenntnissen der durchschnittlichen Fachperson beurteilt (Heinrich, PatG/EPÜ,
Rz. 118 zu Art. 58; T 07/80; BGE 107 II 459). Entgegen den Behauptungen der Klägerin hat
der Experte nicht "das Recht schlicht falsch angewendet" (Plädoyernotizen S. 12), sondern er
ist in sachgerechter Anwendung der von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Kriterien
insbesondere betreffend Wesentlichkeitstest und Verallgemeinerung eines Merkmals zum
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Schluss gekommen, dass das Merkmal der umlaufenden Lagerung der Drehtellerpaare um
eine zentrale Drehachse nicht unwesentlich und für die Lösung der Aufgabe des Klagepatents
nicht unerlässlich ist. Er hat unter Hinweis auf die Anmeldeunterlagen – wie bereits ausgeführt
worden ist – einlässlich begründet, weshalb es für die Lösung der patentgemässen Aufgabe
eine Rolle spielt, ob das Drehtellerpaar mit den Federn sich linear von der Übernahmestelle zur
Übergabestelle hin und her bewegt oder auf einem Kreisbogensegment um eine zentrale
beabstandete Drehachse (vgl. Plädoyernotizen Klägerin S. 13). Wenn die ursprünglichen
Anmeldeunterlagen unter Berücksichtigung der darin enthaltenen technischen Information
sachgerecht berücksichtigt werden, besteht ein entscheidender Unterschied, ob sich die
Drehteller auf einer Kreisbogenbahn um die zentrale Drehachse drehen oder sich auf einer
linearen Bahn vom Transportstern zu der unteren Übergabestelle bewegen, auch wenn dies an
sich für die Winkelendlage der letzten Feder im Vergleich zu den vorhergehenden Federn keine
massgebliche Rolle spielen mag, da auch die Möglichkeit besteht, die ganzen 180°, um welche
die letzte Feder einer Federreihe gegenüber den vorangehenden Federn gedreht werden soll,
dadurch zu bewirken, dass bei der letzten Feder der Federreihe das Drehtellerpaar um 180°
um seine eigene Drehachse gedreht wird (vgl. Plädoyernotizen Klägerin S. 13 ff.).
Der Experte wies in diesem Zusammenhang mit überzeugender Begründung darauf hin, dass
die erfindungsgemäss gestellte Aufgabe vorliegend darin bestehe, die Federn in eine
vorgebbare und jederzeit änderbare Winkellage auszurichten. Diese Ausrichtung solle jedoch
für den Fachmann klar erkennbar nicht an einem beliebigen Ort erfolgen, sondern zwischen der
Aufnahme an einem Transportstern und der Abgabe an ein Transportbandpaar mit Hilfe eines
Transferelements. Diese Aufgabenstellung sei ausserdem vor dem Hintergrund des objektiv
nächstliegenden Stands der Technik zu sehen, der durch die DE 000 00 009 (bekl. act. 10)
gebildet werde. Auch bei DE 000 00 009 werde ein Transferelement eingesetzt, bei dem die
einzelnen Federn zwischen der Aufnahme an einem Transportstern und der Abgabe an ein
Transportband in einer Rotationsbewegung um eine zentrale Drehachse transferiert werden.
Eine Ausrichtung der Federn in eine vorgebbare und jederzeit abänderbare Winkellage sei dort
gerade nicht möglich (Gutachten zum Teilverzicht S. 12f.).
Ferner ist auf DE 000 00 019 hinzuweisen, die in CH 003 als Stand der Technik ausdrücklich
erwähnt wird (kläg. act. 11 [0002]; vgl. vorne Erw. III.A.3.b). Auch dort ist schon eine beliebige
Ausrichtung der Federn durch die Greiferhände vorgesehen, wobei es unerheblich ist, ob es
sich um Greiferhände oder Drehteller handelt. Die Abgrenzung vom Stand der Technik gemäss
DE 000 00 019 durch CH 003 erfolgt somit weitgehend durch das Merkmal des Drehens um
eine zentrale Drehachse, womit auch aus diesem Grund davon auszugehen ist, dass es sich
beim Drehen um eine zentrale Drehachse um ein wesentliches Merkmal handelt. Gemäss den
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zutreffenden Ausführungen des Experten wird diese Transferfunktion erfindungsgemäss durch
die Lagerung eines Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse gelöst. Der Experte hielt dazu
fest, wenn sich die Klägerin heute auf den Standpunkt stelle, dieses Merkmal sei für die Lösung
der Aufgabe nicht zwingend, so entspreche dies einer rückblickenden Betrachtungsweise, die
sich dem Fachmann jedenfalls aus den ursprünglichen Unterlagen nicht erschliesse (Gutachten
zum Teilverzicht S. 13 Abs. 2).
d) Aufgrund der Ausführungen des Experten im Gutachten zum Teilverzicht, denen gefolgt
werden kann, ist festzuhalten, dass der Gegenstand der CH 003 auch nach dem erfolgten
Teilverzicht über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden
Fassung hinausgeht, weshalb CH 003 teilnichtig ist. Damit stellt sich die Frage der Wirkung der
Nichtigkeit in zeitlicher Hinsicht. Grundsätzlich tritt die Wirkung ex nunc ein, d.h. vom Zeitpunkt
des Teilverzichts an, ausser wenn dieser während eines Nichtigkeitsprozesses abgegeben
wurde, dann ex tunc (BGer 12.09.1983, SMI 1984, 224 E. 4; SMI 1976, 23 E. 2; S. Luginbühl,
in: Patentrecht und Know-how unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz,
SIWR IV, Basel 2006, S. 391). Gemäss Art. 28a PatG, in Kraft seit 13. Dezember 2007 (AS
2007 6479, 6483), wirkt jede Änderung im Bestand des erteilten Patents – unabhängig davon,
ob es sich um einen Verzicht oder um eine Teilnichtigkeit handelt – ex tunc, d.h. rückwirkend
auf den Zeitpunkt der Erteilung zurück (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 290f.; vgl. zum alten Recht
Heinrich, PatG/EPÜ, 1. Aufl., Rz. 24.13, Luginbühl, SIWR IV, S. 392).
3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Teilverzicht nicht zulässig war, weil damit
nicht alle im Anmeldeverfahren vorgenommenen unzulässigen Änderungen beseitigt worden
waren. Es ergibt sich demnach keine Änderung in der Beurteilung, wonach CH 003 teilnichtig
ist.
D. Verletzung
1. Gemäss den Ausführungen der Klägerin liegt bei EP 001 und CH 002 die Erfindung in
einer besonderen Ausgestaltung des Transferelements. Sie erlaube es aufgabengemäss, die
Ausrichtung der Federn jederzeit so zu ändern, wie es die Art und Gestaltung der Federn und
deren Position im herzustellenden Federkern gerade erfordere (Klage Rz. 19 ff.). Die
Federwendevorrichtung der Beklagten, d.h. das Verletzungsobjekt, stellt die Klägerin dar
einerseits anhand der Patentanmeldung WO 2005/000006 (kläg.act. 5) und andererseits
anhand von Film- und Fotoaufnahmen (kläg.act. 8, 9). Sie machte geltend, die
Federwendevorrichtung der Beklagten verletze den unabhängigen Patentanspruch 1 sowie den
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abhängigen Patentanspruch 2 von EP 001 und CH 002 (Klage Rz. 25 ff.). Die Beklagte bestritt,
dass die WO 2005/000006 und die Film- und Fotoaufnahmen Grundlage für die
Patentverletzungsvorwürfe sein könnten (Klageantwort Rz. 22 ff. und 41 ff.; vgl. Replik Rz. 33
ff.; Duplik Rz. 82f., Rz. 96 ff., Rz. 148 ff.).
a) Die Klägerin trägt die Beweislast für die Verletzung der Klagepatente (Art. 8 ZGB). Sie hat
somit in der Patentverletzungsklage neben der Existenz des Patents und den Ansprüchen die
Eigenart des Verletzungsgegenstandes zu behaupten und nötigenfalls zu beweisen (Heinrich,
PatG/EPÜ, Rz. 60 zu Art. 76). Eine Verletzungshandlung liegt vor, wenn die in den
Patentansprüchen anhand der wesentlichen technischen Merkmale definierte Erfindung
widerrechtlich benützt wird; als Benützung gilt auch die Nachahmung (Art. 66 lit. a PatG).
Gemäss Art. 69 Abs. 1 EPÜ wird der Schutzbereich des europäischen Patents und der
europäischen Patentanmeldung durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und
die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Zur
Auslegung von Art. 69 EPÜ ist auch das Auslegungsprotokoll zu diesem Artikel (SR
0.232.142.25) heranzuziehen. In Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG wird der Schutzbereich mit einer
etwas abweichenden Terminologie umschrieben, wobei jedoch gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung in Übereinstimmung mit Art. 69 EPÜ die normativ ausgelegten
Patentansprüche den sachlichen Geltungs- oder Schutzbereich des Patents bestimmen (BGE
122 III 81 E. 4a S. 84; vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 59 ff. zu Art. 51; Pedrazzini/Hilti, a.a.O.,
S. 347 ff.; Gutachten S. 28f. Ziff. 5.3.1 m.w.H.).
b) Der Experte führte aus, die angegriffene Ausführungsform der Beklagten in der
herkömmlichen Konstruktion, wie anlässlich des Augenscheins vom 18. April 2008
besichtigt, falle in den wortlautgemässen Schutzbereich von Anspruch 1 der EP 001 und/oder
der CH 002. Dagegen falle diese Ausführungsform nicht in den wortlautgemässen, jedoch in
den äquivalenten Schutzbereich von Anspruch 2 (Gutachten S. 45 Frage 11). Gemäss den
Ausführungen des Experten würden die angegriffenen Ausführungsformen in der Realität, wie
diese am Augenschein hätten festgestellt werden können, den aktenkundigen Zeichnungen
(bekl.act. 8 und 9, Klageantwort S. 28-30 Rz. 94-97) entsprechen, wobei die herkömmliche
Konstruktion nur im ausgebauten Zustand und die neue Konstruktion im tatsächlichen Betrieb
habe besichtigt werden können. Der Hauptunterschied zwischen der herkömmlichen und der
neuen Konstruktion liege darin, dass das Drehtellerpaar bei der herkömmlichen Konstruktion
von der Übernahmestelle der Federn bis zur Übergabestelle eine teilkreisförmige
Schwenkbewegung um eine Schwenkachse zurücklege, während die gleiche Wegstrecke bei
der neuen Konstruktion eine lineare Hin- und Herbewegung sei (Gutachten S. 29f. Ziff. 5.3.2).
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Gemäss den Ausführungen des Experten zur Frage der Verletzung durch die herkömmliche
Konstruktion erkenne der Fachmann namentlich mit Blick auf die Ausführungsbeispiele gemäss
den Figuren 1 und 2, dass der Drehsinn des Drehtellerpaars 17 mit Bezug auf die zentrale
Drehachse B keine Rolle spiele, und dass sowohl eine um 360° verlaufende und fortgesetzte
gleichsinnige Drehbewegung, als auch eine nur beschränkt umlaufende Pendelbewegung
möglich sei, um den Transfer der Federn zu bewirken. In beiden Fällen laufe die gemeinsame
Drehachse des Drehtellerpaars um die zentrale Drehachse B. Genau dieses Merkmal werde
aber auch bei der herkömmlichen Konstruktion der Beklagten erfüllt, möge die
Schwenkbewegung auch noch so kleinwinklig sei. Das Drehtellerpaar sei mit Hilfe des
Schwenkarmpaars drehbar um die zentrale Achse umlaufend gelagert, gleichgültig, ob man
diese nun als Drehachse oder als Schwenkachse bezeichne. Aus diesen Gründen sei Merkmal
K2 von Patentanspruch 1 wortsinngemäss erfüllt. Nachdem auch nicht den Ausführungen der
Beklagten betreffend das Merkmal des Transferelements (Merkmal K1) gefolgt werden könne,
und weil die Merkmale O1 bis O5 bei der angegriffenen Ausführungsform in der herkömmlichen
Konstruktion unbestrittenermassen gegeben seien, sei der Schluss zu ziehen, dass eine
wortlautgemässe Patentverletzung (und nicht eine Nachahmung) durch die herkömmliche
Konstruktion vorliege. In Bezug auf den vom Anspruch 1 abhängigen Anspruch 2 hielt der
Experte insbesondere fest, eine "Vorverlegung" der Übergabestelle Y an ein Element wie das
Kassettenrad, das lediglich die Lage der Federn vor dem Einschieben in das
Transportbandpaar ändere, stelle ein Äquivalent zu den in Anspruch 2 beanspruchten
Merkmalen dar. Diese Massnahme sei nämlich bezüglich der wählbaren Drehwinkelendstellung
gleichwirkend, und sie sei für den Fachmann auffindbar, wenn eine direkte Übergabe an das
Transportband aus konstruktiven Gründen nicht möglich oder nicht vorteilhaft sei (Gutachten
S. 29 ff. Ziff. 5.3.2 ff.). Diese Ausführungen sind einlässlich begründet und es kann ihnen
gefolgt werden. Der Experte begründete insbesondere nachvollziehbar, der im Zusammenhang
des Drehtellerpaars verwendete Ausdruck "umlaufend gelagert" impliziere nicht zwingend, dass
es sich um eine kontinuierliche und gleichsinnige Drehbewegung handelt. Ferner zieht er
sachgerecht den Schluss, dass es sich auch bei einer Kurbel ohne weiteres um eine
Schwenkkurbel handeln könne, die keine umlaufende Drehbewegung um 360° ausführe.
Insgesamt ist somit in Übereinstimmung mit dem Experten davon auszugehen, dass die
Maschinen herkömmlicher Konstruktionsweise der Beklagten sämtliche Merkmale von
Anspruch 1 des Klagepatents EP 001 (bzw. des gegenstandsgleichen CH 002) aufweisen und
im Sinne einer Nachahmung Anspruch 2 des EP 001 (bzw. CH 002) verletzen.
2. Die Beklagte führte aus, nachdem sie im Februar/Juli 2005 von der Klagepatentanmeldung
Kenntnis erlangt habe, habe sie sich entschlossen, den Transfermechanismus an ihren
Maschinen zu ändern. Bei einigen wenigen Maschinen, die vom Februar 2004 bis April 2005
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bereits ausgeliefert worden seien, seien Drehstationen nach neuem A.-Maschinendesign
nachgeliefert und eingebaut worden. Bei Maschinen, die ab Juni 2005 zur Auslieferung gelangt
seien, sei das neue A.-Maschinendesign bereits ab Werk eingebaut worden (bekl.act. 8, 9). Die
Änderung bestehe darin, dass der Schwenkmechanismus für das Drehscheibenpaar ganz
aufgegeben worden sei, und stattdessen das Drehscheibenpaar beim Transfer einer Feder
linear verschoben werde (vgl. bekl.act. 9; Klageantwort Rz. 91 ff., insbes. Rz. 96). Die Klägerin
ergänzte in der Replik den Klagegrund und das Rechtsbegehren (neue Ziff. 2) um die neue,
von der Klägerin behauptete Verletzungsform (Replik Rz. 3). Sie hielt fest, selbst wenn die
Maschinen der Beklagten neuerdings wie behauptet anders konstruiert würden und bereits
ausgelieferte Maschinen umgerüstet worden seien, würden EP 001 und CH 002 nach wie vor
verletzt (Replik Rz. 11, Rz. 70 ff.). Die Beklagte hielt in Bestätigung der früheren Ausführungen
fest, der bei der Beklagten zum Einsatz gelangende Federdrehmechanismus funktionierte nicht
umlaufend, sondern linear. Der lineare Federdrehmechanismus und Federtransport entspreche
dem Stand der Technik (Duplik Rz. 74 ff.).
Wie erwähnt, wird gemäss den Ausführungen des Experten die neue Konstruktion der A.-
Maschine von der Beklagten zutreffend umschrieben (bekl.act. 8, 9; Klageantwort Rz. 94-97;
Gutachten S. 29f. Ziff. 5.3.2).
a) In Bezug auf die neue Konstruktion der Maschinen der Beklagten hielt der Experte fest,
die angegriffene (neue) Ausführungsform der Beklagten, wie anlässlich des Augenscheins vom
18. April 2008 besichtigt, falle weder in den wortlautgemässen noch in den äquivalenten
Schutzbereich von Anspruch 1 der EP 001 und/oder der CH 002. Aus diesem Grund liege auch
keine Verletzung von Patentanspruch 2 vor, bei dem es sich um einen abhängigen Anspruch
handle, der alle Merkmale von Patentanspruch 1 enthalte (Gutachten S. 45 Frage 12). Gemäss
den Ausführungen des Experten liegt auch bei der neuen Konstruktion ein Transferelement vor,
das zum Überführen der Federn vom Transportstern zu den Transportbändern geeignet ist.
Damit seien die Merkmale O1 bis O6 sowie K1 von Patentanspruch 1 bei der neuen
Konstruktion wortlautgemäss verwirklicht. In Bezug auf das Merkmal K2 hielt der Experte fest,
auch wenn die neue Konstruktion ein antreibbares sich beabstandet gegenüberliegendes
Drehtellerpaar umfasse, sei dessen gemeinsame Drehachse nicht in einem Abstand zu einer
zentralen Drehachse umlaufend gelagert, sondern linear verschiebbar in einer seitlich am
Maschinengestell aufgehängten Führung. Diese Konstruktion sei vom Merkmal K2 nicht
erfasst, so dass eine wortlautgemässe Patentverletzung nicht vorliege. Es liege aber auch
keine Nachahmung vor, da es für den Fachmann vor dem Hintergrund des Streitpatents nicht
ersichtlich sei, dass die umlaufende Lagerung der gemeinsamen Drehachse des
Drehtellerpaars durch jede andere geeignete Lagerung ersetzt werden könne, welche das
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Überführen der Federn ermöglicht. Es stelle sich für den Fachmann die im Zusammenhang mit
Äquivalenzbetrachtungen zentrale Frage, ob das Austauschmittel, also die lineare Hin- und
Herbewegung an einer separaten Führung, überhaupt dieselbe technische Wirkung erzielt, wie
das im Patentanspruch beschriebene Lösungsmittel, also die umlaufende Bewegung um eine
zentrale Drehachse. Eine objektive Gleichwirkung liege hier jedoch nicht vor. Vorliegend könne
keine Rede davon sein, dass der Fachmann ein lineares Hin- und Herbewegen des
Drehtellerpaars in Betracht gezogen hätte. Diese Lösung erfordere nämlich zwingend eine
Linearführung für das Drehtellerpaar, welche anstelle der umlaufenden Lagerung um die
zentrale Drehachse tritt. Gehe man vom Primat des Patentanspruchs aus, habe die Beklagte
die Führung des Drehtellerpaars auf eine andere, vielleicht auch aufwendigere Weise gelöst
und damit den Schutzbereich der Streitpatente EP 001 und CH 002 verlassen (Gutachten
S. 35 ff. Ziff. 5.3.4).
b) Die Klägerin unterbreitete dem Experten eine neu formulierte Fassung von Anspruch 1 von
CH 003 und stellte die Ergänzungsfrage, ob die neu angegriffene Ausführungsform der
Beklagten (Maschine neuer Konstruktionsweise) in den wortlautgemässen oder äquivalenten
Schutzbereich dieser neu formulierten Fassung von Anspruch 1 von CH 003 falle. Gemäss den
Ausführungen des Experten verletzt die Maschine gemäss neuer Konstruktion der Beklagten
eine solche Fassung des Anspruchs wortlautgemäss (Ergänzungsgutachten S. 14 Frage 6).
Gemäss dem Experten möchte die Klägerin im Zusammenhang mit CH 003 einen
hypothetischen Patentanspruch im Zusammenhang mit einer Verletzungshandlung beurteilt
haben, obwohl ein derartiger Anspruch bisher nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen sei
und die Zulässigkeit dieses Anspruchs offen sei. Der hypothetische neue Anspruch sei zwar
gegenüber der erteilten Version im Hinblick auf einzelne Merkmale tatsächlich eingeschränkt,
die unzulässige Verallgemeinerung bezüglich der Drehung des Drehtellerpaars um eine
zentrale Drehachse bleibe jedoch bestehen, so dass auch die neue Fassung von Anspruch 1
unzulässig sei, weil der Gegenstand eines derartigen Patentes über den Inhalt des
Patentgesuches in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgehen würde
(Ergänzungsgutachten S. 6f. Ziff. 2.1.3 und S. 10f.). Zusammenfassend hielt der Experte fest,
der von der Klägerin vorgelegte hypothetisch eingeschränkte Anspruch 1 von CH 003 werde
durch die angegriffenen Ausführungsformen zwar verletzt, sei aber ebenfalls unzulässig und
daher nichtig (Ergänzungsgutachten S. 22 Ziff. 4).
3. Auf diese einlässlich begründeten und nachvollziehbaren Überlegungen des Experten
kann abgestellt werden. In Übereinstimmung mit dem Experten ist davon auszugehen, dass
der bei den Maschinen der neuen Konstruktionsweise verwendete lineare Federtransfer nicht
als Nachmachung oder Nachahmung eines Federtransfers, der umlagernd um eine
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gemeinsame Drehachse funktioniert, qualifiziert werden kann. Zusammenfassend ist damit
festzuhalten, dass die angegriffene Ausführungsform gemäss der herkömmlichen Konstruktion
der Beklagten wortlautgemäss von der in EP 001 patentierten Erfindung Gebrauch macht.
Dagegen stellt die angegriffene Ausführungsform gemäss der neuen Konstruktion weder eine
Nachmachung noch eine Nachahmung der in EP 001 patentierten Erfindung dar.
E. Rechtsschutzinteresse, Verjährung, Auskunftsbegehren, Kosten
1. In Bezug auf die neue Konstruktion der Maschinen der Beklagten sind die
Unterlassungsbegehren der Klägerin abzuweisen, da diese EP 001 nicht verletzen, und da
CH 003 teilnichtig ist. Die von der Beklagten in den Maschinen herkömmlicher Konstruktion
verwendete Federwendevorrichtung verletzt EP 001. Ob sie auch CH 003 verletzt, war nicht zu
prüfen, da CH 003 teilnichtig ist. Die in Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens gemäss Replik
gestellten Unterlassungsbegehren setzen voraus, dass die Klägerin trotz der von der Beklagten
vorgenommenen Modifikation des Verletzungsobjekts noch über ein Rechtsschutzinteresse an
einem Verbot der Maschinen herkömmlicher Konstruktion hat. Das Rechtsschutzinteresse an
einer Unterlassungsklage kann durch die sog. Erstbegehungs- oder die Wiederholungsgefahr
begründet sein. In der Regel lässt eine einmal begangene Rechtsverletzung ihre erneute
Begehung vermuten. Eine solche Vermutung der Wiederholungsgefahr gilt u.a. dann, wenn der
Beklagte sich weigert, das geltend gemachte Recht anzuerkennen, oder wenn er zu Unrecht
bestreitet, dass die ihm vorgeworfenen Handlungen die Schutzrechte des Klägers verletzen.
Indessen kann das Rechtsschutzinteresse durch Handlungen oder Erklärungen des Verletzers
dahinfallen. In der Regel wird die Wiederholungsgefahr durch die blosse Einstellung der
Verletzung nicht beseitigt (BGE 116 II 357 E. 2b; F. Blumer, a.a.O., Rz. 17.57 ff.; Heinrich,
PatG/EPÜ, Rz. 15 ff. zu Art. 72).
Auch wenn Beklagte mit der Maschine herkömmlicher Konstruktion EP 001 verletzt und den
Unterlassungsanspruch der Klägerin auch nicht ausdrücklich anerkannt hat, hat die Klägerin
die tatsächlichen Grundlagen nicht nachgewiesen, aufgrund deren eine Wiederholungsgefahr
vermutet werden kann. Die neue Konstruktion der Maschinen der Beklagten verletzt EP 001
nicht. Gemäss den Ausführungen der Beklagten hat sie, um jegliches Risiko einer
Patentverletzung auszuschliessen, ihre Maschinen ab Februar 2005 modifiziert und alle bereits
ausgelieferten Maschinen nachträglich umgebaut (vgl. Plädoyernotizen Beklagte Rz. 99). Die
Klägerin trägt die Beweislast dafür, dass eine Wiederholungsgefahr nach wie vor besteht (Art. 8
ZGB) Sie kommt dieser nicht nach, wenn sie die Vorbringen der Beklagten mit Nichtwissen
bestreitet. Sie hat aber weder behauptet noch nachgewiesen, dass die Beklagte entgegen
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ihren nachvollziehbaren Ausführungen, dass sie mit der Modifizierung der Maschinen
Patentverletzungen unterlassen hatte, in den letzten fünf Jahren Maschinen herkömmlicher
Konstruktion vertrieben bzw. ausgelieferte Maschinen nicht modifiziert hatte. Eine
Wiederholungsgefahr ist damit nicht nachgewiesen, weshalb Ziff. 1 und 2 des
Rechtsbegehrens gemäss Replik abzuweisen sind.
2. Die Beklagte erhob die Verjährungseinrede, indem sie geltend machte, die Klägerin habe
spätestens seit ihrer DVD-Aufnahme vom Sommer 2004 Kenntnis von der angeblichen
Schädigung und von der Person des präsumtiven Ersatzpflichtigen erlangt. Nachdem die
Beklagte die Herstellung und den Vertrieb der herkömmlichen Konstruktion der Maschinen ab
Februar 2005 eingestellt und nur noch Maschinen neuer Konstruktion mit linearem
Federwendetransfer hergestellt und vertrieben habe, habe die Verjährungsfrist mit der
Umrüstung im Februar 2005 zu laufen begonnen, und die Wiedergutmachungsansprüche seien
ein Jahr später, d.h. vor Einleitung der Klage, verjährt gewesen (vgl. Plädoyernotizen Beklagte
Rz. 103 ff.).
Der Beginn der Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR setzt Kenntnis der wesentlichen
Elemente des Schadens voraus (Heinrich, PatG/EPÜ, Rz. 96 zu Art. 73). Vorliegend hatte die
Klägerin keine Kenntnis vom Umfang des Schadens, da sie nicht wusste und nicht abklären
konnte, wann und wie viele Maschinen herkömmlicher Bauweise die Beklagte verkauft hat.
Eine hinreichende Kenntnis vom Schaden wird sie erst haben, wenn die Beklagte ihrer
Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht nachgekommen ist. Die Verjährungseinrede ist
deshalb abzuweisen.
3. Nachdem die Beklagte unbestrittenermassen patentverletzende Federkernmaschinen
ausgeliefert hat, ist sie zu verpflichten, über den Umfang der seit dem 5. Februar 2004 (vgl.
vorne Erw. I.1.a) ausgelieferten Maschinen entsprechend Auskunft zu erteilen (Ziff. 3 des
Rechtsbegehrens gemäss Replik), wobei die Auskunftspflicht nur so weit geht, als sie
notwendige Grundlage für die finanzielle Wiedergutmachung (Ziff. 4 des Rechtsbegehrens
gemäss Replik) bildet. Nicht zuzulassen sind die von der Klägerin verlangten Angaben
- der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt gemäss Angebotsmengen,
-daten und -preisen sowie Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften
der Angebotsempfänger;
- bei den einzelnen Lieferungen die Namen und Anschriften der Abnehmer;
- der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagen,
Verbreitungsräumen und Verbreitungsgebieten.
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Damit entfällt der Antrag der Klägerin, dass
- es der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht
gewerblichen Abnehmer sowie der Angebotsempfänger anstelle der Klägerin
einem von dieser zu bezeichnenden und ihre gegenüber zur Verschwiegenheit
verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte
dessen Kosten trägt und den Wirtschaftsprüfer ermächtigt und zugleich
verpflichtet, der Klägerin auf Nachfrage hin Auskunft darüber zu erteilen, ob ein
bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung
enthalten ist.
Über die finanzielle Wiedergutmachung gemäss Ziff. 4 des Rechtsbegehrens gemäss Replik
wird das Gericht nach erfolgter Auskunftserteilung entscheiden.
4. [Prozesskosten]
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Das Handelsgericht hat
entschieden:
1. Die Beklagte wird verpflichtet, bei Vollstreckbarkeit des Entscheides der Klägerin über den
Umfang der seit dem 5. Februar 2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine
Federwendevorrichtung aufweisen, welche wie folgt umschrieben ist:
Eine in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtung, bei
welcher die Federn von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem
Transportstern mittels Klemmen erfasst und in eine Umsetzeinheit überführt werden
und von dort über ein Kassettenrad an eine Federtransportvorrichtung zum
Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten gelangen, wobei
die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes, antreibbares
und sich beabstandet gegenüberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen
gemeinsame Drehachse relativ zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist
und durch einen Servomotor angetrieben wird, so dass eine zwischen dem
Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig wählbare Drehwinkel-
Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen in vollautomatischen
A.-Transfer-Linien (Typenbezeichnung B.) gemäss folgender Abbildung:
Auskunft zu erteilen und für die oben umschriebenen Federkernmaschinen Rechnung zu
legen und zwar unter Angabe
- der Herstellungsmengen und -daten;
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- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -daten und
-preisen sowie Typenbezeichnungen;
- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und
des erzielten Gewinns.
- ob, wann und wie die oben umschriebenen Federkernmaschinen umgerüstet
wurden und wer für die Umrüstungskosten aufkam.
Über die finanzielle Wiedergutmachung wird das Gericht nach Auskunftserteilung
entscheiden.
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. [Gerichtskosten]
4. [Parteikosten]
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