sg_kantonsgericht · HG.2011.10_02 · 2011-03-04 · de
Entscheid Handelsgericht, 04.03.2011
Handelsgericht


Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
Fall-Nr.:
HG.2011.10_02
Stelle:
Kantonsgericht
Rubrik:
Handelsgericht
Publikationsdatum: 04.03.2011
Entscheiddatum:
04.03.2011
Entscheid Handelsgericht, 04.03.2011
  
© Kanton St.Gallen 2026
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
 
 
 
Kanton St.Gallen 
 
 
 
HG.2011.10-HGP 
 
 
 
 
Handelsgerichtspräsident 
 
 
 
Entscheid vom 4. März 2011 
 
in der Sache 
 
1. 
Société des Produits Nestlé SA, 1800 Vevey, 
 
2. 
Nestlé Nespresso SA, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, 
 
Gesuchstellerinnen, 
 
beide vertreten von Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller und/oder Dr. Gallus Joller, 
Troller-Hitz-Troller, Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern, 
 
 
gegen 
 
1. 
Denner AG, Grubenstrasse 10, 8045 Zürich, 
 
2. 
Alice Allison SA, Zona Signù, 6537 Grono, 
 
Gesuchsgegnerinnen, 
 
beide vertreten von Rechtsanwältin Dr. Magda Streuli-Youssef und/oder Dr. Demian 
Stauber, Walder Wyss & Partner AG, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 
8034 Zürich, 
 
 
betreffend 
 
vorsorgliche Massnahmen gestützt auf Markenrecht und UWG 
 
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
Rechtsbegehren der Gesuchstellerinnen: 
 
a) gemäss Gesuch 
 
1. Es sei den Gesuchsgegnerinnen, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwort-
lichen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine 
amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit 
sofortiger Wirkung vorsorglich zu untersagen, 
 
a) Kaffeekapseln mit einer Form gemäss den nachfolgenden Abbildungen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) insbesondere die Kapseln Denner Espresso Milano, Denner Ethiopian 
Dream, Denner Indian Summer und Denner Dolce Vita, 
 
anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben, zu exportieren oder sonstwie 
in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu solchen Hand-
lungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünsti-
gen oder zu erleichtern. 
 
2. Es sei der Gesuchsgegnerin 1, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortli-
chen Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine 
amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall, mit 
sofortiger Wirkung vorsorglich zu untersagen, unter dem Slogan "Denner - was 
suscht?", "Denner - quoi d'autre?" bzw. "Denner - cosa sennò?", und/oder mit der 
Behauptung "Kompatibel zu lhrer Nespresso-Maschine", insbesondere wie folgt
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaffee anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonstwie in Ver-
kehr zu bringen, zu exportieren oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder zu sol-
chen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu 
begünstigen oder zu erleichtern. 
 
3. Es seien die Massnahmen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 ohne weitere vor-
herige Anhörung der Gesuchsgegnerinnen superprovisorisch anzuordnen. 
 
4. Unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Gesuchsgegne-
rinnen. 
 
 
 
b) gemäss Massnahmereplik 
 
1. 
Das Massnahmegesuch der Gesuchstellerinnen sei gutzuheissen. 
 
2. Die Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 4 gemäss Stellungnahme der Gesuchsgegnerinnen 
seien abzuweisen. 
 
3. Unter solidarischen Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgeg-
nerinnen. 
 
 
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
Rechtsbegehren der Gesuchsgegnerinnen: 
 
1. 
Es sei das Massnahmegesuch der Gesuchstellerinnen vollumfänglich abzuweisen. 
 
2. Es seien die mit Verfügung vom 10. Januar 2011 (Prozess HG.2011.10-HGP), 
Dispositiv Ziffer 1 bis 3 angeordneten superprovisorischen Massnahmen aufzuhe-
ben und es sei über die Aufhebung der superprovisorischen Massnahmen "super-
provisorisch", ohne Anhören der Gesuchstellerinnen zu entscheiden. 
 
3. Es sei das Rechtsbegehren Ziffer 2 gemäss Gesuch der Gesuchstellerinnen vom 
6. Januar 2011 infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. 
 
4. Eventualiter seien die Rechtsbegehren der Gesuchstellerinnen vollumfänglich ab-
zuweisen und die Gesuchsgegnerinnen zu einer angemessenen Sicherheitsleistung 
im Sinne von Art. 261 Abs. 2 ZPO zu verpflichten. 
 
5. Subeventualiter, für den Fall der teilweisen oder vollumfänglichen Gutheissung der 
Rechtsbegehren der Gesuchstellerinnen, seien die Gesuchstellerinnen in Anwen-
dung von Art. 265 Abs. 3 ZPO unter solidarischer Haftbarkeit zur Leistung einer an-
gemessenen Sicherheit im Betrag von einstweilen mindestens CHF 2'000'000.-- zu 
verpflichten. 
 
Alles unter solidarischen Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchstelle-
rinnen. 
 
 
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
Erwägungen 
 
I. 
 
1. 
Die Société des Produits Nestlé SA (Gesuchstellerin 1) und die Nestlé Nespresso 
SA (Gesuchstellerin 2) sind Gesellschaften des Nestlé-Konzerns, wobei die letztere u.a. 
für die Herstellung und den Vertrieb der Nespresso-Kapseln verantwortlich ist 
(kläg.act. 3, 4). Die Gesuchstellerin 2 ist unbestrittenermassen Marktführerin für portio-
nierten Kaffee in der Schweiz, wobei sie gemäss eigenen Angaben in der Schweiz jähr-
lich mehrere Millionen Franken für Werbung aufwendet (kläg.act. 8, 13 bis 16). Gemäss 
Angaben der Gesuchstellerinnen bedurfte es jahrelanger Forschung, um die Nespresso-
Maschinen und Nespresso-Kapseln zu entwickeln. Das Nespresso-System besteht so-
mit aus den Nespresso-Maschinen und -Kapseln, wobei die Nespresso-Maschinen von 
verschiedenen Herstellern produziert und über die verschiedensten Absatzkanäle ver-
trieben werden. Hingegen erfolgt der Vertrieb der Nespresso-Kapseln ausschliesslich 
durch die Gesuchstellerin 2 (Selbstvertrieb) einerseits online über www.nespresso.com 
und andererseits über die Nespresso-Boutiquen. Nespresso-Kapseln und die von ver-
schiedenen Herstellern produzierten Nespresso-Maschinen werden zum Teil gemein-
sam beworben, was für die Gesuchstellerinnen und die Hersteller der Nespresso-
Maschinen zweckmässig erscheint, da in eine Nespresso-Maschinen nur Nespresso-
Kapseln hineinpassen. Die Denner AG (Gesuchsgegnerin 1) bot ab 15. Dezember 2010 
Kaffeekapseln im Rahmen einer Einführungswerbung zum Preis von Fr. 0.25 pro Kapsel 
an (kläg.act. 17). Die Alice Allison SA (Gesuchsgegnerin 2) hat seit Mitte Dezember 
2010 ihren Sitz in Grono GR und stellt die Kaffeekapseln, die von der Denner AG ver-
trieben werden, her (kläg.act. 7). 
 
Die Gesuchstellerin 1 ist Inhaberin der dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 
 
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
Die Formmarke der Gesuchstellerin 1 verfügt über eine Priorität vom 29. Juni 2000 und 
ist insbesondere für "café, extraits de café et préparation à base de café" und mit dem 
Vermerk "Marque imposée" eingetragen (kläg.act. 10). Die Gesuchstellerin 1 ist zudem 
Inhaberin der CH-Marke Nr. 609901 WHAT ELSE? für "café". Diese Wortmarke verfügt 
über eine Priorität vom 9. Juni 2010 und wurde am 29. Dezember 2010 registriert 
(kläg.act. 12). Ferner ist die Gesuchstellerin 1 auch Inhaberin der CH-Marke Nr. 544435 
NESPRESSO. WHAT ELSE?. Diese Wortmarke verfügt über eine Priorität vom 15. 
März 2006 und wurde am 19. April 2006 registriert (bekl.act. 30). Indessen machen die 
Gesuchstellerinnen im vorliegenden Verfahren keine Verletzung der Marke 
NESPRESSO. WHAT ELSE? geltend. 
 
Mitte Dezember 2010 lancierte die Gesuchsgegnerin ein Einführungsangebot für Kap-
seln, wobei sie zu diesem Zweck verschieden gestaltete Inserate mit der Abbildung von 
Kapseln und vier 12er-Packungen schweizweit (in allen drei Landessprachen) in Tages-
zeitungen und Zeitschriften publizierte (kläg.act. 17). Ein Inserat enthält in grossen Let-
tern den Text: "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine* - und ihrem Budget." In einem 
Text mit sehr kleinen Buchstaben wird am unteren Rand des Inserats auf folgendes hin-
gewiesen: "*Nespresso ist eine eingetragene Marke der Société des Produits Nestlé 
S.A. und hat keinerlei Verbindung mit Denner AG". Auf einem roten Balken steht "Den-
ner − was suscht?". In der Mitte des Inserats befindet sich ein rotes rundes Feld mit fol-
gendem Text: "15.12. - 22.01.2011, Einführungsangebot, -.25 statt -.33 pro Kapsel. 
12er-Packung 2.95 statt 3.95. Solange Vorrat". In einem weiteren Inserat werden eben-
falls Kapseln und 12er-Packungen abgebildet. Auf dem roten runden Feld befindet sich 
− abgesehen von der Zeitangabe ("15. - 31.12.2010") – der gleiche Text, und auf dem 
roten Balken am unteren Rand wird auf Denner hingewiesen. In grossen Lettern steht 
oben "Denner − was suscht?" bzw. "bei Denner − wo suscht?" und in kleinen Lettern am 
unteren Rand oberhalb des roten Balkens "Kaffeekapseln, kompatibel zu Nespresso-
Maschinen*", wobei unter dem Stern (*) der vorher erwähnte Text in sehr kleinen Buch-
staben aufgeführt wird. 
 
2. 
Am 6. Januar 2011 reichten die Gesuchstellerinnen das vorliegende Gesuch mit 
dem eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren ein. Das Gesuch stützt sich insbe-
sondere auch die CH-Marke Nr. P-486889, wobei die Gesuchstellerinnen geltend mach-
ten, die charakteristische Form der Nespresso-Kapseln geniesse insbesondere in der 
Schweiz eine ausserordentliche hohe Bekanntheit. Die Gesuchsgegnerinnen hätten kei-
nen Anspruch darauf, eine Kapsel zu vertreiben, die in Nespresso-Maschinen passt. 
Aber auch wenn der klaren Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den Legobaustei-
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
nen (BGer, sic! 2004, 854 E. 2.1.1 und 2.1.2) nicht gefolgt würde, bräuchten selbst Kap-
seln, die in Nespresso-Maschinen verwendet werden können, keineswegs die von der 
Gesuchstellerin 1 als 3-D-Marke geschützte oder eine damit verwechselbar ähnliche 
Form aufzuweisen. Die Formmarke Nr. P-486889 sei gültig, habe sich im Verkehr 
durchgesetzt und sei originär unterscheidungskräftig. Ausschlussgründe seien nicht ge-
geben, indem insbesondere die durch die CH-Marke Nr. P-486889 geschützte Form 
nicht technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG sei. Die Denner-
Kaffeekapseln würden − wie sich schon auf Grund eines optischen Vergleichs ergebe − 
die charakteristische Form der CH-Marke Nr. P-486889 praktisch vollständig und iden-
tisch übernehmen und damit die Markenrechte der Gesuchstellerin 1 klar verletzen. Die 
Gesuchsgegnerin 1 verletze sodann durch den Gebrauch des Slogans "Denner − was 
suscht?", "Denner − quoi d'autre?" bzw. "Denner − cosa sennó?" die CH-Marke 
Nr. 609901 WHAT ELSE? der Gesuchstellerin 1. In unlauterer Weise werde von der 
Gesuchsgegnerin 1 eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den bekannten 
Nespresso-Kapseln geschaffen, indem sie ihre Kapseln in der Werbung abbilde mit dem 
Hinweis "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" und der Verwertung der wort-
wörtlichen Übersetzung des Slogans WHAT ELSE?. 
 
3. 
Mit superprovisorischer Verfügung vom 10. Januar 2011 untersagte der Handelsge-
richtspräsident den Gesuchsgegnerinnen mit sofortiger Wirkung vorsorglich, Kaffeekap-
seln mit einer Form gemäss den Abbildungen in Ziff. 1 des Rechtsbegehrens u.a. zu 
verkaufen und zu bewerben. Ferner untersagte er der Gesuchsgegnerin 1 mit sofortiger 
Wirkung vorsorglich, unter dem Slogan "Denner − was suscht?", "Denner − quoi 
d'autre?" und "Denner − cosa sennó?", und/oder mit der Behauptung "Kompatibel zu Ih-
rer Nespresso-Maschine", insbesondere gemäss den Abbildungen gemäss Ziff. 2 des 
Rechtsbegehrens, Kaffee u.a. zu verkaufen und zu bewerben. 
 
4. 
Am 12. Januar 2011 reichten die Gesuchstellerinnen gegen die Gesuchsgegnerin-
nen beim Handelsgerichts des Kantons Zürich gestützt auf EP 0512468 und 
EP 0512470 ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen betreffend Patentverlet-
zung ein (bekl.act. 22). Mit Verfügung vom 21. Januar 2011 wies der Einzelrichter am 
Handelsgericht des Kantons Zürich das Gesuch um Erlass von vorsorglichen Mass-
nahmen als offensichtlich unbegründet ab, ohne die Gesuchsgegnerinnen zuvor anzu-
hören (Art. 53 ZPO; bekl.act. 23; vgl. bekl.act. 18-21). 
 
5. 
 Am 26. Januar 2011 reichten die Gesuchsgegnerinnen die Massnahmenantwort 
ein, wobei sie neben der kostenfälligen Abweisung des Massnahmengesuchs u.a. die 
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
"superprovisorische" Aufhebung der mit Verfügung vom 10. Januar 2011, Dispositiv 
Ziff. 1-3 angeordneten superprovisorischen Massnahmen beantragten. Die Gesuchstel-
lerinnen erstatteten die Massnahmenreplik am 17. Februar 2011, wobei sie an ihren An-
trägen gemäss Gesuch festhielten. 
 
II. 
 
1. 
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten ist ge-
stützt auf Art. 36 ZPO sowie Art. 5 Abs. 1 lit. a und lit. d ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a 
und Art. 6 Abs. 5 ZPO unbestrittenermassen gegeben (vgl. superprovisorische Verfü-
gung vom 10.01.2011 E. 4). 
 
2. 
Die Gesuchstellerinnen stützen Ziff. 1 des Rechtsbegehrens auf die CH-Marke 
Nr. P-486889 der Gesuchstellerin 1 (kläg.act. 10). In Bezug auf die Frage der Kompati-
bilität führen sie einen Entscheid des Bundesgerichts betreffend Lego Spielbausteine 
an, in welchem sich dieses dazu äussert, ob ein Anspruch von Konkurrenzprodukten 
besteht, mit Lego Spielbausteinen kompatibel zu sein (sic! 2004, 854, E. 2.1.1 und 
2.1.2). Die Gesuchstellerinnen machten geltend, im Lichte dieser Rechtsprechung hät-
ten die Gesuchsgegnerinnen keinen Anspruch darauf, eine Kapsel zu vertreiben, welche 
in Nespresso-Maschinen passt. Für den Fall, dass dieser Rechtsprechung nicht gefolgt 
werde, brachten sie vor, selbst Kapseln, welche in Nespresso-Maschinen verwendet 
werden können, bräuchten keineswegs die von der Gesuchstellerin 1 als 3-D-Marke ge-
schützte oder eine damit verwechselbar ähnliche Form aufzuweisen. Insbesondere bei 
der Gestaltung der Seitenwände gebe es unzählige Variationen, mithin sei die Form der 
Nespresso-Kapseln keineswegs technisch notwendig, sondern es könne die für einen 
erfolgreichen Einsatz einer solchen Kapsel notwendige technische Wirkung mit anderen 
zumutbaren Formen ähnlicher Kapseln erreicht werden. 
 
Die Gesuchsgegnerinnen machten insbesondere geltend, die dreidimensionale CH-
Marke Nr. P-486889 der Gesuchstellerin 1 sei mit dem Vermerk "Marque imposée" im 
schweizerischen Markenregister eingetragen worden; es sei mithin nicht die charakteris-
tische Form der Nespresso-Kapseln als Marke hinterlegt worden. Die CH-Marke P-
486889 sei also nur gestützt auf die Verkehrsdurchsetzung im Markenregister eingetra-
gen worden, was nichts anderes heisse, als dass die Marke nicht originär unterschei-
dungskräftig sei. Das von der Gesuchstellerin 1 zur Verkehrsdurchsetzung der Form-
marke eingereichte Material sei aber absolut untauglich, um die Verkehrsdurchsetzung 
der hinterlegten Form als Marke zu belegen. Eine nach Art. 2 lit. b MSchG schutzunfä-
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
hige Form könne aber nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 129 III 514 
E. 2.3 "Lego") auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangen. 
 
a) Gemäss Art. 261 ZPO hat die gesuchstellende Partei die Voraussetzungen des 
drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils und der tatsächlichen und 
rechtlichen Grundlagen des Hauptbegehrens glaubhaft zu machen. Ein strikter Beweis 
ist nicht erforderlich, sondern es genügt ein Wahrscheinlichkeitsbeweis, da vorsorgliche 
Massnahmen rasch getroffen werden sollten. Die Rechtslage ist vom Gericht lediglich 
summarisch zu prüfen (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 
Bern 2010, N 11.193). Auch die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen nur 
glaubhaft zu machen (BGE 132 III 83 E. 3.2; 103 II 287 E. 2; vgl. Leuenberger/Uffer-
Tobler, a.a.O., N 11.194). 
 
b) Bei dem von den Gesuchstellerinnen angeführten Entscheid des Bundesgerichts 
vom 7. Juli 2004 (sic! 2004, 854) handelt es sich um Erläuterungen des Bundesgerichts 
zu seinem Entscheid vom 2. Juli 2003 (vgl. sic! 2003, 892ff.). Dabei hielt es fest, die 
technische Notwendigkeit, beim Zusammenbau der Spielbausteine eine Klemm- oder 
Stabilisierungswirkung zu erreichen, beziehe sich allein auf den Zusammenbau der 
Spielbausteine untereinander, und nicht auf solche anderer Art bzw. auf anders geform-
te oder technisch anders zusammenbaubare Spielbausteine. Es bestehe keine techni-
sche Notwendigkeit im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG und kein Freihalteinteresse, dass 
die Spielbausteine nicht allein untereinander, sondern auch mit Spielbausteinen anderer 
Form zusammengebaut werden sollen. Gemäss der Auffassung des Bundesgerichts 
darf somit ein Konkurrent die spezifische Form der Lego-Bausteine nicht verwenden 
(sic! 2004, 854 E. 2.1.1 und 2.1.2). 
 
Die sich beim Bundesgerichtsentscheid sic! 2004, 854, stellenden Fragen sind nun aber 
nicht durchwegs vergleichbar mit denjenigen des vorliegenden Falles. Bei den Lego-
Steinen besteht insoweit eine technische Notwendigkeit bei der Gestaltung der Form, 
dass beim Zusammenbau der Spielbausteine eine Klemm- oder Stabilisierungswirkung 
erreicht wird. Dabei geht es um den Zusammenbau von Lego-Steinen, die alle in glei-
cher Weise markenrechtlich geschützt sind. Nur in dieser Situation hielt das Bundesge-
richt fest, es bestehe weder ein überwiegendes Freihalteinteresse an kompatiblen For-
men noch eine technische Notwendigkeit, dass die Lego-Bausteine nicht allein unter-
einander, sondern auch mit Spielbausteinen anderer Hersteller zusammenbaubar sein 
sollen. 
 
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
Vorliegend wird mit der CH-Marke Nr. P-486889 einzig die 3-D-Form der Nespresso-
Kapseln geschützt, nicht aber deren Komptabilität mit Nespresso-Maschinen. Nicht un-
ter den Schutz der CH-Marke Nr. P-486889 fällt somit das Nespresso-System, beste-
hend aus den Nespresso-Kapseln und den von verschiedenen Herstellern produzierten 
Nespresso-Maschinen. Auf Grund der, im vorliegenden Massnahmenverfahren summa-
risch vom Gericht zu prüfenden Rechtslage haben die Gesuchstellerinnen nicht hinrei-
chend glaubhaft dargelegt, dass die Gesuchsgegnerinnen keinen Anspruch darauf hät-
ten, eine Kapsel zu vertreiben, welche in Nespresso-Maschinen passt. Die Gesuchstel-
lerinnen dringen somit vorerst mit ihrer Ansicht nicht durch, der Schutzbereich der CH-
Marke Nr. P-486889 sei derart weit zu fassen, dass von diesem nicht nur eine bestimm-
te Form der Kapseln umfasst wird, sondern auch die Kompatibilität der Kapsel mit Kaf-
feemaschinen bestimmter Hersteller. 
 
c) 
Die Gesuchstellerinnen machten weiter geltend, selbst Kapseln, die in Nespresso-
Maschinen passen, könnten so gestaltet werden, dass sie sich äusserlich deutlich von 
den Nespresso-Kapseln unterscheiden würden. Um dies zu begründen, reichten sie Ab-
bildungen möglicher kompatibler Alternativformen von Kaffeekapseln ein (kläg.act. 25). 
Indem sie in diesem Zusammenhang insbesondere den Beweisantrag der Expertise 
stellen, gehen sie allerdings selber davon aus, dass die Grenzziehung in keiner Weise 
von vornherein klar ist, wie weit eine Kapsel eines Drittanbieters von einer Nespresso-
Kapsel verschieden sein und trotzdem noch in den Nespresso-Maschinen eingesetzt 
werden kann. 
 
Die Gesuchsgegnerinnen machten geltend, die durch die CH-Marke Nr. P-486889 ge-
schützte Formmarke sei technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG und da-
her nicht schutzfähig. Sie hielten fest, die technische Notwendigkeit ergebe sich einer-
seits auf Grund des Bestehens produktspezifischer Sachzwänge für sämtliche Form-
merkmale und andererseits auf Grund der Kompatibilität mit Kaffeemaschinen der Ge-
suchstellerinnen. Technisch notwendig seien insbesondere die Formmerkmale der Ko-
nizität bzw. Kegelstumpfform der Kapsel, des sogenannten "Flanschs" an der Kapselun-
terseite, des am Umfang des Randes der Kapselschale fixierten Deckels, des leicht 
konvexen Deckels, des steilen Kegelstumpfes (Hut) und der Proportionen der Kapsel. 
Die Gesamtform der Marke der Gesuchstellerin 1 sei aber nicht nur deshalb nach Art. 2 
lit. b MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, weil alle ihre Formmerkmale durch 
produktspezifische Sachzwänge vorgegeben seien, sondern auch deshalb, weil es sie 
brauche, damit die Kapsel mit der Hauptware, d.h. mit den Kaffeemaschinen der Ge-
suchstellerinnen, kompatibel sei. Die Kaffeekapsel werde im Sitz durch einen Halter 
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
festgehalten, wobei die Konizität des Sitzes der Konizität des Korpus der Kaffeekapsel 
entspreche, was bedeute, dass die Form der Kaffeekapsel, genauer ihre Konizität, da-
durch vorgegeben sei, dass sie in den Sitz in der Kaffeemaschine passe. Die Formmar-
ke CH-Nr. P-486889 sei nach Art. 2 lit. b MSchG absolut schutzunfähig. Sie stelle aber 
auch eine Form im Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG dar, an welcher ein Freihaltebe-
dürfnis bestehe und welche auch nicht durchsetzungsfähig sei. Die Formmarke CH-Nr. 
P-486889 sei deshalb nichtig. Im Übrigen liege auch kein markenmässiger Gebrauch 
vor, da sich die transparente Denner-Kunststoffkapsel in einer verschweissten Schutzfo-
lie befinde, mithin einen Teil der Verpackung darstelle, den der Konsument im Zeitpunkt 
des Kaufs gar nicht sehe. 
 
aa) Eine technisch notwendige Form liegt gemäss Art. 2 lit. b MSchG vor, wenn dem 
Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art keine alternative Form technisch zur 
Verfügung steht oder im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs zugemutet wer-
den kann (BGE 129 III 514, 519 "Lego III"). Beispiele sind etwa Steckdosen, die für 
elektrische Stecker nur ganz bestimmte Formen zulassen, weshalb die Form und An-
ordnung der Stifte der Stecker technisch notwendig sind; entsprechendes gilt auch für 
Batterien, Disketten, Kreuzschlitzschraubenzieher usw., welche alle deshalb eine be-
stimmte Form aufweisen, weil sie mit einer anderen Ware (z.B. einem Diskettenlauf-
werk, einer Schraube) oder einem Teil davon (z.B. der Batteriehaltevorrichtung in zahl-
reichen batteriebetriebenen Produkten) zusammen passen müssen. Bei derartigen 
Formen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis nach Art. 2 lit. b MSchG (Michael Noth, 
in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, Art. 2 lit. b N 43 m.w.H.). 
 
bb) In Bezug auf das Formmerkmal der Konizität der Kaffeekapseln führten die Ge-
suchsgegnerinnen unter Hinweis auf das abgelaufene CH-Patent Nr. 605293 der Ge-
suchstellerinnen bzw. ihrem deutschen Patent der DE OS 2752733 (bekl.act. 15) aus, 
dass mit der Konizität der Kaffeekapsel in einem bestimmten Winkel eine verbesserte 
Widerstandsfähigkeit gegen Verbeulen beim Perforieren erreicht wird. Damit ist seitens 
der Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft dargetan, dass bei einer Nespresso-Kapsel die 
Seitenwände ohne weiteres eingedrückt werden könnten und derart "umgeformte" Kap-
seln in Nespresso-Maschinen dennoch funktionieren würden, nachdem sie sich in die-
sem Zusammenhang nicht zur Frage der Widerstandsfähigkeit der Kapseln äussern. 
Dass andere Hersteller von portioniertem Kaffee diesen in Sachets oder Pads anbieten, 
die nicht kegel- oder kegelstumpfförmig sind, z.B. Illy, DeltaQ oder Hausbrandt, ist nicht 
von Bedeutung, da die Gesuchstellerinnen selber nicht vorbringen, diese Kapseln bzw. 
Sachets könnten in Nespresso-Maschinen verwendet werden. 
 
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Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
 
Auch wenn es zutrifft, dass es technisch möglich ist, bei einer Kapsel aus Aluminium 
oder bei einer solchen aus Kunststoff mit einem Spritzgusswerkzeug eine andere Form 
als die konische Form herzustellen bzw. abzuziehen, so legen die Gesuchstellerinnen 
nicht hinreichend glaubhaft dar, dass solche abweichenden Formen zumutbar sind und 
bei Verwendung in Nespresso-Maschinen funktionieren. Die Gesuchsgegnerinnen wen-
den nämlich dagegen ein, dass das Formmerkmal des Flanschs technisch durch die 
Notwendigkeit bedingt ist, den Deckel auf ein dünnes Material, aus welchem die Kapsel 
hergestellt ist, zu fixieren. Ferner dient der Flansch, wie die Gesuchsgegnerinnen aus-
führen, auch dazu, durch Einklemmen zwischen den beiden Brühkammerteilen eine 
Dichtung gegenüber der Aussenatmosphäre zu erzielen. Auch wenn der Einwand der 
Gesuchstellerinnen, die Membrane könne auch an einem einwärts gerichteten Flansch 
angebracht werden, zutreffen würde, machen sie keine Ausführungen, ob damit nicht 
unzumutbare Nachteile verbunden sind, etwa in Bezug auf die Stapelbarkeit der Kapsel, 
bevor sie abgefüllt werden, oder etwa in Bezug auf grössere Schwierigkeiten beim Ab-
füllen, da mit einem nach innen angebrachten Flansch die Öffnung für das Einfüllen des 
Kaffees verkleinert wird. Die Gesuchstellerinnen führen im Übrigen selber aus, dass an-
dere Kapselsysteme, z.B. die Kapseln von Migros Delizio, Keurig oder Lavazza a modo 
mio, einen nach aussen gerichteten Flansch verwenden, wobei der Hinweis, dass der 
jeweilige Flansch andere Dimensionen habe, nicht von Bedeutung ist, nachdem die Ge-
suchstellerin selber nicht behaupten, die Kapseln von Migros Delizio, Keurig oder La-
vazza könnten in Nespresso-Maschinen verwendet werden. 
 
cc) In Bezug auf die technische Notwendigkeit auf Grund von Kompatibilität legten die 
Gesuchsgegnerinnen unter Hinweis auf die deutsche Offenlegungsschrift DE OS 
2752733 (kläg.act. 15 S. 5) dar, dass die Kaffeekapsel der Gesuchstellerinnen beim 
Gebrauch in einen Sitz insbesondere einer Nespresso-Maschine eingesetzt wird. Die 
Kaffeekapsel werde im Sitz durch einen Halter festgehalten, wobei die Konizität des Sit-
zes der Konizität des Korpus der Kaffeekapsel entspreche, d.h. die Form der Kaffee-
kapsel bzw. deren Konizität sei dadurch vorgegeben, dass sie in den Sitz in der Kaffee-
maschine passe. Die Gesuchstellerinnen führen zwar in diesem Zusammenhang nach-
vollziehbar aus, dass die Einpassung in den Kapselkäfig (Sitz der Nespresso-Maschine) 
nicht zwingend bedeute, dass die Kapsel dieselbe Form/Geometrie aufweisen müsse, 
da es genüge, wenn die Kapsel an drei definierten Punkten fixiert werde. Fest steht aber 
in jedem Fall, dass die Kaffeekapsel nicht grösser als der Kapselkäfig sein darf und 
mindestens in Bezug auf drei Punkte die Dimension des Kapselkäfigs aufweisen muss, 
womit aus technischen Gründen die Anzahl der möglichen Formen von Kaffeekapseln 
 
14 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
ausserordentlich stark eingeschränkt wird. Die Gesuchstellerinnen nennen als Formva-
riante eine Kapsel, bei welcher der obere und untere Rand die gleichen Durchmesser 
wie die Nespresso-Kapseln aufweisen, jedoch die Konizität nicht linear ist, sondern bo-
genförmig, d.h. in Form einer Damentaille, was bedeutet, dass das Volumen der Kapsel 
um rund 20% reduziert wird. Die Gesuchsgegnerinnen führen unter Hinweis auf EP 
0512470 B1 der Gesuchstellerinnen, welches "das Grundkonzept bezüglich der 
Nespresso-Kapsel" zum Gegenstand hat (bekl.act. 18, 19), aus, dass der Kapselhalter 
und die Kapsel derart zusammen wirken, dass die Abdichtung bei der Extraktion auf-
recht erhalten wird. Damit ist die Behauptung der Gesuchstellerinnen, die Einpassung in 
den Kapselkäfig bedeute nicht zwingend, dass die Kapsel dieselbe Form/Geometrie 
aufweisen müsse, nicht genügend glaubhaft gemacht. 
 
dd) Im Rahmen der vorliegend summarisch vorzunehmenden Prüfung von Sachverhalt 
und Rechtslage wird von den Gesuchstellerinnen nicht genügend glaubhaft gemacht, 
dass die Form der Formmarke technisch nicht als notwendig zu betrachten ist. Die be-
achtlichen Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen vermögen die Ausführungen der 
Gesuchstellerinnen in Frage zu stellen, denn es bestehen beachtliche Gründe dafür, 
dass die Form der Kaffeekapseln, die in Nespresso-Maschinen verwendet werden kön-
nen, technisch notwendig ist, bzw. dass keine alternative Form zur Verfügung steht bzw. 
eine solche im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden 
kann (vgl. BGE 129 III 514 E. 2.4.2; vgl. BGer vom 12.01.2011, 4A_385/2010 "Krieg der 
Sterne"). Eine im Wettbewerb bestehende Unzumutbar besteht insbesondere dann, 
wenn − wie dies vorliegend hinreichend glaubhaft dargetan worden ist − an deren Stelle 
eine weniger praktische, weniger solide und mit grösseren Herstellungskosten verbun-
dene Ausführung zu wählen wäre (BGE 129 III 514 E. 3.2.4; vgl. Entscheid des Bundes-
verwaltungsgericht vom 08.06.2010, sic! 2011 34ff. "Kugelschreiber [3D]"). Damit ist im 
Rahmen des vorliegenden Verfahrens vorerst davon auszugehen, dass die CH-Marke 
Nr. P-486889 der Gesuchstellerin 1 im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG vom Markenschutz 
ausgeschlossen ist. 
 
d) Die bundesgerichtliche Rechtsprechung und die überwiegende Lehre gehen davon 
aus, dass das Schutzhindernis von Art. 2 lit. b MSchG nicht durch Verkehrsdurchset-
zung überwunden werden kann und die markenrechtliche Monopolisierung der Formen 
daher auch ausgeschlossen ist, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 129 
III 514 E. 2.3 "Lego"; Noth, Art. 2 lit. b MSchG N 5; E. Marbach, Markenrecht, in: von Bü-
ren/David [Hrsg.], SIWR III/1, 2. Aufl., Bern 2009, N 511; M. Streuli/Youssef, Die Form-
marke, in: Marke und Marketing, Bern 1990, S. 60). Ist also die Form der von der Ge-
 
15 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
suchstellerin 1 hinterlegten Kapsel technisch notwendig insbesondere in Bezug auf die 
Kompatibilität mit Nespresso-Maschinen und daher nach Art. 2 lit. b MSchG nicht 
schutzfähig, dann kann sie auch nicht nachträglich Schutz infolge Verkehrsdurchset-
zung erlangen. Während ein nach Art. 2 lit. a MSchG ursprünglich nicht schutzfähiges 
Zeichen nachträglich infolge Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangen kann, ist dies bei 
einem Zeichen, das nach Art. 2 lit. b MSchG schutzunfähig ist, nicht möglich. Hier gilt, 
dass das, was nach Art. 2 lit. b MSchG schutzunfähig ist, für immer schutzunfähig bleibt 
(MSchG-David, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N 48; M. Streuli/Youssef, a.a.O., S. 60; Mar-
bach, SIWR III/1, S. 61). Ist aber die Form der Nespresso-Kapsel technisch notwendig, 
und damit − wie vorerst glaubhaft gemacht worden ist − vom Markenschutz ausge-
schlossen, braucht vorliegend die Frage der Verkehrsdurchsetzung der Kapselform 
nicht geprüft zu werden. 
 
e) Bei Erlass der superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 hatten die Ge-
suchstellerinnen glaubhaft dargelegt, dass die Gesuchsgegnerinnen mit ihren Kapseln 
die Formmarke der Gesuchstellerin 1 verletzen. Nunmehr hat sich aber das Argument 
der technischen Notwendigkeit als beachtlich erwiesen, mithin bestehen aufgrund der 
glaubwürdigen Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen derart erhebliche Zweifel an der 
Gültigkeit an der CH-Marke Nr. P-486889, dass das Verbot gemäss Dispositiv Ziff. 1 der 
superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 nicht mehr aufrecht erhalten wer-
den kann und mit sofortiger Wirkung aufzuheben ist. 
 
3. 
Die Gesuchsgegnerinnen beantragen, das Rechtsbegehren Ziff. 2 gemäss Gesuch, 
gemäss welchem der Gesuchsgegnerin 1 vorsorglich untersagt werden soll, unter dem 
Slogan "Denner − was suscht?", "Denner − quoi d'autre?" bzw. "Denner − cosa sennó?", 
und/oder mit der Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" Kaffee zu ver-
kaufen und zu bewerben, sei infolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Mit Schrei-
ben vom 18. Januar 2011 hatte die Gesuchsgegnerin 1 den Gesuchstellerinnen unter 
Hinweis auf Ziff. 2 der superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 mitgeteilt, 
dass die Gesuchsgegnerin 1 inskünftig freiwillig darauf verzichten werde, in der Wer-
bung den Slogan "Denner − was suscht?", "Denner − quoi d'autre?" und "Denner − cosa 
sennó?" im Zusammenhang mit der Werbung und dem Angebot von Kaffee zu gebrau-
chen. Diese Erklärung werde freiwillig und vorbehaltlos abgegeben und gelte auch für 
den Fall, dass das Verbot gemäss Ziff. 1 der superprovisorischen Verfügung wieder 
aufgehoben werde und es der Denner wieder gestattet werden sollte, in Kaffeekapseln 
portionierten Kaffee anzubieten (bekl.act. 10). Die Gesuchsgegnerinnen machten gel-
tend, nachdem sich die Gesuchsgegnerin 1 verpflichtet habe, die beanstandete Wer-
 
16 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
bung zu unterlassen, bestehe kein Rechtsschutzinteresse mehr am Rechtsbegehren 
Ziff. 2. Die Gesuchstellerinnen hielten fest, nachdem die Gesuchsgegnerinnen in der 
Massnahmenantwort (Rz 112ff.) jede Markenverletzung und/oder unlauteren Wettbe-
werb bestreiten würden, anerkenne die Gesuchsgegnerin 1 die Ansprüche der Gesuch-
stellerinnen nicht, womit die Gesuchstellerinnen unverändert über ein Rechtsschutzinte-
resse an Rechtsbegehren Ziff. 2 verfügen würden. 
 
a) Ein Anspruch auf Unterlassung und damit ein Rechtschutzinteresse ist gegeben, 
wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Gegenpartei die zu unterlassene Hand-
lung in naher Zukunft vorzunehmen beabsichtigt bzw. eine künftige Verletzung ernstlich 
zu befürchten ist (BGE 116 II 357 E. 2a; 109 II 338 E. 3). Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn bereits eine Verletzung des Unterlassungsanspruchs stattgefunden hat. Eine 
förmliche Abstandserklärung des Verletzers, mit welcher sich dieser dazu verpflichtet, 
das beanstandete Verhalten zu unterlassen, genügt nur, wenn der Verletzer die Ansprü-
che des Klägers auch materiell vollumfänglich anerkennt. Dabei hat die Erklärung des 
Verletzers vorbehaltlos zu erfolgen und der Parteiwille hat aus dieser klar hervorzuge-
hen (BGE 124 III 72 E. 2a; sic! 2007, 122, 124; Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., N 5.6). 
 
b) Die Unterlassungserklärung der Gesuchsgegnerin 1 vom 18. Januar 2011 nimmt 
keinen Bezug auf Ziff. 2 des Rechtsbegehrens gemäss Gesuch, welches umfassender 
formuliert ist, sondern beschränkt sich ausschliesslich auf die Slogans "Denner − was 
suscht?", "Denner − quoi d'autre?" und "Denner − cosa sennó?" (bekl.act. 10). Insbe-
sondere bezieht sich die Unterlassungserklärung im erwähnten Schreiben und in der 
Massnahmenantwort (Rz 44) nicht auf den beanstandeten Slogan "Kompatibel zu Ihrer 
Nespresso-Maschine". Wie die Gesuchstellerinnen zu Recht ausführen, bestreiten die 
Gesuchsgegnerinnen nach wie vor eine Markenverletzung und/oder unlauteren Wett-
bewerb. Damit besteht nach wie vor ein Rechtschutzinteresse der Gesuchstellerinnen. 
Die Gesuchsgegnerin 1 ist dabei zu behaften, dass sie sich verbindlich verpflichtet hat, 
"inskünftig freiwillig auf die beanstandete Werbung, insbesondere auf den Slogan 'Den-
ner − was suscht?', 'Denner − quoi d'autre?' und 'Denner − cosa sennó?' im Zusam-
menhang mit der Werbung und dem Angebot von Kaffee" zu verzichten (Massnahme-
antwort Rz 44 Zeilen 3-6). In praktisch vollständiger Bestätigung von Dispositiv Ziff. 2 
der superprovisorischen Verfügung vom 10. Januar 2011 ist der Gesuchsgegnerin 1 un-
ter der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB vorsorglich zu untersagen unter dem Slo-
gan "Denner − was suscht?", "Denner − quoi d'autre?" und "Denner − cosa sennó?", 
und/oder mit der Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine", insbesondere 
gemäss den Abbildungen gemäss Ziff. 2 des Rechtsbegehrens, u.a. Kaffee zu verkau-
 
17 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
fen und zu bewerben. Das Verbot betreffend den Slogan "Kompatibel zu Ihrer Nespres-
so-Maschine" stützt sich neben dem Wettbewerbsgesetz auch auf die CH-Marke Nr. P-
486889, wobei vorstehend (Erw. 2) ausgeführt worden war, dass gestützt darauf vorerst 
kein Verbot zu verfügen ist. Es ist damit zu prüfen, in welchem Umfang das diesen Slo-
gan betreffende Verbot lauterkeitsrechtlich aufrecht zu erhalten ist. 
 
c) 
Sind aber die Gesuchsgegnerinnen − wie sich im Rahmen des vorliegenden Mass-
nahmenverfahrens ergibt − berechtigt, Kaffeekapseln herzustellen, zu verkaufen und zu 
bewerben, so liegt weder ein Verstoss gegen das Markenschutzgesetz noch gegen das 
Wettbewerbsgesetz vor, wenn sie in der Werbung und auf den Verpackungen folgendes 
festhalten: "Kompatibel zu Nespresso-Maschinen*", wobei unter dem Stern folgendes 
ausgeführt wird: "*Diese Marke gehört Dritten, die keinerlei Verbindung mit Denner AG 
haben". Die Gesuchstellerinnen haben nicht ausgeführt, der soeben erwähnte Hinweis 
auf den Verpackungen der Gesuchsgegnerinnen, enthaltend 12 Kaffeekapseln, verstos-
se gegen das Wettbewerbsrecht. Dispositiv Ziff. 2 der superprovisorischen Verfügung 
vom 10. Januar 2011 ist damit in dem Sinne einzuschränken, als die Behauptung "Kom-
patibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" zulässig ist, sofern dieser Hinweis nicht mit derart 
grossen Buchstaben auf der Werbung angebracht wird, dass in wettbewerbswidriger 
Weise eine Annäherung an die Produkte der Gesuchstellerinnen erzeugt wird. Ein Wett-
bewerbsverstoss scheint ausgeschlossen, wenn ein Hinweis in der Werbung "Kompati-
bel zu Nespresso-Maschinen" betreffend Grösse des Schriftzuges ungefähr die Propor-
tionen aufweisen, wie sie bei der im Recht liegenden Verpackung der Denner-Kapseln 
angewendet wurden (bekl. act. 3). Im Übrigen scheint eine Verwechslungsgefahr in Be-
zug auf die Kaffeekapseln der Gesuchsgegnerinnen auch deshalb ausgeschlossen, da 
sich diese in luftdichten Sachets befinden. Dabei können diese luftdichten Sachets 
zweckmässigerweise erst entfernt werden, unmittelbar bevor die Kapseln in die 
Nespresso-Maschinen eingelegt werden, da die mit 9 Löchern versehenen, transparen-
ten Kapseln nicht geeignet sind, den Kaffee luftdicht abgeschlossen aufzubewahren. 
 
4. 
Nachdem das Gesuch, soweit es sich auf CH-Marke Nr. P-486889 stützt, abzuwei-
sen ist und im Übrigen das Gesuch, soweit es sich auf die CH-Marke Nr. 6091901 
WHAT ELSE? und das Wettbewerbsgesetzt stützt, von den Gesuchsgegnerinnen weit-
gehend anerkannt worden ist, entfällt die Frage der Sicherheitsleistung gemäss Art. 261 
Abs. 2 und Art. 265 Abs. 3 ZPO. 
 
5. 
Nachdem eine Klage in der Hauptsache noch nicht rechtshängig ist, ist den Ge-
suchstellerinnen eine Frist zur Einreichung der Klage anzusetzen in dem Umfang, als 
 
18 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
das Gesuch geschützt worden ist. Vorliegend erscheint eine Frist von 30 Tagen ange-
messen. Bei ungenutztem Ablauf der Frist fällt die vorliegend angeordnete Massnahme 
ohne weiteres dahin. 
 
6. 
Die Gesuchsgegnerinnen haben das Verbot gemäss Ziff. 2 des Rechtsbegehrens 
weitgehend anerkannt und neben dem Hinweis auf das Schreiben der Gesuchsgegne-
rin 1 vom 18. Januar 2011 (bekl. act. 10) praktisch keine Ausführungen zu den Wettbe-
werbsverstössen gemacht. Entsprechend äusserten sich auch die Gesuchstellerinnen in 
der Massnahmereplik (ausser in Bezug auf das Rechtsschutzinteresse) praktisch nicht 
mehr dazu. Hingegen reichten die Vorbringen der Gesuchstellerinnen in der Massnah-
mereplik nicht aus, um die Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen in der Massnahme-
antwort zu erschüttern. Aufgrund dieser Sachlage konnte auf die Einholung einer Mass-
nahmeduplik verzichtet werden. 
 
7. a) 
Bei der Verteilung der Prozesskosten ist zu berücksichtigen, dass die Gesuch-
stellerinnen mit dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1 des Gesuchs nicht durchgedrun-
gen sind, indem bei der CH-Marke Nr. P-486889 von einem Ausschlussgrund gemäss 
Art. 2 lit. b MSchG ausgegangen worden ist. Hingegen sind die Gesuchstellerinnen mit 
dem Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 des Gesuchs, welches sich ausschliesslich gegen 
die Gesuchsgegnerin 1 richtet, weitgehend durchgedrungen. Vorliegend erscheint es 
gerechtfertigt, den Aufwand betreffend Ziff. 1 des Rechtsbegehrens auf 2/3 und denjeni-
gen betreffend Ziff. 2 des Rechtsbegehrens auf 1/3 festzusetzen. 
 
Die Gesuchstellerinnen beziffern den Streitwert angesichts der wirtschaftlichen Bedeu-
tung der in Frage stehenden Marken auf mindesten Fr. 500'000.--, während die Ge-
suchsgegnerinnen diesen einstweilen auf mindestens Fr. 2'000'000.-- beziffern. Sie 
machten geltend, die verlangte und einstweilen superprovisorisch angeordnete Mass-
nahme, insbesondere das Verkaufsverbot, verursache ihnen einen hohen Schaden und 
erweise sich insbesondere für die Gesuchsgegnerin 2 als existentiell und ruinös. Nach-
dem die Gesuchstellerinnen insbesondere mit Hinblick auf die Marken der Gesuchstelle-
rin 1 auf die jährlichen Werbeausgaben in der Schweiz in Millionenhöhe und den hohen 
Bekanntheitsgrad der Marken verweisen, ist von einer Marke von erheblicher Bedeutung 
auszugehen. Damit erscheint es angemessen, den Streitwert auf Fr. 1'000'000.-- festzu-
setzen (Art. 91 Abs. 2 ZPO; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zürich 
2010, N 4 zu Art. 91 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, a.a.O., N 2.153). 
 
 
19 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
b) Die Gerichtskosten (einschliesslich der Kosten der dringlichen Verfügung) sind in 
Berücksichtigung des Streitwerts und des entstandenen Aufwands auf Fr. 15'000.-- fest-
zusetzen (Art. 10 Ziff. 311 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 GKV). Diese sind den Gesuchstellerin-
nen zu 2/3 und der Gesuchsgegnerin 1 zu 1/3 aufzuerlegen. Den Gesuchstellerinnen ist 
der Vorschuss von Fr. 15'000.-- anzurechnen bzw. ihnen für den Betrag von Fr. 5'000.-- 
der Regress auf die Gesuchsgegnerin 1 einzuräumen. 
 
c) 
In Bezug auf Ziff. 2 des Rechtsbegehrens ist offen, ob die Gesuchstellerinnen innert 
der angesetzten Frist die Hauptklage gegen die Gesuchsgegnerin 1 einreichen. Es 
scheint deshalb angezeigt, dass über diese Parteikosten zusammen mit der Hauptsache 
entschieden wird (Art. 104 Abs. 3 ZPO). Es rechtfertigt sich aber, dass eine Parteient-
schädigung zu Gunsten der Gesuchsgegnerin 1 festgelegt wird für den Fall, dass die 
Gesuchstellerinnen nicht innert der angesetzten Frist die Hauptklage einreichen würden. 
In Berücksichtigung des Streitwerts von Fr. 1'000'000.--, des erheblichen Aufwandes für 
das vorliegende Verfahren und des Umstandes, dass die Gesuchsgegnerinnen aus-
schliesslich eine Massnahmenantwort einzureichen hatten, erscheint es angemessen, 
die Parteientschädigung auf Fr. 21'000.-- festzusetzen (Art. 14 lit. f, Art. 15, Art. 16, 
Art. 28bis und Art. 29 HonO). Davon haben die Gesuchstellerinnen (unter solidarischer 
Haftbarkeit) der Gesuchsgegnerin 1 Fr. 7'000.-- (1/3 von Fr. 21'000.--) zu bezahlen, so-
fern die Hauptklage nicht innert angesetzter Frist eingereicht wird. 
 
Nachdem das Rechtsbegehren Ziff. 1 abgewiesen worden ist, steht den Gesuchsgegne-
rinnen entsprechend dem Anteil des von dieser Frage verursachten Aufwandes eine 
Parteientschädigung von 2/3 bzw. Fr. 14'000.-- zu. 
 
 
 
20 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
 
 
Demgemäss wird 
 
verfügt: 
 
1. Ziff. 1 der superprovisorischen Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten vom 
10. Januar 2011 wird aufgehoben. Ziff. 1 des Rechtsbegehrens gemäss Gesuch 
wird abgewiesen. 
 
2. In weitgehender Bestätigung von Ziff. 2 der superprovisorischen Verfügung vom 
10. Januar 2011 bleibt der Gesuchsgegnerin 1 weiterhin vorsorglich untersagt, unter 
dem Slogan "Denner − was suscht?", "Denner − quoi d'autre?" bzw. "Denner − cosa 
sennó?" und/oder mit der Behauptung "Kompatibel zu Ihrer Nespresso-Maschine" 
insbesondere wie folgt 
 
21 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
 
Hingegen ist es der Gesuchsgegnerin 1 erlaubt, in der Werbung und auf den Pro-
dukten bzw. der Verpackung darauf hinzuweisen: "Kompatibel zu Nespresso-
Maschinen", sofern der Schriftzug klein ist, insbesondere wie er auf den im Dezem-
ber 2010 verwendeten Verpackungen angebracht war. 
 
3. Für den Fall der Nichtbeachtung des richterlichen Verbot gemäss Ziff. 2 hiervor wird 
der Gesuchsgegnerin 1 bzw. ihren verantwortlichen Organen und geschäftsführen-
den Personen die Überweisung an den Strafrichter zur Bestrafung mit Busse wegen 
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB ange-
droht. 
 
4. Den Gesuchstellerinnen wird eine Frist von 30 Tagen zur Anhebung der Hauptklage 
betreffend Ziff. 2 des Rechtsbegehrens gemäss Gesuch angesetzt. Wird die Haupt-
klage nicht innert dieser Frist erhoben, fallen die angeordneten vorsorglichen Mass-
nahmen dahin. 
 
 
22 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
5. Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.-- bezahlen die Gesuchstellerinnen unter solidari-
scher Haftbarkeit zu 2/3 und die Gesuchsgegnerin 1 zu 1/3. Den Gesuchstellerinnen 
wird der Kostenvorschuss von Fr. 15'000.-- angerechnet und es wird ihnen für den 
Betrag von Fr. 5'000.-- der Rückgriff auf die Gesuchsgegnerin 1 eingeräumt. 
 
6. Die Gesuchstellerinnen haben unter solidarischer Haftbarkeit die Gesuchsgegnerin-
nen mit Fr. 14'000.-- zu entschädigen. 
 
7. Falls die Gesuchstellerinnen nicht innert gesetzter Frist die Hauptklage erheben, ha-
ben sie unter solidarischer Haftbarkeit die Gesuchsgegnerin 1 mit Fr. 7'000.-- zu 
entschädigen. 
 
 
 
 
 
Der Handelsgerichtspräsident 
Der Handelsgerichtsschreiber 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Christoph Leuenberger 
Jakob Zellweger 
 
 
 
 
 
 
 
Zustellung an 
 
- 
Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller / Dr. Gallus Joller (vorab per Fax und GU) 
- 
Rechtsanwältin Dr. Magda Streuli-Youssef (vorab per Fax und GU); Beilagen: 
kläg.act. 29 - 42 (die Aktenbeilagen sind innert 10 Tagen zu retournieren) 
 
Gleichzeitige Publikation unter www.gerichte.sg.ch 
 
 
 
am 4. März 2011 
 
 
 
23 
 
Entscheid HG 2011 10-HGP (2) 
 
Rechtsmittelbelehrung 
 
 
Streitwert: Fr. 1 Mio. 
 
 
Beschwerde an das Bundesgericht (Art. 72 ff. BGG): Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen 
nach der Zustellung schriftlich unter Beilage des angefochtenen Entscheids Beschwerde an das Schweize-
rische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, eingereicht werden. Mit der Beschwerde können die in Art. 95-97 
BGG aufgeführten Beschwerdegründe geltend gemacht werden. Mit der Beschwerde gegen Entscheide 
über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Es 
sind die Formvorschriften von Art. 42 BGG zu beachten. 
 
 
Hinweis zur Vollstreckbarkeit 
Gemäss Art. 103 Abs. 1 BGG hat eine Beschwerde an das Bundesgericht in der Regel keine aufschiebende 
Wirkung. Dieses Urteil ist deshalb vollstreckbar, auch wenn es beim Bundesgericht angefochten wird. Der 
Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin des Bundesgerichts kann von Amtes wegen oder auf Antrag 
über die aufschiebende Wirkung andere Anordnungen treffen. 
 
 
Hinweis zu den Rechtsquellen 
Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (BGG), SR 173.110; 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/173.110.de.pdf 
 
 
Hinweis zum Fristenlauf 
Die Rechtsmittelfrist beginnt an dem auf die Aushändigung dieses Entscheids folgenden Tag zu laufen. 
Wird eine Abholungseinladung im Briefkasten hinterlassen, ist der Adressat berechtigt, die Sendung innert 
sieben Tagen auf der Post entgegenzunehmen. Unterlässt er dies oder eröffnet die Post eine längere oder 
zweite Frist, so gilt die Sendung trotzdem mit Ablauf des siebten Tags als zugestellt. Am folgenden Tag be-
ginnt die Rechtsmittelfrist zu laufen. Die Erteilung eines Postrückbehalteauftrags vermag den Lauf der Frist 
nicht zu beeinflussen: Auch in diesem Fall gilt die Sendung am siebten Tag als zugestellt.