ne_gerichte · CC.2009.145 · 2012-01-31 · fr
CC.2009.145


Réf. : CC.2009.145-CC1/vh

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du
 07.08.2012 [4A_128/2012]

A.X1, société de droit américain, est un groupe
dédition et de presse qui détient des participations dans plusieurs sociétés
situées dans divers pays, dont la société C. Inc., qui a pour filiale X2,
à Paris. X1est propriétaire de plusieurs magazines diffusés à une
échelle internationale dans plusieurs langues. X1est titulaire de
la marque verbale suisse N° 403[...] "O.", enregistrée le [] 1921,
et renouvelée depuis lors pour les produits de la classe N° 16, soit notamment
magazines mensuels, patrons de mode, et de la marque verbale suisse N° 589[...]
"O.P.", enregistrée le [] 2009 pour les produits de la classe N° 16.

B.X2publient les éditions françaises,
notamment, des magazines issus de la marque "O.". X2est
titulaire de lenregistrement international N° 321[...] "O." pour les
produits de la classe N° 16, soit «tous imprimés et publications, tous
articles de librairie et de papeterie, tous papiers de réclame» et
des enregistrements internationaux "O." 158[...] et 321[...], "O.V."
N° 227[...] et "O.H." N° 597[...], pour les produits de la classe N°
14.

C.Y1est titulaire de la marque suisse N°
562[...] "O.M.", déposée le 9 mai 2007 et enregistrée le 10 septembre
2007 pour les classes N° 3, savoir pour les «métaux précieux et
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
dautres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques», ainsi que 14, de la
marque libanaise "O.", déposée et immatriculée le[] 2007.

D.X1sest opposée à lenregistrement de la marque
"O.M." auprès de lInstitut fédéral de la propriété intellectuelle
(IFPI). La procédure est actuellement suspendue.

E.Y2Sàrl, avec siège en Suisse, a pour but la
«fabrication, et commerce, y compris importation et exportation de
montres et de pièces de montres, gestion de sociétés actives dans le domaine de
lhorlogerie». Elle produit entre autres des montres de la marque
"O.M.".

F.Le 18 juillet 2008, un représentant de X1sest adressé à la défenderesse par Y1pour lui faire part de ce que
le logotype utilisé pour les montres quelle produisait contrevenait à la protection
dont X1bénéficiait en termes de droit des marques et pour linviter
à ne pas lutiliser tel quel  dans la mesure où il était trop ressemblant,
notamment en raison des caractères typographiques utilisés , de ne lemployer
que pour des montres, en limitant géographiquement lutilisation et lenregistrement
de sa marque. Un échange de correspondance sen est suivi et aucun accord na
été trouvé.

G.Lors du Salon BASELWORLD du printemps 2009, X2a saisi le Panel de la Foire dune requête tendant à que certaines montres
exposées par Y2Sàrl sur son stand en soient retirées immédiatement,
ce quelle a obtenu, sur la base de lenregistrement international N° 158[...]
(supra, cons. B). Certaines montres exposées à ce salon affichaient le mot
"O.", sans autre ajout.

H.Par demande du 4 novembre 2009, X1et X2ont pris contre Y1et Y2Sàrl les conclusions
suivantes :

«Principalement:

I.      Prononcer
la nullité de la marque suisse N° 562[...] "O.M." et ordonner à
lInstitut fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation de
la marque suisse N° 562[...] et de tout enregistrement international qui en
serait issu ;

II.     Ordonner
la destruction de tous les produits en possession de Y1et/ou de la
société à responsabilité limitée Y2Sàrl munis du signe "O.",
seul ou en combinaison, et du signe "O.M." ;

III.    Faire
interdiction à Y1et à la société à responsabilité limitée Y2Sàrl dutiliser le signe "O.", seul ou en combinaison, et le signe "O.M."
pour quelque produit que ce soit mais dans tous les cas pour les produits
horlogers, les produits cosmétiques et tout autre produit compris dans les
classes n° 3 et n° 14 telles que définies par lArrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de lenregistrement
des marques ;

IV.   Faire
interdiction à Y1et à la société à responsabilité limitée Y2Sàrl de vendre, de commercialiser ou de mettre en circulation de toute autre
manière des produits munis du signe "O.", seul ou en combinaison, et
du signe "O.M." ;

V.    Faire
interdiction à Y1et à la société à responsabilité limitée Y2Sàrl de fabriquer, de faire fabriquer, dassembler, dimporter, dexporter, de
vendre, de commercialiser ou de mettre en circulation de toute autre manière
des produits munis du signe "O.", seul ou en combinaisons, et du
signe "O.M." ;

VI.   Les
injonctions figurant aux chiffres III à V ci-dessus sont assortis de la menace
de la peine damende prévue à larticle 292 du Code pénal en cas dinsoumission
à une décision de lautorité, pareille menace étant signifiée aux organes de Y2Sàrl;

VII.   Sous
suite de frais et dépens ;

Subsidiairement:

Sagissant
de la conclusion II ci-dessus, subsidiairement ordonner toute autre mesure
visant à supprimer la marque "O." OU "O.M." figurant sur
les montres incriminées. »

I.Les demanderesses allèguent en bref et en substance que
la marque "O.", utilisée notamment en relation avec le magazine
éponyme diffusé internationalement depuis des décennies est de haute renommée,
et que les défendeurs, en déposant une marque comprenant lélément "O.",
et en fabriquant et diffusant des produits comportant cet élément, tentent de
profiter du renom dautrui dune façon parasitaire et contraire au droit, et
que les conditions de ladjudication de ses conclusions sont réunies.

J.Les défendeurs concluent au rejet de la demande
principale et, reconventionnellement, à ce que la Cour prononce la nullité pour
la Suisse et en ce qui concerne la classe 14 des marques internationales n° 321[...]
et 158[] "O.", 227[...] "O.E." et 597[] "O.H."
et ordonne à lInstitut fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à la
radiation de la classe 14 pour lesdits enregistrements, avec suite de frais et
dépens.

K.Selon eux, le signe "O." est un mot commun,
très répandu et abondamment utilisé dans de nombreux types de commerce, quil
sagisse de produits de piscines, de scooters, de vélos, de lunettes, de salons
de coiffure, de construction automobile, dhôtellerie, darmurerie, de
cigarettes, sans parler de la combinaison des mots « [] » et « [] »,
que lon rencontre dans le domaine de la musique ou de la cosmétique. Ils
contestent que le magazine "O." constitue un produit de la classe n°
14 et que la marque "O." puisse revendiquer les avantages attachés
aux marques de haute renommée. Au surplus, ils réfutent toute tentative
malicieuse de leur part, lors de la Foire de Bâle ou à une autre occasion, de
détourner à leur profit la réputation attachée à la marque "O.". Ils
ajoutent que les enregistrements internationaux relatifs à la classe N° 14 "O."
158[...] et 321[...], "O.V." N° 227[...] et "O.H." N°
597[...], tous enregistrés depuis plus de cinq ans, sont caducs faute davoir
été utilisés.

L.En réplique, les demanderesses réitèrent leurs
conclusions principales et concluent au rejet de la demande reconventionnelle,
avec suite de frais et dépens.

M.Dans leur duplique, les défendeurs persistent également
dans les leurs.

N.Des preuves ont été administrées, sous forme de titres et
daudition de témoins.

O.Suite à une péripétie procédurale, les demanderesses ont
déposé un mémoire de complément à la demande daté du 3 mai 2011 dans lequel
elles ont invoqué des faits survenus lors de la foire de Bâle 2011, qui sétait
déroulée du 24 au 31 mars de la même année. Les défendeurs ont répondu, les
demanderesses répliqué et les défendeurs ont contesté ladmissibilité de la
réplique. Par ordonnance de procédure et de clôture du 27 juin 2011, le juge instructeur
a écarté la réplique, a constaté que les preuves proposées par ailleurs avaient
été administrées, quil ny avait pas lieu dinterroger les parties et que celles-ci
disposaient dun délai pour déposer des conclusions en cause, ce quelles ont
fait.

P.A la requête des demanderesses, une audience de
plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2012. Les parties y ont été entendues.
Elles ont confirmé leurs conclusions.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.La demande a été introduite en 2009, soit sous lempire
duCPCN, qui demeure
applicable malgré lentrée en vigueur, le 1erjanvier 2011, du CPC
unifié (art. 404 CPC). Titulaires prétendus de diverses marques dont ils
demandent la protection et se déclarant victime dactes de concurrence
déloyale, les demanderesses ont qualité et intérêt pour agir. Elles ont leur
siège lune aux Etats-Unis, lautre en France, les deux défendeurs ayant leur
domicile, respectivement leur siège, dans le canton de Neuchâtel. De ce fait,
les tribunaux neuchâtelois sont compétents (art. 109 LDIP, 58 al. 3 LPM,
21OJN), plus
spécialement la Cour de céans, sans considération de valeur litigieuse. La
demande principale est recevable, la demande reconventionnelle également (art.
16CPCN).

2.Les demanderesses se prévalent de leur titularité sur
diverses marques comportant le terme "O." et allèguent que celui-ci
confère à ces marques une qualification de haute renommée au sens de lart.15 LPM, lévolution du langage ayant donné par
ailleurs au mot "O." le caractère dune marque imposée.

3.Les défendeurs contestent la qualification de marque de
haute renommée revendiquée par les demanderesses.

4.Dans la mesure où la qualification de marque de haute
renommée implique un régime particulier par rapports aux marques qui ne peuvent
prétendre à ce privilège, notamment sagissant du principe de spécialité
exprimé par lart.3 al. 1 let. c LPM(protection
élargie de lart. 15 LPM ; TF, arrêt « Bugatti » du16.04.2007
[4C.440/2006]in sic ! 2007, p. 635), qui exclut de la protection
un signe similaire à une marque antérieure destiné à des produits ou services
identiques ou similaires lorsquil en résulte un risque de confusion, il
convient dexaminer en premier lieu si la marque "O." doit être
considérée comme étant de haute renommée.

5.Pas plus que les conventions internationales, la loi ne
définit la haute renommée. Les critères déterminants pour décider si une telle
qualification sapplique à une marque donnée peuvent toutefois être déduits du
but de lart.15 LPM, qui est de protéger les marques
de haute renommée contre lexploitation de leur réputation, latteinte portée à
celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque. Une telle
protection élargie se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à
susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration
publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et
fournir les services auxquels elle était destinée à lorigine, mais aussi pour
faciliter sensiblement la vente dautres produits ou la fourniture dautres
services (W. Heinzermann, Der Schutz der berühmter Marke, Zurich 1993,
p. 526). Cela suppose que la marque jouisse dune considération générale auprès
dun large public, car tant que des cercles limités dacheteurs intéressés par
un produit spécifique connaissent la marque et ont une estime pour celle-ci, il
ny a pas dintérêt à lui accorder une protection plus étendue (E. Marbach,
Markenrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol.
III, Kennzeichnenrecht, Bâle 2005, p. 215). Mais il ne suffit pas que
lexistence soit connue dun pourcentage élevé de personnes (notoriété nétant
pas à confondre avec haute renommée), il faut encore quelle soit associée à
une appréciation positive. Il nest toutefois pas nécessaire quil y ait
unanimité sur ce point. A lheure actuelle, le fait de fumer est connoté
négativement au point den devenir socialement incorrect, ce qui nempêche pas
certaine marques de cigarettes dêtre considérées comme de haute renommée. Dunhill
en est un exemple (comp. ATF130 III 748cons. 1.1, p. 752 ss, et les références). La qualification de haute renommée
est un point de droit, mais savoir si une marque est connue dun large public
et si elle bénéficie dune image positive auprès des personnes qui la
connaissent est une question de fait, et les faits qui permettent de la
trancher positivement (puisque la haute renommée ne se présume pas) doivent
être allégués et prouvés par tous les moyens adéquats, tel un sondage
dopinion, à moins dêtre notoires (TF, arrêt « Bugatti » du16.04.2007
[4C.440/2006]cons. 4.1, in sic ! 2007, p. 637 ;ATF 130 III
748Nestlé, cons. 1.2, p. 753, implicitement ; sic ! 2005, p. 390
Maggi, cons. 3.2, p. 392 ), ce qui peut résulter de la documentation
remise au tribunal (TAF, in sic ! 2011, p. 312, cons. 4.2.2, Freischwinger
Panton (3D) III).

6.Les parties sont dun avis diamétralement opposé sur la
renommée de la marque "O.". Les demanderesses invoquent diverses
publications et décisions. Les défendeurs contestent la haute renommée de la marque
"O.", parce quil sagirait dun signe descriptif mais aussi parce
que la démonstration évoquée au considérant 5 supra naurait pas été faite.

7.Contrairement à ce que donnent à entendre les défendeurs,
le fait quune marque consiste en un signe descriptif nexclut pas quelle soit
jugée de haute renommée. Ainsi, la marque SHELL est jugée de haute renommée,
alors quelle (et le logotype correspondant) reprend textuellement le mot
anglais signifiant « coquillage » ou celle du magazine féminin ELLE
(TF, 20 août 1996, in sic ! 1997, p. 161, ELLE) malgré son caractère
évidemment descriptif pour ne pas dire banal. Les défendeurs ne contestent
dailleurs pas, au contraire où ils se réfèrent à un « aveu » passé
lors de laudience du 10 novembre 2010, quun signe correspondant à un mot
existant dans le langage courant, dans certaines langues, puisse bénéficier de
la protection juridique attachée aux marques. Cest dailleurs précisément la
raison dêtre de la catégorie des marques dites imposées (comp. par exempleATF 130 III
478, pour lappellation LERNSTUDIO, ou ATF131 III 121,
pour la forme du cylindre dans lequel sont emballées les pastilles SMARTIES).
Autrement dit, pour postuler au qualificatif de « haute renommée »,
il suffit quune marque en soit une, imposée ou non. Les défendeurs ladmettent
finalement eux-mêmes. Savoir si le caractère imposé dune marque ayant acquis
le « label » de haute renommée implique une restriction quant à la protection
que pourrait revendiquer le titulaire dune marque de haute renommée qui ne
serait pas imposée est une autre question, qui sera étudiée plus loin en tant que
besoin.

8.Cela étant, il faut dabord trancher si les demanderesses
ont prouvé, comme ils en avaient lincombance, que la marque "O."
sétait imposée comme une marque de haute renommée. Ils ont déposé de très
nombreux documents démontrant la dispersion géographique du magazine "O."
et laudience dont cette revue bénéficie de longue date auprès dun public
cible aisé, friand de mode et dinformations réelles ou supposées concernant
les « peoples » ou plus généralement ce quil est désormais convenu
dappeler la « jet set ».

9.Il convient de vérifier si létude démoscopique (ou dit
plus simplement le sondage) déposée par les demanderesses confirme cette
impression. Préalablement, on notera que le régime procédural de ce moyen de
preuve reste assez mal défini à lheure actuelle encore. Dans leur réponse puis
leurs conclusions en cause, les défendeurs relèvent que lenquête produite par
les demanderesses a été établie unilatéralement et, au surplus et en substance,
quelle ne prouve rien qui puisse venir étayer la position des demanderesses.

10.On a vu plus haut (cons. 5 in fine) que le Tribunal
fédéral estimait ce mode de preuve idoine en soi à prouver la notoriété et la
haute renommée, mais sans préciser à quelles conditions, à tout le moins dans
larrêt cité. Dans un arrêt de peu postérieur, du 10 décembre 2004 déjà cité
(ATF131
III 121), qui concernait les tubes de SMARTIES, le Tribunal fédéral a pris
en compte un sondage unilatéral produit par une partie, que la Cour cantonale
avait jugé inapte à établir que la forme cylindrique litigieuse sétait imposée
comme marque dans toute la Suisse. En loccurrence, le sondage navait été
réalisé que dans une seule des trois régions linguistiques de la Suisse (cons.
7.1, p. 134) et il en était ressorti que plus de 60% des personnes
interrogées avaient reconnu lemballage SMARTIES sans quon leur fournît aucun
indice, et 70 % à la deuxième interrogation accompagnée dune aide à la
réponse. La Cour cantonale avait retenu que les taux auraient dû être
considérés comme insuffisants même si les sondages avaient satisfait aux
exigences méthodologiques à respecter (cons. 7.4, p. 135). De lavis du
Tribunal fédéral, la Cour cantonale ne pouvait pas se dispenser de se prononcer
sur la méthodologie, doù lannulation du jugement attaqué avec cette
précision : «il faudra garder à lesprit quun sondage
correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr délucider la
perception dun signe dans le public visé. Il faudra cependant aussi tenir
compte des indices classiques à tirer du volume daffaire et de la publicité
réalisés par la défenderesse avec le signe concerné. Enfin, on prendra en
considération que lInstitut fédéral de la propriété intellectuelle, par lenregistrement
de la marque avec la mention de « marque imposée », a reconnu que la
défenderesse avait rendu vraisemblable la situation de fait
correspondante» (cons. 8, p. 135-136).

11.Dans une étude parue in sic ! Sondernummer, en 2005,
p. 57 ss, intitulée «Demoskopische Umfragen im markenrechtlichen
Eintragungsverfahren», Martin Schneider relevait le flou qui
entourait le traitement procédural des études démoscopiques, peu répandues à
lépoque, ce qui lincitait à conclure quil nétait pas surprenant que la
jurisprudence fût difficile à interpréter («Insofern erstaunt es
nicht, dass die Gerichtspraxis, soweit dies anhand der veröffentlichen Urteile
festzustellen ist, sich mit der Interpretation der Umfragenergebnisse noch
etwas schwer tut» (op. cit, p. 63, 2èmecolonne)).
Commentant brièvement larrêt SMARTIES précité (cons. 10supra), lun
des rares qui fût accessible, il la interprété en ce sens que, pour le
Tribunal fédéral, une étude unilatérale conduite en 2000 et 2002 à propos des
tubes de SMARTIES dans la seule ville de Lausanne et sur 261 puis 279 sujets
uniquement pouvait être suffisamment représentative, donc concluante (loc.
cit.).

12.Dans le cas présent, les demanderesses ont soumis à la Cour
de céans une enquête démoscopique réalisée par linstitut de sondage allemand D.
en partenariat avec la société suisse P., portant sur tout le territoire
suisse, effectuée dans les trois régions linguistiques de ce pays, impliquant
1'100 personnes âgées de 15 à 74 ans, non ciblées (notamment en fonction de leur
sexe, mais avec des précisions complémentaires par sexe), dans laquelle les
questions portaient sur des aspects quantitatifs et qualitatifs. En préambule,
linstitut de sondage a précisé que lenquête avait été réalisée selon la
méthode préconisée par Niedermann/Schneider, in sic ! 2002, p. 815 ss. Il
est ressorti de ce sondage que 70 % des personnes sondées reconnaissaient la marque
"O." qui leur était présentée, que 40 % attribuaient directement la
marque à un magazine, 60 % de celles-ci précisant quil sagissait de magazine
de mode ou en rapport avec la mode, comme des bijoux, des vêtements, des
cosmétiques ou des chaussures. Dans le public féminin, le taux de
reconnaissance de "O." dans le créneau de la mode sélevait à 70%.
Parmi les sondés reconnaissant "O.", 61 % auraient assimilé cette
publication à une production de très bonne qualité (par opposition à une
qualité médiocre). Dans le public féminin, les personnes reconnaissant
immédiatement "O." aurait opté pour une appréciation de très bonne
qualité à raison de 66 %.

13.Dans leur réponse, les défendeurs signalent dabord le
caractère unilatéral de lenquête produite par les demanderesses puis, sans
contester formellement les chiffres et pourcentages présentés, ils relèvent
que, dans le meilleur des cas, 40 % des personnes sondées associent le mot
"O." à un magazine de mode, puis ils remettent en cause la
méthodologie, la réponse « qualité standard » nayant pas été
proposée en tant qualternative aux options « très bonne qualité » et
« qualité médiocre » (sans parler des sans opinion), ce qui aurait
potentiellement dénaturé (ou pu dénaturer) les résultats de lenquête, pour
conclure quen prenant 61 % des 40 % de bonnes opinion (magazine reconnu comme
étant de haute qualité), on obtiendrait en finale un total de 24,4 % dopinions
susceptibles dêtres prises en compte pour lacceptation dune éventuelle
reconnaissance de très bonne qualité (autrement dit, implicitement, de haute
renommée). Les défendeurs ajoutent que la disproportion entre le taux des personnes
qui achètent le magazine "O." (0,3 %) et les 40 % qui le
connaissent, voire qui le considèrent comme de très bonne qualité (24,4 %),
démontrerait une propension certaine à qualifier comme étant de très bonne
qualité un magazine quelles nachètent pas et ne lisent peut-être même pas.

14.Sur le caractère unilatéral du sondage, qui en tant que
moyen de preuve peut être comparé à une expertise, on peut en effet soutenir,
comme le font les défendeurs, sans dailleurs sappesantir sur ce sujet, que ce
moyen même pourrait être disqualifié quant à sa force probante au seul motif
quune enquête de ce type ne saurait être assimilée quà une allégation de
partie non susceptible dappréciation, ou nêtre prise en compte que dans la
mesure où elle recélerait un aveu. Cest dailleurs la position quils adoptent
implicitement en affirmant que les taux mentionnés dans le sondage, non remis
en cause en tant que tels, sont inaptes à démontrer que la marque "O."
bénéficie dune haute renommée.

15.Il est vrai que les demanderesses auraient pu proposer
que soit réalisé un sondage établi sur une base contradictoire et sous contrôle
de la Cour de céans, comme elles auraient pu le faire dune expertise, et ne
pas se contenter de produire en procédure une enquête établie sans encadrement
judiciaire (comp. ATF128 III 441,
cons. 1.3, p. 444). Il demeure que le sondage joint à la demande,
prétendument exécuté en application des normes méthodologiques préconisées à
lépoque, a tout de même valeur dindice et que le procédé adopté par les
demanderesses paraît conforme à une pratique relativement courante en matière
de droit des marques et des raisons sociales.

16.Quant à la méthodologie, les défendeurs font grief aux
auteurs de lenquête davoir proposé aux sondés un choix binaire entre la haute
qualité et la médiocrité, sans leur donner la possibilité dopter pour une
évaluation médiane, définissant la qualité associée à la marque "O."
comme « standard ». Il est exact quune palette de choix plus nuancée
aurait peut-être permis daffiner les résultats, mais dautres indices tendent
à démontrer que, pour ceux qui connaissent la marque en cause, celle-ci est
associée à une qualité supérieure à la moyenne.

17.Se référant à des données chiffrées, les défendeurs
estiment aussi que le nombre modeste dabonnés au magazine "O."
relativise la pertinence des pourcentages mentionnés dans lenquête. Cette
objection nest pas fondée. La notoriété  et le cas échéant lappréciation qualitative
qui peut sy rattacher  nest pas fonction de lacquisition et de la détention
dun produit, mais bien de la pénétration de celui-ci dans la conscience
collective. A défaut, des marques comme Rolls Royce, Aston Martin, Ferrari ou
encore Bugatti (comp. TF du16.04.2007
[4C.440/2006]in sic ! 2007, p. 635) ne pourraient jamais accéder
au panthéon, rarissimes étant non seulement ceux qui sont propriétaires de
voitures de cette catégorie, mais même ceux qui les auraient ne serait-ce
quessayées. Il y a dailleurs une certaine logique à cela : même si la
haute renommée nest pas nécessairement liée à une gamme de produits onéreux,
donc rares, il est dans lordre des choses que ces deux notions soient
associées dans une certaine mesure. Le rayonnement dune marque peut donc fort
bien sépanouir indépendamment de la détention par un grand nombre des produits
qui la portent. La jurisprudence mentionne dailleurs, comme indices à prendre
en compte dans lévaluation de la renommée, les investissements publicitaires
consentis par les entreprises désireuses dimposer certaines marques pour leur
assurer une protection accrue (comp. ATF131 III 121,
cons. 6, p. 132 et 7.2, p. 133-134 pour lemballage cylindrique des
SMARTIES, qui nont rien dailleurs rien dun produit de luxe) ; or la
publicité a pour but essentiel (sous réserve dune quête de fidélisation de la
clientèle acquise), la conquête ou lextension dun marché cible, et elle
sadresse donc avant tout à un public non encore séduit par le produit quil
sagit de promouvoir. A cela sajoute que le cas dun magazine comme la revue
"O." ou ses dérivés est particulier car, à linstar de la plupart des
publications, un tel journal nest pas lu ou consulté uniquement par ceux qui y
sont abonnés ou qui lachètent au détail. Le lectorat de ce magazine est à
lévidence nettement plus large que celui dune feuille dinformation
communale. On le feuillettera notamment dans de nombreuses salles dattente de
salons de coiffure ou de beauté, de cabinets médicaux, davocats, dans des
hôtels ou encore dans des aéroports ou des avions de ligne. Le raisonnement des
défendeurs consistant à mettre en doute la vraisemblance des taux mentionnés
dans le sondage en raison de la rareté des personnes qui achètent le magazine
"O." nest donc pas convaincant.

18.Sagissant des pourcentages attestés par lenquête
produite en lespèce, il nexiste pas à lheure actuelle une pratique
jurisprudentielle dont on puisse déduire un seuil à partir duquel la notoriété
ou la haute renommée devrait être admise (comme cest le cas depuis peu du taux
derreur à partir duquel une expertise-arbitrage ne lie plus les parties, comp.
à ce propos ATF129 III 535).
La Cour de céans retiendra que le fait quune personne prise au hasard sur
quatre (60 % de 40 % en chiffres ronds) connaisse la marque "O." et
lassocie à un magazine de haute qualité, combiné avec les autres preuves
administrées, permet dadmettre que "O." peut être considérée comme
une marque de haute renommée, comme la marque ELLE qui sattache également à un
magazine de même type que celui que diffusent les demanderesses en Suisse
notamment.

19.Cela posé, il faut sinterroger sur lincidence du
caractère imposé de la marque "O." sur la protection théoriquement
accrue que lui vaut sa haute renommée. Force est de constater que, sur ce
point, la jurisprudence nest ni abondante ni limpide. Il a été jugé, dans le
cas de la marque ELLE, quemême un signe descriptif qui
se serait imposé au point de pouvoir être qualifié de marque de haute renommée,
ne peut être protégé que pour les produits et services pour lesquels la marque
se serait déjà imposée (art. 2 let. a LPM). Une telle marque ne conférerait
donc à son titulaire quune protection étendue à des produits similaires à ceux
pour lesquels la marque sest imposée (Gleichartigkeitsbereich), mais
pas au-delà (TF non publié, 20 août 1996, cons. 5a, in sic ! 1997,
p. 161, ELLE). Les demanderesses ne font pas allusion à cette restriction,
dans les développements quelles consacrent à la haute renommée de la marque
"O.", notamment dans leur demande, leur réplique et leurs conclusions
en cause. Sous réserve de quelques allégués faisant état de connexions de la
marque avec le monde de la production et de la commercialisation (et non pas
seulement décrits ou dillustrations sy rapportant) darticles de joaillerie
et dhorlogerie, elles insistent bien plutôt sur la renommée de la marque, en
tant quelle est incarnée essentiellement par les publications du groupe sous
forme de revues et de magazines. Les allégués 1 à 4, 13 à 45 de la demande sont
significatifs à cet égard, comme le fait que lenquête démoscopique ne mette en
évidence que la notoriété et la renommée de la marque "O." en tant
que titre de magazines de mode, la haute qualité admise de façon prédominante
portant sur les publications elles-mêmes, et non sur les thèmes ou produits
évoqués dans celles-ci. Ce constat se calque dailleurs sur la catégorie de
produits pour laquelle la marque "O." et les déclinaisons dont il est
question ici ont été enregistrées, savoir la classe 16, la classe 14 ne
paraissant concernée essentiellement que par des activités en relation
relativement lâche avec lhorlogerie, comme en témoignent les faits 185 à 191
de la réplique. La jurisprudence européenne quelles ont invoquée en plaidoirie
(en particulier larrêt[C-487/07], LOréal contre Bellure,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0487:FR:NOT;voir aussi lanalyse générale deJ. Simon, Intel, LOréal, Chanel 
Reputationsschutz für Marken, in Sic ! 2010, p. 455ss) ne remet pas en
cause la restriction découlant, du point de vue du droit des marques, du fait
quune marque de haute renommée présente par ailleurs les attributs dune
marque imposée. Cette jurisprudence se rapporte bien plutôt à la protection
contre le parasitisme envisagé sous langle de la protection contre la
concurrence déloyale.

20.En conséquence les demanderesses ne peuvent
se prévaloir de la haute renommée de la marque "O." pour obtenir
lélimination de la marque à laquelle ils sen prennent.

21.Les demanderesses revendiquent aussi la
protection offerte par la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, plus
spécialementlart. 3 let. d LCD, selon lequel est
réputé se conduire de façon déloyale celui qui prend des mesures de nature à
faire naître un risque de confusion avec les marchandises, les uvres, les
prestations ou les affaires dautrui.

22.Sur ce point, on relèvera quen été 2008
déjà, les défendeurs ont été interpellés par un représentant des demanderesses
qui alléguait un risque de confusion et les invitait à adopter une présentation
levant toute ambiguïté (cons. F supra, et les références). Les choses en sont
restées là jusquau salon BASELWORLD 2009, au cours duquel les demanderesses
ont sollicité et obtenu des mesures durgence, notamment le retrait immédiat
des montres exposées sous le label "O.", respectivement "O.M.".
Il résulte des pièces produites, et en particulier du catalogue, que les
défendeurs ont présenté des montres ou des échantillons portant la seule
mention "O.", sans autre précision et dans un graphisme fort peu
éloigné de celui quutilisent les demanderesses pour les divers titres de
magazines commercialisés sous la marque "O.". Les défendeurs ne nient
pas avoir présenté à BASELWORLD 2009 des modèles, qualifiés déchantillons, qui
ne portaient que le signe "O.", mais allèguent que cette présentation
raccourcie sexplique par le fait que les échantillons nétaient pas destinés à
la vente et navaient quun caractère présentatif, quau moment où la décision
de lancement a été prise, les délais dimpression du catalogue général de la
foire étaient échus. Cette explication ne convainc pas pour deux raisons au
moins. Dabord, les défendeurs savaient au moins depuis lété 2008 que leur
marque, y compris son aspect visuel, étaient fermement contestés par les
demanderesses, et rien au dossier ne prouve que la clôture des délais
dimpression était échu avant cette époque. Ensuite, les défendeurs nexposent
pas en quoi il aurait été plus long ou plus compliqué de faire figurer sur
leurs cadrans ou leur catalogue leur marque complète. Au contraire, il arrive
que les mots « "M." » apparaissent également sur le
catalogue (où lon voit cinq cadrans portant la mention "M.").

23.Lors de BASELWORLD 2011, les défendeurs,
également présents, ont présenté certains de leurs produits, dont des montres "O.M."
et un catalogue, disponible selon des modalités sur lesquelles les parties
divergent, les demanderesses alléguant quils étaient librement disponibles, ce
que contestent les défendeurs. Il nest en revanche pas contesté que sur la
documentation et les pièces disponibles (librement ou sur demande, selon les
thèses en présence), la mention "M." était présente au-dessous du mot
"O.". Il y a toutefois désaccord sur leffet visuel que produisait ce
graphisme combiné. Pour les demanderesses, les mots "M.", écrits en
petits caractères, navaient aucun impact susceptible de redresser la sensation,
suscitée chez un observateur neutre, que les produits horlogers exposés ou
proposés se rattachaient aux marques dont ils sont titulaires, dautant que le
graphisme adopté pour le mot "O." renforçait considérablement cette
impression instinctive. Pour les défendeurs à linverse, et implicitement,
aucune confusion nétait possible : les mots "M.", de même
largeur que le signe "O." qui les surplombait, permettaient
clairement une dissociation, quand bien même il était normal et logique quils
fussent écrits en caractère plus petits puisque la marque devait tenir sur deux
lignes de même largeur.

24.La notion de risque de confusion est la même en matière
de concurrence déloyale quen droit des marques, entre autres (ATF116 II 463,
cons. 4, p. 470). Savoir sil existe un risque de confusion entre deux marques
est une question de droit (ATF122 III 382,
cons. 1, p. 383 ; ATF119 II 473,
cons. 2c, p. 475). Un tel risque existe lorsque la fonction distinctive du
signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans laire de
protection que le droit des raisons sociales, le droit au nom, le droit des
marques ou le droit de la concurrence lui assurent par lemploi de signes
identiques ou similaires (ATF127 III 160cons. 2c, p. 169). Pour en juger, il faut se fier à limpression densemble que
donnent les objets à comparer (ATF135 III 446,
cons. 6.1, p. 450 et les références). Afin de déterminer si deux marques
se distinguent suffisamment, il ne faut pas se fonder sur une seule comparaison
objective des signes en présence, mais également sur lévaluation de lensemble
des circonstances (ATF128 III 401,
cons. 7.2.2, p. 407). En matière de marques verbales, limpression est
déterminée par la sonorité, la typographie et la signification (ATF127 III 160;
voir aussi Tribunal de commerce de Berne, in sic ! 2011, p. 313, à propos
de Viagra et Viagura). Dans lévaluation du risque de confusion, il ne faut pas
prendre en considération seulement les similitudes figuratives ou sonores, mais
également les associations didées. Plus particulièrement, il y a un risque de
confusion lorsque des marques ou les marchandises qui sy rattachent sont
attribuées à une fausse entreprise en raison de leur similitude (cf. arrêt du TF
du19.07.2001
[4P.146/2001], in sic ! 2002, p. 38, Iam), lorsque la similitude des
signes distinctifs en cause suscite limpression erronée quil sagit de signes
de la même famille en provenance de la même entreprise ou dentreprises
étroitement liées entre elles (ATF135 III 446p. 450, cons. 6.1, p. 450 ;102 II 122cons.
2, p. 126; ATF129 III 353cons 3.3, p. 359), lorsque le consommateur a à tort limpression que deux
produits concurrents ont été fabriqués ou exploités par la même entreprise, que
lun des produits remplace lautre, ou quil sagit de marque de série (comme
par exemple Nescafé, Nescao, Nesquick, Nespresso etc. pour Nestlé), notamment
lorsque la même racine verbale est employée (ATF129 III 353,
implicitement, pour le signe PULS, cf. p. 359) ou encore lorsque de toute autre
manière des liens qui nexistent pas en réalité sont présumés (ATF128 III 401).
Il nest pas nécessaire que des confusions aient réellement eu lieu (ATF128 III 401,
cons. 5, p. 404,116 II 463,
cons. 3b, p. 469 ;102 II 161,
cons. 4a, p. 168). On retiendra qu'en principe, le risque de confusion
n'est pas exclu du seul fait que les produits désignés par les signes litigieux
ne visent pas le même segment du marché, par exemple lorsque l'un d'eux est un
produit de luxe onéreux alors que l'autre est un produit bon marché (arrêt du
tribunal de commerce de Berne du 14 janvier 2011, in sic! 2012 p. 25 ss, 29, et
la note critique de Cherpillod, qui reproche à la Cour de s'être écarté in
concreto de ce principe).

25.En lespèce la Cour retiendra que les produits et
marchandises que concernent les marques en présence ne sont ni identiques ni
similaires, quand bien même il a été question incidemment en procédure de
montres de bas de gamme occasionnellement distribuées par les demanderesses
(cf. supra cons. 19), qui ninsistent dailleurs guère sur ce point, à juste
titre. Cela nexclut toutefois pas en soi lexistence dun risque de confusion
(cf. supra cons. 24 in fine).

26.Dans le cas présent, on ne peut quêtre frappé de la
ressemblance entre le graphisme utilisé pour les deux signes "O." en
concurrence. La proportion relative des lettres est à peu près la même ;
les lettres comportent des pattes (sérifs), y compris les petits prolongements
dressés à la droite de la lettre []. La finesse des barres droites des lettres
[] et [] et des extrémités supérieures et inférieures de la lettre [] du
signe des demanderesses est insuffisant à lever ce sentiment immédiat de
similarité (par exemple, pour des graphismes profondément différents). Lajout
des mots "M.", en caractères quatre à cinq fois plus petits
(proportion 0,35/1,5), à tout le moins pour les catalogues et autres imprimés
(car la disproportion semble encore plus grande sur les cadrans) sous le signe
"O." ny change rien (comp. en particulier les pages 1 ss du
catalogue, où lil appréhende immédiatement le mot "O." alors que
les mots "M." sont tellement microscopiques quil faut parfois une
loupe pour les déchiffrer). A cet égard, les explications fournies par les
défendeurs, selon lesquels cette différence de taille sexpliquerait par la
nécessité davoir deux lignes de même largeur, nemportent pas la conviction. Le
mot "O." comporte cinq lettres, "M." huit signes (y compris
lespace), de sorte quune telle disproportion ne peut se justifier par cet
impératif prétendu dont on se demande dailleurs où il trouverait un fondement.
Au contraire : malgré leur espacement presque anormal, les lettres des
mots "M." ne parviennent même pas à atteindre la largeur du signe
"O.". A lévidence, limpression générale dune ressemblance
frappante nest nullement troublée par la présence de cette adjonction. Le cas
présent s'écarte sous cet angle de celui qu'avait eu à juger le Tribunal de
commerce de Berne (publié in Sic! 2012 p. 25 ss précité), dans lequel l'adjonction
de la marque « Franck Muller Genève » à l'occurrence « Mega »,
pour désigner le modèle de montre « Franck Muller Genève Mega »,
avait précisément pour effet de distinguer celle-ci (Mega n'étant du reste pas
un signe distinctif) de la marque Omega. A l'inverse d'une combinaison de ce
type, l'adjonction des mots « "M." » à l'occurrence « "O." »
fait au contraire naître l'idée que la première découle de la seconde, y est
affiliée si on pense à un groupe de société ou constitue un élément de la même
série lorsqu'on se réfère aux déclinaisons de la même racine (par exemple
Nestlé, qui se décline aussi en Nescafé, Nespersso, Nestea, etc.). Le risque de
confusion est alors flagrant et se trouve être le but recherché. Il faut
souligner finalement que dès lété 2008 (cf. considérant F supra), les
demanderesses avaient insisté sur le risque de confusion résultant tout particulièrement
du graphisme utilisé, et que, malgré le coup de semonce de la foire BASELWORLD
de 2009, les défendeurs ont persisté dans leur stratégie en 2011, sous réserve
dune adjonction désormais systématique des mots "M." en caractères
petits voire minuscules, tout en alléguant navoir eu lintention de dévoiler
leurs produits que sur demande expresse (en langage commun on serait tenté de
dire « sous le manteau »), ce qui en soi apparaît déjà objectivement
paradoxal.

27.Il est constant que la marque "O.", de haute
renommée, sadresse, à travers des magazines diffusés sous une présentation
soignée, à un public qui sintéresse aux paillettes et aux produits de luxe.
Les annonceurs, dont la plupart ont une réputation de standing élevé,
participent à la concrétisation de cette stratégie de ciblage orienté vers le
haut. Si lon prend par exemple le numéro 901 du magazine "O.",
doctobre 2009, on constate que la première de couverture annonce en titre
« Spécial top models » et de nombreuses pages intérieures contenant
des pages publicitaires et « louées » par des entreprises de
prestige. Lhorlogerie et la joaillerie sont également présentes, ce que les
défendeurs admettent et allèguent eux-mêmes. Il se confirme ainsi que ce
magazine véhicule une connotation de haut de gamme qui peut fort bien expliquer
lattitude adoptée par les défendeurs dès lété 2008 au plus tard. Il est
rappelé à cet égard que lors de la première intervention des demanderesses, la
marque litigieuse des défendeurs nétait enregistrée que depuis moins dune
année et que la production des défendeurs ne sinscrit manifestement pas dans
le créneau commercial et culturel dans lequel se situent les annonceurs
précités, puisque la gamme de montres présentée à BASELWORLD 2011 se composait
de quelques dizaines de modèles dun prix à lexportation oscillant entre US$
85 et 135, ce qui nen fait pas des produits de luxe, quoi quen disent les
défendeurs. Il apparaît ainsi hautement vraisemblable que les demanderesses ont
délibérément tenté dinscrire la marque "O.M." dans le sillage de la marque
"O." pour bénéficier indirectement dun lustre préexistant, en
incitant les consommateurs potentiels à présupposer lexistence dun lien entre
les entreprises titulaires des deux marques. Ce comportement constitue une
forme de parasitisme qui tombe sous le coup de lart. 3 let. d LCD et que le
droit européen sefforce de combattre par des directives (89/104/CEE ou déjà
84/450/CEE) qui ont suscité notamment la jurisprudence lOréal citée au
considérant 19 in fine supra.

28.Se pose dès lors la question de la sanction de cet état
de fait. La victime dun acte de concurrence lié à lutilisation déloyale dune
marque ne peut pas obtenir la radiation (ou empêcher lenregistrement) de
celle-ci (art. 9 al. 1 LCD a contrario ; K. Troller, Précis du droit
suisse des biens immatériels, 2èmeéd., Bâle 2006, p. 75), mais il
peut obliger le titulaire de la marque à lutiliser dune manière qui respecte
les règles de la loyauté entre concurrents et qui garantit une concurrence non
faussée, et en particulier obtenir quinterdiction soit faite à lauteur de
lacte illicite dutiliser sa marque de manière déloyale (ATF129 III 353,
cons. 3.3, p. 359).

29.Vu ce qui précède, les conclusions I et II de la demande
ne peuvent quêtre rejetées. Les conclusions III à V, et par ricochet VI, ne
sont pas admissibles telles quelles puisquelles sont formulées de façon trop
large, en ce sens quelles visent toute forme dutilisation de la marque en
cause.

30.Selon le droit de procédure applicable, le juge est lié
par les conclusions des parties en ce sens quil ne peut accorder ni plus ni
autre chose que ce qui est demandé, mais quil peut accorder moins (art. 55CPCN). En conséquence,
la Cour de céans est en droit et en mesure de limiter létendue des conclusions
qui entrent encore en ligne de compte et de les accueillir dans la mesure où
elles sont fondées, étant précisé que le prononcé dune interdiction présuppose
un constat, qui navait pas été formellement demandé en lespèce mais qui est
inclus dans les mesures dinterdiction ordonnées. Il nappartient toutefois pas
à la Cour de céans de préciser la limite à partir de laquelle une utilisation
de la marque des défendeurs pourrait être considérée comme licite, dautant
moins que de nombreuses modifications ou adaptations peuvent entrer en ligne de
compte. Dautre part les demanderesses concluent (cons. H supra) à la destruction
de tous les produits en possession de Y1et/ou de la société à
responsabilité limitée Y2Sàrl munis du signe "O.", seul
ou en combinaison, et du signe "O.M.". Ainsi proposée, une
telle mesure paraît disproportionnée. On ne peut exclure que, moyennant certaines
adaptations de présentation (catalogue, cadrans, bracelets etc.), les
défendeurs puissent se mettre en conformité avec le dispositif du présent
jugement sans que cela implique une destruction totale de sa production, en
tant que celle-ci fait naître un risque de confusion avec la marque "O.".
Linterdiction qui sera prononcée suffira donc à sauvegarder les droits et les
intérêts légitimes des demanderesses.

31.Sagissant de la demande reconventionnelle, elle est
fondée sur la non-utilisation des marques dont lannulation est demandée.
Quiconque invoque le défaut dusage doit le rendre vraisemblable (art. 12 al. 3
LPM ; arrêt du TF du16.04.2007
[4C.440/2006]in sic ! 2007, p. 635, cons. 3.1, p. 636 ; voir
aussi arrêt Gallup du Tribunal fédéral du 14.10.2008, publié à la sic ! 2009 p.
268 ss, cons.4.1). Dans leur réponse, les défendeurs ont allégué la
non-utilisation des marques dont elles entendent obtenir la radiation et proposent
comme moyens de preuve ceux « qui précèdent », ainsi que les mentions
« absence de preuve contraire » et « par appréciation ».
Les offres de preuves des défendeurs qui précèdent lallégué 161 ne portent pas
sur cet objet et ni labsence de preuve contraire ni le pouvoir dappréciation
du juge ne suffisent à créer une vraisemblance. Dans ces conditions, la demande
reconventionnelle ne pourra être admise, étant rappelé au passage que même si
le défaut dusage était établi, la caducité prévue par lart. 12 LPM ne saurait
être utilement invoquée par un concurrent usant de procédés déloyaux (ATF129 III 353,
cons. 3.4, p. 354).

32.Les demanderesses succombent dans une large mesure, les
défendeurs partiellement sur la demande principale et en totalité sur la
demande reconventionnelle, dont lenjeu était toutefois secondaire par rapport
au point central du litige, qui avait trait à la licéité des procédés
commerciaux pour lesquels ils avaient choisi dopter. Lissue du litige
justifie ainsi une répartition des frais de justice par moitié et une
compensation des dépens.

33.Par ordonnance du 7 janvier 2010, la demanderesse X1(USA) avait été condamnée à fournir la somme de 10'000 francs à titre sûretés,
ou toute autre forme de garantie équivalente, en raison de son siège à
l'étranger, pour la couverture des éventuels dépens qui pourraient être alloués
aux demanderesses. Vu l'issue de la cause, ces sûretés n'ont plus lieu d'être
et elles seront restituées à la société qui les a versées en main du tribunal.

Par ces motifs,LA COUR CIVILE

1.Constate
que lutilisation par Y1et Y2Sàrl de la marque suisse N°
562[...] "O.M." est illicite sous sa forme actuelle.

2.Fait
interdiction à Y1et à Y2Sàrl dutiliser à des fins
commerciales, de quelque nature quelles soient, le signe "O.", seul
ou en combinaison, et le signe "O.M.", sous une forme pouvant créer
un risque de confusion avec la marque "O.", portant le N° 321[...]
"O.", notamment avec la graphie utilisée actuellement, sous les
peines de l'article 292 CP, qui prescrit que celui qui ne se sera pas conformé
à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni dune amende.

3.Rejette
la demande principale pour le surplus.

4.Rejette
la demande reconventionnelle.

5.Met
les frais, arrêtés à10090 francset avancés comme suit :

-par
les demanderesses                    Fr.       6'640.-

-par
les défendeurs                             Fr.       3'450.-

à la charge par
moitié de chacune des parties, solidairement entre elles.

6.Compense
les dépens.

7.Ordonne
la restitution à la demanderesse X1(USA) des sûretés qu'elle a
déposées.

Neuchâtel, 31 janvier
2012

1Agit
de façon déloyale celui qui, notamment:

d.

prend des
mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises,
les oeuvres, les prestations ou les affaires dautrui;

1Sont
en outre exclus de la protection:

a.

les signes
identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
identiques;

b.

les signes
identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
similaires, lorsquil en résulte un risque de confusion;

c.

les signes
similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services
identiques ou similaires, lorsquil en résulte un risque de confusion.

2Par
marques antérieures, on entend:

a.

les
marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité
au sens de la présente loi (art. 6 à 8);

b.

les
marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de lal. 1,
sont notoirement connues en Suisse au sens de lart. 6bisde la
Convention de Paris du 20 mars 18831pour la protection
de la propriété industrielle (Convention de Paris).

3Seul
le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu
du présent article.

1RS0.232.01/.04

1Le
titulaire dune marque de haute renommée peut interdire à des tiers lusage de
cette marque pour tous les produits ou les services pour autant quun tel usage
menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui
porte atteinte.

2Les
droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés.