gr_gerichte · ZK2 2013 57 · 2018-09-10 · de
Zivilprozessordnung

Markenrecht und UWG

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni
1 / 56
Ref.:
Chur, 10. September 2018 /
Schriftlich mitgeteilt am:
ZK2 13 57
25. November 2019
13. Januar 2020
(Mit Urteil 4A_95/2020 vom 17. April 2020 hat das Bundesgericht die gegen die-
ses Urteil erhobene Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war.)
Urteil
II. Zivilkammer
Vorsitz
Hubert
RichterInnen
Pritzi und Schnyder / Pedrotti (Parteientschädigung)
Aktuarin ad hoc Elmer-Sonder
In der Zivilsache
der X . _ _ _ _ _ A G , Klägerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi, Schulstrasse 1, 7302 Land-
quart,
gegen
Y . _ _ _ _ _ . o r g ( V e r e i n ) , Beklagter 1, und
Z._____, Beklagter 2,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Pierre de Raemy, Münstergasse 38, 3011
Bern,
betreffend Markenrecht und UWG,
hat sich ergeben:

2 / 56
I. Sachverhalt
A.a.
Die X._____ AG bezweckt gemäss Handelsregisterauszug "die Erzeu-
gung, die Übertragung, die Verteilung, den Handel und den Vertrieb von Energie
sowie die Erbringung von damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Dienst-
leistungen" (KB 2). Am _____ Juni 2008 hinterlegte die X._____ AG in der
Schweiz die kombinierte Wort-/Bildmarke Nr. _____ (nachfolgend: X._____ (fig.))
für Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 9, 37, 39 und 42. Am _____ April
2009 hinterlegte sie die Wortmarke Nr. _____ X._____ für Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 4, 9, 37, 39, 40 und 42.
A.b.
Der Verein Y._____.org wurde am _____ Dezember 2008 gegründet.
Gemäss Statuten handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein. Er bezweckt
"…einen Beitrag zur Förderung der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz
zu leisten, insbesondere durch den Betrieb der Website Y._____.org, auf der In-
formationen zur Nutzung der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zugäng-
lich gemacht werden" (BB 5). Sie ist Inhaberin der kombinierten Wort-/Bildmarke
Nr. _____ (nachfolgend: Y._____ (fig.)), welche am 30. September 2009 für Wa-
ren und Dienstleistungen der Klasse 42 hinterlegt wurde. Der Verein bietet seine
Dienstleistungen
auf
den
Webseiten
 ,
 ,
 und an.
A.c.
Z._____ hat den Verein Y._____.org im Jahre 2008 mitbegründet. Er hat
die Marke Nr. _____ Y._____ (fig.) ursprünglich persönlich hinterlegt bzw. war bis
am _____ September 2012 im Schweizer Markenregister als Inhaber eingetragen,
bevor sie dann auf den Verein Y._____.org übertragen wurde.
B.
Am 17. Dezember 2013 reichte die X._____ AG (nachfolgend: Klägerin)
gegen den Verein Y._____.org (nachfolgend: Beklagter 1) und Z._____ (nachfol-
gend: Beklagter 2) eine Klage betreffend Markenrecht und UWG ein und stellte
dabei folgende Rechtsbegehren:
1.
Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. _____
Y._____ des Beklagten 1 nichtig sei;
2.
Es sei dem Beklagten 2 persönlich und dem Beklagten 1
unter Androhung der Überweisung seiner Organe an den
Strafrichter zur Bestrafung mit Busse gemäss Art. 292
StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, unter
dem Kennzeichen Y._____ als Hauptbestandteil im ge-

3 / 56
schäftlichen Verkehr für Dienstleistungen im Bereich
Strom und Energie in der Schweiz aufzutreten (einsch-
liesslich unter Domainnamen mit dem Kennzeichen
Y._____ als Hauptbestandteil) und/oder Y._____ als
Hauptbestandteil im geschäftlichen Verkehr im Bereich
Strom und Energie (einschliesslich in Domainnamen mit
dem Kennzeichen Y._____ als Hauptbestandteil) in der
Schweiz zu benutzen;
3a.
Es sei dem Beklagten 1 unter Androhung der Überwei-
sung seiner Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit
Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhand-
lung zu befehlen, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des
vorliegenden Urteils die Domainnamen ,
 , und auf die
Klägerin zu übertragen;
3b.
Eventualiter sei dem Beklagten 1 unter Androhung der
Überweisung seiner Organe an den Strafrichter zur Be-
strafung mit Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der
Zuwiderhandlung zu befehlen, innert 30 Tagen nach
Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Domainnamen
 ,
 ,
 
und
 löschen zu lassen;
4.
Es sei dem Beklagten 1 unter Androhung der Überwei-
sung seiner Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit
Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhand-
lung zu befehlen, den Vereinsnamen innert 30 Tagen
nach Rechtskraft des Urteils zu ändern, dass der Bestand-
teil Y._____ als Hauptbestandteil nicht mehr vorkommt;
5.
Unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolge zu-
lasten der Beklagten 1 und 2.
C.
In der innert erstreckter Frist eingereichten Klageantwort vom 10. März
2014 stellten die Beklagten das Begehren, die Klage unter Kosten- und Entschä-
digungsfolge zu Lasten der Klägerin abzuweisen.
D.
Die Replik mit den unveränderten Rechtsbegehren datiert vom 30. April
2014.

4 / 56
E.
Die Beklagten ersuchten das Gericht in der Folge zweimal um eine Fris-
terstreckung zur Einreichung der Duplik. Mit Verfügung vom 02. Juli 2014 gewähr-
te der Vorsitzende der II. Zivilkammer den Beklagten eine zweite Fristerstreckung
bis am 25. August 2014. Mit Schreiben vom 04. Juli 2014 stellte die Klägerin fol-
gendes Begehren:
„Die Klägerin ersucht hiermit das Kantonsgericht, die Verfügung
vom 2. Juli 2014 betreffend Fristerstreckung für die Beklagten bis
zum 25. August 2014 in Wiedererwägung zu ziehen und um 5 Ta-
ge zu kürzen, d.h. die Fristerstreckung bis maximal zum 20. Au-
gust 2014 zu gewähren“.
F.
Mit Verfügung vom 14. Juli 2014 wurde das Gesuch um Wiedererwägung
der Verfügung vom 02. Juli 2014 betreffend Fristerstreckung für die Beklagten bis
zum 25. August 2014 abgewiesen.
G.
Die Beklagten bestätigten mit Duplik vom 25. August 2014 die mit Kla-
geantwort vom 10. März 2014 gestellten Rechtsbegehren.
H.
Mit Schreiben vom 29. September 2014 hielt die Klägerin unter anderem
fest, dass sie sich vorbehalte, trotz Schluss des Schriftenwechsels eine weitere
Stellungnahme einzureichen, zumal nun neu unter anderem der Nichtgebrauch
der beiden klägerischen X._____-Marken durch die Beklagten vorgetragen worden
sei. Zudem stellte sie folgenden Antrag:
„Es seien die Beklagten aufzufordern, die Beilagen, welche nicht
in einer Amtssprache abgefasst wurden, zu übersetzen, widrigen-
falls die Beilagen als Beweise nicht zu berücksichtigen seien“.
I.
Am 19. Januar 2015 reichten die Beklagten neue Beweismittel ein.
J.
Am 17. Februar 2015 fand eine Referentenaudienz mit Vergleichsver-
handlung statt. Anlässlich der Referentenaudienz verzichtete die Klägerin auf den
mit Schreiben vom 29. September 2014 vorsorglich beantragten weiteren Schrif-
tenwechsel. Im Übrigen wird auf das separat angefertigte Protokoll verwiesen.
K.
Am 03. März 2015, am 27. März 2015 und am 28. Dezember 2015 reich-
ten die Beklagten zusätzliche Beweismittel ein. Die Klägerin nahm mit Schreiben
vom 15. Februar 2016 zu den neu eingereichten Beilagen der Beklagten Stellung.
L.
Am 01. April 2016 reichten die Beklagten ein weiteres Beweismittel ein, zu
welchem die Klägerin am 14. April 2016 Stellung nahm.

5 / 56
M.
Mit Eingabe vom 23. März 2016 reichte die Klägerin neue Beweismittel
ein. Am 11. April 2016 reichten die Beklagten ihre Stellungnahme zu der Eingabe
der Klägerin vom 23. März 2016 ein.
N.
Am 27. September 2016 und am 06. Oktober 2016 reichten die Beklagten
neue Beweismittel ein. Die Klägerin nahm dazu am 14. Oktober 2016 Stellung.
O.
Die Beklagten reichten am 08. Dezember 2016 neue Beweismittel ein.
P.
Die Beweisverfügung datiert vom 03. November 2017.
Q.
Mit Schreiben vom 07. Dezember 2017 äusserten die Beklagten verschie-
dene Bedenken bezüglich der für relevant erklärten Augenscheinsobjekte und be-
antragten für den Fall, dass das Gericht ungeachtet der erhobenen Einwände an
einer Einsichtnahme in die von der Klägerin als Augenscheinsobjekte bezeichne-
ten Webseiten festhalten würde, dass dies in ihrem Beisein erfolge.
R.
Am 09. März 2018 reichten die Beklagten neue Beweismittel ein, zu wel-
chen die Klägerin am 10. April 2018 Stellung nahm.
S.
Mit Schreiben vom 13. August 2018 äusserten sich die Beklagten dahin-
gehend, dass ein Augenschein durch das Gericht zwingend Art. 55 und 229 ZPO
verletzten würde, weshalb sie darum ersuchten, auf eine Einsichtnahme in die von
der Klägerin beantragten Augenscheinobjekte zu verzichten.
T.
Mit Verfügung vom 16. August 2018 wurde der Antrag, auf die Einsicht-
nahme in die von der Klägerin beantragten Augenscheinobjekte (Internet-
Websites) zu verzichten, abgelehnt.
U.
Am 04. September 2018 reichten die Beklagten neue Beweismittel ein.
V.
Am 10. September 2018 fand die Einsichtnahme in die Augenscheinobjek-
te (Webseiten) und die Hauptverhandlung statt, zu welcher mit Verfügung vom 11.
Juli 2018 unter Hinweis auf die Zusammensetzung des Gerichts – Hubert (Vor-
sitz), Pritzi und Schnyder (Richter) -, vorgeladen wurde. Bezüglich Ablauf und In-
halt des Augenscheins und der Hauptverhandlung wird auf die separat ausgefer-
tigten Protokolle verwiesen.
W.
Da anlässlich der Hauptverhandlung die Kostennoten der Parteien nicht
vollständig vorlagen, erfolgte – im Einverständnis der Parteien – nachträglich ein
Austausch der nachgereichten Honorarnoten mit entsprechendem Schriftenwech-
sel.

6 / 56
X.
Aufgrund eines mehrmonatigen und nach wie vor andauernden krank-
heitsbedingten Ausfalls von Kantonsrichter Schnyder, welcher anlässlich der
mündlichen Hauptverhandlung Einsitz im Gericht genommen hatte, erfolgte der
Entscheid betreffend Parteientschädigung – im Einverständnis der Parteien – in
geänderter Komposition, neu mit Kantonsrichter Pedrotti anstelle von Kantonsrich-
ter Schnyder, am 25. November 2019.
Y.
Am 09. und 16. Januar 2019 erfolgten weitere Eingaben der Beklagten.
Die Klägerin nahm mit Schreiben vom 05. März 2019 dazu Stellung. Mit Schreiben
vom 20. März 2019 ersuchten die Beklagten um Fristansetzung für die Einrei-
chung einer «ausführlichen Stellungnahme» zur Eingabe der Klägerin vom 05.
März 2019. Mit Hinweis auf die bereits erfolgte Urteilsfällung bzw. eingetretene
Novenrechtsschranke wurde dem Ersuchen mit Verfügung vom 25. März 2019
nicht entsprochen.
II. Erwägungen
1.1
Immaterialgüterrechtliche Verletzungsklagen qualifizieren sich als uner-
laubte Handlungen gemäss Art. 36 ZPO. Grundsätzlich ist Art. 36 ZPO auf sämtli-
che Leistungsklagen gemäss Art. 55 MSchG anwendbar, also auf Abwehr- und
Wiedergutmachungsklagen. Nach Art. 36 ZPO hat der Kläger die Wahl zwischen
vier verschiedenen Gerichtsständen. Neben dem allgemeinen Gerichtsstand am
(Wohn-)Sitz des Beklagten und am eigenen (Wohn-)Sitz steht dem Kläger auch
der Handlungs- oder Erfolgsort zur Verfügung (Markus R. Frick, in: David/Frick
[Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufla-
ge, Basel 2017, Vor Art. 51a-60 N 11f.). Die Klägerin hat ihren Sitz in O.1 und da-
mit im Kanton Graubünden. Der Erfolgsort liegt dort, wo die Markenverletzung ein-
trat, ernstlich zu befürchten ist oder nach der Absicht des Verletzers hätte eintre-
ten sollen (BGE 82 II 159 E. 2c). Da schon das Angebot einer verletzenden Mar-
kenware als Markengebrauch gilt (Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG), kann eine Marken-
verletzung bei gesamtschweizerischer Werbung überall in der Schweiz eingeklagt
werden. Dies gilt auch für Internetdelikte. Ein Erfolgsort liegt überall dort, wo die
Webseite abgerufen werden kann. Dem Verletzten steht somit ein unbeschränktes
Wahlrecht zu (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a-60 N 14). Im Falle objekti-
ver Klagenhäufung (z.B. Ansprüche aus MSchG sowie aus Namensrecht, UWG
und/oder aus Vertrag) ist bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhanges zwi-
schen den Ansprüchen jedes für einen Anspruch zuständige Gericht für die Beur-
teilung aller Ansprüche zuständig (Art. 15 Abs. 2 ZPO). Vorausgesetzt ist, dass

7 / 56
das gleiche Gericht sachlich zuständig ist und das Verfahren der gleichen Verfah-
rensart untersteht (Art. 90 ZPO). Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist der
Kläger berechtigt, nicht jedoch verpflichtet, die Ansprüche zusammen geltend zu
machen (Roger Staub, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2.
Auflage, Bern 2017, Vorbemerkungen Art. 51a-60 N 21).
1.2
Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige Instanz
sachlich zuständig ist für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum
einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzie-
rung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO), sowie
für Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, so-
fern der Streitwert mehr als CHF 30'000.00 beträgt (Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Der
Kanton Graubünden hat dies in Art. 6 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur
Schweizerischen ZPO (EGzZPO; BR 320.100) umgesetzt. Danach beurteilt das
Kantonsgericht als erstinstanzliches Gericht die Fälle, in denen das Bundesrecht
eine einzige kantonale Instanz vorsieht, soweit nicht das Verwaltungsgericht zu-
ständig ist. Da es sich vorliegend um eine zivilrechtliche Streitigkeit handelt, und
sich auch keine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts aus Art. 49, 57 und 63 des
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 370.100) ergibt, ist das
Kantonsgericht von Graubünden für die Beurteilung von solchen Klagen zustän-
dig.
1.3
In Bezug auf den Beklagten 1 ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit
des Kantonsgerichts von Graubünden unbestrittenermassen gegeben.
1.4
In Bezug auf den Beklagten 2 wird die örtliche und sachliche Zuständigkeit
des Kantonsgerichts von Graubünden bestritten. Begründend lässt der Beklagte 2
ausführen, er habe zu keinem Zeitpunkt selbst die strittige Marke genutzt, noch
sonst wie in einem irgendwie gearteten «geschäftlichen Verkehr» verwendet. Wie
selbst die Klägerin eingestehen müsse, stehe der Beklagte 2 «hinter dem Verein»
und agiere «namens des Beklagten 1», sei mithin nicht für sich selbst als natürli-
che Person involviert. Damit sei die Klage in Bezug auf den Beklagten 2 nicht nur
materiell abzuweisen, sondern das angerufene Gericht sei mangels eines marken-
oder lauterkeitsrechtlichen Sachverhalts schon gar nicht erst für die Beurteilung
der gegenüber ihm behaupteten Rechtsansprüche zuständig. Sodann stellt sich
der Beklagte 2 auf den Standpunkt, der Streitwert der gegen beide Beklagten er-
hobenen und ihn betreffenden Unterlassungsbegehren betrage gemäss Angabe
der Klägerin CHF 40'000.00. Da bei der einfachen Streitgenossenschaft zur Er-
mittlung des Streitwerts die geltend gemachten Ansprüche zusammenzurechnen
seien (Art. 93 ZPO), belaufe sich der ihn betreffende Anteil auf CHF 20'000.00.

8 / 56
Damit sei das angerufene Gericht für die Beurteilung allfälliger UWG-Ansprüche
gegenüber dem Beklagten 2 nicht zuständig.
Bei der Beurteilung der Zuständigkeit des Gerichts ist primär auf den vom Kläger
eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen. Die Zuständigkeit
des angerufenen Gerichts hängt von der gestellten Frage ab, nicht von deren Be-
antwortung, die im Rahmen der materiellen Prüfung zu erfolgen hat. Die vom Klä-
ger behaupteten Tatsachen, die sowohl für die Zuständigkeit des angerufenen
Gerichts als auch die Begründetheit der Klage erheblich sind (sog. doppelrelevan-
te Tatsachen), sind für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen.
Sie werden erst im Moment der materiellen Prüfung des eingeklagten Anspruchs
untersucht; diesbezügliche Einwände der Gegenpartei sind im Rahmen der Zu-
ständigkeitsprüfung unbeachtlich (BGE 137 III 32 E. 2.3). Vorliegend handelt es
sich bei den eingeklagten Ansprüchen um solche marken- und lauterkeitsrechtli-
cher Natur. Die vom Beklagten 2 vorgebrachten Argumente betreffen in erster Li-
nie die Frage, ob er bezüglich der strittigen Ansprüche in der Pflichtstellung steht.
Es geht somit um die materiellrechtliche Frage der Passivlegitimation und nicht um
die Frage der Zuständigkeit des Gerichts. Auch bezüglich Aufteilung des den Un-
terlassungsanspruch betreffenden Streitwerts ist der Sichtweise des Beklagten 2
nicht zu folgen. Die Streitwertschätzung der Klägerin bezieht sich auf den Unter-
lassungsanspruch als solchen und dieser wiederum wird gegen jeden der beiden
Beklagten in vollem Umfang geltend gemacht und nicht nur je zur Hälfte. Soweit
die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren gegen den Beklagten 2 auch auf Marken-
recht stützt, ist eine Zuständigkeit für die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche zudem
gestützt auf eine Kompetenzattraktion zu bejahen (Rainer Wey, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 5 N 8). Die örtliche und
sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ist somit auch für
den Beklagten 2 zu bejahen.
1.5
Markenstreitigkeiten werden als vermögensrechtliche Streitigkeiten qualifi-
ziert und haben einen bezifferbaren Streitwert, der zu schätzen ist. Das Bundesge-
richt geht mit der h.L. davon aus, dass in Markenstreitigkeiten grundsätzlich von
einem minimalen Streitwert von CHF 50'000.00 auszugehen ist und ein geringerer
Wert nur bei Nachweis besonderer Umstände angenommen werden könnte (Frick,
BSK-MSchG, a.a.O., Vor Art. 51a-60, N 79). Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO bestimmt
sich der Streitwert grundsätzlich nach den Rechtsbegehren des Klägers. Lautet
der Streitwert nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den
Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen können oder ihre An-

9 / 56
gaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin geht von ei-
nem Streitwert von insgesamt CHF 200'000.00 aus. Diesen unterteilt sie in
CHF 100'000.00 für die angefochtene Marke, CHF 15'000.00 pro angefochtene
Domain und CHF 40'000.00 für das Unterlassungsbegehren. Die Beklagten behaf-
ten die Klägerin auf diesen Angaben, was als deren Zustimmung angesehen wer-
den kann. Die Schätzung ist nachvollziehbar, begründet und nicht offensichtlich
unrichtig, weshalb gestützt auf Art. 91 Abs. 2 ZPO vom angegebenen Streitwert
ausgegangen werden kann.
1.6
Im Falle mehrerer Teilnehmer an einer Markenrechtsverletzung kann der
Kläger alle Teilnehmer am Gerichtsstand, der für einen Teilnehmer gilt, einklagen
(subjektive Klagenhäufung; Art. 15 Abs. 1 ZPO). Die Frage der Zulässigkeit einer
subjektiven Klagenhäufung richtet sich nach Art. 70 und 71 ZPO (Staub, MSchG,
a.a.O., Vorbemerkungen Art. 51a-60 N 22). Nach Art. 71 Abs. 1 ZPO liegt eine
einfache Streitgenossenschaft vor, wenn mehrere Personen gemeinsam klagen
(einfache aktive Streitgenossenschaft) oder beklagt werden (einfache passive
Streitgenossenschaft) und die zu beurteilenden Rechte und Pflichten auf gleichar-
tigen Tatsachen oder Rechtsgründen beruhen. Es muss somit ein gewisser inne-
rer oder äusserer Zusammenhang zwischen den Rechten und Pflichten bestehen
(sog. Konnexität). Sodann kann eine einfache Streitgenossenschaft auch auf
gleichartigen Tatsachen basieren, d.h. wenn die Rechte oder Pflichten auf einen
gleichartigen Entstehungsgrund zurückzuführen sind (Eva Borla-Geier, in: Brun-
ner/Gasser/Schwander
[Hrsg.],
Schweizerische
Zivilprozessordnung,
DIKE-
Kommentar, Art. 1-196, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 71 N 12 und 14).
Die Zulässigkeit einer subjektiven Klagenhäufung ist bereits dann zu bejahen,
wenn es um dieselbe Marke geht, selbst wenn die verschiedenen Beklagten von-
einander unabhängig gehandelt haben (HGer Zürich, sic! 2001, 140 – Furby). Ent-
gegen den Ausführungen der Beklagten sind die Voraussetzungen von Art. 71
ZPO vorliegend gegeben. Die gegen die beiden Beklagten eingeklagten An-
sprüche basieren auf gleichartigen Tatsachen und Rechtsgründen. Vorliegend
handelt es sich sowohl auf der Klägerseite als auch auf den Beklagtenseiten um
dieselben Marken. Die Voraussetzungen für die einfache Streitgenossenschaft
sind ohne weiteres gegeben.
2
Mit Schreiben vom 13. August 2018 ersuchten die Beklagten darum, auf
die Einsichtnahme in die von der Klägerin beantragten Augenscheinobjekte (Inter-
net-Websites) zu verzichten. Sie erachten die Augenscheine teils als unnütz (Wie-
derholung bekannter PDF-Dokumente), teils als unzulässig, weil sie zivilprozessu-
ale Grundsätze verletzen würden (Verhandlungsmaxime, Novenrecht). Anlässlich
des Augenscheins wiederholten die Beklagten ihre Einwände.

10 / 56
2.1
Beweismittel dienen dem Nachweis rechtserheblicher Tatsachen im Ver-
fahren. Das Zivilprozessrecht geht von einem numerus clausus der Beweismittel
aus (BGE 141 III 433 E. 2.5.1). Vorgesehen sind das Zeugnis, der Urkundenbe-
weis, der Augenschein, das Gutachten, die schriftliche Auskunft sowie die Partei-
befragung bzw. die Beweisaussagen (Art. 168 ZPO). Diese allgemeinen Regeln
zu den Beweismitteln finden im Markenrecht uneingeschränkt Anwendung. In der
Praxis ergeben sich jedoch verschiedene Besonderheiten (Markus Kaiser/David
Rüetschi, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage,
Bern 2017, Beweisrecht N 16 ff.). Als indirekter Nachweis für den Gebrauch einer
Marke werden heute häufig Ausdrucke von Internet-Websites eingereicht. Zu be-
achten ist dabei allerdings, dass die konkrete Beweiseignung von Rechercheaus-
zügen stets zu überprüfen ist. Verweise auf Websites geben stets nur Aufschluss
über den Inhalt einer Website zum jeweiligen Zeitpunkt. Solange die betreffenden
Inhalte auf der Website abrufbar sind, kann sich das Gericht im Rahmen eines
Augenscheins selbst davon überzeugen. Sobald aber der Nachweis eines be-
stimmten Inhalts zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit erbracht werden soll
oder der Betreiber die beweismässig relevanten Inhalte entfernt oder verändert
hat, kann ein Streit um die Echtheit der Inhalte bzw. um die Frage, wann diese
tatsächlich verwendet worden sind, entbrennen (Kaiser/Rüetschi, MSchG, a.a.O.,
Beweisrecht N 61 ff.). Diese Problematik kann sich aber generell beim Augen-
schein nach Art. 181 ZPO ergeben. Der Augenschein dient in der Regel der Fest-
stellung von in zeitlicher Hinsicht zurückliegenden Tatsachen. Bewegliche und
unbewegliche Sachen können aber nach Eintritt eines streitigen Sachverhaltes
auch umgestaltet, verändert oder veräussert werden und untergehen; ebenso be-
stimmte örtliche Verhältnisse. Das schliesst den Beweisanspruch, mittels Augen-
schein den zuvor gegebenen Sachverhalt festzustellen, keineswegs aus. Denn die
aktuellen äusseren Verhältnisse lassen in aller Regel Rückschlüsse auf die früher
vorhandene Sachlage zumindest in Form von Indizien zu, wenn ein direkter Be-
weis nicht mehr möglich ist (Alfred Bühler, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessord-
nung Band II, Bern 2012, Art. 181 N 10a). Wichtig ist jedenfalls, zu prüfen, ob sich
die besichtigte Situation im Verhältnis zur früheren, für den Prozess massgebli-
chen, verändert hat. Bei einer Veränderung sinkt der Beweiswert des Augen-
scheins erheblich (Christian Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, Art. 1-196, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen
2016, Art. 157 N 4; Franz Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine
Bestimmungen,
Mitwirkungspflichten
und
Verweigerungsrecht,
Band
1,
Zürich/Basel/Genf 2015, Rz. 5.40).

11 / 56
2.2
Es ergibt sich vorliegend tatsächlich die Problematik, dass die Internet-
Websites jeweils nur Aufschluss über ihren Inhalt zum jeweiligen Zeitpunkt geben.
Insbesondere bei den Suchanfragen (vgl. Protokoll Augenschein) zeigt sich je
nach Zeitpunkt der Eingabe ein völlig anderes Ergebnis. Um dem entgegenzuwir-
ken hätten wohl auch Ausdrucke der jeweiligen Websites eingereicht werden kön-
nen, was teilweise auch gemacht wurde. Soweit es sich bei den Augenscheinsob-
jekten um PDF-Dateien handelt, welche mit einem Zeitstempel versehen sind, hät-
ten diese wohl erst recht auch oder ausschliesslich als Urkunden eingereicht wer-
den können. Vorliegend ergeben sich aus den Augenscheinsobjekten jedoch kei-
ne neuen Erkenntnisse, weshalb die Frage, ob diese im vorliegenden Verfahren
berücksichtigt werden können, offen bleiben kann.
3
Sowohl die Klägerin als auch die Beklagten haben nach Abschluss des
doppelten Schriftenwechsels weitere Urkunden eingereicht. Ob diese Beweismittel
rechtzeitig eingereicht wurden und noch zu berücksichtigen sind, ist nach den all-
gemeinen Grundsätzen gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO zu beurteilen.
3.1
Nach einem zweifachen Schriftenwechsel tritt der Aktenschluss ein, unab-
hängig davon, ob noch eine Instruktionsverhandlung stattfindet. Neue Tatsachen
und Beweismittel können danach nur noch nach den Voraussetzungen von Art.
229 Abs. 1 ZPO in den Prozess eingebracht werden (BGE 140 III 312 E. 6.3.2).
Nach Art. 229 Abs. 1 ZPO können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch
berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden, und erst nach
Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung
entstanden sind (echte Noven; lit. a) oder bereits vor Abschluss des Schriften-
wechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber
trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte No-
ven; lit. b).
3.2.1
Mit der Beweisverfügung vom 03. November 2017 wurden die klägeri-
schen Urkunden KB 1 – 95a/b sowie die beklagtischen Urkunden BB 1 – 69 für
relevant erklärt. Mit Eingabe vom 09. März 2018 reichten die Beklagten den Ent-
scheid der fünften Kammer des Gerichts der Europäischen Union (CVRIA) vom
21. Februar 2018 in Französisch (BB 70a) sowie Auszüge davon in Deutsch (BB
70b) und einen Auszug der Beschwerde an das EUIPO, auf die sich das Europäi-
sche Gericht bezieht (BB 71a), ein. Die Urkunden sind nach Aktenschluss ent-
standen und wurden im Sinne von Art. 229 ZPO ohne Verzug vorgebracht. Die
Urkunden werden als echte Noven zu den Akten genommen. Am 04. September
2018 reichten die Beklagten einen Auszug aus der Plattform Twitter ein, in deren
Tweets das Wort Y._____ verwendet werde (BB 72a). Zudem reichten sie eine

12 / 56
Übersetzung dazu ein (BB 72b). Bei dem Twitter-Auszug handelt es sich um einen
Aufruf der Organisation A._____, welche für den 08. September 2018 zu einem
weltweiten Aktionstag aufruft. Bei den Tweets handelt es sich um solche von Ja-
nuar 2017 bis August 2018. Damit stellt sich die Frage, ob es sich um Noven im
Sinne von Art. 229 ZPO handelt, da zumindest ein Teil der Tweets bereits vor Ak-
tenschluss entstanden sind und auch keine Gründe ersichtlich sind, weshalb die
Auszüge dazu nicht bereits vorher eingereicht werden konnten. Da die Beilagen
für das vorliegende Verfahren jedoch ohnehin nicht relevant sind, kann die Frage
offen bleiben, ob BB 72a und 72b als Noven berücksichtigt werden dürfen oder
nicht.
3.2.2
Bis zu welchem spätesten Zeitpunkt zulässige echte und unechte Noven
vorgebracht werden können, geht aus der ZPO nicht eindeutig hervor. Ein Teil der
Lehre ist der Auffassung, dass das Gericht zulässige echte und unechte Noven
noch bis zur Urteilsberatung berücksichtigen kann (Laurent Killias, in: Haushee-
er/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band
2, Art. 150-352 ZPO, Bern 2012, Art. 229 N 29; Eric Pahud, in: Brun-
ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Art. 197 – 408, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 229 N 17 ff., mit weiteren
Hinweisen). Der andere Teil der Lehre vertritt die Meinung, dass, nachdem die
Parteien sämtliche prozessual vorgesehenen Möglichkeiten zu Angriff und Vertei-
digung ausgeschöpft haben, das Verfahren unmittelbar im Entscheidstadium fort-
gesetzt werde. Nach den Schlussvorträgen greife auch für seither entstandene
Noven ein absolutes Novenverbot, andernfalls des Streitens nie zu Ende wäre
(Daniel Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 229 N 10, mit
weiteren Hinweisen). Noven, die dem Gericht zwischen Urteilsberatung, -fällung
und –eröffnung zugehen sind auf jeden Fall nicht mehr zu berücksichtigen (Pahud,
a.a.O., Art. 229 N 20). In Bezug auf die nach der Hauptverhandlung eingereichten
Urkunden (vgl. vorstehend Y.) ist festzuhalten, dass sowohl die Hauptverhandlung
mit den jeweiligen Schlussvorträgen durchgeführt wurde, als auch die Urteilsbera-
tung bereits erfolgte, weshalb – unabhängig welcher Lehrmeinung man folgt – ein
absolutes Novenverbot gilt, weshalb diese nicht mehr berücksichtigt werden kön-
nen.
4.1
Die Klägerin verlangt vorliegend in Ziff. 1 ihres Rechtsbegehens die Fest-
stellung der Nichtigkeit der Schweizermarke Nr. _____ Y._____ (fig.). Es handelt
sich dabei um eine negative Feststellungsklage in Form der Nichtigkeitsklage. Der
Kläger muss ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit (bzw. an der nach-

13 / 56
folgenden Löschung) der Marke dartun. Die Anforderungen sind indes nicht zu
überspitzen. So ist ohne weiteres dem Inhaber einer älteren Marke, in deren
Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, ein schutzwürdiges Interesse
zu attestieren. Ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit besteht auch im
Verletzungsprozess, wenn der Kläger neben der Verletzungsklage (z.B. auf Unter-
lassung des Gebrauchs einer Marke) auf Feststellung der Nichtigkeit der entspre-
chenden Markeneintragung klagt (Staub, MSchG, a.a.O., Art. 52 N 53 und 59). Die
Aktivlegitimation der Klägerin ist vorliegend unbestritten. Die Klägerin macht gel-
tend, die angefochtene Marke greife in den Schutzbereich ihrer älteren X._____
Marken ein und leitet daraus die eingeklagten Ansprüche ab. Als Inhaberin der
Schweizer Marke Nr. _____ X._____ (fig.) und _____ X._____ ist sie diesbezüg-
lich aktivlegitimiert.
4.2
Nichtigkeitsklagen sind gegen den Markeninhaber anzustrengen. Wurde
die Marke übertragen, kann der Kläger wahlweise gegen den eingetragenen Ver-
äusserer (Art. 17 Abs. 3 MSchG) oder den noch nicht eingetragenen Erwerber
klagen oder er kann beide einklagen; auf den guten Glauben des Klägers in den
Registereintrag kommt es nicht an (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 52 N 4). Pas-
sivlegitimiert ist somit der eingetragene Inhaber der nichtig zu erklärenden Marke.
Die negative Feststellungsklage richtet sich – soweit ersichtlich – lediglich gegen
den Beklagten 1. Als im Schweizer Markenregister eingetragener Hinterleger der
fraglichen Marke ist der Beklagte 1 ohne Weiteres passivlegitimiert.
4.3
Die Klägerin verlangt gestützt auf Art. 52 MSchG die Nichtigerklärung der
angefochtenen Schweizer Marke Nr. _____ Y. _____ (fig.). Sie macht geltend,
über ältere Rechte am Zeichen X._____ zu verfügen und rügt eine Verletzung ih-
rer älteren Markenrechte durch die angefochtene Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1
lit. c MSchG. Die Beklagten beantragen die Abweisung der Klage und argumentie-
ren, dass diese Abweisung durch eine ganze Kaskade verschiedener rechtlicher
Argumente begründet sei. An erster Stelle stehe hier die Einrede des Nichtge-
brauchs der Klagemarken. Sofern diese Einrede verworfen werden sollte, führe
die mit deren Gemeingutcharakter begründete Nichtigkeit der Klagemarken zur
Abweisung der Klage, wobei ergänzend hierzu festzustellen sei, dass es sich beim
Wort "X._____" um einen absolut freihaltebedürftigen Begriff handle. Falls die ur-
sprüngliche Qualifikation als Gemeingut bestritten werden sollte, sei festzustellen,
dass "X._____" zum Freizeichen geworden sei. Selbst wenn dann in Bezug auf
die Beklagten die Rechtsbeständigkeit der Klagemarken bejaht werden sollte, so
sei im Vergleich zwischen den Klagemarken und dem angefochtenen Zeichen des
Beklagten 1 keine Markenverletzung festzustellen.

14 / 56
In einem ersten Schritt sind somit die Einreden der Beklagten zu prüfen.
4.4
Die Beklagten bringen die Einrede der Nichtigkeit der Wortmarke X._____
vor. Sie begründen dies damit, dass das Wort "X._____" zum Gemeingut, ja gar
zum absolut freihaltebedürftigen Gemeingut zu zählen sei und dementsprechend
rechtlich nicht monopolisiert werden könne. Damit seien X._____-Marken rechtlich
allein nur insoweit geschützt, als ihnen eine grafische Gestaltung einen minimalen
Schutz verleihe. Ansonsten seien diese Marken nichtig.
4.4.1
Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlos-
sen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Als Ge-
meingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich beschreibende Zei-
chen, die sich in Angaben über die Art, Beschaffenheit, die Menge, die Bestim-
mung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche
Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 134 III 314 E.
2.3.2; 131 III 495 E. 5). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom
angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen
Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 131 III 495 E. 5; 129 III 225 E.
5.1; 128 III 447 E. 1.5, je mit Hinweisen). Die Gründe für den Schutzausschluss
von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürf-
nis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen
ergeben können. Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirt-
schaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs
müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirt-
schaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind und die folglich von einem
einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden dürfen. Die Unterschei-
dungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres
sachlichen bzw. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungs-
funktion nicht erfüllen können (BGE 139 III 176 E. 2 mit Hinweisen). Der massge-
bende Verkehrskreis kann je nach Prüfungsgesichtspunkt unterschiedlich sein. So
beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw.
Verständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist (BGE
139 III 176 E. 2).
Ein ursprünglich markenfähiges Zeichen kann sich zu einem im Verkehr allgemein
gebräuchlichen Freizeichen entwickeln. Freizeichen sind Zeichen, die an sich

15 / 56
kennzeichnende Kraft hätten und Marken sein könnten oder es einmal waren, eine
Kennzeichnungskraft aber nicht mehr besitzen und daher Gemeingut sind. Sie
entstehen namentlich, wenn auch nicht ausschliesslich dadurch, dass sie von
mehreren unter sich unabhängigen Unternehmen frei zur Kennzeichnung gleichar-
tiger Waren oder Dienstleistungen verwendet werden und daher ihre Unterschei-
dungs- und Individualisierungsfunktion einbüssen. Sie werden von den massge-
benden Verkehrskreisen nicht mehr als spezifische Herkunfts- oder Produktebe-
zeichnungen verstanden, sondern sind in deren Verständnis zu reinen Sach- oder
Gattungsbezeichnungen degeneriert. (BGE 130 III 113 E. 3.1; Willi, MSchG,
a.a.O., Art. 2 N 130 mit Hinweis auf BGE 114 II 173).
4.4.2
Im Eintragungsverfahren werden die absoluten Ausschlussgründe von
Amtes wegen geprüft (Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG). Der Zivil- und Strafrichter ist an
den Eintragungsentscheid aber nicht gebunden (Willi, MSchG, a.a.O., Art. 2 N 5
und 33). Die Nichtigkeit kann einredeweise geltend gemacht werden. Die Einrede
der Nichtigkeit wirkt nur zwischen den Prozessparteien. Eine Löschung der Marke
erfolgt nicht (Willi, MSchG, a.a.O., Art. 52 N 2).
Die Beklagten haben die Nichtigkeit der klägerischen Wortmarke X._____ einre-
deweise in der Klageantwort geltend gemacht. Weiter haben die Beklagten ausge-
führt, dass in Bezug auf die reine Wortmarke Nr. _____ X._____ die erhobene
Nichtigkeitsreinrede umfassend wirke. Die figurative Marke Nr. _____ X._____
(fig.) unterliege der Nichtigkeit insoweit, als gestützt darauf die Klägerin auf das
Wort X._____ bezogene Ansprüche geltend machen wolle. Im Unterschied zur
Wortmarke verbleibe damit der Marke Nr. _____ X._____ (fig.) ein minimaler, al-
lein auf die grafische Gestaltung zurückzuführender Schutzumfang, der sich sei-
nerseits auf den Schutz dieser konkreten Gestaltung beschränke.
4.4.3
Die Beklagten reichen zahlreiche Urkunden ein, mit welchem sie nachwei-
sen wollen, dass das Wort „X._____“ zum Gemeingut gehört. Beim Wort
„B._____“ handelt es sich wohl unbestrittenermassen um ein englisches Wort,
dass vom Schweizer Publikum verstanden wird. „B._____“ wird gemäss Duden mit
„C._____ (BB 24) übersetzt. Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hält in sei-
ner markenrechtlichen Prüfungshilfe (BB 25), welches eine Zusammenfassung
seiner Praxis ist, fest, dass „B._____“ grundsätzlich als Qualitätshinweis für Waren
und Dienstleistungen zurückgewiesen werde. Darüber hinaus sei der Begriff je
nach Waren und Dienstleistungen aufgrund seiner unmittelbaren Bedeutung von
C._____ direkt beschreibend (z.B. für Motoren, Fahrzeuge, Computer, gewisse
Lebensmittel, Reinigungsmittel, Reinigung) und irreführend (z.B. für alkoholische
Getränke). Das Präfix „D._____-„ drückt gemäss Duden (BB 28) „in Bildungen mit

16 / 56
Verben aus, dass etwas wieder E._____, in den F._____ oder von G._____ wird“.
Die Beklagten reichen noch weitere Beilagen ein, welche aufzeigen, dass dem
Präfix auch in der italienischen, französischen und englischen Sprache dieselbe
Bedeutung zukommt (BB 29-31).
Das Wort „X._____ing“ bedeute gemäss Duden (BB 32) „H._____ von Maschinen
durch I._____“. Die Beklagten reichen dazu einen Auszug aus der deutschen Ver-
sion der Wikipedia-Enzyklopädie ein, aus welchem die „Versionsgeschichte dieses
X._____ing-Eintrags“ (BB 33) ersichtlich sei. Dazu ist anzumerken, dass es sich
bei Wikipedia um eine freie Enzyklopädie handelt, deren Inhalt von jedem Inter-
netnutzer verändert werden kann. Die Beweiskraft eines solchen Wikipedia-
Auszugs ist demnach sehr gering. Die Beklagten reichen weitere Beilagen aus
Deutschland ein, welche die Verwendung des Wortes „X._____ing“, „X._____n“
etc. aufzeigen sollen (BB 34: Auszug aus dem „Gesetz für den Vorrang Erneuer-
barer Energien“ § 30 Windenergie X._____ing; BB 35a: Gemeinde O.2._____,
Protokoll der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses vom 02.07.2012, wo
das Wort „X._____n“ verwendet wird; BB 35b: Grüne Partei O.3._____, Alternati-
vantrag zu E2 EEG X._____n; BB 36: Auszug aus dem deutschen Handelsregis-
ter, J._____ GmbH, welche unter anderem folgenden Gegenstand hat: „(....) Wei-
terhin werden Biogasanlagen X._____t und optimiert, (...)). Diese Beilagen bezie-
hen sich auf Deutschland, und sind deshalb für das vorliegende Verfahren nicht
relevant. Weiter haben die Beklagten einen Auszug aus der Zeitung „K._____“
vom 12. Oktober 2010 eingereicht (BB 37), in welcher auf Seite 3 eine Werbung
der Klägerin zu finden ist mit dem Slogan „X._____n Sie sich jetzt! Wir sind nun
X._____ – ihre Energie für Sie!“. Damit wollen die Beklagten aufzeigen, dass die
Klägerin ihr Zeichen selber zum Gemeingut zuordne, da sie es in der Verbform
nutze. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Gerade in der Werbung
wird häufig mit Worten gespielt oder neue Wörter kreiert, beispielsweise um dem
Leser besser in Erinnerung zu bleiben. Aufgrund der verwendeten Formulierung in
der Werbung kann nicht darauf geschlossen werden, dass die Klägerin selber vom
Gemeingutcharakter des Zeichens „X._____“ ausgeht. Die Beklagten haben zu-
dem zahlreiche Belege vorgelegt, welche sie auch in Zusammenhang mit der
Nichtigkeitsklage beim HABM über den Gebrauch des englischen Worts X._____
eingereicht hatten (BB 38). Diese Urkunden, welche nicht die Schweiz betreffen,
sind für die Beurteilung der Frage, ob „X._____“ zum Gemeingut im Sinne von Art.
2 lit. a MSchG gehört, irrelevant. Den Gebrauch des Worts X._____ in der
Schweiz und in Publikationen über die Schweiz möchten die Beklagten mit dem
Sammelbeleg BB 39 aufzeigen. Dabei ist anzumerken, dass es sich bei den Bele-
gen 39a – 39e, 39j, 39m um englische Berichte handelt, womit sie für die Frage

17 / 56
des Gemeinguts zurückhaltend zu werten sind, da in der Schweiz in erster Linie
die Beurteilung in den Landessprachen entscheidend ist. Ob das Wort "X._____"
in der englischen Sprache häufig verwendet wird ist nicht gleichzusetzen mit der
Frage, ob das Wort "X._____" in der Schweiz verwendet wird. Bei den Belegen BB
39f – 39i, 39k-39l, 39h-39r handelt es sich vorwiegend um fachspezifische Berich-
te. Dabei ist ebenfalls auffällig, dass die Begriffe häufig erklärt werden, beispiels-
weise in BB 39h wird von L._____ (X._____ing) gesprochen, bei BB 39k von
„X._____“ (M._____), womit auch aufgezeigt wird, dass die Wörter nicht ohne
Weiteres verstanden werden und sogar von den Autoren dieser Berichte als nicht
selbsterklärend bzw. bekannt angesehen werden. Die Sammelbelege BB 40 sind
ebenfalls nicht relevant für das vorliegende Verfahrend, zeigen sie doch die Ver-
wendung von „X._____“ in anderen Ländern auf. Die Beklagten vertreten zudem
die Auffassung, dass es sich beim Entscheid des HABM (BB 46) um ein Präjudiz
handle, das im Sinne der Beklagten den Gemeingutcharakter des Worts X._____
bestätige. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts haben ausländische
Entscheide keine präjudizielle Wirkung. Immerhin darf der Umstand, dass ein Zei-
chen im Ausland eingetragen wurde, mitberücksichtigt werden (so betreffend Be-
urteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens). Jedes Land prüft die Schutz-
fähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und
Verkehrsanschauung. Dabei verfügen die einzelnen Länder über einen grossen
Ermessensspielraum und ihre Beurteilung kann demnach unterschiedlich ausfal-
len (BGE 136 III 474 E. 6.3; 135 III 416 E. 2.1; 130 III 113 E. 3.2; 129 III 225 E.
5.5). Die umfassende Sammelbeilage BB 53 zur Verwendung des Worts X._____
betrifft ebenfalls nicht die Schweiz. Die Behauptung der Beklagten, dass es „schon
nur aufgrund der Fülle an amtlichen, für das nahe Ausland entscheidenden Doku-
menten ausgeschlossen ist, dass das Wort X._____ nicht auch in der Schweiz
zunehmend intensiver genutzt werden wird“ lässt sich nicht nachweisen bzw. ist
für die Beurteilung der Frage, ob „X._____“ zum jetzigen Zeitpunkt zum Gemein-
gut gehört unerheblich. Dabei ist insbesondere nochmals darauf hinzuweisen,
dass es sich bei der eingereichten Sammelbeilage 53 um englische Belege han-
delt aus dem Ausland. Ob ein Wort oder ein Zeichen zum Gemeingut gehört wird
sich in jedem Land und auch von Sprache zu Sprache anders beurteilen müssen.
Vorliegend ist lediglich entscheidend, ob auf dem Gebiete der Schweiz vom Ge-
meingut ausgegangen werden muss. Die Beklagten führen aus, dass das Wort
X._____ zum einen bedeute, „N._____“ und zum anderen „P._____“. Demnach
werde die Verwendung des Wortes X._____ im Zusammenhang mit der Produkti-
on, dem Handel und der Lieferung von Energie damit als beschreibend für eine
diesen Waren und Dienstleistungen zu Grunde liegende verbesserte Effizienz
oder Nachhaltigkeit der entsprechenden Anlagen verstanden. Weiter sei das Wort

18 / 56
X._____ beschreibend für die Lieferung bzw. Erbringung von Waren, Installationen
und Dienstleistungen aller Art für eine neue und effizientere Energieversorgung
(Duplik Rz. 31.6). Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Das Schweizer
Publikum wird dem Wort «X._____» nicht die von den Beklagten behauptete Be-
deutung attestieren, womit es auch am beschreibenden Charakter der geltend
gemachten Waren und Dienstleistungen fehlt.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass „X._____“ nicht zum Gemeingut
gehört. Die eingereichten Unterlagen zeigen, dass „X._____“ vorwiegend in der
englischen Sprache, in Fachberichten und in Spezialliteratur verwendet wird. Die
Beweismittel, welche in deutscher Sprache verfasst sind, zeigen, dass es sich bei
„X._____“ nicht um ein Wort handelt, welches von den Abnehmern im Sinne einer
Beschreibung eines Produktes bzw. einer Dienstleistung verstanden wird. So
musste „X._____“ in zahlreichen eingereichten Unterlagen erklärt oder übersetzt
werden und die Verwendung des Wortes mit Gänsefüsschen belegt ebenfalls,
dass das Wort vom Durchschnittsabnehmer nicht verstanden wird. Es handelt sich
bei X._____ nicht um ein Zeichen, welches die Art, die Beschaffenheit, die Menge,
die Bestimmung oder den Wert der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistun-
gen beschreibt. Das Zeichen weist die notwendige Kennzeichnungs- und Unter-
scheidungskraft auf. Es ist zudem auch nicht ersichtlich, dass es sich bei
„X._____“ um ein Zeichen handelt, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr
angewiesen ist. Bei „X._____“ handelt es sich nicht um ein triviales Wort, das in
der Schweiz weit verbreitet ist und im Wirtschaftsverkehr häufig verwendet wird.
Wie bereits ausgeführt, ist aus den eingereichten Unterlagen ersichtlich, dass
„X._____“ meist übersetzt oder erklärt werden musste, womit man offensichtlich
nicht davon ausgehen muss, dass es sich um ein wichtiges Wort handelt, auf wel-
ches der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Unternehmen, welche gleiche Waren
und Dienstleistungen wie die Klägerin anbieten, müssen sich nicht des Wortes
„X._____“ bedienen können. Es handelt sich nicht um einen unentbehrlichen Be-
griff. Es ist kein Freihaltebedürfnis ersichtlich. Vorliegend nicht relevant ist die Fra-
ge, wie das Wort „B._____“ in Alleinstellung zu qualifizieren ist. Es ist nicht anzu-
nehmen, dass die durchschnittlichen Abnehmer, wenn sie das Zeichen sehen,
eine Zerlegung von „X._____“ in „D._____“ und „B._____“ vornehmen bzw. auch
in diesem Falle wäre das Wort nicht selbsterklärend. Beim Wort „B._____“ mag es
sich zwar um ein Wort des Englischen Grundwortschatzes handeln, welches von
den Durchschnittsabnehmern durchaus verstanden wird, die Voranstellung von
„D._____“ ändert aber sowohl den Gesamteindruck, den Sinngehalt und insbe-
sondere die Verständlichkeit des Wortes. Es kann nicht erwartet werden, dass der
durchschnittliche Abnehmer in der Schweiz im Sinne einer Sprachenanalyse ver-

19 / 56
sucht, einen Sinngehalt in einem aus zwei Wortteilen bestehenden Wort auszu-
machen, welcher nicht ohne grösseren Gedankenaufwand erkennbar ist. Auch
aus dieser Sicht ist somit weder eine fehlende Unterscheidungskraft, noch ein
Freihaltebedürfnis ersichtlich. Es liegt somit keine Nichtigkeit der Klagemarken
vor.
4.5
Die Beklagten machen zudem den Nichtgebrauch der beiden Klagemar-
ken Nr. _____ X._____ (fig.) und _____ X._____ geltend.
4.5.1
Eine Marke ist - nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren
(Art. 12 Abs. 1 MSchG) - nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich ge-
braucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Diese Gebrauchsobliegenheit entspricht der
wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die
auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unter-
scheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der
Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol (Eugen Marbach, Markenrecht,
SIWR Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, Rz. 1287; Markus Wang in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Art.
11 N 2). Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass
Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbe-
stand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird (Ma-
rbach, a.a.O., Rz. 1287; Wang, a.a.O., Art. 11 N 2; Christoph Willi, MSchG, Mar-
kenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 11 N 1; Lucas David, Markenschutzgesetz,
Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, Art. 11 N 1). Hat der Inhaber
die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie
beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren
nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Wider-
spruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr gel-
tend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art.
12 Abs. 1 MSchG).
4.5.2
Der Nichtgebrauch kann unter anderem einredeweise im Rahmen eines
Widerspruchs- oder gerichtlichen Verletzungsverfahrens geltend gemacht werden.
Ist die Einrede erfolgreich, ist die Verletzungsklage ganz oder teilweise abzuwei-
sen. Vorausgesetzt ist stets ein entsprechendes prozessuales Vorbringen des Be-
klagten im Rahmen des Verfahrens, aus dem klar hervorgeht, dass der rechtser-
haltende Gebrauch bestritten wird (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 44 f.). Die Er-
klärung oder Einrede des Nichtgebrauchs bewirkt den Verlust der zivil- und straf-
rechtlichen Ansprüche aus der nicht rechtserhaltend gebrauchten Marke gegenü-

20 / 56
ber der entsprechenden Gegenpartei. Sie führt als solche jedoch nicht zur Lö-
schung der Marke, selbst dann nicht, wenn der Nichtgebrauch einredeweise in
einem Verletzungsprozess geltend gemacht wird. Es handelt sich bei dem durch
Einrede im Rahmen eines Verletzungsverfahrens geltend gemachten Nichtge-
brauch um einen speziellen Verwirkungstatbestand, der die Durchsetzung der der
Marke an sich inhärenten Ausschliesslichkeitsansprüche gegenüber der jeweiligen
Gegenpartei ausschliesst (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 52 f.).
Die Beklagten haben in ihrer Klageantwort den Nichtgebrauch der Marke
Nr. _____ X._____ (fig.) geltend gemacht. In der Duplik berufen sich die Beklagten
auch in Bezug auf die Wortmarke Nr. _____ X._____ auf deren Nichtgebrauch im
Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG. Den Nichtgebrauch der Marke Nr. _____
X._____ haben die Beklagten auch direkt gegenüber der Klägerin mit Schreiben
vom 25. August 2014 geltend gemacht. Damit haben die Beklagten den Nichtge-
brauch einredeweise im Rahmen des vorliegenden gerichtlichen Verletzungspro-
zesses geltend gemacht.
4.5.3
Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu
machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12
Abs. 3 MSchG). Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung dem Umstand Rech-
nung getragen, dass der Gebrauch einer Marke naturgemäss bedeutend leichter
zu beweisen ist als der Nichtgebrauch (Botschaft zu einem Bundesgesetz über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG]
vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1, S. 26; Urteil des Bundesgerichts
4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.5). Glaubhaft gemacht ist der Nicht-
gebrauch der Marke dann, wenn für diese Tatsache gewisse Elemente sprechen,
selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht ver-
wirklicht haben könnte (BGE 140 III 610 E. 4.1; 132 III 715 E. 3.1; Urteile des
Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1; 4C.31/2003 vom 1.
Mai 2003 E. 2.1). Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs werden in
der markenrechtlichen Literatur insbesondere Nachforschungsberichte, welche die
ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und
Händlern
dokumentieren,
ferner
den
relevanten
Zeitraum
betreffende
Werbematerialien,
Internetauftritte
und
sonstige
Produkt-
und
Geschäftsdokumentationen
des
Markeninhabers
oder
negative
Rechercheergebnisse erwähnt. In Betracht kommt etwa auch die Befragung einer
Fachperson aus der entsprechenden Branche (Urteile des Bundesgerichts
4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1; 4A_128/2012 vom 7. August 2012 E.
5). Solche sogenannten Gebrauchsrecherchen lassen sich über verschiedene

21 / 56
kommerzielle Anbieter, welche auch einschlägige Zeitschriften oder sonstige
Archive durchforsten, durchführen (Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 3). Bei
Spezialartikeln, die oft nur für ganz bestimmte Kunden hergestellt werden, ist eine
solche Nachfrage aber recht schwierig, so dass an die Glaubhaftmachung keine
allzu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen (Michael Isler, in: David/Frick
[Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz. 3. Aufla-
ge, Basel 2017, Art. 12 N 59; David, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 16).
Die Klägerin ist der Auffassung, es gelinge den Beklagten nicht, den
Nichtgebrauch der Marken durch die Klägerin glaubhaft zu machen. Sie macht
insbesondere geltend, dass es sich bei den Vorbringen der Beklagten lediglich um
Behauptungen handle, welche den Anforderungen an das Glaubhaftmachen nicht
genügen würden.
Die Beklagten stützen sich für die Einrede des Nichtgebrauchs unter anderem auf
das Markenprofil (BB 9) sowie die CI-Richtlinien (BB 42) der Klägerin, welche in
Anwendung interner Vorschriften den Gebrauch der Klagemarken untersagen
würde. Zudem habe die Klägerin mit ihrer Klage und Replik den Nichtgebrauch der
Klagemarken selber bestätigt, zugleich aber erfolglos einen langjährigen und
intensiven Gebrauch dieses „Zeichens“ behauptet, weshalb sich auch als
Umkehrschluss
aus
den
für
ihre
Behauptungen
nicht
beweiskräftigen
Beweismitteln der Klägerin ein Nichtgebrauch der Klagemarken ergebe. Ferner
habe die Klägerin in ihrem Schreiben an das Gericht vom 04. Juli 2014 selber
zugegeben, dass sie den Gebrauch ihrer Marken noch nicht nachgewiesen habe.
Bei BB 9 handelt es sich um einen Auszug aus der Website der Klägerin zu ihrem
Markenprofil. Die Beklagten wollen darin eine Bestätigung sehen, dass der
Gebrauch der Klagemarken durch das Markenprofil ausgeschlossen werde, da
darin die erst am _____ April 2010 hinterlegte Marke Nr. _____ X._____ (fig.)
aufgezeigt werde. Ob dies jedoch ein Nachweis dafür ist, dass die Klagemarken
nicht gebraucht wurden, kann zumindest in Zweifel gezogen werden. Ob die
Klagemarke Nr. _____ X._____ (fig.) und die erst im Jahre 2010 hinterlegte Marke
wirklich so weit auseinander liegen, bzw. ob ein Gebrauch in Form der Marke Nr.
_____ auch als Gebrauch der Marke Nr. _____ genügt, muss an dieser Stelle
nicht geprüft werden, geht es doch hier lediglich darum, ob die Beklagten den
Nichtgebrauch der Klagemarken glaubhaft gemacht haben. BB 9 ist in diesem
Zusammenhang nicht hilfreich. In den CI-Richtlinien der Klägerin (BB 42) wird
festgehalten, dass das Unternehmenslogo „waagrecht, ausnahmsweise auch
senkrecht, aber niemals schief“, platziert werde (Ziff. 2.1). Weiter wird
festgehalten, dass das Logo „nie schräg platziert“ werde (Ziff. 2.1.9 lit. a) und das

22 / 56
Logo weder „verzerrt, noch verbogen, noch in den Grössenverhältnissen
verändert“ werden dürfe (Ziff. 2.1.9 lit. b). Ob sich daraus tatsächlich in solcher
Klarheit ergibt, dass die Klagemarke Nr. _____ X._____ (fig.) nicht verwendet
werden darf bzw. auch nicht verwendet wurde, bleibt fraglich. Bei der Klagemarke
Nr. _____ X._____ (fig.) sind die Anfangsbuchstaben „D._____“ gerade gestellt,
der Rest, „B._____“, leicht schräg. In den Richtlinien wurde zudem lediglich
festgehalten, wie das Logo verwendet werden soll. Ob dies auch tatsächlich
befolgt wurde, ist damit noch nicht gesagt. Damit ergibt sich auch aus BB 42 nicht,
dass die Klagemarken nicht gebraucht wurden. Weiter habe die Klägerin mit ihrer
Klage und Replik den Nichtgebrauch der Klagemarken bestätigt. Die Beklagten
hätten nämlich in ihrer Klageantwort festgestellt, dass die Klägerin keinen
Gebrauch ihrer Klagemarken Nr. _____ X._____ (fig.) und _____ X._____
nachgewiesen hätten und die Klägerin hätte dies in ihrer Replik nicht bestritten
bzw. nicht bestreiten können. Die Klägerin hat in ihrer Eingabe vom 04. Juli 2014
gegenüber dem Gericht ausgeführt, dass die Benutzungsschonfrist ihrer Wortmar-
ke Nr. _____ X._____ am _____ August 2014 enden werde. Bei einer weiteren
Fristerstreckung zur Einreichung der Duplik müsse die Klägerin in einer weiteren
umfangreichen Schrift Stellung zum Nichtgebrauch der CH-Marke X._____ neh-
men und zahlreiche Belege einreichen, welche den Gebrauch der Marke beweise.
Obwohl die Beklagten den Nichtgebrauch der Wortmarke mit der Duplik geltend
machten, hat die Klägerin daraufhin keine Unterlagen mehr eingereicht, welche
den Gebrauch der Klagemarken beweisen sollen. Es stellt sich somit schon die
Frage, ob der Klägerin aufgrund ihres Schreibens vom 04. Juli 2014 bewusst war,
dass sie bisher keinen Nachweis für den Gebrauch ihrer Klagemarken erbracht
hatte. Auf der anderen Seite muss die Klägerin den Nachweis für den Gebrauch
ihrer Klagemarken nur erbringen, wenn der Nichtgebrauch von den Beklagten
glaubhaft gemacht wurde. Mit Schreiben vom 29. September 2014 hat die Kläge-
rin sich denn auch vorbehalten trotz Schluss des Schriftenwechsels eine weitere
Stellungnahme einzureichen, «zumal nun neu unter anderem der Nichtgebrauch
der beiden klägerischen X._____-Marken durch die Beklagten vorgetragen» wor-
den sei. Sie hat in diesem Zusammenhang beantragt, dass die Beilagen, welche
nicht in einer Amtssprache abgefasst worden seien, zu übersetzen seien. Erst mit
dem Studium der Beilagen könne sie entscheiden, ob eine weitere Stellungnahme
nötig sei. Die Klägerin hat daraufhin keine Stellungnahme zur Thematik des Nicht-
gebrauchs mehr eingereicht und anlässlich der Referentenaudienz vom 17. Fe-
bruar 2015 ausdrücklich darauf verzichtet, woraus sich entweder schliessen lässt,
dass sie ihre Eingaben als genügenden Gebrauchsnachweis erachtet oder aber
dass sie der Auffassung ist, dass die Beklagten den Nichtgebrauch der Klagemar-
ken nicht genügend glaubhaft gemacht haben, womit sie, also die Klägerin, auch

23 / 56
nicht den Nachweis des Gebrauchs erbringen muss. Fraglich ist in diesem Zu-
sammenhang, ob aufgrund der möglichen Tatsache, dass die Klägerin in ihrer
Klage bzw. Replik den Gebrauch der Klagemarken nicht nachgewiesen hat, wie
dies von der Beklagten postuliert wird, sowie dem „Zugeständnis“ im Schreiben
der Klägerin vom 04. Juli 2014, wie dies von der Beklagten genannt wird, im Um-
kehrschluss darauf geschlossen werden kann, dass der Nichtgebrauch der Kla-
gemarken durch die Beklagten glaubhaft gemacht wurde. Ob der Klägerin der
Nachweis gelungen ist, dass die Klagemarken rechtserhaltend gebraucht wurden,
wäre erst in einem zweiten Schritt zu prüfen, dann nämlich, wenn die Einrede des
Nichtgebrauchs durch die Beklagten glaubhaft gemacht wurde. Vorliegend ist wohl
zu berücksichtigen, dass es naturgemäss schwierig ist, den Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Zeichen in Zusammenhang mit den geschützten Dienstleistungen
verwendet wurden oder nicht verwendet wurden. Dies gilt auf beiden Seiten. Wer-
den somit an die Glaubhaftmachung keine allzu hohen Anforderungen gestellt,
kann in der Folge festgehalten werden, dass die Beklagten doch einige Indizien
vorgebracht haben, welche aufzeigen, dass kein rechtserhaltender ernsthafter
Gebrauch der Marken in der Schweiz vorliegt. Damit haben die Beklagten den
Nichtgebrauch der klägerischen Marken für den fraglichen Zeitraum in der
Schweiz genügend glaubhaft gemacht.
4.5.4
Damit ist weiter zu prüfen, ob die Klägerin den Hauptbeweis
(Regelbeweismass) für den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marken in der
Schweiz erbracht hat (Art. 12 Abs. 3 MSchG).
Dieser gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von
der Richtigkeit der Sachbehauptung überzeugt ist (BGE 140 III 610 E. 4.1; 132 III
715 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.4).
Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss
zum Schein erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 4A_444/2013 vom 5. Februar
2014 E. 6.1). Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein. Darüber
hinaus muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden. Schliess-
lich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu sein;
die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom Verkehr als kenn-
zeichnender Hinweis verstanden wird. Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt,
wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist. Die Marke
kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten
Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als
Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnli-

24 / 56
chem (Urteile des Bundesgerichts 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1;
4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E.
5.3; Marbach, a.a.O., Rz. 1335 ff.; Wang, MSchG, a.a.O., Art. 11 N 68 ff.). Ein un-
ternehmensbezogener und kein markenmässiger Gebrauch liegt dort vor, wo die
Konsumenten das Zeichen zwar als Bezeichnung eines Unternehmens wahrneh-
men, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den be-
treffenden Waren und Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen
funktionsgerechten Bezug im Sinne der betrieblichen Herkunft herstellen (Wang,
MSchG, a.a.O., Art. 11 N 18, mit weiteren Hinweisen). Dies ist beispielsweise
dann der Fall, wenn das Zeichen ausschliesslich als Firma oder Geschäftsbe-
zeichnung verwendet wird, da diese lediglich einen abstrakten Hinweis auf das
Unternehmen, indes kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal dar-
stellen (Urteil des Bundesgerichts 4A.309/2008 vom 25. September 2008 E. 6.1).
Nicht rechtserhaltend ist der Einsatz der Marke in der rein unternehmensbezoge-
nen Kommunikation wie beispielsweise deren Gebrauch im Rahmen reiner Unter-
nehmenswerbung, Sponsoringaktivitäten und dergleichen (Willi, a.a.O., Art. 11 N
16). In der Lehre wird allgemein dafürgehalten, bei Dienstleistungsmarken, die
auch in der Firma des Erbringers erscheinen, sei eine gewisse Grosszügigkeit bei
der Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs walten zu lassen. Da Dienst-
leistungen aufgrund ihrer Unkörperlichkeit in den Augen des Publikums mit dem
Unternehmen, welches sie erbringt, verbunden sind, ist in solchen Fällen eine Ab-
grenzung des unternehmensbezogenen vom markenmässigen Gebrauch des Zei-
chens kaum möglich. Der Gebrauch des Zeichens auf Geschäftsbriefen, Fahrzeu-
gen oder als Bezeichnung des Geschäftslokals soll bei Dienstleistungsmarken
daher in der Regel als rechtserhaltend gewertet werden (Wang, MSchG, a.a.O.,
Art. 11 N 24 mit Hinweis auf Volken BSK-MSchG, a.a.O., Art. 11 N 21 und 28).
Der Gegenstand der Markenbenutzung hat mit dem Gegenstand des Marken-
schutzes übereinzustimmen. Die Marke ist daher grundsätzlich so zu benutzen,
wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck
zu bewirken vermag, der ihren Funktionen entspricht (BGE 130 III 267 E. 2.4). Die
mit der Registergebundenheit der Marke angestrebte Transparenz würde andern-
falls zu stark eingeschränkt; auch könnte der Zweck der Entlastung des Registers
bzw. der Verhinderung von Defensiv- und Sperrzeichen, leicht unterlaufen werden,
falls zu grosse Abweichungen toleriert würden (BGE 139 III 424 E. 2.2.1; Marbach,
a.a.O., Rz. 1368). Allerdings können sich im Lauf der Zeit aus den Gegebenheiten
und Anforderungen des Wettbewerbs Unterschiede zwischen dem eingetragenen
und dem verwendeten Zeichen ergeben, die der Kennzeichnungsfunktion der
Marke nicht abträglich sind. Diesen Anliegen des Inhabers an einem dynamischen

25 / 56
Gebrauch der Marke trägt Art. 11 Abs. 2 MSchG Rechnung. Die Bestimmung lässt
den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichen-
den Form als rechtserhaltend gelten (BGE 130 III 267 E. 2.4). Entscheidend ist
dabei, dass der kennzeichnende Kern der Marke, der das markenspezifische Ge-
samtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, dass trotz der abweichenden
Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt (BGE 130 III
267 E. 2.4). Dies ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur der Fall, wenn
der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unter-
schiede aus dem Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in
der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Zu fragen ist daher, ob der Ver-
kehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und
den geänderten, zugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene
kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im
Kernbereich der Marke sind dabei wesentlich strenger als bei der Beurteilung der
Verwechselbarkeit (BGE 130 III 267 E. 2.4; 139 III 424 E. 2.2.2).
Obwohl die Klägerin geltend macht, dass sie aufgrund der fehlenden Glaubhaft-
machung der Beklagten den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht
erbringen müsse, bringt sie vor, dass sie eine „Vielzahl von Gebrauchsbelegen“
eingereicht habe (Plädoyernotizen Klägerin Ziff. 2.1). Sie beruft sich dabei auf die
Beilagen KB 32 ff., welche deutlich aufzeigen würden, dass X._____ in der
Schweiz stets als Marke der Klägerin (insbesondere auch in der Presse) verwen-
det werde. Gemäss Replik möchte die Klägerin aber mit KB 32 bis 35 insbesonde-
re aufzeigen, dass sie nicht nur in O.4._____ sehr bekannt ist. Die Klägerin sei
nämlich im internationalen Strom und Gashandel sehr aktiv tätig. Die Klägerin sei
zudem in der Schweiz diverse Partnerschaften mit anderen Energieversorgungs-
unternehmen eingegangen, so unter anderem an der seit 01. Januar 2012 opera-
tiv tätigen Produktionsbeteiligungsgesellschaft Q._____ AG. Inwieweit hier ein
markenmässiger Gebrauch aufgezeigt werden soll, ist nicht ersichtlich. Tatsächlich
wird hier lediglich eine Beteiligung der Klägerin an der Q._____ AG gezeigt, auch
in den entsprechenden Augenscheinsobjekten findet man nichts Anderes. Mit KB
36 wird aufgezeigt, dass eine Tochtergesellschaft der R._____ AG beim Projekt
„_____“ als Partner die Klägerin nennt. Aus KB 37 ist erkennbar, dass die Klägerin
bei der R.____ _____AG einsteigt. Auch aus dem entsprechenden Augenschei-
nobjekt ist nichts Anderes erkennbar. Damit wird lediglich erklärt, dass die Kläge-
rin künftig eine Beteiligung an der R._____ _____ AG halten wird. Es werden da-
bei aber keine Dienstleistungen unter der Marke „X._____“ angeboten, zumindest
lässt sich dies aus den Beilagen nicht erkennen. Mit den Beilagen 38 – 40, sowie
auch den entsprechenden Augenscheinsobjekten, soll gezeigt werden, dass auch

26 / 56
in den ausser- und überkantonalen Medien wie NZZ oder DRS über die Projekte
der Klägerin berichtet wird. Es handle sich dabei „um Projekte von nationaler Be-
deutung, welche mit der Marke X._____ verbunden“ würden (Replik Ziff. 32).
Tatsächlich wird aber nur über die Projekte der Klägerin, also der Firma, berichtet.
Es wird kein markenmässiger Gebrauch des Zeichens X._____ gezeigt. Einen
direkten Nachweis für die Benutzung der Marke X._____ für Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Energie und Strom und das eigentliche Produkt Strom, werde
durch KB 43 – 51 ersichtlich. Aus dem Auszug aus der Webseite der Klägerin ist
zumindest einmal erkennbar, dass die Klägerin Dienstleistungen im Bereich Strom
und Energie anbietet. So wird eine Beratung unter dem Motto „_____“ angeprie-
sen, wobei es sich dabei um den Markt in Deutschland handelt. Unter dem Be-
reich „Services“ werden dann Tipps angeboten, um Energiekosten zu sparen. Die
Broschüre: Produktinformation Energielieferung vom Dezember 2013 (KB 44)
zeigt, dass die Klägerin Beratung im Bereich Energielieferung anbietet. Auf der
Broschüre ist die Schweizer Marke Nr. _____ X._____ _____. (fig.) abgebildet. Bei
der Broschüre: _____ Produktinformation ist ebenfalls die Schweizer Marke Nr.
_____ angebracht. Es wird in der Broschüre zwar erwähnt, um was es sich beim
Energieeffizienzportal www._____.ch handelt, inwiefern hier aber ein markenmäs-
siger Gebrauch der X._____-Marken aufgezeigt werden soll, ist nicht ersichtlich.
Als Kontakt wird immerhin auf den Leiter Vertrieb, mit der E-Mail-Adresse
(...)@X._____.com, verwiesen. In der Broschüre „X._____ – _____“ wird die Klä-
gerin kurz erklärt und erwähnt, dass sie „zeitgemässe Produkte und Dienstleistun-
gen“ anbiete. Ein markenmässiger Gebrauch der Klagemarken ist damit aber nicht
nachgewiesen. Bei KB 47, „Zertifikat für Ihren Schweizer Wasserstrom“, auf wel-
chem das X._____-Logo im Sinne der Schweizer Marke Nr. _____ X._____
_____. (fig.) abgebildet ist, stellt sich einerseits die Frage, um was es sich bei die-
ser Beilage handelt und andererseits wird das X._____-Logo nicht markenrechtlich
verwendet, wie dies auch von den Beklagten moniert wird, sondern lediglich als
Verweis auf die Firma. Es handelt sich also um einen firmenrechtlichen Gebrauch.
Bei der Produktinformation Herkunftsnachweis (KB 48) wird wiederum das
X._____-Logo gemäss Schweizer Marke Nr. _____ verwendet sowie als Kontakt
zwei Mitarbeiter der Klägerin aufgelistet (mit entsprechender E-Mail-Adresse
@X._____.com). KB 49 zeigt das Projekt „_____“. Ein markenmässiger Gebrauch
ist dabei nicht ersichtlich. Es wird lediglich ein Projekt der Klägerin vorgestellt.
Wenn überhaupt, dann handelt es sich also lediglich um einen firmenmässigen
Gebrauch, wobei nicht klar ist, welche Dienstleistungen hier angesprochen wer-
den. KB 50 ist ein „Leitfaden für unabhängige Stromproduzenten“ mit dem Titel
„Zur eigenen _____“. Dabei wird auf der Titelseite wiederum das X._____-Logo
gemäss Marke Nr. _____ verwendet. Die genannten Belege zeigen wohl, dass die

27 / 56
Klägerin im Bereich Strom und Energie tätig ist, jedoch ist kein markenmässiger
Gebrauch einer Klagemarke im Zusammenhang mit Dienstleistungen ersichtlich.
Mit KB 52 - 58 will die Klägerin aufzeigen, dass die Marke X._____ auch im «Be-
reich Sponsoring, Sport und Events häufig benutzt» wird, um «die Bekanntheit der
Energiemarke weiter zu steigern». Einerseits wurde bereits erwähnt, dass der Ein-
satz einer Marke in der rein unternehmensbezogenen Kommunikation wie bei-
spielsweise deren Gebrauch im Rahmen reiner Unternehmenswerbung, Sponso-
ringaktivitäten und dergleichen nicht rechtserhaltend ist. Andererseits ist aus den
eingereichten Unterlagen wiederum kein markenmässiger, sondern ein firmen-
mässiger Gebrauch erkennbar. Die Klägerin als Firma betreibt aktiv Marketing um
ihre Bekanntheit zu stärken. Es ist jedoch kein auf die erfassten Dienstleistungen
bezogener markenmässiger Gebrauch ersichtlich. Dass die Klägerin in der
Schweiz, insbesondere in der Region O.4._____, eine gewisse Bekanntheit hat im
Energie- und Stromsektor, ist unbestritten. Dies ist aber nicht das Thema des vor-
liegenden Verfahrens. Es geht an diesem Punkt nur darum abzuklären, ob die
Klägerin einen markenmässigen Gebrauch ihrer Klagemarken für diejenigen
Dienstleistungen der Klasse 42 nachweisen kann, welche hier von Interesse sind.
Mit KB 59 - 62 möchte die Klägerin aufzeigen, dass «die Marke regelmässig an
Messen sowohl dem grossen Publikum und dem Durchschnittsverbraucher wie
auch den Experten der Strombranche vorgestellt» wird. Aber auch hier wird nicht
die Marke vorgestellt, sondern die Firma. In der Sammelbeilage KB 63, welche
diverse Inserate beinhaltet, wird lediglich aufgezeigt, dass die Klägerin, die Firma,
Werbung betreibt. Dabei handelt es sich erneut um reine Unternehmenswerbung,
welche keinen rechtserhaltenden Einsatz der Klagemarken zeigt. Mit KB 64 - 66
bzw. den dazugehörenden Augenscheinsobjekten möchte die Klägerin verdeutli-
chen, dass «die Marke X._____» auch «in der täglichen Presse im Zusammen-
hang mit Strom und Energie kaum mehr wegzudenken» ist. Dies möchte sie unter
anderem damit belegen, dass bei einer Eingabe von «X._____» in den angebote-
nen Suchmaschinen «ausschliesslich Erwähnungen im Zusammenhang mit der
Klägerin und ihren Dienstleistungen» erscheinen. Aber auch dabei ist zu beach-
ten, dass es sich bei den Suchresultaten jeweils um die Klägerin als Firma han-
delt. Es wird über die Klägerin, die Firma, berichtet. Es ist kein markenmässiger
Gebrauch ersichtlich.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die von der Klägerin eingereichten
Belege keinen markenmässigen Gebrauch der X._____-Marken für die an dieser
Stelle relevanten Dienstleistungen der Klasse 42 aufzeigen. Die eingereichten Do-
kumente präsentieren in erster Linie die Tätigkeit der Klägerin und ihre Projekte.
Die auf den eingereichten Unterlagen verwendeten Zeichen werden als Hinweis

28 / 56
auf das Unternehmen wahrgenommen. Die Verwendung in dieser Form stellt in-
des kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal dar. Obwohl in der
Lehre teilweise geltend gemacht wird, dass bei Dienstleistungsmarken keine allzu
strengen Anforderungen an den Nachweis des Gebrauchs gestellt werden sollen,
muss trotzdem in irgendeiner Art erkennbar sein, welche Dienstleistungen unter
den Zeichen überhaupt angeboten werden. Vorliegend bedient sich die Klägerin
allgemeiner Formulierungen, indem sie von "Dienstleistungen im Zusammenhang
mit Energie und Strom" spricht. Welche Dienstleistungen hier konkret gemeint
sind, wird von der Klägerin nicht spezifiziert und wird auch aufgrund der einge-
reichten Unterlagen nicht erkennbar. Es wäre an der Klägerin gewesen, für jede
von ihren X._____-Zeichen beanspruchten Dienstleistungen den Nachweis des
Gebrauchs zu erbringen. Die Klägerin konnte den Gebrauch ihrer Klagemarken
nicht nachweisen. Es ist wohl nicht zu verkennen, dass die Klägerin aktiv Marke-
ting betreibt, dies jedoch im Hinblick auf die Firma. Ein markenmässiger Gebrauch
ist nicht erkennbar.
Die Klägerin ist ebenfalls nicht zu hören, soweit sie sich auf die wichtigen Gründe
für den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG berufen möchte. Es ist
zwar in der Lehre umstritten, ob ein vom Markeninhaber eingeleitetes Verfahren
den Nichtgebrauch seiner Marke rechtfertigen kann. Soweit ersichtlich, hat sich
die Praxis noch nicht mit dieser Frage beschäftigt (offengelassen in BGE 116 II
43). Vom Vorliegen eines wichtigen Grundes auch in einer solchen Konstellation
geht Thouvenin aus (Thouvenin, Anmerkung, sic! 2003, 598). Er begründet dies
damit, dass der Verletzer ansonsten in der Lage wäre, durch taktische Manöver
das Verfahren so lange zu verzögern, bis er sich auf den Ablauf der Schonfrist
berufen kann. Eine solche Rechtslage würde den Bestand des Zeichens entweder
in die Hände des Verletzers legen oder den Markeninhaber zwingen, den Ge-
brauch aufzunehmen, bevor klar sei, in welchem Umfang er sich gegen den Ver-
letzer durchsetzen kann (so auch Marbach, a.a.O., Rz. 1435; Volken, BSK-
MSchG, a.a.O., Art. 12 N 24). Demgegenüber geht Wang davon aus, dass allein
die Gefahr, dass der klagende Markeninhaber allenfalls ein seines Erachtens ver-
letzendes Zeichen tolerieren müsse, den Gebrauch der Marke nicht unzumutbar
erscheinen lässt und daher den Nichtgebrauch nicht zu rechtfertige vermag
(Wang, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 29, mit Hinweis auf Bürgi Locatelli, 129 f.). Das
Gericht erachtet es ebenfalls als nicht gerechtfertigt, wenn ein Markeninhaber, der
ein Verfahren eingeleitet hat, sich auf den wichtigen Grund im Sinne von Art. 12
Abs. 1 MSchG berufen kann, um seinen Nichtgebrauch der Marke zu rechtferti-
gen. So weist Willi denn auch darauf hin, dass als Ausnahmebestimmung
grundsätzlich nur Umstände zu berücksichtigen sind, die ausserhalb der Einfluss-

29 / 56
sphäre des Markeninhabers liegen. Es muss sich um Umstände handeln, die aus-
serhalb dessen liegen, womit der Markeninhaber üblicherweise zu rechnen hat
(Willi, MSchG, a.a.O., Art. 12 N 17, mit Hinweis auf Marbach, 187). Wer selber
aktiv ein Verfahren einleitet, sollte sich nicht auf diesen, als Ausnahmebestim-
mung bezeichneten, wichtigen Grund, berufen können. Ein solches Ergebnis wäre
stossend. Es liegt somit keine Rechtfertigung für den Nichtgebrauch vor.
Die Klägerin konnte den Gebrauch ihrer Klagemarken nicht nachweisen. Entspre-
chend kann sie gegenüber den Beklagten, welche diesen Nichtgebrauch einrede-
weise geltend gemacht haben, auch keine Rechte aus diesen Marken mehr ablei-
ten. Die Klage wird somit abgewiesen. Um aufzuzeigen, dass die Klage aber auch
abgewiesen werden müsste, wenn der Klägerin der Nachweis des rechtserhalten-
den Gebrauchs gelungen wäre, werden nachfolgend auch noch die weiteren
Schritte geprüft.
4.6
Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrau-
chen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Eine solche besteht, wenn
das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträch-
tigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrs-
kreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die
das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurech-
nen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, auf-
grund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E.
2a, 441 E. 3.1 S. 445; 127 III 160 E. 2a S. 165 f.; 122 III 382 E. 1 S. 384).
Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den
sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 445
f.). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil
verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, son-
dern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 128
III 96 E. 2a; 122 III 382 E. 1). Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken
registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stär-
ker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungs-
gefahr zu bannen (BGE 128 III 441 E. 3.1; 126 III 315 E. 6b/bb; 122 III 382 E. 3a).
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft.
Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke.
Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kenn-

30 / 56
zeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Wer-
beanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren einge-
prägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abwei-
chungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gel-
ten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegrif-
fe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Mar-
ken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich
im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a. mit Hinweisen; vgl. auch
BGE 139 III 176 E. 5.1; 128 III 441 E. 3.1).
4.6.1
Die Klägerin stützt sich dabei auf ihre figurative Marke Nr. _____ X._____
(fig.), mit Priorität vom _____ Juni 2008, und ihre Wortmarke Nr. _____ X._____
vom _____ April 2009. Die angefochtene Marke Y._____ (fig.) wurde am _____
September 2009 im Schweizer Markenregister hinterlegt. Die Klägerin verfügt da-
mit über ältere Marken als die Beklagten.
4.6.2
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Be-
tracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf
den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken an-
gepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen
Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stam-
men oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers
von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneintei-
lung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-
Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil
diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Mar-
kenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als
Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (David, MSchG, a.a.O.,
Art. 3 N 35). Die Ähnlichkeit von Dienstleistungen beurteilt sich nach der Art der
Dienstleistung. Diese ergibt sich aus ihrer gattungsmässigen Zuordnung und ihren
spezifischen Eigenschafen. Bei Dienstleistungen ist für die Abnehmer in erster
Linie der Verwendungszweck von Bedeutung. Befriedigen Dienstleistungen das-
selbe Bedürfnis, stellt dies ein wichtiges Gleichartigkeitskriterium dar. Bei Dienst-
leistungen steht zudem das zur Erbringung erforderliche Fachwissen und Know-
how im Vordergrund. Branchentypische Leistungen sind in der Regel gleichartig.
Gegen Gleichartigkeit spricht hingegen, wenn die Dienstleistungen üblicherweise
von unterschiedlichen Berufskategorien mit unterschiedlichem Fachwissen er-
bracht werden. Bloss thematische Zusammenhänge zwischen Dienstleistungen
begründen keine Gleichartigkeit. Eine Gleichartigkeit kann aber vorliegen, wenn

31 / 56
sich Dienstleistungen dergestalt ergänzen, dass sie als wirtschaftlich sinnvolles
Leistungspaket wahrgenommen werden oder wenn zwischen ihnen ein enger cha-
rakteristischer Zusammenhang besteht (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 273 und
317 ff., mit Hinweisen).
4.6.2.1 Die CH-Marke Nr. _____ Y._____ (fig.) der Beklagten ist für folgende
Dienstleistungen der Klasse 42 geschützt: "Beratung auf dem Gebiet der Energie-
einsparung und der Nutzung erneuerbarer Energien (Energieberatung); Program-
mieren von Websites; Design von Datenbanken und Websites; Wissenschaftliche
und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche
Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen;
Entwurf und Entwicklung von Computersoftware."
4.6.2.2 Die CH-Marke Nr. _____ X._____ (fig.) ist für folgende Dienstleistungen
der Klasse 42 geschützt: "Conseil professionnel dans le domaine des conceptions
énergétiques, des consommations énergétiques, de l'emploi d'énergie écologique
et de la diminution de la consommation d'énergie; services dans les domaines
scientifique et technologique, ainsi que services de recherche et développement
afférents; analyses et recherches industrielles; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels; conseils techniques en rapport avec la construction,
planification dans les domaines de la distribution d'électricité, les installations
électriques, les installations de sécurité et les télécommunications; conseils
professionnels en rapport avec les systèmes informatiques et la transmission
d'énergie; expertises techniques sur des installations électriques; services
d'ingénieur et d'examen de qualité dans le domaine des activités d'octroi, de
comptage et d'information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec
l'approvisionnement en énergie; installations, entretien et réparation de logiciels
dans le domaine des télécommunications et de la commande; mesurages de
qualité sur des réseaux; configuration de composants actifs (logiciels) sur des
réseaux de données; organisation de la sécurisation centrale des données;
développement et installation de logiciels pour le raccordement d'installations
téléphoniques au réseau informatique et pour l'intégration téléphone-ordinateur;
conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement;
contrôle de qualité; conseils en matière d'économie d'énergie, à savoir
informations concernant la consommation d'énergie électrique." Die Klägerin hat
dazu folgende deutsche Übersetzung eingereicht : "Fachliche Beratung im Bereich
von Energiekonzepten, Stromverbrauch, Einsatz von Ökostrom und der Minde-
rung des Energieverbrauchs ; Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und
der Technologie, sowie diesbezügliche Forschung- und Entwicklungsdienstleis-

32 / 56
tungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Com-
putern und Computerprogrammen; technische Beratung im Bauwesen, Planung
von Anlagen in den Bereichen Stromverteilung, Elektroninstallationen, Sicher-
heitsanlagen und Telekommunikation; gewerbsmässige Beratung mit Bezug auf
Computersysteme und Energieübermittlung; technische Gutachten über Elektroin-
stallationen; Dienstleistungen von Ingenieuren und Qualitätsprüfung im Bereich
des Bewilligungs-, Zähler- und Meldewesens sowie der Installationskontrolle im
Zusammenhang mit der Energieversorgung; Installationen, Wartung und Repara-
tur von Software im Bereich der Telekommunikation und der Steuerung; Qua-
litätsmessungen an Netzwerken; Konfiguration von Aktivkomponenten (Software)
in Datennetzwerken; Organisation der zentralen Datensicherung; Entwicklung und
Installation von Software für die Verknüpfung der Telefonanlage mit dem Compu-
ternetzwerk und für die Computer-Telefon-Integration; Beratung im Bereich der
vorgenannten Dienstleistungen bei Wohnungswechsel; Qualitätsprüfung; Beratung
auf dem Gebiet der Energieeinsparung, nämlich Erteilen von Auskünften über den
Stromverbrauch".
Die CH-Marke Nr. _____ X._____ ist für folgende Dienstleistungen der Klasse 42
geschützt: "Services dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que
services de recherche et développement afférents; analyses et recherches
industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;
planification dans les domaines de la distribution d'électricité, les installations
électriques, les installations de sécurité et les télécommunications; conseils
professionnels en rapport avec les systèmes informatiques; expertises techniques
sur des installations électriques; services d'ingénieur et d'examen de qualité dans
le domaine des activités d'octroi, de comptage et d'information ainsi que du
contrôle des installations en rapport avec l'approvisionnement en énergie;
installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des
télécommunications et de la commande; mesurages de qualité sur des réseaux;
configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données;
organisation de la sécurisation centrale des données; développement et
installation de logiciels pour le raccordement d'installations téléphoniques au
réseau informatique et pour l'intégration téléphone-ordinateur; conseils dans le
domaine des services précités pour le changement de logement; contrôle de
qualité; conseils en matière d'économie d'énergie, à savoir informations
concernant la consommation d'énergie électrique." Die Klägerin hat dazu folgende
deutsche Übersetzung eingereicht (wobei diese angepasst werden musste):
"Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie dies-
bezügliche Forschung- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen

33 / 56
und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogram-
men; Planung von Anlagen in den Bereichen Stromverteilung, Elektroinstallatio-
nen, Sicherheitsanlagen und Telekommunikation; gewerbsmässige Beratung mit
Bezug auf Computersysteme; technische Gutachten über Elektroinstallationen;
Dienstleistungen von Ingenieuren und Qualitätsprüfung im Bereich des Bewilli-
gungs-, Zähler- und Meldewesens sowie der Installationskontrolle im Zusammen-
hang mit der Energieversorgung; Installationen, Wartung und Reparatur von Soft-
ware im Bereich der Telekommunikation und der Steuerung; Qualitätsmessungen
an Netzwerken; Konfiguration von Aktivkomponenten (Software) in Datennetzwer-
ken, Organisation der zentralen Datensicherung; Entwicklung und Installation von
Software für die Verknüpfung der Telefonanlage mit dem Computernetzwerk und
für die Computer-Telefon-Integration; Beratung im Bereich der vorgenannten
Dienstleistungen bei Wohnungswechseln; Qualitätsprüfung; Beratung auf dem
Gebiet der Energieeinsparung, nämlich Erteilen von Auskünften über den Strom-
verbrauch".
4.6.2.3 Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Waren und/oder Dienstleistungen
der Klagemarken und der angefochtenen Marke gleich oder gleichartig sind. Dabei
ist lediglich entscheidend, ob die Klagemarken sämtliche von der beklagtischen
Marke beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen abdecken. Die beklagtische
Marke beanspruchte an erster Stelle "Beratung auf dem Gebiet der Energieein-
sparung und der Nutzung erneuerbarer Energien (Energieberatung)". X._____
(fig.) beansprucht "fachliche Beratung im Bereich von Energiekonzepten, Strom-
verbrauch, Einsatz von Ökostrom und der Minderung des Energieverbrauchs".
Beide Klagemarken sind zudem für "Beratung auf dem Gebiet der Energieeinspa-
rung, nämlich Erteilen von Auskünften über den Stromverbrauch" geschützt. Damit
liegt teilweise Warengleichheit, und ansonsten offensichtlich Gleichartigkeit vor, da
alle Marken dieselbe Dienstleistung abdecken. Die beklagtische Marke ist weiter
für "Programmieren von Websites; Design von Datenbanken und Websites" einge-
tragen. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Dienstleistungen
mit den von den klägerischen Marken beanspruchten Dienstleistungen der Ent-
wicklung von Software bzw. Entwurf und Entwicklung von Computern und Compu-
terprogrammen abgedeckt sind. Die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen im
Bereich der Computerentwicklung und Webseitenentwicklung liege auf der Hand,
seien doch beide Male IT-Softwareentwickler gefragt, welche oft ganzheitliche
Projekte (Webseite samt Programmierlösungen von Software) anbieten würden
(Klage Ziff. 89). Die Beklagten vertreten hingegen die Auffassung, dass keine
Übereinstimmung oder Gleichartigkeit bestehe. Die Programmierung und das De-
sign von Websites einerseits und die Entwicklung von Computersoftware anderer-

34 / 56
seits würden weder über dieselben Vertriebskanäle angeboten, noch seien die
Abnehmerkreise identisch (Klageantwort Ziff. 16.4). Sowohl beim Programmieren
bzw. Design von Websites als auch bei der Entwicklung und dem Entwurf von
Software und Computerprogrammen handelt es sich um Dienstleistungen der
Computer/IT-Branche. Es handelt sich bei beiden um branchentypische Leistun-
gen, welche das gleiche Fachwissen und Know-how voraussetzen und von der
gleichen Berufskategorie erbracht werden. Beide Dienstleistungen (Websites und
Software/Computerprogramme) ergänzen sich und es besteht ein enger charakte-
ristischer Zusammenhang, womit zwischen den Dienstleistungen der Klägerin und
den Beklagten von Gleichartigkeit ausgegangen werden kann. Zwischen "wissen-
schaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und
diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungs-
dienstleistungen" und "Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der
Technologie, sowie desbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistun-
gen; industrielle Analysen und Forschung" herrscht Gleichheit bzw. Gleichartigkeit.
Ebenso zwischen "Entwurf und Entwicklung von Computersoftware" und "Entwurf
und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen".
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit zu bejahen
ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
4.6.3
In casu stehen sich auf Klägerseite die kombinierte Wort-/Bildmarke
X._____ (fig.) sowie die reine Wortmarke X._____ und auf Beklagtenseite die
kombinierte Wort-/Bildmarke Y._____ (fig.) gegenüber. Die Frage, ob bei aus
Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil
dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden wer-
den. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Zu
beachten ist, dass in einer Wort-/Bildmarke auch der Wortbestandteil lediglich in
der konkreten grafischen Gestaltung geschützt ist. In welchem Masse der Wort-
und/oder der Bildbestandteil den rechtlich relevanten Gesamteindruck einer kom-
binierten Marke beeinflusst, ist umstritten. Rechtlich entscheidend ist aber die
Kennzeichnungsstärke der einzelnen Bestandteile. Sind die Bildelemente be-
schreibend oder schwach, führen starke Wortbestandteile zu einem abweichenden
Gesamteindruck. Umgekehrt kann es im Falle beschreibender oder schwacher
Wortbestandteile in erster Linie auf die Bildelemente ankommen (Gallus Joller in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Bern 2017, Art. 3
N 218 ff.). Bei der figurativen Klagemarke sind die beiden ersten Buchstaben
"D._____" gerade aufgerichtet, während das Wort "B._____" etwas schräg, nach
rechts geneigt angeordnet ist. Das Wort X._____ ist in Grossbuchstaben verfasst

35 / 56
und weist eine fette Schrift auf, wobei insbesondere die ersten beiden Buchstaben
noch etwas anders gestaltet sind, als der Rest. Beim ersten Buchstaben, dem
"_____", fehlt der erste, senkrechte Strich des Buchstabens und beim zweiten
Buchstaben, dem "_____" findet man zwei waagrechte Linien, welche als
Leerräume wahrgenommen werden. Die grafische Ausgestaltung prägt den Ge-
samteindruck der Klagemarke zweifellos mit. Die genannten Bildelemente vermö-
gen jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzulenken und diese in den Hinter-
grund zu drängen. Bei der angefochtenen Marke ist zu beachten, dass das Wort
"Y._____" weiss, bzw. hell auf grauem Hintergrund, einem Balken, angeordnet ist.
Das Wort "Y.______" ist in Kleinbuchstaben geschrieben und Fett. Der Buchstabe
"_____" erscheint in Form eines Sonnensymbols. Die grafische Ausgestaltung
prägt den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens offensichtlich mit. Die
genannten Bildelemente vermögen jedoch nicht von den Wortbestandteilen abzu-
lenken und diese in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich
das Augenmerk in erster Linie auf die Wortelemente zu richten, aber auch die
Bildelemente sind nicht zu vernachlässigen.
Bei Wortmarken bestimmt sich die Zeichenähnlichkeit durch Schriftbild, Wortklang
und Sinngehalt (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 140). Vorliegend ist die Ähnlichkeit
der Wortelemente "X._____" und "Y._____" zu beurteilen. Die angefochtene Mar-
ke übernimmt die Klagemarke vollständig. Der Umstand, dass "X._____" in den
Klagemarken in Grossbuchstaben, bei der angefochtene Marke hingegen in Klein-
buchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3). Ge-
meinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen
(Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 130 mit Hinweis auf BGE 122 III 382). Stimmen
zwei Marken aber ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine
markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit vor. Es entfällt von vornherein jede
rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr. Ist eine Bezeichnung, die zum Ge-
meingut gehört, als Marke eingetragen, weil ihre grafische Gestaltung unterschei-
dungskräftig ist, beschränkt sich der Schutz auf diese grafische Gestaltung (Joller,
MSchG, a.a.O., Art. 3 N 131 und 133). Wird eine ältere Marke oder ihr prägender
Hauptbestandteil übernommen, liegt meist eine Zeichenähnlichkeit vor. Eine Kom-
bination mit einem Zusatz schafft in der Regel keine hinreichende Unterscheidbar-
keit. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer aufgrund des identischen oder
ähnlichen Bestandteils fälschlicherweise glauben, dass Serienzeichen oder zu-
mindest Marken von verbundenen Unternehmen vorliegen. Die Übernahme des
Hauptbestandteils einer älteren Marke kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn
der übernommene Bestandteil derart mit einer neuen Marke verschmolzen wird,

36 / 56
dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jün-
geren Zeichens erscheint (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 134 f.). Gemäss Praxis
bewirkt die vollständige Übernahme der Klagemarke also Zeichenähnlichkeit.
Durch das Hinzufügen des zusätzlichen Elements „_____“ könnte eine Zeichen-
ähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das Element „X._____“ in der ange-
fochtenen Marke aufgrund der Zeichengestaltung nicht mehr als selbständiges
Element erscheint (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010, E. 5.1).
Letzteres ist vorliegend klar nicht der Fall. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu be-
jahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.
Eine unmittelbare (direkte) Verwechslungsgefahr besteht, wenn die konfligieren-
den Zeichen nicht unterschieden werden können, d.h., wenn das eine Zeichen
irrtümlicherweise für das andere gehalten wird. Eine Markenverletzung liegt auch
vor, wenn die Abnehmer die kollidierenden Zeichen unterscheiden können, auf-
grund ihrer Ähnlichkeit aber vermuten, dass die entsprechend gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammen. Diese Gefahr
besteht insbesondere dann, wenn ein Zeichen als Teil einer fremden Markenserie
erscheint. Eine Markenserie basiert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil.
Dieser muss kennzeichnungskräftig sein, sodass ihm ein Hinweis auf den Marken-
inhaber entnommen werden kann. Eine blosse Übereinstimmung in gemeinfreien
Elementen genügt nicht (Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 23 f.; Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 3.7). Die Verwechs-
lungsgefahr hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichen-
ähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (Joller,
MSchG, a.a.O., Art. 3 N 46; Willi, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 14; David, MSchG,
a.a.O., Art. 3 N 8).
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft.
Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke.
Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kenn-
zeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Wer-
beanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren einge-
prägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abwei-
chungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gel-
ten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegrif-
fe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Mar-
ken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich
im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a; BGE 139 III 176 E. 5.1;
Urteil des Bundesgerichts 4A_123/2015 vom 25. August 2015 E. 5.2.1).

37 / 56
Der Wortbestandteil der Klagemarken "X._____" ist für die hier interessierenden
Dienstleistungen (Klasse 42) schwach und wenig kennzeichnungskräftig. Das eng-
lische „B._____“ bedeutet auf Deutsch „_____" und ist ein häufig verwendetes
Wort, insbesondere auch im Zusammenhang mit Strom und Energie. Die An-
fangssilbe "D._____-" ist ebenfalls ein weit verbreitetes Wortbildungselement.
Weiter ist in Bezug auf die strittigen Dienstleistungen der Klasse 42 festzustellen,
dass diese nicht nur alltäglichen Bedürfnisse abdecken. Folglich werden die Ab-
nehmer bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad
an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-
3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 ff.).
Beschränkt sich die Übereinstimmung wie vorliegend auf einen kennzeichnungs-
schwachen Begriff, genügen bereits bescheidene Abweichungen, um die Ver-
wechslungsgefahr zu verneinen. Eine solche, einen hinreichenden Abstand schaf-
fende Abweichung ist vorliegend aufgrund der zusätzlichen Zeichenbestandteile
(Grafik und Wortelement) der jüngeren Marke gegeben. Die Verkehrskreise
(Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) werden, auch unter Berücksichtigung
ihrer leicht erhöhten Aufmerksamkeit, aufgrund der grafischen Ausgestaltung und
auch wegen des englischen Begriffs "_____" Unterschiede zwischen den Ver-
gleichszeichen erkennen. Davon ist auch unter Berücksichtigung der bestehenden
starken Gleichartigkeit, wodurch bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit
ein strengerer Massstab anzulegen ist, auszugehen. Vorliegend besteht demnach
keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen der Klägerin und dem Zeichen
der Beklagten. Die Nichtigkeit der Schweizer Marke Nr. _____ Y._____ (fig.) ist
demnach zu verneinen.
5.
Die Klägerin stellt weiter ein Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren
Ziff. 2), indem sie den Beklagten verbieten lassen will, unter dem Kennzeichen
Y._____ als Hauptbestandteil im geschäftlichen Verkehr für Dienstleistungen im
Bereich Strom und Energie in der Schweiz aufzutreten oder das Kennzeichen zu
benutzen. Das Unterlassungsbegehren stützt die Klägerin sowohl auf Markenrecht
als auch auf UWG.
Die Normen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR
241) sind im Verhältnis zum Markenschutz nicht subsidiär, sondern haben einen
eigenständigen Anwendungsbereich. Es ist damit grundsätzlich davon auszuge-
hen, dass die jeweils spezifischen Schutzvoraussetzungen für jedes beanspruchte
Recht eigenständig zu beurteilen sind und keine Abgrenzung der Immaterialgüter-
rechte in dem Sinne angebracht ist, dass jeweils ein Normbereich ausschliesslich
gelten würde (BGE 135 III 446 E. 4.1).

38 / 56
Die Passivlegitimation des Beklagten 1 ist aufgrund seiner Inhaberschaft an der
angefochtenen Marke und Domainnamen sowie deren Nutzung offenbar gegeben.
Die Klägerin begründet die Passivlegitimation des Beklagten 2 mit dessen früherer
Inhaberschaft an der angefochtenen Marke und an den Domainnamen. Er selber
habe eine Verletzung seit jeher bestritten, so dass die Klage aufgrund der gege-
benen Wiederholungsgefahr auch gegen ihn zu richten sei. Der Beklagte 2 be-
streitet seine Passivlegitimation vollumfänglich. Er habe zu keinem Zeitpunkt per-
sönlich für sich, mithin unabhängig von seiner Funktion als Organ des Beklagten
1, die strittige Marke oder ein anderes Y._____-Zeichen im geschäftlichen Verkehr
oder sonst wie genutzt. Soweit er in dieser Angelegenheit tätig geworden sei, ha-
be er dies immer in Vertretung des Vereins Y._____.org, also des Beklagten 1,
getan. Als Präsident und damit Organ des Vereins Y._____.org habe er die ange-
fochtene Marke hinterlegt. Er habe die angefochtene Marke für den Beklagten 1
hinterlegt, so dass er selbst an diesem Zeichen zu keinem Zeitpunkt materiell per-
sönlich berechtigt gewesen sei. Es habe daher auch kein Lizenzverhältnis zwi-
schen den beiden Beklagten bestanden, wie dies von der Klägerin vermutet wor-
den sei. Richtig sei lediglich, dass eine Differenz zwischen formeller Markenein-
tragung einerseits und materieller Berechtigung andererseits bestanden habe, die
mittels einer Anpassung der Einträge in den Markenregistern im Jahre 2012 besei-
tigt worden sei. Dies sei rechtlich irrelevant, zumal dem Markenregister hinsichtlich
der Rechtsinhaberschaft weder positive noch negative Rechtskraft zukomme.
Spätestens nach der Bereinigung im Markenregister könne der Beklagte 2 mar-
kenrechtlich nicht mehr belangt werden. Dies ergebe sich e contrario aus Art. 17
Abs. 3 MSchG.
Vorliegend liegen keine Anhaltspunkte vor, die darauf hindeuten würden, dass der
Beklagte 2 mit seinen Handlungen ein persönliches Interesse verfolgte und die
strittige Marke und Domains selber gewerbsmässig, wirtschaftlich oder konkurren-
zierend verwendet hätte. Der Beklagte 2 ist Präsident und damit Organ des Be-
klagten 1, weshalb es auch nicht erstaunt, dass er selber eine Verletzung seit je-
her bestritten haben soll, wie dies von der Klägerin vorgebracht wird. Es mag wohl
zutreffen, dass unklar ist, weshalb der Beklagte 2 die Markenanmeldung in seinem
eigenen Namen vorgenommen hat, doch lässt sich alleine daraus nicht schlies-
sen, dass er persönlich auch materiell an der Marke berechtigt war, zumal er be-
kanntermassen Präsident des Vereines ist. Selbst wenn man aber davon ausge-
hen würde, dass sich der Unterlassungsanspruch auch gegen den Beklagten 2
richten kann, müsste ein solcher aufgrund der fehlenden Wiederholungsgefahr –
der Beklagte 2 ist zum jetzigen Zeitpunkt unbestrittenermassen nicht (mehr) Inha-
ber der streitgegenständlichen Marke bzw. ist auch nicht mehr als Hinterleger re-

39 / 56
gistriert – verneint werden. Die Klage ist somit in Bezug auf den Beklagten 2 ab-
zuweisen.
Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage - sowohl gestützt auf das
MSchG wie auch das UWG - setzt eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsge-
fahr voraus. Der Kläger hat mithin darzutun, dass der Beklagte entweder die Ver-
letzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind
oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er sie erstmals begehen
wird (BGE 116 II 357 E. 2a mit Hinweisen). Eine Wiederholungsgefahr ist in der
Regel schon dann anzunehmen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des
beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten,
dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124
III 72 E. 2a). Dies gilt insbesondere, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf den
Prozess die Verletzungen eingestellt hat, in seinen Rechtsvorträgen aber nach wie
vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt (BGE 128 III 96 E. 2e; Urteil des
Bundesgerichts 4A_300/2013 vom 02. Oktober 2013 E. 3.1).
5.1
Die Klägerin stützt ihr Unterlassungsbegehren einerseits auf Markenrecht.
Sie macht geltend, dass die Beklagte ihr Markenrecht durch die Benutzung der
Marke Nr. _____ Y._____ (fig.), die Benutzung der Domainnamen ,
 , und sowie durch die Benutzung des
Vereinsnamens Y._____.org verletze.
Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder
gefährdet wird, kann vom Richter verlangen: (a) eine drohende Verletzung zu ver-
bieten; (b) eine bestehende Verletzung zu beseitigen; (c) den Beklagten zu ver-
pflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die
widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben
und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu
nennen (Art. 55 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten las-
sen, Zeichen zu gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Das
Gesetz setzt zunächst eine Verletzung oder Gefährdung der Rechte an einer Mar-
ke voraus. Eine Verletzung der Rechte an einer Marke liegt dann vor, wenn der
Beklagte ohne Zustimmung des Rechtsinhabers eine der in Art. 13 Abs. 2 und 2bis
MSchG näher definierten Handlungen vornimmt und dadurch in den Schutzbe-
reich gemäss Art. 3 und/oder Art. 15 MSchG einer prioritätsälteren Marke eingreift
(Staub, MSchG, a.a.O., Art. 55 N 7 f.). Eine Marke ist also verletzt, wenn jemand
in der Schweiz ein jüngeres und mit der Marke verwechselbares Zeichen ge-

40 / 56
braucht. Das verletzende Zeichen muss in den Schutzbereich der verletzten Mar-
ke eindringen. Dies ist dann der Fall, wenn das verletzende Zeichen entweder
identisch ist und für gleiche Waren oder Dienstleistungen gebraucht wird, oder
wenn es mit der verletzten Marke wenigstens ähnlich ist und auch für gleichartige
Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, so dass sich daraus eine Verwechs-
lungsgefahr ergibt (Frick, BSK-MSchG, a.a.O., Art. 55 N 8). Wie unter Ziff. 4.6 be-
reits ausgeführt wurde, liegt vorliegend weder eine Verletzung noch eine Gefähr-
dung von Markenrechten vor, da zwischen den Klagemarken und dem durch die
Beklagten verwendeten Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht.
5.2
Andererseits stützt die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren auf UWG.
Ihrer Ansicht nach würden durch die Benutzung der ähnlichen Marke Y._____
(fig.) für dieselben Dienstleistungen wie die Klägerin, die Benutzung des ähnlichen
Vereinsnamens Y._____.org im geschäftlichen Verkehr für Energiedienstleistun-
gen und ähnlichen Domainnahmen Y._____.org, .ch, .eu und .com potentielle
Kunden in der Schweiz getäuscht, da unter Y._____ durchaus auch eine Dienst-
leistung der Klägerin erwartet werden könne. Die Beklagten stellen sich auf den
Standpunkt, dass das UWG keine Anwendung finde, da es sich bei der Beklagten
1 um einen gemeinnützigen ideellen Verein handle. Die Steuerbehörde habe in
ihrer Verfügung vom 19. August 2011 (BB 6) anerkannt, dass die Tätigkeit der Be-
klagten 1 im Allgemeininteresse liege, keine Wettbewerbsverhältnisse bestehen
würden und dementsprechend der „Grundsatz der Wettbewerbsneutralität“ gewahr
sei. Der Beklagte 1 stehe nicht im Markt in Konkurrenz zu anderen Unternehmen
5.2.1
Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Ge-
schäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen
Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesonde-
re, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren,
Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen
(Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kenn-
zeichenschutz bezeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsge-
fahr mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines ande-
ren fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaf-
fung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der
Wettbewerber auszubeuten (BGE 135 III 446 E. 6.1; 128 III 353 E. 4; je mit Hin-
weisen). Ob eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist dabei hin-
sichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen (BGE 129 III 353
E. 3.3). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist im ganzen Kennzeichenrecht der-

41 / 56
selbe. Die Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn ein verwendetes Zeichen ei-
nem anderen derart ähnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr
laufen, die damit gekennzeichneten Waren, Werke, Leistungen oder den Ge-
schäftsbetrieb zu verwechseln. Das Risiko von Verwechslungen ist umso grösser,
je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Zeichen ge-
braucht werden. Wer sich auf ein verwendetes Zeichen berufen will, muss die Ge-
brauchspriorität nachweisen (Arpagaus, in: Hilti / Arpagaus, Basler Kommentar,
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. D
N 62, N 64 und N 73). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft,
seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in
seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9
Abs. 1 lit. a und b UWG dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu
verbieten sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Die Geltendmachung
eines Unterlassungsanspruches setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse
voraus. Hat bereits eine Rechtsverletzung stattgefunden, muss der Kläger einer-
seits den Nachweis erbringen, dass bereits eine gleichartige Rechtsverletzung
stattgefunden hat. Andererseits hat er darzulegen, dass eine Wiederholung zu
befürchten ist (David Rüetschi/Simon Roth, in: Hilti/Arpagaus, Basler Kommentar,
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013., Art. 9 N
20). Die Beseitigungsklage richtet sich gegen eine andauernde Verletzung und
zielt auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes. Sie verpflichtet den
Verletzer, die bestehende Verletzung zu beseitigen, wobei für den Fall der Nicht-
befolgung der gerichtlichen Verfügung eine Ungehorsamsstrafe angedroht werden
kann (Rüetschi/Roth, a.a.O., Art. 9 N 39 und N 47).
Das UWG ist nur auf Wettbewerbshandlungen anwendbar, das heisst auf Verhal-
ten, das objektiv geeignet ist, den Wettbewerb bzw. die Wettbewerbschancen ei-
nes Marktteilnehmers zu beeinflussen. Das Verhalten ideeller Vereine kann vom
UWG aber ebenso erfasst werden wie staatliches Handeln oder wissenschaftliche
Äusserungen; entscheidend ist, ob solches Verhalten durch die Umstände einen
Wettbewerbsbezug erhält. Sodann unterstehen nicht nur "Unternehmensträger",
sondern auch Privatpersonen dem UWG (Lorenza Ferrari Hofer/David Vasella, in:
Amstutz/Roberto/Trüeb [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Wirt-
schaftliche Nebenerlasse: FusG, UWG, PauRG und KKG, 3. Auflage,
Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 1-2 UWG N 6). Demnach ist für die Anwendbarkeit
des UWG nicht entscheidend, dass die Beklagte 1 von der Steuerbehörde des
Kantons Bern mit Verfügung vom 19. August 2011 wegen Gemeinnützigkeit von
der Steuerpflicht befreit wurde, da „keine Wettbewerbsverhältnisse“ bestehen
würden (BB 6). Dabei geht es um steuerrechtliche Aspekte bzw. um die Frage, ob

42 / 56
der Verein im Sinne der Steuergesetze wegen Gemeinnützigkeit von der Steuer-
pflicht befreit wird. Ob Wettbewerbshandlungen im Sinne des UWG vorliegen, be-
urteilt sich nach anderen Kriterien.
5.2.2
Gemäss einer Medienmitteilung vom 09. April 2010 (BB 43) tritt die
S._____ neu unter der Marke X._____ auf. Soweit ersichtlich erfolgte davor kein
Auftritt unter X._____. Gemäss Klägerin bietet sie Dienstleistungen im Bereich
Energie und Strom an. Die Beklagte tritt aber unbestrittenermassen bereits seit
ihrer Gründung im Jahr 2008 unter dem Namen Y._____.org auf und betreibt dazu
eine Website, auf der Informationen zur Nutzung der erneuerbaren Energien und
Energieeffizienz zugänglich gemacht werden. Der Marktauftritt der Beklagten ge-
niesst demnach im Gegensatz zum markenrechtlichen Bereich Priorität. Wie be-
reits ausgeführt, sind sich die Zeichen zudem für die massgebenden Verkehrs-
kreise nicht zum Verwechseln ähnlich. Damit ist auch keine Rechtsverletzung
durch die Beklagten gegeben.
Das Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 2 ist somit sowohl gestützt auf Marken-
recht als auch auf UWG abzuweisen.
6.
In Ziff. 3 ihres Rechtsbegehrens fordert die Klägerin die Übertragung der
Domains , , und (3a.),
eventualiter die Löschung der Domains (3b.). Dabei stützt sie ihr Begehren wie-
derum auf Markenrecht und auf UWG.
Die Klägerin begründet dabei die Passivlegitimation des Beklagten 1 mit dessen
Inhaberschaft an den Domainnamen sowie deren Nutzung. Der Beklagte 1 be-
streitet seine Passivlegitimation in Bezug auf das Begehren betreffend den Do-
mainnamen , da der Verein Y._____.eu Inhaber dieses Domainna-
mens sei. Wie sich aus KB 12 ergibt, wurde der Domainname von
einem Verein Y._____.eu mit Adresse in O.5._____ registriert. Dass man von der
Domain an die Domain weitergeleitet wird, ist für die
Frage der Passivlegitimation in Bezug auf die Domain irrelevant.
Inhaberin der Domain ist trotzdem der Verein Y._____.eu und damit
nicht die Beklagte 1. Der Verein Y._____.eu ist im vorliegenden Verfahren nicht
Partei. Die Passivlegitimation des Beklagten 1 in Bezug auf das Rechtsbegehren
3a und 3b ist somit insofern zu verneinen, soweit es sich auf den Domainnamen
 bezieht. Die Klage ist demnach, insoweit sie sich auf den Domain-
namen bezieht, abzuweisen. Im Übrigen ist die Beklagte 1 als In-
haberin der weiteren Domains passiv legitimiert.

43 / 56
6.1
Die Verletzung fremder Kennzeichenrechte durch Domainnamen kann in
der Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr, einer Rufausbeutung oder
schliesslich der Behinderung eines anderen Kennzeicheninhabers liegen (Buri, in:
SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, S. 354 ff.). Vorliegend ist zu prüfen, ob durch die
Registrierung und den Gebrauch der Domains , und
 eine Verwechslungsgefahr mit den Kennzeichen X._____ ((fig.))
und X._____ der Klägerin geschaffen wird. Gegen verwechselbare Domainnamen
kann bei Vorliegen der Voraussetzungen gestützt auf das Markenrecht (MSchG),
das Namensrecht (Art. 29 Abs. 2 ZGB) oder das Lauterkeitsrecht (insbesondere
Art. 3 lit. d UWG) vorgegangen werden. Unterschiedliche Meinungen bestehen zur
Frage, ob auch das Firmenrecht eine entsprechende Handhabe biete (Buri, a.a.O.,
S. 356 f.). Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch
gegen ähnliche Drittzeichen, sofern sich letztenfalls daraus eine Verwechslungs-
gefahr ergibt. Gleiches gilt für den Schutz des Namens vor unbefugter Namens-
anmassung und den Schutz gegen die Schaffung einer Verwechslungsgefahr
gemäss Art. 3 lit. d UWG (Buri, a.a.O., S. 358). Wie bereits ausgeführt ist der Be-
griff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu
umschreiben. Massgebend ist, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder
gleichlautenden Namens für eine Internetseite durch einen schlechter Berechtig-
ten die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. eine Fehlidentifikation
der hinter der Internetseite stehen den Person, oder dass falsche Zusammenhän-
ge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen
Fehlzurechnung, mit der Folge, dass es zu ungewollten Zugriffen auf die Internet-
seite durch Personen kommt, welche die Internetseite des berechtigten Namens-
trägers besuchen wollten. Dabei hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den
gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen,
und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten.
Entscheidend ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr; dass Verwechslungen
tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht erforderlich (BGE 128 III 401; Buri,
a.a.O., S. 354).
6.2
Die Klägerin macht eine Verletzung ihrer Markenrechte durch die Benut-
zung der angefochtenen Domainnamen geltend. Die Domainnamen seien einer-
seits verwechselbar ähnlich zu den älteren Marken der Klägerin und hätten ande-
rerseits die gleichen Dienstleistungen (Strom- und Energiebereich) zum Gegen-
stand. Durch die Verwendung eines ähnlich lautenden Namens für die Internetsei-
ten werde die Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen.

44 / 56
Der Inhalt und Umfang des Rechts aus der Marke wird durch Art. 13 MSchG fest-
gelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das aussch-
liessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen,
für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (positive
Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwendung von Abs. 2
zudem verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom
Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; negative Verbietungs-
macht). Da es vorliegend nicht um die Behinderung eines anderen Kennzeichen-
inhabers geht, ist im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 2 MSchG zu prüfen, ob es
der Klägerin kraft ihrer Verbietungsmacht möglich ist, den Beklagten die Verwen-
dung der strittigen Domainnamen zu untersagen. Damit dies der Fall wäre, müss-
ten die Domains nach dem Gesagten gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Marken-
schutz ausgeschlossen sein. Diesbezüglich setzen lit. a und b mit einer älteren
Marke identische Zeichen voraus, weshalb sie vorliegend nicht anwendbar sind.
Im Sinne von Art. 3 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Abs.
1 lit. c aber auch Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich (und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt) sind, so dass sich eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG bestimmt, dass die zu verglei-
chenden Zeichen bzw. Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sein müssen. Durch das Erfordernis der Gleichartigkeit wird
die negative Verbietungsmacht des Markenrechts auf die von der Marke bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen beschränkt. Die Beklagten betreiben unter
ihren Domainnamen , und eine In-
ternetseite, auf welcher sie Informationen, insbesondere in Form einer Karte, zur
Nutzung der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz anbieten. Wie bereits
ausgeführt sind die Klagemarken unter anderem für Dienstleistungen im Bereich
Energie und Strom registriert. Das Vorliegen von Dienstleistungsgleichartigkeit
kann bejaht werden. Die Praxis hat Grundsätze entwickelt für die Beurteilung der
Ähnlichkeit zwischen Domainnamen und anderen Kennzeichen. Dabei geht es
einerseits um die systembedingte Form der Domainnamen sowie andererseits um
den verlangten Zeichenabstand (Buri, a.a.O., S. 358). Die Massgeblichkeit des
Gesamteindrucks bedeutet im Zusammenhang mit der Form der Domainnamen
nicht, dass Wortklang und Schriftbild des ganzen Domainnamens mit jenem des
betroffenen Kennzeichens zu vergleichen wären; die Internetbenutzer wissen aus
Erfahrung, dass eine Vielzahl von Domainnamen sowohl im Bestandteil "www" als
auch in der Top Level Domain (".ch", ".com" etc.) übereinstimmen und deshalb die
dazwischen liegende Second Level Domain das massgebliche Element darstellt,
welches eine Zuordnung zum betreffenden Kennzeicheninhaber erlaubt. Für den
Zeichenvergleich ist deshalb in erster Linie auf diesen Bestandteil abzustellen (Bu-

45 / 56
ri, a.a.O., S. 358). Für die vorliegend in Frage stehenden Domainnamen
 , und heisst dies, dass das Element
"Y._____" mit den Marken der Klägerin auf eine allfällige Ähnlichkeit hin zu unter-
suchen ist, während den Bestandteilen "www" sowie ".ch", ".org" und ".com" keine
grosse Bedeutung beizumessen ist. Ein normativ bestimmter, durchschnittlicher
Internetbenutzer weiss, dass bei Domainnamen jedes Detail eine Rolle spielt und
dass auch kleinste Abweichungen ins Gewicht fallen können. Die Rechtsprechung
geht deshalb davon aus, dass sich regelmässige Internetbenutzer gewohnt sind,
auch geringen Unterschieden in einer Buchstabenkombination Beachtung zu
schenken. Bei ausschliesslich im Internet gebrauchten Domainnamen vermögen
daher schon relativ geringfügige Abweichungen eine hinreichende Unterscheid-
barkeit zu begründen (Buri, a.a.O., S. 359; Joller, MSchG, a.a.O., Art. 3 N 56; Ur-
teil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG110066-O vom 10. April 2013).
Zwischen den Zeichen der Klägerin und den Internetdomains der Beklagten be-
steht keine Verwechslungsgefahr. Die Zeichen sind sich zwar ähnlich, wie dies
bereits ausgeführt wurde, jedoch weiss ein durchschnittlicher Internetbenutzer,
dass bei Domainamen jedes Detail eine Rolle spielt und kleinste Abweichungen
relevant sind. Die Domainnamen der Beklagten enthalten das zusätzlich Element
"-_____", womit eine genügende Abweichung zu den Klagemarken besteht und
eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu begründen vermag.
6.3
Die Klägerin macht weiter geltend, der Beklagte 1 konkurrenziere die Klä-
gerin direkt, indem er die strittigen Domainnamen im Gebiete der Energie und
Stromdienstleistungen nutze. Somit gelange auch das UWG zur Anwendung.
Domain-Namen unterstehen auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts.
Wie bereits ausgeführt, ist der Begriff der Verwechslungsgefahr im ganzen Kenn-
zeichenrecht derselbe. Die Gefahr der Verwechslung kann insbesondere darin
bestehen, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Na-
mens für eine Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von
Fehlzurechnungen geschaffen wird, z.B. eine Fehlidentifikation des hinter der Site
stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhänge vermutet wer-
den. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung
(Urteil des Bundesgerichts 4C_341/2005 vom 6. März 2007 E. 5 und 5.1, m.w.H).
Nachdem der Begriff der Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht demjenigen
des Markenrechts entspricht und dort eine Verwechslungsgefahr verneint wurde,
ist eine solche auch im Sinne des Lauterkeitsrechts nicht gegeben.

46 / 56
Damit ist die Klage auch in Bezug auf die Übertragung und Löschung der strittigen
Domains sowohl aus markenrechtlichen als auch aus lauterkeitsrechtlichen Ge-
sichtspunkten abzuweisen.
7.
Die Klägerin fordert zudem, dass der Beklagte 1 seinen Vereinsnamen so
ändern soll, dass der Bestandteil Y._____ als Hauptbestandteil nicht mehr vor-
kommt.
7.1
Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die
Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der
Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art.
3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere, das
Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen
Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG). Als Gebrauch im geschäftli-
chen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung, die auf
dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann.
Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und
umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäfts-
bezeichnung
oder
Domain
Name
(Florent
Thouvenin/Lara
Dorigo,
in:
Noth/Bühler/Thouvenin, Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG),
2. Auflage, Bern 2017, Art. 13 N 13). Der Name ist ein Kennzeichen, welches der
Unterscheidung einer natürlichen oder juristischen Person von allen anderen Per-
sonen dient. Namen sind auch die Bezeichnungen von öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften, von Rechtsgemeinschaften, insbesondere einfachen Gesellschaften
sowie Kollektiv- und Kommanditgesellschaften. Ebenfalls unter den Begriff des
Namens fällt die Firma, welche nichts Anderes ist als die im Handelsregister ein-
getragenen Namenssonderform des OR (Thouvenin/Dorigo, a.a.O., Art. 13 N 21,
mit Hinweisen).
Zum Zeitpunkt der Gründung des Vereins im Dezember 2008 hatte die Klägerin
erst die figurative X._____-Marke Nr. _____ hinterlegt. Die Klägerin geniesst hier
also lediglich zeitliche Priorität in Bezug auf die figurative Marke, nicht jedoch auf
die Wortmarke X._____. Entgegen den Behauptungen der Klägerin ist beim Ver-
gleich der figurativen X._____-Marke und dem Vereinsnamen der Second-Level-
Domainnamen .org relevant. Wie die Beklagten an dieser Stelle zu Recht aus-
führen, ist der gesamte Name des Vereins anzuschauen. Es ist nicht ein Domain-
namen zu beurteilen, dessen Top-Level-Domain vom Publikum allenfalls mit ge-
ringerer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen wird, sondern ein frei wählbarer
Vereinsname. Der Vereinsname unterscheidet sich zur Klagemarke X._____ (fig.)

47 / 56
nicht nur im Bestandteil «_____», sondern ebenfalls im zusätzlichen Element
«.org». Es besteht demnach zwischen der Klagemarke Nr. _____ X._____ (fig.)
und dem Vereinsnamen der Beklagten 1 «Y._____.org» keine Verwechslungsge-
fahr.
7.2
Soweit sich die Klägerin auch an dieser Stelle auf die Bestimmungen des
unlauteren Wettbewerbs beruft, kann auf die bisherigen Ausführungen verwiesen
werden. Es besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen der Klägerin und dem
Beklagten 1.
8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Klage vollumfänglich abzuweisen
ist. Die Nichtigkeitsklage der Klägerin ist aufgrund des einredeweise geltend ge-
machten Nichtgebrauchs der Klagemarken abzuweisen, da die Klägerin keinen
Gebrauch ihrer beiden X._____-Marken Nr. _____ und Nr. _____ nachweisen
konnte, womit sie gegenüber den Beklagten keine Rechte aus ihren Marken mehr
ableiten kann. Selbst wenn man jedoch davon ausgehen würde, dass der Klägerin
der Nachweis für den Gebrauch ihrer Klagemarken für die relevanten Dienstleis-
tungen der Klasse 42 gelungen ist, müsste die Klage dennoch aufgrund der feh-
lenden Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen der Klägerin X._____
(fig.) bzw. X._____ und dem Zeichen der Beklagten Y._____ (fig.) abgewiesen
werden. Auch das Unterlassungsbegehren, die Begehren um Löschung bzw.
Übertragung der Domainnamen sowie um Änderung des Vereinsnamens müssten
aus markenrechtlicher Sicht aufgrund der fehlenden Verwechslungsgefahr abge-
wiesen werden. Soweit man vorliegend von der Anwendbarkeit des UWG ausgeht,
müsste die Klage auch aus lauterkeitsrechtlicher Sicht, einerseits aufgrund der
zeitlichen Gebrauchspriorität der Beklagten sowie ebenfalls aufgrund der fehlen-
den Verwechslungsgefahr abgewiesen werden.
9.
Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteientschädi-
gung umfassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden der unterliegenden Partei auferlegt
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da die Klägerin vollumfänglich unterliegt, sind ihr die Kos-
ten des Verfahrens aufzuerlegen und sie wird entschädigungspflichtig (Art. 106
Abs. 1 ZPO).
9.1
Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung über die
Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (Art. 96 ZPO i.V.m. BR 320.210). In Angele-
genheiten, in denen das Kantonsgericht als einzige kantonale Instanz urteilt, be-
trägt die Entscheidgebühr 1000 bis 30 000 Franken (Art. 8 Abs. 1 VGZ). Die Ent-
scheidgebühr wird vorliegend auf CHF 20'000.00 festgesetzt.

48 / 56
9.2
Die Beklagten machen für das vorliegende Verfahren Aufwendungen von
CHF 145'699.90 sowie Übersetzungskosten von CHF 16'560.00 geltend. Die Auf-
wendungen unterteilen sie in vorprozessualen Aufwand (Januar 2011 bis Dezem-
ber 2013 im Umfang von CHF 20'410.70 sowie Aufwendungen im Zusammenhang
mit der Auseinandersetzung mit der X._____ _____ SE, O.6._____ von
CHF 3'431.40) und prozessuale Auseinandersetzung vor dem Kantonsgericht von
Graubünden von Dezember 2013 bis Dezember 2017 (362,416 Stunden à
CHF 240.00 = CHF 86'980.000, Auslagen von CHF 656.50 und 8% MWST von
CHF 7'010.90) sowie von Januar 2018 bis 10. September 2018 (104 Stunden à
CHF 240.00 = CHF 24'960.00, Auslagen von CHF 305.00 und 7.7 % MWST von
CHF 1'945.40).
9.2.1
Ob und in welcher Höhe der obsiegenden Partei eine Parteientschädigung
(Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO) zuzusprechen ist, bestimmt sich nach den allgemeinen
Regeln der ZPO und des in Art. 96 ZPO vorbehaltenen kantonalen Rechts. Im
Kanton Graubünden ist die Parteientschädigung für die Kosten der anwaltlichen
Vertretung in Gerichtsverfahren in der Verordnung über die Bemessung des Hono-
rars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (HV; BR 310.250) geregelt.
Gemäss Art. 2 HV setzt die urteilende Instanz die Parteientschädigung der obsie-
genden Partei nach Ermessen fest (Abs. 1). Sie geht dabei vom Betrag aus, wel-
cher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in
Rechnung gestellt wird, soweit der vereinbarte Stundenansatz zuzüglich allfällig
vereinbartem Interessenwertzuschlag üblich ist und keine Erfolgszuschläge enthält
(Abs. 2 Ziff. 1), der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozess-
führung erforderlich ist (Abs. 2 Ziff. 2) und die geforderte Entschädigung nicht eine
von der Sache bzw. von den legitimen Rechtsschutzbedürfnissen her nicht ge-
rechtfertigte Belastung der unterliegenden Partei zur Folge hat (Abs. 2 Ziff. 3).
Gemäss bundesgerichtlicher Praxis gilt der Grundsatz, dass die Parteientschädi-
gung nur den objektiv erforderlichen Vertretungsaufwand umfassen soll (Urteil des
Bundesgerichts 9C_331/2008 vom 04. September 2008 E. 3.2). Die Bemessung
hat folglich auf einer individuellen Würdigung zu beruhen, bei welcher dem Gericht
ein erheblicher Ermessensspielraum zukommt (Entscheid des Kantonsgerichts
von Graubünden KSK 14 64 vom 30. September 2014, E. 3.b; Urteil des Kantons-
gerichts von Graubünden KSK 11 56 vom 6. September 2011 E. 5.b). Die Einrei-
chung einer Kostennote ist fakultativ (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Hat eine Partei eine
detaillierte Kostennote eingereicht, so muss das Gericht eine allfällige Kürzung
aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 53 ZPO) begründen (Martin
Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern
2012, Art. 105 N 9). In Fällen, in denen der geltend gemachte Aufwand gesamthaft

49 / 56
als übermässig erscheint, es jedoch schwierig ist, die ungerechtfertigten konkreten
Aufwandposten im Einzelnen festzulegen, ist es grundsätzlich zulässig, pauschale
Kürzungen vorzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 1B_96/2011 vom 06. Juni
2011 E. 2.4; Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 18 19 vom 02. Juli
2019 E. 13.3).
9.2.2
Die Beklagten machen einen vorprozessualen Aufwand von CHF
20'410.70 geltend. Er setzt sich zusammen aus Sachverhalts-/Rechtsabklärungen,
Telefonaten/Besprechungen/Korrespondenzen mit Klient und Gegenpartei sowie
aus Aufwendungen im Zusammenhang mit Vergleichsbemühungen. Eine detail-
lierte Zusammenstellung der einzelnen Verrichtungen fehlt. Insgesamt werden für
den Zeitraum von Januar 2011 bis Dezember 2013 78.25 Stunden à CHF 240.00
verrechnet. Die Klage wurde am 17. Dezember 2013 eingereicht.
Die Klägerin macht geltend, die Aufwendungen für sämtliche vorprozessual oder
aussergerichtlich entstandenen Vertretungskosten, würden nicht unter die Partei-
entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO fallen und seien nicht zu vergüten.
Gemäss den meisten kantonalrechtlichen Kostenfestsetzungs-Regeln (darunter
auch Graubünden) umfasse die gerichtliche Parteientschädigung alle Aufwendun-
gen, die üblicherweise und unmittelbar mit der Vertretung der Partei im gerichtli-
chen Verfahren in Zusammenhang stünden.
In Bezug auf vorprozessuale bzw. aussergerichtlich entstandene Vertretungskos-
ten bestehen unterschiedliche Lehrmeinungen. RÜEGG/RÜEGG unterscheiden
dem Grundsatz nach zwischen prozessualen Vertretungskosten, die im Kosten-
entscheid zu entschädigen seien, und vorprozessual oder aussergerichtlich ent-
standenen Vertretungskosten, die im Kostenentscheid nicht zu vergüten seien. Die
Abgrenzung im Einzelfall erachten sie als schwierig. Wie sich aus dem Gesamt-
kontext ergibt, handelt es sich nicht um eine strikte zeitliche Abgrenzung in dem
Sinne, dass sämtliche Aufwendungen vor Instanzierung eines Prozesses nicht
entschädigungspflichtig sein sollen. Massgebend ist nach diesen Autoren viel-
mehr, ob die Aufwendungen üblicherweise und unmittelbar mit der Vertretung der
Partei im gerichtlichen Verfahren in Zusammenhang stehen. Dazu würde nament-
lich die Instruktion, das Studium der Akten und der Rechtsfragen fallen, soweit sie
für die Interessenwahrung im betreffenden Prozess notwendig oder nützlich sind.
Als nicht entschädigungsberechtigt erachten sie hingegen – in Abweichung zu an-
deren Autoren - Aufwendungen für vorprozessuale Vergleichsverhandlungen, da
sie für den Prozess selber weder nützlich noch notwendig seien, sondern diesen
gegenteils gerade verhindern. Die Autoren sind der Ansicht, dass die Parteien-
tschädigung als Teil von "Prozesskosten" schon terminologisch nur Aufwendun-

50 / 56
gen innerhalb des Prozesses abdecken können. Demgegenüber würden in Haft-
pflichtfällen gestützt auf Art. 41 OR vorprozessuale Kosten als Schaden geltend
gemacht werden können, soweit sie notwendig und angemessen gewesen seien
(Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kom-
mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 95 N
20). Gemäss SUTER/VON HOLZEN umfassen die Kosten der berufsmässigen
Vertretung neben den Kosten der Vertretung im Prozess auch die Kosten, die un-
mittelbar im Hinblick auf die Einleitung des Prozesses entstanden und für Interes-
senwahrung notwendig sind. Daher würden auch die Aufwendungen für das
Schlichtungsverfahren dazugehören (BGE 141 III 20 E. 5), obwohl dort keine Par-
teientschädigung gesprochen würden (Art. 113 Abs. 1 ZPO). Als Vertretungskos-
ten würden auch die vorprozessualen Kosten gelten, das heisst diejenigen Kosten,
die im Zeitpunkt des Endentscheides, retrospektiv betrachtet, notwendig oder
nützlich gewesen seien für die Vorbereitung des Prozesses oder dessen mögliche
Verhinderung. Dazu seien etwa vorprozessuale Vergleichsgespräche zu zählen,
die in kausalem Zusammenhang mit dem Prozess stehen (Benedikt A. Su-
ter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom-
mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf
2016, Art. 95 N 38). MOHS hält fest, dass die vorprozessuale, aussergerichtliche
Vertretung durch einen Anwalt nicht Teil der Parteientschädigung sei (Florian
Mohs, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflag,
Zürich 2015, Art. 95 N 7). STERCHI vertritt unter Hinweis auf die kantonalen An-
waltstarife die Ansicht, es seien in der Regel nur die mit der Vorbereitung und
Durchführung des Prozesses unmittelbar zusammenhängenden Kosten zu
berücksichtigen (Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommen-
tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1 – 149 ZPO, Bern 2012,
Art. 95 N 13). Nach SCHMID umfassen die entschädigungspflichtigen Anwaltskos-
ten nicht nur die mit der Prozessführung i.e.S. verbundenen Leistungen (Instrukti-
on, Akten- und Rechtsstudium, Verfassen der Rechtsschriften), sondern auch je-
ne, welche unmittelbar mit der Vorbereitung des Prozesses zusammenhängen.
Dazu sollen auch Vergleichsverhandlungen gehören, weil das Erzielen einer gütli-
chen Einigung vor Prozesseinleitung im Interesse der Parteien und des Gerichts
liege (Hans Schmid, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO,
2. Auflage, Basel 2014, Art. 95 N 23).
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung werden vorprozessuale Anwalts-
kosten in der Regel mit der Parteientschädigung entgolten, soweit sie nicht eine
materiellrechtliche Grundlage haben und beispielsweise als haftpflichtrechtliche
oder vertragliche Schadensposition eingeklagt werden können (Urteil des Bun-

51 / 56
desgerichts 4A_148/2016 E. 2.4; BGE 139 III 190 E. 4.2 = Pra 102 [2013] Nr. 107;
vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4A_127/2011 E. 12 [vorprozessuale Anwalts-
kosten als Schadensposition im Haftpflichtrecht]).
Gemäss der zitierten Lehre und Rechtsprechung unbestritten ist, dass vorprozes-
suale Aufwendungen im Rahmen der Parteientschädigung zu berücksichtigen
sind, soweit sie unmittelbar mit der Vertretung der Partei im gerichtlichen Verfah-
ren in Zusammenhang stehen. Dazu können auch die Aufwendungen für Ver-
gleichsbemühungen gezählt werden, soweit sie in kausalem Zusammenhang mit
dem Prozess stehen. In der Regel lassen sich die einzelnen Aufwandpositionen
wie beispielsweise Instruktion, Studium Sach- /Rechtslage ohnehin nicht klar zu-
ordnen. Im vorliegenden Fall werden vorprozessuale Aufwendungen geltend ge-
macht, die bis zu drei Jahre vor der Klageinstanzierung zurückliegen. Abgesehen
von der letzten Position (04.12.2013) liegen sämtliche Rechnungspositionen mehr
als 1.5 Jahre zurück. Dabei kann nicht mehr von Aufwendungen gesprochen wer-
den, die unmittelbar mit dem gerichtlichen Verfahren im Zusammenhang stehen,
jedenfalls nicht ohne weitere Substantiierung durch den Ansprecher. Als Auf-
wandpositionen werden u.a. diverse Stellungnahmen und die Redaktion und
Überarbeitung von mehreren Vergleichsvorschlägen aufgeführt. Es fehlt jedoch
eine weitergehen Substantiierung. Auch die Hinweise in Ziff. 20 i.V.m. Ziff. 11 der
Klageantwort reichen dafür nicht aus. Die dortigen Ausführungen lassen vielmehr
den Schluss zu, dass der Aufwand im Zusammenhang mit der Auseinanderset-
zung vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) angefallen ist,
womit er in diesem Verfahren ohnehin nicht entschädigt werden kann. Die man-
gelnde Substantiierung der einzelnen Positionen lässt vorliegend keine Beurtei-
lung zu, ob und allenfalls in welchem Ausmass der geltend gemachte Aufwand
unmittelbar mit dem Verfahren zusammenhängt. Es liegen auch keine Anhalts-
punkte vor, welche eine Beurteilung nach Ermessen zulassen würden. Der geltend
gemachte Aufwand für die vorprozessuale Auseinandersetzung zwischen den Par-
teien im Umfang von CHF 20'410.70 ist demnach nicht zu entschädigen.
9.2.3
Die Beklagten machen zudem Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Auseinandersetzung mit der X._____ _____ SE, O.6._____ in der Höhe von
CHF 3'431.40 geltend. Die Beklagten haben in Rz 40.4 ihrer Duplik darauf hinge-
wiesen, dass die X._____ _____ SE mit ihrer Intervention vom 10. September
2013 gegenüber den Beklagten, wenn nicht im Auftrag, so doch zumindest zu
Gunsten und im Interesse der Klägerin interveniert habe. Daher seien die dem
Beklagten 1 dadurch entstandenen Aufwendungen als vorprozessuale Kosten zu
berücksichtigen und durch die Klägerin zu entschädigen.

52 / 56
Die Klägerin bestreitet dies in ihrer Stellungnahme zur Kostennote der Beklagten
und hält dafür, die Auseinandersetzung betreffe eine andere Partei und könne
schon aus diesem Grunde keine Entschädigungspflicht der Klägerin auslösen.
Die X._____ _____ SE handelte in eigenem Namen und beruft sich auf eigene
Rechte, wie dies auch aus Rz. 11.4 der Klageantwort hervorgeht. Dort halten die
Beklagten nämlich fest, dass sich die am 13. April 2000 noch als X._____ _____
AG gegründete deutsche Firma auf eigene, nicht näher spezifizierte Rechte an
dem Zeichen X._____ sowie auf Rechte als Lizenznehmerin der Klägerin berufen
hätten. Ob die X._____ _____ SE mit ihrer Intervention im Auftrag oder doch zu-
mindest zu Gunsten und Interesse der Klägerin aufgetreten ist, spielt somit keine
Rolle. Es handelt sich um eine andere Unternehmung, welche nicht Partei im vor-
liegenden Verfahren ist. Allfällige Entschädigungsansprüche in diesem Zusam-
menhang wären gegenüber der X._____ _____ SE geltend zu machen. Die dama-
lige Intervention steht auch nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vertre-
tung im vorliegenden Verfahren im Sinne der bereits aufgeführten Lehrmeinungen.
Diese Position kann demnach nicht als vorprozessuale Kosten berücksichtigt wer-
den.
9.2.4
Die Beklagten machen einen prozessualen Aufwand von 466,416 Stunden
à CHF 240.00 nebst Auslagen und Mehrwertsteuern geltend. Insgesamt ergibt
dies einen Betrag von CHF 121'857.80.
Die Klägerin erachtet diesen Aufwand unter Berücksichtigung des Streitwerts von
CHF 200'000.00 als übersetzt. Die Leistungserfassung sei unklar und nur sehr
schwer lesbar. Soweit einzelne Arbeitsschritte nicht nachvollziehbar seien, sei die
Parteientschädigung zu kürzen. Unnötige Prozesskosten wie weitschweifige
Rechtsschriften oder zahlreiche unaufgeforderte Stellungnahmen in Ausübung des
unbedingten Replik-Rechts seien nicht zu entschädigen. Falls Noven zu spät ein-
gereicht würden und dadurch unnötige Aufwände entstünden, sei eine Kürzung
der Parteientschädigung ebenfalls gerechtfertigt. Insgesamt habe der Rechtsver-
treter der Beklagten das Vierfache dessen verrechnet, was der Kläger (ohne wei-
tere Kosten und Übersetzungen) für denselben Prozess in Rechnung stelle. Auf-
grund der Beweispflicht des Klägers hätte diesem ein um ein Vielfaches höherer
Aufwand entstehen müssen. Die von den Beklagten eingereichten Beweise (Bun-
desordner sowie zahlreiche zusätzliche Eingaben) hätten mit dem Prozessthema
nichts zu tun und bezögen sich auf ein anderes Verfahren in der EU. Der entspre-
chende Aufwand sei daher nicht zu entschädigen. Der Kläger kritisiert zudem ein-
zelne Aufwandpositionen. Die Position vom 03.01.2014 betreffe ein Verfahren in
Alicante und sei zu streichen. Die Position vom 24.01.2014 für das Zusenden ei-

53 / 56
ner Vollmacht unter Verrechnung einer Stunde sei unverhältnismässig. Der Auf-
wand für die Abfassung der 41-seitigen Klageantwort von 7'850 Min. (rund 131
Stunden oder mehr als drei Arbeitswochen) und der 41-seitigen Duplik von 6'950
Min. (115 Stunden oder fast 3 Arbeitswochen) sei übersetzt. Schliesslich seien die
weiteren Aufwendungen bezüglich Noven in den Jahren 2015, 2016 und 2017 we-
der für das vorliegende Verfahren nützlich noch nötig gewesen. Auch die weiteren
Kosten seien teilweise unverhältnismässig, so die Kosten für Augenscheine vom
24.11.2017 (200 Min.) oder eine Aktualisierung eines Beilagenverzeichnisses mit
260 Minuten.
Die beanstandete Position vom 03.01.2014 beinhaltet offenbar eine Information
des Korrespondenzanwalts für die zwischen den gleichen Parteien in der gleichen
Sache laufenden europäischen Verfahren. Der Aufwand ist gerechtfertigt und zu
entschädigen. Dies gilt ebenfalls für die von der Klägerin beanstandete Position
vom 24.11.2014. Entgegen den Ausführungen der Klägerin wurden unter dieser
Position 80 Minuten für "Mail + Vollmachten an Kl, AS" verrechnet und nicht eine
Stunde für die Zustellung einer Vollmacht. AS steht gemäss Fussnoten in der Zu-
sammenstellung der Rechnungspositionen für Aktenstudium. Der geltend gemach-
te Aufwand von 7'850 Minuten für die Abfassung der Klageantwort und der Auf-
wand von 7'670 Minuten für die Abfassung der Duplik ist hingegen völlig überris-
sen und entspricht in keiner Weise mehr dem Grundsatz, wonach nur der objektiv
erforderliche Vertretungsaufwand zu entschädigen ist. Vorliegend ist es aufgrund
der wenig substantiiert, pauschaliert aufgeführten Sammelpositionen schwierig,
die ungerechtfertigten konkreten Aufwandpositionen im Einzelnen festzulegen,
weswegen einzig eine Kürzung nach Ermessen möglich ist, was – wie dies bereits
ausgeführt wurde - in solchen Fällen auch zulässig ist. Unter Berücksichtigung der
sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie des sich daraus ergebenden not-
wendigen Aufwands für die Ausarbeitung der beiden Rechtsschriften erscheint
eine Kürzung um jeweils die Hälfte als angemessen. Soweit die Klägerin die Auf-
wendungen für die Noveneingaben in den Jahren 2015 - 2017 beanstandet, unter-
lässt sie eine Substantiierung. Der geltend gemachte Aufwand ist zu entschädi-
gen. Die Position Augenscheine vom 24.11.2014 meint wohl die Position vom
15./16.11.2017, welche Aufwendungen für "AS, Mail an Kl betr. Augenschein" mit
einem Zeitaufwand von 200 Minuten beinhaltet. Hier ist nicht ersichtlich, inwieweit
die geltend gemachte Aufwendung übersetzt sein soll. Der Aufwand ist zu ent-
schädigen. Die von der Klägerin beanstandete Position vom 09.11.2017 beinhaltet
nicht nur eine Aktualisierung eines Beilagenverzeichnisses, sondern noch diverse
andere Punkte (Aktenstudium, Brief ans Kantonsgericht, Mail an Klienten, Akten-
studium Beilagen), weshalb der Aufwand angemessen erscheint.

54 / 56
Insgesamt ergibt sich somit eine Kürzung des für den Zeitraum Dezember 2013 –
Dezember 2017 geltend gemachten prozessualen Aufwands um 7'760 Minuten
oder 129.333 Stunden. Zu entschädigen sind somit 233.083 Stunden à CHF
240.00, mithin CHF 55'939.90 zuzüglich CHF 656.50 Spesen und CHF 4'527.70
Mehrwertsteuern, total somit CHF 61'124.10. Der geltend gemachte Aufwand für
den Zeitraum von Januar 2018 – September 2018 von CHF 27'210.40 (inkl. Aus-
lagen und MWST) bleibt unverändert.
9.2.5
Die Beklagten machen Kosten von CHF 16'560.00 für die Übersetzung
von fremdsprachigen Beilagen geltend. Die Übersetzung erfolgte durch die Be-
klagte 1 selbst. Sie verrechnete 138 Stunden à CHF 120.00. Die Übersetzung
wurde von der Klägerin verlangt.
Die Klägerin bestreitet die Ausgewiesenheit der Forderung. Sie erachtet diese als
nicht genügend substantiiert. Bereits in den Aufwendungen des Rechtsvertreters
der Beklagten seien Übersetzungskosten enthalten. Die Beweisunterlagen hätten
sodann nichts mit dem Streitthema zu tun. Schliesslich seien einzelne Aufwen-
dungen der Parteien nicht entschädigungspflichtig.
Die Parteien haben für die Übersetzung ihrer fremdsprachigen Eingaben und Bei-
lagen in die Amtssprache des Gerichts zu sorgen. Die hierfür anfallenden Kosten
sind je nach Verfahrensausgang unter dem Titel notwendige Auslagen – im Sinne
von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO - zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO; vgl. Botschaft
ZPO Ziff. 5.8.1 S. 7293; Suter/von Holzen, ZPO, a.a.O., Art. 95 N 25; Sterchi, BK-
ZPO, a.a.O., Art. 95 N 10b; Rüegg/Rüegg, BSK-ZPO, a.a.O., Art. 95 N 13). Soweit
die Parteien Übersetzungen selbst besorgen, fallen in der Regel keine Auslagen
an. Es stellt sich daher die Frage, ob der entsprechende Aufwand allenfalls nach
den Grundsätzen der Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO zu
entschädigen ist. Danach besteht in begründeten Fällen Anspruch auf eine Um-
triebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist. Die be-
rufsmässig vertretene Partei kann für den eigenen Aufwand allerdings keine sol-
che Entschädigung verlangen, auch wenn er erheblich ist (Schmid, KUKO-ZPO,
a.a.O., Art. 95 N 36). Die Bestimmung soll sodann in erster Linie einen Ausgleich
für den Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person schaffen.
Grundsätzlich nicht entschädigungsberechtigt ist auch unter diesem Titel die eige-
ne Zeitversäumnis der Partei (Suter/von Holzen, ZPO, a.a.O., Art. 95 N 40 ff.;
Sterchi, BK-ZPO, a.a.O., Art. 95 N 15 ff.; Schmid, KUKO-ZPO, a.a.O., Art. 95 N
36).

55 / 56
Vorliegend hat die beklagte Partei die Übersetzung selbst vorgenommen. Ausla-
gen hierfür – wie beispielsweise Kosten für die Erstellung von Kopien – werden
nicht geltend gemacht und sind nicht nachgewiesen. Verrechnet wird ein Zeitauf-
wand von 138 Stunden bei einem Stundenansatz von CHF 120.00. Dabei handelt
es sich nicht um Auslagen. Sind keine Auslagen nachgewiesen, sind auch keine
solchen zu entschädigen. Unter dem Titel der Umtriebsentschädigung kann eben-
falls keine Entschädigung erfolgen, da die Beklagten berufsmässig vertreten sind
und lediglich eine eigene Zeitversäumnis geltend machen, die, wie dargelegt, nicht
entschädigungsberechtigt ist. Ein entgangener Verdienst wurde weder geltend
gemacht, noch substantiiert, noch nachgewiesen, so dass auch ein solcher nicht
entschädigt werden könnte. Für die Übersetzung ist somit keine Entschädigung
geschuldet.
9.2.6
Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend, aufgrund der sich stellen-
den Sach- und Rechtsfragen und der tatsächlichen Umstände, ein Aufwand von
CHF 88'334.50, bestehend aus Prozesskosten für den Zeitraum von Dezember
2013 bis Dezember 2017 von CHF 61'124.10 (inkl. Barauslagen und MWST) so-
wie von Prozesskosten für den Zeitraum von Januar 2018 bis September 2018
von CHF 27'210.40 (inkl. Barauslagen und MWST), als angemessen erscheint.
Die Klägerin hat die Beklagten somit im Umfang von CHF 88'334.50 zu entschädi-
gen.

56 / 56
III. Demnach wird erkannt:
1.
Die Klage wird abgewiesen.
2.
Die Kosten des Verfahrens von CHF. 20'000.00 gehen zu Lasten der
X._____ AG. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss von CHF 10'000.00
wird angerechnet.
3.
Die X._____ AG hat den Verein Y._____.org und Z._____ für das Verfahren
mit CHF 88'334.50 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuern) zu entschädigen.
4.
Gegen diese, einen Streitwert von mindestens Fr. 30'000.-- betreffende
Entscheidung kann gemäss Art. 72, Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG Beschwerde in
Zivilsachen an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, ge-
führt werden. Die Beschwerde ist dem Bundesgericht schriftlich, innert 30
Tagen seit Eröffnung der vollständigen Ausfertigung der Entscheidung in
der gemäss Art. 42 f. BGG vorgeschriebenen Weise einzureichen. Für die
Zulässigkeit, die Beschwerdelegitimation, die weiteren Voraussetzungen
und das Verfahren der Beschwerde gelten die Art. 29 ff., 72 ff. und Art. 90
ff. BGG.
5.
Mitteilung an: