gr_gerichte · PZ 2004 66 · 2004-08-16 · de
Eintragung eines gesetzlichen Pfandrechts

vorsorgliche Massnahmen | Vorsorgliche Massnahme 52 f. ZPO/145 ZGB

Kantonsgericht von Graubünden
Tribunale cantonale dei Grigioni
Dretgira chantunala dal Grischun
___________________________________________________________________________________________________
Ref.:
Chur, 16. August 2004
Schriftlich mitgeteilt am:
PZ 04 66
Verfügung
Kantonsgerichtspräsidium
Vorsitz
Vizepräsident Bochsler
Aktuar
Engler
——————
In Sachen
der Z . , Beklagte, Widerklägerin und Gesuchstellerin, vertreten durch Rechtsan-
walt Dr. iur. Hansjörg Kistler, Promenade 132 A, 7260 Davos Dorf,
gegen
die Y . , Klägerin, Widerbeklagte und Gesuchsgegnerin, vertreten durch Rechts-
anwalt Dr. iur. Michael Ritscher, M & L Meyer Lustenberger Rechtsanwälte, Forch-
strasse 452, Postfach 832, 8029 Zürich,
betreffend vorsorgliche Massnahmen im Prozess ZFE 00 2,
hat sich ergeben:

2
A.
Die Z. ist Inhaberin des mit Wirkung für Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Grossbritannien, Italien, die Niederlande, Schweden und Spanien erteilten
Europäischen Patentes X.. Es betrifft wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusam-
mensetzungen, die einen carbonsäuregruppenhaltigen Polyester und ein beta-Hy-
droxyalkylamid enthalten.
Die Y. vertreibt im Geltungsbereich der verschiedenen Anteile des genann-
ten Europäischen Patentes die von ihr produzierten Härter W., wobei zu ihrem
Kundenkreis auch Pulverlackhersteller gehören.
Bei diesen beiden Produkten soll es sich nach Darstellung der Z. wie bei
dem von ihr auf den Markt gebrachten Härter V. um ein beta-Hydroxyalkylamid
handeln, das zusammen mit einem geeigneten Polyester die Gewinnung witte-
rungsbeständiger Pulverlacke erlaube.
B.
Am 7. September 2000 liess die Y. bei der Zivilkammer des Kantons-
gerichtes eine Klage mit folgenden Rechtsbegehren anhängig machen:
„1.
Es sei festzustellen, dass die Klägerin keine Rechte aus dem belgi-
schen, deutschen, spanischen, französischen, britischen, niederländi-
schen und/oder schwedischen Teil des Europäischen Patents X. ver-
letzt, namentlich dass
a)
die Produkte W. der Klägerin, die als wesentliche Komponente eine Ver-
bindung mit der folgenden Strukturformel aufweisen (es folgt die entspre-
chende chemische Formel) keine β-Hydroxyalkylamide im Sinne der An-
sprüche dieses Patents sind;
b)
das Anbieten und Liefern der Produkte W. der Klägerin im Zusammen-
hang mit carboxylhaltigen Polyestern in die oben genannten Länder
keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt;
c)
das Anbieten und Liefern der Produkte W. der Klägerin in die oben ge-
nannten Länder keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Pa-
tents darstellt:
2.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag-
ten.“
C.
In ihrer Prozessantwort und Widerklage vom 26. April 2004 liess die
Z. demgegenüber beantragen:
„1.
Die Klage sei – soweit darauf eingetreten werden kann – abzuweisen.

2
2.
Es sei der Y. gerichtlich zu verbieten, ihre Produkte W., die als we-
sentliche Komponente aus einem β-Hydroxyalkylamid bestehen, in
den Ländern Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Grossbritan-
nien, Niederlande und/oder Schweden als Härter für Pulverlacke auf
Basis von Carboxyl enthaltenden Polyestern anzubieten, dorthin zu
liefern oder dort in den Verkehr zu bringen.
3.
Vom Vorbehalt einer späteren Schadenersatzklage sei Vormerk zu
nehmen.
4.
Alles unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschä-
digungsfolge zuzüglich Mehrwertsteuer auf die ausseramtliche Ent-
schädigung zulasten der Klägerin.“
D.
In der Rechtsschrift vom 26. April 2004 findet sich überdies ein Be-
gehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Es lautet:
„Es sei der Y. – unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 des Straf-
gesetzbuches im Falle der Zuwiderhandlung – vorsorglicherweise und bis
auf Weiteres zu verbieten, die Produkte W., die als wesentliche Kompo-
nente aus einem β-Hydroxyalkylamid bestehen, in den Ländern Deutsch-
land, Spanien, Frankreich und/oder Grossbritannien als Härter für Pulver-
lacke auf Basis von Carboxyl enthaltenden Polyestern anzubieten, zu lie-
fern oder in den Verkehr zu bringen.“
E.
In ihrer Vernehmlassung hierzu vom 14. Juli 2004 liess die Y. dem-
gegenüber beantragen:
„1.
Das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei abzuweisen.
2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten und
Widerklägerin bzw. Gesuchstellerin.“

2
Das Kantonsgerichtspräsidium zieht in Erwägung:
1.
Das vorliegende Gesuch betrifft eine Streitsache mit Ausland-
berührung, in welcher bei der Zivilkammer zwischen den gleichen Parteien bereits
der Hauptprozess anhängig ist. In rechtskräftig gewordenen Entscheidungen hat
die angerufene Instanz sowohl ihre internationale (Art. 2 Abs. 1 LugÜ) wie ihre
innerstaatliche – örtliche (Art. 109 Abs. 1 IPRG) und sachliche (Art. 20 Abs. 2 Ziff.
2 ZPO) – Zuständigkeit bejaht. Bei dieser Sachlage ist die Zivilkammer ohne wei-
teres zum Erlass vorsorglicher Massnahmen berechtigt (vgl. Jan KROPHOLLER, Eu-
ropäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkom-
men, 7. Aufl., Heidelberg 2002, Art. 31 N. 1 und N. 10).
2.
Vorsorgliche Massnahmen, wie sie in allen immaterialgüterrechtli-
chen Gesetzen vorgesehen sind – so auch in Art. 77 PatG –, dienen in erster
Linie der vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsan-
sprüche, daneben der Beweissicherung sowie der Aufrechterhaltung des beste-
henden Zustandes (Art. 77 Abs. 1 PatG; vgl. Roland VON BÜREN/Eugen MARBACH,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 906 ff.; Lucas
DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Band I/2, 2. Aufl., Basel und Frankfurt am
Main 1998, S. 173 ff.; Dominik P. RUBLI, in: BERTSCHINGER/MÜNCH/
GEISER (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, Basel/Genf/München 2002, Rz. 16.17 ff.). Dabei ist glaubhaft
zu machen, dass die Gesuchsgegnerin Immaterialgüterrechte verletze oder dass
solche rechtswidrigen Handlungen ernsthaft zu befürchten seien, weiter, dass der
Gesuchstellerin dadurch ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohe,
und schliesslich, dass ein genügendes Interesse an der Erlangung sofortigen
Rechtsschutzes bestehe (Art. 77 Abs. 2 PatG; vgl. VON BÜREN/MARBACH, a. a. O.,
Rz. 913 ff.; DAVID, a. a. O., S. 179 f.; RUBLI, a. a. O., Rz. 16.32 ff.). Dass die an-
spruchsbegründenden Tatsachen lediglich glaubhaft zu machen sind, bedeutet,
dass hierfür kein umfassender, strikter Beweis verlangt werden darf; vielmehr
muss genügen, dass sie nach der Aktenlage bei summarischer Prüfung als wahr-
scheinlich gegeben angesehen werden können (vgl. VON BÜREN/MARBACH, a. a.
O., Rz. 914; DAVID, a. a. O., S. 187 ff.; RUBLI, a. a. O., Rz. 16.76 ff.; BGE 103 II
290). Was für die Gesuchstellerin gilt, muss freilich auch der Gesuchsgegnerin
zugestanden werden; sie darf sich hinsichtlich ihrer Einwendungen – des Inhalts

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etwa, das Schutzrecht habe keinen Bestand – ebenfalls mit deren Glaubhaftma-
chung, also einem blossen Wahrscheinlichkeitsbeweis begnügen (vgl. VON
BÜREN/MARBACH, a. a. O., Rz. 915; DAVID, a. a. O., S. 189; RUBLI, a. a. O., Rz.
16.98; BGE 103 II 290).
3.
Die Z. will der Y. vorsorglich verbieten lassen, ihre Produkte W. wei-
terhin in bestimmten Ländern als Härter für Pulverlacke auf der Basis von Carboxyl
enthaltenden Polyestern auf den Markt zu bringen; dies deshalb, weil es sich hier-
bei um Nachahmungen und bei deren Vertrieb somit um die widerrechtliche Benüt-
zung ihrer durch das Europäische Patent X. geschützten Erfindung handle. Sie
beruft sich hierzu auf Produktbeschreibungen, aus denen sich ergeben soll, dass
die beiden Härter W. weitgehend mit dem vom Schutzbereich des genannten Pa-
tentes erfassten Härters V. übereinstimmten; bei allen drei Produkten handle es
sich um beta-Hydroxyalkylamide. Falls der Massnahmerichter dies mangels eige-
ner Fachkenntnisse nicht nachvollziehen könne, vermöchte ein von ihm einzuho-
lendes Kurzgutachten die Ausführungen der Gesuchstellerin zu erhärten. – Die Y.
scheint dem unter anderem entgegenhalten zu wollen, die Härter W. würden
selbst dann nicht unter das Streitpatent fallen, wenn sie zusammen mit einem ca-
rbonsäuregruppenhaltigen Polyester zur Gewinnung von Pulverlacken verwendet
würden. Sie beruhten nämlich auf einer neu entwickelten Kombination von mehr
als einem beta-Hydroxyalkylamid und lieferten in Verbindung mit einem geeigne-
ten Polyester weit bessere Ergebnisse, als sie bisher erzielt worden seien. – Auf
all dies näher einzugehen erübrigt sich indessen, wenn glaubhaft gemacht sein
sollte, dass das Schutzrecht, auf welches sich die Z. beruft, keinen Bestand hat.
Nach dem Gesagten wäre dann nämlich der darauf abgestützte Unterlassungsan-
spruch, den die Widerklägerin und Gesuchstellerin durch die beantragten vorsorg-
lichen Massnahmen vorläufig vollstrecken lassen will, seinerseits nicht mehr
glaubhaft (vgl. DAVID, a. a. O., S. 189).
Die Y. bringt nun in diesem Zusammenhang im Rahmen einer Hauptsa-
chenprognose in der Tat zumindest sinngemäss zusätzlich vor, dass der Gegen-
stand des Europäischen Patentes X. gar nicht patentfähig sei; nicht etwa, weil
keine Erfindung vorliege, sondern deshalb, weil sie nicht neu sei bzw. weil sie sich
in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Die Gesuchsgegnerin
ist sich dabei bewusst, dass es nicht ausreicht, solches nur zu behaupten, sondern
dass sie die hierfür und damit für die Nichtigkeit des Patentes sprechenden Um-

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stände glaubhaft machen muss (vgl. RUBLI, a. a. O., Rz. 16.98). Dies gelingt ihr
durch die Vorlage der beiden folgenden Urkunden. In einem von der Y. gegen die
Z. angestrengten Nichtigkeitsprozess hat das Bundespatentgericht in München,
dessen Sachkompetenz auch von der heutigen Gesuchstellerin nicht angezweifelt
wird, in einem am 27. März 2003 verkündeten Urteil das hier interessierende Eu-
ropäische Patent X. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland für nichtig erklärt. Die angerufene Instanz kam nach einlässlicher
Prüfung der Streitfrage zum Schluss, dass der Gegenstand des Patentes gegenü-
ber dem ihm entgegenzuhaltenden Stand der Technik nicht mehr neu sei. Gleich
entschieden wurde in einem weiteren gegen die Z. geführten Prozess, in welchem
eine andere Gesellschaft auf Nichtigerklärung des deutschen Anteils des Europäi-
schen Patentes X. geklagt hatte (Urteil des Bundespatentgerichtes vom 18. März
2004). In einem vorsorglichen Massnahmeverfahren, in welchem sich auch die
Gegnerin mit der Glaubhaftmachung ihrer Einwendungen begnügen kann, vermö-
gen solche Erkenntnisse einer richterlichen Behörde, die sich ausschliesslich aus
fachkundigen Mitgliedern zusammensetzt, die Anspruchsgrundlage (den Bestand
des angeblich verletzten Patents) ohne weiteres zu erschüttern. Daran vermag
auch der Umstand nichts zu ändern, dass sich vielleicht Experten finden liessen,
die zu einem abweichenden Ergebnis kämen, ebenso wenig die theoretische Mög-
lichkeit, dass die Nichtigkeitsfrage von Gerichten anderer Länder, in welchen das
hier interessierende Patent ebenfalls geschützt ist, im Vergleich zu den Entschei-
dungen des Bundespatentgerichtes unter Umständen widersprüchlich beurteilt
würde.
Dies führt zur Abweisung des Gesuchs.
4.
Die Z. vermöchte aber mit ihrem Begehren um Erlass vorsorglicher
Massnahmen selbst dann nicht durchzudringen, wenn vom Bestand des von ihr
angerufenen Patents ausgegangen und gleichzeitig als glaubhaft angesehen
würde, dass ihr ausschliessliches Recht, ihre Erfindung gewerbsmässig zu benüt-
zen, durch das beanstandete Marktverhalten der Y. laufend verletzt werde. Es
fehlt dann immer noch an der Glaubhaftmachung des Erfordernisses eines nicht
leicht wiedergutzumachenden Nachteils. Die Gesuchstellerin bringt in diesem Zu-
sammenhang zwar vor, dass sie durch den Vertrieb der Konkurrenzprodukte W.
mit ihrem Härter V. laufend Marktanteile verliere, wobei der daraus erwachsende
Schaden später nur schwer ermittelt und beziffert werden könne; ausserdem ent-

2
stehe durch das Verhalten der Gegenpartei eine eigentliche Marktverwirrung, weil
es beim Publikum Zweifel zu erwecken vermöge, ob die strittigen Schutzrechte
überhaupt noch Bestand hätten. Abgesehen davon, dass die Z. in keiner Weise
substantiiert, auf welchen konkreten Geschehnissen und Erkenntnissen diese Be-
hauptungen beruhen sollen, stehen ihre Darlegungen überdies im Widerspruch zu
ihrem eigenen Verhalten. Nachdem sie laut den Akten des Hauptprozesses am
27. Januar 2000 die Y. wegen angeblicher Schutzrechtsverletzungen verwarnt
hatte, liess sie in der Folge, ohne dass es hierfür eine plausible Erklärung gibt,
über vier Jahre verstreichen, bis sie ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen einreichte. Solches ist nicht geeignet, die von ihr behaupteten Nachteile
als glaubhaft erscheinen zu lassen (vgl. VON BÜREN/MARBACH, a. a. O., Rz. 916).
Hinzu kommt, dass die Widerklage der Z. kein Schadenersatzbegehren enthält,
und sei es auch nur ein nicht oder lediglich approximativ beziffertes, was sich
kaum mit dem Umstand verträgt, dass die Widerklägerin – stellt man auf ihre Sach-
darstellung ab – durch das beanstandete Verhalten der Y. seit Jahren erhebliche
Umsatzeinbussen erleiden müsste. Schliesslich fällt auch noch in Betracht, dass
die Gesuchsgegnerin gemäss ihren Ausführungen in der Vernehmlassung zum
vorsorglichen Massnahmebegehren anscheinend gewillt ist, die eigenen Ver-
kaufszahlen offen zu legen, wenn die Z. mit ihrer Verletzungsklage dem Grundsatz
nach durchdringen sollte. Dies steht der Behauptung entgegen, dass eine Bezif-
ferung der angeblichen Verluste von vornherein an unüberwindbaren Hindernis-
sen scheitern würde.
5.
Der Entscheid darüber, welche der beiden Parteien die Kosten zu
tragen hat, die im vorliegenden Verfahren auf Erlass vorsorglicher Massnahmen
aufgelaufen sind, beziehungsweise in welchem Verhältnis sie der Gesuchstellerin
und der Gesuchsgegnerin zu überbinden sind, wird Gegenstand des abschlies-
senden Erkenntnisses im Hauptprozess sein; desgleichen, ob eine der beiden
Parteien für diesen Verfahrensabschnitt zu Lasten der anderen Anspruch auf eine
Umtriebsentschädigung besitzt.

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Demnach verfügt das Kantonsgerichtspräsidium:
1.
Das Gesuch wird abgewiesen.
2.
Die Kosten bleiben bei der Prozedur.
3.
Mitteilung an:
__________
Für das Kantonsgerichtspräsidium von Graubünden
Der Vizepräsident
Der Aktuar