gr_gerichte · ZK2 2019 20 · 2020-08-07 · de
Entscheide Obergericht

Patentübertragung, Aussonderung

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni
1 / 15
Verfügung vom 07. August 2020
Referenz
ZK2 19 20
Instanz
II. Zivilkammer
Besetzung
Hubert, Vorsitzender
Elmer, Aktuarin ad hoc
Parteien
A._____
Kläger
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann
Weinmann Zimmerli, Apollostrasse 2, Postfach, 8032 Zürich
gegen
B._____
Beklagte
vertreten durch Betreibungs- und Konkursamt der Region Prätti-
gau/Davos
Berglistutz 8, 7270 Davos Platz
Gegenstand
Patentübertragung, Aussonderung
Mitteilung
12. August 2020

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I. Sachverhalt
A.
Dr. A._____ ist Diplom-Chemiker und promovierte in Zellbiologie. Die
B._____ wurde als Spin-Off des schweizerischen Instituts für Allergie- und Asth-
maforschung (SIAF) durch Eintragung im Handelsregister am _____ 2011 ge-
gründet. Mit Konkursdekret vom 20. November 2018 wurde über die Gesellschaft
der Konkurs eröffnet. A._____ war Mitbegründer der Gesellschaft und bis Ende
März 2017 als Verwaltungsrat der B._____ tätig. Seit dem 01. Juni 2014 beschäf-
tigte die B._____ A._____ als Organisatorischen Direktor (Chief Organisatory Offi-
cer).
A._____ wird in Zusammenhang mit den drei europäischen Patenten EP 1 204
856 B1, EP 1 079 226 B1 und EP 1 371 967 B1, bei welchen es im Wesentlichen
um ein Verfahren zum Nachweis und zur quantitativen Bestimmung von Antigenen
und Antikörpern gegen Platelets in menschlichen und tierischen Flüssigkeiten mit-
tels Evaneszenz-Messung geht, zusammen mit Dr. C._____ als Erfinder genannt.
Diese Erfindungen wurden mit Vertrag vom _____ 2004 an die Stiftung für Dia-
gnostische Forschung übertragen. Die Stiftung erteilte mit separatem Lizenzver-
trag der D._____ das Recht zur kommerziellen Auswertung der Erfindung für die
ganze Welt. Mit Übertragungserklärung vom 05. August 2008 übertrug die Stiftung
für Diagnostische Forschung die drei Patente an Dr. A._____ und Dr. C._____
zurück. Am 14. August 2011 schlossen Dr. A._____ und Dr. C._____ eine Verein-
barung mit der E._____, mit welcher die drei Patente von den Erfindern auf die
E._____ übertragen wurden. Gleichzeitig wurde in der Vereinbarung festgehalten,
dass die E._____ für die Patente Lizenzen an Dritte erteilen werde und die Erfin-
der dafür Lizenzgebühren erhalten sollen. Mit Lizenzvertrag vom _____ 2011 er-
teilte die E._____ der B._____ eine weltweite ausschliessliche Lizenz für die Nut-
zung des mit den drei Patenten geschützten Verfahrens und die Herstellung und
den Vertrieb der mit den Patenten geschützten Gegenstände.
Gemäss den Darstellungen von A._____ forschte er weiterhin auf dem Gebiet der
Evaneszenzfeld-Technologie und entwickelte im Jahr 2010 die Typisierung von
Blutplättchen-Alloantigenen und Blutplättchen-Antikörpertests bzw. Plättchen-allo-
antigene-Typisierung und Plättchen Antikörpertests, welche auf den drei in Zu-
sammenhang mit Dr. C._____ entwickelten Patenten beruhten und im Kern jedoch
eine Neuheit im patentrechtlichen Sinne darstellten. Mit Abtretungsvereinbarung
(«Declaration of Assignment») vom 25. April 2013 wurden alle Rechte und Pflich-
ten inklusive Prioritätsrechten («all rights and duties including the priority right»)
der europäischen Patentanmeldungen «Platelet Allo-Antigen Typing And Platelet
Antibody Tests» an die B._____ übertragen. Am 26. April 2013 wurde die Erfin-

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dung beim Europäischen Patentamt als Patent zur Anmeldung gebracht. Das Pa-
tent EP 2 796 880 B1 (Typisierung von Blutplättchen-Alloantigenen und Blutplätt-
chen-Antikörpertests) wurde am 26. Oktober 2016 und das Patent EP 2 796 881
B1 (Plättchen-allo-antigene-Typisierung und Plättchen-Antikörpertests) am 01.
November 2017 publiziert. Als Erfinder der beiden Patente werden neben Dr.
A._____ verschiedene Mitarbeiter der B._____, und als Inhaber die B._____ ge-
nannt.
B.
Nachdem über die B._____ am 20. November 2018 der Konkurs eröffnet
worden war, machte Dr. A._____ gegenüber dem Konkursamt Prättigau/Davos als
Konkursverwalterin der B._____ in Liquidation sein Eigentumsrecht an den Paten-
ten EP 2 796 880 B1 und EP 2 796 881 B1 geltend. Mit Verfügung vom 13. März
2019 lehnte die Konkursverwalterin die Anerkennung der Eigentumsrechte von
A._____ an den europäischen Patenten EP 2 796 880 B1 und EP 2 796 881 B1
ab und setzte ihm gestützt auf Art. 242 Abs. 2 SchKG eine 20-tägige Frist, beim
zuständigen Gericht am Konkursort Klage auf Feststellung des Anspruchs auf das
Eigentumsrecht an den beiden strittigen Patenten zu erheben.
C.
Am 05. April 2019 reichte A._____ (nachfolgend: Kläger) gegen die Kon-
kursmasse B._____ in Liquidation (nachfolgend: Beklagte) eine Klage mit nachfol-
genden Rechtsbegehren ein:
1.
Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patente EP 2 796 880
B1 und EP 2 796 881 B1 innerhalb von 10 Tagen ab
Rechtskraft des Urteils auf den Kläger zu übertragen.
2.
Eventualiter, im Falle der Abweisung des Rechtsbegeh-
rens 1, sei die Beklagte zu verpflichten, die Patente EP 2
796 880 B1 und EP 2 796 881 B1 innerhalb von 10 Tagen
ab Rechtskraft des Urteils entsprechend des Mit- bzw.
Gesamteigentumsanteils des Klägers auf diesen zu über-
tragen.
3.
Eventualiter, im Falle der Abweisung des Rechtsbegeh-
rens 1, sei festzustellen, dass der Anspruch auf Inhaber-
schaft an den Patenten EP 2 796 880 B1 und EP 2 796
881 B1 alleine dem Kläger zusteht.
4.
Dem Kläger seien die sich in der Konkursmasse B._____
in Liquidation, Konkurs Nr. 2180037, befindlichen Patente
EP 2 796 880 B1 und EP 2 796 881 B1 herauszugeben.

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5.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl.
MwSt.) zulasten der Beklagten.
D.
Mit Klageantwort vom 12. Juni 2019 beantragte die Beklagte die Abweisung
der Klage und Feststellung, dass «die beiden Patente EP 2 796 880 B1 sowie EP
2 796 881 B1 als Aktivum der Konkursmasse B._____ in Liq. gelten».
E.
Am 05. August 2019 beantragte der Kläger mit Einverständnis der Beklag-
ten die Sistierung des Verfahrens, da sich die Parteien um eine aussergerichtliche
Einigung bemühen würden. Mit prozessleitender Verfügung vom 06. August 2019
wurde das Verfahren vorläufig bis zum 30. September 2019 sistiert.
F.
Mit Eingabe vom 23. September 2019 ersuchte der Kläger mit Einverständ-
nis der Beklagten um Verlängerung der Sistierung. Mit prozessleitender Verfügung
vom 24. September 2019 wurde die Sistierung des Verfahrens vorläufig bis zum
06. Januar 2020 verlängert.
G.
Am 18. Dezember 2019 beantragte der Kläger was folgt:
1.
Das Verfahren sei infolge Gegenstandslosigkeit abzu-
schreiben.
2.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zzgl.
MwSt.) zulasten der Beklagten.
H.
Mit Eingabe vom 10. Januar 2020 beantragte die Beklagte was folgt:
1.
Wie von der Klägerin anbegehrt, soll das Verfahren als
gegenstandslos abgeschrieben werden, nachdem die be-
troffenen Patente per 31.10.2019 verfallen sind.
2.
Für die Kosten hat nicht die Konkursmasse als hier einge-
klagte Partei gerade zu stehen, sondern die Klägerin.
I.
In seiner Stellungnahme vom 10. Februar 2020 hielt der Kläger an seinen
Anträgen fest.
J.
Mit Eingabe vom 02. März 2020 teilte die Beklagte mit, dass sie an ihrer
Stellungnahme sowie deren Anträge und Begründungen vom 07. Januar 2020
festhalte.

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II. Erwägungen
1.
Wenn ein Kläger gegen denselben Beklagten gleichzeitig mehrere An-
sprüche stellt oder mehrere getrennt eingereichte Ansprüche eines Klägers gegen
den gleichen Beklagten vereinigt werden, liegt eine objektive Klagenhäufung vor.
Im Falle objektiver Klagenhäufung ist bei Vorliegen eines sachlichen Zusammen-
hanges (Konnexität) zwischen den Ansprüchen jedes für einen Anspruch zustän-
dige Gericht für die Beurteilung aller Ansprüche zuständig (Art. 15 Abs. 2 ZPO).
Vorausgesetzt ist, dass das gleiche Gericht sachlich zuständig ist und das Verfah-
ren der gleichen Verfahrensart untersteht (Art. 90 ZPO). Für die Konkretisierung
des sachlichen Zusammenhangs darf auf Art. 28 Nr. 3 LugÜ zurückgegriffen wer-
den. Danach stehen Klagen im Zusammenhang, "wenn zwischen ihnen eine so
enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entschei-
dung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass sich in getrennten Verfahren wi-
dersprechende Entscheidungen ergeben könnten." Der sachliche Zusammenhang
kann vorliegen, wenn die Klage ihren Grund im selben Lebenssachverhalt oder im
selben Rechtsverhältnis hat (Marc Weber, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.],
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017,
Art. 15 N 18). Vor der einzigen Instanz im Sinne von Art. 5 ZPO ist die objektive
Klagenhäufung gestützt auf Art. 90 ZPO nur zulässig, wenn ihre sachliche Zustän-
digkeit für jeden einzelnen der gehäuften Ansprüche gegeben ist. Auch hier ist
hingegen eine Ausnahme angezeigt: Stehen die gehäuften Ansprüche in einem
engen sachlichen Zusammenhang, lassen es prozessökonomische Überlegungen
sowie das Bestreben nach widerspruchfreier Urteilsfindung als sinnvoll erschei-
nen, dass nicht mehrere, sondern ein einziges Gericht über alle Ansprüche ent-
scheidet. Fällt der Hauptanspruch in die Zuständigkeit der einzigen Instanz, soll
diese deshalb auch die Miteingeklagten, in engem Zusammenhang stehenden
Nebenansprüche beurteilen, selbst wenn diese für sich allein betrachtet nicht in
die sachliche Zuständigkeit der einzigen Instanz fallen würden (Bernhard Berger,
in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord-
nung, Band I, Bern 2012, Art. 5 N 32).
1.1
Die vorliegend vom Kläger erhobene Abtretungsklage im Sinne von Art.
29 PatG (vgl. Rechtsbegehren 1 – 3) bezieht sich auf zwei europäische Patente.
Es handelt sich somit um einen internationalen Sachverhalt. Demnach ist für die
Frage der Zuständigkeit das IPRG anwendbar (Art. 1 IPRG). Nach Art. 1 Abs. 2
IPRG sind völkerrechtliche Verträge vorbehalten. Zu diesen zählen im vorliegen-
den Fall das europäische Patentübereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) mit dem
nach Art. 164 EPÜ Bestandteil davon bildenden Protokoll über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Er-

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teilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll; SR 0.232.142.22)
sowie das Lugano-Übereinkommen (LugÜ; SR 0.275.12). Dabei gehen, soweit
das EPÜ und das Anerkennungsprotokoll überhaupt anwendbar sind, diese nach
Art. 11 Anerkennungsprotokoll dem LugÜ vor. Soweit es um die Berechtigung an
der europäischen Patentanmeldung geht, ist damit nur das EPÜ anwendbar.
Gemäss Art. 2 des Anerkennungsprotokolls ist der Anmelder der europäischen
Patentanmeldung mit Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ vor den Gerichten die-
ses Vertragsstaates zu verklagen. Die Beklagte mit Sitz in der Schweiz ist als In-
haberin der streitgegenständlichen europäischen Patentanmeldungen eingetra-
gen. Die Abtretungsklage ist am Gerichtsstand des Sitzes der Beklagten zu erhe-
ben (Peter Heinrich, PatG/EPÜ - Schweizerisches Patentgesetz/Europäisches
Patentübereinkommen, 3. Auflage, Bern 2018, Art. 29 N 11). Der Sitz der Beklag-
ten befindet sich in Davos Platz, weshalb die örtliche Zuständigkeit des angerufe-
nen Gerichts gegeben ist. Die Zuständigkeit in Patentstreitigkeiten richtet sich
primär nach Art. 26 PatGG. Das Bundespatentgericht ist gemäss Abs. 1 lit. a die-
ser Bestimmung unter anderem ausschliesslich zuständig für Bestandes- und Ver-
letzungsklagen. Nach Art. 26 Abs. 2 PatGG ist es zuständig auch für andere Zivil-
klagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen, insbesondere betreffend
die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung. Die Zuständigkeit des
Bundespatentgerichts schliesst in letztgenannten Fällen (Abs. 2) diejenige der
kantonalen Gerichte nicht aus. Ob die Abtretungsklage im Sinne von Art. 29 PatG
unter Art. 26 Abs. 1 oder Abs. 2 PatGG zu subsumieren ist, war in der Lehre um-
stritten (vgl. Entscheid ZK.2012.19 des Appelationsgerichts des Kantons Basel-
Stadt vom 02. Januar 2013 E. 4). HEINRICH hat in der 3. Auflage seines Kommen-
tars im Unterschied zur 2. Auflage festgehalten, dass bei Abtretungsklagen für die
sachliche Zuständigkeit die nicht ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespa-
tentgerichts gemäss Art. 26 Abs. 2 PatGG bzw. der einzigen kantonalen Instanz
nach Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO gelte (Heinrich, PatG/EPÜ, a.a.O., Art. 29 N 11 mit
Hinweis auf Calame/ Hess-Blumer/Stieger, Patentgerichtsgesetz, Basel 2013, Art.
26 N 91 f.). Demnach liegt bei Abtretungsklagen im Sinne von Art. 29 PatG die
sachliche Zuständigkeit beim Bundespatentgericht oder alternativ bei der einzigen
kantonalen Instanz nach Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit a ZPO
hat das kantonale Recht ein Gericht zu bezeichnen, das als einzige kantonale In-
stanz unter anderem zuständig ist für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geisti-
gem Eigentum einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaber-
schaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte (lit. a). Dabei
muss es sich um ein oberes kantonales Gericht handeln (Art. 75 Abs. 2 lit. a
BGG). Der Kanton Graubünden hat diese Vorgabe umgesetzt, indem er für derar-
tige Streitigkeiten gemäss Art. 6 EGzZPO das Kantonsgericht von Graubünden als

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einzige Instanz eingesetzt hat. Das Kantonsgericht von Graubünden ist daher für
die vorliegende Abtretungsklage im Sinne von Art. 29 PatG (Rechtsbegehren 1 –
3) örtlich und sachlich zuständig.
1.2
Der Kläger reicht in Form von Ziffer 4 seines Rechtsbegehrens zudem eine
Aussonderungsklage im Sinne von Art. 242 Abs. 2 SchKG ein. Der Gerichtsstand
für die Aussonderungsklage ergibt sich direkt aus Art. 242 Abs. 2 SchKG. Dem-
nach ist die Klage beim Richter am Konkursort einzureichen (Art. 46 ZPO i.V.m.
Art. 242 Abs. 2 SchKG). Die ZPO findet keine Anwendung auf bundeszivilrechtli-
che Ansprüche, die zusammen mit Klagen des SchKG erhoben werden, für wel-
che das SchKG spezielle Zuständigkeitsvorschriften bereithält (Weber, BSK-ZPO,
a.a.O., Art. 15 N 25). Der Kläger ist der Auffassung, dass sich die sachliche Zu-
ständigkeit vorliegend ebenfalls auf Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO stützt, da es sich um
eine Streitigkeit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum handelt. Dieser Auf-
fassung kann nicht gefolgt werden. Aussonderungsklagen gehören zu den betrei-
bungsrechtlichen Streitigkeiten mit Reflexwirkung auf das materielle Recht (Guido
E. Urbach, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO Kommentar, orell füssli,
2. Auflage, Zürich 2015, Art. 46 N 6). Damit liegt keine immaterialgüterrechtliche
Streitigkeit i.S.v. Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO vor, so dass nicht die einzige kantonale
Instanz nach Art. 5 ZPO sachlich zuständig ist (vgl. in Bezug auf die sachliche Zu-
ständigkeit des Handelsgerichts BGE 140 III 355, BGE 141 III 527 und weiter BGE
143 III 395 mit Bezug auf Art. 5 Abs. 1 lit f ZPO).
1.3
Folgt man der Auffassung von BERGER, so könnte vorliegend argumentiert
werden, dass die geltend gemachten Ansprüche in einem engen sachlichen Zu-
sammenhang stehen und es aus prozessökonomischen Überlegungen sowie dem
Bestreben nach widerspruchsfreier Urteilsfindung als sinnvoll erscheint, dass ein
einziges Gericht über die Ansprüche befindet, selbst wenn die sachliche Zustän-
digkeit der einzigen kantonalen Instanz nicht für sämtliche Ansprüche gegeben ist
(vgl. Ausführungen unter Ziffer 1.1). Andernfalls könnte auf die Klage in Bezug auf
Rechtsbegehren Ziffer 4 nicht eingetreten werden. Da das vorliegende Verfahren
aber – wie nachfolgend noch aufgezeigt wird – infolge Gegenstandslosigkeit ab-
geschrieben wird, und zwar in Bezug auf sämtliche vom Kläger eingeklagten An-
sprüche, kann die Frage offen bleiben.
2.1
Die Parteien beantragen die Abschreibung des Verfahrens infolge Gegen-
standslosigkeit. Gemäss Art. 242 ZPO wird ein Verfahren auch dann abgeschrie-
ben, wenn es aus anderen Gründen als durch Vergleich, Klageanerkennung oder
Klagerückzug ohne Entscheid endet. Die Klage wird gegenstandslos, wenn der

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Streitgegenstand oder das schutzwürdige Interesse der Klagepartei oder eine an-
dere Prozessvoraussetzung nach Eintritt der Rechtshängigkeit definitiv wegfällt
(Markus Kriech, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilpro-
zessordnung, DIKE-Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 242 N 3; Laurent
Killias, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilpro-
zessordnung, Band II, Bern 2012 Art. 242 N 2). Sind dem Gericht die entspre-
chenden Tatsachen bekannt, welche die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens
begründen, hat es die Gegenstandslosigkeit von Amtes wegen festzustellen. Die
Parteien können dem Gericht die entsprechenden Tatsachen von sich aus mittei-
len und die Abschreibung des Verfahrens beantragen (Killias, BK-ZPO, a.a.O., Art.
242 N 20). Zuständig für den Erlass einer Abschreibungsverfügung ist gemäss Art.
11 Abs. 2 der Verordnung über die Organisation des Kantonsgerichts (KGV; BR
173.100) i.V.m. Art. 9 Abs. 2 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG; BR
173.000) der Kammervorsitzende.
In casu sind die streitgegenständlichen Patente vorzeitig erloschen, da die für de-
ren Aufrechterhaltung geschuldeten Jahresgebühren nicht bis Ende Oktober 2019,
und damit dem spätesten Zahlungstermin für die siebte Jahresgebühr (Art. 18
PatV), bezahlt wurden (Art. 15 Abs. 1 lit. b PatG). Somit entfällt das Streitobjekt.
Entsprechend ist das Verfahren infolge Gegenstandslosigkeit in Anwendung von
Art. 242 ZPO abzuschreiben.
2.2
Der Kläger beantragt die Abschreibung des Verfahrens, unter Kosten- und
Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten. Begründend führt der Kläger an,
die Beklagte verantworte als eingetragene Patentinhaberin den Verfall der vom
Kläger beanspruchten Patente und habe entsprechend die Ursache gesetzt, die
zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt habe. Mit dem Entscheid, die
Jahresgebühren nicht zu bezahlen bzw. die streitgegenständlichen Patente verfal-
len zu lassen, habe die Beklagte zudem einen Zustand geschaffen, der aus ihrer
Perspektive de facto jenem entspreche, der eingetreten wäre, wenn sie im Verfah-
ren vollumfänglich unterlegen wäre. Sie habe ihre Chancen, im vorliegenden Pro-
zess zu obsiegen, offenbar tief eingeschätzt. Es könne nicht sein, dass die Be-
klagte durch dieses unilaterale Schaffen von Tatsachen zulasten des Klägers kos-
tenmässig besser fahre, als wenn sie die Klage anerkannt oder den Prozess verlo-
ren hätte.
2.3
Die Beklagte beantragt ebenfalls Abschreibung des Verfahrens, allerdings
unter Kostenfolge zu Lasten des Klägers. Eine eigene Parteientschädigung macht
sie nicht geltend. Nach Ansicht der Beklagten hat der Kläger den Verfall der streit-

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gegenständlichen Patente gewollt und verursacht. Im Wissen darum, dass die
Konkursmasse nicht über die erforderlichen Mittel verfügt habe, die Jahresge-
bühren zu bezahlen, habe er das Verfahren und die laufenden Vergleichsverhand-
lungen verzögert. Der Kläger habe seinerseits die Prozesschancen als sehr tief
eingeschätzt, ansonsten er die Jahresgebühr bevorschusst hätte.
2.4
Die Gegenstandslosigkeit eines Verfahrens wird entweder durch eine dar-
auf abzielende Prozesshandlung einer oder beider Parteien herbeigeführt (Fälle
gemäss Art. 241 ZPO) oder tritt – wie im vorliegenden Fall – aus anderen, z.T.
sogar vom Willen der Prozessparteien unabhängigen Gründen ein (Gegenstands-
losigkeit i.e.S., Art. 242 ZPO). In all diesen Fällen wird zwar ein richterlicher Ent-
scheid in der Sache überflüssig und das Verfahren wird ohne Urteil abgeschrie-
ben, doch sind die bis zur Abschreibung angefallenen Prozesskosten zu liquidie-
ren. Während bei Klagerückzug oder Klageanerkennung die den Abstand er-
klärende Partei als unterliegend gilt und dadurch im Regelfall kostenpflichtig wird
(Art. 106 Abs. 1 ZPO), verweist die vorliegend einschlägige Bestimmung von Art.
107 Abs. 1 lit. e ZPO für die Kostenverteilung bei Gegenstandslosigkeit i.e.S. als
Grundlage auf das Ermessen des Gerichts (Martin A. Sterchi, in: Hausheer/Walter
[Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern
2012, Art. 107 N 16). Dabei ist für die Kostenverlegung je nach Lage des Einzel-
falls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der
mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei die Gründe ein-
getreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Prozesses geführt haben, und
welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (Viktor Rüegg/Michael
Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 107 N 8; David Jenny, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung [ZPO], 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 107 N 16; Adrian
Urwyler/Myriam Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Art.
107 N 6 ff.). Das Bundesgericht selber stellt in den bei ihm gegenstandslos ge-
wordenen Verfahren und bei vergleichbarer rechtlicher Grundlage (Art. 71 BGG in
Verbindung mit Art. 72 BZP [SR 273]) bezüglich der Kostenauflage in erster Linie
auf den mutmasslichen Prozessausgang ab (BGE 125 V 373 E. 2a; BGE 118 Ia
488 E.4a; Urteil des Bundesgerichts 8C_417/2010 vom 06. September 2010 E.
6.2 mit Hinweisen). Dabei geht es nicht darum, die Prozessaussichten im Einzel-
nen zu prüfen und dadurch weitere Umtriebe zu verursachen. Vielmehr soll es bei
einer knappen, summarischen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben.
Zur Beurteilung des mutmasslichen Prozessausganges ist die Sachlage im Zeit-

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punkt des Eintritts des Erledigungsgrundes massgebend. Bereits von den Parteien
eingereichte Beweismittel sind zu berücksichtigen. Eine nachträgliche Beweis-
führung bloss zur Erhellung der Prozesschancen hat aber zu unterbleiben. Über
den Weg des Kostenentscheids soll nicht ein materielles Urteil gefällt und unter
Umständen der Entscheid in einer heiklen Rechtsfrage präjudiziert werden (BGE
142 V 551 E. 8.2; Urteile des Bundesgerichts 4A_234/2018 vom 28. November
2018 E. 3.2; 8C_417/2010 vom 06. September 2010 E. 7.1 mit Hinweisen und
1A.33/2004 vom 12. Januar 2005 E. 2.1; Verfügung des Kantonsgerichts von
Graubünden ZK2 18 9 vom 21. März 2018 E. 1.2; Sterchi, BK-ZPO, a.a.O., Art.
107 N 18).
3.1.1 Am 25. April 2013 erfolgte eine Abtretung der streitgegenständlichen Paten-
te vom Kläger an die B._____. Diese hat in der Folge die strittigen Erfindungen
beim Europäischen Patentamt zum Patent angemeldet. Sie ist als Inhaberin der
streitgegenständlichen Patente im Europäischen Patentregister eingetragen.
Der Kläger macht geltend, die Erfindungen, die durch die beiden strittigen Patente
geschützt werden, entwickelt zu haben. Die B._____ sei daher nicht berechtigt
gewesen, die strittigen Erfindungen zum Patent anzumelden. Eine gültige Rechts-
nachfolge habe nicht stattgefunden. Für eine vertragliche Rechtsnachfolge bedür-
fe es eines Verpflichtungs- und eines Verfügungsgeschäfts. Ersteres fehle vorlie-
gend, weshalb kein gültiger Rechtsgrund für eine Übertragung vorliege. Es sei
namentlich kein Kaufvertrag zustande gekommen. Ebenso wenig liege eine ge-
setzliche Rechtsnachfolge vor. Die Übertragungserklärung vom 25. April 2013 sei
daher ungültig. Entsprechend habe der B._____ die Berechtigung zur Patentan-
meldung vom 26. April 2013 gefehlt (Art. 3 PatG/Art. 60 EPÜ).
Die Beklagte bestreitet die Sachdarstellung des Klägers. Sie macht geltend, die
Übernahme der Patente an sie sei mit mehr Lohn für den Kläger abgegolten wor-
den. Der Kläger sei bis zur Konkurseröffnung als Mitglied der Geschäftsleitung
Zeichnungsberechtigter der Konkursitin gewesen. Ausserdem habe die Beklagte
seit der Übertragung die Lizenzgebühren und sämtliche weiteren Abgaben be-
zahlt.
Wie bereits ausgeführt, geht es bei der Prüfung des mutmasslichen Prozessaus-
gangs nicht darum, die Prozessaussichten im Einzelnen zu prüfen und dadurch
weitere Umtriebe zu verursachen. Vielmehr soll es bei einer knappen, summari-
schen Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben.

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3.1.2 Im europäischen Patentregister ist die B._____ als Inhaberin der strittigen
Patente eingetragen. Als Erfinder wird unter anderem der Kläger genannt. Auf den
ersten Blick scheint dies für die Eigentümerstellung der Beklagten zu sprechen.
Ob das europäische Patentregister ein öffentliches Register im Sinne von Art. 179
ZPO ist, kann vorliegend offen bleiben, denn auf jeden Fall bezieht sich die Rich-
tigkeitsvermutung von Art. 179 ZPO nur auf Tatsachen, deren Richtigkeit von der
Urkundsperson entweder geprüft oder kraft eigener Wahrnehmung als richtig be-
scheinigt worden sind. Bei immaterialgüterrechtlichen Registern wird z.B. mit dem
Auszug nur die Tatsache der Anmeldung, nicht die des Bestands des Rechts be-
wiesen (Annette Dolge, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 179 N 10 f.).
Das europäische Patentamt prüft im Erteilungsverfahren weder die materielle Be-
rechtigung des Anmelders an der Erfindung noch, ob die genannten Erfinder
tatsächlich die Erfindung gemacht haben (Regel 19(2) Ausführungsordnung EPÜ;
Urteil des Bundespatentgerichts O2015_009 vom 21. März 2018 E. 5.2). Die Be-
rechtigung des Anmelders wird – für das Anmeldeverfahren selbst unwiderlegbar
– vermutet. Wer geltend machen will, dass der Anmelder nicht berechtigt ist (Art. 3
PatG / Art. 60 EPÜ), hat dies nicht beim Patentamt, sondern vor dem zuständigen
Gericht zu behaupten und die Voraussetzungen zu beweisen. Das Patentamt klärt
somit die materielle Berechtigung (im Sinne von Art. 3 PatG / Art. 60 Abs. 1 und 2
EPÜ) des Anmelders nicht ab. Wer sie bestreitet und selbst ein besseres Recht zu
haben glaubt, muss eine Abtretungsklage (Art. 29 – 31 PatG / Art. 61 EPÜ) erhe-
ben (Heinrich, PatG/EPÜ, a.a.O., EPÜ 60 / PatG 4 N 1). Für die Inhaberschaft der
Beklagten spricht jedoch der Registereintrag zusammen mit der Abtretungser-
klärung vom 25. April 2013 (act. B.15), im Rahmen welcher sämtliche Rechte und
Pflichten an den «Platelet Allo-Antigen Typing» und «Platelet Antibody Tests» an
die B._____ übertragen wurde. Gestützt auf diese Abtretungserklärung wurde in
der Folge die Anmeldung der beiden europäischen Patente vorgenommen und die
B._____ als Inhaberin im Patentregister eingetragen. Der Kläger hätte somit den
Beweis für die Unrichtigkeit des Eintrags zu erbringen (Art. 9 ZGB). Aus den ein-
gereichten Akten ergibt sich hierfür jedoch kein genügender Beweis. Entspre-
chend beantragt der Kläger denn auch die Einvernahme diverser Zeugen und die
Einholung eines Gutachtens zu verschiedenen Fragen. Letzteres wurde nament-
lich zum Nachweis der Behauptung, dass die durch die strittigen Patente ge-
schützten Erfindungen bereits vor 2010, und damit vor Gründung der B._____,
gemacht wurden und zur Frage der erfinderischen Identität zwischen unabhängi-
gen Forschungsleistungen des Klägers und den in den registrierten Patenten ge-
machten Ansprüchen. Es bleibt auch fraglich, inwieweit dies überhaupt relevant
ist, wird doch der Kläger im europäischen Patentregister als Erfinder der streitge-

12 / 15
genständlichen Patente genannt. Darüber hinaus werden zwar noch andere Per-
sonen als Erfinder genannt, welche gemäss der klägerischen Darstellung nichts
mit der Entwicklung der Erfindung zu tun haben und aus reiner Gefälligkeit als
Miterfinder genannt wurden. Daraus lässt sich aber kein eigentlicher Anspruch des
Klägers an den Patenten ableiten. Die Anmeldung der Patente durch die B._____
erfolgte unbestrittenermassen aufgrund der Abtretungserklärung an diese. Da-
durch gab der Kläger ausdrücklich sein Einverständnis für die Patentanmeldung
durch die B._____, bei welcher er im Übrigen selber als Verwaltungsrat fungierte.
Der Kläger ist der Auffassung, dass keine vertragliche Rechtsnachfolge eingetre-
ten sei, da es an einem Verpflichtungsgeschäft fehle, welches als Rechtsgrund für
eine allfällige Übertragung dienen könnte. In diesem Zusammenhang ist darauf
hinzuweisen, dass neben dem Auftrag, dem Werkvertrag und dem Kaufvertrag
beliebige andere Verträge (auch Innominatkontrakte) denkbar sind, die einen
Übergang der Rechte an einer Erfindung bewirken können (Heinrich, PatG/EPÜ,
a.a.O., PatG 3 Rz.20). Die summarische Prüfung des Falles lässt keine Rück-
schlüsse darauf zu, dass die Übertragung der Patente nur im Hinblick auf einen
noch zu schliessenden Kaufvertrag erfolgte, und ohne diesen die Übertragung
ungültig sein sollte, wie dies vom Kläger geltend gemacht wird. Dabei ist nochmals
anzumerken, dass der Kläger ebenfalls Teil der B._____ war, einerseits als zeich-
nungsberechtigter Verwaltungsrat und ab Juni 2014 als Chief Organisatory Officer.
Ob in diesem Zusammenhang eine Abgeltung der vom Kläger an die B._____
übertragenen Patente erfolgte, ergibt sich nicht aus den Akten.
3.1.3 Das Aussonderungsverfahren nach Art. 242 SchKG dient ausschliesslich
der Klärung der Frage, ob der strittige Gegenstand dem Konkursbeschlag unter-
liegt oder nicht. Auch wenn dabei materiellrechtliche Aspekte zum Tragen kom-
men, erfolgt keine rechtskräftige Beurteilung der Eigentumsverhältnisse, wie dies
bei einer Vindikationsklage nach Art. 641 ZGB der Fall ist. Bei Forderungen und
sonstigen Rechten kann naturgemäss kein Gewahrsam ausgeübt werden. Hier
wird daher auf die grössere Wahrscheinlichkeit der materiellen Berechtigung
gemäss dem äusseren Rechtsschein, den die Aktenlage erweckt, abgestellt. Bei in
öffentlichen Registern registrierten Rechten, z.B. Patentrechten, kann auf den Re-
gistereintrag abgestellt werden, da dieser den Anschein der besseren Berechti-
gung begründet (Adrian Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1 – 158
SchKG, 2. Auflage, Basel 2010, Art. 107 N 12 und 14). Ist der Konkursit im Zeit-
punkt der Konkurseröffnung als Inhaber des Patents eingetragen, so kann die
bessere Berechtigung der Konkursmasse angenommen werden. Diesfalls ist ein
von einem Dritten gegenüber der Konkursmasse erhobener Eigentumsanspruch –

13 / 15
natürlich unter der Annahme, dass Konkursverwaltung und Gläubiger diesen nicht
anerkennen wollen – mittels Aussonderungsverfügung durch die Konkursverwal-
tung abzuweisen. Dem Eigentumsansprecher teilt die Konkursverwaltung somit in
ihrer Verfügung mit entsprechender Begründung mit, dass sie den Eigentumsan-
spruch ablehne, gleichzeitig wird dem Drittansprecher eine Frist von 20 Tagen
angesetzt, um beim zuständigen Gericht Aussonderungsklage zu erheben. Dem
Dritten wird somit in diesem Fall die Klägerrolle zugewiesen. Erhebt der Drittan-
sprecher innert Frist Aussonderungsklage, so wird der Richter im laufenden Kon-
kursverfahren darüber entscheiden, ob das betreffende Patent in der Konkurs-
masse verbleibt (bei Abweisung der Aussonderungsklage) oder nicht (bei Gut-
heissung der Aussonderungsklage). Unterlässt der Drittansprecher die rechtzeitige
Erhebung der Aussonderungsklage oder unterliegt er im Aussonderungsprozess,
so verbleibt das Patent in der Masse und kann durch die Konkursverwaltung ver-
wertet werden (Christoph Mutti, Patente im Konkursverfahren – einige praktische
Hinweise, in: Jusletter 2. Juli 2007 Rz. 16).
Aufgrund der derzeitigen Aktenlage kann der mutmassliche Prozessausgang nicht
verlässlich prognostiziert werden. Der bestehende Registereintrag zusammen mit
der Abtretungserklärung sprechen aber – dies aufgrund einer summarischen Prü-
fung - wohl eher für ein Unterliegen des Klägers und zwar sowohl in Bezug auf die
Abtretungsklage als auch in Bezug auf die Aussonderungsklage.
3.2
Die Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Verfahrens wurde durch den
Verfall der vom Kläger beanspruchten Patente infolge Nichtbezahlens der Jahres-
gebühr verursacht. Damit liegt der Grund für die Gegenstandslosigkeit des Verfah-
rens an sich bei der Beklagten, da sie als eingetragene Patentinhaberin für die
Bezahlung der Jahresgebühren besorgt sein muss. Allerdings ergibt sich aus den
Akten, dass die Beklagte den Kläger frühzeitig, ca. 3 Wochen nach Klageeinlei-
tung, darüber informiert hatte, dass die Konkursverwaltung über keinerlei Mittel
verfüge, die Jahresgebühr zu bezahlen und ersuchte diesen, den Betrag zur Auf-
rechterhaltung des Patentschutzes vorzuschiessen (act. C.6). In Kenntnis dieses
Umstands ersuchten die Parteien um Sistierung des Gerichtsverfahrens und führ-
ten aussergerichtliche Verhandlungen. Auch in diesen Verhandlungen war die
ausstehende Jahresgebühr, die fehlenden Mittel der Konkursmasse und eine Be-
vorschussung durch den Kläger Thema (act. C.7, 8, 10, 11, 12). Offenbar war eine
Begleichung der Verlängerungsgebühren durch den Kläger bis kurz vor Verfall der
Patente per Ende Oktober 2019 ein Thema (act. C.13). Damit trifft den Kläger zu-
mindest ein Mitverschulden an der Gegenstandslosigkeit.

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3.3
Dass ein Gerichtsverfahren veranlasst wurde, ist wohl beiden Parteien zu-
zuschreiben, da sie eine Abtretungsvereinbarung geschlossen haben, ohne die
diesbezüglichen Einzelheiten in Form eines Verpflichtungsgeschäftes schriftlich
festzuhalten.
3.4
Insgesamt kann festgehalten werden, dass nicht alle Kriterien zu demsel-
ben Ergebnis führen. Der mutmassliche Ausgang des Verfahrens ist aufgrund der
derzeitigen Aktenlage offen. Immerhin sprechen der Registereintrag zusammen
mit der Abtretungserklärung eher für die Sicht der Beklagten. Beide Parteien ha-
ben die Gegenstandslosigkeit mitverschuldet. Die Obliegenheit zur Bezahlung der
Jahresgebühr lag aber bei der Beklagten als eingetragene Patentinhaberin. Die
Veranlassung des Gerichtsverfahrens ist dem von beiden Parteien mitverursach-
ten Umstand zuzuschreiben, dass eine Übertragung der Patente erfolgte, ohne
dass ein schriftliches Verpflichtungsgeschäft abgeschlossen wurde. Entsprechend
rechtfertigt es sich vorliegend die Gerichtskosten je hälftig dem Kläger und der
Beklagten aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen.
4.
Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung über die
Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (Art. 96 ZPO i.V.m. BR 320.210). In Angele-
genheiten, in denen das Kantonsgericht als einzige kantonale Instanz urteilt, be-
trägt die Entscheidgebühr 1000 bis 30 000 Franken (Art. 8 Abs. 1 VGZ). Wird ein
Verfahren gegenstandslos, wird eine reduzierte Entscheidgebühr erhoben. In An-
betracht des angefallenen Aufwandes wird die Entscheidgebühr auf CHF 2'000.00
festgesetzt und entsprechend den obigen Ausführungen den Parteien je zur Hälfte
auferlegt. Sie wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Art. 111 Abs.
1 ZPO). Die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen.

15 / 15
III. Demnach wird erkannt:
1.
Die Klage wird als gegenstandslos geworden am Geschäftsverzeichnis ab-
geschrieben.
2.1
Die Kosten des Verfahrens in Höhe von CHF 2'000.00 gehen je hälftig zu
Lasten von A._____ und der B._____ Sie werden mit dem von A._____ ge-
leisteten Kostenvorschuss in Höhe von CHF 20'000.00 verrechnet. Der
Restbetrag des Kostenvorschusses von CHF 18’000.00 wird A._____ durch
das Kantonsgericht von Graubünden erstattet.
2.2
Die B._____ in Liq. wird verpflichtet, A._____ den Betrag von CHF 1’000.00
direkt zu ersetzen.
3.
Es werden keine ausseramtlichen Entschädigungen gesprochen.
4.
Gegen diese Entscheidung kann gemäss Art. 72 BGG Beschwerde in Zivil-
sachen an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, geführt
werden. Die Beschwerde ist dem Bundesgericht schriftlich, innert 30 Tagen
seit Eröffnung der vollständigen Ausfertigung der Entscheidung in der
gemäss Art. 42 f. BGG vorgeschriebenen Weise einzureichen. Für die
Zulässigkeit, die Beschwerdelegitimation, die weiteren Voraussetzungen
und das Verfahren der Beschwerde gelten die Art. 29 ff., 72 ff. und Art. 90
ff. BGG.
5.
Mitteilung an: