gr_gerichte · ZFE 2000 2 · 2005-11-14 · de

Patentrecht (Feststellung der Nichtverletzung) | Immaterialgüterrecht 20 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO

Kantonsgericht von Graubünden
 Tribunale cantonale dei Grigioni
 Dretgira chantunala dal Grischun
Ref.:
Chur, 09. April 2002
Schriftlich mitgeteilt am: 
ZFE 00 2
Urteil
Zivilkammer
Vizepräsident Bochsler, Kantonsrichter Heinz-Bommer, Rehli, Sutter-Ambühl und 
Burtscher, Aktuar Engler.
——————
In der Zivilsache
der S . , V., IT- P, Klägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Kikinis, 
BBLP Meyer Lustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, Postfach 823, 8029 
Zürich,
gegen
die E . , R., D., Beklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Hansjörg Kistler, 
Promenade 132 A, 7260 Davos Dorf,
betreffend Patentrecht (Feststellung der Nichtverletzung)
(Prozessvoraussetzungen),
hat sich ergeben:


2
A.
Die E. mit Sitz in D. (Schweiz) ist Inhaberin des Europäischen Pa-
tentes EP, welches eine wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung 
betrifft, wobei es sich bei einer der Komponenten um ein beta-Hydroxyalkylamid 
handeln soll. Dieses Härtungsmittel, das zusammen mit einem geeigneten Poly-
ester der Herstellung von Pulverlacken dient, gelangt unter der Bezeichnung 
PRIMID auf den Markt. – Geschützt ist das Patent in Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Grossbritannien, Italien, den Niederlanden, Schweden und Spanien, nicht 
aber in der Schweiz.
Die S., eine italienische Aktiengesellschaft mit Sitz in P., befasst sich mit 
der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Chemikalien. Zu ihren Pro-
dukten gehören unter anderen die beiden Härter PROSID H und PROSID S. Weil sie 
in Ländern, in denen das Europäische Patent EP gelte, Pulverlackherstellern zum 
Kauf angeboten würden und weil ein solches Geschäftsgebaren die Rechte der 
Patentinhaberin verletze – PROSID sei wie PRIMID ein beta-Hydroxyalkylamid, wel-
ches zusammen mit einem Polyester bei Oberflächenbeschichtungen Verwen-
dung finde –, wurde die S. durch die E. mit Schreiben vom 27. Januar 2000 ver-
warnt.
In ihrer Antwort vom 15. Februar 2000 bestritt die S., in irgendeiner Weise 
in die Rechte der E. eingegriffen zu haben. Die beanstandeten Produkte PROSID 
H und PROSID S beruhten im Gegensatz zu PRIMID auf einer neu entwickelten 
Kombination von mehr als einem beta-Hydroxyalkylamid und lieferten in Verbin-
dung mit Polyester weit bessere Ergebnisse, als sie bisher erzielt worden seien.
Mit Schreiben vom 19. Juni 2000 beharrte die E. auf ihren Vorwürfen. Sie 
verlangte von der S., dass sie eine vorbereitete, dem Schreiben beigelegte Unter-
lassungserklärung unterzeichne. Für den Fall, dass dem nicht entsprochen wer-
den sollte, kündigte sie überdies an, sie werde gegen sie in Deutschland rechtliche 
Schritte einleiten, wobei sie dem dadurch mehr Nachdruck verlieh, dass sie ihrem 
Schreiben eine bereits im Entwurf vorliegende Klageschrift ans Landgericht D. bei-
legte.
Nachdem es den Vertretern der beiden Parteien anlässlich einer Bespre-
chung vom 9. August 2000 nicht gelungen war, die Streitsache gütlich beizulegen, 
forderte die E. die S. mit Schreiben vom 23. August 2000 erneut auf, die bereits in 
ihrem Besitz befindliche Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Ausserdem 


3
betonte sie, andere denkbare Lösungsmöglichkeiten würden durchwegs voraus-
setzen, dass die S. den Geschäftsbereich Härter auf der Basis von beta-Hydro-
xyalkylamiden (PROSID) für Polyester weltweit aufgebe. – Zu weiteren Verhandlun-
gen kam es in der Folge nicht mehr.
B.
Am 7. September 2000 liess die S. beim Kantonsgericht von 
Graubünden (Zivilkammer) gegen die E. eine Klage auf Feststellung der Nichtver-
letzung patentrechtlicher Ansprüche anhängig machen. Ihre Rechtsbegehren lau-
teten:
„1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin keine Rechte aus dem 
belgischen, deutschen, spanischen, französischen, britischen, 
niederländischen und/oder schwedischen Teil des Europäi-
schen Patents EP verletzt, namentlich dass
a) die Produkte PROSID H und PROSID S der Klägerin, die als 
wesentliche Komponente eine Verbindung mit der folgenden 
Strukturformel aufweisen,
wobei R ein aliphatischer Rest ist, keine -Hydroxyalkylamide 
im Sinne der Ansprüche dieses Patents sind;
b) das Anbieten und Liefern der Produkte PROSID H und PRO-
SID S der Klägerin im Zusammenhang mit carboxylhaltigen 
Polyestern in die oben genannten Länder keine mittelbare 
Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt;
c) das Anbieten und Liefern der Produkte Prosid H und Prosid S 
der Klägerin in die oben genannten Länder keine mittelbare 
Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt:
2.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der 
Beklagten.
Ferner stellen wir den prozessualen Antrag:
Das vorliegende Verfahren sei vorerst zu sistieren, bis über die 
Nichtigkeitsklage der Klägerin gegen den deutschen Teil des Pa-
tentes EP rechtskräftig entschieden worden ist.“


4
C.
Bereits am 6. September 2000 hatte die S. beim Tribunale Civile di 
M. gegen die E. eine Klage auf Nichtigerklärung des italienischen Teils des Eu-
ropäischen Patentes EP sowie auf Feststellung dessen Nichtverletzung anhängig 
gemacht.
Am 7. September 2000 gelangte die S. überdies ans Bundespatentgericht 
M., vor welchem sie gegen die E. Nichtigkeitsklage gegen das mit Wirkung für die 
Bundesrepublik Deutschland erteilte Europäische Patent EP erhob.
Am 15. September 2000 schliesslich reichte die E. beim Landgericht D. ge-
gen die S. eine Verletzungsklage ein betreffend den deutschen Teil des Europäi-
schen Patentes EP. Mit Beschluss vom 15. November wurde diese Streitsache 
durch die angerufene Instanz vorläufig ausgesetzt.
D.
In der vor der Zivilkammer des Kantonsgerichtes anhängigen Streit-
sache (Klage auf Feststellung der Nichtverletzung) wurde vorerst keine Prozes-
santwort eingeholt. Statt dessen verfügte das Präsidium am 20. September 2000, 
die Angelegenheit werde – anderslautende Anordnungen vorbehalten – so lange 
sistiert, bis der vor dem Bundespatentgericht in M. zwischen den gleichen Parteien 
anhängige Prozess betreffend Feststellung der Nichtigkeit des deutschen Teils 
des Europäischen Patentes EP rechtskräftig entschieden sei. Überdies wurde ver-
merkt, dass über die Verteilung der Gerichtskosten sowie die allfällige Zuspre-
chung von Parteientschädigungen erst bei Erlass eines prozessbeendenden Er-
kenntnisses befunden werde.
Gegen diese Verfügung wurde kein Rechtsmittel eingelegt.
E.
Mit Eingabe vom 7. Juni 2001 liess die E. die folgenden prozessua-
len Anträge stellen:
„1. Das mit Präsidialverfügung vom 20. September 2000 sistierte 
Verfahren sei wiederaufzunehmen, und es sei auf die Klage 
nicht einzutreten.
2.
Eventualiter sei das mit Präsidialverfügung vom 20. September 
2000 sistierte Verfahren wiederaufzunehmen.
3.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge inkl. Mehrwert-
steuer zu Lasten der Klägerin.“


5
F.
In ihrer Vernehmlassung hierzu vom 27. August 2001 liess die S. 
demgegenüber beantragen:
„1. Das Gesuch der Beklagten in den Ziffern 1 und 2 des Rechtsbe-
gehrens ihrer Eingabe vom 7. Juni 2001 auf Wiederaufnahme 
des mit Präsidialverfügung vom 20. September 2000 sistierten 
Verfahrens sei abzuweisen.
2.
Eventualiter, im Falle der Wiederaufnahme des Verfahrens, sei 
der Antrag der Beklagten in Ziffer 1 ihrer Eingabe vom 7. Juni 
2001 auf Nichteintreten abzuweisen, und auf die Klage sei ein-
zutreten.
3.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (einschliesslich 
Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beklagten.“
G.
Mit Verfügung vom 5. November 2001, mitgeteilt am 21. November 
2001, erkannte das Kantonsgerichtspräsidium:
„1. Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen, und es wird die Sistie-
rungsverfügung vom 20. September 2000 aufgehoben.
2.
Über die Prozessvoraussetzungen, insbesondere die internatio-
nale, die örtliche und die sachliche Zuständigkeit der Zivilkam-
mer des Kantonsgerichtes sowie die Frage des Rechtsschutzin-
teresses der Klägerin an der Beurteilung der eingeklagten An-
sprüche wird an einer gesonderten Verhandlung entschieden.
3.
Die hierzu notwendigen prozessleitenden Vorkehren werden 
später getroffen.
4.
Die Kosten dieser Verfügung bleiben bei der Prozedur.
5.
Mitteilung an: ...“
H.
Gleichzeitig mit der Vorladung zu dieser Verhandlung wurden die 
Parteien aufgefordert, bis zum 16. Januar 2002 einen Kostenvorschuss von je Fr. 
8000.– zu bezahlen, was denn auch beide innert Frist taten.
An der mündlichen Verhandlung vom 9. April 2002 stellte der Rechtsvertre-
ter der S. den Antrag, es seien sowohl die Zuständigkeit des Kantonsgerichtes wie 
das Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu bejahen und es sei demzufolge auf die 
Klage einzutreten.
Die E. liess demgegenüber beantragen:


6
„1. Auf die Klage sei nicht einzutreten.
2.
Eventuell sei das Verfahren nach Art. 21 Abs. 1 LugÜ auszuset-
zen.
3.
Subeventuell sei bei Bejahung der Zuständigkeit des Kantons-
gerichtes das Verfahren fortzusetzen.
4.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Klä-
gerin.“
Beide Rechtsvertreter gaben schriftliche Ausfertigungen ihrer Vorträge zu 
den Akten.
Die Zivilkammer zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 93 Abs. 1 ZPO können der Gerichtspräsident oder die 
Gerichtspräsidentin in jedem Stadium des Verfahrens eine (mündliche) Verhand-
lung ansetzen, um an ihr einen Entscheid der angerufenen Instanz zu den Pro-
zessvoraussetzungen zu erwirken. Eine entsprechende Verfügung, mit der gleich-
zeitig auch die am 20. September 2000 angeordnete Verfahrenssistierung aufge-
hoben wurde, erging im vorliegenden Fall am 5. November 2001. Sie wurde am 
21. November 2001 mitgeteilt und blieb in der Folge unangefochten, so dass dar-
auf nicht weiter eingegangen zu werden braucht.
Zu den Prozessvoraussetzungen – auch Sachentscheidungsvoraussetzun-
gen oder Sachurteilsvoraussetzungen genannt (vgl. BÜHLER/EDELMANN/KILLER, 
Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Aarau/Frankfurt a. 
M./Salzburg 1998, § 72 Rz. 7) –, jenen Bedingungen also, die erfüllt sein müssen, 
damit auf die Angelegenheit eingetreten und ein Sachurteil gefällt werden kann 
(vgl. BÜHLER/EDELMANN/KILLER, a. a. O., § 72 Rz. 7; LEUCH/MARBACH/KELLER-
HALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Kommentar samt ei-
nem Anhang zugehöriger Erlasse, 5. Aufl., Bern 2000, Art. 191 Rz. 1.a. und Rz. 
3.a.), gehören unter anderen die örtliche und sachliche Zuständigkeit (vgl. BÜH-
LER/EDELMANN/KILLER, a. a. O., § 72 Rz. 8) sowie das Rechtsschutzinteresse (vgl. 
BÜHLER/EDELMANN/KILLER, a. a. O., § 72 Rz. 9).


7
Beide Streitfragen, jene der Zuständigkeit wie jene des Rechtsschutzinter-
esses, bilden nach der genannten Präsidialverfügung Gegenstand der nunmehr 
zu treffenden Vorabentscheidung nach Art. 93 Abs. 1 ZPO.
2. a)
Wie die anderen immaterialgüterrechtlichen Klagen zählen auch Kla-
gen auf Feststellung der Nichtverletzung patentrechtlicher Ansprüche, wie hier 
eine zu beurteilen ist, zu den Zivil- und Handelssachen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 
des Lugano-Übereinkommens (LugÜ) vom 16. September 1988 (vgl. Simon A. 
MÄDER, Die Anwendung des Lugano-Übereinkommens im gewerblichen Rechts-
schutz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Band 50, Bern 1999, S. 
22 f.). Ausserdem hat die beklagte Gesellschaft ihren Sitz – er entspricht dem 
Wohnsitz natürlicher Personen (Art. 53 Abs. 1 LugÜ) – in einem Vertragsstaat des 
LugÜ, in der Schweiz nämlich, wo das Abkommen seit dem 1. Januar 1992 in Kraft 
ist, also lange vor Anhängigmachung der vorliegenden Streitsache. Damit beurteilt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit bei einem internationalen Sachverhalt, wie er 
hier gegeben ist (Sitz der Klägerin im Ausland; vgl. PEDRAZZINI/VON BÜREN/MAR-
BACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 1998, Rz. 712 ff.), nach den 
einschlägigen Bestimmungen des LugÜ (vgl. BÜHLER/EDELMANN/KILLER, a. a. O., 
§ 23 Rz. 11; Jan KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu 
EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7. Aufl., Heidelberg 2002, vor Art. 2 Rz. 5).
Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung gewerblicher Schutzrechte 
gehören zwar angesichts des unterschiedlichen Zweckes und der vertauschten 
Parteirollen nicht zu den eigentlichen Verletzungsklagen; entscheidend ist jedoch, 
dass sie ebenso wenig den Bestandesklagen zugeordnet werden können, für wel-
che gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ (Art. 16 Ziff. 4 EuGVÜ bzw. Art. 22 Ziff. 4 EuGVO) 
ausschliesslich – das heisst in Verdrängung der Regelung von Art. 2 LugÜ und 
unter Ausschluss von Gerichtsstandsvereinbarungen samt Einlassung (vgl. KRO-
PHOLLER, a. a. O., Art. 22 Rz. 2 f.) – die Gerichte des (ausländischen) Schutzstaa-
tes zuständig sind (vgl. zur Auseinandersetzung mit den entsprechenden Einwen-
dungen der Beklagten und zu deren Verwerfung die Ausführungen in Erwägung 
3). Dann aber steht nichts entgegen, solche negativen Feststellungsklagen ge-
stützt auf die allgemeine Zuständigkeitsvorschrift von Art. 2 Abs. 1 LugÜ vor den 
Gerichten des Wohnsitz- bzw. Sitzstaates (hier der Schweiz) zuzulassen (vgl. MÄ-
DER, a. a. O., S. 81 f., insbesondere auch Fn. 249, und S. 111; KROPHOLLER, a. a. 
O., Art. 22 Rz. 51; Gion JEGHER, Mit schweizerischer negativer Feststellungsklage 
ins Europäische Forum Running, ZSR 1999 [118] I S. 39 ff., wo überdies hervor-


8
gehoben wird, dass zusätzlich die besonderen internationalen Gerichtsstände 
eröffnet würden, welche für die umgekehrte Leistungsklage gegeben wären; gleich 
auch BGE 125 III 348 f.)
b)
Im Gegensatz zu den Vorschriften über die besonderen Gerichts-
stände (Art. 5 ff. LugÜ), die zugleich die örtliche Zuständigkeit regeln, bestimmt 
Art. 2 Abs. 1 LugÜ nach seinem klaren Wortlaut allein die internationale Zustän-
digkeit; der Gerichtsstand innerhalb des zuständigen Vertragsstaates muss der 
innerstaatlichen Ordnung entnommen werden, angesichts des internationalen 
Sachverhaltes also dem IPRG (vgl. MÄDER, a. a. O., S. 112; KROPHOLLER, a. a. O., 
vor Art. 2 Rz. 3). Dessen massgebliche Bestimmung (Art. 109 Abs. 1 IPRG), die 
von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen für alle immaterialgüter-
rechtlichen Klagen gilt, hat damit nach dem eben Gesagten lediglich noch (aber 
immerhin) innerstaatlich die örtliche Zuständigkeit zu regeln (vgl. JEGHER/SCHNY-
DER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, 
Basel und Frankfurt am Mai 1996, Art. 109 Rz. 21). Sie verweist auf den Wohnsitz 
der Beklagten (bei Gesellschaften gleichbedeutend mit deren Sitz, Art. 21 Abs. 1 
IPRG), wie dies Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG bei Klagen Dritter gegen die Patentinha-
berin auch für Fälle ohne internationalen Bezug vorsieht. Da die E. ihren Sitz in D. 
und damit im Kanton G. hat, muss sich der Angelegenheit eine gerichtliche 
Behörde annehmen, in deren Sprengel diese Ortschaft liegt.
c)
Wer hierfür sachlich zuständig ist, kann nicht dem LugÜ, sondern 
muss dem Recht des einzelnen Vertragsstaates (hier der Schweiz) entnommen 
werden (vgl. KROPHOLLER, a. a. O., vor Art. 2 Rz. 4). Da sich das IPRG hierzu nicht 
äussert – dessen Art. 109 handelt nur von der örtlichen Zuständigkeit –, ist auf die 
einschlägigen Bestimmungen des kantonalen (hier bündnerischen) Prozessrechts 
zurückzugreifen, das seinerseits der in den entsprechenden Spezialgesetzen des 
Bundes (so auch in Art. 76 PatG) enthaltenen Vorschrift zu genügen hat, wonach 
für die Behandlung der immaterialgüterrechtlichen Klagen jeweils eine einzige In-
stanz für das ganze Kantonsgebiet zuständig sein soll (vgl. PEDRAZZINI/VON 
BÜREN/MARBACH, a. a. O., Rz. 729 f., die unter Hinweis auf das Splitting in den 
Handelsgerichtskantonen zu Recht betonen, dass damit nicht zwangsläufig der 
gesamte Bereich des Immaterialgüterrechts der gleichen richterlichen Behörde 
unterbreitet werden muss). All dem Rechnung tragend sieht Art. 20 ZPO GR vor, 
dass die zivilrechtlichen Klagen aus gewerblichem Rechtsschutz des Bundes so-
wie aus dem Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur 


9
und Kunst (immaterialgüterrechtliche Klagen eben) bis zu einem Streitwert von Fr. 
8000.– vom Kantonsgerichtsausschuss (Abs. 1 Ziff. 2) und bei einem Streitwert 
von über Fr. 8000.– vom Kantonsgericht (Abs. 2 Ziff. 2) zu beurteilen sind, wobei 
kein Vermittlungsverfahren erforderlich ist. Da der Streitwert im vorliegenden Fall 
den Betrag von Fr. 8000.– deutlich übersteigen dürfte (vgl. hierzu etwa Lucas DA-
VID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- 
und Wettbewerbsrecht, Band I/2, 2. Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1999, S. 
29 f.) – die vorläufigen Schätzungen der Parteien belaufen sich auf fünfzig Tau-
send (Klägerin) bzw. zehn Millionen Franken (Beklagte), während das Landgericht 
D. für die spiegelbildliche Verletzungsklage von fünf Millionen DM ausgeht –, 
müsste sich also die Zivilkammer des Falles annehmen.
d)
Nach dem bisher Gesagten stünde damit insoweit einem Eintreten 
auf die Klage der S. nichts entgegen.
3.
Wie oben bereits angedeutet wurde, bestreitet die E. allerdings, dass 
schweizerische Gerichte zur Behandlung der vorliegenden Streitsache (internati-
onal) zuständig seien. Ausgangspunkt der Einrede der Beklagten ist Art. 19 LugÜ, 
wonach sich das Gericht eines Vertragsstaates von Amtes wegen als nicht zu-
ständig zu erklären hat, wenn es wegen einer Streitigkeit angerufen wird, für die 
das Gericht eines anderen Vertragsstaates aufgrund von Art. 16 LugÜ aussch-
liesslich zuständig ist. Ziffer 4 dieser Bestimmung sieht unter anderem vor, dass 
bei Klagen betreffend die Gültigkeit von Patenten (Nichtigkeitsprozessen etwa) die 
Gerichte jenes Vertragsstaates ausschliesslich zuständig seien, in dessen Ho-
heitsgebiet die Registrierung oder Hinterlegung vorgenommen wurde. Gestützt 
auf einen erstinstanzlichen Entscheid eines belgischen Gerichtes (wiedergegeben 
in GRUR Int. 2001 S. 170 ff., insbesondere S. 171 f.), der sich seinerseits an die 
englische Praxis anlehnt (vgl. KROPHOLLER, a. a. O., Art. 22 Rz. 50; MÄDER, a. a. 
O., S. 102 f.) vertritt die E. die Auffassung (Ziffer 30 ihrer Eingabe vom 07.06.2001 
und Ziffer 14 ihres Plädoyers vor der Zivilkammer), eine negative Feststellungs-
klage sei so eng mit der Frage der Gültigkeit des Patents verbunden, dass nach 
Art. 16 Ziff. 4 LugÜ einzig das für die Nichtigkeitsfrage zuständige Gericht über die 
Nichtverletzungsklage entscheiden könne, da im Falle der Nichtigkeit eines Pa-
tentes logischerweise auch keine Verletzung möglich sei.
Nach Auffassung der Zivilkammer handelt es sich hierbei freilich nicht um 
die zutreffende vertragsautonome Auslegung von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ. Da der Kreis 


10
der von dieser Ausnahmebestimmung erfassten Klagearten eng zu ziehen ist (vgl. 
Kropholler, a. a. O., Art. 22 Rz. 45; Lucien William VALLONI, Der Gerichtsstand des 
Erfüllungsortes nach Lugano- und Brüsseler-Übereinkommen, Zürcher Studien 
zum 
Verfahrensrecht 
Band 
107, 
Zürich 
1998, 
S. 
123; 
GEIMER/
SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, Kommentar zum EuGVÜ und zum 
Lugano-Übereinkommen, München 1997, Art. 16 N. 224; Urteil des EuGH vom 
15.11. 83, in GRUR Int. 1984 S. 696 E. 23; Urteil des Landgerichtes D. vom 
31.05.01, in GRUR Int. 2001 S. 983), verbietet sich von vornherein der Schluss, 
dass die in Art. 16 Ziff. 4 LugÜ nicht erwähnten Verletzungsklagen das Schicksal 
der ausdrücklich angeführten Bestandesklagen teilen sollen. Sie können also 
selbst dann im Staat des Wohnsitzes bzw. Sitzes der beklagten Partei (Art. 2 Abs. 
1 LugÜ) oder allenfalls am Ort des schädigenden Ereignisses (Art. 5 Nr. 3 LugÜ) 
beurteilt werden, wenn die beklagte Partei – soweit zulässig – einredeweise, durch 
Widerklage oder durch Klage im Schutzstaat die Ungültigkeit des angeblich ver-
letzten ausländischen Schutzrechtes geltend macht (vgl. KROPHOLLER, a. a. O., 
Art. 22 Rz. 50 f.; Urteil des Landgerichtes D. vom 31.05.01, in GRUR Int. 2001 S. 
983; MÄDER, a. a. O., S. 102 f.; Klaus GRABINSKI, Zur Bedeutung des Europäischen 
Gerichtsstands- und Vollstreckungsabkommens (Brüsseler Übereinkommens) 
und des Lugano-Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzun-
gen, in GRUR Int. 2001 S. 208 f.). Bleiben aber nach dem eben Gesagten die 
allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften des Übereinkommens für Verletzungskla-
gen unbesehen des Umstandes massgeblich, dass auf die beschriebene Weise 
die Frage der Nichtigkeit eines Patentes oder eines anderen Immaterialgüterrech-
tes im Raum steht, muss der gleiche Ansatz auch für die spiegelbildlichen Klagen 
auf Feststellung der Nichtverletzung gelten, und dies wiederum auch dann, wenn 
nunmehr die Klägerin zur Abwehr der Behauptungen der Beklagten, sie verstosse 
gegen eines ihrer Patente, ihre negative Feststellungsklage mit dem Hinweis auf 
die Ungültigkeit dieses Schutzrechtes begründet (vgl. Urteil des Landgerichtes D. 
vom 31.05.01, in GRUR Int. 2001 S. 983; KROPHOLLER, a. a. O., Art. 22 Rz. 50). 
Dass keine Notwendigkeit besteht, eine Verletzungsklage oder eine Klage auf 
Feststellung der Nichtverletzung zwingend durch jenen Richter beurteilen zu las-
sen, der über den Bestand eines Schutzrechtes zu befinden hat, entspricht im Üb-
rigen auch der Auffassung des deutschen Gesetzgebers, verweist er doch die 
Nichtigkeitsklagen in die (sachliche) Zuständigkeit des Bundespatentgerichtes, 
während die Verletzungsklagen von Landgerichten an die Hand genommen wer-
den müssen (vgl. KROPHOLLER, a. a. O., Art. 22 Rz. 50).


11
Ebenso wenig zu hören ist schliesslich der weitere Einwand der Beklagten, 
wie er zumindest andeutungsweise in der Eingabe vom 7. Juni 2002 erhoben wird, 
dass sich ein Eintreten auf die negative Feststellungsklage auch deshalb verbiete, 
weil es schweizerischen Gerichten von vornherein verwehrt sei, Ansprüche aus 
der Verletzung bzw. Nichtverletzung ausländischer Schutzrechte zu beurteilen. 
Dem ist gerade nicht so (vgl. MÄDER, a. a. O., S. 111; JEGHER/SCHNYDER, a. a. O., 
Art. 109 Rz. 12 und 22; Frank VISCHER, IPRG Kommentar, Zürich 1993, Art. 109 
Rz. 4).
4.
Ein Feststellungsinteresse als besonderer Anwendungsfall des bei 
jeder Klageart geforderten Rechtsschutzinteresses muss von der jeweiligen Klä-
gerin auch bei negativen Feststellungsklagen mit internationalem Bezug dargetan 
werden (vgl. JEGHER, a. a. O., S. 41.). Wird wie im vorliegenden Fall vor einer 
schweizerischen Instanz Rechtsschutz verlangt, muss wohl bei der Prüfung der 
Frage, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, vom bundesrechtlichen Begriff des Fest-
stellungsinteresses ausgegangen werden (so jedenfalls JEGHER, a. a. O., S. 42 f.; 
vom Bundesgericht in BGE 123 III 430 offen gelassen; gleicher Meinung wie 
Jegher auch VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internati-
onalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 7. Aufl., Bern 2001, S. 54 Rz. 87, und Ek-
kehard SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 20. Aufl., 
Tübingen 1987, § 256 Rz. 12; anderer Meinung noch Hans Ulrich WALDER, Ein-
führung in das Internationale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zürich 1989, S. 192, 
und Max GULDENER, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der 
Schweiz, Zürich 1951, S. 9).
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Feststellungsklage 
zuzulassen, wenn die Klägerin an der sofortigen Feststellung ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das zwar kein rechtliches zu sein braucht, sondern bloss tatsächli-
cher Natur sein kann, aber immerhin erheblich sein muss. Diese Voraussetzung 
ist vor allem dann gegeben, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss 
sind und dieser Zustand durch die richterliche Feststellung behoben werden kann. 
Dabei genügt nicht jede Ungewissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fort-
dauer der Klägerin nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie dadurch in ihrer 
Bewegungsfreiheit behindert wird. Namentlich bei negativen Feststellungsklagen 
muss ausserdem auf die Interessen der Beklagten Rücksicht genommen werden. 
Wer etwa auf Feststellung klagt, dass eine Forderung nicht bestehe, zwingt damit 


12
die beklagte Gläubigerin zu vorzeitiger Prozessführung, wodurch der Grundsatz 
durchbrochen wird, dass nicht die Schuldnerin, sondern die Gläubigerin den Zeit-
punkt für die Geltendmachung ihres Anspruches bestimmt. Ein vorzeitiger Prozess 
vermag aber eine Gläubigerin unter Umständen dadurch zu benachteiligen, dass 
er sie zur Beweisführung zwingt, bevor sie hierzu bereit und in der Lage ist. Dies 
ist umso schwerwiegender, als die Gläubigerin auch im negativen Feststellungs-
prozess die Beweislast für den Bestand ihrer Forderung trägt und daher Beweis-
losigkeit auch hier – wegen der materiellen Rechtskraft des Feststellungsurteils – 
zum Anspruchsverlust führt (vgl. BGE 120 II 22 f.; JEGHER, a. a. O., S. 43).
Bei sogenannten Forum-Running-Konstellationen – forum shopping unter 
Zeitdruck also, bei dem nicht einfach eine Partei das für sie günstigste Gericht 
auswählt, sondern bei der sich zwei Parteien im Wettlauf um sich gegenseitig aus-
schliessende Klagemöglichkeiten befinden (vgl. Felix DASSER, Forum shopping, 
Prozessplanung unter dem Gerichtsstandsgesetz, in GAUCH/THÜRER (Hrsg.), Zum 
Gerichtsstand in Zivilsachen, Probleme der nationalen und internationalen Zustän-
digkeit, Zürich 2002, S. 36; VOGEL/SPÜHLER, a. a. O., S. 100 Rz. 24c) – kann die 
Feststellungsbeklagte versucht sein zu behaupten, dass eine nicht mehr länger 
zumutbare Ungewissheit der Feststellungsklägerin bezüglich der Rechtslage ge-
rade nicht bestehe, weil in dem von ihr angestrengten Leistungsverfahren ja bald 
über eben diese Rechtslage entschieden werde. Hierzu wird die Feststellungsklä-
gerin dann freilich einwenden, dass die Gegenpartei gar nicht ernstlich geltend 
machen könne, zu einer vorzeitigen Prozessführung gezwungen zu werden, wenn 
sie doch selber im Begriffe sei, ein Verfahren in der gleichen Sache einzuleiten. 
Unter diesen Umständen erscheinen die gegeneinander abzuwägenden Parteiin-
teressen als grundsätzlich ausgewogen, und es muss deshalb in solchen Konstel-
lationen in aller Regel im Sinne einer zuständigkeitsrechtlichen Waffengleichheit 
das Vorliegen eines Feststellungsinteresses bejaht werden (vgl. JEGHER, a. a. O., 
S. 43 f. sowie die Hinweise bei DASSER, a. a. O., S. 38).
Selbst wenn man dem nicht ohne weiteres folgen wollte (vgl. hierzu auch 
VOGEL/SPÜHLER, a. a. O., S. 188 Rz. 32b), so lässt sich jedenfalls mit dem blos-
sen Hinweis auf BGE 123 III 430 f. wonach das Bestreben einer Partei, unter meh-
reren möglichen Gerichtsständen den ihr zusagenden durch schnelleres Einleiten 
einer Klage wählen zu können, für sich allein noch kein Feststellungsinteresse zu 
begründen vermöge, gegen die Bejahung eines solchen Interesses in der vorlie-
genden Streitsache nichts Stichhaltiges vorbringen. Hierzu ist festzuhalten, dass 


13
die E. laut der bei den Akten liegenden Korrespondenz der S. unmissverständlich 
vorgeworfen hatte, sie würde dadurch, dass sie in Ländern, in denen das Europäi-
sche Patent EP 0 322 834 gelte, Pulverlackherstellern die Härter Prosid H und 
Prosid S zum Kauf anbiete, ihr zustehende Schutzrechte verletzen. Ausserdem 
verlangte sie von ihr die Unterzeichnung einer Erklärung, die darauf hinauslief, 
dass die S. die genannten Produkte auf dem deutschen Markt zum vorgesehenen 
Zweck nicht mehr würde vertreiben können; die Klägerin hatte also erhebliche wirt-
schaftliche Nachteile zu gewärtigen. Dann aber kann ihr Interesse, gerichtlich fest-
stellen zu lassen, dass sie das Patent der E. nicht verletze, nicht ernstlich ange-
zweifelt werden (vgl. Urteil des Landgerichtes Düsseldorf vom 31.05.01, in GRUR 
Int. 2001 S. 983). – Dieses Interesse, das als Prozessvoraussetzung im Zeitpunkt 
der Urteilsfällung noch gegeben sein muss (vgl. BÜHLER/EDELMANN/KILLER, a. a. 
O., § 72 Rz. 12; PEDRAZZINI/VON BÜREN/MARBACH, a. a. O., Rz. 771), ist nun nicht 
einfach dadurch weggefallen, dass die E. der S. am 19. Juni 2000 unter Hinweis 
auf eine bereits im Entwurf vorliegende Rechtsschrift androhte, sie werde sie (in 
Nachachtung der bereits ausgesprochenen Verwarnung) wegen Verletzung des 
deutschen Teils des Europäischen Patentes EP 0 322 834 zur Verantwortung zie-
hen, und dass sie diese Ankündigung am 15. September 2000 durch Einreichung 
einer entsprechenden Klage beim Landgericht D. auch tatsächlich wahr machte. 
Hätte die am 7. September 2000 bei der Zivilkammer des Kantonsgerichtes ange-
hobene negative Feststellungsklage lediglich der Abwehr der in Deutschland zu 
erwartenden Verletzungsklage gedient – da es sich hierbei um identische Klagen 
handelt (vgl. BGE 128 III 284 ff. = Pra. 2002 Nr. 134 S. 729 ff. E. 2 und 3 S. 733 
ff.; Beschluss des Landgerichtes D. vom 15.11.2001, Akt. III/04), hat sich nach Art. 
21 LugÜ das zuletzt angerufene Gericht für unzuständig zu erklären, sobald fest-
steht, dass für die zuerst angerufene Instanz, deren Entscheid abzuwarten ist, die 
Zuständigkeit gegeben ist –, könnte man in Anlehnung an BGE 123 III 430 f. ver-
sucht sein zu behaupten, dass es der S. angesichts des Umstandes, dass keine 
ungebührliche Verzögerung drohte, zumutbar gewesen wäre, das Urteil des Land-
gerichtes D. über die Verletzungsklage abzuwarten, und dass ihr also ein hinläng-
liches Interesse, mit einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung vorzuprellen, 
fehlte. Damit würde allerdings ausser Acht gelassen, dass die S. aufgrund der 
vorprozessualen Korrespondenz mit der E. keine Gewissheit haben konnte, dass 
die zwischen ihr und ihrer Konkurrentin bestehenden Spannungen durch den Ent-
scheid über die angebliche Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Pa-
tentes EP 0 322 834 endgültig behoben würden. Da die E. in ihrem Schreiben vom 
23. August 2000 vielmehr angedeutet hatte, dass eine gütliche Regelung aller strit-


14
tigen Punkte wohl nur möglich sein werde, wenn die Produzentin den Vertrieb von 
Härtern, die der Pulverlackherstellung dienten, weltweit aufgebe, musste die S. 
ernstlich damit rechnen, dass sie sich nicht nur in Deutschland, sondern nach und 
nach auch in den übrigen Ländern, in denen das genannte Patent geschützt ist, 
mit Verletzungsklagen werde auseinander setzen müssen. Dass sie bei derartigen 
Aussichten danach trachtete, durch eine einzige Instanz – und dies erst noch am 
Sitz der Beklagten – feststellen zu lassen, dass sie weder den deutschen noch 
den belgischen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen, und 
schwedischen Teil des Patentes der E. verletze, erscheint deshalb schützenswert. 
– Dieses Feststellungsinteresse ist aber auch nicht etwa dadurch hinfällig gewor-
den, dass die S. darüber hinaus am 7. September 2000 beim Bundespatentgericht 
in M. eine Nichtigkeitsklage betreffend den deutschen Teil des Europäischen Pa-
tentes EP 0 322 834 angestrengt hatte. Ein solches Vorgehen vermochte sie we-
gen der Verschiedenartigkeit des Streitgegenstandes nicht vor der Gefahr zu be-
wahren, in den genannten Ländern durch die E. mit Verletzungsklagen bedrängt 
zu werden.
5.
Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare (nur mit Zurückhal-
tung anzunehmende) Missbrauch eines Rechts, wie er etwa gegeben sein kann, 
wenn ein Rechtsinstitut zweckentfremdet wird oder wenn an der Ausübung eines 
Rechts keinerlei Interesse besteht, keinen Rechtsschutz, wobei dieser Grundsatz 
auch im Bereich des Verfahrens gilt (vgl. Pra. 2002 Nr. 134 S. 729 ff. E. 5b S. 738, 
mit weiteren Hinweisen).
Wird der S. nach dem Gesagten ein Feststellungsinteresse zugebilligt, kann 
ihr von vornherein nicht vorgeworfen werden, sie missbrauche durch die Einrei-
chung einer derartigen Klage das Prozessrecht. Abgesehen davon stellt der Um-
stand allein, dass jemand bei mehreren international zur Verfügung stehenden 
Gerichtsständen den seiner Ansicht nach günstigsten wählt oder dass er einer 
drohenden Verletzungsklage durch das Anhängigmachen einer negativen Fest-
stellungsklage zuvorzukommen sucht, noch keinen offenbaren Rechtsmissbrauch 
dar (vgl. VOGEL/SPÜHLER, a. a. O., S. 99 f. Rz. 24b und 24c; KROPHOLLER, a. a. O., 
Art. 27 Rz. 10 f.; Reinhold GEIMER, Internationales Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Köln 
1997, Rz. 1095 ff. und 1112 ff.), jedenfalls so lange nicht, als die Klage nicht als 
sogenannter Torpedo in einem Staat angebracht wird, dessen Gerichte für einen 
besonders schleppenden Prozessgang bekannt sind. Dass die S. anschliessend 


15
bei der Zivilkammer die Sistierung des bei ihr angehobenen Prozesses bean-
tragte, führt zu keiner abweichenden Beurteilung. Ist die vorläufige Einstellung ei-
nes Verfahrens sachlich nicht gerechtfertigt, darf der Richter sie gar nicht erst be-
willigen; tut er dies dennoch, muss er sie wenigstens nach Entdeckung des Man-
gels wieder aufheben. Die Zulässigkeit oder Missbräuchlichkeit des Hauptbegeh-
rens auf Feststellung der Nichtverletzung vermag dies aber nicht zu beeinflussen, 
und es hätte sich die Frage der Sistierung auch gestellt, wenn die E. als erste eine 
Verletzungsklage anhängig gemacht hätte. Ebenso wenig kann der S. vorgewor-
fen werden, sie habe die Gegenpartei bei den Vergleichsgesprächen treuwidrig 
hingehalten, um sie mit einer negativen Feststellungsklage überraschen zu kön-
nen. Dass es zur abschliessenden Besprechung vom 8. September 2000, soweit 
eine solche überhaupt abgemacht wurde, nicht mehr gekommen ist, hat sich die 
E. nämlich selber zuzuschreiben, gab sie doch in ihrem Schreiben vom 23. August 
2000, in welchem sie die weltweite Aufgabe der beanstandeten Geschäftstätigkeit 
forderte, hinlänglich klar zu verstehen, dass für echte Verhandlungen gar kein 
Spielraum vorhanden sei, und sie musste deshalb fortan jederzeit mit prozessua-
len Schritten der Konkurrentin rechnen.
6.
Der Entscheid darüber, welche der beiden Parteien die Kosten zu 
tragen hat, die im Zwischenverfahren nach Art. 93 Abs. 1 ZPO aufgelaufen sind, 
beziehungsweise in welchem Verhältnis sie der Klägerin und der Beklagten über-
bunden werden müssen, wird Gegenstand des abschliessenden Erkenntnisses 
sein, desgleichen, ob eine der beiden Parteien für diesen Verfahrensabschnitt zu 
Lasten der anderen Anspruch auf eine Umtriebsentschädigung besitzt.


16
Demnach erkennt die Zivilkammer:
1.
Auf die Klage wird eingetreten.
2.
Neue prozessleitende Verfügungen erfolgen nach Eintritt der Rechtskraft 
des vorliegenden Urteils.
3.
Die Kosten bleiben bei der Prozedur.
4.
Mitteilung an:
– Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Kikinis, BBLP Meyer Lustenberger 
Rechtsanwälte, Forchstrasse 452, Postfach 823, 8029 Zürich, auch zu 
Handen seiner Mandantin (im Doppel)
– Rechtsanwalt Dr. iur. Hansjörg Kistler, Promenade 132 A, 7260 Davos 
Dorf, auch zu Handen seiner Mandantin (im Doppel)
__________
Für die Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden 
Der Vizepräsident
Der Aktuar