gr_gerichte · ZK2 2009 58 · 2009-12-16 · de

Patentrecht (Beweisverfahren, Gutachten, Ausstand Sachverständiger etc.) | Beschwerde Prozessrecht ZPO/GR 232/1-8 und Prozessbeschwerde ZPO/GR 237

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni
___________________________________________________________________________________________________
Ref.:
Chur, 16. Dezember 2009
Schriftlich mitgeteilt am:
ZK2 09 58
(Eine gegen dieses Urteil beim Bundesgericht erhobene Beschwerde ist mit Urteil 
vom 26. Juli 2010 abgewiesen worden).
Beiurteil
II. Zivilkammer
Vorsitz
Bochsler
RichterInnen
Schlenker und Michael Dürst
Redaktion
Aktuarin ad hoc Bäder Federspiel
——————
In der zivilrechtlichen Beschwerde
der X . A G , Beklagte und Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. 
iur. Reto Mengiardi, Bänziger Mengiardi Toller & Partner, Bahnhofstrasse 7, 
Postfach 413, 7001 Chur,
gegen
die Verfügung des Vorsitzenden der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts von 
Graubünden vom 21. August 2009, mitgeteilt am 2. September 2009, in Sachen 
der Y . , Klägerin und Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. 
Andrea Mondini und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Rohn, Schellenberg 
Wittmer, Löwenstrasse 19, Postfach 1876, 8021 Zürich, gegen die Beklagte und 
Beschwerdeführerin (Prozess ZFE 06 1),
betreffend Patentrecht (Beweisverfahren, Gutachten, Ausstand Sachverständiger),
hat sich ergeben:


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I. Sachverhalt
A.
Am 21. Juli 2006 erhob die Y. beim Kantonsgericht Graubünden gegen die 
X. AG (vormals X. AG A.) eine patentrechtliche Klage (Verfahren ZFE 06 1). Nach 
Durchführung 
eines 
doppelten 
Schriftenwechsels 
erliess 
der 
Kantonsgerichtspräsident am 29. März 2007 die Beweisverfügung (ZFE 06 1, act. 
IX.11). 
Darin 
ordnete 
er 
unter 
anderem 
die 
Erstellung 
eines 
Sachverständigengutachtens an. Am 30. April 2007 reichten beide Parteien ihre 
Anträge zur Nomination und Instruktion des Sachverständigen ein (ZFE 06 1, act. 
I.6 u. I.7).
Mit Eingabe vom 30. August 2007 stellte die Beklagte den Antrag, den 
Gegenstand des Verfahrens vorläufig auf die Teilfrage zu begrenzen, ob ein 
Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpatent bestehe (ZFE 06 1, act. 
I.10). Begründet wurde dieser Antrag unter anderem damit, dass dadurch 
allenfalls auf das Einholen einer zeit- und kostenaufwendigen Expertise verzichtet 
werden 
könne, 
da 
der 
Prozess 
in 
Bezug 
auf 
die 
Teilfrage 
des 
Miteigentumsanspruchs nach Abschluss der Zeugenbefragungen spruchreif sei. 
Die Klägerin stellte sich in ihrer Vernehmlassung vom 24. September 2007 
ablehnend 
zu 
diesen 
Verfahrensanträgen 
(ZFE 
06 
1, 
act. 
I.11). 
Mit 
prozessleitender Verfügung vom 14. Februar 2008 (ZFE 06 1, act. IX.13) wies der 
Kantonsgerichtspräsident 
das 
Gesuch 
um 
Durchführung 
einer 
Gerichtsverhandlung zum Entscheid über materiell-rechtliche Teilfragen ab. 
Zudem setzte er als Sachverständigen den Patentanwalt B. von der Firma C. C., 
Patentanwälte, D. (im Folgenden C.), ein.
Nach erfolgter Experteninstruktion vom 10. März 2008 (ZFE 06 1, act. IX.14) 
orientierte der Experte den Kantonsgerichtspräsidenten am 4. Juni 2008 
telefonisch über den Umstand, dass er bzw. seine Kanzlei in einer anderen 
Patentsache 
von 
einer 
Drittfirma 
beauftragt 
gewesen 
sei, 
diese 
als 
Lizenznehmerin bei der Verhandlung und Abwicklung eines Patentlizenzvertrages 
mit der Erfinderin und hiesigen Klägerin zu vertreten. Seine Mandantin habe dabei 
lizenzvertraglich die Pflicht übernommen, beim Europäischen Patentamt ein 
Patent auf den Namen der Klägerin zu erwirken. Zur Herstellung der 
Handlungsfähigkeit der Kanzlei vor dem Europäischen Patentamt sei diese von 
der Klägerin entsprechend formell bevollmächtigt worden. Nach Angaben des 
Experten äusserte sich der Kantonsgerichtspräsident ihm gegenüber derart, dass 
dieser Sachverhalt kein Befangenheitsproblem darstelle. Ein Widerruf des 
Auftrages an Patentanwalt B. zur Erstellung der Gerichtsexpertise erfolge 


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jedenfalls nicht. Am 1. Dezember 2008 erstattete der Genannte sein Gutachten 
(ZFE 06 1, act. VII.3). Den Parteien wurde dieses am 4. Dezember 2008 zugestellt 
(ZFE 06 1, act. IX.15).
B.
Mit Eingabe vom 26. Januar 2009 (ZFE 06 1, act. I.14) stellte die Beklagte 
folgende Anträge:
"1.
Patentanwalt B., C., D., sei seiner Funktion als gerichtlicher Experte zu 
entheben und sein Gutachten vom 1. Dezember 2008 sei aus dem 
Recht zu weisen.
2.
Die Kosten des Gutachtens vom 1. Dezember 2008 seien der Klägerin 
aufzuerlegen.
3.
Es sei der Gegenstand des Verfahrens vorläufig zu begrenzen auf die 
Teilfrage, ob ein Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am 
Streitpatent besteht.
4.
Eventualiter zu Antrag 1: Sollte Antrag 1 abgewiesen werden, sei der 
Beklagten Frist anzusetzen, um als Voraussetzung zu einer noch zu 
beantragenden 
Oberexpertise 
vor 
der 
Experteninstruktion 
in 
tatsächlicher Hinsicht zum Thema der äquivalenten Verletzung des 
Streitpatents schriftlich Stellung zu nehmen.
5.
Eventualiter zu Antrag 3: Sollte Antrag 3 abgewiesen und ein neues 
Gutachten angeordnet werden, sei der Beklagten Frist anzusetzen, um 
vor der Experteninstruktion in tatsächlicher Hinsicht zum Thema der 
äquivalenten Verletzung des Streitpatents schriftlich Stellung zu 
nehmen."
Der erste Antrag wurde im Wesentlichen damit begründet, dass zwischen dem 
Gutachter B., welcher geschäftsführendes Mitglied der Patentanwaltskanzlei C. 
sei, und der Klägerin (Y.) ein im August 2007 eingegangenes und andauerndes 
Mandatsverhältnis 
bestehe. 
Dabei 
berief 
die 
Beklagte 
sich 
auf 
die 
Ausstandsgründe von Art. 42 lit. c und g GOG. Mit Schreiben vom 30. Januar 
2009 bezog der nominierte Gerichtsexperte B. zur Ausstandsfrage Stellung (ZFE 
06 1, act. I.15). Dabei stellte er ein Mandatsverhältnis zwischen ihm sowie der 
Kanzlei C. und der Klägerin in Abrede. Die Kanzlei arbeite ausschliesslich im 
Auftrag und auf Weisung einer Lizenznehmerin an der dem Patent E. zu Grunde 
liegenden Erfindung. Die Klägerin beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 25. 
Februar 2009 (ZFE 06 1, act. I.16), was folgt:
"(a) Die Anträge der Beklagten seien vollumfänglich abzuweisen.
(b)
Eventualiter sei neben der Abweisung der beklagtischen Anträge ein 
unabhängiger, vom Kantonsgericht zu bestimmender Experte zu 
beauftragen, innert einer Frist von 2 Monaten eine Oberexpertise zu 
erstellen, 
die 
sich 
gestützt 
auf 
die 
mit 
Verfügung 
des 
Kantonsgerichtspräsidiums vom 14. Februar 2008 zugelassenen 
Expertenfragen 
zur 
Richtigkeit 
und 
Vollständigkeit 
der 
von 
Patentanwalt B. erstellten Expertise vom 1. Dezember 2008 äussert."


Seite 4 — 17
In ihren Eingaben vom 17. Juli 2009 (Beklagte, ZFE 06 1, act. I.17) und vom 7. 
August 2009 (Klägerin, ZFE 06 1, act. I.18) hielten beide Parteien an ihren 
Verfahrensanträgen fest.
Mit Verfügung vom 21. August 2009, mitgeteilt am 2. September 2009, wies der 
instruierende Richter, Kantonsrichter Hubert, die mit Eingabe vom 26. Januar 
2009 gestellten Anträge der Beklagten vollumfänglich ab. Die Kosten wurden bei 
der Prozedur belassen.
C.
Gegen diese Verfügung erhob die X. AG am 23. September 2009 
Beschwerde an die II. Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden (act. 01). 
Sie stellte folgende Anträge:
"1.
Es sei die Verfügung des Vorsitzenden der II. Zivilkammer im 
Verfahren Ref. ZFE 06 1 vom 21. August 2009, mitgeteilt am 2. 
September 2009, betreffend Beweisverfahren, Gutachten, Ausstand 
Sachverständiger etc., aufzuheben.
2.
Patentanwalt B., C., D., sei seiner Funktion als gerichtlicher Experte zu 
entheben und sein Gutachten vom 1. Dezember 2008 sei aus dem 
Recht zu weisen.
3.
Die Kosten des Gutachtens vom 1. Dezember 2008 seien der Klägerin 
aufzuerlegen.
4.
Es sei der Gegenstand des Verfahrens vorläufig zu begrenzen auf die 
Teilfrage, ob ein Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am 
Streitpatent besteht.
5.
Unter 
gerichtlicher 
und 
aussergerichtlicher 
Kosten- 
und 
Entschädigungsfolge zu Lasten der Klägerin."
Der Vorsitzende der II. Zivilkammer verzichtete gemäss Schreiben vom 7. Oktober 
2009 (act. 04) unter Hinweis auf die Erwägungen in der angefochtenen 
Entscheidung auf Gegenbemerkungen. 
Die Beschwerdegegnerin beantragte in ihrer Beschwerdeantwort vom 19. Oktober 
2009 (act. 05), was folgt:
"(a) Die Anträge der Beklagten seien vollumfänglich abzuweisen.
(b)
Eventualiter sei neben der Abweisung der beklagtischen Anträge ein 
unabhängiger, vom Kantonsgericht zu bestimmender Experte zu 
beauftragen, innert einer Frist von 2 Monaten eine Oberexpertise zu 
erstellen, 
die 
sich 
gestützt 
auf 
die 
mit 
Verfügung 
des 
Kantonsgerichtspräsidiums vom 14. Februar 2008 zugelassenen 
Expertenfragen 
zur 
Richtigkeit 
und 
Vollständigkeit 
der 
von 
Patentanwalt B. erstellen Expertise vom 1. Dezember 2008 äussert.
(c)
Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten."


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Am 2. November 2009 (act. 09) liess die Beschwerdeführerin dem Kantonsgericht 
eine kurze Stellungnahme zur Beschwerdeantwort zukommen. Mit Schreiben vom 
9. November 2009 (act. 11) beantragte die Beschwerdegegnerin, diese Eingabe 
aus dem Recht zu weisen.
Auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung sowie auf die Ausführungen 
der Rechtsvertreter der Parteien in den Rechtsschriften wird, soweit erforderlich, in 
den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
II. Erwägungen
1.
Gegen prozessleitende und vorsorgliche Präsidialverfügungen kann innert 
20 Tagen bei der betreffenden Kammer Beschwerde geführt werden (Art. 237 
Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Beschwerde wird durch Beiurteil erledigt (Art. 237 Abs. 4 
ZPO).
Die Beschwerde der X. AG vom 23. September 2009 richtet sich gegen die 
prozessleitende Verfügung des Vorsitzenden der II. Zivilkammer vom 21. August 
2009, mitgeteilt am 2. September 2009. Die II. Zivilkammer ist demnach für die 
Beurteilung der Beschwerde zuständig. Diese wurde im Übrigen frist- sowie 
formgerecht erhoben, so dass darauf eingetreten werden kann.
2.
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildet hauptsächlich die Frage, ob 
der vom Gericht eingesetzte Experte B. als befangen erscheint.
a.
Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, über 
die weder das Gericht noch einzelne seiner Mitglieder verfügen, können von 
Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei Sachverständige beigezogen 
werden (Art. 188 ZPO). Ausschluss und Ausstand der Sachverständigen richten 
sich nach den Bestimmungen des Gerichtsorganisationsgesetzes (Art. 190 Abs. 1 
Satz 2 ZPO). Die Beschwerdeführerin beruft sich vorliegend auf die 
Ausstandsgründe von Art. 42 lit. c und lit. g GOG (BR 173.000). Nach den 
genannten Bestimmungen haben Gerichtspersonen in allen Angelegenheiten in 
den Ausstand zu treten, in denen sie zu einer Partei oder einer geschädigten oder 
sonst am Verfahren beteiligten Person in einem besonderen Pflicht- oder 
Abhängigkeitsverhältnis stehen (lit. c), oder in denen sie aufgrund anderer 
Umstände als befangen erscheinen (lit. g).
Im Sinne einer unabhängig vom anwendbaren Verfahrens- und Organisationsrecht 
geltenden Minimalgarantie haben die Prozessparteien einen aus Art. 6 Ziff. 1 


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EMRK und Art. 30 Abs. 1 BV abgeleiteten Anspruch darauf, dass ihre Sache von 
einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Gericht ohne 
Einwirken sachfremder Umstände entschieden wird. Liegen bei objektiver 
Betrachtungsweise Gegebenheiten vor, die den Anschein der Befangenheit und 
die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen, so ist die Garantie 
des verfassungsmässigen Richters verletzt (BGE 127 I 196 ff. [198 f.], E. 2b; BGE 
126 I 68 ff. [73], E. 3a). Für Sachverständige gelten grundsätzlich die gleichen 
Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richter vorgesehen sind. Da sie 
nicht Mitglied des Gerichts sind, richten sich die Anforderungen zwar nicht nach 
Art. 30 Abs. 1 BV, sondern nach Art. 29 Abs. 1 BV. Hinsichtlich der 
Unparteilichkeit und Unbefangenheit kommt Art. 29 Abs. 1 BV indessen ein mit 
Art. 30 Abs. 1 BV weitgehend übereinstimmender Gehalt zu (Urteil des 
Bundesgerichts vom 4. Februar 2009, 8C_509/2008, E. 4.2).
b.
Die Frage der Befangenheit des Experten stellt sich vorliegend in Bezug auf 
die Klägerin, die Y., und zwar aufgrund des Umstandes, dass B. bzw. sein 
Patentanwaltsbüro sich im Auftrag einer Drittfirma, der F. AG, mit einer 
Patentsache betreffend die Y. zu befassen hatte. Zur Beantwortung der Frage, ob 
der Gutachter als befangen erscheint oder nicht, erweist es sich als notwendig, 
sich mit der Beziehung zwischen der F. AG und der Y. einerseits sowie der F. AG 
und dem Experten andererseits auseinanderzusetzen. Dies wiederum bedingt die 
Kenntnis 
gewisser 
Grundlagen 
betreffend 
Lizenzvertrag 
und 
Patentanmeldungsverfahren.
b/aa. Durch 
den 
Lizenzvertrag 
verpflichtet 
sich 
der 
Lizenzgeber, 
dem 
Lizenznehmer die Benutzung eines immateriellen Gutes zu gestatten. Dabei 
gehört 
es 
zur 
Pflicht 
des 
Lizenzgebers, 
die 
Nutzungsmöglichkeit 
am 
Lizenzgegenstand zu verschaffen. Diese positive Genussverschaffungspflicht 
begründet 
je 
nach 
Vertragsinhalt 
unterschiedliche 
Handlungs- 
oder 
Mitteilungspflichten (Anmeldung, Registrierung, Vermittlung von technischem 
Wissen etc.). In Lizenzverträgen über formell geschützte Immaterialgüter hat der 
Lizenzgeber unter anderem für den Erhalt der formellen Rechtsstellung Sorge zu 
tragen (Zahlung der Patentgebühr, Erneuerung der Marke, Verteidigung des 
lizenzierten Schutzrechts gegenüber Drittangriffen usw.). Der Lizenznehmer 
verspricht dem Lizenzgeber in der Regel, eine Lizenzgebühr zu bezahlen. 
Zwischen den Parteien liegt ein Dauerschuldverhältnis vor. Der Lizenz kommt nur 
obligatorische Wirkung zu. Allerdings verschafft der Eintrag in das Register dem 
Lizenzvertrag auch Wirkungen gegenüber Dritten (Marc Amstutz/Werner Schluep, 


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in: Basler Kommentar zum OR I, Art. 1–529 OR, 4. A., Basel 2007, Einl. vor Art. 
184 ff. OR, N 267, 279 f., 282 u. 289).
b/bb. Das Recht auf das Patent – eine Anwartschaft, die selbst absoluten Schutz 
geniesst – steht dem Erfinder zu. Es beinhaltet die materielle Legitimation, die 
Erfindung zum Patent anzumelden und so den absoluten Schutz des 
Patentgesetzes zu erlangen (Mario M. Pedrazzini/Christian Hilti, Europäisches und 
schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. A., Bern 2008, S. 204). Die 
Universitäten regeln die wirtschaftliche Verwertung von Patentrechten im 
kantonalen Universitätsgesetz und in der Personalverordnung sowie in separaten 
Richtlinien (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 221). Beim Verfahren zur Erteilung eines 
Patents 
bestehen 
im 
Wesentlichen 
zwei 
Grundformen: 
Das 
blosse 
Registrierungsverfahren und das materielle Prüfungsverfahren, wo die Prüfung der 
Erfindung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit im Mittelpunkt steht. Beim 
europäischen Anmeldeverfahren – und um ein solches geht es im nachfolgend 
aufgeführten Lizenzvertrag zwischen der Y. und der F. AG – handelt es sich um 
ein materielles Prüfungsverfahren (vgl. dazu und zum ganzen Verfahrensablauf 
Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 228 f.).
Eine europäische Patentanmeldung kann jede berechtigte Person einreichen. 
Besitzt der Anmelder keine umfassenden Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Patentrechts, wird eine Vertretung durch eine beim Europäischen Patentamt 
zugelassene Vertreterin indes dringend empfohlen. Nur so könne sichergestellt 
werden, dass die zahlreichen Fristen sowie Form- und Verfahrensvorschriften 
routinemässig überwacht und eingehalten werden (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 242 
f.). Wird die Anmeldung von professionellen Patentanwälten abgefasst, erfüllt sie 
praktisch immer die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldedatums. 
Weist die Anmeldung hingegen gravierende Mängel auf, besteht die Gefahr, dass 
ihr nicht einmal ein Anmeldetermin zuerkannt wird (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 
244).
Das europäische Anmeldeverfahren gliedert sich – im Anschluss an die Eingangs- 
und Formalprüfung – in zwei Teile: Zuerst muss der Stand der Technik mit Hilfe 
einer 
Recherche 
festgestellt 
werden. 
Dazu 
dient 
der 
europäische 
Recherchenbericht. Dessen Veröffentlichung löst die wichtige 6-Monats-Frist zur 
Stellung 
des 
Prüfungsantrags 
und 
Zahlung 
der 
Prüfungs- 
und 
Benennungsgebühren aus, die vom Anmelder bzw. seinem Vertreter zu beachten 
ist (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 255 ff.). Mit dem Patentanspruch definiert der 
Anmelder die Erfindung. Die Patentansprüche sind deshalb das Herzstück der 


Seite 8 — 17
Patentschrift, und ihre Bedeutung für das subjektive Patentrecht ist zentral 
(Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 282).
c.
Die Y. (sowie das G., im Folgenden nicht mehr erwähnt) und die F. AG 
schlossen im Dezember 2005/Januar 2006 einen Lizenzvertrag ab; die Y. als 
Lizenzgeberin und Erfinderin und die F. AG als Lizenznehmerin (ZFE 06 1, act. 
II.59). Zu prüfen ist nachfolgend, welche Bedeutung Art. 19.2 und 19.3 dieses 
Lizenzvertrages für die Y. und für das hier zu beurteilende Verfahren zwischen der 
Y. und der X. AG unter dem Gesichtspunkt der Befangenheit des Experten bzw. 
des Anscheins dazu haben.
c/aa. Wie in Erwägung 2b/bb aufgezeigt, ist die Y. als Erfinderin und 
Lizenzgeberin die Berechtigte, ihre Erfindung zum Patent anzumelden, womit das 
ganze Anmeldeverfahren in Gang gesetzt wird. Sie braucht das indes nicht selbst 
zu tun, sondern kann sich dabei auch von einer vom Europäischen Patentamt 
zugelassenen Vertreterin vertreten lassen. Gemäss Art. 19.2 des Lizenzvertrages 
hat die Y. von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die F. AG auf deren 
Verantwortung 
und 
Kosten 
mit 
dem 
Erwirken 
von 
noch 
hängigen 
Patentanmeldungen und der Aufrechterhaltung von Patentanmeldungen und 
erteilten Patenten betraut. Zugleich hat sie der F. AG das Recht eingeräumt, die 
entsprechenden Handlungen durch einen Patentanwalt ihrer Wahl vorzunehmen. 
Die Genannte hat diese Möglichkeit genutzt und die Firma C. bzw. Patentanwalt 
B. mit der Wahrnehmung der erwähnten Aufgaben betraut. Ein schriftlicher 
Vertrag zwischen der F. AG und dem Patentanwaltsbüro befindet sich nicht bei 
den Akten, so dass der genaue Auftrag nicht bekannt ist. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass sich die von der F. AG an das Patentanwaltsbüro übertragenen 
Aufgaben mit Art. 19.2 des Lizenzvertrags decken. Das zeigt sich etwa darin, dass 
die 
Beschwerdegegnerin 
in 
ihrer 
Beschwerdeantwort 
nicht 
bloss 
von 
Patentanmeldung spricht, sondern davon, dass sich die F. AG gegenüber der Y. 
zur Betreuung der lizenzierten Patentrechte verpflichtet und sich alsdann 
entschieden habe, diese Betreuung ihren Patentanwälten von C. anzuvertrauen 
(act. 05, S. 6, Ziff. 19).
c/bb. Nicht nur die Vorinstanz (vgl. E. 2c/cc der angefochtenen Verfügung, S. 13), 
sondern, wie soeben erwähnt, auch die Y. interpretieren Art. 19.2 des 
Lizenzvertrags derart, dass sich die F. AG zur Betreuung der lizenzierten 
Patentrechte verpflichtet hat. Es besteht also ein Auftragsverhältnis zwischen 
diesen beiden Parteien. Entsprechend Art. 394 OR hat sich die F. AG durch die 
Annahme des Auftrags verpflichtet, die ihr übertragenen Geschäfte oder Dienste 


Seite 9 — 17
vertragsgemäss 
zu 
besorgen. 
Wesensmerkmal 
des 
Auftrags 
sind 
die 
Treueverpflichtung, 
das 
besondere 
Vertrauensverhältnis 
und 
der 
Persönlichkeitsbezug (Rolf H. Weber, in: Basler Kommentar zum OR I, Art. 1–529 
OR, 4. A., Basel 2007, N 3 zu Art. 394 OR). Der Beauftragte haftet dem 
Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen 
Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, es 
sei denn, er werde zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt (Art. 398 Abs. 3 
OR). Eine solche Ermächtigung liegt hier vor, wobei die F. AG einen Patentanwalt 
ihrer Wahl beiziehen kann.
Der soeben erwähnte Art. 398 Abs. 3 OR regelt die Substitution (vgl. Weber, 
a.a.O., N 3 zu Art. 398 OR). Der Beizug eines Substituten als qualifizierten 
Erfüllungsgehilfen erfolgt durch Erteilung eines Unterauftrags. Dabei wird ein 
selbständiges Auftragsverhältnis, nicht ein Stellvertretungsverhältnis, begründet. 
Der Substitutionsauftrag muss sich innert der Grenzen des Hauptauftrags halten; 
eine Überschreitung stellt eine Vertragsverletzung dar (Weber, a.a.O., N 6 zu Art. 
398 OR). Zwischen dem Substituten und dem Hauptauftraggeber besteht keine 
vertragliche Beziehung. Der Substitut verfügt deshalb dem Hauptauftraggeber 
gegenüber und der Hauptauftraggeber gegenüber dem Substituten über keine 
vertraglichen Ansprüche (Walter Fellmann, in: Berner Kommentar zu Art. 394–406 
OR, Bern 1992, N 610 zu Art. 398 OR). Insofern ist die Auffassung der Vorinstanz 
und der Beschwerdegegnerin, zwischen der Y. und C. bzw. Patentanwalt B. 
bestehe kein eigentliches Mandatsverhältnis, zutreffend. Hingegen lassen beide 
einen 
wesentlichen 
Aspekt 
ausser 
Acht: 
Der 
Substitut 
(in 
casu 
das 
Patentanwaltbüro) weiss, dass der Erstbeauftragte (in casu die F. AG) auf die 
Interessen des Hauptauftraggebers (in casu die Y.) verpflichtet ist und die ihm im 
Unterauftrag übertragenen Bereiche des Hauptauftrages letztlich der Wahrung 
dieser Interessen dienen. Er muss daher erkennen, dass sich seine Leistung und 
sein Leistungsverhalten gerade auf die Interessen des Hauptauftraggebers 
auswirken, und dass der Erstbeauftragte als sein Vertragspartner am Schutz der 
Interessen des Hauptauftraggebers ein eigenes starkes Interesse hat. Da der 
Hauptauftraggeber aus diesen Gründen in den Schutzbereich des Vertrages 
zwischen dem Erstbeauftragten und dem Substituten einzubeziehen ist, hat der 
Substitut ihm gegenüber bei der Besorgung der aufgetragenen Geschäfte oder bei 
der Ausführung der übernommenen Dienstleistungen in gleicher Weise 
Schutzpflichten und Pflichten zu sorgfältigem Verhalten wie gegenüber dem 
Erstbeauftragten als seinem unmittelbaren Vertragspartner. Verletzt der Substitut 
diese Pflichten, sind dem geschützten Hauptauftraggeber deshalb nach den 


Seite 10 — 17
Grundsätzen der Vertragshaftung eigene vertragliche Schadenersatzansprüche 
zuzugestehen (Fellmann, a.a.O., N 618 f. zu Art. 398 OR).
c/cc.
Aus der vorstehend zitierten Lehre erhellt, dass die Begründung der 
Vorinstanz, mit der sie den Anschein der Befangenheit des Patentanwalts 
verneint, zu kurz greift. In der angefochtenen Verfügung wird erwogen, ein 
nebenamtlich tätiger Richter erscheine bspw. als befangen, wenn er als Anwalt zu 
einer Partei in einem Auftragsverhältnis stehe oder für eine Partei mehrmals oder 
kurze Zeit vorher anwaltlich tätig gewesen sei, was ebenso für den 
Sachverständigen gelten dürfte. Anschliessend wird dann einzig unter diesem 
Aspekt geprüft, ob ein Pflicht- oder Abhängigkeitsverhältnis besteht und wegen 
fehlendem Mandat verneint (E. 2c, S. 11 ff.). Diese Sichtweise ist indes viel zu 
eng.
Wie in Erwägung 2a dargelegt, gilt die Garantie des unparteiischen, 
unvoreingenommenen und unbefangenen Richters grundsätzlich auch für 
Sachverständige. Die Garantie ist verletzt, wenn Gegebenheiten vorliegen, welche 
den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu 
begründen vermögen. Solche Umstände können in einem bestimmten Verhalten 
der betreffenden Person oder in äusseren Gegebenheiten funktioneller und 
organisatorischer Natur begründet sein. Für den Ausstand wird nicht verlangt, 
dass der Sachverständige tatsächlich befangen ist. Es genügt, wenn Umstände 
vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und 
Voreingenommenheit erwecken. Das subjektive Empfinden einer Prozesspartei 
vermag dagegen keine Ausstandspflicht zu begründen (Urteil des Bundesgerichts 
vom 4. Februar 2009, 8C_509/2008, E. 4.3, mit weiteren Hinweisen). Dass 
nachgerade ein Auftragsverhältnis vorliegen muss, wird zu Recht nicht verlangt, 
da sich eine Befangenheit ja auch aus anderen Umständen ergeben kann.
Vorstehend 
wurde 
aufgezeigt, 
dass 
trotz 
des 
Umstandes, 
dass 
ein 
Unterbeauftragter zum Hauptauftraggeber in keinem Auftragsverhältnis steht, er 
diesem gegenüber in der Treuepflicht steht und Schutzpflichten zu erfüllen hat, so 
etwa den Schutz dessen Interessen. Hatte das Patentanwaltsbüro bzw. 
Patentanwalt B. in einem hängigen Patentanmeldungsverfahren nun aber auch die 
Interessen der Y. zu vertreten, stand er in einem erheblichen Pflichtverhältnis zu 
dieser. Die gleichzeitige Übernahme eines Mandats als gerichtlicher Gutachter in 
einer Patentrechtstreitigkeit zwischen der Y. und der X. AG musste daher bei 
objektiver Betrachtungsweise zwangsläufig den Anschein der Befangenheit 
erwecken.


Seite 11 — 17
c/dd. In diesem Sinn vermag weder der Umstand, dass zwischen dem 
Gerichtsexperten und der Y. kein eigentliches Mandatsverhältnis bestand und 
besteht, noch derjenige, dass der Gerichtsexperte im Auftrag und nach Weisung 
der Lizenznehmerin, der F. AG, tätig war, und auch nicht die Tatsache, dass die 
Lizenznehmerin die Kosten der Patentanmeldung und des von ihr beauftragten 
Patentanwaltsbüros selbst zu tragen hat (vgl. E. 2c/bb, S. 12, der angefochtenen 
Verfügung) etwas daran zu ändern, dass das Patentanwaltsbüro gleichsam wie 
die Lizenznehmerin verpflichtet ist, die Interessen der Y. als Hauptauftraggeberin 
wahrzunehmen. Es ist daher auch nicht haltbar, wenn die Vorinstanz die 
Beziehungen zwischen der Patentanwaltskanzlei und der Y. im formalen 
registerrechtlichen Zwang zur Ausstellung einer Bevollmächtigung für die 
Patentanmeldung als restlos erschöpft betrachtet.
c/ee. Ist somit davon auszugehen, dass (auch) das Patentanwaltsbüro zur 
Wahrung der Interessen der Y. verpflichtet ist, ist unerheblich, ob die Y. gestützt 
auf Art. 19.3 des Lizenzvertrags auch ein direktes Mitwirkungs- bzw. 
Weisungsrecht gegenüber dem unterbeauftragten Büro hat, wie dies die 
Beschwerdeführerin geltend macht und von der Beschwerdegegnerin bestritten 
wird. Gestützt auf die Lehre zur Substitution müsste ein solches Recht wohl 
verneint werden, doch kann diese Frage vorliegend offen bleiben.
d.
Die Beschwerdegegnerin bringt vor, die Betreuung des lizenzierten 
Portfolios sei im Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen und auch nach Abschluss 
des Lizenzvertrags nicht durch C. erfolgt, sondern durch die in Basel domizilierte 
Agentur H.. Erst etwa eineinhalb Jahre nach Unterzeichnung des Lizenzvertrags 
sei die Betreuung der lizenzierten Patentanmeldungen durch die F. AG an C. 
übertragen worden. Der Lizenzvertrag sei von den beteiligten Parteien bereits im 
Dezember 2005 bzw. Januar 2006 unterzeichnet worden (vgl. act. 05, Ziff. 13, S. 4 
f.).
d/aa. Gemäss den Ausführungen der Beschwerdegegnerin ging die Betreuung 
der lizenzierten Patentanmeldungen also ca. Mitte 2007 von der H. an C. über. 
Dies findet eine Bestätigung in der Vollmacht der Y. an das Patentanwaltsbüro 
vom 29. August 2007 (ZFE 06 1, act. III.41). Gestützt darauf gab das Büro dem 
Europäischen Patentamt am 14. September 2007 die Vertretung der 
Patentanmeldung bekannt (ZFE 06 1, act. III.42). Die Erteilung des europäischen 
Patents erfolgte dann am 8. Oktober 2008 (ZFE 06 1, act. III.40). Es fällt auf, dass 
die Nummern auf der Patentanmeldung (vgl. ZFE 06 1, act. III.41: I.) und der 
Patenterteilung (ZFE 06 1, act. III.40: E.) nicht dieselben sind. Diese Differenz 


Seite 12 — 17
rührt offenbar daher, dass für die Patentanmeldung einerseits und die 
Patenterteilung andererseits unterschiedliche Nummern verwendet werden. 
Jedenfalls ist unbestritten, dass es sich hierbei um ein und dasselbe 
Patentverfahren handelt.
d/bb. Das Patentanwaltsbüro war mit der fraglichen Patentierung demnach 
zumindest von Mitte August 2007 bis am 8. Oktober 2008 befasst. Wie im 
Sachverhalt dargestellt, erfolgte die Experteninstruktion am 10. März 2008. Am 4. 
Juni 2008 wies B. den damals prozessleitenden Richter auf den fraglichen 
Umstand hin, und am 1. Dezember 2008 erstattete er das Gutachten. Somit 
arbeitete der Experte in der Streitangelegenheit Y./X. AG das Gutachten exakt zu 
einem Zeitpunkt aus, als er mit der Patentierung der Erfindung der Y. befasst war.
Hinzu kommt, dass nach Publikation des erteilten Patents das sog. 
Einspruchsverfahren zu laufen beginnt. Danach können Dritte innert 9 Monaten 
beim Europäischen Patentamt schriftlich Einspruch einlegen. Das Verfahren endet 
mit einem Entscheid entweder in Form eines Widerrufs des Patents, einer 
Zurückweisung des Einspruchs oder einer Aufrechterhaltung des Patents in 
geändertem 
Umfang. 
Die 
Entscheide 
der 
Einspruchsabteilung 
können 
erstinstanzlich mit Beschwerde an die Beschwerdekammer angefochten werden 
und 
diese 
an 
die 
Grosse 
Beschwerdekammer 
weitergezogen 
werden 
(Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 229 u. insb. S. 269 f.). Der Einwand des 
Rechtsvertreters der Beschwerdeführerin (vgl. act. 01, Ziff. 10a f., S. 5 f.), wonach 
das Rechtsgeschäft, für welches die Klägerin C. bevollmächtigte hatte, entgegen 
der Auffassung der Vorinstanz (vgl. E. 2c/dd, S. 13, der angefochtenen Verfügung) 
im Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens nicht abgeschlossen gewesen sei, ist 
demnach zutreffend, zumal ein Widerruf der Vollmacht nach Patenterteilung nicht 
bekannt ist und auch von der Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht wird.
e.
Weder aus den Beweisurkunden noch aus den Rechtsschriften oder dem 
vorinstanzlichen Urteil geht hervor, welche Person des Patentanwaltsbüros C. sich 
mit der besagten Patentanmeldung befasst hat. Dies ist insofern von Bedeutung, 
als sich die Frage stellt, ob der Experte B. auch dann als befangen erschiene, 
wenn ein anderer Patentanwalt des Büros mit der Angelegenheit betraut war. So 
erkannte das Kantonsgericht bspw. in dem PKG 1994 Nr. 45 zu Grunde liegenden 
Entscheid, allein der Umstand, dass ein Sachverständiger, der zur Abklärung 
eines Lawinenunfalls beigezogen wird, dem gleichen Institut angehört wie der 
Verfasser des massgeblichen Lawinenbulletins, liesse ihn noch nicht als befangen 
erscheinen.


Seite 13 — 17
Vorliegend verhält es sich allerdings derart, dass das Patentanwaltsbüro nur aus 
sieben Anwälten besteht, wovon bloss zwei, darunter der hier zur Diskussion 
stehende Experte B., einzelzeichnungsberechtigte Mitglieder sind (vgl. ZFE 06 1, 
act. III.43 u. III.44). Die Beschwerdegegnerin behauptet nirgends, Patentanwalt B. 
habe mit dem Patentanmeldungsverfahren im Zusammenhang mit dem 
Lizenzvertrag überhaupt nichts zu tun gehabt. Vielmehr beschränkt sie sich auf die 
Behauptung, zwischen der Patentanwaltskanzlei und der Klägerin habe kein 
eigentliches 
Mandatsverhältnis 
bestanden; 
die 
Beziehung 
des 
Patentsanwaltsbüros habe vielmehr zur vertraglichen Gegenpartei der Klägerin 
existiert. Für die hier massgebliche Frage ist das jedoch, wie bereits ausgeführt, 
nicht von Bedeutung. Mangels gegenteiliger Behauptungen darf vorliegend 
durchaus 
der 
Schluss 
gezogen 
werden, 
dass 
der 
Experte 
mit 
der 
Patentanmeldung befasst war. Jedenfalls aber hatte er aufgrund seiner 
beherrschenden Stellung im Patentanwaltsbüro selbst ein erhebliches Interesse 
an der korrekten und erfolgreichen Abwicklung dieses Geschäfts, so dass die 
Tatsache der Auftragserteilung an das Patentanwaltsbüro bereits ausreicht, damit 
sich beim Experten die Frage der Befangenheit stellt.
f.
Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdegegnerin aus 
dem von ihr eingelegten Entscheid der Verwaltungskommission des Obergerichts 
des Kantons D. vom 2. Oktober 2009 (act. 05.1) entgegen ihrer Ansicht nichts zu 
ihren Gunsten ableiten kann. Der Sachverhalt präsentierte sich in jenem Fall 
wesentlich anders. So agierte C. lediglich als inländische Zustelladresse für die 
Schweizer Teile der betreffenden europäischen Patente. Mit der Führung des 
eigentlichen Erteilungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt waren 
deutsche Kanzleien betraut, währenddem dies vorliegend die Aufgabe von C. war. 
Die Kanzlei trat als Bevollmächtigte der Klägerin gegenüber dem Europäischen 
Patentamt auf, befasste sich materiell mit der betreffenden Patentanmeldung und 
erwirkte die Erteilung des Patents. Zudem bezog sich die Bevollmächtigung auf 
alle durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren (vgl. 
ZFE 06 1, act. III.41), und damit auch auf allfällige Einspruchsverfahren. Solche 
waren im Zeitpunkt der Erstattung des Gutachtens anfangs Dezember 2008 noch 
während mehreren Monaten möglich.
g.
Im Ergebnis ist der Anschein der Befangenheit des Experten B. zu bejahen 
und die angefochtene Verfügung in Gutheissung von Ziffer 1 der Rechtsbegehren 
der Beschwerdeführerin aufzuheben.


Seite 14 — 17
3a.
In Ziffer 2 ihrer Rechtsbegehren beantragt die Beschwerdeführerin, 
Patentanwalt B. sei seiner Funktion als gerichtlicher Experte zu entheben und sein 
Gutachten vom 1. Dezember 2008 sei aus dem Recht zu weisen.
Der Anspruch auf einen unabhängigen Gutachter ist formeller Natur. Seine 
Verletzung führt dazu, dass das fragliche Gutachten als Beweismittel 
auszuschliessen ist, unabhängig davon, wie es sich mit den gegen das Gutachten 
erhobenen materiellen Einwendungen verhält (BGE 125 II 541 ff. [546], E. 4d). 
Das Gutachten von Patentanwalt B. vom 1. Dezember 2008 wird daher im 
Verfahren ZFE 06 1 als Beweismittel ausgeschlossen. Der Instruktionsrichter hat 
es bis zum Abschluss des Verfahrens unter Verschluss zu legen. Das Gutachten 
darf im Dossier belassen werden, ist aber in einem verschlossenen und 
versiegelten Umschlag zu verwahren.
Wird das Gutachten infolge Anscheins der Befangenheit von Patentanwalt B. als 
Beweismittel ausgeschlossen, impliziert dies, dass er in der vorliegenden 
Streitsache nicht mehr als gerichtlicher Experte tätig sein darf. Für einen 
diesbezüglichen gesonderten Entscheid der Beschwerdeinstanz fehlt es daher an 
einem schutzwürdigen Interesse. Im Übrigen wird es Sache des instruierenden 
Richters sein, den gerichtlichen Experten aufgrund des vorliegenden Entscheids 
von seiner Funktion zu entbinden.
b.
Im Weiteren stellt die Beschwerdeführerin in Ziffer 3 ihrer Rechtsbegehren 
den Antrag, die Kosten des Gutachtens vom 1. Dezember 2008 seien der Klägerin 
aufzuerlegen. Über die Verteilung der gerichtlichen und aussergerichtlichen 
Kosten, worunter auch die Kosten für das vorliegend umstrittene Gutachten fallen, 
ist – wie üblich – durch den Sachrichter im Hauptentscheid zu befinden. Die 
Beschwerdeinstanz ist nicht Sachrichterin und somit auch nicht zuständig, im 
vorliegenden Verfahren über die Kosten des Gutachtens zu entscheiden. Auf 
diesen Antrag ist deshalb nicht einzutreten.
c.
Schliesslich 
beantragt 
die 
Beschwerdeführerin 
in 
Ziffer 
4 
ihrer 
Rechtsbegehren, die Beschwerdeinstanz solle den Gegenstand des Verfahrens 
vorläufig auf die Teilfrage begrenzen, ob ein Anspruch der Klägerin auf 
Miteigentum am Streitpatent bestehe.
c/aa. Die Vorinstanz hat sich mit der Frage der Verfahrensbegrenzung in E. 3, S. 
14, der angefochtenen Verfügung befasst und dabei auf die prozessleitende 
Verfügung vom 14. Februar 2008 verwiesen. Darüber hinaus kam sie zum 
Schluss, da das Fachgutachten mittlerweile vorliege und das Beweisverfahren 


Seite 15 — 17
soweit abgeschlossen sei, könne die Hauptverhandlung zu den Rechtsbegehren 1 
und 2 der Klage durchgeführt werden. Eine kostengünstigere Durchführung oder 
Vereinfachung des Verfahrens im Sinne von Art. 94 ZPO lasse sich nicht 
bewerkstelligen. Es bestehe daher kein Grund, das ohnehin als Stufenklage 
konzipierte Verfahren in weitere Teilverfahren aufzuteilen.
Nachdem nun gemäss vorliegendem Entscheid das Fachgutachten als 
Beweismittel ausgeschlossen wird, präsentiert sich der Sachverhalt anders als in 
der vorinstanzlichen Verfügung sowie in der prozessleitenden Verfügung vom 14. 
Februar 2008 (ZFE 06 1, act. IX.13). In dieser war ausgeführt worden, aufgrund 
des durch das Gutachten zu klärenden Prozessthemas sei nicht zu erwarten, dass 
die Erstellung des Gutachtens unverhältnismässig lange Zeit in Anspruch nehmen 
werde, so dass es prozessökonomischer sei, das Beweisverfahren durch 
Einholung der Expertise abzuschliessen und anschliessend die Hauptverhandlung 
zu den klägerischen Rechtsbegehren 1 und 2 durchzuführen.
c/bb. Gemäss Art. 94 Abs. 1 ZPO können Gerichtsverhandlungen auch zum 
Entscheid über materiellrechtliche Teilfragen durchgeführt werden, wenn 
anzunehmen ist, das Verfahren lasse sich dadurch vereinfachen. Aus der 
Formulierung dieser Bestimmung als Kann-Vorschrift erhellt, dass dem 
prozessleitenden Richter ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht. Wird sein 
diesbezüglicher Entscheid mittels Beschwerde im Sinne von Art. 237 ZPO 
angefochten, ist die Kognitionsbefugnis der Beschwerdeinstanz dementsprechend 
beschränkt. Würde nun die Beschwerdeinstanz aufgrund ihres Entscheids, das 
Gutachten als Beweismittel nicht zuzulassen, zugleich auch über die Frage 
befinden, ob aufgrund dessen das Gerichtsverfahren auf eine materiellrechtliche 
Teilfrage zu beschränken ist, würde sie damit in unzulässiger Weise dem 
Instruktionsrichter vorgreifen und in seinen Ermessensspielraum eingreifen. Durch 
das Erkenntnis der Beschwerdeinstanz auf Nichtzulassung des Gutachtens als 
Beweismittel liegt eine neue, veränderte Sachlage vor, so dass der 
Instruktionsrichter im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens neu darüber zu 
entscheiden haben wird, ob vorerst die beantragte materiellrechtliche Teilfrage 
behandelt oder ein neues Gutachten eingeholt werden soll. Ziffer 4 des Antrags 
der Beschwerdeführerin ist unter diesen Umständen abzuweisen.
d/aa. Die 
Beschwerdegegnerin 
stellt 
in 
ihrer 
Beschwerdeantwort 
den 
Eventualantrag, neben der Abweisung der beklagtischen Anträge sei ein 
unabhängiger, vom Kantonsgericht zu bestimmender Experte zu beauftragen, 
innert einer Frist von 2 Monaten eine Oberexpertise zu erstellen, die sich gestützt 


Seite 16 — 17
auf die mit Verfügung des Kantonsgerichtspräsidiums vom 14. Februar 2008 
zugelassenen Expertenfragen zur Richtigkeit und Vollständigkeit der von 
Patentanwalt B. erstellen Expertise vom 1. Dezember 2008 äussert.
d/bb. Dieser Eventualantrag wird durch den Ausgang des vorliegenden 
Verfahrens, insbesondere durch die Gutheissung des Antrags auf Nichtzulassung 
des Gutachtens, gegenstandslos. Wurde ein Gutachten von einem den Anschein 
der Befangenheit erweckenden Gutachter erstellt, hat dies nämlich zwingend zur 
Folge, dass sein Gutachten als Beweismittel nicht zuzulassen ist (vgl. E. 3a). 
Zweifel an der Unbefangenheit des Gutachters können in diesem Sinn und 
entgegen den Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht einfach durch das 
Erstellen einer Oberexpertise beseitigt werden. Wird das Gutachten als 
Beweismittel ausgeschlossen, kann es selbstredend nicht mehr auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit geprüft werden. Ebensowenig kann es Ausgangspunkt für eine 
Oberexpertise bilden, ansonsten es zu einer Verknüpfung von Gutachten und 
Oberexpertise käme mit der Folge, dass das Gutachten weiterhin als Beweismittel 
dienen würde.
4.
Da die Beschwerdeführerin im Hauptpunkt ihrer Beschwerde obsiegt, 
gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 2'000.-- zuzüglich 
Schreibgebühren zu Lasten der Beschwerdegegnerin, die ausserdem verpflichtet 
wird, der obsiegenden Beschwerdeführerin die ihr durch den Rechtsstreit 
verursachten, notwendigen Kosten zu ersetzen. Dem mutmasslichen Aufwand des 
Verfahrens entsprechend ist die Entschädigung für diese Kosten auf Fr. 3'000.-- 
einschliesslich Spesen und Mehrwertsteuer festzulegen.


Seite 17 — 17
III. Demnach wird erkannt:
1.
Die Beschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, im Sinne der 
Erwägungen 
teilweise 
gutgeheissen, 
die 
angefochtene 
Verfügung 
aufgehoben und das Gutachten von Patentanwalt B. vom 1. Dezember 
2008 als Beweismittel ausgeschlossen.
2.
Die Akten werden dem Instruktionsrichter zur weiteren Instruktion des 
Verfahrens erstattet.
3.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 2'288.-- (Gerichtsgebühr Fr. 
2'000.--, 
Schreibgebühr 
Fr. 
288.--) 
gehen 
zu 
Lasten 
der 
Beschwerdegegnerin, die zudem die Beschwerdeführerin ausseramtlich mit 
Fr. 3'000.-- inklusive Spesen und Mehrwertsteuer zu entschädigen hat.
4.
Gegen diese, einen Streitwert von mindestens 30'000 Franken betreffende 
Entscheidung kann gemäss Art. 72, Art. 74 Abs. 1 lit. b des 
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Beschwerde in Zivilsachen an das 
Schweizerische 
Bundesgericht 
geführt 
werden. 
Diese 
ist 
dem 
Bundesgericht schriftlich, innert 30 Tagen seit Eröffnung der vollständigen 
Ausfertigung der Entscheidung in der gemäss Art. 42 f. BGG 
vorgeschriebenen 
Weise 
einzureichen. 
Für 
die 
Zulässigkeit, 
die 
Beschwerdelegitimation, die weiteren Voraussetzungen und das Verfahren 
der Beschwerde gelten die Art. 29 ff., 72 ff. und 90 ff. BGG.
5.
Mitteilung an: