gl_gerichte · OG.2017.00019 · 2023-11-17 · de

Marke / UWG

Glarus Obergericht 17.11.2023 OG.2017.00019 (OGZ.2024.127)
Glaris Obergericht 17.11.2023 OG.2017.00019 (OGZ.2024.127)
Glarona Obergericht 17.11.2023 OG.2017.00019 (OGZ.2024.127)

Marke / UWG

Kanton Glarus
Obergericht
Es
wirken mit:
Obergerichtspräsidentin Dr. iur. Petra
Hauser, Oberrichterin Monika Trümpi und Oberrichterin Brigitte Müller
sowie
Gerichtsschreiberin MLaw
Jennifer Zbinden.
Urteil vom 17. November 2023
Verfahren OG.2017.00019
Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
klagende
Partei
vertreten durch
Dr. iur.
Ralph
Schlosser
zusätzlich
vertreten durch
lic. iur.
Giuseppe
Mongiovì
gegen
B.______
AG
beklagte Partei
vertreten
durch
lic. iur.
Fred
Rueff
betreffend
Marke
/ UWG
Rechtsbegehren der klagenden Partei
(gemäss Eingaben vom 7. April 2017
, act. 1, vom 22. Dezember 2017,
act. 28, und vom 17. September 2021, act. 65):
1.
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall
zu verbieten, die Bezeichnungen "BMW
Service" und/oder "BMW und MINI Service" im geschäftlichen
Verkehr zu verwenden, unter anderem auf dem Pylon vor ihrer Garage, auf
ihren Websites, auf den Overalls ihrer Angestellten und auf dem Google
Snippet, das ihrer Website entspricht.
2.
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen
"BMW Garage" und/oder "BMW und MINI Garage" im
geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites
http://[...].ch und [...].ch, auf Verzeichnissen wie www.local.ch und www.search.ch
sowie auf der Website www.
autoscout24
.ch.
3.
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse
im
Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung
"Ihr BMW und MINI Partner" und "BMW-Partner" im
geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
4.
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die nachfolgend
abgebildeten BMW und MINI Logos – schwarzweiss oder farbig – im
geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites
http://[...].ch und www.[...].ch, auf ihren Facebook Seiten, auf der
Beschilderung im Serviceempfang ihrer Garage an der [...], auf den Overalls
ihrer Angestellten und auf der Browser-Adressleiste ihrer Websites, sowie
auf Visitenkarten und Informationskästen:
[...]
5.
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall insbesondere zu verbieten, Aufnahmen
der Kühlerhauben von BMW und/oder MINI-Fahrzeugen unter anderem auf ihren
Websites http://[...]bmw.ch und www.[...]auto.ch oder auf ihren Facebook
Seiten abzubilden indem die BMW Logos dabei in den Vordergrund gestellt
werden, wie namentlich bei nachfolgenden Abbildungen:
[...]
6.
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen
"BMW [...]", "[...] BMW", "[...] BMW"
und/oder " [...] AG BMW", inklusive anderer Schreibarten wie zum
Beispiel "[...] bmw", im geschäftlichen Verkehr zu verwenden,
unter anderem auf der Beschilderung ihrer Garage an der [...], auf ihren
Websites http://[...]bmw.ch und www.[...]auto.ch, auf Fahrzeugen, auf
Broschüren, auf Preislisten, auf Visitenkarten, auf ihrem Facebook Konto,
auf einem Messestand, auf Websites von Dritten (wie www.autoscout24.ch oder
die Website von C.______) und auf dem Google Snippet, das ihrer Website
entspricht.
7.
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, Fahrzeuge unter der
Bezeichnung "[...] BMW M235i" anzubieten, zu bewerben und/oder zu
verkaufen.
8.
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, den Domainnamen
[...]bmw.ch zu verwenden.
8.
bis
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung
"Ihr BMW-Händler" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden,
insbesondere in der Beschriftung eines Informationskastens.
8.
ter
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in und/oder im
Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt, insbesondere auf einem Ständer im
Empfangsbereich oder im Showroom, die Wörter "Willkommen bei BMW"
zu verwenden.
8.
quater
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen
"BMW-Service" und/oder "BMW-Classic" zu verwenden,
insbesondere wie auf der folgenden Visitenkarte:
[...]
9.
Es
sei der beklagten Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall anzuordnen, dass sie die in Ziffern 1
bis 8 aufgeführten Bezeichnungen spätestens 10 Tage nach Rechtskraft des Urteils
des Obergerichts Glarus von ihren Trägern entfernt bzw. entfernen lässt,
d.h. innert dieser Frist insbesondere
a)
die
Bezeichnung "BMW Service" von der Beschilderung ihrer Garage an
der [...], von ihren Websites http://[...]bmw.ch und www.[...]auto.ch und
von den Overalls ihrer Angestellten entfernt bzw. entfernen lässt;
b)
die
Bezeichnung "BMW und MINI Service" von der Website http://[...]bmw.ch
und von dem Google Snippet, das dieser Website entspricht, entfernt bzw.
entfernen lässt;
c)
die
Bezeichnung "BMW Garage" von ihrer Website www.[...]auto.ch und
von den Verzeichnissen www.local.ch und https://tel.search.ch entfernt bzw.
entfernen lässt;
d)
die
Bezeichnung "BMW und MINI Garage" von der Website www.autoscout24.ch
entfernt bzw. entfernen lässt;
e)
die
Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" von ihren Preislisten,
Broschüren und Werbeunterlagen entfernt bzw. entfernen lässt;
f)
folgende
Abbildungen des BMW Logos von ihrer Website www.[...] auto.ch und aus ihren
Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt:
[...]
g)
die
BMW und MINI Logos von den Overalls ihrer Angestellten entfernt bzw.
entfernen lässt;
h)
das
BMW Logo von der Browser-Adressleiste, die im Zusammenhang mit der URL www.[...]bmw.ch
abgebildet ist, entfernt bzw. entfernen lässt;
i)
die
Bezeichnung "BMW [...]" von dem auf dem Dach ihrer Garage an der
[...] angebrachten Schild entfernt bzw. entfernen lässt;
j)
die
Bezeichnung "[...] BMW" (unabhängig der Schreibart) von ihren
Websites http://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch entfernt bzw. entfernen
lässt;
k)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von den Fahrzeugen entfernt bzw.
entfernen lässt, auf die sie angebracht bzw. aufgeklebt ist;
l)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von ihren Broschüren, Werbeunterlagen,
Visitenkarten und Preislisten entfernt bzw. entfernen lässt;
m)
die
Bezeichnungen "[...] bmw" und " [...] AG BMW" von ihren
Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt;
n)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von der Website www.autoscout24.ch und
von der Website der C.______ http://C.______.q-web.ch entfernen lässt;
o)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von dem Google Snippet ihrer Website http://[...]bmw.ch
entfernt bzw. entfernen lässt;
p)
die
Bezeichnung "BMW-Partner" von den Visitenkarten ihres Personals
entfernt bzw. entfernen lässt;
q)
die
Bezeichnung "BMW Händler" von Informationskästen entfernt bzw.
entfernen lässt;
r)
die
Bezeichnung "Willkommen bei BMW" vom Ständer am Empfangsbereich
bzw. im Showroom entfernt bzw. entfernen lässt;
s)
die
Bezeichnung "BMW Service" und "BMW-Classic" von den
Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer Organe entfernt bzw. entfernen
lässt.
10.
a)
Es
sei die Stiftung SWITCH [...] zu verpflichten, den Domainnamen [...]bmw.ch
zu widerrufen bzw. zu löschen.
b)
Eventualiter
sei die beklagte Partei unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, sämtliche Erklärungen
abzugeben, die erforderlich sind, um den Domainnamen [...]bmw.ch zu
widerrufen bzw. zu löschen.
11.
Alles
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der beklagten Partei.
Antrag der beklagten
Partei
(
gemäss Eingabe vom
31. August 2017, act. 12):
1.
Die
Klage sei abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei.
2.
Alles
unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der klagenden Partei.
____________________
Das Gericht zieht in Betracht:
I.
Prozessgeschichte
1.
1.1.
Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
(nachfolgend Klägerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in [...], die unter
anderem Motorfahrzeuge herstellt und vertreibt (act. 2/1; act. 1
N. 6). Sie hat folgende Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz registriert
(act. 2/5-2/10; act. 20/71-20/72; act. 1 N. 12-17;
act. 19 N. 63 f.):
-
die Marke "BMW"
(Nr. 145185) für Motorfahrzeuge (Klasse 12);
-
die Wortmarke
"BMW" (Nr. 663925) unter anderem für Motorfahrzeuge (Klasse 12)
sowie für die Reparatur und Wartung von Motorfahrzeugen (Klasse 37);
-
die Wort-/Bildmarke
"BMW" (Nr. 673219) unter anderem für Motorfahrzeuge (Klasse
12) sowie für die Reparatur und Wartung von Motorfahrzeugen (Klasse 37);
-
die Wortmarke "BMW
Service" (Nr. 830039) für Reparatur und Wartung von
Motorfahrzeugen (Klasse 37);
-
die Wortmarke
"MINI" (Nr. 914158) unter anderem für Motorfahrzeuge
(Klasse 12) sowie für die Reparatur und Wartung von Motorfahrzeugen
(Klasse 37);
-
die Wort-/Bildmarke
"MINI" (Nr. 727906) unter anderem für Motorfahrzeuge (Klasse
12) sowie für die Reparatur und Wartung von Motorfahrzeugen
(Klasse 37).
2.
2.1.
Die B.______ AG (nachfolgend Beklagte) betreibt in
[...] eine Autogarage (act. 2/2). Ihr Geschäft besteht dabei im Handel
mit, im Unterhalt und in der Reparatur von BMW und MINI Fahrzeugen
(act. 12 N. 16). Zusätzlich restauriert und veredelt die Beklagte
BMW Fahrzeuge (sog. Tuning; act. 12 N. 16).
2.2.
Von 1988 bis zum 31. Dezember 2003 war die
Beklagte eine autorisierte BMW Händlerin (act. 2/3 S. 7; act. 1
N. 8; act. 12 N. 22 f.). Der Antrag der Beklagten auch nach
dem 31. Dezember 2003 ins offizielle Vertriebsnetz der Klägerin
aufgenommen zu werden, lehnte die Klägerin ab (act. 2/4; act. 1
N. 10 f.; act. 12 N. 25). Die Beklagte hat sich in der Folge
dennoch weiterhin auf BMW und MINI Fahrzeuge spezialisiert (act. 13/6;
act. 12 N. 15), ohne offizielle BMW Händlerin zu sein.
3.
3.1.
Am 1. Juli 2008 reichte die Klägerin gemeinsam mit
der BMW (Schweiz) AG beim Handelsgericht Zürich ein Begehren um Erlass eines
Befehls bzw. eventualiter vorsorglicher Massnahmen gegen die Beklagte ein
(act. 13/4; act. 2/13 S. 2). Dies mit der Begründung, dass die
Beklagte nach Beendigung des Händlervertrages unerlaubterweise weiterhin den
Domainnamen [...] bmw.ch verwende, den Pylon (mehrere Meter hoher
Werbeträger) unzulässig gestaltet habe, sich im Geschäftsverkehr weiterhin
als offizielle BMW-Vertretung bezeichne und die Bildmarke BMW verwende
(act. 13/4 N. 12).
3.2.
Anlässlich der vom Handelsgericht Zürich
durchgeführten Instruktionsverhandlung zog die Klägerin ihr Begehren um
Erlass eines Befehls bzw. eventualiter vorsorglichen Massnahmen wieder zurück
(act. 2/13 S. 3), da nach der einstweiligen Beurteilung des Einzelrichters
des Handelsgerichts Zürich die Sachlage nicht genügend liquide bzw. die
Rechtslage nicht genügend klar gewesen sei, um einen Befehl zu erlassen
(act. 12 N. 35; act. 19 N. 28 und N. 79). Der
Einzelrichter des Handelsgerichts Zürich schrieb das eingeleitete Verfahren
deshalb als durch Rückzug erledigt ab (act. 2/13 S. 4).
3.3.
Die Parteien erzielten in den aussergerichtlich
fortgesetzten Vergleichsgesprächen keine Einigung (vgl. act. 1
N. 21; act. 12 N. 36; act. 19 N. 82; act. 39
N. 97). Dennoch ging die Klägerin in der Folge offenbar davon aus, dass
sich die Angelegenheit erledigt habe und erhob vorerst keine Klage gegen die
Beklagte (vgl. act. 2/14; act. 1 N. 21 f.).
4.
4.1.
In den Jahren 2014 bis 2017 kam es zu mehreren
Vorfällen, in welchen Kunden der Beklagten diese für eine offizielle
BMW-Händlerin, BMW-Partnerin bzw. BMW Vertretung hielten
(act. 2/63-2/64; act. 21/75-21/77; vgl. auch act. 39
N. 84 ff.).
4.2.
Die Klägerin schickte der Beklagten deshalb am
16. Juni 2016 ein Mahnschreiben, in welchem sie die Beklagte
aufforderte, die Verwendung von verschiedenen beanstandeten Bezeichnungen
(unter anderem die Bezeichnung "BMW Service" und "BMW
Garage") zu unterlassen, um den irreführenden Eindruck einer
vertraglichen Beziehung zur BMW AG zu vermeiden (act. 1 N. 74;
act. 2/65). Am 28. Juni 2016 und am 5. September 2016 verschickte
die Klägerin weitere Mahnschreiben an die Beklagte (act. 2/66-2/67). Die
Beklagte bestreitet, diese Schreiben der Klägerin erhalten zu haben (act. 12
N. 86 f.). Unbestritten ist jedenfalls, dass die Klägerin am
8. März 2017 der Beklagten die Klageschrift zustellte und eine kurze
Frist ansetzte, um den darin geltend gemachten Forderungen zu entsprechen
(act. 2/68). Die Beklagte antwortete darauf, dass sie der angedrohten
Klage sehr entspannt entgegensehe. Zudem wies sie darauf hin, dass sie
freiwillig und unabhängig von der Klage gewisse Änderungen an ihrem
Marktauftritt vorgenommen habe (act. 2/70).
5.
5.1.
In der Folge reichte die Klägerin am 7. April
2017 die vorliegende Klage beim Obergericht des Kantons Glarus ein
(act. 1). Dies zusammengefasst mit der Begründung, dass die Beklagte
durch die Verwendung des BMW und des MINI Logos, durch die Bezeichnungen
"BMW Service", "BMW und MINI Service", "BMW
Garage", "BMW und MINI Garage", "Ihr BMW und MINI
Partner", "BMW [...]", "[...] BMW", " [...]
BMW" und " [...] AG BMW" sowie durch die Verwendung des
Domainnamens [...] bmw.ch beim Publikum den irreführenden Eindruck erwecke,
weiterhin eine autorisierte BMW Händlerin bzw. eine autorisierte BMW
Werkstatt zu sein. Sie verstosse mit diesem Verhalten gegen das Bundesgesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb (SR 241; nachfolgend UWG) und gegen das
Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (SR 232.11;
nachfolgend MSchG; vgl. act. 1 N. 84 ff.).
5.2.
Die Beklagte reichte am 31. August 2017 ihre
Klageantwort ein und ersuchte darin um vollständige Abweisung der Klage
(act. 12 S. 2). Sie bestreitet insbesondere, sich täuschend zu
verhalten (act. 12 N. 116). Sie mache keinen kennzeichenmässigen
Gebrauch von den Marken der Klägerin (act. 12 N. 118). Sie sei auf
deren Gebrauch im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit Originalmarkenwaren der
Klägerin angewiesen (act. 12 N. 118). Die Beklagte bewerbe ihr
Angebot im allgemein üblichen Rahmen und erwecke beim massgebenden
Verkehrskreis keinen falschen Eindruck, wer hinter den Angeboten und
Leistungen stehe (act. 12 N. 118). Die Beklagte habe ihren Auftritt
teilweise bereits vor Rechtshängigkeit der Klage dauerhaft geändert, was die
Klägerin mit ihrer Klage verkannt habe (act. 12 N. 117).
5.3.
Die Klägerin reichte am 29. November 2017 ihre
Replik (act. 19) und die Beklagte am 23. März 2018 ihre Duplik
(act. 39) ein. Am 15. Dezember 2017, am 22. Dezember 2017 und
am 23. März 2018 reichte die Klägerin zudem als "Noven"
bezeichnete Eingaben ein (act. 24; act. 28; act. 37). Darin
brachte sie verschiedene neue Tatsachenbehauptungen vor, reichte neue
Beweismittel ein und ergänzte ihre ursprünglich gestellten Rechtsbegehren
durch neue Begehren (act. 24; act. 25/99; act. 28;
act. 30/100-30/102; act. 37; act. 38/103).
5.4.
Am 30. September 2020 fand eine
Instruktionsverhandlung unter der Leitung der Obergerichtspräsidentin statt
(act. 57). Es konnte kein Vergleich zwischen den Parteien erzielt werden
(act. 57 S. 2). Das Obergericht räumte in der Folge einerseits der
Beklagten die Möglichkeit ein, eine schriftliche Stellungnahme zur
Noveneingabe 3 der Klägerin einzureichen, sowie andererseits der Klägerin,
eine Stellungnahme zur Duplik der Beklagten einzureichen (act. 62). Die
Klägerin nutzte diese Möglichkeit und reichte am 17. September 2021 eine
Stellungnahme zur Duplik sowie weitere Noven ein (act. 65). Zudem
ergänzte sie erneut ihre Rechtsbegehren (act. 65 N. 37-41;
act. 66/104).
5.5.
Am 24. September 2021 fand die Hauptverhandlung
statt (act. 68). Die Parteien hielten ihre Parteivorträge, gaben Replik
und Duplik und trugen ihre Schlussvorträge vor (act. 68 S. 4 ff.;
act. 70 und act. 71). Auf die beantragte Parteibefragung wurde
verzichtet, da der Sachverhalt, soweit relevant, grundsätzlich nicht strittig
zwischen den Parteien ist (act. 68 S. 15).
5.6.
Im Anschluss an die Hauptverhandlung wurde das
Verfahren auf Antrag der Parteien sistiert, damit weitere Vergleichsgespräche
unter den Parteien geführt werden können (act. 68 S. 15 und
S. 17). Die Vergleichsgespräche unter den Parteien führten in der Folge
jedoch zu keiner Einigung, weshalb die Parteien dem Obergericht am
14. Dezember 2021 beantragten, das Verfahren wiederaufzunehmen und ein
Urteil zu fällen (act. 73).
5.7.
An seiner Sitzung vom 17. November 2023 fällte das
Obergericht seinen Entscheid (act. 80).
II.
Formelles
1.
Überblick
1.1.
Die Klägerin und die Beklagte werfen im vorliegenden
Verfahren zahlreiche formelle Fragen auf (vgl. act. 1 N. 95-104;
act. 12 N. 6 und N. 113-116). Diese werden im Folgenden vorab
geklärt, um zu bestimmen, welche Begehren der Klägerin überhaupt inhaltlich zu
prüfen sind.
1.2.
In E. II.2. wird hierfür zunächst die
Zuständigkeit und das anwendbare Recht bestimmt. In E. II.3. folgen
Ausführungen zur Zulässigkeit der eingereichten Noven und in E. II.4.
zur Zulässigkeit der Klageänderungen. Anschliessend wird in E. II.5.
geprüft, ob es sich um eine bereits abgeurteilte Sache handelt und in
E. II.6. wird das Rechtsschutzinteresse der Klägerin beurteilt.
Schliesslich wird in E. II.7. das Ausstandsgesuch der Beklagten
behandelt.
2.
Zuständigkeit und anwendbares Recht
2.1.
Die Klägerin hat ihren Sitz in [...]
(act. 2/1), die Beklagte ihren in [...] (act. 2/2). Es liegt somit
ein internationaler Sachverhalt vor.
2.2.
Wie dies sowohl die Klägerin als auch die Beklagte
zutreffend festhalten (act. 1 N. 3; act. 12 N. 13), bestimmt
sich die internationale Zuständigkeit nach dem Übereinkommen über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (LugÜ)
und die örtliche Zuständigkeit nach dem Bundesgesetz über das Internationale
Privatrecht (IPRG; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_36/2016 vom
14. April 2016 E. 3.5.1, m.w.H.). Nach Art. 2 LugÜ kann die
Klägerin ihre Klage im Wohnsitzstaat der Beklagten erheben. Nach
Art. 109 Abs. 2 bzw. Art. 129 IPRG i.V.m. Art. 21
Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten
zuständig.
2.3.
Die Beklagte hat ihren Sitz in [...]
(act. 2/2). Das angerufene Obergericht des Kantons Glarus ist somit
international und örtlich zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache
zuständig. Sachlich ist das Obergericht des Kantons Glarus in Dreierbesetzung
als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a
und d ZPO i.V.m. Art. 17 Abs. 2 lit. e GOG GL [GS III A/2]). Das Schlichtungsverfahren
entfällt (Art. 198 lit. f ZPO).
2.4.
Anwendbar ist das schweizerische Recht, da die
Klägerin um Schutz vor Verletzung ihrer Marken in der Schweiz ersucht und der
schweizerische Markt betroffen ist (Art. 110 Abs. 1 und
Art. 136 Abs. 1 IPRG; vgl. act. 1 N. 12-18). Davon gehen
auch die Parteien aus (vgl. act. 1 N. 79 ff.; act. 12
N. 92 ff.; act. 19 N. 52 ff.; act. 39
N. 64 ff.).
3.
Zulässigkeit der eingereichten Noven
3.1.
Die Klägerin reichte – nachdem sie sich bereits zwei
Mal umfassend zur Streitsache äussern konnte (vgl. act. 1 und
act. 19) – vier als "Noven" bezeichnete Eingaben ein
(act. 24; act. 28; act. 37 und act. 65).
3.2.
In der ersten Noveneingabe vom 15. Dezember
2017 bringt die Klägerin vor, sie sei am 14. Dezember 2017 darüber
informiert worden, dass die Beklagte in der jüngsten Ausgabe der [...] ein
Inserat veröffentlich habe, in welchem das BMW Logo prominent aufgeführt
werde (act. 24 N. 1 und act. 25/99). Dies sei ein echtes
Novum, welches ohne Verzug vorgebracht worden sei (act. 24 N. 2
f.). Die Verwendung des BMW Logos sei irreführend und deshalb zu verbieten
(act. 24 N. 6).
3.3.
In der zweiten Noveneingabe vom 22. Dezember
2017 brachte die Klägerin neu vor, die Beklagte verwende auf den
Visitenkarten ihres Personals die Bezeichnungen BMW-Partner und [...] BMW
sowie die Wort-/Bildmarke BMW (act. 28 N. 13). Zudem weist sie
darauf hin, dass neben dem Serviceempfang der Garage der Beklagten an der
[...] ein Informationskasten installiert sei, mit der Beschriftung "Info
von Ihrem BMW Händler" (act. 28 N. 16). Die Beklagte verstosse mit
diesem Verhalten gegen das MSchG und das UWG (act. 28 N. 14 und
N. 17). Es handle sich bei diesen neuen Tatsachen und Beweismittel um
echte Noven, welche ohne Verzug eingereicht worden seien (act. 28 N. 2
f.).
3.4.
Am 23. März 2018 reichte die Klägerin eine
dritte Noveneingabe ein (act. 37). Darin bringt sie vor, dass das [...]
am 15. März 2018 eine Pressemitteilung erlassen habe, in welcher Daten
in Bezug auf den Ruf von der BMW Gruppe eingeholt worden seien (act. 37
N. 1 und N. 4 f.). Diese würden belegen, dass der Ruf von BMW
entgegen den Ausführungen der Beklagten herausragend sei (act. 37
N. 6). Auch hierbei würde es sich um ein echtes Novum handeln, welches
ohne Verzug eingereicht worden sei (act. 37 N. 2 f.).
3.5.
In ihrer vierten Noveneingabe vom 17. September 2021
nahm die Klägerin auf die neuen Vorbringen der Beklagten in derer Duplik
Bezug (vgl. act. 65). So hatte die Beklagte in ihrer Duplik neu vorgebracht,
dass in ihrem Empfangs- bzw. Showroom seit vielen Jahren ein Ständer mit der
Aufschrift "Willkommen bei BMW" stehe (act. 39 N. 92).
Zudem hat sie die aktuelle Version ihrer Visitenkarte eingereicht (act. 39
N. 112). Die Klägerin führte hierzu in ihrer Noveneingabe aus, dass ihr
der Ständer mit der Aufschrift "Willkommen bei BMW" bis anhin nicht
bekannt gewesen sei (act. 65 N. 25). Die Beschriftung sei
irreführend, da sie den Eindruck erwecke, der Kunde würde durch eine dem BMW
Netzwerk zugehörige Garage empfangen (act. 65 N. 25). Auch seien
die von der Beklagten eingereichten Visitenkarten mit den Bezeichnungen
"BMW-Service" und "BMW-Classic" irreführend (act. 65
N. 30). Die Klägerin habe diese erst durch die Duplik der Beklagten
entdeckt (act. 65 N. 30).
3.6.
Die Beklagte bestreitet, dass diese von der Klägerin
vorgebrachten Noven zu berücksichtigen seien (act. 39 N. 107).
Bezüglich der ersten Noveneingabe vom 15. Dezember 2017 betreffend die
Werbung der Beklagten in der [...] mit einem BMW Logo führt die Beklagte aus,
dass es sich dabei nicht um ein Novum handle (act. 39 N. 108). Es
handle sich um praktisch das identische Profilbild wie die Beklagte auf
Facebook verwende (act. 39 N. 108).
3.7.
Auch die zweite Noveneingabe der Klägerin enthalte
nach Ansicht der Beklagten keine Noven (act. 39 N. 109). Die
beanstandete Visitenkarte bestehe bereits viel länger als die Frist zur
Replizierung der Klägerin abgelaufen sei (act. 39 N. 110). Die
Klägerin müsse sich das Wissen der Garage D.______ AG als ihr lokaler
Vertreter anrechnen lassen (act. 39 N. 110). Die Visitenkarte werde
heute nicht mehr so verwendet (act. 39 N. 112). Die entsprechende
Visitenkarte sei jedoch in Fahrzeugmappen aus Fahrzeugen, die von der
Beklagten bis Ende 2003 abgesetzt worden seien (als sie noch offizielle BMW
Händlerin gewesen sei), noch vorhanden (act. 39 N. 111). Die
aktuelle Visitenkarte von [...] enthalte kein BMW Logo mehr (act. 39
S. 28). Daneben könne sie mittels Google Streetview belegen, dass der
beanstandete Informationskasten bereits im Juli 2013 vorhanden gewesen sei
(act. 39 N. 113). Mit zumutbarer Sorgfalt hätte es der Klägerin
deshalb möglich sein müssen, ihre Behauptungen rechtzeitig in der Replik vorzubringen
(act. 39 N. 113; vgl. auch act. 71 N. 14). Zudem
bestreitet die Beklagte, dass die von der Klägerin eingereichte Fotografie
vom 20. Dezember 2017 stamme. Der Schriftzug "Info von Ihrem BMW
Händler" existiere nicht (act. 39 N. 113). Das BMW-Logo im
Innern des Informationskastens sei ein Sticker, welchen die Beklagte
rechtmässig erworben habe und kraft Erschöpfung frei in seiner Verwendung sei
(act. 39 N. 114).
3.8.
Zur Zulässigkeit der dritten und vierten
Noveneingabe äussert sich die Beklagte – soweit ersichtlich – nicht, sondern
beschränkt sich darauf die Relevanz dieser neuen Eingabe zu bestreiten (vgl.
insbesondere act. 71 N. 3 S. 1 f.).
3.9.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann sich
jede Partei nur zweimal unbeschränkt äussern: Ein erstes Mal im Rahmen des
ersten Schriftenwechsels; ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten
Schriftenwechsels oder – wenn kein solcher durchgeführt wird – an einer
Instruktionsverhandlung oder "zu Beginn der Hauptverhandlung" (BGE
144 III 67 E. 2.1, m.w.H.). Danach haben die Parteien nur noch unter den
eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue
Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (Urteil des Bundesgerichts 4A_70/2019
vom 6. August 2019 E. 2.3.1, m.w.H.). Das heisst, neue Tatsachen und
Beweismittel werden dann nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug
vorgebracht werden und (a) erst nach Abschluss des Schriftenwechsels
entstanden sind (sog. echte Noven); oder (b) bereits vor Abschluss des
Schriftenwechsels vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht
vorher vorgebracht werden konnten (sog. unechte Noven; Art. 229
Abs. 1 ZPO).
3.10.
Dass unechte Noven trotz zumutbarer Sorgfalt nicht
vorher haben vorgebracht werden können, bedeutet, dass der betreffenden
Partei keine Nachlässigkeit bei der Behauptungs- und Beweisführungslast (bzw.
der subjektiven Beweislast) vorzuwerfen ist. Dazu gehört auch, dass die
betreffende Partei die zumutbaren Nachforschungen vorgenommen hat (vgl. zum
Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_259/2019 vom 10. Oktober 2019
E. 1.3, m.w.H.).
3.11.
Vorliegend hat das Obergericht einen zweiten
Schriftenwechsel angeordnet (act. 14; vgl. Art. 225 ZPO). Die als
Noveneingaben bezeichneten Eingaben der Klägerin können somit nur
berücksichtigt werden, wenn es sich dabei um echte bzw. unechte Noven im
Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO handelt. Von dem geht auch die
Klägerin selbst aus (vgl. act. 24 N. 2; act. 28 N. 2;
act. 37 N. 2; act. 65 N. 4). Der Nachweis hierfür obliegt
der Klägerin (vgl.
Daniel Willisegger
,
in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel
2017, N. 33 zu Art. 229 ZPO).
3.12.
Die Klägerin reichte ihre Replik am
29. November 2017 ein (act. 19). Der eingereichte Auszug aus der
[...] (Novum 1) stammt aus dem Dezember 2017 (act. 25/99) und ist somit
erst nach der Replik der Klägerin entstanden. Es handelt sich somit – wie die
Klägerin zu Recht vorbringt (act. 24 N. 2) – um ein echtes Novum.
Die Klägerin reichte das Novum am 15. Dezember 2017 ein, was in
angesichts der Tatsache, dass die eingereichte Ausgabe der [...] aus dem Dezember
2017 stammt, als rechtzeitig zu erachten ist (vgl. hierzu Urteil des
Bundesgerichts 4A_70/2021 vom 15. Juli 2021 E. 4.2). Der
eingereichte Auszug aus der [...] ist somit als neue Tatsache im vorliegenden
Verfahren zu beachten.
3.13.
Die Klägerin konnte dagegen nicht belegen, dass die
in der zweiten Noveneingabe eingereichte Visitenkarte erst nach der
Erstattung ihrer Replik vom 29. November 2017 entstand. So argumentierte
die Beklagte vielmehr, dass dies eine alte Version ihrer Visitenkarten sei,
welche seit 2003 nicht mehr verwendet werde (act. 39 N. 110). Auch
gelingt es der Klägerin nicht darzulegen, weshalb es ihr trotz zumutbarer
Sorgfalt nicht vorher möglich gewesen sein sollte, die Visitenkarten der
Beklagten einzureichen (vgl. act. 65 N. 29). So war die
Visitenkarte der Beklagten zum Zeitpunkt der Klageeinreichung bereits über 14
Jahre im Umlauf (act. 39 N. 110-111). Aus der Eingabe der Klägerin geht
nicht hervor, wann die Garage D.______ Kenntnis vom Inhalt der Visitenkarte
erlangte und weshalb sie die Klägerin erst im Dezember 2017 darüber
informiert haben soll (vgl. act. 28 N. 1 und N. 14-15). Es
liegt somit kein zulässiges Novum vor.
3.14.
Die Beklagte hat belegt, dass der Informationskasten
an der [...] bereits seit längerer Zeit, mindestens seit Juli 2013, vorhanden
ist (vgl. act. 40/36; act. 39 N. 113). Die Klägerin hat nicht
hinreichend dargelegt, weshalb es ihr nicht möglich gewesen ist, ihre
Behauptungen rechtzeitig in der Replik vorzubringen. So hat sie nicht
ausgeführt, von wem und wie sie von diesem Informationskasten erfahren hat.
Sie hat somit nicht hinreichend belegt, dass sie die ihr zumutbaren
Nachforschungen zum rechtzeitigen Vorbringen dieser Information vorgenommen
hat. Auch diesbezüglich liegt somit kein zulässiges Novum vor.
3.15.
Ein zulässiges echtes Novum stellt hingegen die
Pressemitteilung des [...]s vom 15. März 2018 dar (act. 38/103).
Sie wurde nach der Replik der Klägerin vom 29. November 2017
veröffentlicht und von der Klägerin ohne Verzug am 23. März 2018
vorgebracht (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 4A_70/2021 vom
15. Juli 2021 E. 4.2).
3.16.
Bezüglich der vierten Noveneingabe der Klägerin ist
zu beachten, dass sie diese im Anschluss an die Duplik der Beklagten
eingereicht hat.
3.17.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es der
klagenden Partei weder möglich noch zumutbar ist, auf Vorrat in ihrer Replik
sämtliche denkbaren Noven zu entkräften, mit denen der Prozessstoff in der
Duplik noch ausgedehnt werden kann. Wenn daher in der Duplik Noven
vorgebracht werden, welche die Klägerin ihrerseits mit unechten Noven
entkräften will, ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung die
Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt, dass diese Noven
vor Aktenschluss trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorgebracht werden konnten.
Damit der klagenden Partei dieser Sorgfaltsnachweis gelingt, ist immerhin
unabdingbar, dass die Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind.
Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der
unechten Noven veranlasst haben, andererseits, dass die unechten Noven in
technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven
aufzufassen sind (vgl. zum Ganzen BGE 146 III 55 E. 2.5.2, m.w.H.;
Urteil des Bundesgerichts 4A_41/2022 vom 24. Mai 2022 E. 2.2).
3.18.
Vorliegend war es die Beklagte in ihrer Duplik,
welche vorbrachte, wie die aktuelle Visitenkarte der Beklagten gestaltet ist
(act. 39 N. 112). Auch war es die Beklagte, welche in ihrer Duplik
erstmals vorbrachte, dass sie in ihrem Empfangsraum einen Ständer mit der
Beschriftung "Willkommen bei BMW" aufgestellt hat (act. 39
N. 92). Diese von der Beklagten neu in den Prozess eingebrachten
Tatsachen und Beweismittel wurden rechtzeitig vorgebracht und sind vorliegend
uneingeschränkt zu beachten.
3.19.
Die neuen Behauptungen der Klägerin, dass der
Ständer mit der Beschriftung "Willkommen bei BMW" sowie die
Gestaltung der Visitenkarten irreführend sei, basieren kausal auf diesen
neuen Vorbringen der Beklagten in ihrer Duplik (act. 65 N. 25).
Erst die neuen Vorbringen der Beklagten haben die Klägerin dazu veranlasst
vorzubringen, dass die Verwendung ihrer Marken auch in diesem Zusammenhang
irreführend sei. Die entsprechenden Behauptungen der Klägerin, dass die
Verwendung des Ständers "Willkommen bei BMW" sowie die Gestaltung
der Visitenkarte irreführend sei, sind somit im vorliegenden Prozess zu
beachten.
4.
Zulässigkeit der Klageänderungen
4.1.
Die Klägerin ergänzte mit ihrer zweiten Noveneingabe
vom 22. Dezember 2017 ihre ursprünglichen Rechtsbegehren Ziffern 3, 4, 6
und 9 und fügt ein neues Rechtsbegehren Ziffer 8
bis
hinzu (vgl.
act. 30/100). Der Beklagten soll dadurch zusätzlich verboten werden, die
Bezeichnungen "BMW-Partner" und "Ihr BMW Händler" im
geschäftlichen Verkehr zu verwenden (act. 28 N. 6 und N. 9).
Auch sollen die bereits beantragten Verbote der Verwendung der BMW und MINI
Logos und der Bezeichnung als "[...] BMW" zusätzlich für die
Werbung auf Visitenkarten und Informationskästen gelten (act. 28
N. 7 f.). Entsprechend soll die Beklagte verpflichtet werden, die
Bezeichnung "[...] BMW", "BMW-Partner" und "BMW
Händler" von Visitenkarten bzw. Informationskästen zu entfernen bzw.
entfernen zu lassen (act. 28 N. 10 f.).
4.2.
Am 17. September 2021 ergänzte die Klägerin ihr
Rechtsbegehren Ziffer 9 erneut und stellte neue Rechtsbegehren (Ziffern 8
ter
und 8
quater
; vgl. act. 66/104). Der Beklagten soll dadurch
zusätzlich verboten werden, in und/oder im Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt,
insbesondere auf einem Ständer im Empfangsbereich oder im Showroom, die
Wörter "Willkommen bei BMW" zu verwenden (act. 65 N. 38).
Zudem soll ihr verboten werden, die Bezeichnungen "BMW-Service"
und/oder "BMW-Classic" zu verwenden, insbesondere auf ihrer
Visitenkarte (act. 65 N. 39). Entsprechend sei die Beklagten
zusätzlich zu verpflichten, die Bezeichnung "Willkommen bei BMW"
vom Ständer am Empfangsbereich bzw. im Showroom zu entfernen bzw. entfernen
zu lassen sowie die Bezeichnungen "BMW-Service" und
"BMW-Classic" von den Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer
Organe zu entfernen bzw. entfernen zu lassen (act. 65 N. 40).
4.3.
Die Beklagte verweigerte ihre Zustimmung zur
Änderung der ursprünglichen Klage und bestreitet die Zulässigkeit der
vorgenommenen Klageänderungen (act. 71 N. 1; act. 39
S. 2).
4.4.
Als Klageänderung gilt die inhaltliche Änderung des
Streitgegenstandes nach Eintritt der Rechtshängigkeit (vgl.
Laurent Killias
, in: Berner Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II,
Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, N. 6 zu
Art. 227 ZPO). Erfasst ist jede inhaltliche Änderung der bisherigen
Rechtsbegehren, mit welchen mehr, zusätzliches oder etwas Anderes verlangt
wird (
Laurent Killias
, a.a.O.,
N. 7 zu Art. 227 ZPO, m.w.H.). Keine Klageänderung liegt vor, wenn
eine Klage auf zusätzliche neue Tatsachen und Beweismittel aus dem gleichen
Lebenssachverhalt abgestützt oder wenn das Rechtsbegehren nachträglich bloss
verdeutlicht wird (
Laurent Killias
,
a.a.O., N. 9 und N. 13 zu Art. 227 ZPO, m.w.H.).
4.5.
Eine Klageänderung ist nur zulässig, wenn der
geänderte oder der neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu
beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen
Zusammenhang steht oder die Gegenpartei zustimmt (Art. 227 Abs. 1
ZPO). In der Hauptverhandlung bzw. nach Aktenschluss ist eine Klageänderung
darüber hinaus nur zulässig, wenn sie zusätzlich auf neuen Tatsachen oder
Beweismitteln beruht (Art. 230 Abs. 1 ZPO;
Christoph Leuenberger
, in: Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung(ZPO), 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N. 1 zu
Art. 230 ZPO).
4.6.
Vorliegend verlangt die Klägerin mit ihren ergänzten
bzw. neuen Rechtsbegehren Ziffern 3, 8
bis
, 8
ter
, 8
quater
und 9 lit. p-s etwas Zusätzliches von der Beklagten (vgl. act. 28
N. 6-11 und act. 65 N. 37-40). Die neuen Rechtsbegehren
Ziffern 8
ter
, 8
quater
und 9 lit. r und lit. s kann
die Klägerin dabei auf zulässige (neue) Tatsachen stützen (vgl. oben
E. II.3.18-II.3.19.). So behauptete und belegte die Beklagte in ihrer
Duplik selbst, dass in ihrem Empfang seit vielen Jahren ein Ständer mit der
Aufschrift "Willkommen bei BMW" stehe (act. 39 N. 92).
Auch reichte sie eine Fotografie der aktuellen Visitenkarte von [...] ein,
auf welcher "BMW-Service" und "BMW-Classic" steht
(act. 39 N. 112). Die basierend darauf geänderten Rechtsbegehren
Ziffern 8
ter
, 8
quater
und 9 lit. r und lit. s sind
nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen wie die ursprünglichen und
stehen hierzu in einem sachlichen Zusammenhang (vgl. Art. 243
Abs. 3 ZPO; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_255/2015 E. 2.2.1 und
E. 2.2.3). Es handelt sich somit diesbezüglich um eine zulässige
Klageänderung. Dem vorliegenden Urteil sind entsprechend die Rechtsbegehren
Ziffern 8
ter
, 8
quater
und 9 lit. r und lit. s
zugrunde zu legen.
4.7.
Die neuen bzw. ergänzten Rechtsbegehren Ziffern 3, 8
bis
und 9 lit. p und lit. q (act. 28 N. 6-11) kann die Klägerin dagegen
nicht auf zulässige neue Tatsachen stützen, da sie diese verspätet
eingereicht hat (vgl. hierzu vorstehend E. II.3.13.-II.3.14.). Die Klägerin
kann ihre geänderten bzw. neuen Rechtsbegehren auch nicht auf die
Ausführungen der Beklagten in ihrer Duplik stützen (vgl. act. 39
S. 28). Die Änderung der Rechtsbegehren Ziffern 3, 8
bis
und 9
lit. p und lit. q durch die Klägerin sind somit nicht zulässig. Auf die
entsprechende Klageänderung der Klägerin ist nicht einzutreten (vgl
. Laurent Killias
, a.a.O., N. 24
zu Art. 227 ZPO).
4.8.
Insofern die Klägerin mit den geänderten
Rechtsbegehren Ziffern 4, 6, und 9 lit. l nur die bereits im ursprünglichen Rechtsbegehren
enthaltene beispielhafte Aufzählung ergänzt, verlangt sie nicht mehr bzw.
nicht etwas Anderes von der Beklagten als bereits in ihrer ursprünglichen
Klage. Vielmehr handelt es sich bei den Umformulierungen der Rechtsbegehren
Ziffern 4, 6 und 9 lit. l bloss um eine nachträgliche Verdeutlichung. Dies
stellt keine Klageänderung im Sinne von Art. 227 bzw. Art. 230 ZPO dar
(vgl.
Laurent Killias
, a.a.O.,
N. 9 und N. 13 zu Art. 227 ZPO, m.w.H.). Die neue Formulierung
der Rechtsbegehren Ziffern 4, 6, und 9 lit. l ist somit als zulässig zu
erachten, ohne dass die entsprechenden Voraussetzungen von Art. 227 bzw. Art.
230 ZPO erfüllt sein müssen. Die Präzisierung der Rechtsbegehren Ziffern 6
und 9 lit. l beruht darüber hinaus auf einer zulässigen neuen Tatsache (vgl.
act. 39 N. 112), weshalb diesbezüglich ohnehin eine zulässige
Klageänderung vorliegen würde.
5.
Keine abgeurteilte Sache
5.1.
Die Klägerin hatte bereits vor dem vorliegenden
Verfahren am 1. Juli 2008 gemeinsam mit der BMW (Schweiz) AG beim
Handelsgericht Zürich ein Begehren um Erlass eines Befehls bzw. eventualiter
vorsorglicher Massnahmen gegen die Beklagte eingereicht (act. 13/4;
act. 2/13 S. 2). Anlässlich der vom Handelsgericht Zürich
durchgeführten Instruktionsverhandlung hat die Klägerin ihr Begehren wieder
zurückgezogen, weshalb der Einzelrichter des Handelsgerichts Zürich das
eingeleitete Verfahren als durch Rückzug erledigt abgeschrieben hat
(act. 2/13 S. 3 f.).
5.2.
Nach Ansicht der Klägerin komme ihrem damaligen
Rückzug des Begehrens um Erlass eines Befehls keine Rechtskraftwirkung zu
(act. 1 N. 95). Wenn die Bedingungen des Rechtsschutzes in klaren
Fällen nicht erfüllt sei, werde auf das Gesuch nicht eingetreten (act. 1
N. 95). Der Nichteintretensentscheid entfalte lediglich im Verhältnis zu
einem neuen Verfahren auf Rechtsschutz in klaren Fällen Rechtskraftwirkung.
Eine neue Klage sei immer möglich (act. 1 N. 95). Es könne nicht
sein, dass ein Rückzug des Gesuchs weitergehendere Folgen als ein
Nichteintretensentscheid habe (act. 1 N. 96). Die Klägerin sei
deshalb frei, auch nach dem erfolgten Rückzug ihre Ansprüche im ordentlichen
Verfahren geltend zu machen (act. 1 N. 96).
5.3.
Die Beklagte äussert sich diesbezüglich nicht (vgl.
act. 12 N. 112).
5.4.
Nach Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO darf
auf eine Klage nur eingetreten werden, sofern in der Streitsache nicht
bereits ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Da es sich hierbei um eine
negative Prozessvoraussetzung handelt, hat das Gericht dies von Amtes wegen zu
prüfen (Art. 60 ZPO; vgl.
Myriam
A. Gehri,
in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung,
3. Aufl., Basel 2017, N. 18 zu Art. 59 ZPO).
5.5.
Vorliegend fand das erste Verfahren zwischen den
Parteien vor dem Handelsgericht Zürich noch vor Inkrafttreten der ZPO, d.h.
unter dem alten zürcherischen Verfahrensrecht, statt. Dieses bestimmte, dass
zur schnellen Handhabung klaren Rechts bei nicht streitigen oder sofort
beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen ein Befehlsverfahren vor dem
Einzelrichter im summarischen Verfahren eingeleitet werden kann (§ 222
Ziff. 2 der Zivilprozessordnung des Kantons Zürich vom 1. Januar
2008 [aZPO ZH]). Fehlte es an klarem Recht oder sofort beweisbaren
tatsächlichen Verhältnissen (sog. Illiquidität), trat der Richter auf das
Begehren nicht ein (§ 226 aZPO ZH). Nach § 226 aZPO ZH stand dem
Kläger in der Folge jedoch die Klage im ordentlichen Verfahren offen.
5.6.
In der Lehre sowie in einem Urteil des Obergerichts
Zürich wird die Ansicht vertreten, ein rechtshängiges Befehlsbegehren
aufgrund klaren Rechts könne wegen Illiquidität ohne materiellen
Rechtsverlust auch zurückgezogen werden (
Frank/
Sträuli/Messmer
, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,
3. Aufl., Zürich 1997, N. 4a zu § 226 aZPO ZH;
Johann Jakob Zürcher
, Der
Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998,
S. 351 f.; Urteil des Obergerichts Zürich ZR 80/1981 Nr. 20
S. 66 f. vom 22. Januar 1981 E. 3). Dies deshalb, da das
Vorliegen klaren Rechts und unbestrittener oder sofort beweisbarer tatsächlicher
Verhältnisse eine spezielle (zusätzliche) Prozessvoraussetzung des
summarischen Erkenntnisverfahrens sei. Das Fehlen eines liquiden
Klagefundamentes führe deshalb zu einem Nichteintretensentscheid, der keine
Rechtskraftwirkung entfaltet. Diesen Prozessausgang mit gleicher Wirkung
müsse der Kläger auch durch Parteierklärung (Rückzug infolge Illiquidität)
herbeiführen können, um stattdessen den ordentlichen Prozess einzuleiten
(vgl. zum Ganzen Urteil des Obergerichts Zürich ZR 80/1981 vom 22. Januar
1981 E. 3).
5.7.
Dieser Auffassung des Obergerichts Zürichs sowie den
damaligen Lehrmeinungen zur zürcherischen Zivilprozessordnung ist
zuzustimmen. Auch die heutige Lehre geht davon aus, dass ein Gesuch um
Rechtsschutz in klaren Fällen (Art. 257 ZPO) ohne Rechtskraft- und
Ausschlusswirkung für ein allfällig späteres ordentliches Verfahren
zurückgezogen werden kann (
Andreas
Güngerich
, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Band II, Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, N. 22 zu
Art. 257 ZPO;
Thomas
Sutter-Somm/Cordula Lötscher
, in: Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N. 16
zu Art. 257 ZPO;
Dieter Hofmann,
in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel
2017, N. 28b zu Art. 257 ZPO;
Ingrid
Jent-Sørensen
, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung,
3. Aufl., Basel 2021, N. 15 zu Art. 257 ZPO).
5.8.
Vorliegend bringt die Klägerin vor, dass sie ihr
Begehren um Erlass eines Befehls deshalb zurückgezogen habe, weil die
Sachlage nicht genügend liquide bzw. die Rechtslage nicht genügend klar
gewesen sei (act. 19 N. 28 und N. 79). Die Beklagte bestreitet
dies nicht (act. 39 N. 31 und N. 94). Der damalige Rückzug des
Begehrens auf Erlass eines Befehls steht dem vorliegenden Verfahren somit
nicht entgegen. In Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Klägerin
(act. 1 N. 96) handelt es sich vorliegend nicht um eine bereits
abgeurteilte Sache.
6.
Rechtsschutzinteresse der Klägerin
6.1.
Die Beklagte bringt vor, dass sie ihren Auftritt vor
Rechtshängigkeit der Klage dauerhaft geändert habe (act. 12
N. 117). Die Beweise der Klägerin würden vom November 2016 datieren (act. 12
N. 117). Die Beklagte habe ihre Website rundum erneuert (act. 12
N. 44, N. 56 und N. 67). Die Fotografie des Pylon "BMW
Service" sei in dieser Form nicht mehr auf der Website vorhanden
(act. 12 N. 44). Auch existiere die Abbildung zu ihrem Spezialwerkzeugsortiment
nicht mehr (act. 12 N. 56). Die Beklagte verwende in der
Browser-Adressleiste nicht mehr das BMW Logo, sondern ein stilisiertes
"[...]" als eigenes Logo (act. 12 N. 62). Die Beklagte
bezeichne sich nicht mehr als "Ihr BMW und MINI Partner" (act. 12
N. 53). Die von der Klägerin ins Recht gelegten Beweise (Preisliste und
Rechnungen) seien überholt (act. 12 N. 53). Auch die Overalls mit
den BMW und MINI Logos seien von der Beklagten vor Einreichung der Klage
zurückgezogen worden (act. 12 N. 61). Sie habe die
Widerrechtlichkeit nicht bestritten, weshalb das Gericht mangels
Rechtsschutzinteresse nicht über diese Punkte zu entscheiden habe
(act. 39 N. 44).
6.2.
Die Klägerin argumentiert dagegen, dass sie ein
schutzwürdiges Interesse an einem gerichtlichen Verbot habe (act. 1
N. 103; act. 19 N. 37). Dies gelte auch wenn die Beklagte
behaupte, sie habe einige der strittigen Punkte eingestellt (act. 1
N. 102 und N. 104; act. 19 N. 40). So beteure die
Beklagte weiterhin, dass ihr damaliges Verhalten rechtmässig erfolgt sei
(act. 1 N. 104). Das Schild "BMW Service" sei immer noch
auf der Website der Beklagten abgebildet (act. 19 N. 30 und
N. 66).
6.3.
Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder
gefährdet wird, kann vom Richter gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG unter
anderem verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (sog.
Unterlassungsklage). Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1
lit. a MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein solches besteht nur,
wenn eine Verletzung droht, d.h. wenn das Verhalten des Beklagten die
künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen
bevorstehenden Eingriff kann die Tatsache sein, dass gleichartige Eingriffe
in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten
ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig dann angenommen werden, wenn der
Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist
doch dann zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit
weiterführen wird (vgl. zum Ganzen BGE 128 III 96 E. 2e; Urteil des
Bundesgerichts 4A_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 2.1, m.w.H.; Urteil
des Bundesgerichts 4A_297/2020 vom 7. September 2020 E. 2.1,
m.w.H.).
6.4.
Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch die
verletzende Partei widerlegt werden, wenn sie Umstände dartut, die eine
Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder als unwahrscheinlich
erscheinen lassen. An die Beseitigung der Vermutung sind jedoch strenge
Anforderungen zu stellen. Sie wird weder durch die Einstellung der Verletzung
umgestossen noch durch die blosse Erklärung der beklagten Partei, von
künftigen Verletzungen Abstand zu nehmen, wenn nicht gleichzeitig der
Anspruch der klagenden Partei anerkannt wird (Urteil des Bundesgerichts
4A_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 2.1, m.w.H.).
6.5.
Daneben kann vom Richter gemäss Art. 55
Abs. 1 lit. b MSchG auch verlangt werden, eine bestehende Verletzung des
eigenen Markenrechts zu beseitigen (sog. Beseitigungsklage). Auch für die
Beseitigungsklage ist vorausgesetzt, dass die Klägerin über ein
Rechtsschutzinteresse verfügt. Die Beseitigungsklage setzt indessen keine
Wiederholungsgefahr voraus. Wenn sich ein bestehender Verletzungszustand
weiterhin störend auswirkt, ist das Rechtsschutzinteresse an dessen
Beseitigung regelmässig zu bejahen (
Roger
Staub
, in: Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG),
2. Aufl., Bern 2017, N. 54 zu Art. 55 MSchG
; Markus R. Frick
, in: Basler
Kommentar Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017,
N. 48 zu Art. 55 MSchG).
6.6.
Die Beklagte hat vorliegend nachgewiesen, dass sie
ihren Auftritt teilweise verändert hat. So ist belegt, dass sie das BMW Logo
mittlerweile nicht mehr in ihrer Browser-Adressleiste verwendet (vgl.
act. 12 N. 62; act. 21/74). Dass die Beklagte die Abbildungen
des BMW Logos gemäss ihrem Rechtsbegehren Ziffer 9 lit. f aa und bb
(act. 1 S. 5; vgl. auch act. 1 N. 37 f.) nicht mehr auf
ihrer Website verwendet und die Beklagte die Overalls ihrer Angestellten mit
dem BMW und dem MINI Logo zurückgezogen hat, wurde von der Klägerin zudem
nicht hinreichend bestritten (vgl. act. 19 N. 37 f. und N. 40;
vgl. auch act. 19 N. 67 und N. 74; act. 21/74 und
act. 21/78). So reicht hierfür die Ausführung der Klägerin zu Beginn
ihrer Replik, dass sie sämtliche Vorbringen der Beklagten insgesamt und im
Einzelnen bestreitet, nicht aus (act. 19 N. 3; vgl. BGE 141 III 433
E. 2.6, m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_473/2022 vom
19. Januar 2023 E. 3.2, m.w.H.). Es ist deshalb davon auszugehen,
dass die Beklagte die Abbildungen des BMW Logos gemäss ihrem Rechtsbegehren
Ziffer 9 lit. f aa und bb nicht mehr auf ihrer Website verwendet und die
Overalls ihrer Angestellten mit dem BMW und dem MINI Logo zurückgezogen hat.
6.7.
Insofern die Beklagte die Änderung ihres
Marktauftrittes nachgewiesen hat (vgl. E. II.6.6.), wirkt sich die
Verletzung für die Klägerin nicht weiter störend aus. An den diesbezüglich
von der Klägerin gestellten
Beseitigungs
begehren (Rechtsbegehren
Ziffern 9 lit. f aa) und bb), lit. g und lit. h) besteht somit
kein Rechtsschutzinteresse mehr. Auf die entsprechenden Beseitigungsbegehren
(Rechtsbegehren Ziffern 9 lit. f aa) und bb), lit. g und
lit. h) ist nicht einzutreten.
6.8.
Die übrigen von der Beklagten behaupteten Änderungen
ihres Auftritts sind dagegen nicht belegt. So schreibt die Beklagte in ihrer
Klageantwort in Bezug auf die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI
Partner" selber, es entspreche einer wahren Tatsache, dass sich die
Beklagte als "Ihr BMW und MINI Partner" in Bezug auf ihr eigenes
Angebot und auf ihre eigenen Leistungen präsentiere und verwies dabei auf
zwei von der Klägerin eingereichten Beweise (act. 12 N. 53 mit
Verweis auf act. 2/32-2/33). Auch schreibt sie an anderer Stelle in
ihrer Klageantwort, dass es sich beim von der Klägerin eingereichten
act. 2/32 um die Preisliste der Beklagten handle (act. 12
N. 66). Es ist somit erwiesen, dass die Beklagte sich weiterhin auf
ihrer Preisliste als "Ihr BMW und MINI Partner" bezeichnet. Ohnehin
hat die Beklagte keine Beweise ins Recht gelegt, wie die neuen Rechnungen
bzw. Preisliste von ihr aussehen würden.
6.9.
Daneben hat die Klägerin in ihrer Duplik
nachgewiesen, dass die Beklagte die Abbildung des Pylon "BMW
Service" weiterhin auf ihrer Website verwendet (act. 19 N. 66
und act. 21/73). Die Beklagte hat dies nicht mehr bestritten
(act. 39 N. 33-35 und N. 79). Auch hat die Klägerin
nachgewiesen, dass die Beklagte auf ihrer Website weiterhin die Bezeichnung
"[...] BMW" verwendet (act. 21/74).
6.10.
Da die Beklagte nicht nachweisen konnte, dass sie
die beanstandeten Verhaltensweisen tatsächlich aufgegeben hat, ist auf die
restlichen Beseitigungsbegehren (Ziffer 9 lit. a-e, lit. f cc, lit. i-o
und lit. r-s sowie Ziffer 10) somit einzutreten.
6.11.
In Bezug auf die von der Klägerin gestellten
Unterlassungsbegehren gilt Folgendes: Die Beklagte hat vorliegend nicht
verbindlich erklärt, dass sie die umstrittenen Handlungen nicht mehr
vornehmen werde (vgl.
Roger Staub
,
a.a.O., N. 53 zu Art. 55 MSchG). Sie hat auch keine
Unterlassungserklärung unterzeichnet, in welchem sie der geltend gemachte
Unterlassungsanspruch materiell anerkannt hätte (
Markus R. Frick
, a.a.O., N. 32 zu Art. 55
MSchG). Die Aufgabe der verletzenden Handlung genügt somit – soweit sie
überhaupt rechtsgenüglich nachgewiesen wurde – vorliegend nicht, das
Rechtsschutzinteresse der Klägerin an den gestellten Unterlassungsbegehren zu
beseitigen.
6.12.
Dies gilt auch wenn die Beklagte in ihrer Duplik
schreibt, dass sie die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens in Bezug auf die
Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI Partner", die Abbildung des BMW
Logos auf der Website in der Rubrik "Home" und
"Werkstatt", die Abbildung der BMW und MINI Logos auf den Overalls,
das BMW Logo in der Browser-Adressleiste sowie die Bezeichnung "[...]
BMW" auf der Website nicht bestritten habe (act. 39 N. 44,
N. 46, N. 50 und N. 55). So betont sie in ihrer Klageantwort
und in anderer Stelle in ihrer Duplik wiederum, dass in der Umgestaltung der
Website bzw. der Änderung ihres Auftritts kein Zugeständnis an die Klägerin
zu erblicken sei (act. 39 N. 88; act. 12 N. 62). Die
Beklagte habe lediglich ihre Website aufgefrischt (act. 39 N. 88).
Dass die von der Beklagten vorgenommenen Änderungen (eigenes Logo in der
Browser-Adressleiste, Ersatz der Overalls, Nichtverwenden der Bezeichnung
"BMW- bzw. MINI-Partner") ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und
völlig freiwillig durch die Beklagte erfolgt seien, ergibt sich auch aus
einem Schreiben der Beklagten im Vorfeld zu diesem Verfahren (vgl.
act. 2/70). Darin schreibt die Beklagte sogar explizit, dass die
Klägerin aus den erfolgten Änderungen in keiner Weise eine verbindliche,
durchsetzbare Zusage erblicken könne (act. 2/70). Diese Aussage hat die
Beklagte während dem vorliegenden Verfahren nicht widerrufen.
6.13.
Das Rechtsschutzinteresse der Klägerin in Bezug auf
ihre Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziffern 1-8
quater
) ist
somit vollständig zu bejahen, da aufgrund des Verhaltens der Beklagten eine
künftige Rechtsverletzung ernsthaft zu befürchten ist – unabhängig davon,
dass sie mittlerweile teilweise ihren Auftritt verändert hat. Dies gilt
insbesondere für die Rechtsbegehren Ziffern 2 und 7-8
quater
, da
die Beklagte diesbezüglich die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens bestreitet
und auch nicht angibt, ihren Auftritt diesbezüglich verändert zu haben (vgl.
act. 12 N. 40 ff.).
7.
Ausstand
7.1.
Die Beklagte verlangte in ihrer Klageantwort sowie
ihrer Duplik vorsorglich – noch vor Bekanntgabe der Gerichtszusammensetzung –
den Ausstand aller Gerichtspersonen, welche in einer Kundenbeziehung zur
Garage D.______ AG in [...] oder sonst wie in einer freundschaftlichen
Beziehung mit deren ehemaligen oder derzeitigen Organen stehen. Dies mit der
Begründung, dass die Klage im Ergebnis auf den Schutz dieser Gesellschaft,
die als lokale Vertragshändlerin der Klägerin fungiere, abziele (act. 12
N. 6; act. 39 N. 11).
7.2.
Der Ausstand nach Art. 47 ZPO bezieht sich, wie
unmittelbar aus dem Gesetzeswortlaut hervorgeht, auf einzelne
Gerichtspersonen und nicht auf einen Spruchkörper oder gar eine ganze
Institution. Die Ausstandsgründe sind daher substantiiert und in Bezug auf
konkrete Personen vorzubringen. Ihnen gegenüber sind die den Ausstand
begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen (Art. 49 Abs. 1 ZPO). Auf eine
Beschwerde, mit der ein ganzes Gericht oder sämtliche amtierenden Richter
pauschal und unsubstantiiert abgelehnt werden, ist nicht einzutreten (Urteil
des Bundesgerichts 5A_489/2017 vom 29. November 2017 E. 3.3,
m.w.H.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1B_418/2014 vom 15. Mai 2015
E. 4.5, m.w.H.). Ist ein Ausstandsgesuch von vornherein unzulässig oder
offensichtlich unbegründet, kann die Behörde selber über ihren eigenen
Ausstand bzw. über denjenigen ihrer Mitglieder bestimmen (Urteil des
Bundesgerichts 8C_570/2014 vom 9. März 2015 E. 2.2, m.w.H.).
7.3.
Vorliegend stellte die Beklagte ihr
Ausstandsbegehren pauschal gegen alle Gerichtspersonen, welche in einer
Kundenbeziehung zur Garage D.______ AG in [...] oder sonst wie in einer
freundschaftlichen Beziehung mit deren ehemaligen oder derzeitigen Organen stehen,
ohne dass die Gerichtsbesetzung überhaupt bekannt gewesen wäre. Nach
Bekanntgabe der Gerichtsbesetzung erhob die Beklagte keine Einwände mehr
gegen die einzelnen Richterinnen bzw. gegen die Gerichtsschreiberin (vgl.
act. 68 S. 2). Ihr zu Beginn abstrakt gestelltes Ausstandsgesuch
wiederholte sie nicht mehr (vgl. act. 68 und act. 71). Insofern hat
die Beklagte das Vorliegen eines Ausstandsgrundes bei den mitwirkenden
Gerichtspersonen nicht hinreichend substantiiert. Ohnehin ist davon auszugehen,
dass das Vorliegen einer Kundenbeziehung zur an diesem Verfahren nicht
beteiligten Garage D.______ AG allein noch keinen hinreichenden
Ausstandsgrund im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. f ZPO
darstellt (vgl. BGE 139 I 121 E. 5.1., m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts
4A_118/2016 vom 15. August 2016 E. 3.3;
Marc Weber
, in: Basler Kommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N. 34-36 zu Art. 47
ZPO, m.w.H.; so auch die Klägerin, vgl. act. 19 N. 10). Auf das
Ausstandsbegehren der Beklagten ist demnach nicht einzutreten.
III.
Materielles
1.
Sachverhalt
1.1.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die
Frage, ob die Beklagte im Rahmen des Betriebs ihrer Autogarage gegen das
Markenrecht und/oder das Wettbewerbsrecht verstösst. Dabei beanstandet die Klägerin
konkret folgende Verhaltensweisen der Beklagten:
1.2.
Vor dem Betriebsgebäude der Beklagten steht ein
mehrere Meter hoher Pylon, der oben beidseitig mit "BMW Service"
und unten mit der Firma der Beklagten sowie der Bezeichnung C.______
beschriftet ist (act. 1 N. 24; act. 2/15-2/16; von der
Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 40). Der obere Teil
dieses Pylons wird auf der Website der Beklagten abgebildet (act. 19
N. 66; act. 21/73; von der Beklagten nicht bestritten, vgl.
act. 39 N. 79 mit Verweis auf N. 33-35).
1.3.
Die Bezeichnung "BMW-Service" befindet
sich zusammen mit der Bezeichnung "BMW-Classic" auch auf den
Visitenkarten der Beklagten (act. 39 N. 112; vgl. act. 65
N. 30) sowie auf den Overalls ihrer Angestellten (act. 1
N. 30; act. 2/23 S. 7; act. 12 N. 48).
1.4.
Auf ihrer Website wirbt die Beklagte mit der
Bezeichnung "BMW und MINI Service" (act. 1 N. 28;
act. 2/21; vgl. die Ausführungen der Beklagten hierzu in act. 12
N. 46). Diese Bezeichnung befindet sich zudem auf dem Textauszug, der bei
der Google Suche der Website der Beklagten angezeigt wird (sog. Snippet;
act. 1 N. 29; act. 2/22; vgl. die Ausführungen der Beklagten
hierzu in act. 12 N. 47).
1.5.
Die Beklagte bezeichnet sich unter anderem auf ihrer
Website und auf den Verzeichnissen www.local.ch und www.search.ch als
"BMW Garage" (act. 1 N. 33; act. 2/18;
act. 2/29-2/30; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12
N. 51). Auf der Website www.autoscout24.ch bezeichnet sich die Beklagte
zudem als "BMW und MINI Garage" (act. 1 N. 34;
act. 2/31; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12
N. 52).
1.6.
Auf Preislisten und Rechnungen bezeichnet sich die
Beklagte als "Ihr BMW und MINI Partner" (act. 1 N. 35;
act. 2/32-2/33; vgl. auch act. 12 N. 53; sowie
E. II.6.8.).
1.7.
Das Profilbild der Beklagten auf Facebook besteht
aus der Kühlerhaube eines BMWs, auf welchem das BMW Logo neben der Firma der
Beklagten abgebildet wird (act. 1 N. 39; act. 2/23;
act. 12 N. 57). Fast das identische Bild verwendete sie für ein
Inserat in der Zeitschrift [...], Ausgabe vom Dezember 2017 (act. 24
N. 4; act. 25/99; nicht bestritten von der Beklagten, vgl.
act. 39 N. 108).
1.8.
Daneben hat die Beklagte das BMW Logo auf einer
weissen Tafel in ihrem Serviceempfang abgebildet (act. 1 N. 40;
act. 2/15; act. 12 N. 58).
1.9.
In der Vergangenheit hatte die Beklagte das BMW Logo
auch auf der Startseite ihrer Website, in der Rubrik "Werkstatt"
sowie in ihrer Browser-Adressleiste abgebildet (act. 1 N. 37 f. und
N. 44; act. 2/36-2/37; act. 2/21). Die Beklagte hat die Website
und die Browser-Adressleiste jedoch erneuert, weshalb diese Abbildungen nicht
mehr vorhanden sind (act. 12 N. 55 f. und N. 62).
1.10.
Neu findet man auf der Website der Beklagten dafür
eine Abbildung ihrer Werkstatt, auf welcher die BMW Logos auf mehreren Liften
und Fässern zu sehen sind (act. 19 N. 67; act. 21/74; nicht
bestritten von der Beklagten in act. 39 N. 80).
1.11.
Auch befand sich das BMW und das MINI Logo früher
auf den Overalls der Angestellten der Beklagten. Mittlerweile hat die
Beklagte diese Overalls zurückgezogen (act. 12 N. 61; von der
Klägerin nicht bestritten in act. 19 N. 40).
1.12.
Die Beklagte bezeichnet sich auf ihrer Website als
"[...] BMW" und "[...] BMW Classic" (act. 1
N. 46 und N. 49; act. 2/21; act. 2/18;
act. 2/36-2/37; act. 2/40-2/41; act. 2/48-2/51;
act. 21/74; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12
N. 64). Auch auf der Website www.autoscout24.ch und auf der Website der
C.______ sowie auf dem Snippet ihrer eigenen Website bezeichnet sich die
Beklagte als "[...] BMW" bzw. als "[...] BMW"
(act. 1 N. 53 und N. 55; act. 2/31; act. 2/22;
act. 2/53; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12
N. 71 f.).
1.13.
Die Bezeichnung "[...] BMW" befindet sich
auch auf zahlreichen Fahrzeugen der Beklagten sowie auf der Preisliste der
Beklagten (act. 1 N. 47 f.; act. 2/32; act. 2/42;
act. 2/45-2/47; von der Beklagten nicht bestritten in act. 12
N. 65 f.).
1.14.
Anlässlich der [...] hat sich die Beklagte in den
vergangenen Jahren als "[...] BMW" bezeichnet (act. 1
N. 52; act. 2/23; act. 2/42-2/44; act. 2/46-2/47; von der
Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N. 70).
1.15.
Auf ihrem Facebook Profil bezeichnet sich die
Beklagte zudem als "[...]bmw – C.______" bzw. als " B.______
AG BMW" (act. 1 N. 50 f.; act. 2/23; von der Beklagten nicht
bestritten, vgl. act. 12 N. 68 f.).
1.16.
Die Beklagte verkauft eine von ihr im Rahmen ihrer
Tuningleistungen entwickelte Variante eines BMW Fahrzeugs unter der
Bezeichnung "[...] BMW M235i" (act. 1 N. 56;
act. 2/54; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12
N. 73).
1.17.
Auf dem Dach der Garage der Beklagten befindet sich
zudem ein Schild mit der Beschriftung "BMW [...]" (act. 1
N. 45; act. 2/16; act. 12 N. 63).
1.18.
Die Beklagte verwendet zudem den Domainnamen [...]
bmw.ch (act. 1 N. 57 f.; act. 2/55; act. 12
N. 74).
1.19.
Im Empfang/Showroom der Beklagten befindet sich
schliesslich ein Ständer mit der Aufschrift "Willkommen bei BMW"
(act. 39 N. 92; act. 65 N. 25).
1.20.
Umstritten ist nun, ob diese Markenverwendungen
durch die Beklagten zulässig sind oder nicht.
2.
Vorbringen der Klägerin
2.1.
Die Klägerin bringt vor, dass die Beklagte durch die
beanstandeten Verwendungen ihrer Marken beim Adressaten den irreführenden
Eindruck erwecke, dass sie weiterhin eine autorisierte BMW Händlerin bzw.
Werkstatt sei (act. 1 N. 85 ff.; vgl. auch act. 19
N. 53). Eine solche Irreführung verstosse gegen das Markenschutzgesetz
und das UWG (act. 1 N. 85). Die Bezeichnungen "BMW
Service", "BMW Garage" bzw. "BMW und MINI Garage",
"Ihr BMW und MINI Partner", "BMW [...]", "[...]
BMW" etc. seien für einen auf BMW spezialisierten Händler nicht
notwendig, um die Spezialisierung anzupreisen (act. 1 N. 85 ff.).
Die Beklagte mache sehr wohl einen kennzeichenmässigen Gebrauch ihrer Marken
(act. 19 N. 54). Es bestünden zumutbare Alternativen zum Auftritt
der Beklagten (act. 19 N. 56). So erachte die Klägerin
beispielsweise die Bezeichnung "Willkommen bei [...] – Ihr BMW
Spezialist" als zulässig (act. 19 N. 74).
2.2.
Daneben sei auch die Verwendung der BMW und MINI
Logos irreführend (act. 1 N. 89). Es gehe dabei nicht darum, der
Beklagten zu verwehren, BMW Fahrzeuge auf ihrer Website abzubilden
(act. 1 N. 89). Vielmehr richte sich die Klage gegen eine gezielt
irreführende Darstellung, bei welcher das BMW Logo explizit hervorgehoben
werde, wie beispielsweise beim Facebook Profilbild der Beklagten (act. 1
N. 89). Auch die Verwendung der Marke BMW in Verbindung mit dem
Firmenbestandteil [...] als Domainnamen der Beklagten sei irreführend
(act. 1 N. 93).
2.3.
Es sei bereits mehrfach vorgekommen, dass Kunden der
Beklagten fälschlicherweise angenommen haben, es handle sich bei ihr
(weiterhin) um eine autorisierte BMW Händlerin (act. 1 N. 71 mit
Verweis auf act. 2/63-2/64; act. 19 N. 70-72 mit Verweis auf
act. 21/75-21/77).
3.
Vorbringen der Beklagten
3.1.
Die Beklagte bestreitet dagegen, dass ein falscher
Eindruck beim betroffenen Adressatenkreis entstehen würde (act. 12
N. 103). Das Erscheinungsbild der Beklagten unterscheide sich deutlich
von einer autorisierten BMW Händlerin bzw. Werkstatt (act. 12
N. 103). Die Firma der Beklagten sei überall deutlich angeschrieben,
woraus sich ergebe, dass sie die Anbieterin sei (act. 12 N. 103).
Nach über 14-jähriger Geschäftstätigkeit als unabhängige Markengarage sei
diese Tatsache in der Gegend weitherum bekannt (act. 12 N. 103).
Die Beklagte habe zudem für den Hinweis auf ihr Angebot keine Alternative
(act. 12 N. 102). Sie mache von den Marken der Klägerin keinen
kennzeichenmässigen Gebrauch und bewerbe ihr Angebot, wie dies im
Garagengewerbe allgemein üblich sei (act. 12 N. 107, N. 109
und N. 118). Ihre Website weise keine Ähnlichkeit mit dem offiziellen
Internetauftritt der Klägerin auf (act. 39 N. 88). Es seien nicht
Detailbetrachtungen, sondern der Gesamteindruck massgebend (act. 39
N. 70). Vorliegend sei zu berücksichtigen, dass der angesprochene
Verkehrskreis eine erhöhte Aufmerksamkeit zeige (act. 39 N. 70).
3.2.
Die Beklagte bestreitet, dass es zu einer Täuschung
von Kunden gekommen sei (act. 12 N. 81; act. 39 N. 83
ff.). Aus der Sicht des Kunden sei jede seinen BMW reparierende Garage sein
BMW Partner (act. 12 N. 81).
4.
Rechtliches
4.1.
Vorliegend ist zwischen den Parteien insbesondere
strittig, ob die Beklagte mit den von der Klägerin beanstandeten
Verhaltensweisen den irreführenden bzw. täuschenden Eindruck erweckt, eine
autorisierte BMW Werkstatt zu sein. Zudem ist strittig, ob der Beklagten
alternative Möglichkeiten zur Anpreisung ihres Angebots offenstehen.
4.2.
Ob dies der Fall ist oder nicht, ist anhand des
Marken- und des Wettbewerbsrechts zu prüfen. Dabei werden zunächst die
entsprechenden rechtlichen Grundlagen des Markenrechts (E. III.4.3.) und
des unlauteren Wettbewerbs (E. III.4.4.) zusammengefasst. Anschliessend
werden die beanstandeten Verhaltensweisen der Beklagten je einzeln auf ihre
Vereinbarkeit hiermit geprüft (E. III.5.).
4.3.
Markenrecht
4.3.1.
Nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG kann der Markeninhaber
anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG
vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf
Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu
gebrauchen. Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz
unter anderem aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das
jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion
beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die
massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen
irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem
falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar
auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche
Zusammenhänge vermutet (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019
vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1, m.w.H.).
4.3.2.
Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für
sein Angebot an Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparatur- und
Servicearbeiten, die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt
er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen
Angebote bezieht. Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder
Dienstleistungen darf vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken
Dritter berührt werden. Die Markeninhaber können den Weiterverkäufern oder
Dienstleistern ihrer Markenprodukte weder vorschreiben, wie sie mit diesen
umzugehen haben, noch welche Werbemassnahmen sie treffen dürfen. Allerdings
bleibt den Markenberechtigten die allgemeine Bewerbung der Marke, die ohne
Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder konkrete Dienstleistungen dem
Ansehen und dem Ruf der Marke beim Publikum im Allgemeinen gilt, vorbehalten.
Auch findet die Werbung mit einer Drittmarke ihre Grenze nach
bundesgerichtlicher Rechtsprechung dort, wo beim Publikum der unzutreffende
Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum
Markeninhaber erweckt wird (vgl. zum Ganzen BGE 128 III 146 E. 2b/aa und
2b/bb, m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019
E. 2.2.1, m.w.H.).
4.3.3.
Ob die Adressanten bestimmte Anpreisungen auf die
konkrete Geschäftstätigkeit für mit Drittmarken gekennzeichnete
Originalprodukte beziehen oder ob sie diese Marke als solcher bzw. dem
Markeninhaber zurechnen beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den sie beim
Publikum erwecken (BGE 128 III 146 E. 2c, m.w.H.).
4.4.
Unlauterer Wettbewerb
4.4.1.
Nach Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer
Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder
Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen
Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Unlauter
handelt insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise
oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig
verletzende Äusserungen herabsetzt (Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG).
4.4.2.
Daneben handelt unlauter, wer über sich, seine
Firma, seine Geschäftsbezeichnung oder seine Waren, Werke oder Leistungen,
deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder
über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht
(Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Unter den Tatbestand von
Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG fällt namentlich, wenn ein nicht
einem selektiven Vertriebssystem zuzurechnender Unternehmer Angaben macht,
aufgrund derer der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, der
Anbieter sei dem Vertriebssystem für Originalprodukte in irgendeiner Form
zuzurechnen (
Mathis Berger,
in:
Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013,
N. 131 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Solange nicht der
Eindruck der geschäftlichen Verbundenheit entsteht, ist nach Art. 3
Abs. 1 lit. b UWG die Verwendung des Markennamens und der
Markenlogos bzw. die Abbildung von Markenprodukte, um den Vertrieb der
entsprechenden Produkte oder dazugehörige Dienstleistungen zu bewerben,
dagegen zulässig (
Mathis Berger,
a.a.O., N. 131 zu Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG).
4.4.3.
Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt
zudem unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit
den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen
herbeizuführen. Darunter fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das
Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (BGE
126 III 239 E. 3a, m.w.H.). Insbesondere handelt unlauter nach
Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, wer für seinen eigenen Marktauftritt
ein Zeichen mitverwendet, das ganz oder teilweise der Marke eines anderen
ähnlich ist und dadurch die Gefahr von betrieblichen Fehlzuordnungen schafft
(vgl. zum Ganzen
Reto Arpagaus
,
in: Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Basel
2013, N. 125 zu Art. 3 lit. d UWG; vgl. auch Urteil des
Bundesgerichts 4A_22/2019 vom 23. Mai 2019 E. 3.2, m.w.H.).
4.4.4.
Nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG handelt
schliesslich unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren
Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender
Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen
vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt.
Rufausbeutung durch bezugnehmende Werbung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG kann
insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung derart in der
eigenen Werbung eingesetzt werden, dass das Image der Ware auf die eigenen
Angebote transferiert wird. In der Rechtsprechung wurde insbesondere die
Anlehnung an die Kennzeichnungs- und Werbekraft einer älteren Marke auch
unbesehen eigentlicher Fehlzurechnungen als unlauter erachtet, wenn das
jüngere Zeichen unmissverständlich eine Botschaft des Inhalts "Ersatz
für" oder "gleich gut wie" vermittelt. Zur Verhinderung der
Ausnützung berühmter Marken schreibt sodann Art. 15 MSchG einen erweiterten
Schutzbereich vor; die Ausbeutung des Rufs berühmter Marken widerspricht dem
Gebot der Lauterkeit im Wettbewerb (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts
4A_467/2007 und 4A_469/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.3, m.w.H.).
5.
Beurteilung im vorliegenden Fall
Es ist nun im Einzelnen zu
prüfen, ob die Verwendung der Marken der Klägerin durch die Beklagte zulässig
ist oder nicht. Zur Beurteilung einer allfälligen Irreführungs- bzw.
Verwechslungsgefahr ist dabei vorliegend zu beachten, dass es sich beim Kauf
eines BMW bzw. MINI Fahrzeuges bzw. beim Service an demselben nicht um ein
alltägliches Geschäft handelt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass ein BMW
bzw. MINI Fahrzeug mit einer höheren Aufmerksamkeit gekauft wird als alltägliche
Massenprodukte. Da sich die Marken der Beklagten jedoch an Endabnehmer und
nicht an Fachleute richten, ist entgegen den Ausführungen der Beklagten
(act. 39 N. 70) nur von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit
auszugehen (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 4A_510/2018 vom 7. Mai
2019 E. 2.3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4664/2013 vom
8. Mai 2014 E. 3.2;
Matthias
Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser
, in: Basler Kommentar
Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N. 164
zu Art. 3 MSchG).
5.1.
Bezeichnung als "BMW Service" bzw.
"BMW und MINI Service"
5.1.1.
Die Beklagte verwendet insbesondere auf dem Pylon
vor ihrer Garage, auf ihrer Website, auf den Overalls ihrer Angestellten
sowie auf ihren Visitenkarten die Bezeichnung "BMW Service"
(act. 1 N. 24; act. 2/15-2/16; von der Beklagten nicht
bestritten, vgl. act. 12 N. 40; act. 19 N. 66;
act. 21/73; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 39
N. 79 mit Verweis auf N. 33-35; act. 1 N. 30;
act. 2/23 S. 7; act. 12 N. 48; act. 39 N. 112).
Auf ihrer Website sowie im Snippet der Website verwendet die Beklagte zudem
die Bezeichnung "BMW und MINI Service" (act. 1 N. 28 f.;
act. 2/21-2/22; vgl. die Ausführungen der Beklagten hierzu in
act. 12 N. 46 f.).
5.1.2.
Die Klägerin argumentiert, dass mit dem Ausdruck
"BMW Service" autorisierte BMW Werkstätten bezeichnet würden (act. 1
N. 31 und N. 84). Die Beklagte sei seit 2004 keine autorisierte BMW
Händlerin mehr (act. 1 N. 84). Sie habe es nach Vertragsende
versäumt, die Beschilderung ihrer Garage anzupassen (act. 1 N. 25
und N. 84). Da sie die Bezeichnung "BMW Service" weiterhin
verwende, entstehe beim Adressaten der Eindruck, dass sie weiterhin eine
autorisierte BMW Händlerin bzw. Werkstatt sei (act. 1 N. 85). Eine
solche Irreführung verstosse gegen das UWG und das MSchG (act. 1
N. 85). Die Bezeichnung "BMW Service" sei nicht unabdingbar,
um auf die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 1 N. 85;
act. 19 N. 56). Die Beklagte könne zum Beispiel alternative
Ausdrücke wie Unterhalt, Reparaturen und Wartungen verwenden oder sich als
"BMW und MINI Spezialistin" bezeichnen (act. 70 S. 12).
Die Marke BMW (Nr. 145185), die Wortmarke "BMW" (Nr. 663925) und
die Wort-/Bildmarke "BMW" (Nr. 673219) seien 1950, 1995 bzw. 1997
hinterlegt worden (act. 19 N. 55 mit Hinweis auf
act. 2/5-2/7). Die Marken seien somit älter, als die Verwendung der
strittigen Zeichen durch die Beklagte nach dem Ende der Vertragsbeziehung
(act. 19 N. 55).
5.1.3.
Die Beklagte bringt dagegen vor, dass sie nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der Klägerin die damalige
BMW-Werbeeinrichtung vertragskonform entfernt und zurückgegeben habe
(act. 12 N. 43). Der Pylon mit der Beschriftung "BMW
Service" habe sie selbst anfertigen und am 29. Januar 2004 vor
ihrer Garage aufstellen lassen (act. 12 N. 43 mit Hinweis auf
act. 13/17; act. 12 N. 100). Der informative Mitgebrauch einer
Marke für das eigene Angebot sei zulässig (act. 12 N. 100). Die
Beklagte habe für den Hinweis auf ihr Angebot keine Alternative (act. 12
N. 102). Zudem steche die Firma der Beklagten hervor, so dass keine
Zweifel darüber entstehen können, dass die Beklagte und nicht die Klägerin
dahinterstehe (act. 12 N. 100). Die Klägerin habe die Marke
"BMW Service" erst am 15. Juni 2004 registriert (act. 12
N. 43). Die Beklagte habe den Pylon mit der Beschriftung "BMW
Service" bereits vor der Hinterlegung durch die Klägerin gebraucht
(act. 12 N. 101). Sie habe somit das Recht zur Weitbenutzung des
Zeichens "BMW Service" (act. 12 N. 101). Das Wort
"Service" könne von einer Marke nicht monopolisiert werden, da es
in der Schweiz zum allgemeinen Sprachgebrauch gehöre und deshalb unbedingt
freihaltungsbedürftig sei (act. 12 N. 50; act. 39 N. 38).
5.1.4.
Vorliegend ist zunächst die Verwendung der
Bezeichnung "BMW Service" auf dem Pylon vor dem Garagenbetrieb der
Beklagten strittig. Dieser ist mehrere Meter hoch und unterteilt in drei
gleich grosse Quadrate. Auf dem obersten – somit am besten sichtbarsten –
befindet sich die Bezeichnung "BMW Service", wobei BMW grösser
geschrieben ist als das Wort Service. Der Schriftzug ist in einem dunkelgrau
und in einer neutralen Schrift gehalten. Auf dem mittleren Quadrat steht
C.______ und auf dem untersten B.______ AG. Diese Bezeichnungen sind kleiner
und weniger auffällig als die Bezeichnung BMW zuoberst auf dem Pylon. Die
Wort-/Bildmarke BMW wird nicht verwendet (vgl. zum Ganzen act. 2/15).
5.1.5.
Im Vergleich hierzu wirbt die Garage D.______ AG aus
[...], welche eine autorisierte BMW Vertragswerkstatt ist (vgl. act. 1
N. 27), mit der ca. 50 cm grossen BMW Wort-/Bildmarke sowie der
Bezeichnung als BMW Service (act. 2/20). Die Bezeichnung BMW Service ist
silbern gehalten auf weissem Grund mit neutraler Schrift (act. 2/20).
Auch die Auto E.______ aus [...] wirbt mit einem weissen Pylon, auf welchem
in neutraler, silberner Schrift "BMW Service" steht
(act. 2/19). Darunter steht in kleinerer, schwarzer Schrift
"Autorisierte Vertragswerkstatt" (act. 2/19).
5.1.6.
Die Beklagte hat ihren Pylon somit sehr ähnlich wie
die der offiziellen BMW-Vertragspartner gestaltet. Sowohl die Beklagte als
auch die offiziellen BMW-Vertragspartner verwenden für ihre Werbung ein
meterhohes Schild "BMW Service". Bei beiden Werbeschildern steht
zuoberst auf einer Zeile das Wort "BMW", während darunter das Wort
"Service" steht. Schriftbild und Farbgestaltung sind dabei sehr
ähnlich (silbrig-weiss bzw. hell- und dunkelgrau). Erst zuunterst auf dem
Werbeschild wird angegeben, welche Garage den BMW Service anbietet. Aufgrund
der viel kleineren Schrift fällt der Zusatz, dass es sich bei der Auto
E.______ um eine autorisierte Vertragswerkstatt handelt, im Gesamtbild nicht gross
auf. Dem Adressaten der Werbung springt vielmehr in beiden Fällen das gross
geschriebene "BMW Service" ins Auge. In keinem diesen drei Schilder
wird die Wort-/Bildmarke BMW verwendet.
5.1.7.
Auch wenn anzunehmen ist, dass Personen, die ihr
BMW-Fahrzeug in den Service bringen möchten, über eine leicht erhöhte
Aufmerksamkeit verfügen, da es sich hierbei nicht um ein alltägliches
Geschäft handelt, ist zu befürchten, dass diese Personen sich durch den Pylon
"BMW Service" irreführen lassen und annehmen, bei der Beklagten
handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So ist der Pylon
aufgrund seiner Grösse bereits von weitem her sichtbar. Das erste, was man
darauf lesen kann, ist das Wort BMW. Die Firma der Beklagten sticht dabei
aufgrund ihrer Platzierung und der kleineren Schrift – entgegen der Beklagten
(act. 12 N. 100) – nicht hervor. Den Adressaten eines solchen
Werbeschildes bleibt kaum in Erinnerung, ob der Hintergrund des Schildes
weiss oder hellgrau ist bzw. die Schrift silbern oder dunkelgrau; zumal die
Schriftart identisch zu derjenigen von offiziellen BMW-Vertragspartnern zu
sein scheint. Dasselbe gilt auch für die Ergänzung, ob es sich um eine
autorisierte Vertragswerkstatt handelt oder nicht. In Erinnerung bleibt
vielmehr der Gesamteindruck des Pylonen, welcher in seiner Erscheinung an die
eines offiziellen BMW-Vertragspartners erinnert; zumal auch auf diesen nicht
zwingend die Wort-/Bildmarke BMW abgebildet ist.
5.1.8.
Die Beklagte ist – entgegen ihren Ausführungen
(act. 12 N. 102) – zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf
angewiesen, den Pylon vor ihrer Garage in Anlehnung an die offizielle BMW
Werbung zu gestalten. Die Verwendung des Pylonen "BMW Service"
durch die Beklagte geht über einen informativen Mitgebrauch hinaus und ist
als unzulässig zu erachten.
5.1.9.
Wie die Klägerin zu Recht vorbringt (act. 19
N. 55), gilt dies unabhängig davon, dass Marke "BMW Service"
erst später eingetragen wurde und Beklagte sich diesbezüglich auf
Art. 14 Abs. 1 MSchG beruft (act. 12 N. 101). Denn die
Marke BMW wurde unstrittig bereits früher eingetragen (vgl.
act. 2/5-2/6). Die Klägerin kann ihren Anspruch auf Unterlassung bzw.
Beseitigung der Verwendung der Bezeichnung "BMW Service" zudem
alternativ auch auf das UWG stützen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_152/2020
vom 26. Oktober 2020 E. 10.3.2.2;
Florent
Touvenin
, a.a.O., N. 33 zu Art. 14 MSchG).
5.1.10.
Entsprechend ist auch die Abbildung ebendieses Pylon
"BMW Service" auf der Website der Beklagten (act. 2/17-2/18
und act. 21/73) unzulässig. Auch diesbezüglich gilt, dass zu befürchten
ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Abbildung des
Pylons "BMW Service" auf der Website irreführen lassen und
annehmen, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle
BMW-Vertragspartnerin. Der Pylon erinnert in seinem Gesamteindruck in
unzulässiger Weise an einen offiziellen BMW-Vertragspartner. Die Beklagte ist
zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf angewiesen, den Pylon "BMW
Service" auf ihrer Website abzubilden. Dass sie Reparatur- und
Serviceleistungen an BMW Fahrzeugen erbringt, kann sie auch in anderer,
zulässiger Art und Weise kundtun (vgl. zum Beispiel act. 19 N. 74).
5.1.11.
Schliesslich sind auch die weiteren von der Klägerin
beanstandeten Verwendungen der Bezeichnung "BMW Service" bzw.
"BMW und MINI Service" auf der Visitenkarte der Beklagten, auf den
Overalls ihrer Angestellten, auf der Website und im Snippet der Website als
unzulässig zu erachten. So führt die Beklagte zwar zu Recht aus (vgl.
act. 12 N. 50), dass die Bezeichnung "Service" ein in der
Schweiz gebräuchlicher Ausdruck zur Bewerbung des Angebots einer Garage
beschreibt. Ein "BMW Service" kann somit als Servicedienstleistung
an einem BMW Fahrzeug verstanden werden bzw. ein "MINI Service" als
eine Servicedienstleistung an einem MINI Fahrzeug. Die Begriffe Reparatur und
Wartung können den Begriff "Service" entgegen der Klägerin (vgl.
act. 19 N. 34) nicht eins zu eins ersetzen, da der Begriff
"Service" umfassender ist und das gesamte angebotene
Dienstleistungspaket umfasst. In der Alltagssprache hat sich denn auch der
Sprachgebrauch "Das Auto in den Service bringen" durchgesetzt.
Insofern müsste es der Beklagten gestattet sein, den Begriff "BMW
Service" bzw. "BMW und MINI Service" zu verwenden. Jedoch
übersieht die Beklagte, dass die Bezeichnungen "BMW Service" bzw.
"BMW und MINI Service" darüber hinaus eine zweite Bedeutung haben.
So bezeichnen sie auch eine spezifische Dienstleistung von BMW bzw. MINI und
deren offiziellen Vertragsgaragen selbst. In diesem Sinne wird unter dem
Begriff "BMW Service" oder "MINI Service" ein durch eine
offizielle Vertragsgarage erbrachter Service verstanden, bei welchem sich die
offizielle Vertragsgarage von BMW an die weitreichenden Vorgaben von BMW
halten muss (vgl. hierzu act. 1 N. 60 ff.). In diesem Sinne verstanden,
erweckt die Bezeichnung "BMW Service" beim Durchschnittsadressaten
den irreführenden Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine
offizielle BMW-Vertragspartnerin. Dasselbe gilt für die Bezeichnung "BMW
und MINI Service", wonach beim Durchschnittsadressaten der irreführende
Eindruck entsteht, es handle sich um ein offizieller BMW- bzw. MINI
Vertragspartner. Bei der Verwendung von "BMW Service" und "BMW
und MINI Service" entsteht zudem auch ein irreführender Eindruck über
die Leistung an sich, da der Durchschnittsadressat davon ausgeht, der Service
werde gemäss den weitreichenden Vorgaben von BMW ausgeführt.
5.1.12.
Die Beklagte ist – entgegen ihren Ausführungen
(act. 12 N. 102) – zur Anpreisung ihres Angebots nicht darauf
angewiesen, ihr Angebot mit der Bezeichnung "BMW Service" bzw.
"BMW und MINI Service" zu bewerben. Sie kann ihre Leistungen
beispielsweise mit "Ihr BMW Spezialist" bewerben (vgl. act. 19
N. 74).
5.2.
Bezeichnung als "BMW Garage" bzw.
"BMW und MINI Garage"
5.2.1.
Die Beklagte bezeichnet sich unter anderem auf ihrer
Website und auf den Verzeichnissen www.local.ch und www.search.ch als
"BMW Garage" (act. 1 N. 33; act. 2/18;
act. 2/29-2/30; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12
N. 51). Auf der Website www.autoscout24.ch bezeichnet sich die Beklagte
zudem als "BMW und MINI Garage" (act. 1 N. 34;
act. 2/31; von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12
N. 52).
5.2.2.
Die Klägerin argumentiert, dass die Bezeichnung als
"BMW Garage" bzw. "BMW und MINI Garage" irreführend sei,
da sie beim Publikum den Eindruck erwecken würde, die Beklagte sei eine
Vertragspartnerin der BMW (act. 1 N. 86). Die Bezeichnung "BMW
Garage" bzw. "BMW und MINI Garage" sei nicht notwendig, um auf
die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 1 N. 86). Die
Beklagte sei eine auf BMW-Fahrzeuge spezialisierte Werkstatt, jedoch keine
BMW Garage (act. 19 N. 36). Auf ihre Erfahrung mit BMW Fahrzeugen
könne sie mit dem Hinweis "BMW Spezialist" hinweisen (act. 19
N. 56).
5.2.3.
Die Beklagte bestreitet dagegen, dass ein falscher
Eindruck beim betroffenen Adressatenkreis entstehe (act. 12 N. 103
f.). Es sei eine objektive und sachlich richtige Tatsache, dass die Beklagte
eine BMW Garage bzw. eine BMW und MINI Garage betreibe (act. 12 N. 51
f.). Das gesamthafte Erscheinungsbild der Beklagten unterscheide sich
deutlich von einer autorisierten Händlerin bzw. Werkstatt
(act. N. 103 f.). Die Firma der Beklagten sei deutlich
angeschrieben (act. 12 N. 103 f.). Sämtliche Beschriftungen der
Beklagten seien objektive Sachangaben zur Information über ihr Angebot und
ihre Leistungen (act. 12 N. 51 f.). Die Beklagte dürfe sich als BMW
Garage bezeichnen, weil das ihr Angebot sei (act. 39 N. 43).
5.2.4.
Wie die Klägerin zu Recht argumentiert (act. 1
N. 86), entsteht beim Durchschnittsadressaten aufgrund der Bezeichnung
als "BMW Garage" bzw. als "BMW und MINI Garage" der
unzulässige Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle
BMW-Vertragspartnerin. So wird unter einer "BMW Garage" eine zu BMW
gehörende Garage verstanden. Die Beklagte betreibt jedoch gerade keine zu BMW
gehörende Garage, sondern eine unabhängige Garage (vgl. act. 12
N. 15). Entgegen der Beklagten (act. 39 N. 43) wird eine unabhängige
Garage in den Augen des Durchschnittspublikums nicht zu einer BMW Garage,
nur, weil sie Servicedienstleistungen an BMW-Fahrzeuge erbringt und BMW
Fahrzeuge verkauft.
5.2.5.
Der Ausdruck "BMW Garage" bezieht sich
nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der
allgemeinen Bewerbung der Marke. Die allgemeine Bewerbung der Marke ohne
Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder eine konkrete Dienstleistung ist
jedoch dem Markeninhaber vorbehalten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_95/2019
vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1).
5.2.6.
Der irreführende Eindruck wird dadurch verstärkt,
dass die Beklagte die Bezeichnung "BMW Garage" in den genannten
Fällen unmittelbar als Bestandteil ihrer Kontaktdaten verwendet. So folgt die
Bezeichnung "BMW Garage" auf der Website der Beklagten und auf den
Verzeichnissen www.local.ch und www.search.ch direkt nach der Firma der
Beklagten und vor ihrer Adresse (act. 2/18). Auch auf autoscout24 findet
sich die Bezeichnung "BMW und MINI Garage" zwischen der Firma und
der Adresse der Beklagten (act. 2/31). Ein Durchschnittsadressat
versteht den Begriff "BMW Garage" in diesem Zusammenhang erst recht
nicht als eine Anpreisung des eigenen Angebots, da solche nicht in den
Kontaktdaten einer Unternehmung erwartet werden (vgl. hierzu BGE 104 II 58
E. 4).
5.2.7.
Der Eintrag der Beklagten auf ihrer Website und auf
den Verzeichnissen www.local.ch, www.search.ch und www.autoscout24.ch als "BMW
Garage" bzw. "BMW und MINI Garage" ist deshalb als unzulässig
zu erachten.
5.3.
Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI Partner"
5.3.1.
Auf Preislisten und Rechnungen bezeichnet sich die
Beklagte als "Ihr BMW und MINI Partner" (act. 1 N. 35;
act. 2/32-2/33; act. 12 N. 53).
5.3.2.
Die Klägerin bringt vor, dass die Bezeichnung als
"Ihr BMW und MINI Partner" irreführend und nicht notwendig sei, um
auf die Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 1 N. 88). Die
autorisierten Händler und Werkstätten der Klägerin würden als "BMW
Partner" bezeichnet (act. 1 N. 36 und N. 87). Dies entspreche
auch dem allgemeinen Verständnis, wonach eine Partnerschaft ein
Zusammenwirken voraussetze (act. 1 N. 87).
5.3.3.
Die Beklagte argumentiert dagegen, dass jeder
Beziehung zwischen der Beklagten und ihren Kunden ein Vertrauensverhältnis
zugrunde liege (act. 12 N. 105). Es sei deshalb zutreffend und
nicht irreführend, wenn sich die Beklagte als Partner anerbiete (act. 12
N. 105). Zudem würden sich die autorisierten Händler als "BMW
Group-Partner" und nicht als "BMW Partner" bezeichnen
(act. 12 N. 54). Als "BMW Group-Partner" bezeichne sich die
Beklagte nicht (act. 12 N. 105).
5.3.4.
Durchschnittsadressaten unterscheiden trotz ihrer
leicht erhöhten Aufmerksamkeit nicht zwischen den Begriffen "BMW Group
Partner" und "BMW Partner", sondern verstehen unter dem
Begriff "BMW Partner" automatisch nur offizielle autorisierte
Vertragspartner von BMW. Wie die Klägerin zu Recht vorbringt (act. 1
N. 87), wird unter dem Begriff Partner im allgemeinen Sinn nämlich ein
Zusammenwirken vorausgesetzt. Dabei wird entgegen den Ausführungen der
Beklagten (act. 12 N. 105) unter dem Begriff "BMW
Partner" nicht die Beziehung zwischen Kunden und Garagenbetrieb, sondern
zwischen BMW und dem Garagenbetrieb verstanden. Auch wenn in gewissen Fällen
ein Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Garage bestehen mag, steht die Garage
dem Kunden immer noch als Dienstleister in einem Austauschverhältnis und
nicht als Partner gegenüber. Demgegenüber ist das Verhältnis zwischen BMW und
den in das selektive Vertriebssystem von BMW eingebundenen Vertragsgaragen
ein viel engeres und weist einen partnerschaftlichen Charakter auf. Die
Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI Partner" erweckt somit den
unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle
BMW-Vertragspartnerin.
5.3.5.
Die Bezeichnung als "Ihr BMW und MINI
Partner" bezieht sich zudem nicht klar auf ein bestimmtes Angebot der
Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Zur Bewerbung
des Angebots der Beklagten ist sie nicht notwendig. Dies gilt insbesondere
für die Rechnungsstellung, da der Kunde zu diesem Zeitpunkt bereits das
Angebot der Garage in Anspruch genommen hat und nicht mehr darüber informiert
werden muss. Die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" auf
Preislisten und Rechnungen der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.
Verwendung der BMW und MINI Logos (Wort-/Bildmarken)
5.4.1.
Die Beklagte verwendet in verschiedenen
Zusammenhängen das BMW und das MINI Logo; namentlich in ihrem Serviceempfang
auf einer weissen Tafel, auf ihrem Facebook Profilbild sowie auf ihrem
Inserat in der [...]
(act. 1
N. 39 f.; act. 12 N. 57 f.; act. 2/15;
act. 2/23; act. 24 N. 4; act. 25/99).
Die BMW und MINI Logos waren in der Vergangenheit
zudem auf den Overalls der Angestellten der Beklagten und das BMW Logo in der
Browser-Adressleiste sowie auf der Website der Beklagten abgebildet
(act. 1 N. 30, N. 37 f. und N. 43 f.; act. 2/21;
act. 2/23 S. 7; act. 2/36-2/37; act. 12 N. 48,
N. 55 f. und N. 61 f.).
5.4.2.
Nach Ansicht der Klägerin sei die Verwendung ihrer
Wort-/Bildmarke durch die Beklagte in den dargelegten Fällen irreführend
(act. 1 N. 89). Es gehe nicht darum, der Beklagten zu verwehren,
BMW Fahrzeuge beispielsweise auf ihrer Website abzubilden, auf denen das BMW
Logo sichtbar sei (act. 1 N. 89). Es gehe nur um eine gezielt
irreführende Darstellung, bei der das Logo explizit hervorgehoben werde
(act. 1 N. 89). Bei einer solchen Fokussierung auf das BMW Logo,
wie beispielsweise auf dem Facebook Profilbild der Beklagten, werde dieses
werbewirksam in den Mittelpunkt gerückt und fälschlicherweise eine nichtexistierende
Vertragsbeziehung mit der Beklagten suggeriert (act. 1 N. 89;
act. 19 N. 39). Auf der Facebook Seite der Beklagten würden sich
auch noch andere irreführende Texte und Bilder befinden (Bezeichnung als
"[...] BMW", BMW und MINI Logos auf den Overalls der Angestellten;
act. 19 N. 58).
5.4.3.
Die Beklagte bringt dagegen vor, dass sie auf ihrem
Facebook Profilbild nicht das BMW Logo, sondern ihre eigene Firma hervorhebe
(act. 12 N. 57). Im Vordergrund stehe der C.______-Schriftzug und
nicht das BMW Logo (act. 39 N. 48). Das Recht der Klägerin an den
in Verkehr gesetzten BMW Zeichen sei erschöpft (act. 39 N. 48). Die
Verwendung der Abbildung sei frei (act. 39 N. 48). Sie bestreite
die Behauptung einer Irreführung aufgrund eines einzelnen Facebook Fotos
(act. 12 N. 106). Die auf der Website abgebildeten BMWs seien von
der Klägerin in Verkehr gesetzte Original-Markenwaren (act. 12
N. 55). Das Hinweisschild im Gebäudeinnern mit dem BMW-Logo sei ein
diskreter Hinweis über die Herkunft der von der Beklagten angebotenen
Erzeugnisse (act. 12 N. 58). Sie entspreche nicht derjenigen,
welche autorisierte Werkstätte oder Händler verwenden würden (act. 12
N. 59). Beim massgeblichen Verkehrskreis könne von einer
Irreführungsgefahr keine Rede sei (act. 12 N. 106).
5.4.4.
Die Beklagte verwendet die Wort-/Bildmarke BMW
vorliegend zunächst auf einer weissen Tafel in ihrem Serviceempfang. Darunter
steht in schwarzer Schrift "BMW Automobile", "BMW
Kundendienst", "BMW Teile", "BMW Zubehör", "BMW
Accessoires", "BMW Leasing" sowie "C.______". Das
BMW Logo umfasst ca. ein Drittel des Schildes und sticht als erstes ins Auge
(vgl. zum Ganzen act. 2/15).
5.4.5.
Diese weisse Tafel erinnert stark an die von
offiziellen BMW Partnern eingesetzten Werbetafeln (vgl. act. 2/19-2/20
und act. 13/16). So verwendet die D.______ AG in ihrem Serviceempfang
ebenfalls eine weisse Tafel, auf welcher zuoberst das BMW Logo angebracht
ist. Darunter steht – ähnlich wie bei der von der Beklagten verwendeten Tafel
– in schwarzer Schrift "Freude am Fahren", "Willkommen",
"BMW Automobile", "BMW M", "BMW Individual",
"BMW Service", "BMW Teile" und "BMW Zubehör"
(act. 2/20).
5.4.6.
Aufgrund der Ähnlichkeit zwischen den von den
offiziellen BMW-Vertragspartner verwendeten Schildern mit dem der Beklagten
ist zu befürchten, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich trotz ihrer
leicht erhöhten Aufmerksamkeit irreführen lassen und annehmen, bei der
Beklagten handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. Dies gilt
insbesondere aufgrund der Verwendung der Wort-/Bildmarke BMW, welche
vorliegend aufgrund ihrer Grösse und der Farbe hervorsticht und dem
Durchschnittsadressaten auch in Erinnerung bleibt. So ist zu beachten, dass
bei der Verwendung von Bild- und Wort-/Bildmarken aufgrund der stärkeren
Signalwirkung solcher Zeichen eine grössere Gefahr unzulässiger
Herkunftstäuschung besteht (
Florent
Thouvenin/Lara Dorigo
, in: Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz
(MSchG), 3. Aufl., Bern 2017, N. 33 zu Art. 13 MSchG, m.w.H.).
Vorliegend ist auch der Rest des Hinweisschildes sehr ähnlich wie das eines
offiziellen BMW Vertragspartner gestaltet, was die Irreführungsgefahr
verstärkt.
5.4.7.
Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht
darauf angewiesen, dass BMW Logo auf einem weissen Schild abzudrucken (vgl.
auch
Florent Thouvenin/Lara Dorigo
,
a.a.O., N. 133 zu Art. 13 MSchG, m.w.H.). Sie kann auch
anderweitig, ohne eine irreführende Verbindung zur Klägerin zu suggerieren,
auf ihr Angebot hinweisen. Die Verwendung des BMW Logos auf einem Schild im
Serviceempfangsbereich durch die Beklagte ist deshalb als unzulässig zu
erachten.
5.4.8.
Die Beklagte verwendet das BMW Logo daneben auf
ihrem Facebook Profilbild und einem Inserat in der [...]. Konkret verwendet
die Beklagte eine Abbildung eines BMW Fahrzeuges so, dass das BMW Logo von
der Kühlerhaube im linken, oberen Rand des Bildes zu sehen ist. Daneben steht
die Firma der Beklagten sowie [...]. Weiter unten ist die Firma der C.______
abgebildet und zuunterst im Bild wird auf die Website der Beklagten
www.[...]bmw.ch verwiesen (vgl. zum Ganzen act. 2/23 und act. 25/99).
5.4.9.
Wie die Klägerin selbst anerkennt (act. 1
N. 89), ist es der Beklagten zur Bewerbung ihres Angebots grundsätzlich
nicht verboten, Fotografien von Fahrzeugen auf ihrer Website bzw. ihrem
Facebook Profil hochzuladen. Vorliegend hat die Beklagte die Abbildung des
BMWs jedoch so platziert, dass das BMW Logo direkt neben ihrer Firma zu
stehen kommt. Sichtbar ist nur ein Teil der Kühlerhaube, der Rest des
Fahrzeuges ist nicht abgebildet. Bei der Fotografie kann es somit nicht um
die Bewerbung eines konkreten Fahrzeuges gehen. Vielmehr entsteht aufgrund
der Platzierung des BMW Logos der unzutreffende Eindruck, dass BMW Logo sei
Bestandteil der Firma der Beklagten. Dies wiederum ruft bei einem
Durchschnittsadressaten den unzutreffenden Eindruck hervor, bei der Beklagten
würde es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin handeln. Auch wenn es
stimmt (vgl. act. 12 N. 57; act. 39 N. 48), dass neben dem BMW
Logo auch das C.______ Logo im Vordergrund des Bildes ist, so reicht dies nicht,
um den täuschenden Eindruck einer Verbundenheit zu BMW aufzuheben.
5.4.10.
Die Beklagte wirbt mit ihrem Facebook Profilbild
bzw. ihrem Inserat in der [...] in allgemeiner Weise mit der Marke BMW, ohne
sich auf die effektiv angebotenen BMW-Produkte und Dienstleistungen zu
beschränken. Die Beklagte ist zur Anpreisung ihres Angebots nicht auf die
Verwendung des BMW Logos im besagten Sinne angewiesen. Entgegen den
Ausführungen der Beklagten (act. 12 N. 106) wird ein Facebook
Profilbild zunächst für sich allein bzw. in Kombination mit dem
Facebook-Namen betrachtet. Die Beklagte bezeichnet sich auf Facebook als
"[...] bmw – C.______" (act. 2/23). Mithin nimmt sie auch in
ihrem Facebook-Namen auf BMW Bezug. Der irreführende Eindruck, welcher sich
gestützt auf ihr Profilbild ergibt, wird somit sogar verstärkt. Dies gilt auch,
wenn die restliche Facebook Seite der Beklagten betrachtet wird (vgl.
act. 2/23).
5.4.11.
Auch wenn gemäss der Beklagten (act. 12
N. 106) mit dem erstmaligen Inverkehrbringen des abgebildeten BMWs das
ausschliessliche Verbreitungsrecht der Klägerin erschöpft ist, berechtigt sie
das nicht, in irreführender Weise Werbung mit diesem BMW zu machen. So wird
die Vortäuschung eines nicht bestehenden Vertragsverhältnisses zum
Markeninhaber auch durch das UWG erfasst (vgl.
Florent Thouvenin/Lara Dorigo
, a.a.O., N. 115 zu
Art. 13 MSchG).
5.4.12.
Die Gestaltung des Facebook Profilbildes sowie das
Inserat in der [...] mit dem BMW Logo neben der Firma der Beklagten ist
deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.13.
Früher verwendete die Beklagte das BMW und das MINI
Logo auch auf den Overalls ihrer Angestellten. Dieses war dabei oben in der
Mitte bzw. rechts neben bzw. unter der Bezeichnung "BMW Service"
auf dem blaugrauen Overall angebracht.
5.4.14.
Die Gestaltung der Overalls mit dem BMW und dem MINI
Logo erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um
eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So wäre zu erwarten, dass die Overalls
einer von BMW unabhängigen Garage mit ihrer eigenen Firma bzw. ihrem eigenen
Logo angeschrieben bzw. neutral ausgestaltet sind und nur offizielle BMW-Vertragspartner
mit dem BMW und dem MINI Logo bezeichnete Overalls einsetzen. Das BMW und das
MINI Logo auf den Overalls der Angestellten ist zur Bewerbung des Angebots
der Beklagten nicht notwendig. Dies zeigt sich auch daran, dass die Beklagte
das BMW Logo mittlerweile von ihren Overalls entfernt hat (vgl. act. 12
N. 61). Die Logos beziehen sich zudem nicht auf das spezifische Angebot
der Beklagten, sondern dienen der allgemeinen Bewerbung der Marke. Die
Verwendung des BMW und des MINI Logos auf den Overalls der Angestellten der
Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.15.
Früher verwendete die Beklagte das BMW Logo auch in
ihrer Browser-Adressleiste.
5.4.16.
Die Verwendung des BMW Logos in der
Browser-Adressleiste erweckt den unzulässigen Eindruck, bei der Beklagten
handle es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So wäre zu erwarten,
dass eine unabhängige Garage ihr eigenes Logo in der Browser-Adressleiste
präsentiert, wie dies die Beklagte mittlerweile auch tut, und nur offizielle
BMW-Vertragspartner auch ein BMW Logo in ihrer Browser-Adressleiste
verwenden. Das Logo in der Browser-Adressleiste bezieht sich nicht auf das
spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der allgemeinen Bewerbung
der Marke. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftrittes selber,
dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos
in ihrer Browser-Adressleiste angewiesen ist. Die Verwendung des BMW Logos in
der Browser-Adressleiste der Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten.
5.4.17.
Auf der Website der Beklagten fanden bzw. finden
sich zudem verschiedene Abbildungen des BMW Logos. Von der Klägerin
beanstandet werden folgende drei:
5.4.18.
Bei der Abbildung der Kühlerhaube auf der Startseite
der Website der Beklagten handelte es sich um die Fotografie eines BMW
Fahrzeugs. Sichtbar ist jedoch nur ein Teil der Kühlerhaube des Fahrzeugs.
Der Fokus des Bildes liegt dabei auf dem BMW Logo auf der Kühlerhaube.
Darüber steht in schwarzer Schrift "Herzlich Willkommen" (vgl. zum
Ganzen act. 2/36).
5.4.19.
Wie bereits beim Facebook Profilbild wird auch mit
dieser Abbildung das BMW Logo in unzulässiger Weise in den Vordergrund
gerückt. Beim Adressaten entsteht aufgrund der Grösse und der Platzierung des
BMW Logos der unzulässige Eindruck, er würde sich auf der Website eines
offiziellen BMW-Vertragspartner befinden. Dieser Eindruck wird dadurch
verstärkt, dass das Logo direkt nach der Begrüssungszeile "Herzlich
Willkommen" folgt und somit beim Adressaten den Eindruck vermittelt bei
bzw. von BMW begrüsst zu werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter
E. III.5.9.).
5.4.20.
Das Logo auf der Startseite der Website bezieht sich
nicht auf das spezifische Angebot der Beklagten, sondern dient der
allgemeinen Bewerbung der Marke. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres
Auftrittes selber, dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die
Verwendung des BMW Logos in dieser Form angewiesen ist. Mittlerweile ist auf
der Startseite der Beklagten nämlich ein ganzes BMW Fahrzeug abgebildet, auf
welchem das BMW Logo nicht unzulässig und irreführend in den Vordergrund
gerückt wird (vgl. act. 21/78). Die Verwendung des BMW Logos wie in der
Abbildung [...] auf der Website der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu
erachten.
5.4.21.
Die Beklagte verwendete das BMW Logo darüber hinaus
auf ihrer Websiteseite "Werkstatt". Das BMW Logo befindet sich
dabei rechts und links von der Überschrift "Spezial-Werkzeug" (vgl.
zum Ganzen act. 2/37).
5.4.22.
Die Verwendung von gleich zwei BMW Logos vor und
nach der Überschrift "Spezial-Werkzeug" erweckt den unzulässigen
Eindruck, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle
BMW-Vertragspartnerin. So versteht ein Durchschnittsadressat die BMW Logos
nicht als Hinweis darauf, dass die Beklagte als unabhängige Garage originales
BMW-Spezialwerkzeug verwendet. Vielmehr entsteht der Eindruck, bei der
Beklagten an sich handle es sich um eine offizielle BMW-Händlerin, welche
über offizielles, in einer besonderen Vertragsbeziehung zur Klägerin
stehenden Werkstätten vorbehaltenes BMW-Spezial-Werkzeug verfügt. Auch nimmt
die Beklagte mit den Logos nicht hinreichend auf eine von ihr angebotene
Dienstleistung Bezug. Hierfür würde die Verwendung der Bezeichnung
"BMW-Spezial-Werkzeug" ohne Verwendung von gleich zwei BMW Logos
ausreichen. Die Beklagte zeigt durch die Änderung ihres Auftrittes selber,
dass sie zur Bewerbung ihres Angebots nicht auf die Verwendung des BMW Logos
zur Anpreisung ihres Werkzeuges angewiesen ist. Die Verwendung der BMW Logos
gemäss Abbildung [...] auf der Website der Beklagten ist deshalb als
unzulässig zu erachten.
5.4.23.
Neu zeigt die Beklagte auf ihrer Website eine
Abbildung von ihrer Werkstatt. Auf den darauf ersichtlichen Liften und
Fässern sind mehrere BMW Logos zu sehen (vgl. act. 21/74). Bei den BMW
Logos handelt es sich offenbar um Aufkleber, welche die Beklagte erworben und
auf den Liften und Fässern angebracht hat (vgl. act. 39 N. 80).
5.4.24.
Auch mit dieser Abbildung erweckt die Beklagte beim
Durchschnittsadressaten den irreführenden Eindruck, bei der Beklagten handle
es sich um eine offizielle BMW-Vertragspartnerin. So erinnern diese
zahlreichen BMW Logos an den Auftritt einer offiziellen BMW-Vertragspartnerin.
Ein Durchschnittsadressat erwartet nicht, in einer von BMW unabhängigen
Garage so viele BMW Logos zu finden. Gerade aufgrund der mehrfachen
Verwendung des BMW Logos bleiben diese in der Erinnerung des
Durchschnittsadressaten haften. Die BMW Logos dienen zudem nicht der
Bewerbung eines spezifischen Angebotes der Beklagten, sondern dienen der
allgemeinen Bewerbung der Marke. Auch die Verwendung der BMW Logos auf der
Abbildung [...] auf der Website der Beklagten ist deshalb als unzulässig zu
erachten.
5.5.
Bezeichnung als "[...] BMW" und "
[...] AG BMW"
5.5.1.
Die Beklagte bezeichnet sich auf ihrer Website, auf
der Startseite ihres Facebook Profils, auf ihren Preislisten, auf
Visitenkarten, auf dem Snippet ihrer Website, auf www.autoscout24.ch und auf
der Website der C.______ als "[...] BMW", "[...] BMW"
bzw. "[...]bmw" (act. 1 N. 46 ff.; act. 2/18;
act. 2/21-2/23; act. 2/31-2/32; act. 2/36-2/37;
act. 2/40-2/41; act. 2/48-2/51; act. 2/54; act. 21/74;
von der Beklagten nicht bestritten, vgl. act. 12 N 64 ff.; act. 39
N. 112). Auf Facebook tritt die Beklagte als " [...] AG BMW"
auf (act. 1 N. 51; act. 2/52; von der Beklagten nicht
bestritten, vgl. act. 12 N. 68 f.). Die Bezeichnung
"[...] BMW" befindet sich auch auf zahlreichen Fahrzeugen der
Beklagten (act. 1 N. 47; act. 2/42; act. 2/45-2/47; von
der Beklagten nicht bestritten in act. 12 N. 65). Anlässlich der
[...] hat sich die Beklagte in den vergangenen Jahren als "[...]
BMW" bezeichnet (act. 1 N. 52; act. 2/23;
act. 2/42-2/44; act. 2/46-2/47; von der Beklagten nicht bestritten,
vgl. act. 12 N. 70).
5.5.2.
Die Klägerin argumentiert, dass die Bezeichnungen
"[...] BMW", "[...] BMW", "[...] bmw" bzw.
" [...] AG BMW" irreführend seien (act. 1 N. 91). Aus der
Rechtsprechung gehe hervor, dass eine fremde Marke nicht zur unmittelbaren
Kennzeichnung eines Unternehmensbestandteils eines Dritten verwendet werden
dürfe (act. 1 N. 91). Offizielle BMW Händler würden ähnlich
aufgebaute Bezeichnungen, zum Beispiel "BMW D.______ [...]",
verwenden (act. 1 N. 54). Es werde bestritten, dass die Beklagten
ihr Name [...] grafisch hervorhebe (act. 19 N. 41). Das betroffene
Publikum nehme nicht davon Kenntnis, dass offizielle BMW Händler ihre Firma
der Bezeichnung voranstellen, während die Beklagte die Bezeichnung BMW ihrer
Firma nachstelle (act. 19 N 44). Für das Publikum deute die
Verbindung von Marke und Firmennamen – unabhängig der Reihenfolge – auf einen
offiziellen Händler hin (act. 70 S. 24).
5.5.3.
Gemäss der Beklagten sei dem Akronym BMW der Name
[...] in fetter und kursiver Schrift vorangestellt (act. 12 N. 64).
Die Bezeichnung BMW sei in der eigenen [...]-typischen Schrift unauffällig,
mit dünnen Buchstabenlinien gehalten (act. 12 N. 64). Zudem sei der
Buchstabe "W" besonders gestaltet, was zu einer völlig anderen
Wahrnehmung führe (act. 12 N. 64). Es werde eine klare und genügende
Distanz zum Auftritt der Klägerin geschaffen (act. 12 N. 67).
Offizielle BMW Händler würden ihrer Firma die Bezeichnung BMW voranstellen
(act. 12 N. 72). Dies sei ein erheblicher Unterschied gegenüber der
Bezeichnung [...] bmw, bei welcher BMW nachgestellt sei (act. 12
N. 72). Die Beklagte biete ihre Leistungen mit BMW-Originalmarkenware
der Klägerin an (act. 12 N. 68 f.). Es sei jedermann erlaubt, als
beschreibenden Zusatz zur eigenen Firma die Marke eines Automobilherstellers
zu führen (act. 12 N. 108). Die Veredelung von Markenware sei frei
(act. 12 N. 73). Der vorangestellte Name "[...]" weise
auf den Veredler des Fahrzeugs hin (act. 12 N. 73).
5.5.4.
Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers
erfassen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch einer Marke. Dieser umfasst
namentlich die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne,
Geschäftsbezeichnung oder Domainname (
Florent
Thouvenin/Lara Dorigo
, a.a.O., N. 13 zu Art. 13 MSchG). Die
Verwendung einer fremden Marke zur unmittelbaren Kennzeichnung eines
Unternehmensbestandteils des Drittens ist nicht zulässig (
Barbara Abegg
, Der Gebrauch fremder
Marken im Geschäftsverkehr, Bern 2013, S. 257).
5.5.5.
Vorliegend verbindet die Beklagte ihren Nachnamen
"[...]" mit der Marke BMW. Diese Kombination "[...] BMW"
verwendet sie auf der Startseite ihrer Website in grosser Schrift zur
Begrüssung der Website-Besucher, als Kopfzeile auf den anderen Webseiten, als
ihren Facebook Namen, als Banner an der [...], auf den Websites von
Autoscout24 und C.______ sowie auf ihren Preislisten (act. 2/18;
act. 2/21; act. 2/23; act. 2/31-2/32; act. 2/36-2/37;
act. 2/40-2/51; act. 2/53). Die Bezeichnung "[...] BMW"
wird von der Beklagten in diesen Fällen anstatt ihrer Firma als
Geschäftsbezeichnung verwendet. Damit individualisiert die Beklagten ihr
Geschäft und grenzt sich gegenüber anderen Garagenbetrieben ab. Entgegen den
Ausführungen der Beklagten (act. 12 N. 108) nutzt sie die
Bezeichnung BMW somit nicht in beschreibender Weise zur Information über ihr
Angebot. Vielmehr liegt ein kennzeichenmässiger Mitgebrauch der klägerischen
Marke vor. Damit erweckt sie beim massgeblichen Publikum den unzutreffenden
Eindruck einer besonderen Beziehung zur Markeninhaberin (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.2).
5.5.6.
Daneben verwendet die Beklagte die Bezeichnung
"[...] BMW" auf zahlreichen Fahrzeugen (act. 2/39-2/47). Auch
hiermit erweckt die Beklagte den Eindruck einer besonderen Beziehung zur
Markeninhaberin, indem erwartet wird, dass es sich um einen speziell von der
Beklagten in Zusammenarbeit mit BMW entwickeltes BMW-Fahrzeug handelt.
Aufgrund der Nennung von [...] und BMW in einem Wort bzw. unmittelbar
nacheinander wird somit eine vertragliche Verbundenheit zwischen B.______ und
BMW vermutet. Dies gilt zumal die Beklagte die Bezeichnung "[...]
BMW" auch auf nicht von ihr getunten Fahrzeugen angebracht hat (vgl.
act. 12 N. 65).
5.5.7.
Die Bezeichnung als "[...] BMW" ist zur
Bewerbung des Angebots der Beklagten nicht unabdingbar. So könnte die
Beklagte sich beispielsweise als " B.______ AG – Ihr BMW
Spezialist" bezeichnen (vgl. act. 19 N. 74). In diesem Fall werden
die Marke BMW und die Firma der Beklagten klar getrennt. Entsprechend wird
nicht ein falscher Zusammenhang zwischen der Beklagten und der Klägerin
vermutet.
5.5.8.
Die Irreführungsgefahr durch die Bezeichnung
"[...] BMW" kann die Beklagte auch nicht durch die optische
Gestaltung mit kursiver Schrift und einer besonderen Gestaltung des
"W"s von BMW beseitigen. So nimmt der Adressat diese Gestaltungselemente
höchstens sekundär wahr. In Erinnerung bleibt deshalb trotz dieser grafischen
Gestaltung die Verbindung der Wörter [...] und BMW. Offizielle BMW-Händler
verwenden ähnlich aufgebaute Bezeichnungen, wie beispielsweise "BMW
D.______ " (act. 1 N. 54). Für das Publikum deutet die
Verbindung von Marke und Firmennamen – unabhängig der Reihenfolge – auf einen
offiziellen Händler hin. So fällt, wie die Klägerin zu Recht ausführt
(act. 19 N. 44) dem Durchschnittspublikum die Reihenfolge von
Händlername und Marke nicht auf. Die Bezeichnungen als "[...] BMW",
"[...] BMW", "[...] bmw" und " [...] AG BMW"
sind deshalb als unzulässig zu erachten.
5.6.
Bezeichnung als "[...] BMW M235i"
5.6.1.
In einem Artikel von [...] wird ein von der
Beklagten getunter BMW als "[...] BMW M235i" angepriesen
(act. 1 N. 56; act. 2/54; von der Beklagten nicht bestritten,
vgl. act. 12 N. 73).
5.6.2.
Die Klägerin geht davon aus, dass diese Bezeichnung
irreführend sei (act. 1 N. 91). Die Bezeichnung erwecke den
Eindruck einer vertraglichen Beziehung zwischen der Beklagten und BMW
(act. 1 N. 92).
5.6.3.
Die Beklagte argumentiert dagegen, dass die
Veredelung von Markenwaren frei sei. Der vorangestellte Name
"[...]" in der Bezeichnung "[...] BMW M235i" weise auf
den Veredler des Fahrzeuges hin (act. 12 N. 73).
5.6.4.
Mit der Bezeichnung "[...] BMW M235i"
weist die Beklagte auf eine konkrete, von ihr erbrachte Tuningleistung hin.
Sie bewirbt also ein konkretes Angebot von ihr. Im Artikel selbst wird
festgehalten, dass es sich beim angepriesenen Fahrzeug um einen getunten BMW
handelt. Es ist mit der Beklagten (act. 12 N. 73) davon auszugehen,
dass ein durchschnittlicher Adressat die Bezeichnung "[...] BMW
M235i" in diesem Zusammenhang tatsächlich als Hinweis auf den Veredler
des Fahrzeuges versteht und nicht fälschlicherweise eine vertragliche
Verbindung zwischen der Beklagten und BMW annimmt. Insgesamt wird somit
aufgrund der Anpreisung eines spezifischen von der Beklagten veredelten
Fahrzeuges als "[...] BMW M235i" der durchschnittliche Adressat –
im Unterschied zur allgemeinen Bezeichnung als "[...] BMW" (vgl.
oben E. III.5.5.) – nicht irregeführt. Die Bezeichnung des getunten
Fahrzeuges als "[...] BMW M235i" ist deshalb als zulässig zu
erachten.
5.7.
Bezeichnung als "BMW [...]"
5.7.1.
Auf dem Dach der Garage der Beklagten befindet sich
ein Schild mit der Beschriftung "BMW [...]" (act. 1
N. 45; act. 2/16; act. 12 N. 63).
5.7.2.
Die Klägerin argumentiert, dass dies eine
irreführende Bezeichnung sei, welche die Marke BMW verletze (act. 1
N. 92). So erwecke die Bezeichnung "BMW [...]" den Eindruck,
es bestehe weiterhin eine vertragliche Beziehung zwischen der Beklagten und
der Klägerin (act. 1 N. 92). Nur autorisierte Vertragspartner
dürften die Marke BMW mit ihrer Firma verbinden (act. 1 N. 92).
5.7.3.
Gemäss der Beklagten sei die Distanz gegenüber dem
Auftritt der Klägerin gross (act. 12 N. 63). So handle es sich um
eine eigene Gestaltung mit einem Minimum von Angaben (act. 12
N. 63). Die Beklagte mache keinen kennzeichenmässigen Gebrauch
(act. 12 N. 107 und N. 109). Die Bezeichnungen BMW und [...]
stünden nicht nacheinander, sondern untereinander (act. 12 N. 107).
Dies sei ein grosser Unterschied (act. 12 N. 107). Eine
Verwechslungs- und Täuschungsgefahr für Konsumenten sei ausgeschlossen
(act. 39 N. 57).
5.7.4.
Anders als die Bezeichnungen "[...] BMW"
(vgl. oben E. III.5.5.) wird hier die Bezeichnung BMW und [...] nicht
gemeinsam gelesen. Durch das Gestaltungselement des Kreises rund um das
"BMW" und dadurch, dass die Wörter nicht nebeneinander, sondern mit
einem gewissen Abstand untereinanderstehen, wird dieses vom Wort [...] klar
abgetrennt. Die Bezeichnung [...] ist grösser geschrieben als das Wort BMW.
BMW selber verwendet für seine Werbung keine ähnliche Darstellung; zumal die
Beklagte vorliegend die Wort-/Bildmarke von BMW nicht verwendet. Das
Dachschild der Beklagten grenzt sich somit in seiner Gestaltung und im
Eindruck, den es beim Adressaten hinterlässt, hinreichend vom Auftritt der
offiziellen BMW Garagen ab (zum Vergleich siehe act. 2/20 und act. 2/26).
5.7.5.
Bei Dachschildern handelt es sich um übliche
Werbemittel für Garagen. Das Dachschild wird von den Adressaten deshalb als
Hinweis auf den Garagenbetrieb der Beklagten, welche sich auf den Verkauf und
das Tuning von BMW Fahrzeugen sowie auf Servicedienstleistungen für solche
Fahrzeuge spezialisiert hat, verstanden. Mit dem Schild preist die Beklagte
daher ihre eigene Listung an. Sie erweckt insgesamt nicht den Eindruck, als
würde es sich bei der Beklagten um einen offiziellen BMW Vertragspartner
handeln (vgl. BGE 128 III 146 E. 2b/bb). Das Dachschild der Beklagten
"BMW [...]" ist deshalb als zulässig zu erachten.
5.8.
Verwendung des Domainnamens "[...] bmw.ch"
5.8.1.
Die Beklagte verwendet zudem den Domainnamen [...]
bmw.ch (act. 1 N. 57 f.; act. 2/55; act. 12
N. 74).
5.8.2.
Die Klägerin argumentiert, dass die Verwendung der
Marke BMW als Domainnamen in Verbindung mit dem Firmenbestandteil
"[...]" irreführend und deshalb unzulässig sei (act. 1
N. 93). In ähnlichen Fällen hätten bereits andere kantonale Gerichte
entschieden, dass die Verwendung einer Marke im Domainnamen irreführend sei
(act. 1 N. 93).
5.8.3.
Die Beklagte bringt dagegen vor, dass der Domainname
seit über 13 Jahren in Betrieb stehe (act. 12 N. 74). Ihr
Firmenname [...] sei in der Domain vorangestellt (act. 12 N. 110).
Die Domain der Klägerin für ihre Vertragshändler sei mit www.bmw-händlername.ch
anders strukturiert (act. 12 N. 110). Ein Verwechslungsrisiko beim
Publikum sei ausgeschlossen (act. 12 N. 110). Ihre Domain sei
beschreibender Natur (act. 39 N. 74). Internetnutzer wüssten, dass
bei Domainnamen jedes Detail eine Rolle spiele und dass kleinste Abweichungen
ins Gewicht fallen würden (act. 39 N. 74).
5.8.4.
Domainnamen haben grundsätzlich
Kennzeichnungsfunktion (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_375/2021 vom 3.
Januar 2022 E. 3.2;
Reto Arpagaus
,
a.a.O., N. 189 zu Art. 3 lit. d UWG, m.w.H.), weshalb Domainnamen
gegenüber geschützten Zeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten
haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 128 III 353 E. 3; Urteil des
Bundesgerichts 4A_375/2021 vom 3. Januar 2022 E. 3.2; Urteil des
Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 2). Dabei ist bei der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke und einem
Domain-Namen entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 71
N. 29) nicht auf den Inhalt der Website, sondern auf den Wortlaut der
Internetadresse abzustellen (Urteil des Bundesgerichts 4C.377/2002 vom
19. Mai 2003 E. 2.2
; Reto
Arpagaus
, a.a.O., N. 126 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, m.w.H.).
5.8.5.
Vorliegend erweckt der Domainname [...] bmw.ch den
unzutreffenden Eindruck, die mit diesem Domainnamen gekennzeichnete Website
werde von einem offiziellen BMW-Vertragspartner betrieben. Wie die Klägerin
dargelegt hat (act. 1 N. 59), verwenden die offiziellen BMW-Vertragspartner
nämlich jeweils einen Dommainnamen, welcher aus ihrem Händlernamen und dem
Zusatz BMW zusammengesetzt ist. Dies tut auch die Beklagte. Dass die Beklagte
– im Unterschied zu den offiziellen BMW Vertragspartner – ihren Namen vor der
Bezeichnung BMW stellt, macht hierbei entgegen der Beklagten (act. 12
N. 110) keinen Unterschied. So zählt zwar bei der Eingabe eines
Domainnamens jeder kleinste Unterschied. Allerdings wird in der Praxis häufig
nicht eins zu eins der Domainname eingegeben, sondern die Firma gegoogelt.
Hierbei spielt die Reihenfolge der Eingabe vom Händlernamen und der
Bezeichnung BMW keine Rolle. Dies zumal, wenn nach einer BMW-Garage in einer
bestimmten Region gesucht wird und dafür BMW und die Ortschaft in die
Suchleiste eingegeben wird. Allgemein kann nicht erwartet werden, dass ein
potentieller Kunde rein aufgrund der Reihenfolge des Domainnamens danach
unterscheidet, ob es sich bei der gesuchten Garage um einen offiziellen
Vertragshändler von BMW oder eine unabhängige Garage handelt (vgl. auch
Reto Arpagaus,
a.a.O., N. 59 zu
Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Vielmehr darf ein Durchschnittsadressat
darauf vertrauen, dass nur offizielle Vertragspartner von BMW die Bezeichnung
BMW auch in ihrem Domainnamen verwenden und unabhängige Garagen einen anderen
Domainnamen wählen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Bezeichnung BMW im
Domainnamen erweckt daher unabhängig der Reihe ihrer Erwähnung den Eindruck
einer vertraglichen Verbundenheit zu BMW (vgl. hierzu auch
Barbara Abegg
, a.a.O., S. 193).
5.8.6.
Der Zusatz "BMW" im Domainnamen der
Beklagten entspricht nicht dem branchenüblichen Werbeverhalten und dient dem
Adressaten nicht als Hinweis auf konkrete Leistungen der Beklagten, sondern
dient der allgemeinen Bewerbung der Marke an sich. Der Beklagten stehen
andere Möglichkeiten offen, die Adressaten ihrer Werbung auf ihr Angebot
hinzuweisen. Beispielsweise kann sie auf ihrer Website selber den Vermerk
anbringen, dass sie Service-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für BMW
und MINI Fahrzeuge anbringt oder sich als BMW Spezialist bezeichnen (vgl.
act. 19 N. 74). Ein Hinweis auf die Marke BMW im Domainnamen selbst ist
dagegen irreführend und unzulässig.
5.9.
Verwendung eines Schildes "Willkommen bei
BMW"
5.9.1.
Im Empfang/Showroom der Beklagten befindet sich ein
Ständer mit der Aufschrift "Willkommen bei BMW" (act. 39
N. 92; act. 65 N. 25).
5.9.2.
Gemäss Ausführungen der Klägerin sei die Angabe
"Willkommen bei BMW" irreführend, da sie den Eindruck erwecke, der
Kunde würde durch eine dem BMW Netzwerk zugehörige Garage empfangen
(act. 65 N. 25). Die Bezeichnung sei nicht notwendig, um auf die
Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 70 S. 16). In der
Werkstatt der Beklagten sei man nicht bei BMW (act. 70 S. 16).
5.9.3.
Die Beklagte argumentiert, dass die Klägerin diese
Tafel zu Recht nicht moniert habe (act. 39 N. 92). Es sei eine
offensichtliche Eigenanfertigung der Beklagten ohne Verwendung der Typografie
und von Text-/Bild-Logos der Klägerin (act. 39 N. 92). Mit dieser
Tafel werde jeglicher Eindruck vernichtet, man könnte sich in den Räumen
einer Vertragshändlerin befinden (act. 39 N. 92). Es falle sofort
auf, dass der Ständer nicht dem offiziellen Erscheinungsbild der Klägerin
entspreche (act. 71 S. 13). Unter der Bezeichnung "Willkommen
bei BMW" stehe in etwas grösserer Schrift " [...]"
(act. 71 S. 13). Das willkommen heissen sei eine alltägliche
Begrüssungsfloskel (act. 71 S. 13). Es gehe keine prägende Wirkung
von ihr aus (act. 71 S. 13). Willkommen sei eine landesübliche
Begrüssung und könne von der Klägerin nicht monopolisiert werden
(act. 71 S. 13).
5.9.4.
Die Bezeichnung "Willkommen bei BMW"
suggeriert, dass der Kunde von BMW selbst begrüsst wird. Entsprechend
entsteht für den Durchschnittsadressaten der Eindruck, sich in einer
offiziellen BMW-Garage zu befinden. Dies gilt unabhängig davon, dass auf dem
Begrüssungsschild das BMW Logo nicht angebracht ist und die Tafel von der
Beklagten selbst gestaltet wurde und auch ihren Firmennamen enthält. Wie die
Klägerin zu Recht vorbringt (act. 70 S. 16), würde man von einer
von BMW unabhängigen Garage vielmehr erwarten, mit "Willkommen bei
B.______ AG" begrüsst zu werden.
5.9.5.
Die Bezeichnung als "Willkommen bei BMW"
bezieht sich zudem nicht klar auf ein bestimmtes Angebot der Beklagten,
sondern dient der allgemeinen Bewerbung der Marke. Zur Bewerbung des Angebots
der Beklagten ist sie nicht notwendig, da die Kunden der Beklagten
anderweitig auf ihr Angebot hingewiesen werden können. Die Bezeichnung
"Willkommen bei BMW" auf einem Ständer im Empfangsbereich der
Beklagte ist deshalb als unzulässig zu erachten, da sie den unzulässigen
Eindruck erweckt, bei der Beklagten handle es sich um eine offizielle
BMW-Vertragspartnerin.
5.10.
Bezeichnung als "BMW
Classic"
5.10.1.
Die Beklagte verwendet Visitenkarten, auf welchen
sich unter anderem die Bezeichnung "BMW-Classic" befindet
(act. 39 N. 112; vgl. act. 65 N. 30).
5.10.2.
Die Klägerin bringt vor, dass die Angabe
"BMW-Classic" irreführend sei, da sie den Eindruck erwecke, die Beklagte
würde zum Vertriebsnetz der BMW gehören (act. 65 N. 30;
act. 70 S. 17). Die Angabe sei nicht notwendig, um auf die
Leistungen der Beklagten hinzuweisen (act. 70 S. 17).
5.10.3.
Nach Ausführungen der Beklagten werde mit der
Bezeichnung als "BMW Classic" die Tätigkeit von Herrn [...] bei der
Beklagten bezeichnet (act. 71 S. 13). Es handle sich um eine
persönliche Befähigung von Herrn [...], worüber kurz und prägnant informiert
werde (act. 71 S. 13). Ohne das BMW Logo und mit dem typischen
[...] Enseigne entstehe keine Verwechslungsgefahr (act. 71 S. 13).
5.10.4.
Für einen Durchschnittsadressaten ist nicht klar,
was für eine Leistung die Beklagte mit der Bezeichnung "BMW
Classic" bewirbt. Dies wird erst unter Beizug der Website der Beklagten
klar (vgl. act. 2/51; vgl. auch act. 71 N. 25). Allein unter
der Bezeichnung "BMW Classic" auf der Visitenkarte ergibt sich für
den Durchschnittsadressaten jedoch noch kein Hinweis auf eine konkrete
Dienstleistung der Beklagten. Die Bezeichnung "BMW Classic" dient
vielmehr der allgemeinen Bewerbung der Marke BMW. Die Verwendung der
Bezeichnung "BMW Classic" auf den Visitenkarten der Beklagten ist
somit als unzulässig zu erachten.
6.
Zwischenfazit
6.1.
Die von der Klägerin beanstandeten Verhaltensweisen
der Beklagten sind mehrheitlich als unzulässig zu erachten. So verletzt die
Beklagte mit der Verwendung der Bezeichnungen "BMW Service",
"BMW und MINI Service", "BMW Garage", "BMW und MINI
Garage", "Ihr BMW und MINI Partner", "[...] BMW",
" [...] BMW", " B.______ AG BMW", "Willkommen bei
BMW", "BMW Classic" sowie der Verwendung des BMW und des MINI
Logos und der Verwendung des Domainnamens [...] bmw.ch das Markenrecht der
Klägerin. Da der Durchschnittsabnehmer fälschlicherweise annimmt, die
Beklagte sei offizieller Vertragspartner von der Klägerin, verstösst die
Beklagte mit ihrem Marktauftritt auch gegen Art. 3 lit. b UWG (vgl. zum
Ganzen oben E. III.5.1.-III.5.5. und E. III.5.8.-III.5.10.).
6.2.
Zulässig sind einzig das Dachschild der Beklagten
mit der Bezeichnung "BMW [...]" sowie die Bezeichnung des von der
Beklagten getunten BMW-Fahrzeuges mit "[...] BMW M235i" (vgl. oben
E. III.5.6.-III.5.7.).
6.3.
Bevor nun anhand dessen die einzelnen von der
Klägerin gestellten Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren beurteilt werden
(E. IV.), ist zu prüfen ob die Ansprüche der Klägerin aufgrund
verspäteter Geltendmachung verwirkt sind (E. III.7.).
7.
Keine Verwirkung
7.1.
Die Beklagte bringt vor, dass allfällige Ansprüche
der Klägerin verwirkt seien (act. 12 N. 115). Die Klägerin habe
seit 2004 den Marktauftritt der Beklagten gekannt und ihn seither geduldet
(act. 12 N. 38 und N. 115). Indem die Klägerin ihr Gesuch auf
Erlass eines Befehls beim Handelsgericht Zürich am 13. Oktober 2008 ohne
Vorbehalt zurückgezogen und nichts mehr unternommen habe, habe die Beklagte
ihren Geschäftsauftritt als unstrittig ansehen dürfen (act. 12
N. 38). Was der Anwalt der Klägerin ausgerichtet habe, sei eine reine
Schutzbehauptung (act. 12 N. 114). Die Beklagte habe der Klägerin
keine Zusicherung abgegeben (act. 39 N. 76). Zusammen mit ihrer
schweizerischen Tochtergesellschaft BMW (Schweiz) AG und der lokalen
Vertriebspartnerin Garage D.______ AG hätte die Klägerin seit 2004 über den
Marktauftritt der Beklagten Kenntnis haben müssen (act. 12 N. 114).
Fahrlässige Unkenntnis des Markengebrauchs sei der Klägerin anzurechnen
(act. 12 N. 114). Die Beklagte sei nach 13 Jahren
Geschäftstätigkeit ein Begriff für BMW- und MINI-Fahrzeuge (act. 12
N. 115). Die Beklagte habe sich durch ihren Einsatz und ihren Fleiss
eine erstklassige Reputation erarbeitet und sich einen weiten Kundenkreis
aufgebaut (act. 12 N. 115). Könnte sie nicht mehr wie bis anhin für
ihre Angebote werben, würde sie wohl eine empfindliche Geschäftseinbusse
erleiden (act. 12 N. 115). Die Beklagte habe sich zur Bewerbung
ihres Angebots an der einschlägigen Rechtsprechung orientiert (act. 12
N. 115). Es sei üblich, dass unabhängige Garagen diejenigen Automarken
gebrauchen, worauf sich ihr Angebot richte (act. 12 N. 115). Die
Klägerin habe die Beklagte in ihrem guten Glauben mit dem vorbehaltlosen
Rückzug ihres Gesuchs bestätigt und durch ihre nachherige jahrelange
Passivität bestärkt (act. 12 N. 115). Die Klägerin sei über acht
Jahre lang passiv geblieben (act. 12 N. 115). Das Verhalten der
Beklagten sei nicht täuschend, weshalb keine Allgemeininteressen tangiert
seien (act. 12 N. 116).
7.2.
Die Klägerin bestreitet dagegen, dass eine
verzögerte Rechtsausübung vorliege (act. 1 N. 98). Die
Voraussetzungen der Verwirkung seien nicht erfüllt (act. 19 N. 62).
Die Klägerin sei aufgrund der Aussage ihres damaligen Anwalts davon
ausgegangen, dass sämtliche Verletzungen freiwillig beendet worden seien
(act. 1 N. 98). Die Klägerin habe somit keine Kenntnis der
Rechtsverletzungen gehabt (act. 1 N. 98). Die Beklagte habe auch
nicht in gutem Glauben einen wertvollen Besitzstand geschaffen (act. 1
N. 99; act. 19 N. 62). Die Beklagte habe von den Rechten der
Klägerin und von ihrem Willen, diese Rechte durchzusetzen, gewusst
(act. 19 N. 62). Die Untätigkeit der Klägerin beruhe darauf, dass die
Beklagte ihre Versicherung nicht eingehalten habe (act. 19 N. 62).
Hinzu komme, dass Ansprüche nie verwirken würden, wenn nebst
Individualinteressen auch allgemeine Interessen tangiert seien (act. 1
N. 100). Dies sei vorliegend der Fall, da der täuschende Einsatz der BMW
Marken durch die Beklagte zu Lasten anderer Marktteilnehmer gehen würde
(act. 1 N. 101).
7.3.
Die Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen
Rechtsausübung aufgrund widersprüchlichen und damit rechtsmissbräuchlichen
Verhaltens (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Kennzeichenrechtliche Abwehransprüche können
untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen
verspäteter Rechtsausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss
Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein
Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte
von der Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder
ähnlichen Kennzeichens Kenntnis hatte oder er davon bei gehöriger Sorgfalt
hätte Kenntnis haben müssen, er diesen Gebrauch während längerer Zeit
widerspruchslos geduldet hat und der Verletzer in gutem Glauben einen eigenen
wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den
Mitgebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben
erwarten, der Berechtigte dulde die Schutzrechtsverletzung auch weiterhin und
werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (vgl.
zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_570/2022 vom 16. Mai 2023 E. 3.1.1,
m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020
E. 9.1, m.w.H.).
7.4.
Der Erwerb eines eigenen wertvollen Besitzstandes
setzt voraus, dass der Verletzer ein fremdes Kennzeichen tatsächlich und
intensiv benutzt (
Roger Staub
,
a.a.O., N. 74 zu Vorbemerkungen Art. 51-60 MSchG). Als Folge des
ungestörten längeren Gebrauchs muss sich das verwendete fremde Kennzeichen
beim Publikum als Zeichen für das eigene Unternehmen durchgesetzt und diesem
dadurch eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb verschafft haben (BGE 117 II
575 E. 6a, m.w.H;
Roger Staub
,
a.a.O., N. 74 zu Vorbemerkungen Art. 51-60 MSchG; vgl. auch BGE 109
II 338 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom 30. Juni
2005 E. 3.2). Ein wertvoller Besitzstand liegt dabei vor, sobald das
tolerierte Zeichen nicht ohne ernstliche Nachteile durch ein anderes ersetzt
werden kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005
E. 3.4, m.w.H.;
Roger Staub
,
a.a.O., N. 74 zu Vorbemerkungen Art. 51-60 MSchG). Im Übrigen
bestehen zwischen den Tatbestandselementen Wechselwirkungen und es sind umso
geringere Anforderungen an den Besitzstand zu stellen, je schutzwürdiger das
Vertrauen des Verletzers ist (Urteil des Bundesgerichts 4C.76/2005 vom
30. Juni 2005 E. 3.4, m.w.H.;
Markus
R. Frick
, a.a.O., N. 73 Vor Art. 51a-60 MSchG, m.w.H.). Der
wertvolle Besitzstand ist von dem zu beweisen, der daraus die Verwirkung
eines besseren Rechts ableitet (Art. 8 ZGB; BGE 109 II 338 E. 2a).
7.5.
Es ist in Rechtsprechung und Lehre anerkannt, dass
auch Abwehransprüche aus Lauterkeitsrecht untergehen können, wenn sie zu spät
geltend gemacht werden. Dabei ist indes Zurückhaltung am Platz, denn das
Lauterkeitsrecht – und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Besonderen – schützt
nicht nur Individual-, sondern auch Allgemeininteressen; es gewährleistet den
lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten und
namentlich den Schutz des Publikums vor irreführendem Zeichengebrauch, wie er
vorliegend zur Diskussion steht. Eine – allein auf das Verhalten eines
Mitbewerbers gestützte – Verwirkung ist daher mit besonderer Vorsicht zu
prüfen. Sie ist darüber hinaus auch deshalb nicht leichthin anzunehmen, weil
gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn
sein Missbrauch offenbar ist (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts
4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 11.1, m.w.H.).
7.6.
Die Klägerin hatte im Befehlsverfahren vor dem
Handelsgericht Zürich im Jahr 2008 beantragt, es sei der Beklagten zu
verbieten, den Domainnamen [...] bmw.ch zu registrieren, die Bildmarke IR 489
368 (rundes BMW Logo, vgl. act. 12 N. 34), die Bezeichnung
"Offizielle BMW-Vertretung" und die Bezeichnung "[...]
BMW" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden sowie einen Pylon mit der
Bezeichnung "BMW Service" vor ihrem Geschäftsgebäude aufzustellen
(act. 13/4 S. 2).
7.7.
Auch im vorliegenden Verfahren beantragt die
Klägerin unter anderem, es sei der Beklagten zu verbieten, den Domainnamen
[...] bmw.ch, das BMW Logo und die Bezeichnung "[...] BMW" im
geschäftlichen Verkehr zu verwenden sowie den Pylon mit der Bezeichnung
"BMW Service" vor ihrem Geschäftsgebäude aufzustellen. Nicht mehr
beantragt ist, dass der Beklagten die Bezeichnung als "Offizielle
BMW-Vertretung" zu verbieten sei (vgl. zum Ganzen act. 66/104).
7.8.
Die Klägerin klagt im vorliegenden Verfahren daneben
weitere Verhaltensweisen der Beklagten ein, die nicht Gegenstand des Befehlsverfahrens
von 2008 waren (Verwendung der Bezeichnungen als "BMW und MINI
Service", "BMW Garage", "BMW und MINI Garage",
"BMW [...]", "Ihr BMW und MINI Partner", "[...] BMW
M235i", "Willkommen bei BMW", "BMW-Classic" sowie
die Verwendung des MINI Logos). Von diesen Verhaltensweisen erlangte die
Klägerin unbestrittenermassen erst nach dem Befehlsverfahren Kenntnis (vgl.
act. 1 N. 98; act. 71 N. 6 S. 8). So wurde sie erst
in den Jahren 2014-2017 durch verschiedenen Beanstandungen durch Kunden der
Beklagten auf die Verletzungen aufmerksam (vgl. act. 1 N. 71-73;
act. 2/63-2/64; act. 19 N. 70-72; act. 21/75-21/77). Es
ist davon auszugehen, dass wenn sie bereits 2008 davon Kenntnis gehabt hätte,
sie diese auch bereits dann beanstandet hätte. Entsprechend ist unbestritten,
dass die diesbezüglichen Begehren der Klägerin noch nicht verwirkt sind (vgl.
act. 1 N. 98; act. 71 N. 6 S. 8).
7.9.
Strittig ist dagegen, ob die bereits im
Befehlsverfahren aus dem Jahr 2008 gerügten Bezeichnungen mittlerweile
verwirkt sind. Dies ist im Folgenden zu prüfen. Zu beachten ist dabei, dass
die Beklagte zumindest in den ersten Jahren nach Rückzug des Gesuchs um
Erlass eines Befehls damit rechnen musste, dass die Klägerin eine ordentliche
Klage gegen sie einreicht. So konnten sich die Parteien im Anschluss an das
Befehlsverfahren nicht einigen (act. 1 N. 21; act. 12
N. 36; act. 19 N. 82; act. 39 N. 97). Zumindest in
den ersten paar Jahren nach Abschreibung des Befehlsverfahrens war die
Beklagte in Bezug auf die Benutzung der beanstandeten Zeichen nicht
gutgläubig. Es sind somit relativ hohe Anforderungen an den Aufbau eines
wertvollen Besitzstandes zu stellen (vgl. oben E. III.7.4.).
7.10.
Vorliegend konnte die Beklagte nicht darlegen, worin
der Nachteil liegen würde, wenn sie ihren Domainnamen https://[...] bmw.ch
aufgeben müsste. Entsprechend hat sie diesbezüglich auch nicht nachgewiesen,
dass sie über einen wertvollen Besitzstand verfügt. So könnte sie
beispielsweise ihre Firma als Domainnamen verwenden. Es ist davon auszugehen,
dass die Website der Beklagte mit dieser Domain bei einer Internetsuche
weiterhin unter den Stichwörtern "[...]" und "BMW"
aufgefunden würde. Es ist nicht ersichtlich, weshalb ein Domainname der aus
der Firma der Beklagten besteht, dem Marktauftritt der Beklagten schaden
könnte; zumal sie sich gemäss eigener Angabe sowieso als unabhängige
Marktteilnehmerin positioniert hat (vgl. act. 12 N. 103). Der
Inhalt ihrer Website könnte die Beklagte – soweit vorliegend nicht als
unzulässig erachtet – übernehmen. Zudem könnte sie Benutzer, die den alten
Domainnamen eingeben, auch auf die neue Website verweisen bzw. weiterleiten.
7.11.
Entgegen den Ausführungen der Beklagten
(act. 12 N. 102) bestehen auch für die Werbung mit dem Pylon
"BMW Service" zulässige Alternativen. Dieser ist zur Beschreibung
des Angebots der Beklagten nicht notwendig. Die Beklagte könnte
beispielsweise ein Pylon mit der Bezeichnung "BMW Spezialist"
aufstellen. Es ist nicht dargelegt, dass diese Änderung des Pylonen von
"BMW Service" zu "BMW Spezialist" nachteilig für die
Beklagte ist bzw. sie dadurch in ihrer Wettbewerbsstellung geschwächt würde.
In beiden Fällen wird den potentiellen Kunden kurz und prägnant vermittelt,
dass die angeschriebene Garage sich auf die Reparatur von und den Service an
BMW-Fahrzeugen spezialisiert hat (vgl. act. 12 N. 16). Insofern
kann die Beklagte mit einem angepassten Pylonen ihre Kunden genauso gut über
ihr Angebot informieren, ohne einen irreführenden Eindruck einer
vertraglichen Verbundenheit zur Klägerin zu erwecken.
7.12.
Auch zur Bezeichnung "[...] BMW" gibt es,
wie oben dargelegt (E. III.5.5.7.), Alternativen. Die Beklagte kann sich
beispielsweise als "[...] – Ihr BMW Spezialist" bezeichnen, wie sie
dies mittlerweile auch auf ihrer Website tut (act. 19 N. 73 f.;
act. 21/78). Die Klägerin wendet sich nicht gegen diese Bezeichnung,
sondern erachtet sie explizit als zulässig (act. 19 N. 74). Die
Beklagte konnte nicht darlegen, dass die Änderung von der Bezeichnung
"[...] BMW" zu "[...] – Ihr BMW Spezialist" für die
Beklagte ernstliche Nachteile mit sich bringen würde.
7.13.
Bezüglich der Verwendung der BMW Logos ist
festzuhalten, dass die Beklagte ihren Marktauftritt seit dem Verfahren von
2008 teilweise geändert hat (vgl. act. 12 N. 55). Die früher
verwendeten Abbildungen der BMW Logos sind in dieser Form nicht mehr auf der
Website vorhanden (vgl. für das neue Layout der Website act. 19 N. 74
und act. 21/78). Auch hat die Beklagte das BMW Logo aus der
Browser-Adressleiste durch ein stilisiertes "[...]" ersetzt
(act. 12 N. 62). Die Beklagte verwendet das BMW Logo einzig noch
auf einem Ständer in ihrem Serviceempfang, auf ihrem Facebook Profilbild, auf
der Abbildung ihrer Werkstatt sowie in einem Inserat bei der
"[...]" in unzulässiger Weise (vgl. oben E. III.5.4.).
7.14.
Insofern die Beklagte die BMW Logos entfernt hat,
liegt diesbezüglich kein fremder Markengebrauch mehr vor. Entsprechend liegt
auch kein wertvoller Besitzstand vor (vgl. oben E. III.7.4.). Darüber
hinaus hat die Beklagte nicht hinreichend nachgewiesen, dass die Entfernung
des BMW Logos vom Ständer in ihrem Serviceempfang, von ihrem Facebook
Profilbild, von den Liften und Fässern in ihrer Werkstatt und vom Inserat bei
der "[...]" ernstliche Nachteile für sie mit sich bringen würde. So
sind sich Facebook Nutzer die Änderung von Profilbilder gewohnt und kann auch
in einem neuen Profilbild mit der Bezeichnung [...] AG und einem BMW Auto
geworben werden. Auch Leser von Zeitschriften erwarten nicht, dass ein
Unternehmen jedes Mal mit dem gleichen Inserat wirbt. Untersagt wird mit
vorliegendem Entscheid zudem nur, dass das BMW Logo neben der Firma der
Beklagten platziert wird, so dass bei einem unabhängigen Bildbetrachter der
Eindruck entsteht, dass BMW Logo sei Bestandteil des Firmennamens (vgl.
hierzu oben E. III.5.4.9.). Die Beklagte hat von sich aus ihre Website
aufgefrischt (act. 12 N. 44) und behauptet nicht, dass dies
nachteilige Folgen für sie gehabt hätte (vgl. act. 12 N. 44). Es
ist nicht ersichtlich, wieso dies nicht auch für ihr Facebook Profilbild bzw.
ihre Inserate gelten sollte. Die Beklagte geht ohnehin davon aus, dass auf
ihrer Facebook Seite bereits jetzt immer ihre Firma prominent präsent ist,
wodurch dem Betrachter klar sei, dass es sich um eigene Angebote der
Beklagten handle (act. 12 N. 18). Website- und Facebook Auftritt
haben gemäss der Beklagten einen unverwechselbaren originalen [...] Auftritt
(act. 12 N. 18).
7.15.
Das Angebot der Beklagten wird durch das vorliegende
Urteil nicht eingeschränkt. Vielmehr wird der Beklagten nur verboten, in
ihrer Werbung in irreführender Weise auf die Marken der Klägerin Bezug zu
nehmen. Es ist nicht belegt, dass der Beklagten daraus ein Umsatzrückgang
entstehen würde (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_630/2018 vom 17. Juni
2019 E. 3.4). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die
Beklagte nach eigener Aussage in den vergangenen Jahren nach über 13-jährigem
Bestehen ohnehin als unabhängige Marktteilnehmerin positioniert hat und
weiterherum bekannt ist, dass es sich bei ihr um eine ungebundene, freie
Garage handelt (vgl. act. 12 N. 15; act. 39 N. 24;
act. 72 S. 4).
7.16.
Vorliegend sind entgegen den Ausführungen der
Beklagten (act. 12 N. 116) auch Allgemeininteressen tangiert. So
verstösst die Beklagte mit ihrem Marktauftritt – wie oben festgehalten
(E. III.5.1.-III.5.5. und E. III.5.8.-III.5.10.) – nicht nur gegen
das Markenrecht, sondern auch gegen das UWG. Sie verletzt somit einerseits
die Interessen der potentiellen Kunden als auch die Interessen ihrer
Konkurrenten an einem unverfälschten Wettbewerb (vgl. Art. 2 UWG;
Mathis Berger
, a.a.O., N. 3 zu
Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG).
7.17.
Entgegen den Ausführungen der Beklagten (act. 1
N. 115) sind die Ansprüche der Klägerin somit vorliegend nicht verwirkt,
da die Beklagte keinen wertvollen Besitzstand nachgewiesen hat. Ob die
übrigen Voraussetzungen der Verwirkung erfüllt sind, kann entsprechend
offengelassen werden.
IV.
Unterlassungs-
und Beseitigungsanspruch der Klägerin
1.
Die Klägerin beantragt
vorliegend, die unzulässigen Markenverwendungen der Beklagten unter Androhung
der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu
verbieten. Daneben ersucht sie darum, der Beklagten eine Umsetzungsfrist von
10 Tagen anzusetzen, um die bestehenden Markenverletzungen zu beseitigen.
Zudem sei die Stiftung SWITCH [...], zu verpflichten, den Domainnamen [...]
bmw.ch zu widerrufen bzw. zu löschen. Eventualiter sei die Beklagte unter
Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall
zu verpflichten, sämtliche Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um
den Domainnamen [...] bmw.ch zu widerrufen bzw. zu löschen (vgl. zum Ganzen
act. 66/104).
2.
Die Beklagte argumentiert
dagegen, dass die Klage der Klägerin vollumfänglich abzuweisen sei
(act. 12 S. 2). Zur Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit
Busse im Widerhandlungsfall äussert sie sich nicht spezifisch (vgl.
act. 12 und act. 39). Sie führt einzig an, dass die Klägerin
teilweise Unmögliches verlange. So habe die Beklagte im Verpflichtungsfall
durch das Gericht keinen Einfluss, ob bzw. wann Google die Bezeichnung "[...]
BMW" vom Google Snippet entferne oder nicht (act. 71 N. 1).
Auch die Stiftung Switch [...] könne nicht gerichtlich verpflichtet werden,
da sie vorliegend keine Partei sei (act. 71 N. 1).
3.
3.1.
Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder
gefährdet wird, kann vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu
verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit.
b; Art. 55 Abs. 1 MSchG). Daneben kann, wer durch unlauteren
Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in
seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen
bedroht oder verletzt wird, dem Richter auch gestützt auf Art. 9 Abs. 1 UWG
beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine
bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b).
3.2.
Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das
urteilende Gericht zudem Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236
Abs. 3 ZPO). Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun,
Unterlassen oder Dulden, kann das Vollstreckungsgericht insbesondere eine
Strafdrohung nach Art. 292 StGB anordnen (Art. 343 Abs. 1
lit. a ZPO). Lautet der Entscheid auf Abgabe einer Willenserklärung, so
wird die Erklärung durch den vollstreckbaren Entscheid ersetzt (Art. 344 Abs.
1 ZPO). Betrifft die Erklärung ein öffentliches Register, erteilt das
urteilende Gericht der registerführenden Person die nötigen Anweisungen (Art.
344 Abs. 2 ZPO).
3.3.
Über das Vollstreckungsmittel entscheidet das
Gericht nach seinem eigenen Ermessen unter Berücksichtigung des Grundsatzes
der Verhältnismässigkeit und ohne Bindung an den Parteiantrag (Urteil des
Bundesgerichts 4A_270/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 5.3.3;
Daniel Steck/Norbert Brunner
, in:
Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel
2017, N. 43 zu Art. 236 ZPO; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts
4A_207/2014 E. 3.1;
Gian Reto
Zinsli
, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3.
Aufl., Basel 2017, N. 4 zu Art. 343 ZPO).
4.
4.1.
Die Beklagte verletzt mit der Verwendung der
Bezeichnungen "BMW Service", "BMW und MINI Service",
"BMW Garage", "BMW und MINI Garage", "Ihr BMW und
MINI Partner", "[...] BMW", " [...] BMW", "
B.______ AG BMW", "Willkommen bei BMW", "BMW
Classic" sowie der Verwendung des BMW und des MINI Logos und der
Verwendung des Domainnamens [...] bmw.ch das Markenrecht der Klägerin. Zudem
verstösst sie gegen Art. 3 UWG.
4.2.
Die Beklagte bestritt im vorliegenden Prozess
vehement die Rechtswidrigkeit ihres Werbeauftrittes (vgl. zum Beispiel
act. 12 N. 118). Auch in den Fällen, in welchen sie ihren Auftritt
änderte, anerkannte sie die Rechtswidrigkeit ihres früheren Auftrittes nicht
(vgl. act. 39 N. 88; act. 12 N. 62; act. 2/70). Es
erscheint zur Durchsetzung der Ansprüche der Klägerin insofern als angemessen
und verhältnismässig, die Unterlassungs- und Beseitigungsanordnungen unter
die Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu stellen, wie dies die Klägerin in
ihren Rechtsbegehren beantragte (vgl. act. 66/104).
4.3.
Dabei ist zu beachten, dass es sich bei der
Beklagten um eine juristische Person handelt (vgl. act. 2/2).
Juristische Personen sind nicht deliktsfähig. Sie können einzig
strafrechtlich verfolgt werden, wenn ein Gesetz dies ausdrücklich vorsieht.
Gegen juristische Personen darf daher keine Bestrafung nach Art. 292 StGB
angedroht werden. Die Strafandrohung muss sich an die zuständigen Organe bzw.
Vertreter richten (Urteil des Bundesgerichts 6B_280/2010 vom 20. Mai 2010
E. 3.1, m.w.H.; vgl. auch BGE 78 IV 237 S. 239). Zur Klarstellung
ist deshalb im Dispositiv festzuhalten, dass sich die beantragte Androhung
der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall an die
verantwortlichen Organe der Beklagten richtet (vgl. auch Urteil des
Bundesgerichts 6S.124/2004 vom 10. November 2004 E. 1).
5.
5.1.
Entsprechend ist der Beklagten unter Androhung der
Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "BMW Service"
und/oder "BMW und MINI Service" im geschäftlichen Verkehr zu
verwenden, unter anderem auf dem Pylon vor ihrer Garage, auf ihren Websites,
auf den Overalls ihrer Angestellten und auf dem Google Snippet, das ihrer
Website entspricht (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 1 der Klägerin). Zudem ist der
Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die
Bezeichnungen "BMW Service" und "BMW Classic" insbesondere
auf ihrer Visitenkarte zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 8
quater
der Klägerin).
5.2.
Der Beklagten ist daneben unter Androhung der
Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "BMW Garage"
und/oder "BMW und MINI Garage" im geschäftlichen Verkehr zu
verwenden, unter anderem auf ihren Websites https://[...] bmw.ch und
www.[...] auto.ch, auf Verzeichnissen wie www.local.ch und www.search.ch
sowie auf der Website www.autoscout24.ch (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 2 der
Klägerin).
5.3.
Auch ist der Beklagten unter Androhung der
Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI
Partner" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren
Ziffer 3 der Klägerin) und die die nachfolgend abgebildeten BMW und MINI
Logos – schwarzweiss oder farbig – im geschäftlichen Verkehr zu verwenden,
unter anderem auf ihren Websites https://[...] bmw.ch und www.[...] auto.ch,
auf ihren Facebook Seiten, auf der Beschilderung im Serviceempfang ihrer Garage
an der [...], auf den Overalls ihrer Angestellten und auf der
Browser-Adressleiste ihrer Website, sowie auf Visitenkarten und
Informationskästen (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 4 der Klägerin). Von diesem
Verbot ausgenommen ist – vorbehältlich E. III.5.4. nachstehend – die
Verwendung von Abbildungen von BMW und MINI-Fahrzeugen, auf welchen das BMW
oder MINI Logo ersichtlich ist.
5.4.
Unter Androhung der Bestrafung ihrer
verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall ist der Beklagten insbesondere auch zu verbieten,
Aufnahmen der Kühlerhauben von BMW und/oder MINI-Fahrzeugen unter anderem auf
ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch oder auf ihren
Facebook Seiten abzubilden auf eine Weise, bei welcher die BMW Logos dabei in
den Vordergrund gestellt werden, wie namentlich bei nachfolgenden Abbildungen
(vgl. Rechtsbegehren Ziffer 5 der Klägerin):
5.5.
Daneben ist der Beklagten unter Androhung der
Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnungen "[...] BMW",
" [...] BMW" und/oder " B.______ AG BMW", inklusive
anderer Schreibarten wie zum Beispiel "[...] bmw", im
geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf der Beschilderung
ihrer Garage an der [...], auf ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...]
auto.ch, auf Fahrzeugen, auf Broschüren, auf Preislisten, auf Visitenkarten,
auf ihrem Facebook Konto, auf einem Messestand, auf Websites von Dritten (wie
www.autoscout24.ch oder die Website von C.______) und auf dem Google Snippet,
das ihrer Website entspricht (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 6 der Klägerin).
Erlaubt ist es der Beklagten dagegen, die Bezeichnung "[...] BMW
M235i" bzw. gleichbedeutende Bezeichnungen für von ihr getunte Fahrzeuge
zu verwenden (vgl. Rechtsbegehren Ziffer 7 der Klägerin).
5.6.
Ebenso ist der Beklagten unter Androhung der
Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall zu verbieten, den Domainnamen [...] bmw.ch zu verwenden
(vgl. Rechtsbegehren Ziffer 8 der Klägerin) sowie in und/oder im
Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt, insbesondere auf einem Ständer im Empfangsbereich
oder im Showroom, die Wörter "Willkommen bei BMW" zu verwenden
(Rechtsbegehren Ziffer 8
ter
der Klägerin).
5.7.
Daneben ist die Beklagte unter Androhung der
Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall zu verpflichten, die bestehenden Verletzungen (vgl.
E. IV.5.1.-IV.5.6.) von ihren Trägern zu entfernen bzw. entfernen zu
lassen, d.h. insbesondere
a)
die
Bezeichnung "BMW Service" von der Beschilderung ihrer Garage an
der [...], von ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch und
von den Overalls ihrer Angestellten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;
b)
die
Bezeichnung "BMW und MINI Service" von der Website https://[...]bmw.ch
und von dem Google-Snippet, das dieser Website entspricht, zu entfernen
bzw. entfernen zu lassen;
c)
die
Bezeichnung "BMW Garage" von ihrer Website www.[...] auto.ch und
von den Verzeichnissen www.local.ch und https://tel.search.ch zu entfernen
bzw. entfernen zu lassen;
d)
die
Bezeichnung "BMW und MINI Garage" von der Website www.autoscout24.ch
zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;
e)
die
Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" von ihren Preislisten,
Broschüren und Werbeunterlagen zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;
f)
folgende
Abbildung des BMW Logos aus ihren Facebook Seiten zu entfernen bzw.
entfernen zu lassen:
[...]
g)
die
Bezeichnung "[...] BMW" (unabhängig der Schreibart) von ihren
Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch zu entfernen bzw.
entfernen zu lassen;
h)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von den Fahrzeugen zu entfernen bzw.
entfernen zu lassen, auf die sie angebracht bzw. aufgeklebt ist;
i)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von ihren Broschüren, Werbeunterlagen,
Visitenkarten und Preislisten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;
j)
die Bezeichnungen
"[...] bmw" und " [...] AG BMW" von ihren Facebook
Seiten zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;
k)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von der Website www.autoscout24.ch und
von der Website der C.______ http://C.______.q-web.ch zu entfernen bzw.
entfernen zu lassen;
l)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von dem Google Snippet ihrer Website https://[...]bmw.ch
zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;
m)
die
Bezeichnung "Willkommen bei BMW" vom Ständer am Empfangsbereich
bzw. im Showroom zu entfernen bzw. entfernen zu lassen;
n)
die
Bezeichnungen "BMW-Service" und "BMW-Classic" von den
Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer Organe zu entfernen bzw. entfernen
zu lassen.
5.8.
Die der Beklagten anzusetzende Frist zur Beseitigung
der bestehenden Markenverletzungen ist dabei auf 60 Tage anzusetzen und nicht
auf die von der Klägerin beantragten 10 Tage. So hat die Beklagte insgesamt
14 Verletzungshandlungen zu beseitigen. Insbesondere die Änderung des
Domainnamens und die Entfernung des Pylonen "BMW Service" und der
Bezeichnung "[...] BMW" wird mehr als 10 Tage in Anspruch nehmen.
Auch im Hinblick, dass die Verletzungshandlungen der Beklagten von der
Klägerin relativ lange geduldet wurden, ist der Beklagten eine angemessene
Frist – von hier 60 Tagen – zur Beseitigung zuzugestehen. Entgegen der
Beklagten wird hierbei nicht etwas Unmögliches von ihr verlangt (vgl.
act. 71 N. 1). So stellt das Snippet eine Kurzzusammenfassung des
Website-Inhaltes dar. Wenn die Bezeichnung "BMW und MINI Service"
also von der Website gelöscht wird, wird es auch nicht mehr im Snippet der
Website angezeigt. Ansonsten könnte zusätzlich mit einem entsprechenden
Meta-Tag verhindert werden, dass die Bezeichnung im Snippet angezeigt wird.
5.9.
Halter des vorliegend strittigen Domainnamens [...]
bmw.ch ist eine in den vorliegenden Prozess nicht involvierte Drittperson
(vgl. act. 2/55). Es ist nicht dargelegt, wie das Verhältnis dieser
Person zur Beklagten ist (vgl. act. 1 N. 58; act. 12
N. 74). Insbesondere ist nicht dargetan und aus dem
Handelsregisterauszug auch nicht ersichtlich, dass es sich bei dieser Person
um ein (faktisches) Organ der Beklagten handeln würde (vgl. act. 2/2).
5.10.
Nach Art. 28 Abs. 4 der Verordnung über
Internet-Domains (SR 784.104.2) kann nur der Halter des Domain-Namens ein
Löschungsgesuch stellen. Entsprechend muss gelten, dass in einem
Zivilverfahren auch nur der Halter eines Domain-Namens zur Abgabe
entsprechender Löschungserklärungen gegenüber der Stiftung SWITCH als
Registerbetreiberin verpflichtet werden kann. Ansonsten könnte sich der von
der Löschung betroffene Halter der Domain vorgängig gar nicht zur Löschung
äussern. Der Beklagten selber fehlt in Bezug auf die beantragte Löschung des Domainnamens
die Passivlegitimation.
5.11.
Im vorliegenden Verfahren zwischen der Klägerin und
der Beklagten kann somit weder die Stiftung SWITCH direkt zur Löschung des
Domainnamens angehalten werden noch die Beklagte zur Abgabe entsprechender
Löschungserklärungen verpflichtet werden. Sowohl das Rechtsbegehren Ziffer 10
a) der Klägerin als auch ihr Eventualbegehren Ziffer 10 b) sind somit mangels
Passivlegitimation abzuweisen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_499/2015 vom
20. Januar 2016 E. 2.3, m.w.H.). Die Klägerin wird aber mit
vorliegendem Urteil insofern geschützt, als dass der Beklagten verboten wird,
den Domainnamen [...] bmw.ch zu verwenden (vgl. oben E. IV.5.6.).
V.
Kosten- und
Entschädigungsfolgen
1.
1.1.
Die Prozesskosten werden nach Art. 106 Abs. 1
ZPO der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig
obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt
(Art. 106 Abs. 2 ZPO).
1.2.
Vorliegend stellte die Klägerin insgesamt 11
Unterlassungsbegehren sowie 20 Beseitigungsbegehren, d.h. insgesamt 31
Begehren (vgl. act. 66/104). Dabei konnte insgesamt auf fünf dieser
Begehren nicht eingetreten werden und auf zwei der Begehren teilweise nicht
eingetreten werden (vgl. oben E. II.4. und II.6.). Im Übrigen wurden
drei Begehren der Klägerin abgewiesen (vgl. oben E. III.5.6.-III.5.7.
und E. IV.5.11.). 21 Begehren der Klägerin wurden gutgeheissen und zwei
Begehren der Klägerin wurden teilweise gutgeheissen (vgl. oben
E. III.5.1.-III.5.5., E. III.5.8.-III.5.10. und E. IV.).
Insgesamt wurden somit ca. sieben Zehntel der von der Klägerin gestellten
Begehren gutgeheissen.
1.3.
Es rechtfertigt sich somit vorliegend, die
Gerichtskosten der Beklagten zu sieben Zehntel und der Klägerin zu drei
Zehntel aufzuerlegen. Der Klägerin ist zudem eine reduzierte
Parteientschädigung zuzusprechen.
2.
2.1.
Die Gerichtskosten bemessen sich nach dem Streitwert
oder dem sonstigen Interesse der Parteien an der Beurteilung der
Angelegenheit sowie nach dem erforderlichen Zeit- und Verwaltungsaufwand
(Art. 1 Abs. 1 der Verordnung zu den Kosten im Zivil- und
Strafprozess des Kantons Glarus [GS III A/5]).
2.2.
Wie hoch der Streitwert des vorliegenden Verfahrens
ist, ist zwischen den Parteien umstritten (vgl. act. 1 N. 2;
act. 12 N. 8-12; act. 19 N. 11-18; act. 39
N. 12-20).
2.3.
So schätzt die Klägerin den Streitwert des
vorliegenden Verfahrens auf CHF 600'000.—, da es sich um berühmte Marken
handle (act. 1 N. 2). Dass die Automarken BMW und MINI heutzutage
berühmt im Sinne von Art. 15 MSchG seien, könne nicht ernsthaft
bezweifelt werden und müsse deshalb als notorisch gelten (Art. 151 ZPO;
vgl. act. 19 N. 13). Mehrere ausländische Gerichte hätten die
Bekanntheit der BMW und der MINI Marken festgestellt (act. 19 N. 15
sowie act. 21/84-21/98). Im "Millward Brown BrandZTM Top 100 Most
Valuable Global Brands" Bericht sei festgestellt, dass es sich bei dem
BMW Logo um die zweit wertvollste Marke der Welt im Kraftfahrzeugbereich
handle, mit einem Wert von über USD 26'000'000'000.— (act. 19
N. 16; act. 21/83). Die Streitwertschätzung der Klägerin entspreche
der Faustregel, dass bei erheblichen Markenwerten von einem Streitwert
zwischen CHF 500'000.— bis CHF 1'000'000.— auszugehen sei
(act. 19 N. 18).
2.4.
Die Beklagte bestreitet dagegen, dass es sich bei
BMW und bei MINI um berühmte Marken handle (act. 12 N. 8). Damit
eine Marke als berühmt angesehen werden könne, brauche es einen
Kennzeichnungsgrad von mindestens 50 % (act. 39 N. 15). Die
Klägerin trage hierfür die Beweislast (act. 12 N. 9; act. 39
N. 12). Die Klägerin komme der ihr obliegenden Beweislast nicht nach
(act. 39 N. 12). Insbesondere habe sie nicht bewiesen, dass ihre
Marken bereits im Jahr 2004 berühmte Marken gewesen seien (act. 39
N. 14). Der Streitwert liege ohnehin nicht im mutmasslichen Wert der
berühmten Marke an sich, sondern im Unterlassungsinteresse der Klägerin
(act. 12 N. 11). Die Beklagte sei für die Klägerin eine völlig
unbedeutende Marktteilnehmerin (act. 12 N. 11). Der von der
Klägerin geschätzte Streitwert sei somit offenkundig viel zu hoch angesetzt
(act. 12 N. 11). Es sei vielmehr davon auszugehen, dass der
Streitwert CHF 50'000.— übersteige (act. 12 N. 12).
2.5.
Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren
bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren – wie
vorliegend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, setzt das Gericht den
Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre
Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei Klagenhäufung
werden die geltend gemachten Ansprüche zusammengerechnet, sofern sie sich
nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO).
2.6.
Der Streitwert ist in Angelegenheiten, die sich mit
dem Bestand oder der Verletzung von Immaterialgüterrechten befassen, schwer
bestimmbar (BGE 133 III 490 E. 3.3). Bei Unterlassungsklagen ist der
objektive Wert der begehrten Unterlassung, d.h. das sog.
Unterlassungsinteresse, zu quantifizieren
(Michael
Frey
, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Bern 2017, N. 272,
m.w.H.). Gemäss verschiedenen Lehrmeinungen bestimmt sich dieses
hauptsächlich nach dem klägerischen Interesse an der Durchsetzung des Verbots
(Michael Frey
, a.a.O.,
N. 275, m.w.H.;
Damian Schai
,
Der Streitwert vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau, in: Leupold et al.
(Hrsg.), Der Weg zum Recht, Festschrift für Alfred Bühler, Zürich 2008,
S. 111 ff., S. 131, m.w.H.;
Johann
Zürcher
, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess,
sic! 7/8 2002, S. 493 ff., S. 496 und S. 504). Von dem geht
auch die Beklagte aus (act. 12 N. 11).
2.7.
Wie die Klägerin richtig anmerkt (act. 19
N. 18), hat sich in der Lehre dabei die Faustregel herausgebildet, dass
bei eher unbedeutenden Marken ein Streitwert CHF 50'000.— bis
CHF 100'000.—, bei Marken mit mittlerer Bedeutung ein Streitwert von
CHF 250'000.— bis CHF 500'000.— und bei Marken mit erheblichen
Markenwerten ein Streitwert von CHF 500'000.— bis CHF 1'000'000.—
und darüber angenommen wird (
Markus R.
Frick
, a.a.O., N. 84 und N. 88 Vor Art. 51a-60, m.w.H.;
teilweise von Bundesgericht bestätigt, vgl. BGE 133 III 490 E. 3.4;
Urteil des Bundesgerichts 4A_727/2016 vom 29. Mai 2017 E. 2.3.2;
vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4A_41/2014 vom 20. Mai 2014
E. 7; vgl. auch
Leonz Meyer
,
Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 6/2001,
S. 559 ff., S. 564, Korrigendum). Bei Streitigkeiten um Domain-Namen ist
gemäss Bundesgericht mangels besonderer Anhaltspunkte ein Streitwert von rund
CHF 100'000.— anzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 4C.376/2004 vom 21.
Januar 2005 E. 5).
2.8.
Entgegen der Beklagten (act. 12 N. 9;
act. 39 N. 12) kann es als gerichtsnotorisch erachtet werden, dass
es sich bei den Marken BMW und MINI in der Schweiz um Marken mit erheblichen
Markenwerten handelt, welche einer Mehrheit der Bevölkerung bekannt sind.
Hierfür bedarf es nicht bereits einer anderen gerichtlichen Entscheidung,
welche dies festhält bzw. nicht eines anderen Beweismittels (vgl.
Art. 151 ZPO). Darüber hinaus hat die Klägerin entgegen der Beklagten
(act. 12 N. 9; act. 39 N. 12) die europaweite Bekanntheit
der Marken BMW und MINI ohnehin belegt (vgl. act. 21/83-21/98;
act. 38/103). Entgegen der Beklagten (act. 39 N. 14) ist dabei
die heutige Bekanntheit der Marken und nicht ihre Bekanntheit im Jahr 2004
relevant. So stellte die Klägerin im vorliegenden Verfahren
zukunftsgerichtete Unterlassungsbegehren (vgl. act. 66/104). Ihr
Unterlassungsinteresse ist somit auf die künftige Unterlassung der Verletzung
ihrer Markenrechte gerichtet und nicht vergangenheitsbezogen.
2.9.
Vorliegend klagt die Klägerin zahlreiche Ansprüche
aufgrund mehrerer verschiedener Markenrechtsverletzungen (Verletzung der
Marke "BMW", der Wortmarke "BMW", der Wort-/ Bildmarke
"BMW", der Wortmarke "BMW Service", der Wortmarke
"MINI" sowie der Wort-/Bildmarke "MINI") ein (vgl.
act. 1 N. 12-18). Auch wenn es sich bei der Beklagten um einen eher
kleinen, vom einzigen Standort [...] aus operierenden und somit lokal-regional
tätigen Familienbetrieb handelt (vgl. act. 12 N. 14 f.), ist in
Anbetracht der zahlreichen eingeklagten Markenrechtsverletzungen und der
Bekanntheit von BMW und MINI vorliegend von einem Streitwert von
CHF 600'000.— auszugehen, wie dies die Klägerin vorbringt (act. 1
N. 2; vgl. auch bereits act. 58 und act. 2/13 S. 3). Die
gegenteiligen Ausführungen der Beklagten, in welchen sie das Image und die
Bekanntheit von BMW und MINI schlechtmacht (vgl. insbesondere act. 71
S. 3), verfangen nicht. Vielmehr werfen sie die Frage auf, weshalb die
Beklagte sich in Anbetracht dessen überhaupt seit Jahren gerade auf diese
Marken spezialisiert hat.
2.10.
In Anbetracht des vorliegend hohen Streitwerts von
CHF 600'000.— sowie dem relativ hohen Zeit- und Verwaltungsaufwand sind
die Gerichtskosten vorliegend auf CHF 30'000.— festzusetzen (vgl.
Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 lit. d der Verordnung zu
den Kosten im Zivil- und Strafprozess des Kantons Glarus). Die Klägerin hat
einen Kostenvorschuss in entsprechender Höhe geleistet (act. 5-6 und
act. 58). Damit ist die Gerichtsgebühr vom geleisteten Kostenvorschuss
zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO); die Beklagte hat ihren Kostenanteil
von CHF 21'000.— der Klägerin zu erstatten (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
2.11.
Die von der Beklagten gegenüber der Klägerin
geschuldete (reduzierte) Parteientschädigung ist im Lichte von Art. 20
Abs. 1 EG ZPO GL (GS III C/1) auf CHF 12'000.— festzusetzen.
3.
Eine Beschwerde ans
Bundesgericht ist unabhängig vom Streitwert möglich (Art. 74 Abs. 2
lit. b BGG).
____________________
Das Gericht erkennt:
1.
Der
beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,
die Bezeichnungen "BMW Service" und/oder "BMW und MINI
Service" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf dem
Pylon vor ihrer Garage, auf ihren Websites, auf den Overalls ihrer
Angestellten und auf dem Google Snippet, das ihrer Website entspricht.
2.
Der
beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,
die Bezeichnungen "BMW Garage" und/oder "BMW und MINI
Garage" im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf
ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch, in Verzeichnissen
wie www.local.ch und www.search.ch sowie auf der Website www.autoscout24.ch.
3.
Der
beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,
die Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" im geschäftlichen
Verkehr zu verwenden.
4.
Der
beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten,
die nachfolgend abgebildeten BMW und MINI Logos – schwarzweiss oder farbig
– im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf ihren Websites https://[...]bmw.ch
und www.[...] auto.ch, auf ihren Facebook Seiten, auf der Beschilderung im
Serviceempfang ihrer Garage an der [...], auf den Overalls ihrer
Angestellten und auf der Browser-Adressleiste ihrer Websites, sowie auf
Visitenkarten und Informationskästen:
[...]
Von
diesem Verbot ausgenommen ist – vorbehältlich Dispositivziffer 5
nachstehend – die Verwendung von Abbildungen von BMW und MINI-Fahrzeugen,
auf welchen das BMW oder MINI Logo ersichtlich ist.
5.
Der
beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall insbesondere
verboten, Aufnahmen der Kühlerhauben von BMW und/oder MINI-Fahrzeugen unter
anderem auf ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch oder
auf ihren Facebook Seiten abzubilden, indem die BMW Logos dabei in den
Vordergrund gestellt werden, wie namentlich bei nachfolgenden Abbildungen:
[...]
6.
Es
wird der beklagten Partei gestattet, die Bezeichnung "[...] BMW
M235i" bzw. gleichbedeutende Bezeichnungen für von ihr getunte
Fahrzeuge zu verwenden. Darüber hinaus wird der beklagten Partei unter
Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die Bezeichnungen
"[...] BMW", " [...] BMW" und/oder " B.______ AG
BMW", inklusive anderer Schreibarten wie zum Beispiel "[...]
bmw", im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, unter anderem auf der
Beschilderung ihrer Garage an der [...], auf ihren Websites https://[...]bmw.ch
und www.[...]auto.ch, auf Fahrzeugen, auf Broschüren, auf Preislisten, auf
Visitenkarten, auf ihrem Facebook Konto, auf einem Messestand, auf Websites
von Dritten (wie www.autoscout24.ch oder die Website von C.______) und auf
dem Google Snippet, das ihrer Website entspricht.
7.
Der
beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, den
Domainnamen [...] bmw.ch zu verwenden.
8.
Der
beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, in
und/ oder im Zugangsbereich zu ihrer Werkstatt, insbesondere auf einem
Ständer im Empfangsbereich oder im Showroom, die Wörter "Willkommen
bei BMW" zu verwenden.
9.
Der
beklagten Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verboten, die
Bezeichnungen "BMW-Service" und/oder "BMW-Classic" zu
verwenden, insbesondere wie auf der folgenden Visitenkarte:
[...]
10.
Die
beklagte Partei wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall
verpflichtet, dass sie die in Ziffern 1 bis 9 aufgeführten Bezeichnungen
spätestens 60 Tage nach Rechtskraft des Urteils des Obergerichts Glarus von
ihren Trägern entfernt bzw. entfernen lässt, d.h. innert dieser Frist
insbesondere
a)
die
Bezeichnung "BMW Service" von der Beschilderung ihrer Garage an
der [...], von ihren Websites https://[...]bmw.ch und www.[...] auto.ch und
von den Overalls ihrer Angestellten entfernt bzw. entfernen lässt;
b)
die
Bezeichnung "BMW und MINI Service" von der Website
https://[...]bmw.ch und von dem Google-Snippet, das dieser Website
entspricht, entfernt bzw. entfernen lässt;
c)
die
Bezeichnung "BMW Garage" von ihrer Website www.[...] auto.ch und
von den Verzeichnissen www.local.ch und https://tel.search.ch entfernt bzw.
entfernen lässt;
d)
die
Bezeichnung "BMW und MINI Garage" von der Website www.autoscout24.ch
entfernt bzw. entfernen lässt;
e)
die
Bezeichnung "Ihr BMW und MINI Partner" von ihren Preislisten,
Broschüren und Werbeunterlagen entfernt bzw. entfernen lässt;
f)
folgende
Abbildung des BMW Logos aus ihren Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen
lässt:
g)
die
Bezeichnung "[...] BMW" (unabhängig der Schreibart) von ihren
Websites https://[...]bmw.ch und www.[...]auto.ch entfernt bzw. entfernen
lässt;
h)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von den Fahrzeugen entfernt bzw.
entfernen lässt, auf die sie angebracht bzw. aufgeklebt ist;
i)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von ihren Broschüren, Werbeunterlagen,
Visitenkarten und Preislisten entfernt bzw. entfernen lässt;
j)
die
Bezeichnungen "[...] bmw" und " B.______ AG BMW" von
ihren Facebook Seiten entfernt bzw. entfernen lässt;
k)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von der Website www.autoscout24.ch und
von der Website der C.______ http://C.______.q-web.ch entfernen lässt;
l)
die
Bezeichnung "[...] BMW" von dem Google Snippet ihrer Website https://[...]bmw.ch
entfernt bzw. entfernen lässt;
m)
die
Bezeichnung "Willkommen bei BMW" vom Ständer am Empfangsbereich
bzw. im Showroom entfernt bzw. entfernen lässt;
n)
die
Bezeichnungen "BMW-Service" und "BMW-Classic" von den
Visitenkarten ihres Personals bzw. ihrer Organe entfernt bzw. entfernen
lässt.
11.
Im
Übrigen wird die Klage abgewiesen soweit darauf eingetreten werden kann.
1
2.
Die
Gerichtsgebühr
wird auf CHF 30'000.— festgesetzt.
13.
Die
Gerichtsgebühr
wird zu drei Zehnteln der klagenden
Partei und zu sieben Zehnteln der beklagten Partei auferlegt und vom
geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der klagenden Partei steht im Umfang
von CHF 21'000.— ein Rückgriffsrecht auf die beklagte Partei zu.
14.
Die
beklagte
Partei wird verpflichtet, der klagenden Partei eine reduzierte
Parteientschädigung von CHF 12'000
.—
zu
bezahlen.
15.
Schriftliche
Mitteilung
an:
[...]