bs_appellationsgericht · ZK.2018.8 · 2019-02-19 · de
Markenrechtsverletzung / Vorsorgliche Massnahme


Appellationsgericht

des Kantons Basel-Stadt

Dreiergericht

ZK.2018.8

ENTSCHEID

vom19.
Februar 2019

Mitwirkende

Dr. Olivier Steiner, Dr. Claudius
Gelzer, lic. iur. André Equey

und Gerichtsschreiber PD Dr.
Benedikt Seiler

Parteien

A____Gesuchstellerin

[]
                                                                                                           Klägerin

vertreten durch B____,
Rechtsanwalt,

sowie C____, Rechtsanwalt,

[...]

gegen

D____Gesuchsgegner

[...]Beklagter

Gegenstand

Klage / vorsorgliche Massnahmebetreffend Markenrecht

Sachverhalt

Die A____
(Klägerin) ist eine schweizerische Uhrenmanufaktur mit Sitz in Genf, die 1905
gegründet und 1920 als Aktiengesellschaft im Handelsregister des Kantons Genf
eingetragen wurde. Die Klägerin ist Inhaberin diverser Marken mit dem wesentlichen
Bestandteil "[...]. D____ (Beklagter) hat mit Wohnsitz in [...].

Mit Schreiben
vom 21. Juni 2018 informierte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) die
Klägerin über die Zurückbehaltung einer Sendung unter dem Aktenzeichen [...] ("Sendung"),
beinhaltend sechs mutmasslich gefälschte [...]-Uhren. Adressat der Sendung sei
"D____, [...]". Die Sendung sei durch den Absender "[...]"
in Hong Kong zum Versand aufgegeben worden.

Die Klägerin beauftragte
nach Erhalt von entsprechenden Photographien am 26. Juni 2018 den Verband
der Schweizerischen Uhrenindustrie ("FH") damit, zu prüfen, ob es
sich bei den von der EZV zurückgehaltenen Uhren um Fälschungen handelt. Gemäss
der Beurteilung durch die FH handelt es sich bei den zurückbehaltenen Uhren um
Fälschungen der Uhrenmodelle "[...]" (zweimal), "[...]" (einmal)
und "[...]" (dreimal).

Mit Eingabe vom
19. Juli 2018 reichte die Klägerin eine Klage gegen den Beklagten ein
betreffend Markenrechtsverletzung mit folgenden Rechtsbegehren:

1.       Die von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle
Basel-Mülhausen Flughafen unter Aktenzeichen [...] zurückbehaltene Sendung,
beinhaltend sechs Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), sei
einzuziehen und zu vernichten;

2.       Dem Beklagten sei, unter Androhung der Bestrafung im
Falle einer jeden Widerhandlung gemäss Art. 292 StGB (Busse), zu
verbieten, Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und
Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder
mehreren der Marken

-    []
(CH []),

-[](CH []),

-[](CH []),

-[](CH [])

-    []
(CH []),

-    []
(CH []),

-    []
(CH []),

-    []
(CH []) und/oder

-    []
(CH [])

gekennzeichnet
sind und die nicht von der Klägerin stammen, d.h. weder durch die Klägerin
selbst noch durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt wurden, also
Nachmachungen sind,

a) in die Schweiz einzuführen, d.h. körperlich vom Ausland
in die Schweiz zu verbringen, oder über Dritte in die Schweiz einführen zu
lassen, oder sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg
in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken;

b) in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu
diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

3.       Der Beklagte sei, unter Androhung einer
Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1000.
für jeden Tag der Nichterfüllung, zu verpflichten, der Klägerin zu den
Gegenständen der unter Aktenzeichen [...] von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle
Basel-Mülhausen Flughafen zurückbehaltenen Sendungen sowie zu sämtlichen in seinem
Besitz befindlichen Gegenständen, die mit einer oder mehreren der unter Rechtsbegehren
2 genannten Marken gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen,
d.h. weder durch die Klägerin selbst noch durch Dritte mit Zustimmung der
Klägerin hergestellt wurden, also Nachmachungen sind, folgende Angaben innert
15 Tagen schriftlich zukommen zu lassen:

-    Herkunftsland
und Zeitpunkt der Einfuhr;

-    Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten,
Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände;

-    Kaufpreis;

-      (soweit der Gegenstand nicht mehr im Besitze des
Beklagten ist) Name und Adresse der Person oder des Unternehmens, an die bzw.
das der Gegenstand zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurde sowie die
jeweils erhaltenen Gegenleistungen, insbesondere  soweit vereinbart 
Verkaufspreis oder andere entgeltliche Gegenleistungen.

4.         Unter Kosten- und
Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten des Beklagten."

Die Klage vom
19. Juli 2018 war verbunden mit einem Antrag auf Erlass von vorsorglichen
respektive superprovisorisch anzuordnenden Massnahmen.

Mit
superprovisorischer Verfügung vom 20. Juli 2018 wies der Verfahrensleiter des
Appellationsgerichts auf entsprechenden Antrag hin die EZV, Zollinspektorat
Basel-Mülhausen Flughafen an, die von ihr unter Aktenzeichen [...] zurückbehaltene
Sendung beinhaltend sechs Uhren (jeweils einschliesslich Verpackungen und
allfälliger Begleitpapiere) bis zum rechtskräftigen Abschluss der vorliegenden
Streitsache weiterhin zurückzubehalten und sie insbesondere nicht an den
Gesuchsgegner oder Dritte herauszugeben. Zudem wurde dem Beklagten eine Frist
von 21 Tagen zur Einreichung einer Stellungnahme zu den beantragten vorsorglichen
Massnahmen und eine Frist bis zum 31. August 2018 zur Einreichung einer
Klageantwort angesetzt. Nachdem der Beklagte innert der ihm gesetzten Frist
keine Stellungnahme zum Gesuch um Anordnung von vorsorglichen Massnahmen
eingereicht hatte, bestätigte der Verfahrensleiter mit Verfügung vom 15. August
2018 die superprovisorische Massnahme und verbot dem Beklagten zusätzlich unter
Androhung der Bestrafung im Falle einer Widerhandlung vorsorglich, die in
Rechtsbegehren 2 der Klage vom 19. Juli 2018 umschriebenen Handlungen
vorzunehmen. Die Verfügung vom 15. August 2018 konnte dem Beklagten am 22.
August 2018 zugestellt werden.

Nachdem der
Beklagte innert der ihm gesetzten Frist auch keine Klageantwort eingereicht
hat, wurde ihm mit Verfügung vom 6. September 2018 eine Nachfrist zur Einreichung
einer Klageantwort eingeräumt und er wurde darauf hingewiesen, dass ohne seine gegenteilige
begründete Mitteilung innerhalb der ihm gesetzten Frist angenommen werde, dass
er auf die Durchführung einer Verhandlung verzichte und dass aufgrund der Akten
entschieden werden könne. Der Beklagte wurde zudem darauf hingewiesen, dass das
Gericht bei unbenutztem Ablauf der Nachfrist ohne Klageantwort entscheiden
wird, wobei in diesem Fall die Behauptungen der Klägerin als unbestritten dem
Entscheid zu Grunde gelegt werden können. Trotz erfolgter Zustellung der
Verfügung vom 6. September 2018 reichte der Beklagte innert der ihm
gesetzten Nachfrist keine Klageantwort und auch keinen Antrag auf Durchführung
einer Verhandlung ein. Der vorliegende Entscheid ist auf dem Zirkulationsweg
ergangen.

Erwägungen

1.

1.1Gemäss
Art. 60 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) prüft das
Gericht von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzung der örtlichen
Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO) erfüllt ist (Reymond, Handlungs- und Erfolgsort,
Bundesgericht vom 12. Januar 2017, in: sic! 2017 S. 311, 312). Bei der
Beurteilung der örtlichen Zuständigkeit ist auf den von der klagenden Partei
eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen (BGE 141 III 294
E. 5.2 S. 298 f. mit Hinweisen). Sofern der Anknüpfungspunkt für die
Zuständigkeit eine Tatsache darstellt, der auch materiell-rechtlich entscheidende
Bedeutung zukommt (doppelrelevante Tatsache), ist darüber nicht im Rahmen der
Eintretensfrage, sondern im Rahmen des Sachentscheids zu befinden
(BGer 4A_28/2014 vom 10. Dezember 2014 E. 4.2.2). Soweit sich
die beklagte Partei nicht auf das Verfahren einlässt, können allerdings infolge
der Prüfung der örtlichen Zuständigkeit von Amtes wegen die von der klagenden
Partei vorgetragenen Tatsachen, aus denen sich die Zuständigkeit ergeben soll,
bei Säumnis der beklagten Partei nicht als zugestanden angesehen werden
(BGE 139 III 278 E. 4.2 S. 281 mit Verweis auf Art. 26 Abs. 1
des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [LugÜ,
SR 0.275.12]).

Die Klägerin
stützt ihre Ansprüche auf das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), namentlich auf unerlaubte Handlungen
(Markenrechtsverletzungen) des Beklagten. Es handelt sich dabei nicht um eine
Bestandesklage (vgl. dazu Art. 22 Abs. 3 LugÜ bzw. Art. 109 Abs. 1
des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [IPRG, SR 291]),
sondern um eine Verletzungsklage. Die streitgegenständlichen Uhren wurden im
Ausland produziert und verschickt. Somit liegt ein im Ausland liegender
Handlungsort (vgl.Frick, in: Basler
Kommentar, 3. Aufl., 2016, Vor Art. 51a60 MSchG N 13) und damit ein
relevanter im Ausland liegender Anknüpfungspunkt vor (vgl. Art. 109 Abs. 2
IPRG und Art. 5 Ziff. 3 LugÜ), weshalb von einem
grenzüberschreitenden Sachverhalt auszugehen ist (vgl.Jegher/Vasella, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2013,
Art. 109 IPRG N 6 f.). Sowohl die Klägerin als auch der Beklagte
haben ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz. Gemäss Art. 2 LugÜ sind
somit die schweizerischen Gerichte zur Behandlung der vorliegenden Klage
zuständig. Da die vorliegende Klage im Wohnsitzstaat des Beklagten erhoben
wurde, bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach dem IPRG (Vischer/Mosimann, Zürcher Kommentar, 3.
Aufl., 2018, Art. 109 IPR N 32;Kren
Kostkiewicz, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2. Aufl., Bern
2018, Rz 2030). Für Klagen betreffend Verletzung von
Immaterialgüterrechten sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz der
beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 109
Abs. 2 IPRG). Erfolgsort meint den Ort, an dem das Schadenereignis
eingetreten ist, d.h. den Ort, an dem das geschützte Rechtsgut verletzt wird,
oder den Ort, an dem eine solche Verletzung befürchtet wird oder nach Absicht
des Verletzers hätte eintreten sollen (Frick,
a.a.O., Vor Art. 51a60 MSchG N 14;Vischer/Mosimann,a.a.O., Art. 109 IPR N 27;Staub,
in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern
2017, Art. 55 N 32). Als Erfolgsort gilt somit insbesondere jener
Ort, an dem die die Markenrechte des Klägers verletzende Waren eingehen (Frick, a.a.O., Vor Art. 51a60
MSchG N 14;Staub, a.a.O., Art. 55
N 32).

Die EVZ hat im
vorliegenden Fall die in Frage stehenden Sendungen am Flughafen Basel-Mülhausen
aufgegriffen. Gemäss Art. 8 Abs. 1 und 2 des
Französischschweizerischen Staatsvertrags über den Bau und Betrieb des
Flughafens Basel-Mühlhausen in Blotzheim vom 4. Juli 1949
(SR 0.748.131.934.92) sind die schweizerischen Behörden innerhalb eines
genau abgegrenzten Gebiets berechtigt, Reisende und Güter aus oder nach der
Schweiz zu kontrollieren und dabei Schweizer Recht anzuwenden. Weiter haben die
schweizerischen Zollbehörden gemäss Abs. 6 dieser Bestimmung das Recht,
die im betreffenden Gebiet wegen Verletzung von Schweizer Recht beschlagnahmten
oder zurückbehaltenen Güter auf schweizerisches Gebiet zu verbringen. Die
Sicherstellung des Zolldienstes innerhalb des abgegrenzten, der Schweiz
zugewiesenen Gebiets erfolgt gestützt auf Art. 4 Abs. 2 in Verbindung
mit Art. 4 Abs. 1 lit. e des erwähnten Staatsvertrags in
Zusammenarbeit mit der schweizerischen Regierung durch den Kanton Basel-Stadt.
In Bezug auf das Markenrecht sind bei der Beurteilung des Erfolgsorts in der
Schweiz auch die von der zollrechtlichen Gesetzgebung aufgestellten Begriffe
der Zollgrenze, der Zollausschlussgebiete, der Zollfreibezirke und der
Zollanschlussgebiete zu beachten. Nach der Rechtsprechung werden
Zollfreibezirke markenrechtlich als schweizerisches Gebiet betrachtet (BGE 115
II 279 E. 4c S. 281, 110 IV 108 E. 1a S. 110; vgl. Strafgericht
Bülach vom 19. November 2003, in: sic! 2004, S. 509 ff.
E. 3c, Strafgericht Bülach vom 12. April 2001, in: sic! 2002,
S. 108 ff. E. 2.III.1.a). Der für die Beurteilung der örtlichen
Zuständigkeit relevante Tatbestand der Einführung von gefälschten Uhren fand im
vorliegenden Fall über den Flughafen Basel-Mühlhausen innerhalb der
schweizerischen Zollgrenze mit der Verbindung zu Basel-Stadt statt. In
Basel-Stadt erfolgte somit die erste Auswirkung der Verletzung des
Markenschutzes, womit von einem Erfolgsort in Basel-Stadt auszugehen ist. Damit
sind die Gerichte des Kantons Basel-Stadt örtlich zuständig zur Beurteilung der
vorliegenden Klage bzw. des vorliegenden Gesuchs um Erlass vorsorglicher
Massnahmen.

1.2Für
Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und für
wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten liegt die sachliche Zuständigkeit beim
Appellationsgericht als einziger kantonaler Instanz (Art. 5 Abs. 1
lit. a und d ZPO in Verbindung mit § 5 Ziffer 6 und § 99 des
Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Zuständigkeit des
Einzelgerichts, des Dreiergerichts oder der Kammer des Appellationsgerichts
richtet sich nach dem Streitwert (§ 91 Ziffer 7, § 92 Abs. 2 und
§ 93 Abs. 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Ziff. 2
GOG). Die Klägerin beziffert den Streitwert in ihrer Klage einstweilen auf
CHF 100000. (Klage Ziff. 9). Da sich der Beklagte zum Streitwert
nicht geäussert hat, ist auf die Angabe der Klägerin abzustellen, zumal keine
Anzeichen vorliegen, dass die Höhe des Streitwerts offensichtlich unrichtig
ist. Bis zur Streitwertgrenze von CHF 100000., welche somit nicht
überschritten wird, ist gemäss § 91 Abs. 7 in Verbindung mit
§ 71 Abs. 1 Ziff. 1 GOG das Dreiergericht des Appellationsgerichts
zuständig.

2.

Die beklagte Partei
hat in der Klageantwort anzugeben, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden
Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden (Art. 222 Abs. 1
ZPO). Wird eine Tatsachenbehauptung nicht bestritten, braucht hierüber nicht
Beweis geführt zu werden (Art. 150 Abs. 1 ZPO); vorbehalten bleibt
der Fall, dass das Gericht an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache
erhebliche Zweifel hegt (Beweisführung von Amtes wegen; Art. 153 Abs. 2
ZPO). Vorliegend hat der Beklagte trotz entsprechender Aufforderung und
Nachfristansetzung mit Hinweis auf die Säumnisfolgen keine Klageantwort
eingereicht. Somit ist er seiner Bestreitungslast nicht nachgekommen.
Entsprechend finden  unter Vorbehalt des hiervor Gesagten  weder
Beweisverfahren noch Hauptverhandlung statt (Art. 223 Abs. 2 ZPO;
vgl. OGer BE HG 17 98 vom 23. Januar 2018 E. III.9.3; KGer FR 102
2017 361 vom 18. Mai 2018 E. 2.3;Leuenberger,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. 2016, Art. 223 N 5).

Gemäss Art. 223
Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen
Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss feststehen,
dass entweder auf die Klage (mangels Prozessvoraussetzungen) nicht eingetreten
werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet
Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen
hinreichend substantiiert ist und  darüber hinaus , dass das Gericht an der
Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel
hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht rechtshemmende,
rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie
in der Klage selbst angeführt sind (Frei/Willisegger,
in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 223 ZPO N 18 ff.; HGer ZH
HG160265 vom 12. April 2017, E. 1.1). Unter den gegebenen Umständen ist,
wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, d.h., wenn sie schlüssig ist, gemäss
dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen (OGer BE HG
17 98 vom 23. Januar 2018 E. III.9.3.; HGer ZH HG170159 vom 28. November
2017 E. 1.1;Pahud, in: Brunner et
al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 223 N 3).

Die
Darstellungen der Klägerin in ihrer Klage stimmen mit den von ihr eingereichten
und zum Beweis offerierten Beweismitteln überein. Weil sich der Beklagte zu den
Vorbringen der Klägerin nicht geäussert hat, gelten deren Tatsachenbehauptungen
als unbestritten. Da an der unbestritten gebliebenen Sachdarstellung der
Klägerin weiter keine Zweifel bestehen, kann sie dem Entscheid zugrunde gelegt
werden   (OGer ZH HG140169 vom 2. März 2015 E. 2.1; HGer ZH HG140055 vom
18. Dezember 2014 E. 2.1;Leuenberger,
a.a.O., Art. 223 N 5;Pahud,
a.a.O., Art. 223 N 3; vgl. auch Art. 150 Abs. 1 und Art. 153
Abs. 2 ZPO).

3.

3.1Die
Klägerin stützt ihr Verbotsbegehren (Rechtsbegehren 2.b) auf Art. 13 Abs. 2
lit. d und Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG. Sie wirft dem Beklagten in ihrer
Klage vor, er habe insgesamt sechs gefälschte [...]-Uhren in die Schweiz
eingeführt. Nur schon aufgrund der grossen Anzahl Uhren und des Umstands, dass
es sich um Fälschungen von insgesamt drei Uhrenmodellen handle, scheide ein
Privatgebrauch aus. Vielmehr würden die zurückbehaltenen Uhren offensichtlich
dazu dienen, erneut in Verkehr gesetzt bzw. Dritten angeboten zu werden. Ferner
müsse ernsthaft damit gerechnet werden, dass der Beklagte auch weiterhin beabsichtige,
gefälschte Gegenstände unter den Marken der Klägerin in die Schweiz
einzuführen, in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu diesem
Zweck zu lagern (Klage Ziff. 34).

3.2Das
Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Er kann
Dritten den kennzeichnungsmässigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr verbieten
(Thouvenin/Dorigo, in: Noth
et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, Art. 13
N 1). Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Inhaber der
Markenrechte anderen namentlich verbieten, unter dem Zeichen Waren ein- oder
auszuführen sowie unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen
oder zu diesem Zweck zu lagern. Gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG kann
derjenige, der in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, vom Gericht
verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten, eine bestehende Verletzung zu
beseitigen sowie den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in
seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder
der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer
Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen. Gemäss Art. 57 MSchG kann das
Gericht zudem die Einziehung und Vernichtung von Gegenständen anordnen, die
widerrechtlich mit einer Marke versehen sind.

3.3Gestützt
auf den (unbestritten gebliebenen) Tatsachenvortrag der Klägerin ist festzustellen,
dass der Beklagte sechs Uhren, welche mit einer der Klägerin zugehörigen
eingetragenen Marke gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen,
d.h. weder durch die Klägerin selbst noch durch Dritte mit Zustimmung der
Klägerin hergestellt wurden, also Nachmachungen bzw. Fälschungen sind, in die
Schweiz eingeführt hat. Zudem ist davon auszugehen, dass diese Uhren vom
Beklagten mit dem Ziel in die Schweiz eingeführt wurden, sie erneut in Verkehr
zu setzen und Dritten anzubieten.

Vorliegend
wurden insgesamt sechs Fälschungen der Uhrenmodelle "[...]", "[...]"
und "[...]" mit dazugehöriger Verpackung und Begleitpapieren von Hong
Kong in die Schweiz eingeführt. Die Rechte der Klägerin an diesen Marken sind
belegt und nicht bestritten. Ebenso ist nicht bestritten, dass die eingeführten
Uhren mit dazugehöriger Verpackung und Begleitpapieren weder durch die Klägerin
selbst noch durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt wurden, also
Nachmachungen bzw. Fälschungen sind. Eine Verletzung der Markenrechte der
Klägerin liegt damit vor. Gestützt auf Art. 13 Abs. 2 lit. d und Art. 13
Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Art. 57 Abs. 2 MSchG ist somit
ein Anspruch der Klägerin auf Vernichtung der Sendung, einschliesslich der
zugehörigen Verpackungen, Begleitpapiere etc. zu bejahen und das entsprechende
Begehren gutzuheissen.

Aufgrund der
unbestrittenen Verletzung der Markenrechte der Klägerin durch die Einführung
von sechs gefälschten Uhren mit dem Zweck zur Inverkehrbringung ist eine
weitere drohende Verletzung bzw. die Wiederholungsgefahr zu bejahen, zumal der
Beklagte auch eine solche nicht bestritten hat. Namentlich hat der Beklagte
nicht bestritten, dass die Einfuhr der gefälschten Uhren mit einer
wirtschaftlichen Betätigung im Zusammenhang steht, womit der Gebrauch auf dem
Markt wahrgenommen wird (vgl. HGer ZH HG130059 vom 7. März 2014,
in: sic! 2015, S. 250 ff., 251, E. 3.3 f.;Jenni, Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des
grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen, Bern 2015, S. 9). Das Verbotsbegehren
der Klägerin gemäss Rechtsbegehren 2 entspricht zudem dem Bestimmtheitsgebot. Gestützt
auf Art. 13 Abs. 2 lit. b und c MschG in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1
lit. a MschG ist dem Beklagten somit die Einfuhr, das Anbieten und/oder Inverkehrbringung
und die Lagerung zu diesem Zweck von Gegenständen zu verbieten, welche
widerrechtlich mit den im entsprechenden Rechtsbegehren in der Klage
aufgeführten Marken gekennzeichnet sind.

4.

4.1Die
Klägerin stellt ein Auskunftsbegehren, mit dem der Beklagte verpflichtet werden
soll, Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr, Name und Adresse der Hersteller,
Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände, den Kaufpreis
und (soweit der Gegenstand nicht mehr im Besitz des Beklagten ist) Name und
Adresse der Person oder des Unternehmens, an die bzw. das der Gegenstand zu
gewerblichen Zwecken weitergegeben wurde, sowie die jeweils erhaltenen
Gegenleistungen, insbesondere  soweit vereinbart  Verkaufspreis oder andere
entgeltliche Gegenleistungen, bekannt zu geben. Die Klägerin macht geltend,
dass sie Anlass zur Befürchtung habe, dass der Beklagte in der Vergangenheit
noch weit mehr Gegenstände in die Schweiz eingeführt, in der Schweiz angeboten,
in Verkehr gebracht und zu diesem Zweck gelagert habe und dasselbe mit weiteren
Gegenständen beabsichtige, die widerrechtlich mit markenrechtlich geschützten
Zeichen der Klägerin versehen seien. Das Auskunftsbegehren sei die einzige
Möglichkeit der Klägerin, das Ausmass der Markenrechtsverletzungen in Erfahrung
zu bringen, um der Gefährdung ihrer Markenrechte zu entgegnen. Das Auskunftsbegehren
beziehe sich nicht nur auf die zurückbehaltenen Uhren, sondern auch auf
sämtlichen anderen im Sinn von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG in seinem
Besitz befindlichen markenrechtsverletzenden Gegenständen (Klage Ziff. 35
ff.).

4.2Gemäss
Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke
verletzt oder gefährdet wird, vom Gericht unter anderem verlangen, den
Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen
Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen
sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche
Abnehmer zu nennen. Die Auskunftspflicht richtet sich somit gegen sämtliche
unmittelbaren und mittelbaren Besitzer sowie Besitzdiener (Staub, a.a.O., Art. 55 N 70
mit weiteren Hinweisen). Der Besitz muss im Zeitpunkt der Geltendmachung des
Anspruchs nicht mehr bestehen. Auch früherer Besitz muss ausreichen, da sich
ansonsten der Beklagte ohne Weiteres seiner Passivlegitimation entledigen
könnte (Staub, a.a.O., Art. 55
N 70;Frick, a.a.O., Art. 55
MSchG N 58; HGer Zürich, in: sic! 2009, 411, 415; KGer Wallis, in: sic!
2016, 343, 346). Im vorliegenden Fall waren die von der EZV zurückbehaltenen
Sendungen gemäss unbestrittenen Angaben für den Beklagten bestimmt. Vom
Beklagten wird mangels Klageantwort (vgl. oben E. 2) nicht bestritten,
dass die Einfuhr der zurückbehaltenen Sendung auf Anlass des Beklagten erfolgte,
womit von einem mittelbaren Besitz im Sinn von Art. 55 Abs. 1 lit. c
MSchG ausgegangen werden kann. Aufgrund der Angaben auf den zurückbehaltenen
Sendungen können zwar der Versandort, der Zeitpunkt der Einfuhr und die
Versenderadresse eruiert werden. Damit stehen aber noch nicht alle
Herkunftsangaben, wie sie gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG verlangt
werden können, fest. So ist unklar, ob es sich bei dem angegebenen Versender
auch um den Lieferanten handelt. Bezüglich des oder der Lieferanten hat der Beklagte
der Klägerin zumindest den Namen und die vollständige Anschrift bekannt zu
geben (Staub, a.a.O., Art. 55
N 70 mit weiteren Hinweisen). Demgemäss ist das klägerische
Auskunftsbegehren im Sinn der vorstehenden Erwägungen teilweise gutzuheissen
und der Beklagte unter Anordnung der geeignet erscheinenden
Vollstreckungsmassnahmen zu verpflichten, Auskunft über die Herkunft der von
der EZV zurückbehaltenen Sendungen zu geben. Der Nachweis der (direkten)
Bezugsquelle kann dabei durch Vorlage von geeigneten Belegen wie Bestellungen
oder Rechnungen etc. erfolgen (vgl. HGer ZH vom 13.Dezember 2007, in: sic! 2009
S. 411 ff., 415). Für eine darüber hinausgehende Verpflichtung zur
Auskunftserteilung besteht keine Grundlage. Angesichts der überschaubaren Menge
der zurückbehaltenen Gegenstände, auf welche sich das Auskunftsbegehren
bezieht, ist unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgebots der Betrag,
welcher bei Nichterfüllung der Auskunftspflicht geschuldet ist, auf
CHF 100. pro Tag festzusetzen.

4.3Das
Auskunftsbegehren betreffend die Information über die Weitergabe von Waren
bezieht sich gemäss dem Wortlaut des Begehrens auf Gegenstände, die nicht mehr
im Besitz des Beklagten sind. Die Klägerin möchte mit ihrem Auskunftsbegehren
gemäss eigenen Angaben Informationen über das Ausmass der
Markenrechtsverletzungen. Sie trägt allerdings auch in Bezug auf
Auskunftsbegehren die Beweislast für den Besitz bzw. den früheren Besitz der
Gegenstände, auf welche sich das Begehren bezieht (Staub,a.a.O., Art. 55 N 82). Entgegen den
Ausführungen der Klägerin kann aber allein aufgrund der Tatsache, dass eine für
den Beklagten bestimmte Sendungen sechs gefälschten Uhren enthielt, nicht mit
genügender Bestimmtheit darauf geschlossen werden, dass der Beklagte bereits zu
einem früheren Zeitpunkt solche Uhren bestellt bzw. eingeführt und in seinem
Besitz hatte. Daher fehlt die Grundlage für die Anordnung einer auf allfällige
sich in seinem Besitz befindlichen oder früher von ihm besessenen Gegenstände
gerichtete Auskunftserteilung. Das Auskunftsbegehren ist somit, soweit es sich
auf andere nicht näher spezifizierte Gegenstände bezieht als diejenigen, welche
von der EZV zurückbehaltenen wurden, abzuweisen.

5.

Aufgrund der
Gutheissung der Klage in Bezug auf den Einziehungs- und Vernichtungsantrag und
die Verbotsanträge sowie die teilweise Gutheissung des Auskunftsbegehrens ist
von einem fast vollständigen Obsiegen der Klägerin auszugehen. Das gilt
insbesondere auch für das Massnahmeverfahren zumal der Beklagte in der ihm
gesetzten Frist keine Einwände gegen die Anordnung der von der Klägerin
beantragten vorsorglichen Massnahmen erhoben hat. Ein bloss geringfügiges
Unterliegen ist bei der Verteilung der Prozesskosten in der Regel nicht zu
berücksichtigen (AGE ZB.2016.12 vom 27. Januar 2017 E. 5; vgl.Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar,
a.a.O., Art. 106 ZPO N 3 undTappy,
in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire romand, 2. Aufl., Basel 2018,
Art. 106 N 16). Der Beklagte hat daher die Gerichtskosten zu tragen und
der Klägerin eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 106 Abs. 1
und 2 ZPO). Die Gerichtsgebühr bestimmt sich gemäss § 11 in Verbindung mit
§§ 5 bis 10 des Reglements über die Gerichtsgebühren (GGR,
SG 154.810). Auszugehen ist gemäss den obigen Ausführungen von einem
Streitwert von CHF 100000. (vgl. E. 1.2). Die Grundgebühr ist
wegen der vorsorglichen Massnahme zu erhöhen und aufgrund der ausgebliebenen
Klageantwort zu ermässigen (§ 15 Abs. 1 lit. a sowie § 16 Abs. 1
lit. d sowie Abs. 2 GGR). Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist eine
Gebühr von CHF 5000. angebracht, welche vom Beklagten zu tragen ist.

Die
Parteientschädigung ist gemäss der hierfür anwendbaren Honorarordnung für die
Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt (HO, SG 291.400) zu bestimmen,
wobei auch hier vom Streitwert von CHF 100000. auszugehen ist. Gegenüber
dem Grundhonorar gemäss § 4 HO ist aufgrund des Verzichts auf eine
Hauptverhandlung (schriftliches Säumnisverfahren gemäss § 8 HO) eine
Reduktion vorzunehmen, welche allerdings durch den Zuschlag zufolge des
Massnahmeverfahrens weitgehend aufgewogen wird. Aus den genannten Gründen ist
die Parteientschädigung auf CHF 7500. inklusive Auslagen festzusetzen. Die
Klägerin macht zusätzlich auch einen Zuschlag für die MWST geltend. Nach der
Praxis des Appellationsgerichts wird die Parteientschädigung ohne Zuschlag für
die MWST zugesprochen, wenn die obsiegende Partei - wie vorliegend die Klägerin
 selbst mehrwertsteuerpflichtig ist und den Prozess im Rahmen ihrer
unternehmerischen Tätigkeit geführt hat, sofern die betroffene Partei nicht
nachweist, dass sie durch die MWST belastet ist (AGE ZK.2016.1 vom 30.
Januar 2017 E. 3.2). Ein solcher Nachweis hat die Klägerin nicht erbracht,
weshalb Parteientschädigung ohne Zuschlag für die MWST zugesprochen wird.

Demgemäss
erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht):

://:        Die Eidgenössische Zollverwaltung,
Zollstelle Basel-Mülhausen Flughafen, wird angewiesen, die unter Aktenzeichen [...]
zurückbehaltene Sendung, beinhaltend sechs Uhren (inkl. Verpackungen und
allfällige Begleitpapiere), einzuziehen und zu vernichten.

Dem Beklagten wird unter Androhung der
Bestrafung im Falle einer jeden Widerhandlung gemäss Art. 292 StGB (Busse)
verboten, Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und
Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder
mehreren der Marken

-   [] (CH []),

-    [] (CH []),

-   [] (CH []),

-    [] (CH [])

-   [] (CH []),

-   [] (CH []),

-   [] (CH []),

-   [] (CH []) und/oder

-   [] (CH [])

a) in die Schweiz einzuführen, d.h. körperlich vom Ausland in die Schweiz
zu verbringen, oder über Dritte in die Schweiz einführen zu lassen, oder sich
selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz
zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

Der Beklagte wird, unter Androhung einer Ordnungsbusse
gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 100. für jeden Tag der Nichterfüllung,
verpflichtet, der Klägerin Auskunft zur Herkunft der Gegenstände der unter
Aktenzeichen 422.0-03-171-0188; 1712-18-0207917 von der Eidg. Zollverwaltung,
Zollstelle Basel-Mülhausen Flughafen zurückbehaltenen Sendung, insbesondere den
Namen und die vollständige Adresse des oder der Lieferanten, innert 15 Tagen ab
Rechtskraft des vorliegenden Entscheids schriftlich zukommen zu lassen.

Der Beklagte trägt die Gerichtskosten von
CHF 5000. und bezahlt der Klägerin eine Pateientschädigung von CHF 7500..

Mitteilung an:

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

Der Gerichtsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher EröffnungBeschwerde
in Zivilsachenerhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht
(1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf
Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet
das Bundesgericht.

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113
BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.