bs_appellationsgericht · ZK.2016.1 · 2017-01-30 · de
Firma GmbH


Appellationsgericht

des Kantons Basel-Stadt

Dreiergericht

ZK.2016.1

ENTSCHEID

vom30.
Januar 2017

Mitwirkende

Dr. Olivier Steiner, Dr. Claudius Gelzer, lic. iur. André Equey

und Gerichtsschreiber PD Dr.
Benedikt Seiler

Parteien

A____Klägerin

[...]vertreten durch B____,
Rechtsanwalt

[...]

gegen

C____Beklagte

[...]

Gegenstand

Klagebei der einzigen
kantonalen Instanz

betreffend Firmenrecht

Sachverhalt

Die A____ (Firmennummer
CHE-[], nachfolgend Klägerin) mit Sitz in [...] bezweckt den Handel, Vertrieb,
Beratung, Einrichtung und Schulung auf dem Gebiet der Sicherheit. Sie führt
ihre heutige Firma seit []. Die vormalige D____ (Firmennummer CHE‑[])
mit Sitz in Riehen bezweckte die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
Sicherheit. Diese Firma wurde am [] im Handelsregister eingetragen. Mit
mehreren Schreiben vom 16. Dezember 2015, 19. und 29. Januar
2016 mahnte die Klägerin die D____ insbesondere wegen Firmenrechtsverletzung ab
und verlangte von ihr, deren Firma innert angesetzter Frist unter Weglassung
des Firmenbestandteils [] im Handelsregister zu ändern und diesen
Firmenbestandteil nicht mehr zu gebrauchen. Die Klägerin reichte am 17. Februar
2016 Klage gegen die vormalige D____ ein mit folgenden Anträgen:

1.   Der Beklagten sei
zu verbieten, den Bestandteil "[]" in ihrer Firma zu führen.

2.    Die Beklagte sei
unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000. pro Tag nach Art. 343
Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000. gemäss Art. 343
Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292
StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, den Bestandteil "[]"
in ihrer Firma innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Handelsregister
des Kantons Basel-Stadt löschen zu lassen.

3.a Für den Fall, dass
die Beklagte den Willenserklärungen im Sinne der Anordnung gemäss Ziff. 2 nicht
fristgemäss nachkommt, sei das Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt
gestützt auf Art. 344 Abs. 2 ZPO anzuweisen, der Beklagten eine Frist von
zwei Monaten anzusetzen, um ihre Firma in ihren Statuen zu ändern und gestützt
darauf die Änderung der Firma gemäss Ziff. 2 im Handelsregister zu veranlassen.

3.b Für den Fall, dass es
nicht gelingt, innert dreier Monate seit der Fristansetzung gemäss Ziff. 3.a
für die Beklagte eine Firma im Handelsregister einzutragen, die den
Anforderungen von Art. 944 OR genügt, sei die Auflösung der Beklagten anzuordnen,
wobei für das Liquidationsverfahren sinngemäss die Regeln über den Konkurs
heranzuziehen seien.

3.c Für den Fall, dass
die Auflösung der Beklagten gemäss Ziff. 3.b angeordnet werden sollte, sei das
Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt anzuweisen, beim zuständigen
Vollstreckungsgericht die Anordnung des Liquidationsverfahrens nach den Regeln
über den Konkurs sowie die Mandatierung des zuständigen Konkursamtes zu
verlangen.

Unter Kosten- und
Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Beklagten.

Die D____ hat
ihre Firma per 24./27. Mai 2016 in C____ (nachfolgend Beklagte) geändert
und ihren Sitz von Riehen nach Baar verlegt, was der Klägerin mitgeteilt wurde.
Mit Eingabe vom 15. Juni 2016 hat die Klägerin ihre Stellungnahme zu
dieser Mitteilung eingereicht. Der Beklagten wurde nach unbenutztem Ablauf der Frist
für die Klageantwort eine Nachfrist angesetzt. Sie hat jedoch weder innert
Nachfrist eine Klageantwort noch eine Stellungnahme zur Eingabe vom
15. Juni 2016 eingereicht. Die Tatsachen und Parteistandpunkte ergeben
sich, soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden
Erwägungen. Der Entscheid ist aufgrund der Akten gefällt worden.

Erwägungen

1.

1.1

Für Klagen aus
unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 der Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO, SR 272) das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person
oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Die
Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens wurde mit Klage vom 17. Februar
2016 begründet (vgl. Art. 62 Abs. 1 ZPO). Zu diesem Zeitpunkt hatte
die Beklagte Sitz in Riehen, womit eine örtliche Zuständigkeit im Kanton
Basel-Stadt besteht. Die spätere Sitzverlegung der Beklagten ändert hieran
nichts mehr (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. b ZPO).

Die Klägerin
macht eine Verletzung von Bestimmungen des Firmenrechts, insbesondere von
Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 des Obligationenrechts (OR,
SR 220) geltend. Für Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma ist eine
einzige kantonale Instanz zuständig (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. c ZPO). Der
Streitwert wird von der Klägerin mit mindestens CHF 100000. beziffert
(Klage, Rz 9). Erhebt die Beklagte wie vorliegend gegen den von der Klägerin
angegebenen Streitwert keine Einwendungen und ist die Angabe nicht
offensichtlich unrichtig, so ist von einer Einigung im Sinne von Art. 91
Abs. 2 ZPO auszugehen und darauf abzustellen (vgl. CAN 2012 Nr. 51 S. 152
E. 16.1). Im Folgenden wird demnach von einem Streitwert von
CHF 100000. ausgegangen. Sachlich zuständig ist somit das Dreiergericht
des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 2 in Verbindung mit § 71
Abs. 1 Ziffer 2 lit. b ZPO).

1.2

Damit auf die
Klage eingetreten werden kann, muss die Klägerin ein aktuelles schutzwürdiges
Interesse an der Beurteilung ihrer Rechtsbegehren haben (Art. 59 Abs. 2
lit. a ZPO). Ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung
eines Unterlassungsbegehrens setzt voraus, dass die beklagte Partei entweder
die Verletzungen des fraglichen Rechts bereits begangen hat und Wiederholungen
nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass die Verletzung erstmals begangen wird (BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli
2012 E. 5.2.2; BGE 116 II 357 E. 2a S. 359 mit Hinweisen). Eine
Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann angenommen werden, wenn die beklagte
Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch
in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen
Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74; BGE
116 II 357 E. 2a S. 359). Dies gilt insbesondere dann, wenn die
beklagte Partei zwar im Hinblick auf den Prozess die Verletzungen eingestellt
hat, in ihren Rechtsvorträgen aber nach wie vor ihr Verhalten als rechtmässig
verteidigt (BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 5.2.2; BGE 128 III
96 E. 2e;David et al., SIWR
I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage
2011, N 273).

Die Klägerin
erblickt in der Verwendung der Zeichen [] durch die Beklagte eine Firmenrechtsverletzung
(Klage, Rz 11 ff.). Vorliegend hat die Beklagte im bisherigen
Verfahrensverlauf gegenüber der Klägerin nie verbindlich zugesichert, künftig
auf die Verwendung der Zeichen "[]" zu verzichten. Vielmehr hat sie
der Klägerin gegenüber erklärt, dass sie die Widerrechtlichkeit ihres
Verhaltens nach wie vor bestreite und deshalb nicht bereit sei, den Forderungen
der Klägerin nachzukommen (Schreiben der Klägerin vom 27. Januar 2016). Vor
diesem Hintergrund kann trotz der zwischenzeitlich erfolgten Umfirmierung der
Beklagten und damit trotz der faktischen Einstellung der Verletzungshandlung
von einer drohenden Wiederholungsgefahr ausgegangen werden. Ein aktuelles
schutzwürdiges Interesse an der Unterlassungsklage kann der Klägerin im
aktuellen Zeitpunkt somit nicht abgesprochen werden.

An der Beurteilung
der Klagebegehren Ziffer 23c, welche auf die Beseitigung der geltend gemachten
Firmenrechtsverletzung zielen, besteht demgegenüber aufgrund der inzwischen
erfolgten Umfirmierung kein aktuelles schützenswertes Interesse mehr, weshalb auf
diese nicht eingetreten werden kann.

2.

2.1Die
Gesuchstellerin stützt sich auf Firmenrecht und macht geltend, gemäss
Art. 956 OR in Verbindung mit Art. 951 Abs. 2 OR müsse sich eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit ihrer Firma von jeder in der Schweiz
bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, andernfalls gegen das
gemäss Art. 956 OR den Inhabern der älteren Firma zustehende
Ausschliesslichkeitsrecht verstossen werde. Beide Firmen würden neben dem
unterscheidungskräftigen Element [] keine weiteren unterscheidungskräftigen
Elemente enthalten, womit eine firmenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe (Klage
Rz 26 ff.).

2.2Voraussetzung
für die Gewährung des Firmenschutzes ist zunächst die Eintragung der Firma im
Handelsregister. Aus dem Ausschliesslichkeitsanspruch nach Art. 951 OR
ergibt sich sodann, dass sich eine jüngere Firma hinreichend deutlich von einer
älteren Firma unterscheiden muss. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob sich
die streitgegenständlichen Firmen deutlich voneinander unterscheiden oder ob
eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen besteht. Der Begriff der
Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichnungsrecht einheitlich
umschrieben (BGE 134 I 83 E. 4.2.3 S. 90; BGer 4A_207/2010 vom
9. Juni 2011 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Massgebend ist der Gesamteindruck,
den die Firmen in der Erinnerung der Personen hinterlassen, die in Kontakt mit
diesen Gesellschaften treten (BGE 100 II 224, E. 2 S. 226 mit weiteren
Hinweisen; BGer 4C.310/2006 vom 28. November 2006 E. 2).

Eine
Verwechslungsgefahr besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines
anderen gehalten werden kann oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende
Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich
verbunden (vgl. BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 359; BGE 128 III 96 E. 2a
S. 97 f.; BGE 118 II 322 E. 1 S. 324; je mit Hinweisen). Obwohl es
bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich auf den
Gesamteindruck ankommt, stellt die Praxis schwergewichtig auf die Ähnlichkeit
der charakteristischen Bestandteile ab. Massgebend sind in der Regel nur die typischerweise
starken Firmenbestandteile, denen entweder als originelle Fantasiebezeichnungen
schon von Haus auf starke unterscheidende Kraft zukommt, oder die infolge
Verkehrsgeltung solche im Laufe der Zeit erlangt haben (David, in: Jolanta Kren Kostkiewicz et al. [Hrsg.], Handkommentar,
Schweizerisches Obligationenrecht, 3. Auflage 2016, Art. 956 N 10).
Ein fantasievolles Akronym wird als besonders prägender und hervorstechender
Firmenbestandteil wahrgenommen (BGer 4A_123/2015 vom 25. August 2015;
4A_45/2012 vom 12. Juli 2012; zur Kennzeichnungswirkung von Akronymen vgl. auch
BGE 122 III 369 E. 2a S. 372;David,
Das Akronym im Firmen- und Markenrecht, SMI 1991, S. 334 f.). Diese
prägende Wirkung wird durch die Stellung des Akronyms am Anfang der Firma
zusätzlich verstärkt (BGer 4A_123/2015 vom 25. Au­gust 2015 E. 4.1). Die
Firma geniesst branchenübergreifenden Schutz gegenüber dem firmenmässigen
Gebrauch durch Dritte (vgl. etwa BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011, E. 2.2).
Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit sind strenger, wenn zwei Unternehmen
aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich
aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGer 4A_123/2015 vom
25. August 2015 E. 4.2; BGer 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012 E. 3.2.2).
Schliesslich ist zu beachten, dass Unterlassungs- und Löschungsansprüche aus
Firmenrecht aufgrund von Art. 2 ZGB durch Zeitablauf untergehen bzw. als
verwirkt gelten können (BGE 100 II 395, E. 2 S. 397 ff.).

2.3

2.3.1Weil
sich die Beklagte auch innert der angesetzten Nachfrist nicht geäussert hat,
kann das Gericht die Tatsachenbehauptungen der Klägerin als unbestritten
betrachten und seinem Entscheid zugrunde legen. Eine Beweiserhebung von Amtes
wegen erfolgt nur, wenn an der Richtigkeit einer unbestritten gebliebenen
Tatsache erhebliche Zweifel bestehen (Art. 153 Abs. 2 ZPO).

2.3.2Die
vormalige Firma der Beklagten [] wurde am 1. Dezember 2015 im
Handelsregister eingetragen (Klagebeilage 3). Die Firma der Klägerin A____
wurde am 26. Juni 1985 im Handelsregister eingetragen (Klagebeilage 2) und
ist somit älter als diejenige der Gesuchstellerin. Ihr kommt die firmenrechtliche
Priorität zu (zum PrioritätsprinzipAltenpohl,
Basler Kommentar OR II, 5. Auflage 2016, Art. 956 OR N 2). Damit kann sich
die Klägerin auf die Bestimmungen zum Schutz der Firma berufen.

Sowohl die Firma
der Klägerin als auch die vormalige Firma der Beklagten enthalten das Akronym []
(Klagebeilagen 2 und 3). Diesem kommt nach dem Ausgeführten starke Kennzeichnungswirkung
zu. Die Firmen unterscheiden sich lediglich in Elementen, die den
Tätigkeitsbereich umschreiben (sogenannte Sachbezeichnungen) oder die Abkürzung
der Gesellschaftsform bzw. die Rechtsform der Gesellschaft wiedergeben.
Derartige rein beschreibende Zusätze weisen als solche keine besondere
Kennzeichnungswirkung auf (Altenpohl,
a.a.O., Art. 951 N 9), womit sich die jüngere Firma der Beklagten von der
älteren Firma der Klägerin nicht hinreichend deutlich unterscheidet. Die
Verwechslungsgefahr ist vorliegend klarerweise zu bejahen. Aufgrund des
grundsätzlich branchenübergreifenden Schutzes braucht vorliegend nicht geprüft
zu werden, ob sich die Beklagte aufgrund der erfolgten Zweckänderung darauf
berufen kann, dass die Parteien nicht mehr in einem Wettbewerbsverhältnis
stehen.

Im Weiteren kann
im vorliegenden Fall keine Verwirkung des firmenrechtlichen Unterlassungsanspruchs
angenommen werden, denn die Klägerin hat bereits wenige Tage nach der erfolgten
Eintragung der Firma D____ im Handelsregister gegenüber derselben ihren
firmenrechtlichen Ausschliesslichkeitsanspruch geltend gemacht, womit eine Duldung
der jüngeren Firma zu verneinen ist. Ferner besitzt die Beklagte auch über
keinen schützenswerten Besitzstand in der Schweiz, womit eine Umfirmierung als
Massnahme zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr als zumutbar erscheint.

3.

3.1Aus
den Erwägungen ergibt sich, dass der Klägerin im Licht von Art. 951 OR
gegenüber der Beklagten ein firmenrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die
Weiterführung der streitgegenständlichen jüngeren Firma nach Art. 956 OR
zusteht. Ihr Begehren, wonach es der Beklagten zu verbieten sei, den
Bestandteil "[]" in ihrer Firma zu führen, ist demgemäss
gutzuheissen. Auf die übrigen Begehren, welche auf eine Beseitigung der
Firmenrechtsverletzung gerichtet sind, wird demgegenüber nicht eingetreten
(vgl. Erwägung 1.2).

3.2Die
Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO).
Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang
des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Ausmass des Obsiegens
ist daran zu messen, inwieweit eine Partei mit ihren Rechtsbegehren
durchgedrungen ist. Dabei wird ein bloss geringfügiges Unterliegen nicht
berücksichtigt. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Obsiegen in einer
grundsätzlichen Frage prozessual grösste Bedeutung zukommt (Rüegg, in: Spühler et al. [Hrsg.],
Basler Kommentar, 2. Auflage 2013, Art. 106 N 3 ZPO; vgl. auch
Art. 107 Abs. 1 lit. a und b ZPO). Die Klägerin obsiegt
hinsichtlich der für das vorliegende Verfahren zentralen Frage des Vorliegens
einer Firmenrechtsverletzung. Somit rechtfertigt es sich, die Prozesskosten vollständig
der Beklagten aufzuerlegen.

Die
Gerichtskosten werden mit CHF 5400. festgesetzt (vgl. § 11 Abs. 1
Ziffer 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 1
Ziffer 2.1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren [GebV, SG 154.810]).

Sodann hat die
Beklagte der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 5000.− zu
zahlen (vgl. § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2, § 4
Abs. 2 lit. b Ziffer 9 und § 8 Abs. 1 der Honorarordnung für die
Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt [HO, SG 291.400]). Die Klägerin
macht zusätzlich auch einen Zuschlag für die Mehrwertsteuer geltend (Klage
Rz 31). Mit der Zusprechung einer Parteientschädigung soll der obsiegenden
Partei der aus der anwaltlichen Parteivertretung im Verfahren erlittene Schaden
ersetzt werden. Da die Parteientschädigung somit als Schadenersatz im Sinn von
Art. 18 Abs. 2 lit. i des Mehrwertsteuergesetz (MWSTG, SR 641.20) zu
qualifizieren ist, wird darauf keine Mehrwertsteuer erhoben. Wenn die Partei
durch die ihr von ihrer anwaltlichen Vertretung in Rechnung gestellte
Mehrwertsteuer finanziell belastet wird, rechtfertigt es sich, diesen Betrag
auch bei der Bemessung der Parteientschädigung zu berücksichtigen. Fehlt eine
entsprechende Belastung, so ist die Mehrwertsteuer bei der Parteientschädigung
hingegen nicht zu berücksichtigen. Wenn die obsiegende Partei selbst
mehrwertsteuerpflichtig ist und den Prozess im Rahmen ihrer unternehmerischen
Tätigkeit geführt hat, kann sie die ihr von ihrer anwaltlichen Vertretung in
Rechnung gestellte Mehrwertsteuer in der Regel als Vorsteuer abziehen (Art. 28
Abs. 1 lit. a MWSTG). In diesem Fall wird die Parteientschädigung deshalb ohne
Mehrwertsteuer zugesprochen, sofern die betroffene Partei nicht ausdrücklich einen
Zuschlag für die MWST beantragt und nachweist, dass sie durch die
Mehrwertsteuer belastet ist (vgl. zum GanzenHonauer/Pietropaolo, Die Krux mit der
Mehrwertsteuer, in: plädoyer 1/2011 S. 73 f.;Schmid,
in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar. Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 95 N 26;Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 95 N 39 und
Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich
über die Mehrwertsteuer vom 17. Mai 2006). Gemäss eigener Aussage ist die
Klägerin mehrwertsteuerpflichtig (Klage, Rz 31). Das vorliegende Verfahren
betrifft ihre unternehmerische Tätigkeit. Dass sie ausnahmsweise trotzdem durch
die Mehrwertsteuer belastet sei, macht sie nicht geltend. Folglich ist ihr die
Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen.

Demgemäss
erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht):

://:        Der Beklagten wird verboten, den
Bestandteil [] in ihrer Firma zu führen.

Im Übrigen wird auf die Klage nicht
eingetreten.

Die Beklagte trägt die Gerichtskosten von
CHF 5400.− und hat der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 5'000.
zu bezahlen.

Mitteilung an:

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

Der Gerichtsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes
(BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher EröffnungBeschwerde in Zivilsachenerhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann,
wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG
erreicht (CHF 15'000. bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis
bzw. CHF 30'000. in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht
dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an
deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des
Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die subsidiäre
Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG), ergibt sich
aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl Beschwerde in
Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide Rechtsmittel in
der gleichen Rechtsschrift einzureichen.