bs_appellationsgericht · ZK.2018.5 · 2019-02-19 · de
Markenrechtsverletzung / Vorsorgliche Massnahme


Appellationsgericht

des Kantons Basel-Stadt

Dreiergericht

ZK.2018.5

ENTSCHEID

vom19.
Februar 2019

Mitwirkende

Dr. Olivier Steiner, Dr. Claudius
Gelzer, lic. iur. André Equey

und Gerichtsschreiber PD Dr.
Benedikt Seiler

Parteien

A____Gesuchstellerin

[]                                                                                                            Klägerin

vertreten durch B____, Rechtsanwalt,

sowie C____, Rechtsanwalt,

[...]

gegen

D____Gesuchsgegner

[...]                                                                                                           Beklagter

vertreten durch E____, Rechtsanwalt,

sowie F____, Rechtsanwältin,

[...]

Gegenstand

Klage/vorsorgliche
Massnahmebetreffend Markenrecht

Sachverhalt

Die A____ (Klägerin)
ist eine schweizerische Uhrenmanufaktur mit Sitz in [...], die 1905 gegründet
und 1920 als Aktiengesellschaft im Handelsregister des Kantons [...] eingetragen
wurde. Die Klägerin ist Inhaberin diverser Marken mit dem wesentlichen
Bestandteil "[...]. D____ (Beklagter) ist ein Lehrling mit Wohnsitz in [...].

Mit Schreiben
vom 10. April 2018 informierte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) die
Klägerin über die Zurückbehaltung einer Sendung unter dem Aktenzeichen [...]
("Sendung 1"), beinhaltend drei mutmasslich gefälschte [...]-Uhren. Mit
Schreiben vom 11. April 2018 informierte die EZV die Klägerin über die
Zurückbehaltung einer zweiten Sendung unter dem Aktenzeichen [...]
("Sendung 2"), beinhaltend 15 mutmasslich gefälschte [...]-Uhren. Als
Absender der Sendung 1 ist "[...]" in Hong Kong und als Absender der
Sendung 2 "[...]" in Hong Kong angegeben worden. Als Adressat beider
Sendungen wurde "D____, [...], [...]" aufgeführt.

Die Klägerin beauftragte
nach Erhalt der entsprechenden Fotografien am 17. April 2018 den Verband
der Schweizerischen Uhrenindustrie ("FH") damit, zu prüfen, ob es
sich bei den von der EZV zurückbehaltenen Uhren um Fälschungen handelt. Gemäss
der Beurteilung durch die FH handelt es sich bei den in der Sendung 1 zurückbehaltenen
Uhren um Fälschungen des Uhrenmodells "[...]" und bei den in der Sendung
2 zurückbehaltenen Uhren um Fälschungen der Uhrenmodelle "[...]" (einmal),
"[...]" (sechsmal), "[...]" (dreimal), "[...]"
(viermal) sowie "[...]" (einmal).

Mit Eingabe vom 4. Mai 2018 reichte die Klägerin beim
Appellationsgericht eine Klage gegen den Beklagten ein mit folgenden
Rechtsbegehren:

1.1     Die von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Basel-Mülhausen
Flughafen unter Aktenzeichen [...] zurückbehaltene Sendung, beinhaltend drei
Uhren (inkl. Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), sei einzuziehen und
zu vernichten;

1.2     Die von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Basel-Mülhausen
Flughafen unter Aktenzeichen [...] zurückbehaltene Sendung, beinhaltend 15
Uhren (inkl. Verpackungen und anfällige Begleitpapiere), sei einzuziehen und zu
vernichten;

2.       Dem Beklagten sei, unter Androhung der Bestrafung im
Falle einer jeden Widerhandlung gemäss Art. 292 StGB (Busse), zu
verbieten, Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und
Uhrenbeweger) und Accessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder
mehreren der Marken

-    []
(CH []),

-[](CH []),

-[](CH []),

-    []
(CH []),

-    []
(CH []),

-[](CH [])

-    []
(CH [])

-    []
(CH []),

-    []
(CH []),

-    []
(CH []) und/oder

-    []
(CH [])

gekennzeichnet
sind und die nicht von der Klägerin stammen, d.h. weder durch die Klägerin selbst
noch durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt wurden, also
Nachmachungen sind,

a) in die Schweiz einzuführen, d.h. körperlich vom Ausland
in die Schweiz zu verbringen, oder über Dritte in die Schweiz einführen zu
lassen, oder sich selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg
in die Schweiz zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken;

b) in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu
diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

3.       Der Beklagte sei, unter Androhung einer
Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO von CHF 1000.
für jeden Tag der Nichterfüllung, zu verpflichten, der Klägerin zu den
Gegenständen der unter Aktenzeichen [...] sowie unter Aktenzeichen [...] von
der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Basel-Mülhausen Flughafen zurückbehaltenen
Sendungen sowie zu sämtlichen in seinem Besitz befindlichen Gegenständen, die
mit einer oder mehreren der unter Rechtsbegehren 2 genannten Marken
gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen, d.h. weder durch
die Klägerin selbst noch durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt
wurden, also Nachmachungen sind, folgende Angaben innert 15 Tagen schriftlich
zukommen zu lassen:

-    Herkunftsland
und Zeitpunkt der Einfuhr;

-    Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten,
Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände;

-    Kaufpreis;

-      (soweit der Gegenstand nicht mehr im Besitze des
Beklagten ist) Name und Adresse der Person oder des Unternehmens, an die bzw.
das der Gegenstand zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurde sowie die
jeweils erhaltenen Gegenleistungen, insbesondere  soweit vereinbart 
Verkaufspreis oder andere entgeltliche Gegenleistungen.

4.       Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST)
zu Lasten des Beklagten."

Die Klage vom 4. Mai 2018 war verbunden mit einem Antrag auf Erlass
von vorsorglichen respektive superprovisorisch anzuordnenden Massnahmen.

Mit superprovisorischer Verfügung vom 7. Mai 2018 wies der
Verfahrensleiter des Appellationsgerichts auf entsprechenden Antrag hin die EZV,
Zollinspektorat Basel-Mülhausen Flughafen, an, die von ihr unter Aktenzeichen [...]
zurückbehaltene Sendung beinhaltend drei Uhren und die von ihr unter Aktenzeichen
[...] zurückbehaltene Sendung beinhaltend 15 Uhren (jeweils einschliesslich
Verpackungen und allfälliger Begleitpapiere) bis zum rechtskräftigen Abschluss
der vorliegenden Streitsache weiterhin zurückzubehalten und sie insbesondere
nicht an den Gesuchsgegner oder Dritte herauszugeben.

Nachdem der Beklagte auf eine Stellungnahme zum Gesuch um Anordnung von
vorsorglichen Massnahmen verzichtet hatte, bestätigte der Verfahrensleiter auf
entsprechenden Antrag hin mit Entscheid vom 28. Mai 2018 die
superprovisorische Massnahme und verbot dem Beklagten zusätzlich unter Androhung
der Bestrafung im Falle einer Widerhandlung vorsorglich, die in
Rechtsbegehren 2 der Klage vom 4. Mai 2018 umschriebenen Handlungen
vorzunehmen. Mit Klageantwort vom 25. Juni 2018 beantragte der Beklagte,
es seien die Rechtsbegehren 2.b und 3 der Klage 4. Mai 2018 abzuweisen.
Dem Beklagten seien zudem die unentgeltliche Prozessführung sowie die
unentgeltliche Rechtsverbeiständung zu gewähren. Die ordentlichen und
ausserordentlichen Kosten seien der Klägerin aufzuerlegen. Nach Zustellung der
Klageantwort an die Klägerin wurde mit Verfügung vom 14. Juli 2018 den
Parteien mitgeteilt, dass vorgesehen sei, über die Klage ohne weiteren
Schriftenwechsel aufgrund der eingegangenen Rechtsschriften und Beilagen ohne
Parteiverhandlung zu entscheiden. Von den Parteien ist in der Folge keine öffentliche
Parteiverhandlung beantragt worden. Der vorliegende Entscheid ist auf dem
Zirkulationsweg ergangen.

Erwägungen

1.

1.1Gemäss
Art. 60 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) prüft das
Gericht von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzung der örtlichen
Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO) erfüllt ist (Reymond, Handlungs- und Erfolgsort,
Bundesgericht vom 12. Januar 2017, in: sic! 2017 S. 311, 312). Bei der Beurteilung
der örtlichen Zuständigkeit ist auf den von der klagenden Partei eingeklagten
Anspruch und dessen Begründung abzustellen (BGE 141 III 294 E. 5.2
S. 298 f. mit Hinweisen). Sofern der Anknüpfungspunkt für die
Zuständigkeit eine Tatsache darstellt, der auch materiell-rechtlich entscheidende
Bedeutung zukommt (doppelrelevante Tatsache), ist darüber nicht im Rahmen der
Eintretensfrage, sondern im Rahmen des Sachentscheids zu befinden (BGer 4A_28/2014
vom 10. Dezember 2014 E. 4.2.2).

Die Klägerin
stützt ihre Ansprüche auf das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), namentlich auf unerlaubte Handlungen
(Markenrechtsverletzungen) des Beklagten. Es handelt sich dabei nicht um eine
Bestandesklage (vgl. dazu Art. 22 Abs. 3 des Übereinkommens über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen [LugÜ, SR 0.275.12] bzw. Art. 109 Abs. 1
des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [IPRG, SR 291]),
sondern um eine Verletzungsklage. Die streitgegenständlichen Uhren wurden im
Ausland produziert und verschickt. Somit liegt ein im Ausland liegender
Handlungsort (vgl.Frick,
in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2016, Vor Art. 51a60 MSchG
N 13) und damit ein relevanter im Ausland liegender Anknüpfungspunkt vor
(vgl. Art. 109 Abs. 2 IPRG und Art. 5 Ziff. 3 LugÜ),
weshalb von einem grenzüberschreitenden Sachverhalt auszugehen ist (vgl.Jegher/Vasella, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2013,
Art. 109 IPRG N 6 f.). Sowohl die Klägerin als auch der Beklagte
haben ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz. Gemäss Art. 2 LugÜ sind somit
die schweizerischen Gerichte zur Behandlung der vorliegenden Klage zuständig.
Da die vorliegende Klage im Wohnsitzstaat des Beklagten erhoben wurde, bestimmt
sich die örtliche Zuständigkeit nach dem IPRG (Vischer/Mosimann,
Zürcher Kommentar, 3. Aufl., 2018, Art. 109 IPR N 32;Kren Kostkiewicz, Schweizerisches
Internationales Privatrecht, 2. Aufl., Bern 2018, Rz 2030). Für Klagen betreffend
Verletzung von Immaterialgüterrechten sind die schweizerischen Gerichte am
Wohnsitz der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 109
Abs. 2 IPRG). Erfolgsort meint den Ort, an dem das Schadenereignis
eingetreten ist, d.h. den Ort, an dem das geschützte Rechtsgut verletzt wird,
oder den Ort, an dem eine solche Verletzung befürchtet wird oder nach Absicht
des Verletzers hätte eintreten sollen (Frick,
a.a.O., Vor Art. 51a60 MSchG N 14;Vischer/Mosimann,a.a.O., Art. 109 IPR N 27;Staub,
in: Noth et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern
2017, Art. 55 N 32). Als Erfolgsort gilt somit insbesondere jener
Ort, an dem die die Markenrechte des Klägers verletzende Waren eingehen (Frick, a.a.O., Vor Art. 51a60
MSchG N 14;Staub, a.a.O., Art. 55
N 32).

Die EVZ hat im
vorliegenden Fall die in Frage stehenden Sendungen am Flughafen Basel-Mülhausen
aufgegriffen. Gemäss Art. 8 Abs. 1 und 2 des
Französischschweizerischen Staatsvertrags über den Bau und Betrieb des
Flughafens Basel-Mühlhausen in Blotzheim vom 4. Juli 1949 (SR 0.748.131.934.92)
sind die schweizerischen Behörden innerhalb eines genau abgegrenzten Gebiets
berechtigt, Reisende und Güter aus oder nach der Schweiz zu kontrollieren und
dabei Schweizer Recht anzuwenden. Weiter haben die schweizerischen Zollbehörden
gemäss Abs. 6 dieser Bestimmung das Recht, die im betreffenden Gebiet
wegen Verletzung von Schweizer Recht beschlagnahmten oder zurückbehaltenen
Güter auf schweizerisches Gebiet zu verbringen. Die Sicherstellung des
Zolldienstes innerhalb des abgegrenzten, der Schweiz zugewiesenen Gebiets
erfolgt gestützt auf Art. 4 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1
lit. e des erwähnten Staatsvertrags in Zusammenarbeit mit der schweizerischen
Regierung durch den Kanton Basel-Stadt. In Bezug auf das Markenrecht sind bei
der Beurteilung des Erfolgsorts in der Schweiz auch die von der zollrechtlichen
Gesetzgebung aufgestellten Begriffe der Zollgrenze, der Zollausschlussgebiete,
der Zollfreibezirke und der Zollanschlussgebiete zu beachten. Nach der Rechtsprechung
werden Zollfreibezirke markenrechtlich als schweizerisches Gebiet betrachtet (BGE
115 II 279 E. 4c S. 281, 110 IV 108 E. 1a S. 110;
vgl. Strafgericht Bülach vom 19. November 2003, in: sic! 2004,
S. 509 ff. E. 3c, Strafgericht Bülach vom 12. April 2001, in:
sic! 2002, S. 108 ff. E. 2.III.1.a). Der für die Beurteilung der
örtlichen Zuständigkeit relevante Tatbestand der Einführung von gefälschten
Uhren fand im vorliegenden Fall über den Flughafen Basel-Mühlhausen innerhalb
der schweizerischen Zollgrenze mit der Verbindung zu Basel-Stadt statt. In
Basel-Stadt erfolgte somit die erste Auswirkung der Verletzung des
Markenschutzes, womit von einem Erfolgsort in Basel-Stadt auszugehen ist. Damit
sind die Gerichte des Kantons Basel-Stadt örtlich zuständig zur Beurteilung der
vorliegenden Klage bzw. Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Lediglich
ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Beklagte sich in seiner Klageantwort
nicht gegen die örtliche oder sachliche Zuständigkeit des Appellationsgerichts
zur Beurteilung der vorliegenden Klage geäussert hat, weshalb eine
Zuständigkeit auch gestützt auf Art. 18 ZPO besteht.

1.2Für
Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und für wettbewerbsrechtliche
Streitigkeiten liegt die sachliche Zuständigkeit beim Appellationsgericht als
einziger kantonaler Instanz (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in
Verbindung mit § 5 Ziffer 6 und § 99 des
Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Zuständigkeit des
Einzelgerichts, des Dreiergerichts oder der Kammer des Appellationsgerichts
richtet sich nach dem Streitwert (§ 91 Ziffer 7, § 92 Abs. 2 und
§ 93 Abs. 2 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Ziff. 2 GOG).
Die Klägerin beziffert den Streitwert in ihrer Klage einstweilen auf CHF 100000.
(Klage Ziff. 13). Der Beklagte geht dagegen in seiner Klageantwort
einstweilen von einem Streitwert von maximal CHF 20'000. aus
(Klageantwort Ziff. 5). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt
(Art. 91 Abs. 1 ZPO). Stellt die klagende Partei mehrere
Rechtsbegehren gegen die beklagte Partei, liegt eine objektive Klagenhäufung
vor(Bessenich/ Bopp, Sutter-Somm
et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 90
N 3). Bei objektiver Klagenhäufung werden die Streitwerte der geltend
gemachten Ansprüche zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig
ausschliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht
auf eine bestimmte Geldsumme, setzt das Gericht den Streitwert nach freiem,
d.h. pflichtgemässem Ermessen fest, sofern sich die Parteien darüber nicht
einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2
ZPO).

Im vorliegenden
Fall lauten die Rechtsbegehren auf Einziehung und Vernichtung von zurückbehaltenen
Uhren, auf ein Verbot von gewissen Handlungen und auf Erteilung von Auskünften.
Es handelt sich somit um Abwehrklagen im Sinn von Art. 55 Abs. 1 MSchG.
Der Streitwert bemisst sich bei Abwehrklagen am Interesse der klagenden Partei
an der beantragten Beseitigung oder Unterlassung, dem sog. Unterlassungsinteresse
(Staub, in: Noth et al. [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 55 N 65).
Da im vorliegenden Fall nicht der Bestand der Markenrechte der Klägerin im
Streit steht, sondern Verletzungshandlungen, richtet sich der Streitwert nicht
in erster Linie nach dem Wert der Markenrechte selbst, sondern nach dem Wert
der (voraussichtlichen) rechtsverletzenden Handlungen (Staub, a.a.O., Art. 55 N 65;Zürcher, Der Streitwert im
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002, S. 493, 504
f.), wobei in der Rechtsprechung teilweise die Umsatzzahlen herangezogen werden
(HGer ZH vom 27. Juli 2015, in: ZR 2016, S. 37, 50). Bei
wirtschaftlich eher unbedeutenden Zeichen liegt der Streitwert praxisgemäss im
Bereich von etwa CHF 50000. bis CHF 100000., während bei solchen
mit erheblichen Werten regelmässig Streitwerte von CHF 500000. bis CHF 1
Mio. zur Diskussion stehen. Allerdings darf die wirtschaftliche Bedeutung der
beklagten Partei bei der Streitwertfestsetzung nicht ausser Acht gelassen
werden (Zürcher, a.a.O., S. 496
f. und S. 504 f. mit weiteren Hinweisen; vgl.Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, in: sic! 2001, S. 559 ff.). Die vorliegende Klage
betrifft die Einfuhr von 18 gefälschten Uhren und die mögliche Wiederholung von
ähnlichen Markenschutzverletzungen. Die Klägerin macht geltend, dass die
zurückbehaltenen Uhren offensichtlich dazu gedient hätten, erneut in Verkehr
gesetzt bzw. Dritten angeboten zu werden. Ferner müsse ernsthaft damit
gerechnet werden, dass der Beklagte auch weiterhin beabsichtige, gefälschte
Gegenstände unter den Marken der Klägerin in die Schweiz einzuführen, in der
Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen und zu diesem Zweck zu lagern (Klage Ziff. 39).
Die Klägerin macht aber keine Hinweise auf eine, die Einfuhr der genannten Zahl
übersteigende, grössere wirtschaftliche Tätigkeit des Beklagten mit Bezug auf
Verletzungen der Markenrechte der Klägerin geltend. Selbst beim von der
Klägerin behaupteten Risiko der Wiederholung der Verletzung der Markenrechte
der Klägerin kann nicht von einem Streitwert von CHF 100000. ausgegangen
werden. Bei der Schätzung des wirtschaftlichen Interesses der Klägerin an der
Vernichtung der zurückbehaltenen Uhren sowie an der Verhinderung der
Wiederholung der Einfuhr von ähnlichen Mengen an gefälschten Uhren ist zu prüfen,
welchen Umsatzverlust die Klägerin bei der von ihr behaupteten Verletzung ihrer
Markenrechte durch den Beklagten erlitten hat respektive erleiden könnte. Dabei
ist nicht davon auszugehen, dass die meisten der Kunden der gefälschten und
deutlich günstigeren Uhren mangels dieses Angebots eine echte Uhr der Klägerin
kaufen würden. Allerdings kann sich die Verbreitung von gefälschten Produkten
auch bei unterschiedlicher Käuferschaft auf den Umsatz mit den
Originalprodukten auswirken, da deren Exklusivität bei erhöhtem Auftreten von
Fälschungen schwieriger zu ermitteln ist (vgl. zur Schwächung bzw.
Verwässerung der Marke durch Fälschung bei berühmten MarkenStaub, a.a.O., Art. 55 N 90).
Bei einer Abwägung der vorgenannten Kriterien erscheint im vorliegenden Fall
ein Streitwert in der Höhe von CHF 50000. als angemessen. Damit ist
gemäss § 91 Abs. 7 in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Ziff. 1
GOG das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig.

2.

Der Beklagte hat
in seiner Klageantwort beantragt, es sei das Rechtsbegehren 2.b der Klage
abzuweisen. Im Übrigen werden die klägerischen Anträge weitgehend anerkannt
(Klageantwort Ziff. 12 ff.). Anerkannt sind somit die Anträge der
Klägerin, wonach alle von der EZV zurückbehaltenen 18 Uhren (inkl. Verpackungen
und allfällige Begleitpapiere) einzuziehen und zu vernichten sind (Rechtsbegehren 1.1.
und 1.2) sowie der Antrag auf Verbot der Einführung von Nachmachungen von
Produkten mit den aufgeführten Kennzeichen der Klägerin in die Schweiz (Rechtsbegehren
2.a). Aufgrund der Anerkennung dieser Begehren ist darauf nicht weiter
einzugehen. Nicht anerkannt und somit zu behandeln sind die Anträge der
Klägerin auf Anordnung eines Verbots, die mit den genannten Marken
gekennzeichneten Nachmachungen in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen
oder zu diesem Zweck zu lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken (Rechtsbegehren 2.b)
sowie der Antrag auf Auskunftserteilung (Herkunftsland und Zeitpunkt der
Einfuhr; Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und
Vorbesitzer dieser Gegenstände; Kaufpreis sowie Angaben über Empfänger und entsprechende
Transaktionen), wenn der Beklagte nicht mehr im Besitz der entsprechenden
Gegenstände ist (Rechtsbegehren 3).

3.

3.1Die
Klägerin stützt ihr Verbotsbegehren (Rechtsbegehren 2.b) auf Art. 13 Abs. 2
lit. d und Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG. Sie wirft dem
Beklagten in ihrer Klage vor, er habe insgesamt 18 gefälschte [...]-Uhren in
die Schweiz eingeführt. Nur schon aufgrund der grossen Anzahl Uhren und des
Umstands, dass es sich um Fälschungen von insgesamt fünf Uhrenmodellen handle,
scheide ein Privatgebrauch aus. Vielmehr würden die zurückbehaltenen Uhren
offensichtlich dazu dienen, erneut in Verkehr gesetzt bzw. Dritten angeboten zu
werden. Ferner müsse ernsthaft damit gerechnet werden, dass der Beklagte auch
weiterhin beabsichtigte, gefälschte Gegenstände unter den Marken der Klägerin in
die Schweiz einzuführen, in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen und
zu diesem Zweck zu lagern (Klage Ziff. 39). Mit der Anerkennung des Rechtsbegehrens
2.a anerkennt der Beklagte die Berechtigung des Verbots der Einfuhr von
gefälschten Uhren unter den Marken der Klägerin in die Schweiz. Es ist daher zu
prüfen, ob auch ein Verbot des Anbietens von solchen Produkten in der Schweiz,
des Inverkehrbringens oder Lagerns zu diesem Zweck respektive der Mitwirkung
bei einer solchen Handlung auszusprechen ist.

Vom Beklagten
werden zwar in einer Vorbemerkung die Sachverhaltsdarstellungen in der Klage
vollumfänglich als auch in jedem einzelnen Punkt bestritten, sofern und soweit
sie nicht übereinstimmend dargelegt oder ausdrücklich anerkannt werden. Eine
solche pauschale Bestreitung genügt aber der prozessualen Obliegenheit zur
Bestreitung der einzelnen Sachverhaltsbehauptungen in der Klage nicht (statt
vielerGuyan, in: Basler
Kommentar, 3. Aufl., 2017, Art.150 ZPO N 4). Es ist daher im Einzelnen zu prüfen, welche
Sachverhaltsbehauptungen der Klägerin vom Beklagten substantiiert bestritten
werden. Der Beklagte hat in der Klageantwort explizit anerkannt, dass er in
China 15 [...]-Uhren für sich und seine Freunde bestellt habe (Klageantwort Ziff. 8
und 9). Er habe einige Uhren bloss stellvertretend für seine Freunde bestellt,
welche ihm selbstverständlich den entsprechenden Einkaufspreis hätten ersetzen
müssen. Vom Beklagten wird allerdings geltend gemacht, dass er nur 15 Uhren
bestellt habe und dass es ihm daher nicht klar sei, weshalb schliesslich 18
Uhren geliefert worden seien. Die Aufteilung in zwei Sendungen und die Erhöhung
der Anzahl auf 18 Uhren sei offenbar vom Händler vorgenommen worden
(Klageantwort Ziff. 9).

Unbestritten ist
somit, dass der Beklagte bei einem Chinesischen Handelsunternehmen 15 []-Uhren
bestellt hat, für welche der Beklagte gemäss eigenen Aussagen USD 2000. bezahlt
hat (Klageantwort Ziff. 17 und 19). Unbestritten ist weiter die Absicht,
diese Uhren in die Schweiz einzuführen und sie zumindest teilweise gegen
Entgelt (Rückvergütung des Kaufpreises) an Dritte weiterzuveräussern. Vom
Beklagten wird zudem nicht bestritten, dass es sich bei den bestellten Uhren um
Fälschungen von []-Uhren gehandelt hat und dass mit der Einfuhr dieser Uhren
die Markenrechte der Klägerin verletzt wurden (Klageantwort Ziff. 8 ff.).
Strittig ist somit in tatsächlicher Hinsicht in erster Linie, ob auch die andere
von der EZV zurückbehaltene Sendung von drei gefälschten [...]-Uhren auf eine
Bestellung des Klägers hin erfolgt ist.

Die Bestreitung
des Beklagten, wonach die erste Lieferung mit drei gefälschten [...]-Uhren
nicht durch ihn veranlasst sein soll, vermag nicht zu überzeugen. Es ist nicht
nachvollziehbar und damit auch nicht glaubhaft, dass ein Absender in Hongkong
dem Beklagten eine Sendung mit drei gefälschten [...]-Uhren zukommen lässt,
ohne dass dies vom Beklagten selbst veranlasst worden ist, zumal von ihm unbestrittenermassen
zur gleichen Zeit 15 gefälschte Uhren bestellt wurden. Ebenso wenig glaubhaft
ist die Behauptung des Beklagten, dass er über die Transaktionen mit Ausnahme
des Zahlungsbelegs über USD 2000. keinerlei Belege mehr haben möchte. Es ist
schlicht nicht glaubhaft, dass der Beklagte über seine Bestellung, für welche
er gemäss eigenen Angaben immerhin USD 2000. bezahlt hat, was bei einem
angegebenen Lehrlingslohn von CHF 730. brutto doch eine beachtliche Summe
ist, keinerlei Unterlagen haben soll. Es wäre ihm somit unmöglich, zu prüfen,
ob die zugestellte Sendung überhaupt seiner Bestellung entspricht. Auch wenn
die Anbieter von gefälschten Produkten aus nachvollziehbaren Gründen Angaben
zur eigenen Verfolgbarkeit vermeiden, ist es dennoch nicht nachvollziehbar und
auch nicht glaubhaft, dass der Beklagte die Bestellung, für welche er USD
2000. bezahlte, in keiner Weise dokumentiert haben will und dass darüber
hinaus weitere gefälschte Uhren geliefert wurden, welche der Beklagte gar nicht
bestellt haben will. Es ist daher, wie von der Klägerin behauptet und mit den
Adressangaben auf den zurückbehaltenen Sendungen belegt, davon auszugehen, dass
der Beklagte insgesamt 18 gefälschte [...]-Uhren bestellt hat. Weiter ist
aufgrund der eigenen Angaben des Beklagten und auch der Anzahl der bestellten
Uhren davon auszugehen, dass diese zumindest zum Teil für Dritte bestimmt
waren, welche dem Kläger für den Erhalt der Uhren zumindest den Einstandspreis
bezahlt hätten. Nicht glaubhaft ist die Behauptung des Klägers, wonach die (von
ihm anerkannte) Bestellung von 15 Uhren in diesem Umfang eine Mindestbestellung
darstelle. Die Behauptung des Beklagten, wonach nur Bestellungen mit solchen
Mindestzahlen möglich seien, ist in keiner Weise belegt.

3.2Gemäss
Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Inhaber der Markenrechte anderen
namentlich verbieten, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen
oder zu diesem Zweck zu lagern. Gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG kann
derjenige, der in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, vom Gericht
verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Voraussetzung für eine solche
Unterlassungsklage ist der Nachweis, dass eine Verletzung ernsthaft droht (Frick, in: Basler Kommentar, 3. Aufl.,
2016, Art. 55 MSchG N 29). Hat eine Verletzung bereits stattgefunden,
geht es um den Nachweis einer Wiederholungsgefahr. Diese Wiederholungsgefahr
hängt nicht von subjektiven Vorstellungen der gesuchstellenden Partei ab,
sondern muss nach objektivierten Massstäben gegeben sein. Sie wird indiziert
durch (analoge) Verletzungen in der Vergangenheit (Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 29;Staub, a.a.O, Art. 55 N 52).
Anders als beim Verbot der Ein-, Aus- und Durchfuhr gewerblich hergestellter Waren
kann sich das Verbot des Anbietens, Inverkehrbringens oder Lagerung zu diesem
Zweck nur auf eine gewerbliche Tätigkeit beziehen. Voraussetzung ist somit,
dass der Gebrauch auf dem Markt wahrgenommen wird und mit einer
wirtschaftlichen Betätigung im Zusammenhang steht (HGer ZH vom 7. März
2014 HG130059, in: sic! 2015, S. 250 ff., 251, E. 3.3 f.;Isler, in: Basler Kommentar, 3. Aufl.,
2016, Art. 13 MSchG N 29;Jenni,
Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit
Markenfälschungen, Bern 2015, S. 9).

Für die
Beurteilung des Verbotsbegehrens ist somit entscheidend, ob bei der Verletzung
der Markenrechte durch den Beklagten von einer gewerblichen Tätigkeit
auszugehen ist. Massgebend für die Abgrenzung zwischen markenrechtlich
relevantem gewerblichem und zulässigem privatem Zeichengebrauch sind dabei die
folgenden Kriterien: Ein gewerblicher Gebrauch liegt immer dann vor, wenn die
interessierende Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist und
in irgendeiner Form der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks
dient (Isler, a.a.O., Art. 13
MSchG N 26;Thouvenin/Dorigo,
in: Noth et al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern
2017, Art. 13 N 10;Willi,
Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 13 N 17;Jenni, a.a.O., S. 45). Unter den
privaten Gebrauch fällt demgegenüber alles, was sich im Bereich des Einzelnen
ausserhalb von Erwerb und Berufsausübung abspielt, namentlich die ohne
kommerziellen Hintergrund erfolgende Verwendung einer geschützten Marke für
sich selber oder zugunsten der eigenen Familie oder des engen Freundeskreises.
Grundsätzlich irrelevant ist dabei die Intensität der Markennutzung: Erfolgt
der Gebrauch im persönlichen Umfeld, bleibt er selbst dann privat, wenn er weit
über die Herstellung oder Verwendung einer Einzelkopie des betroffenen
Markenartikels hinausgeht (Jenni, a.a.O.,
S. 46). Eine grosse Anzahl Kennzeichnungshandlungen oder der Besitz einer
grösseren Menge entsprechend markierter Produkte stellen zwar unter Umständen
ein Indiz für einen gewerblichen Gebrauch dar, reichen alleine aber noch nicht
für die Annahme eines solchen aus (Blumenthal,
Einfuhr von Markenpiraterieware - schmaler Grat zwischen erlaubtem
Privatgebrauch und verletzendem Gebrauch, in: sic! 2004, S. 800, 801).
Entscheidend ist letztlich immer die erkennbar nach aussen tretende
Zielrichtung des Handelnden (Jenni,
a.a.O., S. 46). Wer in einem Verletzungsprozess die Einrede des
Privatgebrauchs erhebt, hat die private Natur der Gebrauchshandlungen
nachzuweisen. Die diesbezügliche Beweislast liegt daher nicht beim Kläger (vgl. Art. 8
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR 210];Stutz/Beutler/Künzi, Designgesetz DesG, Bern 2006, Art. 9
N 40;Troller, Manuel du
droit suisse des biens immatériels, Bde. I und II, 2. Aufl., Basel 1996,
S. 456).

In der Lehre und
Praxis wird davon ausgegangen, dass die Einfuhr einer einzelnen gefälschten Uhr
in der Regel privaten Gebrauch indiziert (Stutz/Beutler/Künzi,
a.a.O., Art. 9 N 38 mit Verweis auf BGE 114 IV 6). In einem Entscheid
aus dem Jahr 1999 wurde etwa die Einfuhr von vier Damentaschen zum Zwecke des
Verschenkens an Familienangehörige noch als Privatgebrauch angesehen (CJ GE vom
8. September 1999, in: sic! 2000, S. 109). Das Strafgericht Bülach
hat in einem Entscheid bei einer Mitführung von sechs mutmasslich gefälschten
Uhren der Marken "Cartier", "Jaeger-LeCoultre", "Lange
& Söhne", "IWC" und "Rolex" unter Berücksichtigung
der persönlichen Umstände des betreffenden Bankkaufmanns zu dessen Gunsten
nicht ausgeschlossen, dass er diese für seinen persönlichen Bedarf eingeführt
habe. Weiter wurde festgehalten, dass nicht mehr von einem persönlichen
Gebrauch hätte ausgegangen werden können, wenn es allesamt Uhren derselben
Marke oder desselben Typs gewesen wären (Strafgericht Bülach vom 19. November
2003 GG030093 in: sic! 2004, S. 509, 511;Blumenthal,a.a.O., S. 802). In einem Entscheid des Tribunal cantonal de
Neuchâtel wurde angenommen, dass überwiegende Indizien für eine gewerbliche
Bestimmung vorliegen, wenn eine seit zwei Jahren arbeitslose Person, die kein
besonderes Bedürfnis für so viele verschiedene Uhren hat und zugibt, an einem
Handel von Mobiltelefonen zwischen der Schweiz und dem Kosovo beteiligt zu
sein, acht Fälschungen von Uhren grosser Marken eingeführt hat, und diese bei
sich in einer Kiste aufbewahrt, die neben rund zwanzig Uhren auch für den
Verkauf bestimmte Mobiltelefone enthält (KGer NE vom 14. Juli 2006, in: sic!
2006, S. 861 ff.).

3.3Wie
ausgeführt (vgl. E. 3.1), ist davon auszugehen, dass der Beklagte 18
gefälschte [...]-Uhren in China bestellt und diese in die Schweiz einführen
wollte. Gemäss seinen Angaben dienten die von ihm bestellten Uhren einem
privaten Zweck. Er habe einige Uhren bloss stellvertretend für seine Freunde
[bestellt], welche ihm selbstverständlich den entsprechenden Einkaufspreis
hätten ersetzen müssen. Die Einfuhr und der Gebrauch hätten einzig und allein
zu privaten Zwecken, mithin dem Zerlegen und dem Tragen der Uhren gedient. In
erster Linie hätten der Beklagte und seine Freunde geplant, die Uhren zu
zerlegen und sich dadurch ein breiteres Wissen von deren Mechanik anzueignen
(Klageantwort Ziff. 8 ff.). Die Ausführungen des Beklagten sind wenig
überzeugend. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Beklagte und seine
Freunde zur Verbesserung ihres Wissens über die Mechanik von Uhren 18
gefälschte [...]-Uhren hätten erwerben sollen. Für die Erlangung von
Kenntnissen zur Uhrenmechanik war gerade nicht erforderlich, dass Produkte
gekauft werden, welche die Markenrechte eines schweizerischen Uhrenunternehmens
offensichtlich verletzen, was dem Beklagten umso bewusster sein musste, als
seine Mutter gemäss seinen Angaben als Uhrmacherin bei der IWC Schaffhausen gearbeitet
hat. Der Erwerb einer so grossen Anzahl von gefälschten Uhren, welche zumindest
zum Teil zugegebenermassen zur Weiterveräusserung an andere Personen bestimmt
waren, nicht mehr dem privaten Zweck zugeordnet werden, zumal mehrere Exemplare
desselben Models bestellt wurden. Die Behauptung des Beklagten, wonach die
grosse Anzahl auf einer Mindestbestellmenge basiere, ist nicht glaubhaft. Der
Beklagte hat denn auch für diese Behauptung keinerlei Beleg einreichen können.
Mit der geplanten Einfuhr und Weitergabe von diversen gefälschten Uhren an neue
Eigentümer hat der Beklagte auch eine Handlung geplant, welche auf dem Markt
wahrgenommen wird. Die geplante Inverkehrbringung von diversen gefälschten
Uhren stellt damit einen mit einer wirtschaftlichen Betätigung im Zusammenhang
stehenden Gebrauch der Marke durch den Beklagten dar (vgl. HGer ZH vom 7. März
2014, in: sic! 2015, S. 250, 251, E. 3.3.). Dem Beklagten gelingt der
Nachweis der privaten Natur der Gebrauchshandlungen nicht, womit er mit der
Einrede des Privatgebrauchs nicht durchdringt. Es ist damit von einem
versuchten Inverkehrbringen im Sinn von Art. 13 Abs. 2 MSchG
auszugehen.

3.4Voraussetzung
für die gerichtliche Anordnung eines Verbots ist neben der vorgenannten Anlasstat
sodann das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr. Die Wiederholungsgefahr hängt
nicht von subjektiven Vorstellungen der gesuchstellenden Partei ab, sondern
muss nach objektivierten Massstäben gegeben sein. Sie wird indiziert durch
(analoge) Verletzungen in der Vergangenheit, zumal eine Verletzungshandlung
ihre erneute Begehung in der Regel vermuten lässt. Indessen muss die
Wiederholung ernsthaft zu befürchten sein (BGE 128 III 96 E. 2e
S. 100, 124 III 72 E. 2a S. 74 f.; BGer 5A_228/2009 vom 8. Juli
2009 E. 4.1 f.). Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch den
Verletzer widerlegt werden, wenn er Umstände dartut, die eine Wiederholung im
konkreten Fall ausschliessen oder unwahrscheinlich erscheinen lassen (BGE 116
II 357 E. 2b S. 360; OGer ZH vom 21. Juli 1999, in: ZR 2000,
Nr. 26 E. 2a f.; OGer ZH vom 20. Januar 2011, in: sic! 2011,
S. 510 ff. mit weiteren Hinweisen).

Im vorliegenden
Fall hat der Beklagte im Verfahren betreffend Erlass einer vorsorglichen
Massnahme keine Stellungnahme abgegeben und namentlich auch nicht zugesichert,
dass er die ihm vorgeworfenen Handlungen nicht wiederholen wird. In seiner
Klageantwort hat er aber zugestanden, dass er gefälschte Uhren aus China einführen
wollte (Klageantwort Ziff. 12). Er hat ausgeführt, dass er weder der
Klägerin noch der Schweizer Uhrenindustrie schaden wollte und deshalb künftig
auf jeden Fall auf weitere Einfuhren verzichten werde (Klageantwort Ziff. 5
und 14). Er vertritt in seiner Klageantwort die Ansicht, dass bloss das
Einführen der (zugestandenen) 15 gefälschten Uhren eine Verletzung der Markenrechte
der Klägerin  darstelle und dass die von ihm geplante Weitergabe von diversen
gefälschten Uhren gegen Entgelt an seine Freunde dem (zulässigen) privaten
Gebrauch zuzuordnen sei (Klageantwort Ziff. 6 ff.). Der Beklagte vermag
damit in keiner Weise zum Ausdruck zu bringen, dass bezüglich der
Weiterverbreitung von gefälschten Uhren keine Wiederholungsgefahr droht. Es ist
daher nicht ausreichend, nur das (vom Beklagten) anerkannte Verbot betreffend
Einfuhr zu bestätigen. Vielmehr ist es zum Schutz der Markenrechte der Klägerin
erforderlich und angezeigt, dem Beklagten auch explizit das Inverkehrbringen
von gefälschten Uhren und die damit zusammen hängenden Handlungen zu verbieten
und das vorsorglich ausgesprochene Verbot auch in diesem Punkt zu bestätigen.

4.

4.1Die
Klägerin stellt weiter ein Auskunftsbegehren, mit dem der Beklagte verpflichtet
werden soll, Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr, Name und Adresse der
Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer dieser Gegenstände,
den Kaufpreis und (soweit der Gegenstand nicht mehr im Besitz des Beklagten
ist) Name und Adresse der Person oder des Unternehmens, an die bzw. das der
Gegenstand zu gewerblichen Zwecken weitergegeben wurde sowie die jeweils
erhaltenen Gegenleistungen, insbesondere  soweit vereinbart  Verkaufspreis
oder andere entgeltliche Gegenleistungen, bekannt zu geben (Rechtsbegehren 3).
Die Klägerin macht geltend, dass sie Anlass zur Befürchtung habe, dass der
Beklagte in der Vergangenheit noch weit mehr Gegenstände in die Schweiz
eingeführt, in der Schweiz angeboten, in Verkehr gebracht und zu diesem Zweck
gelagert habe und dasselbe mit weiteren Gegenständen beabsichtige, die
widerrechtlich mit markenrechtlich geschützten Zeichen der Klägerin versehen
seien. Das Auskunftsbegehren sei die einzige Möglichkeit der Klägerin, das Ausmass
der Markenrechtsverletzungen in Erfahrung zu bringen, um der Gefährdung ihrer
Markenrechte zu entgegnen. Das Auskunftsbegehren beziehe sich nicht nur auf die
zurückbehaltenen Uhren, sondern auch auf sämtliche anderen im Sinn von Art. 55
Abs. 1 lit. c MSchG in seinem Besitz befindlichen markenrechtsverletzenden
Gegenstände (Klage Ziff. 40 ff.).

Der Beklagte
macht geltend, dass er die bei ihm vorhandenen Informationen mit der
Klageantwort bereits geliefert habe und dass er darüber hinausgehend über keine
gesuchten Informationen verfüge. Er habe den Händler auf der Plattform
https://www.diy-trade.com gefunden. Dieser habe eine Kommunikation per
Telegram Messenger gewünscht. Dieser Telegram Messenger habe die Eigenschaft,
dass gesendete und empfangene Nachrichten automatisch gelöscht würden, kurz
nachdem sie gelesen worden seien. Er habe für die bestellten Uhren total USD 2'000.,
d.h. rund CHF 1'980., an eine Person namens G____ bezahlt.
Informationen über die Lieferung habe aufgrund der Rückhaltung der Sendung
durch die EZV alleine die Klägerin. Der Beklagte verfüge über keine weiteren
Uhren und könne daher über allfällige Weitergaben auch keine Angaben machen
(Klageantwort Ziff. 16 ff.).

4.2Wer
in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Gericht
unter anderem verlangen, den Beklagten zu verpflichten, Herkunft und Menge der
in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke    oder
der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer
Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 lit. c
MSchG). Die von der EVZ zurückbehaltenen Uhren waren zwar unbestrittenermassen
für den Beklagten bestimmt. Da die Sendungen aber nicht zugestellt, sondern
zurückbehalten wurden, ist fraglich, ob bei diesen Sendungen davon gesprochen
werden kann, dass sich diese im Besitz des Beklagten befinden, was aber für
die Anwendung von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG vorausgesetzt wird
(eingehend hierzuStaub, a.a.O., Art. 55
N70;Frick, a.a.O., Art. 55
MSchG N 58 f.). Zudem liegen mit der Absenderadresse und der vom Beklagten
angegebenen Information über den Empfänger seiner Zahlung die wesentlichen
Informationen über diese Gegenstände vor.

Der Beklagte
bringt für seine Behauptung, wonach er aufgrund der Konfiguration der
Informationsform mit dem Händler über keinerlei weitere Informationen über den
Bestellvorgang mehr verfüge, neben der eigenen Aussage als Beweisofferte
keinerlei Beleg vor. Es ist zudem auch nicht nachvollziehbar und nicht
glaubhaft, dass der Beklagte (mit einem monatlichen Netto-Lohn) von CHF 684.55
eine Bestellung im Umfang von fast CHF 2000. aufgibt und den
entsprechenden Betrag überweist, ohne auch in irgendeiner Form die Bestellung
zu dokumentieren. Damit würde es dem Besteller vollkommen verunmöglicht, zu
prüfen, ob die Lieferung der Bestellung entspricht respektive bei Ausbleiben
einer Lieferung überhaupt geltend zu machen, dass eine Bestellung erfolgt ist.
Es handelt sich bei den Ausführungen des Beklagten somit um eine unbelegte und
nicht glaubhafte Schutzbehauptung. Ebenso wenig nachvollziehbar ist die
Behauptung des Beklagten, wonach die eine der zwei an ihn adressierten
Sendungen (beinhaltend drei gefälschte) Uhren nicht auf seine Bestellung hin
erfolgt sein soll. Die Äusserungen des Beklagten zu den bei ihm vorhandenen
Informationen sind damit insgesamt wenig schlüssig. Dennoch lässt sich nicht
ausschliessen, dass beim Beklagten zumindest im heutigen Zeitpunkt keine
weiteren Angaben zur Bestellung der von der EVZ zurückbehaltenen Sendungen
vorhanden sind als diejenigen, welche er mit der Klageantwort offengelegt hat.
Es besteht damit keine Grundlage für die Anordnung einer weitergehenden
Auskunftserteilung.

Das
Auskunftsbegehren betreffend die Information über die Weitergabe von Waren bezieht
sich gemäss dem Wortlaut des Begehrens auf Gegenstände, die nicht mehr im
Besitz des Beklagten sind. Die Klägerin möchte mit ihrem Auskunftsbegehren
gemäss eigenen Angaben Informationen über das Ausmass der
Markenrechtsverletzungen erlangen. Sie trägt allerdings auch in Bezug auf
Auskunftsbegehren die Beweislast für den Besitz respektive den früheren Besitz
der Gegenstände, auf welche sich das Begehren bezieht (Staub, a.a.O., Art. 55 N 82). Entgegen den
Ausführungen der Klägerin kann aber allein aufgrund der Tatsache, dass zwei für
den Beklagten bestimmte Sendungen mit insgesamt 18 gefälschten Uhren an der
Schweizer Grenze eingetroffen sind, nicht mit genügender Bestimmtheit darauf
geschlossen werden, dass der Beklagte bereits zu einem früheren Zeitpunkt
solche Uhren bestellt und/oder eingeführt und in seinem Besitz hatte. Daher
fehlt die Grundlage für die Anordnung einer Auskunftserteilung.

5.

5.1Gemäss
den obigen Ausführungen ist festzustellen, dass der Beklagte die Klage in Bezug
auf die Anträge auf Einziehung und Vernichtung der von der EZV zurückbehaltenen
Sendungen und in Bezug auf die Anordnung eines Verbots der Einfuhr von
Gegenstände, welche die Markenrechte der Klägerin verletzen, anerkannt hat.
Darüber hinaus ist die Klage in Bezug auf die Anordnung eines Verbots des
Inverkehrbringens und damit zusammenhängenden Handlungen gutzuheissen, während
sie in Bezug auf die Auskunftsbegehren abzuweisen ist, soweit diesen in der
Klageantwort nicht bereits nachgekommen worden ist.

Aufgrund der
Anerkennung der Klage in den wesentlichen Punkten und der Gutheissung der Klage
in Bezug auf das weitergehende Verbotsbegehren ist von einem überwiegenden
Obsiegen der Klägerin auszugehen. Das gilt insbesondere auch für das
Massnahmeverfahren, zumal der Beklagte in der ihm gesetzten Frist keine
Einwände gegen die Anordnung der von der Klägerin beantragten vorsorglichen
Massnahmen erhoben hat. Der Beklagte hat daher die Kosten des Verfahrens zu
tragen und der Klägerin eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 106 Abs. 1
und 2 ZPO). Die Gerichtsgebühr bestimmt sich gemäss § 11 in Verbindung mit
§§ 5 bis 10 des Reglements über die Gerichtsgebühren (GGR,
SG 154.810). Auszugehen ist gemäss den obigen Ausführungen von einem
Streitwert von CHF 50000. (vgl. E. 1.2). Die Grundgebühr ist
wegen der vorsorglichen Massnahme zu erhöhen und aufgrund der weitgehenden
Anerkennung der Klage durch den Beklagten zu ermässigen (§ 15 Abs. 1 lit. a
sowie § 17 GGR). Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist eine Gebühr
von CHF 5000. angebracht, welche vom Beklagten zu tragen ist.

Sodann hat der
Beklagte der Klägerin eine Parteientschädigung auszurichten. Bei der Berechnung
derselben ist zu berücksichtigen, dass sich aufgrund des Verzichts auf eine
Hauptverhandlung ein Abzug vom Grundhonorar rechtfertigt, welcher allerdings
durch den Zuschlag zufolge des Massnahmeverfahrens aufgewogen wird. Sodann hat
sich die in der Klageantwort erfolgte weitgehende Anerkennung der Klage nicht
auf den Aufwand der Klägerin zur Ausarbeitung der Klage respektive des Massnahmegesuchs
ausgewirkt und kann daher nicht zu einer Reduktion der Parteientschädigung
führen. Die Parteientschädigung wird dementsprechend auf CHF 5200. inklusive
Auslagen festgelegt (§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1
lit. b Ziff. 8 der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des
Kantons Basel-Stadt [HO, SG 281.400]). Die Klägerin macht zusätzlich auch
einen Zuschlag für die MWST geltend. Nach der Praxis des Appellationsgerichts
wird die Parteientschädigung ohne Zuschlag für die MWST zugesprochen, wenn die
obsiegende Partei - wie vorliegend die Klägerin  selbst mehrwertsteuerpflichtig
ist und den Prozess im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit geführt hat, sofern
die betroffene Partei nicht nachweist, dass sie durch die MWST belastet ist
(AGE ZK.2016.1 vom 30. Januar 2017 E. 3.2). Ein solcher Nachweis hat die
Klägerin nicht erbracht, weshalb Parteientschädigung ohne Zuschlag für die MWST
zugesprochen wird.

5.2Der
Beklagte hat in der Klageantwort die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege
und Verbeiständung beantragt. Da die Prozessarmut des Beklagten glaubhaft
gemacht wurde und seine Begehren in der Klageantwort nicht als aussichtslos
bezeichnet werden können, ist diese für das materielle Hauptverfahren zu gewähren.
Davon ist allerdings das Massnahmeverfahren nicht betroffen, da der Beklagte in
diesem Verfahren keine Stellung  genommen und daher auch keine Anträge gestellt
hat, deren Erfolgsaussichten beurteilt werden könnten. Der Beklagte hat daher
trotz der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege im Hauptverfahren die Gerichtskosten
des Massnahmeverfahrens mit einer Gebühr von CHF 2000. zu tragen. Die Gerichtskosten
des Hauptverfahrens gehen aber zufolge der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege
vorläufig zu Lasten des Kantons (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO).
Zudem ist den Rechtsvertretern des Beklagten gemäss Art. 122 Abs. 1 lit. a
ZPO eine angemessene Entschädigung auszusprechen. Aufgrund des Streitwerts von
CHF 50000., der Beschränkung auf einen einfachen Schriftenwechsel, den
Verzicht auf eine Verhandlung und der weitgehenden Anerkennung der Klage ist
diese Entschädigung auf CHF 2500. inklusive Auslagen und zuzüglich MWST
festzusetzen (§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 lit. b
Ziff. 8 und § 6 Abs. 1 HO).

Demgemäss
erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht):

://:        Die Eidgenössische Zollverwaltung,
Zollstelle Basel-Mülhausen Flughafen, wird angewiesen, die unter Aktenzeichen [...]
zurückbehaltene Sendung, beinhaltend drei Uhren (inkl. Verpackungen und
allfällige Begleitpapiere), einzuziehen und zu vernichten.

Die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollstelle
Basel-Mülhausen Flughafen, wird angewiesen, die unter Aktenzeichen [...]
zurückbehaltene Sendung, beinhaltend 15 Uhren (inkl. Verpackungen und anfällige
Begleitpapiere), einzuziehen und zu vernichten.

Dem Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung im
Falle einer jeden Widerhandlung gemäss Art. 292 StGB (Busse) verboten,
Uhren, Uhrenteile (insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger)
und Accessoires (insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder mehreren der
Marken

-   [] (CH []),

-    [] (CH []),

-   [] (CH []),

-    [] (CH []),

-    [] (CH []),

-    [] (CH [])

-   [] (CH [])

-   [] (CH []),

-   [] (CH []),

-   [] (CH []) und/oder

-   [] (CH [])

a) in die Schweiz einzuführen, d.h. körperlich vom Ausland in die Schweiz
zu verbringen, oder über Dritte in die Schweiz einführen zu lassen, oder sich
selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz
zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Der Beklagte trägt die Gerichtskosten von CHF 5000.,
wovon CHF 3000. zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für
den Beklagten zu Lasten der Gerichtskasse gehen. Die Nachzahlung gemäss Art. 123
Abs. 1 ZPO bleibt vorbehalten.

Der Beklagte bezahlt der Klägerin eine
Parteientschädigung von CHF 5200. inklusive Auslagen.

Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege
wird dem unentgeltlichen Rechtsbeistand bzw. der unentgeltlichen Rechtsbeiständin
des Beklagten, E____ bzw. F____ ein Honorar von CHF 2500. inklusive
Auslagen und zuzüglich 7,7% MWST von CHF 192.50 aus der Gerichtskasse
ausgerichtet.

Mitteilung an:

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

Der Gerichtsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes
(BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher EröffnungBeschwerde in Zivilsachenerhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000
Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42
BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das
Bundesgericht.

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.