bs_appellationsgericht · ZK.2013.6 · 2016-01-20 · de
Markenrecht


Appellationsgericht

des Kantons Basel-Stadt

Besondere zivilrechtliche Abteilung

ZK.2013.6

ENTSCHEID

vom20. Januar 2016

Mitwirkende

Dr. Olivier Steiner (Vorsitz), Dr.
Marie-Louise Stamm, Dr. Caroline Cron, Prof. Dr. Daniela Thurnherr Keller, Dr.
Heidrun Gutmannsbauerund

Gerichtsschreiberin Dr. Salome
Wolf Kramer

Parteien

A____Klägerin

[...]

vertreten durch [...]

gegen

B____[...]                                                                                                            Beklagte

vertreten durch [...]

Gegenstand

betreffend Markenrecht

Sachverhalt

Die A____ (Klägerin)
ist eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in [...]. Gegenstand ihres Unternehmens
sind insbesondere Verlagsgeschäfte, der Betrieb von Druckereien und die
Herstellung und die Verbreitung von Informationsmitteln und -material aller
Art. Sie entstand am [...] durch eine rechtsformwechselnde Umwandlung der [...]
GmbH & Co. KG; sie ist deren Rechtsnachfolgerin. Die B____ (Beklagte;
vormals [...], davor [...]) hat ihren Sitz in [...] und bezweckt insbesondere das
Erwerben, Verwalten, Entwickeln und Veräussern von Immaterialgüterrechten. Die
Beklagte hat mit Fusionsvertrag vom [...] die Aktiven und Passiven der [...]
übernommen. Die [...] bezweckte insbesondere die Herstellung von und den Handel
mit Büchern, Zeitschriften etc. Sie hatte ihren Sitz in Basel.

Die Klägerin ist
Inhaberin der registrierten Marke [...] (in der Schweiz Nr. [...] und international
Nr. [...]). Die Marke ist für die Klassen 9, 16, 40, 41 und 45 eingetragen. Die
eingetragenen Waren und Dienstleistungen betreffen alle Druckereierzeugnisse
und Druckerei- und Verlagsdienstleistungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte
Sparte. Diese Marken gehörten ursprünglich der Beklagten. Sie hat die Schweizer
Marke am [...] hinterlegt.

Im Zusammenhang
mit der Veräusserung des Verlagsteils Architektur und Design hat die Beklagte
die Marken in einem Asset and Purchase Agreement vom 9. Dezember 2012 (im
Folgenden: APA) an die spanische Gesellschaft C____ übertragen. Die C____ hat
danach sämtliche Rechte und Pflichten aus dem APA an ihre Tochtergesellschaft, die
D____, übertragen. Aus der D____ wurde im Jahr 2010 die E____. Über diese wurde
am 6. März 2012 der Konkurs eröffnet.

Die Klägerin
kaufte mit Vertrag vom 24. April 2012 die Aktiven des Verlagsteils Architektur
und Design aus der Konkursmasse der E____, auch die Schweizer Marke [...]. Sie
betreibt heute unter der Marke [...] ihren Fachverlag für Architektur,
Landschaftsarchitektur und Design. Die Beklagte verwendet das Zeichen [...] im
Zusammenhang mit ihrem Verlagsteil Science Technology Medicine (im Folgenden: STM).
Am 26. April 2012 stellte die Beklagte beim Institut für geistiges Eigentum
einen Antrag auf Eintragung einer ausschliesslichen Lizenz betreffend die Marke
Nr. [...]. Dieser Antrag wurde mit rechtskräftigem Entscheid vom 21. Januar
2013 abgewiesen.

Am 23. Mai 2013 reichte die Klägerin Klage ein mit den folgenden
Rechtsbegehren:

1.   Es sei der
Beklagten zu verbieten, im Geschäftsverkehr die Bezeichnung [...], ungeachtet
der Schreibweise, für

a.    elektronische Publikationen,

b.    Druckereierzeugnisse
aller Art,

c.     Dienstleistungen
in den Bereichen Veröffentlichung und/oder Herausgabe von gedruckten oder
elektronischen Büchern, Zeitungen und/oder Zeitschriften,

d.    Dienstleistungen eines
Verlages, eines Verlegers und/oder eines Herausgebers

zu verwenden und/oder von Dritten
verwenden zu lassen.

2.    Das Verbot gemäss
Rechtsbegehren Ziffer 1 sei unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen
Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen
im Sinne von Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall aufzuerlegen.

3.    Die Beklagte sei zu
verpflichten, den mit den seit 24. April 2012 unter der Bezeichnung [...]
vertriebenen Produkten und Dienstleistungen gemäss Rechtsbegehren Ziffern 1.a
bis 1.d erzielten Umsatz und Gewinn offenzulegen.

4.    Die Beklagte sei zu
verpflichten, der Klägerin nach Wahl der Klägerin Schadenersatz oder
Gewinnherausgabe in der Höhe, wie von der Klägerin nach Erhalt der gemäss
Rechtsbegehren Ziffer 3 anbegehrten Daten beziffert, mindestens aber in der
Höhe von CHF 50000.−, zu bezahlen.

5.    Unter
Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten.

Die Beklagte beantragt mit ihrer Klagantwort vom 4. Oktober 2013 die
vollumfängliche Abweisung der Klage, soweit darauf einzutreten sei. Mit Replik
vom 9. Dezember 2013 und Duplik vom 3. März 2014 sowie mit den Stellungnahmen
vom 22. Mai 2014 und vom 6. November 2014 halten beide Parteien an ihren
Rechtsbegehren unverändert fest.

Am 6. November
2014 fand eine Instruktionsverhandlung statt. Dabei konnte keine Einigung
zwischen den Parteien erzielt werden. Auf Antrag der Klägerin und mit dem
Einverständnis der Beklagten wurde das Verfahren mit Verfügung vom 24. Februar
2015 bis zum Widerruf durch eine der Parteien sistiert. Mit Verfügung vom 10.
Juni 2015 wurde die Sistierung aufgehoben.

Die
Hauptverhandlung fand am 20. Januar 2016 statt. Anwesend waren auf Seiten der
Klägerin F____ und ihre Vertreter, [...], sowie auf Seiten der Beklagten ihre
Vertreter, [...]. Die Vertreter beider Parteien kamen zweimal zum Vortrag. Für
die Ausführungen wird auf das Verhandlungsprotokoll verwiesen. Die Einzelheiten
des Sachverhalts und die Standpunkte der Parteien ergeben sich, soweit
entscheidrelevant, aus den nachstehenden Erwägungen. Der Entscheid wird mit
schriftlicher Begründung eröffnet.

Erwägungen

1.

1.1Die
Klägerin hat ihren Sitz in [...], die Beklagte hatte ihren Sitz zum Zeitpunkt
der Klageinreichung in [...]. Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die
Klägerin macht eine Verletzung ihres Markenrechts und damit zivilrechtliche
Ansprüche geltend. Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich demnach nach
dem Lugano Übereinkommen vom 30. Oktober 2007 (SR 0.275.12, LugÜ). Gemäss Art.
2 Ziffer 1 LugÜ ist die Beklagte im Staat zu verklagen, in dem sie ihren Sitz
hat beziehungsweise bei Rechtshängigkeit hatte, vorliegend also in der Schweiz.
Überdies hat sich die Beklagte auf das Verfahren eingelassen (Art. 24 LugÜ). In
Verbindung mit Art. 2 sowie Art. 109 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Internationale
Privatrecht (SR 291; IPRG) ist die internationale und örtliche
Zuständigkeit des angerufenen Gerichts gegeben.

1.2Für
Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum liegt die sachliche
Zuständigkeit gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung
(SR 272; ZPO) in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Ziffer 1 des Gesetzes über die
Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SG 221.100; EG ZPO) beim
Appellationsgericht als einziger kantonalen Instanz. Zuständig ist die Kammer
der Appellationsgerichts (§ 72 Ziffer 5 des Gerichtsorganisationsgesetzes [SG 154.100; GOG]).

2.

2.1Die
Klägerin stellt zunächst ein Begehren um Unterlassung (Rechtsbegehren 1 und 2),
mit dem sie beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, im Geschäftsverkehr
die Bezeichnung [...], ungeachtet der Schreibweise, für elektronische Publikationen,
Druckereierzeugnisse aller Art, Dienstleistungen in den Bereichen Veröffentlichung
und/oder Herausgabe von gedruckten oder elektronischen Büchern, Zeitungen
und/oder Zeitschriften, sowie für Dienstleistungen eines Verlags, eines
Verlegers und/oder eines Herausgebers zu verwenden und/oder von Dritten
verwenden zu lassen. Sie macht eine Verletzung ihrer im schweizerischen
Markenregister hinterlegten Marke Nr. [...] geltend und stützt sich in ihrer
Begründung ausschliesslich auf schweizerisches Markenrecht.

Die Beklagte
hält dieses Rechtsbegehren für nicht genügend bestimmt und zu abstrakt
formuliert. Ausserdem fehle das erforderliche Rechtsschutzinteresse. Das
Rechtsbegehren sei sachlich und räumlich zu weit gefasst. Sie benutze das
Zeichen lediglich im Bereich STM, weshalb die Klägerin das Verbot auf diesen
Bereich hätte einschränken sollen. In den anderen Bereichen drohe gar keine
Schutzrechtsverletzung. Zudem wolle die Klägerin der Beklagten die Verwendung
des Zeichens überall auf der Welt verbieten, was gestützt auf das
schweizerische Markenrecht nicht möglich sei (Duplik Rz. 130 ff.). An der
Hauptverhandlung führte die Beklagte aus, das Rechtsbegehren müsse sachlich,
persönlich, räumlich sowie zeitlich genau bestimmt sein und eine Verletzung
müsse unmittelbar drohen oder ernsthaft zu befürchten sein. Sonst könne auf das
Rechtsbegehren nicht eingetreten werden. Zum Beispiel sei fraglich, ob auch die
namens- beziehungsweise firmenmässige Verwendung des Zeichens [...] verboten
wäre, etwa bei einem Buch die Nennung des Autors mit dem Namen [...]. Auch die
Formulierung ungeachtet der Schreibweise sei unklar. Ebenfalls sei unklar,
was die Verwendung durch Dritte bedeute (Verhandlungsprotokoll S. 5 und 8).

2.2Gemäss
Art 55 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG; SR 232.11) kann derjenige, derin seinem
Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, vom Richter verlangen, eine drohende
Verletzung zu verbieten. Diese Bestimmung konkretisiert die allgemeine
Klagevoraussetzung des Rechtsschutzinteresses für die markenrechtliche Unterlassungsklage
(Willi,Kommentar MSchG,
Art. 55 MSchG N 18). Fehlt das Rechtsschutzinteresse, ist auf die
Klage nicht einzutreten (Staub, in:
Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.],SHK  Stämpflis Handkommentar
Markenschutzgesetz, Art. 55 MSchG N 45). Das Vorliegen des
Rechtsschutzinteresses wird als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen geprüft
(Art. 59 Abs. 2 lit. a und Art. 60 ZPO;Gehri,
Basler Kommentar ZPO, 2. Auflage 2013, Art. 59 ZPO N 1;David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli, SIWR I/2, Der Rechtsschutz
im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage 2011, Rz. 271).

Ein Unterlassungsbegehren
muss als Leistungsklage genügend bestimmt sein, so dass es zum Urteilsdispositiv
erhoben werden und ohne weitere Tatsachenerhebungen vollstreckt werden kann
(Art. 84 Abs. 1 ZPO;Gehri,
a.a.O., Art. 84 ZPO N 6 ff.). Es muss auf das Verbot eines genügend bestimmten
Verhaltens gerichtet sein (Gehri,
a.a.O., Art. 84 ZPO N 8 f.;Willisegger,
Basler Kommentar ZPO, 2. Auflage 2013, Art. 221 ZPO N 18;Willi, a.a.O., Art. 55 MSchG N 23). Die
Beklagte muss erfahren, was sie nicht tun darf und die Vollstreckungsbehörden
müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen
haben; sie sollen das Verhalten nicht erneut rechtlich qualifizieren müssen (BGE
131 III 70 E. 3.3;Staub, a.a.O.,
Art. 55 MSchG N 33). Ein Verbot muss sich am konkreten Einzelfall orientieren,
darf aber so weit gefasst sein, dass künftige Umgehungen nicht allzu leicht möglich
sind (David/Frick/Kunz/Studer/Zimmerli,
a.a.O., Rz. 282).

Üblich ist es,
mehrere der in Art. 13 Abs. 2 MSchG aufgezählten, dem Markeninhaber
vorbehaltenen Handlungen, zu nennen. Zu unbestimmt wäre etwa eine Formulierung
wie es sei der Beklagten zu verbieten, das Zeichen XY kennzeichenmässig zu
gebrauchen (Staub, a.a.O., Art.
55 MSchG N 34). Marken sind stets im Zusammenhang mit denjenigen Waren und
Dienstleistungen geschützt, für die sie im Register eingetragen sind. Aufgrund
dieses markenrechtlichen Spezialitätsprinzips hat das Rechtsbegehren die Waren
und Dienstleistungen aufzuführen, für welche das Verbot gelten soll.

Ist ein Rechtsbegehren
zu wenig spezifiziert, ist es ganz oder teilweise abzuweisen. Werden etwa die
Produkte nicht spezifiziert, ist das Rechtsbegehren  bei Vorliegen der übrigen
Voraussetzungen  für diejenigen Waren und Dienstleistungen gutzuheissen,
bezüglich welcher die erfolgte, bestehende oder drohende Markenrechtsverletzung
erstellt ist (Staub, a.a.O.,
Art. 55 MSchG N 39). Zu umfassend formulierte Unterlassungsbegehren können
insoweit auf das zulässige Mass eingeschränkt werden, als sie hinreichend klar
formuliert sind.Sollte sich das Verbotsbegehren bei der
materiellen Beurteilung an sich als begründet, aber als zu umfassend formuliert
erweisen, so ist es im Sachentscheid auf das zulässige Mass einzuschränken (BGE 107
II 82 E. 2b;BGE 131 III 70 E. 3.6). Ist das Rechtsbegehren in anderer
Hinsicht unklar, ist es ist im Lichte der Begründung zu lesen. Bringt dies
keine Klärung, ist auf die Klage in diesem Punkt nicht einzutreten (Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 39).
Grundsätzlich muss das Unterlassungsbegehren auch zum Ausdruck bringen, auf
welches räumliche Gebiet sich das Verbot beziehen soll.

2.3Die
Klägerin beantragt, es sei der Beklagten zu verbieten, im Geschäftsverkehr die
Bezeichnung [...], ungeachtet der Schreibweise, für elektronische Publikationen,
Druckereierzeugnisse aller Art, Dienstleistungen in den Bereichen Veröffentlichung
und/oder Herausgabe von gedruckten oder elektronischen Büchern, Zeitungen
und/oder Zeitschriften, sowie für Dienstleistungen eines Verlages, eines Verlegers
und/oder eines Herausgebers zu verwenden und/oder von Dritten verwenden zu
lassen.

Das
Unterlassungsbegehren nennt zunächst das Zeichen, dessen Verwendung zu
verbieten sei. Der Zusatz ungeachtet der Schreibweise stellt klar, dass etwa
auch die Darstellung des Zeichens mit Kleinbuchstaben unzulässig sein soll. Mit
Blick darauf, dass das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers auch
ähnliche und nicht nur identische Zeichen umfasst, erscheint dieser Zusatz
nicht als unbestimmt. Weiter werden im Begehren die Waren und Dienstleistungen
genannt, für die das Zeichen nicht verwendet werden dürfen soll. Diese
entsprechen einem Teil der im Markenregister eingetragenen Waren und
Dienstleitungen. Der Grad der Konkretheit der Aufzählung ist absolut üblich und
ist keineswegs zu unbestimmt. Die Formulierung zu verwenden und/oder von
Dritten verwenden zu lassen ist ebenfalls nicht zu unbestimmt. Auch sie
bezweckt eine allzu einfache Umgehung des Verbots, indem sie verhindert, dass
die Beklagte die Verwendung des Zeichens etwa einer andere Konzerngesellschaft
oder einer externen Gesellschaft übertragen würde. Bei Gutheissung des
Unterlassungsbegehrens wäre der Beklagten die Verwendung des Zeichens als
Kennzeichen für die genannten Waren und Dienstleistungen untersagt. Zulässig
wäre dagegen etwa die Nennung des Namens [...] als Name des Autors, dessen Werk
die Beklagte herausgibt. Hier wird das Zeichen nicht als Kennzeichen des
Unternehmens oder von Produkten verwendet; diese Verwendung wird vom Markenschutz
nicht erfasst (siehe dazuMarbach,
SIWR III/1, Markenrecht, 2. Auflage 2009, Rz. 1452). Eine noch präzisere
Umschreibung des zu untersagenden Verhaltens ist im Markenrecht weder üblich
noch sinnvoll. Insgesamt ist das Rechtsbegehren genügend bestimmt. Die Beklagte
und auch die Vollstreckungs- und Strafbehörden wissen, was bei Gutheissung der
Unterlassungsklage verboten wäre.

Im Zusammenhang
mit der Klagebegründung ist unzweifelhaft, dass die Klägerin sich
ausschliesslich auf schweizerisches Markenrecht und ihre schweizerische Marke
stützt. Die im schweizerischen Markenregister hinterlegte Marke ist auf dem
Gebiet der Schweiz geschützt. Entsprechend ist das Unterlassungsbegehren
demnach dahingehend zu verstehen, dass sich das Verbot der Zeichenverwendung
auf das Gebiet der Schweiz beziehen soll.

Was das
Rechtsschutzinteresse beziehungswiese die drohende Verletzung des klägerischen
Markenrechts betrifft, so ist unbestritten, dass die Beklagte das Zeichen [...]
im Verlagsbereich und dort nur im Bereich STM verwendet. Eine vergangene, aktuelle
oder drohende Verwendung in anderen Bereichen wird von der Klägerin weder
behauptet noch belegt. Damit fehlt in den Bereichen ausserhalb STM der Nachweis
einer drohenden Verletzung und damit das Rechtsschutzinteresse. Soweit das Unterlassungsbegehren
weitere Bereiche als STM erfassen möchte, ist darauf nicht einzutreten. Eine
solche Einschränkung des zu prüfenden Verbots auf die Verwendung des Zeichens [...]
im Bereich STM ist zulässig; das Gericht darf auch im Rahmen der
Dispositionsmaxime weniger zusprechen als die Klägerin beantragt (siehe dazu
BGer 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 4.2).

2.4Gemäss
diesen Erwägungen ist nachfolgend materiell zu prüfen, ob der Klägerin ein
Unterlassungsanspruch für das Gebiet der Schweiz und für den Bereich STM zusteht.

3.

3.1Gemäss
Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das
ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen,
für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Der Markeninhaber
kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 vom
Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Waren oder
deren Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu
bringen oder zu diesem Zweck zu lagern, unter dem Zeichen Dienstleistungen
anzubieten oder zu erbringen, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder
durchzuführen sowie das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder
sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 2 MSchG).Nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind
unter anderem identische oder ähnliche Zeichen, die für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus
eine Verwechslungsgefahr ergibt.

3.2Die
Klägerin ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. [...]. Sie wurde für
folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt: Auf elektronischen, optischen
oder magnetischen Datenbanken gespeicherte Ton- und Bildaufnahmen,
Compact-Disks (Ton, Bild), CD-ROM, CD-I, elektronische Publikationen
(herunterladbar), Druckereierzeugnisse aller Art, Veröffentlichungen
(Schriften), Druckarbeiten, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern,
Zeitungen und Zeitschriften, Dienstleistungen eines Verlags, eines Verlegers sowie
eines Herausgebers, Online Publikation von elektronischen Büchern und
Zeitschriften, Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht
herunterladbar) sowie Verwaltung von Urheberrechten. Im Register ist keine
Lizenz an dieser Marke eingetragen.

Unbestritten
ist, dass die Beklagte das Zeichen [...] im Bereich STM kennzeichenmässig
verwendet und auch weiterhin verwenden will. Die Beklagte verwendet sodann ein
Zeichen, das grundsätzlich nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen
ist: Das Zeichen ist identisch mit der Marke der Klägerin und wird für gleiche
oder zumindest gleichartige Waren und Dienstleistungen verwendet.

Die Beklagte
macht einerseits zwar geltend, sie verwende das Zeichen gar nicht als Marke 
also gar nicht als Kennzeichen für Waren und/oder Dienstleistungen , sondern
als Bezeichnung eines Geschäfts, als Bezeichnung eines business beziehungsweise
als tradename (siehe etwa Klagantwort Rz. 16). Im Widerspruch dazu behauptet
die Beklagte dann aber andererseits, sie benutze das Zeichen eben doch als
Marke, dies insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Behauptung, sie verfüge über
eine nicht registrierte notorische Marke und eine Benutzungsmarke nach common
law (Klagantwort Rz. 65; Duplik Rz. 117). Zusätzlich behauptet sie, es sei im
Einklang mit dem APA eine Markenteilung vorgenommen worden (Duplik Rz. 54). Bei
diesen unterschiedlichen Ausführungen handelt es sich nicht um rein rechtliche,
zulässige Alternativbegründungen; vielmehr behauptet die Beklagte auf der
tatsächlichen Ebene Widersprüchliches. Teilweise vermischt sie die Begriffe,
indem sie von der Marke beziehungsweise der geschäftlichen Bezeichnung
spricht (siehe etwa Duplik Rz. 45). Welche Art der Zeichenverwendung
tatsächlich vorliegt, ist eine Frage des Sachverhalts. Sie kann an dieser
Stelle indes offen gelassen werden. Das Ausschliesslichkeitsrecht des
Markeninhabers erstreckt sich nämlich auf jeden kennzeichenmässigen Gebrauch,
nicht nur auf den markenmässigen (Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG;Marbach, a.a.O., Rz. 1453;Willi, a.a.O., Art. 13 MSchG N 37 f.).

Die Beklagte
verwendet demnach ein Zeichen, das an sich geeignet ist, die Marke der Klägerin
zu verletzen.

3.3

3.3.1Weshalb
die Verwendung des identischen Zeichens [...] im Bereich STM trotz der
klägerischen Marke zulässig sein soll, begründet die Beklagte zusammengefasst wie
folgt: Zunächst macht sie geltend, sie habe das Recht zur Benutzung des Zeichens
als tradename im Bereich STM beim damaligen Verkauf des Verlagsteils Architektur
und Design im APA gar nicht an die Käuferin übertragen (Klagantwort Rz. 16).
Was sie gar nie an die Käuferin übertragen habe, könne gar nicht Bestandteil
der Konkursmasse der E____ gewesen sein, weshalb die Klägerin dieses Recht auch
nicht aus der Konkursmasse habe erwerben können (unten E. 3.3.2). Die Beklagte
greife nicht in die eingetragenen Markenrechte der Klägerin ein, weil sie das
Zeichen [...] nicht als Marke, sondern als geschäftliche Bezeichnung für ihr
Verlagsgeschäft nutze (Klagantwort Rz. 16). Falls sie entgegen diesen
Ausführungen doch alle Rechte an die damalige Käuferin übertragen hätte, sei
davon auszugehen, dass ihr im APA eine Nutzniessung am tradename eingeräumt
worden sei, eventualiter eine Lizenz  wobei dies im APA klar nicht so vereinbart
worden sei , die sich die Klägerin trotz fehlender Eintragung im
Markenregister entgegenhalten lassen müsse (unten E. 3.3.3 und 3.3.4). Sodann
behauptet die Beklagte, sie verfüge über eine common law Marke in den USA und über
eine notorische Marke in der Schweiz (unten E. 3.3.5). Zusätzlich behauptet die
Beklagte, es sei im APA eine Markenteilung vorgenommen worden, wobei sie im
Widerspruch dazu andernorts behauptet, die damalige Käuferin habe alle
Markenrechte erworben (so Klagantwort Rz. 97; unten E. 3.3.2). Schliesslich
macht die Beklagte geltend, die Klägerin verhalte sich unlauter und auch
rechtsmissbräuchlich, wenn sie sich auf ihre registrierte Marke berufe und der
Beklagten den Zeichengebrauch untersage (unten E. 3.3.6).

Die Klägerin bestreitet
sämtliche Ausführungen der Beklagten und stellt sich auf den Standpunkt, sie
habe die Marke aus der Konkursmasse unbelastet erworben. Die Beklagte habe
unter keinem Titel ein Recht darauf, die Marke weiterhin zu verwenden.

3.3.2Bei
mehreren Argumenten der Beklagten steht der Inhalt des Asset and Purchase
Agreement (APA; Klagantwort Beilage 21) zur Diskussion, namentlich bei den
Fragen, ob die Beklagte das Recht am tradename im Bereich STM bei sich behalten
hat, ob ihr eine Nutzniessung oder eine Lizenz eingeräumt wurde, oder ob eine
Markenteilung vereinbart und vorgenommen wurde. Im Folgenden wird daher zunächst
der Inhalt des APA geprüft.

Die Beklagte führt aus, im Jahr [...] habe sie den Verlagsteil
Architektur und Design an die D____ verkauft. Dabei sei das Recht, das Zeichen [...]
als geschäftliche Bezeichnung für das Verlagsgeschäft zu benutzen, namentlich
für den Bereich STM, bei der Beklagten verblieben (Klagantwort Rz. 16 ff. und
Rz. 26 ff.). Für die Auslegung des APA sei auch das Term Sheet [...]
beizuziehen (Klagantwort Beilage 18). Daraus ergebe sich, dass einzig die
Sparte Architektur und Design habe veräussert werden sollen. Beide
Vertragsparteien hätten den Namen [...] für ihre Verlagstätigkeit weiterbenutzen
können sollen. So sei im Term Sheet etwa festgehalten worden: Buyer will
acquire the tradename [...] on a non exclusive basis.Seller
will guarantee that it will only use the tradename in relation to its existing
STM business.(Zitat aus dem Term Sheet in Klagantwort Rz. 32). Weiter
sei der Letter of Intent [...], der als Anhang 18 Teil des APA geworden sei,
beizuziehen (Klagantwort Beilage 20), insbesondere dessen Ziffer 5 (Klagantwort
Rz. 34 f.).Darin sei insbesondere Folgendes festgehalten
worden:

a)    hereby confirm our interest in acquiring a number of assets of
the Design & Architecture division of [], including the []"
magazine and the [] tradename  We hereby state that this Letter is based on a
business vision that contemplates the independent" function of the []
Design & Architecture business.

b)     In relation to this letter the assets of the Design &
Architecture division of [...] including the [...]" magazine and the [...]
tradename, subject of the proposed transaction mainly comprise of the
following: Intangible assets, in particular all trademarks, tradenames, copyright,
internet domain names, contents databases, applications for such rights and contents,
as well user rights in respect of such rights and contents.

Insbesondere heisse es in Ziffer 5 des Letter of Intent: The
granting by the Seller, which ensures the rights of use of the [...] trademark
and logo on a non exclusive basis. The Seller will guarantee that he will only
use the trademark in relation to its existing STM business (Klagantwort Rz.
35).

Das APA sei dann
am [...] geschlossen worden (Klagantwort Beilage 21). Im APA und auch im
Closing Memorandum (Klagantwort Beilage 23) sei ausdrücklich festgehalten
worden, dass der Beklagten ein umfassendes Nutzungsrecht für die geschäftliche
Bezeichnung [...] im Verlagsbereich STM zustehen soll (Klagantwort Rz. 37). Diese
Auslegung gehe aus verschiedenen Passagen in den Vertragsdokumenten deutlich
hervor, so auch aus dem Titel des APA Agreement relating to the Transfer of
Certain Contracts and Assets related to the Architecture and Design Business of
[...] (dazu im Einzelnen Klagantwort Rz. 39 a bis h).

Die Beklagte
behauptet, im Rahmen des APA seien einerseits die Gebrauchsrechte an der
geschäftlichen Bezeichnung bei ihr verblieben, andererseits sei ihr eine Nutzniessung
daran eingeräumt worden (Klagantwort Rz. 42). Beim späteren Verkauf der Aktiven
aus der Konkursmasse der E____, so die Beklagte weiter, habe auch das
Konkursamt festgestellt, dass Gegenstand des Kaufvertrags einzig die Aktiven seien,
welche die Fortführung des Architektur und Design-Verlags ermöglichen sollen
(Klagantwort Rz. 48, Klagbeilage 6). Der Konkursverwalter und die Organe der Klägerin
hätten beim Kauf gewusst, dass der Beklagten ein Nutzungsrecht am Zeichen für
den Verlagsbereich STM zustehe (Klagantwort Rz. 50 ff.). Die Klägerin habe daher
nur die belasteten Markenrechte erworben und das Gebrauchsrecht und die
Nutzniessung der Beklagten anerkannt (Klagantwort Rz. 52).

Die Klägerin hält
die Auslegung des APA der Beklagten für falsch. Sie macht geltend, es komme ohnehin
darauf gar nicht im Einzelnen an, weil sie gar nicht am damaligen Vertragsschluss
beteiligt gewesen sei. Allfällige der Beklagten verbliebenen oder eingeräumten
Rechte seien im Konkurs der E____ untergegangen (Replik Rz. 48). Sie habe die
Marke ganz und ohne Belastung aus der Konkursmasse erworben. Die Präambel im
Kaufvertrag mit der Konkursmasse enthalte keine Einschränkung auf die Sparte
Architektur und Design (Replik Rz. 49, Klagbeilage 6). Die Klägerin legt das
APA dahingehend aus, dass damit alle Rechte an die Käuferin übertragen worden
seien und diese der Beklagten dann ein Nutzungsrecht an der Geschäftsbezeichnung
[...] eingeräumt habe, nicht aber an der Marke. Dieses Nutzungsrecht sei im
Rahmen einer Lizenz eingeräumt worden und im Konkurs untergegangen (Replik Rz.
25). Auch das Term Sheet enthalte keinen anderen Inhalt. Gemäss der Einleitung
des APA sei auch der tradename auf die Käuferin übertragen worden; ebenso die
spartenunabhängigen Domainnamen, etwa www.[...].ch. Art. 12.3 des APA habe die
Beklagte gar zur Firmenänderung verpflichtet, indem der Begriff [...] darin
nicht mehr habe vorkommen dürfen. Entsprechend habe sich die Beklagte dann auch
tatsächlich umfirmiert. Nur das entsprechende Verlagsprogramm, also die
naturwissenschaftlichen Titel, seien bei der Beklagten verblieben (Replik Rz.
34). Die Klägerin weist schliesslich darauf hin, dass im APA und auch in den
sonstigen Vertragsdokumenten nirgends ausgeschlossen worden sei, dass die
Käuferin das Zeichen [...] im Bereich STM nutzen dürfe (Replik Rz. 39).

Zu prüfen ist
demnach der Inhalt des APA. Einschlägig ist zunächst insbesondere Art. 12 APA,
der wie folgt lautet:

12        BUSINESS
NAME, TRADEMARKS AND DOMAIN NAMES

12.1      Pursuant to Clause 2.1, the Vendor acknowledges and agrees
that, by virtue of this Agreement, the Purchaser shall upon Closing acquire all
rights or interests, other than the rights set out below in the Intellectual
Property Rights including, without limitation, in the business names, logos,
trademarks, ISBN Roots and internet domain names held until the Closing by the
Vendor and listed in Schedules 2 and 3.

12.2      The Purchaser herewith grants an exclusive and royalty free
license to the Vendor entitling the Vendor to use the trade name "[...]",
however, only within the scope of the publishing of STM publications for an
unlimited period of time.

12.3      The Vendor undertakes to change its corporate name to another
which does not include the word "[...]", or any analogous misleading
term, immediately after the execution of this Agreement and, in any event,
prior to Closing. The Vendor further undertakes to have this change registered
in the Commercial Registry immediately after the Closing Date.

12.4      Likewise, the Parties undertake to use their best efforts to
implement a "web cross referencing" system in both [...].com and the
new domain name to be obtained by the Vendor.

Gemäss dieser
Formulierung gehen die Rechte an geschäftlichen Bezeichnungen und Marken auf
den Käufer über und dieser räumt dem Verkäufer eine exklusive, kostenlose
Lizenz ein, die ihn berechtigt, die geschäftliche Bezeichnung [...] für eine
unbeschränkte Zeit zu nutzen, dies nur im Rahmen der Veröffentlichung von STM-Publikationen.

Die Beklagte
behauptet nun, dies entspreche nicht dem wirklichen Willen der Vertragsparteien.
Sie stellt den Wortlaut von Art. 12.1 und 12.2 des APA der Fassung gegenüber,
die nach ihrem Dafürhalten dem wirklichen Willen der Parteien entspricht.Danach hätte Art. 12.2 wie folgt lauten sollen: The Purchaser
herewithretains the exclusive right to use the trade name [...],
however, only within the scope of the publishing of STM publications for an
unlimited period of time (Duplik Rz. 52; Hervorhebung übernommen).Die
Beklagte kann allerdings nicht beweisen, dass diese  von der Klägerin
bestrittene (Stellungnahme zur Duplik Rz. 20) Fassung dem tatsächlichen Willen
der damaligen Vertragsparteien entsprach. Der wirkliche Wille der damaligen
Vertragsparteien lässt sich höchstens aus den dokumentierten Umständen vor und
nach dem Vertragsschluss herleiten; eine Befragung von auf Seiten der damaligen
Käuferin involvierten Personen wird nicht beantragt. Die Umstände sprechen indes
nicht für die Auslegung der Beklagten. Zunächst erscheinen der Wortlaut und der
Inhalt von Art. 12.1 und 12.2 des APA mindestens insoweit klar, als alle Rechte
an die Käuferin übertragen wurden, denn sonst würde es keinen Sinn machen, wenn
die Käuferin der Verkäuferin wiederum ein Benutzungsrecht (zurück-)einräumen
würde. Hätte die Verkäuferin das Recht zur Nutzung der geschäftlichen
Bezeichnung [...] tatsächlich nicht übertragen, müsste es ihr nicht wieder eingeräumt
werden. Weiter spricht auch der Titel des APA nicht für die Auslegung der
Beklagten. Gemäss Titelblatt ist der Kaufgegenstand zwar eingeschränkt auf die
Sparte Architektur und Design: Agreement relating to the Transfer of  Assets
related to the Architecture and Design Publishing Business of [...]. Die Marke
weist jedoch einen deutlichen Bezug (auch) zum Verlagsbereich Architektur und Design
auf, auch wenn sie nicht auf diese Sparte eingeschränkt ist und noch Bezüge zu
weiteren Verlagsbereichen denkbar sind. Dass lediglich die Sparte Architektur
und Design Gegenstand des Verkaufs war, spricht nicht für die Auslegung der Beklagten.
Immerhin haben die Parteien auch vereinbart, dass sich die Beklagte umfirmieren
muss  was [...] erfolgte  und dass die entsprechenden spartenunabhängigen
Domainnamen auf die Käuferin übergehen.

Unzutreffend ist
weiter die Behauptung der Beklagten, es habe im APA eine Markenteilung
stattgefunden. Was sie in ihren Beispielen aufzeigt (Duplik Rz. 46), mag zwar
in der Transaktionspraxis vorkommen oder sogar üblich sein, vereinbart oder
vollzogen wurde es aber im vorliegenden Fall gerade nicht. Überdies ist nicht
nachvollziehbar, weshalb die Beklagte eine Markenteilung behauptet, wo sie doch
geltend macht, sie verwende das Zeichen lediglich als Geschäftsbezeichnung.

Ebenso wenig
überzeugen die Ausführungen der Beklagten, wenn sie geltend macht, einerseits seien
die durch jahrzehntelange Nutzung der geschäftlichen Bezeichnung [...] für den
Bereich STM erworbenen Gebrauchsrechte bei der Beklagten verblieben, anderseits
seien ihr Ausschliesslichkeitsrechte an der geschäftlichen Bezeichnung [...]
für den Bereich STM im Sinne einer Nutzniessung am tradename eingeräumt worden,
welche D____ und ihre Rechtsnachfolger von der Verwendung des Zeichens im
Verlagsbereich STM in Zukunft vollständig ausschliessen sollte (Klagantwort Rz.
42). Wie bereits erwähnt, macht es keinen Sinn, der Beklagten ein Recht
einzuräumen, das sie angeblich gar nie übertragen hat.

Auch wenn im
Term Sheet und im Letter of Intent noch etwas anderes vorgesehen sein mag, was
hier offen gelassen werden kann, ändert das nichts daran, dass schliesslich das
APA mit der Formulierung in Artikel 12 abgeschlossen wurde. Ohnehin enthalten das
Term Sheet und der Letter of Intent keinen Beweis für den von der Beklagten
behaupteten angeblichen wirklichen Willen der damaligen Vertragsparteien. Auch
die in der Klagantwort (Rz. 39 e) zitierte Stelle aus einem Anhang zum Closing
Memorandum  [...]s Natural Science publishing program  will remain with [...]
 kann etwa ohne weiteres auch dahingehend verstanden werden, dass die Titel
und Programme, also die Produkte aus dem STM-Bereich, bei der Beklagten bleiben.
Zum Schicksal der in diesem Verlagsteil bisher verwendeten Kennzeichen sagt
diese Formulierung nichts.

Schliesslich
spricht auch der Vollzug des APA gegen die Auslegung der Beklagten. Die Marke
wurde ohne jede Einschränkung im Register auf die Käuferin übertragen. Auch
wurde keine zusätzliche Marke eingetragen, so dass zwei gleichlautende Marken
für je unterschiedliche Sparten bestehen würden.

Auszugehen ist
daher von einer Übertragung der Rechte am Zeichen und insbesondere an den Marken
[...] auf die damalige Käuferin. Entsprechend wurde der Wechsel der
Inhaberschaft an der Marke im Register eingetragen. Weiter ist davon auszugehen,
dass die Käuferin im APA der Beklagten das Recht eingeräumt hat, die geschäftliche
Bezeichnung [...] im Zusammenhang mit dem bestehenden STM-Verlagsbereich zu
verwenden. Vor diesem Hintergrund sind die weiteren Behauptungen der Beklagten
zu prüfen, weshalb ihre Verwendung des Zeichens [...] keine Verletzung des klägerischen
Markenrechts sein soll.

3.3.3Die
Beklagte behauptet, das ihr im APA eingeräumte Recht sei eine Nutzniessung an
der geschäftlichen Bezeichnung  eventualiter eine Lizenz , die sich die
bösgläubige Klägerin trotz fehlenden Registereintrags entgegenhalten lassen
müsse (Klagantwort Rz. 76 und Rz. 99 ff.). Sie macht geltend, die Einräumung
von Nutzniessungsrechten komme bei derartigen komplexen Transaktionen häufig
vor (Klagantwort Rz. 101). Das APA sei in diesem Sinn zu verstehen. Die
Beklagte verweist diesbezüglich auf Art. 19 Abs. 2 MSchG, wonach eine
Nutzniessung gegenüber gutgläubigen Dritten erst mit dem Registereintrag
wirksam ist (Klagantwort Rz. 103). Die Klägerin sei aber bösgläubig,
weshalb sie sich die Nutzniessung an der Marke entgegenhalten lassen müsse. Die
Klägerin bestreitet eine Nutzniessung (Replik Rz. 76). Insbesondere
bestehe eine solche nicht an den Marken sondern höchsten an der geschäftlichen
Bezeichnung. Stattdessen sei der Beklagten im APA eine Lizenz eingeräumt worden.
Diese sei aber im Konkurs der E____ untergegangen.

Die Ausführungen
der Beklagten zur Nutzniessung nehmen Bezug auf die Nutzniessung an einer Marke
und stützen sich auf das Markenrecht. Die Beklagte macht aber geltend, sie habe
eine Nutzniessung an der Geschäftsbezeichnung. Inwiefern die Ausführungen zum
Markenrecht auch für die Nutzniessung an der Geschäftsbezeichnung gelten
sollen, führt die Beklagte nicht aus. Weiter ist nicht nachvollziehbar, weshalb
die Beklagte an der Geschäftsbezeichnung, an der sie zusätzlich originäre und
gar nie übertragene Gebrauchsrechte geltend macht, zugleich eine Nutzniessung
haben sollte. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Beklagte in der vorliegenden
Konstellation ein beschränktes dingliches Recht an einem eigenen Recht haben
sollte. Die Beklagte kann die behauptete Vereinbarung einer Nutzniessung auch
nicht beweisen.

Weiter gelingt
der Beklagten auch der Nachweis der Bösgläubigkeit der Klägerin nicht. Dass F____,
heute Mitarbeiter bei der Klägerin, bei der Erarbeitung und dem Abschluss des
APA auf Seiten der Beklagten dabei war, macht die Klägerin nicht bösgläubig in
Bezug auf die angebliche Nutzniessung an der geschäftlichen Bezeichnung. Auch
wenn er, wie die Beklagte behauptet, Kenntnisse über den Kaufgegenstand, den
Kaufpreis und von der Klausel im Term Sheet, wonach Buyer will acquire the
tradename [...] on a non exclusive basis. Seller will guarantee that it will only
use the tradename in relation to its existing STM business (so Duplik
Rz. 63) hatte, bedeutet dies nicht, dass die Klägerin beim Kauf der Marke
aus der Konkursmasse um die angebliche  wie soeben dargelegt nicht bestehende
 Nutzniessung gewusst hätte oder hätte wissen müssen. Die Klägerin bestreitet denn
auch nicht, dass ihre Organe beim Kauf der Marken aus der Konkursmasse Kenntnis
vom APA hatten. Diese Kenntnis hatten aber alle anderen Kaufinteressenten auch.
Ebenso wussten alle Interessenten, dass die Konkursverwaltung nicht in den Vertrag,
welcher der Beklagten das Recht zur Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung
einräumte, eintritt und dass dieses Recht somit den Konkurs nicht überstehen würde.

Der Bestand
eines dinglichen Nutzungsrechts kann die Beklagte somit nicht nachweisen. Das
ihr im APA vertraglich eingeräumte obligatorische Nutzungsrecht ist, wie im
Folgenden dargelegt wird, im Konkurs untergegangen.

3.3.4Es
ist unbestritten, dass die Konkursverwaltung nicht in den Vertrag betreffend
Einräumung des Nutzungsrechts an der geschäftlichen Bezeichnung [...]
eingetreten ist. Die Konkursverwaltung hat dem Vertreter der Beklagten diesbezüglich
per E-Mail mitgeteilt (Klagantwort Beilage 32): Den Kaufvertrag habe ich
gekannt, wobei für mich von Anfang an klar war, dass es sich sowohl beim
Optionsrecht auf die Bücher wie die eingeräumte Lizenz um nicht
konkursbeständige Rechte handelte. Soweit im fraglichen Kaufvertrag ein
Lizenzvertrag gesehen werden kann, treten wir als Konkursverwaltung natürlich
nicht in diesen ein. Wir sind deshalb der Meinung, dass Ihrer Mandantin ein
Schadenersatzanspruch und nichts weiter zusteht. Damit ist das obligatorische
Recht der Beklagten untergegangen.

Die Beklagte
macht das obligatorische Nutzungsrecht ohnehin nur hilfsweise als weitere Argumentationslinie
geltend. Diesbezüglich führt sie aus, sie habe im APA die Kennzeichenrechte
übertragen, sich indes die Lizenz am tradename einräumen lassen, was sich die
bösgläubige Klägerin trotz fehlenden Eintrags im Register entgegenhalten lassen
müsse. Die Beklagte stellt sich indes deutlich auf den Standpunkt, dass dies
tatsächlich so nicht vereinbart worden sei (siehe Stellungnahme vom 6. November
2014, Rz. 20). Die Beklagte beruft sich für ihre Behauptung, wonach sich der
Bösgläubige eine nicht eingetragene Lizenz entgegenhalten lassen müsse, auf Regelungen
im Patentgesetz und im Sortenschutzgesetz (Klagantwort Rz. 114 ff.).
Die herrschende Lehre lehnt die Meinung jedoch ab, wonach sich der bösgläubige
Erwerber einer Marke eine nicht eingetragene Lizenz entgegenhalten lassen müsse
(Art. 18 Abs. 2 MSchG; siehe dazuWilli,
a.a.O., Art. 18 MSchG N 38;Hilty,
Lizenzvertragsrecht, Bern 2001, S. 319, wonach es Sache des Lizenznehmers ist,
dafür zu sorgen, dass er gegenüber einem späteren Erwerber des Schutzrechts
möglichst gut abgesichert ist, sowie S. 742 f.). Dies räumt die Beklagte selbst
ein (Klagantwort Rz. 117). Wie es sich mit Lizenzen an geschäftlichen
Bezeichnungen verhält, kann vorliegend offengelassen werden. Eine nicht im
Register eingetragene Lizenz kann einem bösgläubigen Dritten ohnehin nur
entgegengehalten werden, wenn die Lizenz tatsächlich besteht. Nach Beendigung
eines Lizenzvertrags besteht keine Lizenz mehr, die einem Dritten bekannt sein
könnte. Indem die Konkursverwaltung nicht in den Vertrag eingetreten ist, wurde
dieser und damit die Lizenz beendet.

Dass der
Konkursverwalter bestätigte (Klagantwort Beilage 32), das APA zu kennen, ändert
an diesem Ergebnis nichts. Gerade in Kenntnis des APA ist die Konkursverwaltung
nicht in allenfalls darin enthaltene Lizenzverträge eingetreten. Dies wird im
Grundsatz von der Beklagten denn auch nicht bestritten. Vor diesem Hintergrund
kann auf die Anhörung des Konkursverwalters als Zeuge verzichtet werden (siehe
Beweisantrag in Klagantwort Rz. 51). In Kenntnis dieser Umstände hat sich die
Klägerin zum Kauf der Marke entschlossen. Die anderslautende Behauptung der Beklagten
(Klagantwort Rz. 52), wonach die Klägerin beim Kauf die bestehenden Gebrauchsrechte
und Nutzniessungsrechte der Beklagten anerkannt habe, gehen aus den oben
dargelegten Gründen fehl.

Die Beklagte kann
auch sonst nichts aus dem Kaufvertrag zwischen der Konkursmasse und der Klägerin
für ihren Standpunkt ableiten. Das Zitat der Beklagten aus dem Kaufvertrag,
wonach Gegenstand des Vertrags einzig die zum Betriebsteil Buchverlag der E____
gehörenden Aktiven seien, welche die Fortführung des Architektur und
Design-Verlags ermöglichen sollen (siehe Klagantwort Rz. 48), ist nicht
korrekt. Im Vertrag heisst es stattdessen an dieser Stelle: Mit dem
vorliegenden Vertrag werden die zum Betriebsteil Buchverlag gehörenden Aktiven
verkauft, um eine Fortführung des Verlags zu ermöglichen (Klagbeilage 6,
Präambel). Die verkaufte Marke gehört eben zum Architektur- und Designverlag,
auch wenn das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht auf diesen
Verlagsbereich eingeschränkt ist. Die Marke kann zudem übertragen werden und
betrifft eindeutig den Buchverlag.

Die Beklagte
behauptet schliesslich, die spätere Konkursitin habe bis zur Konkurseröffnung
vereinbarungsgemäss unter der geschäftlichen Bezeichnung [...] ausschliesslich
Bücher und Zeitschriften im Bereich Architektur und Design publiziert (Klagantwort
Rz. 64). Dies wird von der Klägerin nicht bestritten. Es spricht aber nicht für
die Schlussfolgerung der Beklagten, dass sie auch nach dem Konkurs weiterhin
das Recht zur Nutzung der Bezeichnung [...]im Bereich STM habe. Bis zum Konkurs hatten die der Beklagten im APA
eingeräumten Rechte Bestand und die Käuferin hielt sich an das im APA Vereinbarte.
Mit dem Konkurs und dem Nichteintritt in den Vertrag endeten diese obligatorischen
Rechte.

Zusammenfassend
ist festzuhalten, dass die Beklagte die Rechte an der Marke und der
geschäftlichen Bezeichnung [...] im APA an die damalige Käuferin übertragen hat.
Im APA wurde der Beklagten von der Käuferin das obligatorische Nutzungsrecht an
der geschäftlichen Bezeichnung [...] eingeräumt. Im Konkurs der E____ trat die
Konkursverwaltung nicht in diesen Vertrag ein und das Nutzungsrecht der
Beklagten endete.

3.3.5Als
weiteres Argument für ihren Standpunkt bringt die Beklagte vor, sie habe in
jedem Fall im Bereich STM  zusätzlich zu den bisher behaupteten Rechtsgrundlagen
 eine common law trademark [...] in den USA und eine entsprechende notorisch
bekannte Marke in der Schweiz, wobei diese Priorität habe gegenüber den registrierten
Marken der Klägerin (Klagantwort Rz. 104 ff.). Sie macht geltend, grundsätzlich
gelte im Markenrecht das Hinterlegungsprinzip, doch werde dieses mit Art. 3
Abs. 2 lit. b MSchG in Verbindung mit Art. 6bisPVÜ durchbrochen
(Klagantwort Rz. 105). Eine Marke könne registriert und zugleich notorisch
bekannt sein. Das Zeichen [...] sei als Folge der Benutzung als Marke in den
USA in der Schweiz gemäss Art. 6bisPVÜ geschützt, weil in der
Schweiz die Voraussetzungen der Notorietät erfüllt seien (Klagantwort
Rz. 111 ff.). Die notorische Marke der Beklagten geniesse Priorität
gegenüber den am [...] durch sie selbst hinterlegten Marken, weil die Beklagte
das Zeichen in den USA seit 1997 und in der Schweiz mindestens seit den 1940er
Jahren benutze. Somit könne sich die Klägerin als heutige Inhaberin der
registrierten Marken gegenüber der Beklagten nicht auf ein älteres Markenrecht
berufen und keinen Verbotsanspruch geltend machen (Klagantwort Rz. 113).

Die Klägerin
bestreitet diese Ausführungen und weist darauf hin, dass die Beklagte im Rahmen
dieser Argumentation nun im Widerspruch zur ersten Begründungslinie plötzlich
doch einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens behaupte (Replik Rz. 12
und 58). Die Klägerin hält dafür, die Beklagte benutze das Zeichen als Marke, namentlich
als Zeichen für eine Produktepalette (Replik Rz. 74). Im Einzelnen bestreitet die
Klägerin sowohl das Vorliegen einer common law trademark in den USA als auch das
Bestehen einer notorisch bekannten Marke in der Schweiz. Nach ihrem Dafürhalten
kann sich die Beklagte nicht auf die Bestimmungen zur notorisch bekannten Marke
stützen, da sie die Marke selbst hinterlegt habe, es sich also nicht um eine Drittmarke
handle (Replik Rz. 81 ff.). Art. 6bisPVÜ sei auf diese
Konstellation gar nicht anwendbar, wenn die Beklagte als behauptete Inhaberin
einer notorischen Marke diese selbst in der Schweiz hinterlegt habe (Replik Rz.
82 ff.).

Die Beklagte
hinterlegte die schweizerische Marke Nr. [...] am [...]. Ziel des Schutzes
der notorischen Marke ist grundsätzlich der Schutz des ausländischen Inhabers
einer ausländischen Marke vor der Eintragung derselben Marke durch einen
Dritten in der Schweiz, wenn die ausländische Marke in der Schweiz grosse
Bekanntheit geniesst. Selbst wenn man davon ausgeht, dass dieser Schutz auch
für den schweizerischen Inhaber einer Marke gilt, die in der Schweiz die
erforderliche Bekanntheit geniesst, ist der Ansicht der Beklagten nicht zu
folgen. Sie beruft sich nämlich auf ihre angebliche common law trademark und
die entsprechende angebliche notorisch bekannte Marke in der Schweiz nicht als
Mittel gegen eine Eintragung einer Marke durch die Klägerin (eine solche liegt
gar nicht vor), sondern als Verteidigungsmittel gegen den Unterlassungsanspruch
der Klägerin als Inhaberin der zu einem früheren Zeitpunkt durch sie selbst hinterlegten
Marke. Die Beklagte bedurfte seit der eigenen Hinterlegung der Marke im
schweizerischen Markenregister gar nicht mehr des Schutzes von Art. 3 Abs. 2 lit.
b MSchG, mit anderen Worten ist die zum damaligen Zeitpunkt allenfalls notorisch
bekannte Marke in der Hinterlegung aufgegangen. Das Markenregister soll ja gerade
auch Transparenz schaffen (Marbach,
a.a.O., Rz. 763) und es ist nicht einzusehen, weshalb hinter einer
registrierten Marke eine identische, nicht registrierte Marke Geltung haben
sollte. Ausgangspunkt für den Schutz der notorisch bekannten Marke ist, dass
das Zeichen in der Schweiz gerade nicht als Marke hinterlegt ist (Willi, Kommentar MSchG, Art. 3 
MSchG N 161). Bereits aus diesem Grund kann sich die Beklagte gegenüber der
klägerischen Marke nicht auf Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG stützen.

Eine notorisch
bekannte Marke würde im Übrigen voraussetzen, dass die Beklagte das Zeichen als
Marke gebraucht. Diesbezüglich sind die Behauptungen der Beklagten wie bereits
dargelegt (E. 3.2) widersprüchlich. In ihrer Hauptargumentation behauptet sie,
sie verwende das Zeichen nicht als Marke, sondern als geschäftliche
Bezeichnung. Schon von daher sind ihre Ausführungen zur notorisch bekannten
Marke nicht überzeugend. Fraglich ist zudem der Bestand einer common law trademark
der Beklagten. Ihre diesbezüglichen Behauptungen sind kaum substantiiert
(Klagantwort Rz. 56 ff. insbesondere 65 und 66 sowie 110). Gar nicht
substantiiert ist etwa, ob tatsächlich die Beklagte selbst Inhaberin der ohnehin
bestrittenen common law trademark ist. Die Beklagte behauptet lediglich, das Zeichen
[...] werde seit 1960 in den USA intensiv benutzt und verfüge in Fachkreisen
über ausserordentlich hohe Bekanntheit und Renommee, was verschiedene
US-Autoren und Professoren bestätigen würden. Hierfür reicht die Beklagte nebst
der Auflistung von Verlagstiteln oder Vertriebsbestätigungen insbesondere zwei
Bestätigungsschreiben ein (Klagantwort Beilagen 39 und 40). Gestützt auf common
law habe sie daher ein Markenrecht in den USA. Die entsprechende Marke sei in
der Schweiz notorisch bekannt. Als Beweismittel hierfür reicht die Beklagte eine
demoskopische Umfrage zur Bekanntheit des Zeichens im Forschungskreis Mathematik
ein (Klagantwort Beilage 33). Daraus sei zu schliessen, dass die
geschäftliche Bezeichnung [...] für Fachzeitschriften und Publikationen im
Bereich STM in der Schweiz heute und seit Jahrzehnten über eine hohe
Bekanntheit und eine hervorragende Verkehrsgeltung verfüge (Klagantwort Rz.
62). Insgesamt sind diese Behauptungen zu wenig substantiiert und auch nicht bewiesen.
Insbesondere sind die E-Mail von [...], einem Verlagsautor beziehungsweise Mitherausgeber
der Beklagten (Klagantwort Beilage 39), sowie das kurze Schreiben von [...],
Mathematics Editor bei [...] (Klagantwort Beilage 40), nicht geeignet, den
Bestand der common law trademark zu beweisen. Ebenso wenig vermag die demoskopische
Umfrage zu beweisen, dass das Zeichen in der Schweiz als Marke notorisch
bekannt ist. Die Beklagte spricht selbst lediglich von der Bekanntheit der geschäftlichen
Bezeichnung, nicht aber der Marke. Der Beklagten kann bei dieser Argumentationslinie
auch mangels Nachweis einer notorisch bekannten Marke nicht gefolgt werden.

3.3.6Als
letztes Argument macht die Beklagte geltend, die Klägerin verhalte sich mit der
vorliegenden Klage unlauter und rechtsmissbräuchlich (Klagantwort Rz. 121 ff.).
Sie behauptet, die Klägerin habe die Klage entgegen den klaren Verhandlungsergebnissen
beim Verkauf des Bereichs Architektur und Design im Rahmen des APA erhoben. Der
Erfolg der Beklagten auf dem Markt der STM-Publikationen hänge zudem in einem
hohen Mass von der Möglichkeit ab, das Zeichen [...] verwenden zu können. Sie
habe sich den Wettbewerbsvorteil mit dem Kennzeichen [...] im STM-Bereich
redlich erworben und es würde eine massive Wettbewerbsbehinderung darstellen,
wenn sie bei Gutheissung der Klage an der weiteren Verwendung des Zeichens gehindert
würde (Klagantwort Rz. 127 f.). Die Klägerin wolle sich mit der vorliegenden
Klage die von der Beklagten aufgebaute überragende Verkehrsgeltung des Zeichens
im Bereich STM aneignen, was eine unlautere Rufausbeutung darstelle
(Klagantwort Rz. 134). Gleichzeitig hält die Beklagte die Klage für eine rechtsmissbräuchliche
Berufung auf das formell bestehende Markenrecht (Klagantwort Rz. 138). Ausserdem
habe die damalige Käuferin auf die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs
verzichtet, womit dieser untergegangen und verwirkt sei (Klagantwort Rz. 140
f.). Das Verhalten der Klägerin sei unlauter, weil sie zwar formell Markeninhaberin
sei, aber beim Erwerb der Marken aus der Konkursmasse über das APA Bescheid
gewusst habe. Zum einen habe die Konkursverwaltung darüber informiert, zum
anderen sei F____ damals noch für die Beklagte beim Abschluss des APA dabei
gewesen und heute bei der Klägerin angestellt, weshalb sich die Klägerin dessen
Wissen anrechnen lassen müsse. Die Klägerin wolle die Leistungen der Beklagten
 Erarbeitung des goodwill gegenüber dem Zeichen [...] im Bereich STM  ohne
eigene Leistung übernehmen, was nicht im Sinn des lauteren und unverfälschten
Wettbewerbs sei. Die Klägerin wolle die Beklagte so im Wettbewerb behindern und
zugleich den guten Ruf ausbeuten. Die Klägerin verwende das Institut der registrierten
Marke rechtsmissbräuchlich.

Die Klägerin
bestreitet sowohl die Unlauterkeit ihres Verhaltens als auch dessen Rechtsmissbräuchlichkeit
(Replik Rz. 96 ff.). Sie macht geltend, die Beklagte verfüge über die Dachmarke
[...], unter der sie ihre Leistungen anbiete. Die Unterlassung der Verwendung
des Zeichens [...] behindere die Beklagte nicht im Wettbewerb (Replik Rz. 101).
Zudem habe sich die Beklagte nach dem Verkauf im Einklang mit dem APA
umfirmiert, so dass [...] kein Firmenbestandteil mehr sei. Die Klägerin stützt
sich auf ihre registrierten Marken und führt aus, sie habe diese unbelastet aus
der Konkursmasse erworben. Sie sei auch nicht bösgläubig. F____ sei damals beim
Zustandekommen des APA bei der Beklagten als Controller dabei gewesen und nicht
Jurist. Die Beklagte ihrerseits sei beim Abschluss des APA anwaltlich beraten worden.
Die Auslegung des APA sei klar: Die Beklagte habe alle Kennzeichenrechte übertragen
und ihr sei lediglich die obligatorische Benutzung an der geschäftlichen
Bezeichnung eingeräumt worden. Die Konkursmasse sei in diesen Vertrag nicht
eingetreten und das Benutzungsrecht der Beklagten im Konkurs untergegangen.

Wie oben
ausgeführt (E. 3.3.2 und 3.3.3) hat die Beklagte der damaligen Käuferin im APA
alle Kennzeichenrechte übertragen und sich das obligatorische Nutzungsrecht an
der geschäftlichen Bezeichnung [...] einräumen lassen. Im Konkurs der E____
trat die Konkursverwaltung nicht in diesen Vertrag ein, womit das Nutzungsrecht
der Beklagten endete. Die Klägerin hatte  wie alle am Kauf der Marken Interessierten
 Kenntnis davon und hat sich unter diesen Umständen zum Kauf der Marken entschlossen.
Die Marken sind unbelastet auf die Klägerin übergegangen. Dabei spielt es keine
Rolle, dass F____ beim Abschluss des APA noch auf Seiten der Beklagten tätig
war.

Marken stellen grundsätzlich
einen übertragbaren Vermögenswert dar. Geniesst eine Marke einen guten Ruf, so
dürfte ihr Wert entsprechend höher sein. Dass die Klägerin eine Marke mit einem
angeblich guten Ruf kauft und dafür einen entsprechenden Preis zu bezahlen
bereit ist, ist nicht unlauter. Der Kauf hätte auch der Beklagten offen gestanden.
In ihrer Stellungnahme vom 6. November 2014 gesteht die Beklagte selbst
Unzulänglichkeiten und/oder Unachtsamkeiten im Zusammenhang mit dem APA ein und
führt aus, sie habe die Nachführung des Registers unterlassen (Stellungnahme
vom 6. November 2014, Rz. 24). Sie hätte mit einem Kauf der Marke aus der
Konkursmasse diese angeblichen Unachtsamkeiten korrigieren können. Es ist nicht
ersichtlich, dass die Beklagte je an der Sicherung ihres behaupteten Rechts
gehindert worden wäre. Im Übrigen dürfte es in vielen Fällen so sein, dass ein
Lizenznehmer  sei es einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung 
während der Dauer eines Lizenzvertrags unter Verwendung des Zeichens einen mehr
oder weniger guten Ruf aufbaut. Nach der Beendigung des Lizenzvertrags endet
sein Nutzungsrecht trotzdem und der Rechteinhaber kann wieder über das Zeichen
verfügen, ohne dass dies unlauter wäre.

Verhält sich die
Klägerin mit ihrer registrierten Marke nicht unlauter, liegt auch kein
Rechtsmissbrauch vor. Die Klägerin kann und darf ihr Ausschliesslichkeitsrecht
gegenüber der Beklagen geltend machen. Ebenso wenig liegt eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs
vor. Die damalige Käuferin hat der Beklagten ein obligatorisches Nutzungsrecht
eingeräumt, das im Konkurs der E____ untergegangen ist. Damit lebt der
Unterlassungsanspruch der Markeninhaberin wieder auf.

3.4Gemäss
diesen Erwägungen hat die Klägerin Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des
Zeichens [...] durch die Beklagte. Im Einklang mit den eingangs dargelegten
Erwägungen zum Unterlassungsbegehren ist der Unterlassungsanspruch für den
Bereich STM und für das Gebiet der Schweiz gutzuheissen.

4.

4.1Zu
prüfen sind der geltend gemachte Entschädigungsanspruch der Klägerin und damit
zusammenhängend der geltend gemachte Anspruch auf Offenlegung von Umsatz und
Gewinn durch die Beklagte seit dem 24. April 2012.

4.2Die
Klägerin behauptet, sie benötige zur Bezifferung des Entschädigungsanspruchs
die anbegehrten Umsatz- und Gewinnangaben der Beklagten. Ein materiellrechtlicher
Anspruch auf Auskunftserteilung bestehe für alle Anspruchsgrundlagen,
insbesondere für den Anspruch auf Schadenersatz und den Anspruch auf Gewinnherausgabe.
Die Klägerin stützt sich dabei auf Art. 55 MSchG. Sie führt aus, nach
Erhalt dieser Daten werde sie die Höhe der verlangten Entschädigung und deren Basis
 Schadenersatz oder Gewinnherausgabe  konkretisieren und die entsprechenden
Voraussetzungen substantiieren (Klage Rz. 23 ff.; Replik Rz. 107). Der Anspruch
auf Gewinnherausgabe bestehe unabhängig von einem Verschulden der Beklagten und
treffe auch den Gutgläubigen (Replik Rz. 106). In jedem Fall sei der
Beklagten seit der Abmahnung durch die Klägerin am 23. Oktober 2012 die
Geltendmachung der Markenverletzung durch die Klägerin bekannt gewesen (Replik
Rz. 108).

Die Beklagte
wendet ein, sie habe davon ausgehen dürfen und dürfe bis zu einem
anderslautenden Entscheid davon ausgehen, das Zeichen [...] verwenden zu dürfen.
Es treffe sie daher kein Verschulden, womit ein Schadenersatzanspruch der
Klägerin entfalle (Klagantwort Rz. 144 f.). Anders als die Klägerin behaupte,
setze der Anspruch auf Gewinnherausgabe die Bösgläubigkeit des Geschäftsführers
voraus. Sie habe das Zeichen aber immer gutgläubig verwendet, weshalb auch hier
keine Entschädigung geschuldet sei (Duplik Rz. 141 f.).

An der
Hauptverhandlung hat die Beklagte ausgeführt, die Klägerin trage die Beweislast
für den Schaden beziehungsweise den Gewinn, aber auch für den Kausalzusammenhang
sowie für das Verschulden beziehungsweise die Bösgläubigkeit (Verhandlungsprotokoll
S. 5). Sie macht geltend, die Klägerin hätte bereits in den Rechtsschriften die
bekannten Parameter so weit wie möglich substantiieren und belegen müssen. Das
Gericht habe den Prozess ja nicht auf die Frage der Verletzung des Markenrechts
beschränkt. Der Entschädigungsanspruch sei bereits aus diesem Grund abzuweisen,
weshalb auch keine Auskunft über Umsatz und Gewinn erteilt werden müsse (Verhandlungsprotokoll
S. 5 f.). Die Klägerin wendet ein, sie habe alle Tatbestandsvoraussetzungen
soweit wie möglich behauptet (Verhandlungsprotokoll S. 7).

4.3Ist
es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu
Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage
erheben. Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach
Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte
Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Art. 85 ZPO regelt
sowohl die unbezifferte Forderungsklage im engeren Sinn, bei der die
Bezifferung nach dem Beweisverfahren erfolgt, als auch die Stufenklage, bei der
ein selbständiger Anspruch auf Auskunftserteilung mit einer unbezifferten
Forderungsklage verbunden wird, also eine objektive Klagenhäufung vorliegt. Im
letzteren Fall ist es denkbar, das Verfahren in Bezug auf die Forderungsklage
zunächst zu sistieren. Vorliegend macht die Klägerin einen selbständigen
Anspruch auf Auskunftserteilung geltend und sie erhebt eine unbezifferte
Forderungsklage. Das Verfahren wurde in Bezug auf die Forderungsklage nicht
sistiert und es wurden ein dreifacher Schriftenwechsel sowie ein
Hauptverhandlung durchgeführt. Bei der Stufenklage darf die Klägerin das Forderungsbegehren
erst nach der Auskunftserteilung beziffern. Die Obliegenheit zur Bezifferung
wird also zu einem späteren Zeitpunkt aktuell, nicht aber die Obliegenheit zur
substantiierten Behauptung der übrigen Tatbestandsmerkmale der Anspruchsgrundlage.
Der in seinem Markenrecht Verletzte hat grundsätzlich die Wahl, ob er Schadenersatz
 insbesondere in Form von entgangenem Gewinn  geltend machen will oder aber
einen Anspruch auf Gewinnherausgabe nach Art. 423 OR. Er kann diese Wahl zwar nach
nicht unbestrittener Meinung auch erst nach erfolgter Auskunftserteilung treffen
(Leumann Liebster, Die Stufenklage
im schweizerischen Zivilprozessrecht, S. 164, mit weiteren Hinweisen), doch hat
er im hier vorliegenden schriftlichen Verfahren spätestens bis zum Abschluss
des Schriftenwechsels sämtliche Tatbestandsmerkmale soweit möglich und zumutbar
substantiiert zu behaupten und zu belegen. Was für die Bezifferung des
Anspruchs gilt (siehe BGE 140 III 409 E. 4.3.1 und 4.3.2), gilt umso mehr für
die übrigen Umstände des Klagfundaments.

Vorliegend
äussert sich die Klägerin nur äusserst knapp zum eingeklagten Entschädigungsanspruch.
Insbesondere legt sie nicht dar, ob sie im Fall eines Schadenersatzanspruchs
ihren eigenen entgangenen Gewinn  ein solcher wird nicht ansatzweise behauptet
 ersetzt haben möchte oder ob der Schaden beispielsweise analog einer
Lizenzgebühr festzulegen wäre. Ebenso wenig äussert sie sich zur Frage der
Kausalität der Markenverletzung zu Umsatz und Gewinn der Beklagten. Diese Behauptungen
und die entsprechenden Beweise kann die Klägerin nicht mehr vorbringen. Es
fehlen wesentliche Umstände des Klagfundaments. Selbst bei Kenntnis der Umsatz-
und Gewinnzahlen der Beklagten und bei nachträglicher Wahl der Anspruchsgrundlage
sowie Bezifferung der Forderung könnte ein Entschädigungsanspruch daher nicht
gutheissen werden.

4.4Ist
das Rechtsbegehren um Entschädigung daher bereits aus diesem Grund abzuweisen,
besteht kein Rechtsschutzinteresse an der Auskunftserteilung. Auf dieses Begehren
ist daher nicht einzutreten.

5.

Die
Prozesskosten werden nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106
Abs. 2 ZPO). Die Klägerin dringt mit ihrem Unterlassungsbegehren im
Grundsatz durch. Die Einschränkung des Verbots auf das Gebiet der Schweiz ist
das Ergebnis der Auslegung des Rechtsbegehrens im Licht der Begründung. Sie
stellt kein teilweises Unterliegen der Klägerin dar. Hingegen ist die
Einschränkung des Verbots auf den Bereich STM ein teilweises Unterliegen. Diese
Tragweite des beantragten Verbots geht nicht aus der Klagebegründung hervor;
vielmehr hat hier die Klägerin das Vorliegen einer entsprechenden drohenden
Verletzung ihrer Markenrechte nicht dargelegt. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen,
soweit darauf eingetreten wird. Im Ergebnis ist es angemessen, wenn der
Klägerin ein Drittel der Prozesskosten auferlegt wird und der Beklagten zwei
Drittel.

Ausgehend von
einem Streitwert von mindestens CHF 150000.− (siehe Klage Rz. 5; Klagantwort
Rz. 5) werden die Gerichtskosten mit CHF 20000.− festgelegt (§ 11 Abs. 1
Ziff. 3, § 2 und § 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Gerichtsgebühren, SG 154.810).
Die Klägerin trägt davon CHF 6666.65 und die Beklagte CHF 13333.35. Die
Klägerin hat einen Kostenvorschuss von CHF 10000.− an die Gerichtskasse
bezahlt. Dementsprechend erstattet die Beklagte der Klägerin CHF 3333.35 und
sie bezahlt CHF 10000.− an die Gerichtskasse.

Entsprechend dem
teilweisen Obsiegen der Klägerin bezahlt ihr die Beklagte eine reduzierte
Parteientschädigung von CHF 10000.−, inklusive Auslagen (§ 4 und 5 der
Honorarordnung, SG 291.400). Mehrwertsteuer ist aufgrund des Sitzes der
Klägerin im Ausland nicht zuzusprechen.

Demgemäss erkennt
das Appellationsgericht:

://:        1.    Der
Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe und geschäftsführenden
Personen wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen gemäss Art. 292 StGB
(Busse bis CHF 10000.−) für den Widerhandlungsfall verboten, im
Geschäftsverkehr die Bezeichnung [...], ungeachtet der Schreibweise, für

-    elektronische Publikationen,

-    Druckereierzeugnisse aller Art,

-    Dienstleistungen in den Bereichen
Veröffentlichung und/oder Herausgabe von gedruckten oder elektronischen
Büchern, Zeitungen und/oder Zeitschriften,

-    Dienstleistungen
eines Verlages, eines Verlegers und/oder eines Herausgebers

im Bereich STM (Science, Technology, Medicine) in der Schweiz zu verwenden
und/oder von Dritten verwenden zu lassen.

2.    Im Übrigen wird die Klage
abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

3.    Die
Gerichtskosten von CHF 20000.− werden im Umfang von einem Drittel (entsprechend
einem Betrag von CHF 6666.65) der Klägerin und im Umfang zwei Dritteln (entsprechend
einem Betrag von CHF 13333.35) der Beklagten auferlegt. Demgemäss wird die
Beklagte verpflichtet, der Klägerin den von ihr geleisteten Kostenvorschuss im
Umfang von CHF 3333.35 zu erstatten und CHF 10000.− an die
Gerichtskasse zu bezahlen.

Die Beklagte bezahlt der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von
CHF 10000.−.

Mitteilung an:

-Klägerin

-Beklagte

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

Die Gerichtsschreiberin

Gegen diesen
Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes
[BGG] innert 30 Tagen seit schriftlicher EröffnungBeschwerde in Zivilsachenerhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gilt dies nur dann,
wenn der Streitwert die Beschwerdesumme gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a oder b BGG
erreicht (CHF 15'000. bei Streitigkeiten aus Miete oder Arbeitsverhältnis
bzw. CHF 30'000. in allen übrigen Fällen) oder wenn sich eine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht
dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an
deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des
Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.

Ob an Stelle der
Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG),
ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl
Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide
Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.